검색엔진의 중요성을 생각하며

"수소연료전지"를 구글에서 검색하면 수소연료전지와 관련된 콘텐츠가 풍부한 개발자(개발업체) 페이지부터 노출된다. 도움이 되는 정보는 구글에서 얻을 수 있다.

반면 네이버는 광고 사이트, 지식백과, 블로그, 뉴스순으로 노출된다. 맛집 검색이나 길찾기 목적이 아니면 네이버 검색엔진을 거의 이용하지 않는 이유이다. 의심이 나면 마음에 드는 키워드를 하나 넣어 비교해보라. 검색된 정보의 질에서 비교가 되지 않는다. 때문일까? 국내 최대 검색엔진이 뉴스 검색, 광고검색에 최적화된 SNS가 되었다는 비판이 있다.

돌이켜 보면, 구글의 최초 검색엔진을 설계한 래리 페이지(Larry Page)와 세르게이 브린(Sergey Brin)이 스탠포드 대학에서 처음 만난 1995년 만해도 우리나라에는 한글과 컴퓨터가 론칭한 심마니에 "코시크"라는 검색엔진이 상용화되어 있었고 심지어 1999년에는 이미 자연어검색이 가능한 "엠파스"도 등장했었다.

그러나 지금은 어떠한가? 국내 ICT 업체나 개발자들에세 검색엔진을 개발해보라고 하면 미친짓이라고 말한다.

2015년 개봉한 SF 영화 "엑스마키나(Ex Machina)"의 한 장면이 생각난다 (엑스마키나란 영화는 인공지능 로봇 에이바에 대한 튜링 테스트(turing test)를 소재로 한 영화)

“바로 여기에 검색엔진의 특이한 점이 있는데, 검색엔진의 출현은 아직 내연기관이 발명도 되지 않은 세상에서 원유를 찾은 것과 같아. 가공이 전혀 되지 않은 상태라서, 그것으로 무엇을 할 수 있을지를 아무도 몰랐던 거야.

검색엔진에서 나의 경쟁자들은 검색엔진을 쇼핑이나 소셜미디어와 연계해서 돈을 버는 데에만 매달렸어. 그들은 검색엔진이 사람들이 무엇을 생각하고 있는 지를 보여주는 지도라고 생각했던거지.

하지만 사실 검색엔진은 사람들이 어떻게 생각하는지를 보여주는 지도였다구.”

영화에서 전 세계 검색엔진의 95%를 점유한 블루북사의 회장이자 천재 개발자인 네이든이 한 대사라고 한다.

2016년 KISO저널 제25호 기획 동향의 "검색엔진 알고리즘의 변천의 역사" 편에서 박세용 선생은 위 네이드 회장의 영화대사를 인용하면서 이렇게 진단하고 있다.

"이 영화는 검색엔진의 발전이 어떤 질의에 대한 최적의 답을 찾기 위해 활용되는 수준에서 멈추지 않을 것을 암시해준다.

검색엔진은 AI와 결합하여 전 세계의 모든 컴퓨터와 그 안의 콘텐츠를 연계하여 인간이 입력한 요구에 대한 반응이 아니라 어쩌면 자발적으로 생각하고 판단하여 우리가 원할 것을 요구하기도 전에 미리 제공해주거나 관련된 정보가 아니라 요구받은 그 서비스 자체를 제공하는 어떤 것이 될 것이라는 예언을 하고 있는 것일지도 모른다.

한발 더 나아간다면 검색엔진이 AI와 결합하여 스스로 자의식을 가지게 될지도 모른다."

검색엔진은 빅데이터를 수집하는 글로벌 채굴선이자 AI와 소통하는 창구가 될 것이라고 생각된다. 그리고 사람과 연결된 자의식 구현...

국내 검색엔진의 현실이 걱정이 되는 이유이다.

- 긴 여름 휴가를 즐기다 시작한 넋두리

간접침해 속지주의 예외 인정 (대법원 2019다222782, 222799)

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결

2015년 대법원은 특허법 제127조 제1호의 [그 물건의 '생산'에만 사용하는 물건을 '생산'하거나]에서 말하는 ‘생산’을 해석함에 있어서 전용 부품은 물론 완제품의 생산도 국내에서의 생산을 의미한다고 보고, 이러한 완제품의 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 전용 부품의 생산이 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 판시(대법원 2015. 7. 23 선고 2014다42110 판결)하여, 간접침해의 독립성을 부정하고 (미국 간접침해 종속성 처럼 직접침해가 전제되어야 간접침해 인정), 산업계의 거래 현실을 고려하지 않았다는 우려와 비판이 이어진 바 있습니다.

그러나 2019년 10월에 선고된 이 판결에서 대법원은 일정한 요건을 갖춘 경우에는 완제품의 생산이 국내에서 이루어지지 않더라도 속지주의의 예외를 인정하였습니다.

핵심부품이나 핵심기술을 확보하지 못한 해외 기업들이 국내 제조 기업을 인수하거나 국내 기업을 통해 ODM 생산을 통해 중국에서 완제품을 생산하고 가격 경쟁력으로 글로벌 고객을 가로채는 일이 자주 발생하곤 합니다. 

이 과정에서 어렵게 연구개발을 통해 핵심기술을 확보한 국내 기업의 특허를 간접침해하는 사례가 늘고 있습니다.

안그래도 우리나라는 IP5국가 중, 간접침해를 인정하는 태양이 가장 적어 제4차 산업혁명의 시대에 나타나는 다양한 실시태양을 포함시키지 못하고 있다는 비판도 잇따르고 있습니다.

이러한 현실을 고려한 이 판결은 환영받을 만 합니다. 

다만 한정적인 사안에만 적용될 것이어서, 앞으로 좀 더 적극적으로 간접침해의 독립성을 인정하는 판결을 기대해 봅니다.

판결에서 설시한 속지주의의 예외 인정 요건으로는 

① 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고,

② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 

③ 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이를 것을 들고 있습니다.

방법청구항 마킹의무면제조항으로 장치특허를 묻어가지 마라.

7월 15일자 Dennis 교수님의 블로그 Patently-O에 "Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc. (Fed. Cir. 2020)" 이 실렸습니다.

"Federal Circuit Eliminates Pre-Suit Damages for Failure of Licensee to Mark"

이 사건에서 원고 Packet Intelligence 는 ’789 patent의 장치 청구항과 '725 및 ’751 patents의 방법 청구항의 침해를 주장하였는데, 이 사건 원심에서는 고의 침해라는 판단이 있었고 이에 따라 손해배상액이 산정되었습니다. 피고 NetScout는 법률문제에 하자가 있음을 이유로 연방항소법원에 항소하였고, 연방항소법원은 소제기 전 손해배상액의 산정이 잘못되었다고 판단하였습니다.

* 계쟁특허 : US6839751 (방법 청구항(네트워크 시스템 데이터 처리 프로세스)과 장치 청구항(packet monitor)이 혼재); US6954789 (방법 청구항(네트워크 시스템 데이터 처리 프로세스)과 장치 청구항( packet monitor)이 혼재); US6665725 (방법 청구항(네트워크 시스템 데이터 처리 프로세스))

잘 아시는 바와 같이 미국은 소제기일로부터 6년까지 소급하여 손해배상액을 기산할 수 있으나 (35 U.S.C. § 286), 특허제품에 마킹(Virtual Marking 포함)을 하지 않는 이상 Actual Notice를 하지 않으면 손해배상액은 소급하여 기산할 수 없고 소제기일로부터 기산합니다 (35 U.S.C. § 287). 

참고로 35 U.S.C. 287(a)의 Actual Notice로 인정 받기 위해서는 침해라고 객관적으로 믿을 만한 특허와 행위가 특정되어야 하고 침해를 피하기 위한 제안이 수반되어야 합니다. 따라서 통지에 최소한 특허번호, 특허권 소유자, 연락처, 침해제품이나 기술, 라이센이나 협상의 제안이 포함되어 있어야 합니다.

물론 이와 같은 특허권자의 마킹의무(marking duty)에도 예외가 있는데 하나는 특허권자가 실시사업을 하지 않아 특허제품이 아예 없는 경우, 다른 하나는 방법 청구항인 경우입니다 (35 U.S.C. § 287 (b)). 예외가 인정되면 완전히 6년을 소급하여 손해배상액을 기산할 수 있습니다. 

반면 우리나라는 침해자의 과실이 추정되고 (특허법 제130조), 이러한 과실추정의 번복은 매우 어려워 특허가 등록되어 있으면 침해자의 침해행위가 있는 날로부터 손해배상액의 기산이 가능합니다. 

마킹이나 경고장이 손해배상액을 기산하는 요건이 아닙니다. 오히려 불법행위에 의한 소멸시효 민법 제766조에 따라 특허권침해사실 및 그로 인한 손해의 발생사실을 안 날로부터 3년 (또는 침해행위가 있는 날부터 10년)이 지나면 손해배상청구권은 시효로 소멸합니다. 따라서 경고장은 침해사실을 안 날의 증거가 되어 손해배상청구권의 소멸시효 진행을 촉발시킬 수 있습니다.

아무튼 제가 이 글을 읽으면서 얻은 세가지 교훈은 이렇습니다. 이 사건에서 SW특허에 대한 특허적격성(ineligible under Section 101) 이슈도 쟁점이 되었으나 생략합니다.

첫째, 미국에서 장치 특허와 방법 특허의 침해를 주장할 때는 방법 청구항에 대한 마킹(marking) 의무 예외인 35 U.S.C. § 287 (b)로 묻어가지 마라. 

이 사건에서는 장치 청구항 1건(’789 patent)과 방법 청구항 2건(725 and ’751 patents)의 침해를 주장하였는데, 특허품(모니터)에 마킹이 되어 있지 않았습니다. 따라서 장치 특허에 대해서는 손해배상액은 소제기 전으로 소급 산정되지 않습니다. 연방항소법원은 방법특허에 대한 사용증거가 부족함에도 방법특허의 마킹의무 예외를 적용하여 소제기 6년 전까지 손해배상을 산정한 것은 잘못되었다고 판단하였습니다.

둘째, 미국에서 소송 초기에 마킹하지 않은 제품의 증거를 "제출"할 책임은 침해자가 부담하지만 손해배상액의 소급 산정의 기초인 35 U.S.C. § 287를 만족하였다는 증명책임은 특허권자에게 있다 (Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods. Inc., 876 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2017)).

셋째, 미국 특허침해소송의 판례와 법리에 정통하고 경험이 많은 변호사를 선임하라. 

이 사건에서는 원고(특허권자)에게 적절하게 마킹했다는 증명책임을 부담시키지 않은 판사의 배심원 지침(jury instructions)는 문제가 있는 것이었습니다. 그럼에도 NetScout의 소송대리인은 objection(이의)하지 않았다고 합니다. 

이에 대해 이 사건의 연방항소법원은 이 사건의 증명책임 분담에 오류가 있었으므로 배심원 지침(jury instructions)에 하자가 있다고 판단했습니다. 그러나 대다수의 연방항소법원은 판사의 배심원 지침(jury instructions)에 당사자가 이를 objection(이의)하지 않아 확정되면 그 배심원 지침(jury instructions)이 그 사건에서 판례법(law of the case)으로 형성되어 명백한 또는 근본 오류가 있지 않는 한 항소에서 다툴 수 없다는 입장이라고 합니다.

미국에서 방법 청구항에 대해서만 침해를 주장하는 경우에는 마킹 의무가 면제되는 것은 명확합니다 (35 U.S.C. § 287 (b); ActiveVideo Networks v. Verizon Commc’ns, 694 F.3d 1312, 1335 (Fed. Cir. 2012)).

그러나 마킹의무와 관련하여 장치 청구항과 방법 청구항이 혼재된 특허의 침해를 주장하거나 장치 특허와 방법 특허의 침해를 함께 주장하는 경우는 좀 복잡해집니다. 

만약 방법청구항과 장치청구항 모두의 침해를 주장하면 35 U.S.C. § 287 에 따라 특허품에 마킹하여야 그 마킹일로부터 소제기 전 침해행위까지 손해배상을 기산할 수 있습니다 (Jake Mace (2017),"Don’t Damage your Patent Infringement Damages Case",IPWire).

그러나 장치 청구항과 방법 청구항이 혼재된 특허에서 방법청구항만 침해를 주장할 때 마킹이 필요하다고 하다는 판례도 있고 (E.g., Huawei Techs. Co. Ltd. v. T-Mobile US, Inc., 2:16-CV-00052-JRG-RSP (E.D. Tex. 2017)), 마킹이 불필요하다는 판례도 있습니다 (Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can Co., 559 F.3d 1308, 1316 (Fed. Cir. 2009)). 마킹이 필요하지 않다는 판례를 더 쉽게 만날 수 있습니다 (Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Co., 704 F.2d 1578, 1581 (Fed.Cir.1983); In Hanson, 718 F.2d at 1082-83).

이 사건은 장치 청구항과 방법 청구항이 혼재된 특허에서 장치 청구항의 침해와 방법 청구항의 침해를 모두 주장한 사건이었습니다. 이 사건의 연방항소법원은 분명히 방법특허의 마킹의무 면제 조항을 가지고 쓸쩍 넘어가지 말라고 경고하고 있습니다.

‘차단(blocking) 특허’ 활용 백서.. 방어형 특허 포트폴리오 전략 (하)

 ‘차단(blocking) 특허’ 활용 백서.. 방어형 특허 포트폴리오 전략 (하)

 공격적인 차단전략(Offensive blocking strategy)은 경쟁사 같은 시장참여자를 위협 또는 공격하거나 경쟁력을 약화시키는 것을 목표로 한다. 즉 시장 참여자의 사업자유도를 억제한다. 이에 반해 방어적인 차단전략(Defensive blocking strategy)은 경쟁자의 경쟁력을 저지시키고 특허장벽을 허물어 자사 사업자유도를 확보하는 것을 목표로 한다.

IPDaily컬럼본문

‘차단(blocking)’이 최선의 공격(?).. 방어형 특허 포트폴리오 전략 (상)

‘차단(blocking)’이 최선의 공격(?).. 방어형 특허 포트폴리오 전략 (상)

세계지식재산권기구(WIPO) 보고서에 따르면 2018년 기준 평균 특허 허락율은 미국이 35%, 유럽특허청(EPO)가 20.8%이라고 한다. 이중 인용문헌의 대부분이 특허 문헌이고 이렇게 특허 문헌은 약 70~80%의 후출원 발명의 등록 차단효력을 가진다는 것을 의미한다.
결론적으로, 방어적인 차단특허(Defensive blocking patent) 확보전략은 특허 등록이 거절되거나 출원을 포기하더라도 경쟁사가 특허를 획득하는 것을 막거나 무효 시킬 수 있어서 시장의 특허 장벽을 허물 수 있다.

IPDaily컬럼본문

공동발명자가 무단으로 특허를 출원했다면.. 손해배상을 청구할 수 있을까?

공동발명자가 무단으로 특허를 출원했다면.. 손해배상을 청구할 수 있을까?

 우리는 산업 성장만 중요시하여 발명자의 권리는 뒤로 하고 이용자의 권리만 중시한 것은 아닐까? 우리나라 특허법은 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 이전 가능한 재산권으로 인정하고 있다. 그러면서도 공동소유자간의 특허를 받을 수 있는 권리는 너무 사소하게 보고 있는 듯 하다. 만약, 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리가 무시된다면, 발명자는 사라지고 이용자만 남는 것이 아닐까? 하는 질문을 던져본다.

IPDaily칼럼