FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다.

FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다.

미국은 소송에서 막대한 증거수집을 할 수 있는 디스커버리 제도가 있으니 모색적 특허침해소송을 할 수 있다고 믿는 분들이 있을까봐 이 글을 공유합니다.

미국은 소송에서 공격할 때나 방어할 때나 합리적이지 않은 주장으로 일관하면 FRCP Rule 11 위반에 따른 sanctions (제재)를 받을 수 있습니다. 고객이  작성한 특허침해 EoU(사용증거) 문서와 claim chart (청구항 비교표)를 소송대리인이 검증하지 않고 그대로 서면에 주장해도 위반입니다. 고객의 자체적인 claim 해석에만 의존하여 침해주장을 해도 위반입니다. 청구범위 해석이 틀릴 수는 있지만 해석기준이나 법칙 자체를 엉뚱하게 적용해도 rule 11 위반이 될 수 있습니다 (실제 그런 결정이 나온 사건 존재).

과거 미국 특허소송과 함께 상대방과 협상을 병행할 때 겪은 일입니다. 상대방은 매입한 특허를 사용하여 특허침해소송을 하는 PAE이었습니다. Infringement contentions과 함께 제출한 EoU를 검토한 결과 TEM 사진에서 침해로 주장한 구성요소에 대응한 부분은 분석과정에서 나타난 노이즈이었습니다. 관련 지식이 조금이라도 있으면 쉽게 알 수 있는 것이어서 협상 중에 이를 설명하고 소 취하를 요구했습니다. 그런데 상대방 소송대리인이 이를 거부하고 계속 소액이라도 좋으니 돈을 요구하였습니다. 이에 Rule 11 위반 가능성을 언급하고 협상장을 떠났는데, 얼마있지 않아 상대방 PAE측은 소취하 동의서를 보내왔습니다.

또 있습니다. SW나 Process 특허 중에는 침해증거를 확보하기 어려운 경우가 많습니다. 특허 침해일 가능성이 높은데, 이에 대한 EoU가 없으니 미칠 노릇이었습니다. 소송대리인을 선임한 후 먼저 소장을 넣고 디스커버리에서 증거를 확인하자고 제안했더니, 대리인은 화들짝 놀라며 Rule11 위반 가능성 높아 자기들에게 맡겨달라고 하였습니다. 별도 조사원에게 조사를 위탁해볼 생각도 해보았으나 비용도 비용이고 제소 timing을 놓칠 것 같았습니다. 공격도 타이밍입니다.

대리인은 상대방에게 사실 확인 레터를 쓰더군요. 원고가 피고의 침해를 믿을 합리적인 의심이 있는 객관적인 사실이 있으나 침해증거가 피고에게만 있어서 이를 확인할 수 없는 경우 이렇게 사실확인 및 조사를 위한 합리적인 수준의 노력을 해야만 Rule 11에 위반 문제에서 벗어날 수 있다고 설명해주었습니다.

보통 우리나라에서 침해소송을 제기하려고 사전 의견서를 받는 경우는 드뭅니다. 비용과 시간 문제로 꺼려합니다. 우리나라는 소제기를 위해 대리인을 선임하면 됩니다. 고객이 전달한 증거와 주장이 담긴 서면을 그대로 제출해도 문제되지 않습니다. 그러나 미국은 먼저 자신의 대리인 검증의 문을 넘어서야 합니다.

Rule 11은 거액의 소송비용이 드는 미국 특허소송의 남소를 방지하는 장치입니다.

FRCP Rule 11 와 같은 제도가 우리나라에도 도입되기를 희망합니다.

Esther H. Lim (2006), "Reasonable Prefiling Investigation and the Test for Rule 11: The “I Would Have if I Could Have” Test", Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.

The doctrine of assignor estoppel @Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.

The doctrine of assignor estoppel @Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.

특허침해소송에서 피고가 된 발명자가 자신의 발명에 대해 무효를 주장할 수 있을까요?

지금 미 연방대법원에서 뜨거운 주제가 되었네요.

"After a patent issues, the assignee contends that the inventor is infringing the patent and sues the inventor for patent infringement. As a defense, the inventor wants to argue that the patent is invalid. The doctrine of assignor estoppel precludes the inventor from challenging the validity of the patent, on the theory that the inventor made implicit representations about the patent’s validity at the time of assignment and may not later contradict those principles."

"In the 1969 case Lear, Inc. v. Adkins, the Supreme Court abolished the related doctrine of patent licensee estoppel, which prohibited a patent licensee from challenging the validity of the licensed patent."

Court to decide whether an inventor may challenge the validity of the patent on the inventor’s own invention

COVID 백신 및 치료제 특허의 보호중단이 필요한가?

막연히 COVID-19의 예방, 억제 또는 치료와 관련하여 특허, 저작권, 산업 디자인, 영업 비밀 및 독점 자료에 대한 국제 보호의 중단 또는 권리의 포가 논의가 선한 아이디어란 생각에 제동을 걸게 한 글입니다. 

Waiving IP Rights During Times of COVID: A ‘False Good Idea’

가만히 생각해보면 자신의 국가에서 장벽특허가 등록되어 있지 않은 국가에서도 특허 포기 요구가 거셉니다. 그것도 글로벌 특허를 모두 포기하라고 요구합니다. 

특허는 속지주의 적용을 받아 그 국가에 특허가 없으면 자유롭게 사용할 수 있습니다. 자국에 장벽특허가 없어서 자유롭게 쓸 수 있는데 왜 타국에 있는 특허까지 포기하라고 요구할까요? 

공공의 이익, 보건상의 문제라면 자국에서 자유롭게 사용할 수 있으면 족한데 말입니다. 

그것은 제약산업이란게, 워낙 거대 자본이 투입되어야 하기 때문입니다. 한 국가에서만 사용하자고 그 큰 투자를 할 수 없기 때문입니다. 적어도 세계 시장을 대상으로 해야 수익성이 있기 때문입니다. 이쯤되면 누가 탐욕스러운 건지 모르겠습니다.

사견으로는 특허의 보호제한이나 권리 포기로 접근하는 것보다는 침해금지명령(Injunction)에 배상에 따른 구제 가능성과 형평법적 법리를 적용하여 on-going royalty를 허용하는 것이 더 바람직해보입니다. 

한편으로 우리나라에 유사한 제도가 있습니다.

i) 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명과 이용관계 등에 있는 경우 청구하는 특허법 제138조(통상실시권 허락의 심판), ii) 특허발명의 실시가 부족하거나 공공의 이익을 위하여 필요한 경우 청구하는 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정), iii) 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 시행하는 특허법 제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) 제도입니다.

과거 2002년 보령제약은 특허법 제98조 및 제138조에 근거해 노바스크에 대한 통상실시권허여 심판을 청구하여 특허권이 보장된 오리지널 의약품을 원개발사가 일정한 로열티를 제공받고 물질을 사용하려고 시도한 적이 있었고, 2009년 에이즈 치료제 "푸제온"(스위스 제약회사 '로슈')에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 통상실시권 재정이 청구된 적이 있었습니다.

다만 재정에 의한 통상실시권은 불실시나 불성실 실시 사유가 아닌한 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 본 사례가 드뭅니다. COVID 대유행과 같은 시기는 좀 유연한 입장을 취할 수 있을 것입니다.

그러나 다행인지 모르겠으나 COVID 백신과 관련 특허는 우리나라에 등록되어 있지 않아 오리지널 제약사 백신 특허 장벽은 없는 것으로 알려져 있습니다. 즉 COVID를 이유로 특허 포기나 보호 제한 논의는 우리나라에선 큰 이슈가 아닐 수 있습니다. 오히려 제조기술과 임상데이터가 없다는 것이 문제입니다.

[참고] 특허법

제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다

제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) ① 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

② 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제1항에 따른 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다.

③ 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 제1항에 따라 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “협의”라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 “재정”이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

② 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.

③ 특허청장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

④ 특허청장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.

1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것

2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

⑤ 특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.

1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지

2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

⑥ 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.

⑦ 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량

2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인

3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

⑧ 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1. 특허된 의약품

2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품

3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분

4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

전기차 배터리 산업전망

 약 30분 짜리 이 유튜브 영상은 정말 많은 인사이트를 전달하고 있습니다.

과거 내연기관 자동차는 엔진을 포함한 파워트레인이 차지하는 원가비중이 23~25% 수준이었으나 전기자동차는 배터리팩의 원가비중이 40%에 달한다고 합니다.

그동안 전세계 완성차 업체는 핵심부품을 포함한 주요 부품의 설계와 제조를 내재화하여 수직계열화를 통해 그룹의 수익을 극대화하였습니다. 

그러나 전기자동차의 핵심부품인 배터리는 배터리 업체 몸집이 워낙 커서 쉽게 인수합병하기도 어려워 수직계열화가 쉽지 않을 것입니다. 단지 투자를 통해 안정적인 공급사슬을 확보하는 것이 현실입니다. 그런 면에서 수소연료전지 기술을 확보한 현대자동차에게 수소연료전지차는 보물입니다.

종합하면 완성차 제조업체의 수직계열화 약화는 수익 악화로 이어질 뿐 아니라 자율주행기술에 전력하고 있는 구글이나 애플과 같은 IT업체에 종속될 가능성이 점쳐지고 있다고 합니다. 자율주행 전기차 시대가 전격적으로 도래하면, 도요타 같은 전기 완성차 제조사 들이 폭스콘이나 페가트론 같은 IT 기업의 ODM/EMS 업체로 전락할 가능성이 있다는 예측입니다. 충격입니다. 그래서 GM의 행보가 자율주행 IT기업으로의 변신이 아니었나 싶습니다.

그리고 그래핀이나 전고체 배터리의 개발에 따라 배터리 업체는 점차 BASF와 같은 종합 화학 회사와의 경쟁이 가속화 될 전망이라고 합니다. 벌써 세계 종합화학 회사들의 배터리 산업 진출의 움직임이 심상치 않다고 합니다. 다행히 우리나라는 LG화학이나 SKI가 포진하고 있습니다. 배터리 제조를 위한 종합화학회사의 수직계열화도 예상할 수 있습니다.

배터리업체의 위상이 그동안 을의 입장이었던 IT분야와 달리, 향후 전기차 산업에서 배터리업체는 강한 협상 파워를 갖게 될 것으로 보고 있습니다. 폭스바겐이 발빠르게 유럽 배터리 업체 투자하고 내재화하겠다고 한 것도 다 이유가 있었네요.

다만 폭스바겐의 각형 배터리 채택 선언에 따라 유럽과 중국 자동차는 각형 배터리, 미국과 한국 자동차는 파우치형 배터리, 테슬라는 원통 배터리를 채택하게 된 형국이 되어서, 파우치 배터리가 주력인 LGES와 SKI에게 미래가 밝지만은 않아 보입니다.

1년 전에 나온 영상이지만 최근 변동이 있는 정보와 결합해보면 더 많은 인사이트를 얻을 수 있어서 유익했습니다.

공유합니다.

전기차 산업 전망 : 주도권 전쟁 (폭스바겐, 테슬라, 배터리 & IT, 화학 기업들)

선택발명의 진보상 판단 - 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

 Landmark 사건이라 할 수 있는 엘리퀴스 특허사건의 대법원 판결에 대한 평석이 법률신문에 실렸습니다. 공유합니다.

창작이란 공지 기술의 결합 또는 선택이란 점에서 단지 선택발명이라는 이유로 다른 발명보다 열위하게 판단할 이유가 없다고 생각합니다. 원칙대로 판단해도 충분히 구성의 결합이나 선택에 진보성이 없는 발명을 걸러낼 수 있다고 생각했습니다.

대법 판결(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)과 판례 평석은 우리에게 원칙으로 돌아가라는 중요한 메시지를 던지고 있습니다.

"선택발명의 진보성 판단에 있어서 선택의 곤란성" (최승재 변호사)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법), 116회 미 의회 (2019-2020)에 올라왔던 법안정보입니다. 

"발명가"가 소유한 특허에 대한 헌법적 보호의 회복~

헌법에서 약속한 발명가의 권리에 대한 보호를 위해《발명가 소유 특허》란 새로운 정의를 두고 이에 따른 보호를 강화하여 신설하는 (안)입니다. 

다만 사견으로는 저렴하고 신속하고 전문적인 특허심판원의 무효제도를 없애는 것보다는 등록권리에 대한 유효추정을 인정하여 증명의 수준을 민사소송 수준만큼 올리고 청구범위 해석기준도 민사소송과 일치시키는 것이 바람직해보입니다 (청구범위 해석기준은 이미 일치시킴). 

아이디어를 더 내보면 무효 심판에선 한번 사용한 무효자료는 두번 다시 사용하지 못하게 하는 방법도 생각해볼 수 있습니다.

아무튼 미국 의회에서 이런 논의도 있었다는 것과 어떤  문제 의식에 시작했으며 그 문제를 해결하기 위한 해결책으로 제안된 법안이 어떤 것인지 정도는 참고할 만 합니다.

H.R.5478 - Inventor Rights Act (발명자권법) 발의

- 발의 : Davis 의원, Danny K. 의원 (2019 년 12 월 18 일 발의)

- 최근조치 : 하원 - 2020년 1월 28일 법원, 지식재산 및 인터넷에 관한 사법 소위원회 회부

BILL 법안 원문 보기 

제1조. 약칭

이 법의 약칭은 "발명자 권리법"으로 한다.

제2조. 조사 결과 .

의회는 다음과 같이 결론내린다.

(1) 발명가는 미국의 혁신에 크게 기여하여 왔으며 현대 기술 도전과제에 대한 해결수단을 발명하고 공유하기 위한 그들의 지속적인 헌신은 미국이 세계 경제에서 리더십을 유지하는 데 필수적이다.

(2) 발명가 (직무발명의 고용주나 양수인, 투자자가 아닌)는 ( "발명자에게 보장된") 헌법 및 특허법 "(발명하거나 발견 한 사람은 누구나… 특허를 획득 할 수 있다…)"에 의해 의도된 혁신의 원천이다.

(3) 특허법 및 절차의 최근 변경 및 대법원 판결은 발명가에게 불리한 영향을 미쳐 '발명자에 대한 배타적 권리를 발명가에게 제한된 시간 동안 보장'한다는 헌법 제 1 조 8 항의 약속을 더 이상 달성 할 수 없게 되었다.

(4) 발명가는 eBay Inc. v. MercExchange, LLC 사건에 대한 대법원의 2006 년 판결에 의해 "타인을 배제"할 수있는 기본적 권리가 거부되었다.

(5) 발명가는 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 사건에 대한 대법원의 2017 년 판결에 따라 자신의 사법 관할에서 소송을 제기 할 권리를 박탈당했다.

(6) 다음과 같은 이유로 등록된 특허는 발명가에게 배타적 권리를 확보하지 못하고 있다.

   (A) 특허 심판원은 60 % 이상의 사건에 대해 심리를 개시하여 최종 심결에 도달 한 사건의 80 % 이상에서 하나 이상의 청구항을 무효시켰다.

   (B) 많은 특허가 여러차례 등록후 심판을 받아야 하거나 또는

   (C) 대부분의 발명가는 일회의 등록 후 심판에서 도전받는 특허를 방어할 비용을 감당할 수 없다. 이러한 비용은 수십만 달러에 달할 수 있기 때문이다.

(7) 침해 민사 재판은 수천만 달러의 비용이들 수 있으며 항소 후 최종 판결에 도달하는 데 최대 10 년이 걸릴 수 있으므로 발명가는 법적 구제를 받을 수 없다.

(8) 이러한 장애로 인해 대기업이 법적 결과에 대한 우려없이 발명가가 보유한 특허권을 침해하는 '효율적 침해' 비즈니스 모델이 발생했다.

(9) 특허의 보호는 환자 치료, 미국 내 모든 사람들의 생활 수준에 대한 긍정적인 변화, 농업, 통신, 소프트웨어, 생명 공학, 제약 및 전자 산업 등의 개선으로 이어져왔다.

제3조. 발명가 보호 .

(a) 발명가 소유 특허 - 미국 특허법 Title 35, 제100조 끝에 다음을 추가하여 수정한다.

  “(k) '발명자 소유 특허'라는 용어는 특허에 의해 청구된 발명의 발명자 또는 해당 발명자에 의해 통제된 실체(당사자)의 특허가 다음에 해당하는 것을 의미한다.

      “(1) 특허권자이고

      "(2) 모든 실질적인 권리를 보유"

(b) 발명가 소유의 특허 보호 .- 미국 특허법 Title 35, 제32장의 끝에 다음 새로운 조항을 추가하여 수정한다.

“§ 330. Inventor protections (§ 330. Inventor 보호)

“(a) 미국 특허 및 상표청(USPTO)에 등록이후 절차로부터 보호 .— 미국 특허 및 상표청은 특허권자의 동의없이 발명가 소유 특허의 유효성에 대해 재심사, 심판 또는 기타 결정을 내리는 절차를 수행할 수 없다.

“(b) 관할 선택 .— 발명자 소유 특허 침해에 대한 민사 소송 또는 발명가 소유 특허가 유효하지 않거나 침해되지 않았다는 확인 판결에 대한 소송은 다음의 사법 관할에 제기 될 수 있다.

  “(1) 미국 법령 Title 28 (사법절차)의 제1400 (b)조에 따라;

  “(2) 피고가 즉각적인 소송에서 소송을 제기하기로 동의했거나 동의한 경우 (합의관할);

  “(3) 소송상 계쟁 특허의 발명자로 지정된 자가 계쟁 특허의 출원에 이르게 된 연구 또는 개발을 수행한 장소;

  “(4) 당사자가 주로 관할을 만들기 위한 목적이 아닌 통제 및 운영하는 정규 및 확립된 물리적 시설이 있는 장소로서,  

    “(A) 특허의 유효 출원일 이전에 계쟁특허에서 청구된 발명의 중요한 연구 및 개발 관리에 종사한 장소;

    “(B) 계쟁 특허에서 청구된 발명을 구현한다고 주장되는 유형의 상품을 제조한 장소;  또는

   “(C)는 유형의 상품에 대한 제조 프로세스를 구현한 장소로, 이 프로세스에서 계쟁 특허로 청구된 발명을 구현한 것으로 주장된 경우

“(5) 해당 Title의 제1391 (c) (3)조에 따라, Title 28의 제1400 (b)조의 요건을 충족하지 않는 외국 피고의 경우.

(c) 금지 명령 .—

   “(1) 추정.— 발명자 소유 특허가 유효하지 않거나 집행할 수 없는 것으로 증명되지 않는 한 법원의 판결에 따라 법원은 각각 다음을 추정한다.

      “(A) 특허의 계속 침해는 돌이킬 수없는 손해가 발생하게 되고

      “(B) 법으로 구제 할 수있는 구제책 만으로는 그 손해를 보상하기에 부적절하다.

   "(2) 추정의 복멸.- 상기 제 (1) 단락의 각 호의 (A) 또는 (B)에서 정한 추정은 특허권자에게 침해가 알려졌거나 합리적으로 알려졌을 수 있었던 날짜로부터 특허권자가 부당하게 지연했다는 증거를 포함하여 특허의 계속 침해에 의해 회복할 수 없는 손해를 입지 않는다 것을 침해 당사자가 명확하고 설득력 있는 확신한 증거로 증명하는 경우 복멸될 수 있다.

(d) 배상 .— 제271조의 (a), (b), (c), (f) 또는 (g) 항에 따른 민사 소송에서 발명가 소유 특허의 침해에 대한 청구를 주장하는 특허권자는 법원이 최종 판결을 내리기 전에 언제든지 제284 조에 따른 손해 배상 대신 아래 각 호에 따른 배상을 선택할 수 있습니다. 다음 각 호에 따라 배상을 위한 선택이 이루어진 경우, 침해가 인정되면 다음 조항이 적용된다.

  “(1) 이익 환수.— 법원은 침해자가 발명을 사용하여 얻은 이익을 특허권자에게 배상액으로 결정 하여야 한다. 이익을 평가할 때 특허권자는 침해로 인해 발생한 침해자의 수익만을 증명하고 침해자는 청구된 비용 또는 공제의 모든 요소를 증명해야 한다.

  "(2) 이자 및 비용. - 법원은 Title 28의 제1920조에 따른 비용을 특허권자에게 배상액으로 결정하여야 한다. 

  “(3) 고의침해.— 법원이 침해가 의도적이라고 판단하는 경우, 법원은 (1) 항에서 결정한 이익 금액의 3 배이하에 해당하는 특허권자 손해 배상금을 결정할 수 있다.

  "(4) 대리인 수수료.- 법원은 제(1)항 내지 제(3)항의 이익과 손해 배상 금액의 10 %를 초과하는 대리인 수수료의 금액을 특허권자에게 배상하도록 결정하여야 한다."

(c) 부칙 .- 미국 특허법 Title 35의 제32 장에 대한 섹션 표는 끝에 다음을 추가하여 수정된다.

시소 같은 합의에 이르는 문화를 만드는 과정

기업 문화를 만들어가는 지혜를 배웁니다.

어느 단체에서 합의에 이르는 과정은 시소와 같아서, 처음엔 한번만 원하는 편에 20%에 힘을 실어 줘도 60%의 추가 움직여 자동으로 힘을 실어 주었던 쪽으로 기운다고 합니다. 아무리 반대 목소리가 20% 버틴다고 해도 말입니다.

그러나 한번 기울고 나면 그 다음부터는 지렛대 기준선이 기울었던 방향으로 이동하여, 원하는 편에 20%에 계속 힘을 주고  있지 않으면 반대편 20%로 기운다고 합니다. 지렛대 기준선이 나머지 60%의 움직임과 다르기 때문이랍니다.

대불황, 제2차 산업혁명시기, 노동자의 목을 축인 맥주잔 발명

W. C. KING의 맥주잔 발명 US146078A (1873.09.03. 출원)

단면이 타원형이고, 좁은 측면에 손잡이가 있어서, 한 번에 더 많은 맥주잔을 손에 들고 다닐 수 있으며, 주둥이 형상이 사람의 입에 훨씬 더 잘 적응되어 마시기 편하다고 합니다.

조사해보니, 1873년은 세계적으로 "대불황"이 시작된 시기이고, 우리나라는 고종이 대원군의 그늘에 벗어나 친정을 선언한 해이었습니다.

1873년부터 무려 20여년 간 지속된 ‘대불황’은 기술 혁신을 중심으로 이루어진 2차 산업혁명과 맞물려 있습니다. 에디슨의 백열전구가 나온 해도 1878년입니다.

'대불황'은 2차 산업혁명시기, 과도한 경쟁과 비합리적인 저가경쟁으로 산업 구조 조정이 진행되던 시기에 나타났으며, 그 과정에서 자본 집중과 기업 합병으로 생긴 거대 기업들이 시장을 장악하게 되었다고 합니다.

KING이 발명한 타원형의 맥주잔은 그당시 노동자들이 즐겨찾던 펍에서 일하는 웨이터에게 많은 편리함을 제공했을 듯 싶습니다.

코넬대 로스쿨 블로그를 통해 훑어본 구글과 오라클의 API 저작권 분쟁

최근 미 연방대법원에서 10년간 구글과 오라클 사이에서 API 패키지에 대한 저작권 분쟁에 대해 공정 이용법리를 적용하여 구글의 손을 들어주었습니다. 거의 10년동안 미국은 구글을 지지하는 측과 오라클을 지지하는 측으로 나뉘어 첨예한 논쟁이 있었습니다.    

이번에 소개할 글은 코넬대 로스쿨 블로그에 올라와 있는 "Google LLC v. Oracle America, Inc."입니다. 이글은 코넬대 로스쿨 학생인 Thomas Shannan와 Andrew Kingsbury가 작성한 것으로 사건의 이슈와 배경사실, 분석내용과 토론주제가 잘 요약되어 있습니다. 

Thomas Shannan & Andrew Kingsbury, <Google LLC v. Oracle America, Inc.> (코넬대 로스쿨 블로그)

토론주제 일부를 맛보기로 번역해 올립니다.

[토론 주제]

1) UPENDING THE PURPOSE OF COPYRIGHT LAW? 저작권법의 목적을 뒤집고 있는가?

구글을 지지하는 피터 메넬, 데이비드 니머, 샤이암크리슈나 발가네시 교수(이하 "법학 교수들")는 API 패키지가 기능적 요소를 갖고 있기 때문에 연방순회법원의 결정은 저작권법에 어긋난다고 주장한다. 법학 교수들은 기능적 요소를 보호하기 위해 저작권 보호를 확대하는 것은 기능을 보호를 위해 설계된 특허법의 기간 제한적 독점권과 저작권법의 장기 보호사이에 대한 의회의 의도적인 이분법을 뒤집는 것이라고 주장한다.

더욱이, 또한 구글을 지지하는 개발자 연합은 공정 사용 원칙을 엄격하게 적용하면 소프트웨어에서 작동 불가능한 프레임 워크를 만든다고 주장하는데, 이는 소프트웨어의 본성이 일반적으로 저작권으로 보호되는 문학이나 다른 유형의 저작물의 본성과 매우 다르기 때문이다. 예를 들어, 개발자 연합은 문학 작품에서 특정 단어의 대문자 사용은 창조적인 요소가 될 수 있지만, 소프트웨어에서 단어의 대문자 사용이 "보통 엄격하게 공식적이고 매우 기능적인 것"이라고 제안한다.

오라클을 지지하는 미국 정부는 반대로, API 패키지가 의회가 보호하려는 저작물의 범위에 속한다고 주장한다. 미국 정부에 따르면, API 패키지는 단순한 기능적 구현이 아니라, 개발자들에게 매력적으로 보이기 위해 선(SUN)사가 만든 표현적 선택을 구현한다.

마찬가지로, 오라클을 지지하는 저작권 연합은 공정 사용의 판결이 저작권 보호와 공정 사용 사이의 균형을 약화할 것이라고 주장한다. 왜냐하면 추정 침해자들은 혁신으로 단지 다른 하드웨어에 대한 적응에 그칠 수 있기 때문이다.

2) CREATING BARRIERS TO ENTRY AND HARMING CONSUMERS (진입장벽 조성 및 소비자 피해)

..생략...

구글을 지지하는 개발자 연합은 API 패키지에 대한 저작권 보호는 혁신을 억제한다고 주장... 마찬가지로 구글을 지지하는 저작권 학자 그룹도 '코드 선언문'을 저작권으로 보호하면 저작자에게 플랫폼 사용에 대한 과도한 제어권을 부여하여 저작권이 없는 측면까지 합법적인 사용을 금지할 수 있다고 주장

반대로, 오라클을 지지하는 기업 SAS Institute (“SAS”)는 이러한 상황에서 저작권 보호를 확장하지 않는 다면 오라클이나 SAS와 같은 소프트웨어 회사가 소프트웨어 개발과 연구에 투자할 인센티브가 없기 때문에 현실적으로 혁신을 저해할 것이라고 주장. 오라클을 지지하는 미국 곡작가 길드(Songwriters Guild of America)는 저작보호를 좁히는 것은 대기업이 저작자에게 보상하지 않고 저작자의 작품으로 수익을 창출할 수 있게 함으로 콘텐츠 제작자에게 불공정한 불이익을 가져다 줄것이라고 주장.

3) COMMON PRACTICE OR WITHHOLDING FAIR COMPENSATION? (일반적 관행 또는 공정한 보상의 보류?)

...생략..

구글을 지지하는 파이썬 소프트웨어 재단은 구글의 API 패키지 사용이 오픈 소스 소프트웨어 커뮤니티에 대한 공통된 이해를 함께 하고 있다고 주장하고, 구글을 지지하는 실증법학 연구원 그룹은 API 인터페이스에 접근하기 위해 로열티를 부과하면 유용한 개념과 도구를 자유롭게 빌리는 컴퓨터 과학 산업의 일반적인 관행을 뒤집을 것이라고 주장. 또한 Glynn Lunney 교수는 광범위한 저작권 보호는 후속 창의성을 금지하여 과학적 진보를 제한한다는 의미에서 소프트웨어 개발자에게 과도한 보상을 제공 할 것이라고 입장.

반면 오라클을 지지하는 미국 스타트업과 발명가의 동맹(USIJ)은 저작권법의 좁은 해석은, 다른 한편으로는, 창조적 노동에 대한 기업의 무임 승차를 유인할 것이라고 주장. 미국 보수조합(ACU)는 느슨한 저작권 집행은 헌법상 재산권과 공정하게 보상 받을 헌법적 권리를 침해하는 것이라고 주장.

Source : 코넬대 로스쿨 블로그 Google LLC v. Oracle America, Inc.

폴라로이드와 코닥의 특허전쟁으로부터 재조명해본 세기의 교훈.

이번에 소개하려는 글은 듀크 대학의 애나 존스 (Anna Johns) 교수가 쓴 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁 > [저자 :피얼스틴 (Fierstein)]에 대한 서평입니다.

Anna Johns. Review of Fierstein, Ronald K., A Triumph of Genius: Edwin Land, Polaroid, and the Kodak Patent War. H-Sci-Med-Tech, H-Net Reviews. April, 2016. 

1938년부터 1970년대 초까지 이어진 미국 기업의 '반특허'(anti-patent) 정서는 우리나라와 유사한 점이 많기에 폴라로이드와 코닥의 특허전쟁은 우리에게 반면교사가 되기에 충분합니다.

이 서평에 따르면 1930년대 특허의 무효율은 약 90%에 가까웠으며, 1970년대에 이르러 특허의 무효율이 약 65 %로 개선되었지만, 여전히 1990년대 무효율 30%에 비하면 생존율은 턱없이 낮은 수준이었다고 합니다. 1970년대까지는 법원에서 특허침해를 주장하면 비침해보다는 특허가 무효로 죽는 경우가 더 많았다는 것입니다. 이것은 기업들이 타 기업인의 발명을 그냥 가져다 써도 된다는 것을 암시합니다.

코닥도 다르지 않았습니다. 

당시 코닥은 수십 년 동안 사진 분야에서 독점 금지 규제 기관으로부터 감시와 정기적인 조사를 받을 정도로 시장 지배력을 가진 선도기업이었습니다. 따라서 코닥의 경영진들은 기술에 대한 강한 자부심을 가지고 있었을 것입니다. 그들은 성공스토리의 덫에 빠져 있었던 것입니다.

코닥은 폴로라이드 뤤드(Land)의 특허발명들이 자신의 기술수준에 비추어 독창성이 없다고 생각했습니다. 코닥의 법률전문가들도 당시 '반특허'(anti-patent)적인 정서에 힘입어 뤤드(Land)의 특허는 등록요건인 신규성 또는 진보성 요건을 만족하기 어렵다고 판단하였습니다. 심지어 폴로라이드의 뤤드(Land)는 다른 경쟁자들이 뚫을 수 없을 정도로 특허(포트폴리오)의 벽을 촘촘히 만들어 자유경쟁시장을 독점하려고 한다고 주장하였습니다. 코닥은 이러한 이유로 즉석 카메라를 개발할 때부터 소송이 끝날때 까지 뤤드(Land)의 특허 포트폴리오 전부가 무효라고 믿었습니다.

코닥의 경영진들의 오만한 의사결정의 결과는 참으로 참담한 것이었습니다.

1976 년 폴로라이드의 뤤드(Land)는 법원에 코닥의 카메라에 대하여 10건의 특허권 침해 혐의로 제소하였고, 법원은 폴라로이드는 특허 침해를 주장한 10 건 중 7 건이 유효하고 침해가 인정된다고 판단하였습니다. 15년이라는 긴 싸움 동안 미국의 반특허(anti-patent) 정서는 친특허(pro-patent)쪽으로 바뀌었고, Kodak의 즉석 사진 촬영 분쟁을 촉발한 주요 의사 결정권자는 1990년 이 사건이 끝날 무렵 이미 은퇴하고 자리에 없었습니다. 코닥은 당시 10억 달러라는 거액의 배상금을 지급하여야 했고, 즉석 필름 및 카메라 제작에 대한 2 억 달러의 투자금을 잃었으며, 800 명의 근로자가 일자리를 잃었고, 1,600 만 대의 즉석 카메라가 하루 아침에 쓰레기가 되었습니다.

뤤드(Land)는 폴로라이드의 창업자이자 엔지니어입니다. 전통적인 엔지니어로서 기업을 일군 표본입니다. 폴로라이드의 뤤드(Land)는 하바드 대학 박사과정을 그만두고 폴로라이드를 설립하고 눈부심을 방지하기 위한 '플라스틱 편광시트'를 개발하였습니다. 이것을 시작으로 죽을 때까지 총 533건의 특허를 출원하였고 토마스 에디슨과 엘리후 톰슨에 이어 "미국에서 가장 많은 발명가 목록에 3 위"에 올랐다고 합니다.

뤤드(Land)의 폴로라이드 '편광시트'는 자동차 라이트 눈부심을 방지하기 위한 선글라스용 편광 렌즈에 사용되었고, 제2차 세계대전 당시 히로시마 원자 폭탄을 떨어 뜨렸을 때 군관계자들은 폴라로이드 특수안경을 착용했다고 합니다. 현재는 3D입체영화 관람용 "3D안경"에 채용되고 있는 발명입니다. 1943년 뤤드(Land)는 한걸음 더 나아가 즉석 사진을 개발하기 시작하면서 특허제도를 이용하여 꼼꼼하게 특허포트폴리오를 구축하였습니다. 거대 공룡 코닥을 이긴 폴로라이드 특허는 한 건이 아니었습니다. 탄탄하게 포진된 특허군이었습니다.

이러한 특허 포트폴리오를 모두 무력화시킬 수 있다고 믿은 코닥의 법률전문가와 경영진의 실수이었습니다.

이번에 소개한 서평의 대상이 된 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁>을 쓴 사람은 폴로라이드를 대리한 지식재산 전문 부티크 로펌의 변호사 피얼스틴 (Fierstein)입니다. 그래서 그런지 기업의 소송전략도 생생하게 엿볼 수 있습니다. 이미 많은 강연에서 소개된 폴로라이드와 코닥의 특허전쟁, 그러나 알려진 이야기 뒤에 숨은 이야기들이 더 재미있는 법, 지금까지 잘 알려지지 않은 이야기와 내부서신 등이 폭로(?)되어 있다고 합니다. 서평을 읽고 있으니 구입해서 꼭 읽어보고 싶어집니다.

무효될 가능성만 믿고 타인의 기술을 사용하는 것이 얼마나 위험한지, 그리고 자신이 가진 경쟁력을 과신하면 얼마나 후행판단의 오류에 빠지기 쉬운지, 그렇게 의사결정에 이르는 과정은 얼마나 많은 확증편향에 빠져 있을지를 돌아보게 합니다.

역사는 반복되고 현재 누군가는 똑같은 실수를 반복하고 있지 않을까 걱정이 듭니다.

그러한 실수에 빠지지 않으려면 내부의 반대 목소리를 무시하지 말고 나의 장자방(Adverse Advocate)로 활용하여야 합니다.

.EOB.

IP Daily에서 읽기

[이진수의 ‘특허포차’] ⑬ 자신의 ‘기술 경쟁력’을 과신하면… 폴라로이드 vs. 코닥 특허전쟁

 

IPO (기업공개/상장)에서 지식재산(IP)의 유용성

아래 링크는 IPO에서 지식재산의 유용성을 설명한 글입니다. 투자은행에서 작성한 글이라서 그런지 쉽고 실감나게 잘 요약되어 있습니다. 특히 증권거래위원회 (SEC) 입장, 투자자 입장, 그리고 기업공개(IPO)를 추진하려는 스타트업(신생기업) 및 상장기업의 관점에서 쓴 글이라서 시각을 넓히는 데 많은 도움이 될 것입니다.

Intellectual Property: Patents, Trademarks & Contracts for Public Offerings - InvestmentBank.com

위 글에서 뽑은 핵심 문장을 몇 개 소개합니다.

#1. 『 회사를 상장(공개)할 때가 되면 SEC는 회사가 수익성이 없는지는 상관하지 않습니다. 그들은 은행에 많은 현금이 있든 없든 상관하지 않습니다. 그들은 당신이 스타트업(신생기업)이어도 상관하지 않습니다. 그들이 가장 신경 쓰는 것은 당신이 진짜인가(you’re real)입니다. SEC의 임무는 나쁜 투자자를 가려내는 것이 아니라, 의심할 줄 모르는 대중의 눈을 가려 속이려는 나쁜 놈과 사기꾼을 가려내는 것입니다. 』

[SEC를 믿게 하려면, i) 적더라도 거래 매출을 일으키든지 아니면 ii) 특허와 같이 미래 수익을 약속할 수 있는 자산을 소유하든지…]

#2. 『 견고하게 보호되는 지식재산의 가장 큰 이점은 다른 잠재적 경쟁자나 진입자에게 얽매이지 않고 특정 틈새 시장에서 리더십을 유지할 수 있는 능력에 있습니다….[특허는 국가가 경쟁자의 진입을 막아주는 장벽이라서] 모든 스타트업(신생기업)이 100% 원하는 인위적인 진입 장벽입니다…. 투자자를 보호하는 데 더 좋은 이야기이기 때문에 투자자들이 좋아합니다. 』

#3. 『 상장 기업 내부에 여러 특허를 보유할 때 얻을 수 있는 큰 이점 중 하나는 특정 특허 포트폴리오로 법인을 분할할 수 있다는 것입니다. 』

#4. 『 첫째, 기술 위험이 있습니다. 어떤 것에 대한 특허가 있다고 해서 반드시 그 특허로 생산할 수 있다는 의미는 아닙니다. 』

<나도 한마디> 

특허를 등급이나 점수로 그 가치를 평가할 수 있으면 이를 신뢰하는 투자자나 거래자에게 유용할 수 있습니다. 

그러나, 근본적으로 특허가 강하게 보호되지 못하면, 결국 제2의 거대한 리먼브라더스 사태(서브프라임 모기지 사태)가 재현될 수 있기에 경계하여야 합니다. 

등급분류에 의존한 파생상품의 연쇄고리가 시장 생태계 참여자들의 집단적인 탐욕과 만날 때 얼마나 무서운 재앙이 일어나는지를 우리는 이미 경험했습니다. 영화 <빅쇼트 (The Big Short)>를 보면 잘 나와있습니다. 

특허의 강력한 보호와 보장은 신뢰의 근간입니다.

EOB.