[이진수의 ‘특허포차’] ㉜ 증언의 가치(상)… 특허심판과 ‘증명책임’

특허심판 및 소송에서 증거방법 중 증인에 대하여 써보았습니다. 이 글도 길어 몇 편으로 나누어 실립니다.

IPDAILY [특허포차] 증언의 가치(상)… 특허심판과 ‘증명책임’

....(생략)...증인은 실제 사실을 직접 목격하거나 경험한 사람이기에 그 본질은 사건이 발생한 이후에 남겨진 서증에 비해 그 증거의 객관적 가치가 높다. 이렇게 좋은 사실인정의 객관적 증거방법을 어떻게 활용하느냐가 고민거리다.

...(생략)... 우리나라의 특허심판은 어떠한가? 특허심판에서 증거조사는 구술심리 기일에 함께 진행하는 것이 일반적이긴 하나 실제 증인신문을 신청하는 경우는 드물다.

특허심판 사건의 쟁점에 관한 요증사실(要證事實)은 주로 서증에 의해 이루어지기 때문이라고 한다. 나아가 대리인들이 예상하지 못할 증언의 위험을 안고 증인신문을 신청할 경험도 부족하다.

여기서 본인은 특허심판에서 정말 서증만으로 증명책임이 충분히 했다고 할 수 있는 가에 대해 의문을 던져본다. 

당사자들이 심판부의 직권심리주위 뒤에 숨어 서면에서 주장 만하고 있는 것은 아닐까? 그리고 선행기술을 찾아 제출하는 것만으로 사실의 증명책임을 다했다고 안주하고 있는 것은 아닌가? 되돌아본다.

특허심판 취소환송심에서 방어권

취소환송사건과 관련된 아래 두 판결을 보면서 많은 생각이 드는 이유는 저만을 아닐 것 같습니다.

1. 취소환송사건에서 무효심판청구인이 새로운 증거를 제출할 기회를 갖지 못하고 방어권도 보장되지 않아 위법하는 판결

[특허]특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지 등을 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 당사자가 심판에서 방어권을 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 절차상 위법이 있다고 본 사례(특허법원 2018허4201)

[관련법조항]

제162조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.
③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

[판시사항]
"...(전략) 원고(무효심판청구인)는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다....(후략)...특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다."

2. 취소환송사건에서 무효심판 피청구인(특허권)에게 정정의 기회를 주지 않아도 위법하지 않다는 판결

특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결 [등록무효(특)]

[관련 법조항]
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.
제147조(답변서 제출 등) ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부본을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[판시사항]
"특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없다. 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한 민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없다. 따라서 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서는 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직할 수 있으나, 그렇게 하지않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵다.

한편, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구에 관한 규정인 특허법 제133조의2 제1항은“심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있으나, 여기에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당하므로, 이 사건 심결에 관한 특허무효심판절차에서 청구인인 피고가 취소확정판결에 관한 소송절차에 제출되었던 증거를 다시 제출한 경우에 심판관이 피청구인인 원고에게 이를 송달하고 기간을 정하여 이 사건 특허발명에 관한 정정청구를 하게 하지 않았다고 하여 원고의 정정청구의 기회를 박탈하였다거나 위 특허법 규정에 위반하였다고 할 수 없다."

3. 특허권자에게 불리한 절차에 대한 생각

특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행됩니다. 특히 특허무효심판에 대해 기각심결이 있은 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을 취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이러한 취소환송사건은 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차가 아니므로 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정이 적용되지 않아 권리자가 정정하려면 심판장이 재량으로 의견서 제출기회를 주어야 합니다. 또 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이 계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없습니다.

이렇게 보면 무효심판청구인은 어떻게든 무효시킬 새로운 증거를 계속 제출할 수 있는 반면 특허권자는 이러한 시도들에 대응하여 청구항을 정정하여 방어할 기회가 매우 제한됩니다. 무효될 특허는 무효되어야 마땅하나 제한된 정정만으로 극복될 수 있다면 그렇게 방어할 기회는 보장해주어야 하지 않을까 생각해봅니다.

미국 특허심판원이 미국연방법원의 판결을 뒤엎었다고?

지난 2017년 5월 23일 항소연방법원이 미국 특허심판원(PTAB) 사건 중 하나인 IPR(일종의 특허무효심판)이 무효로 심결한 결정을 확정하였다는 뉴스가 나왔습니다 (Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals Inc.). 대상특허들 (US 6,316,023, US 6,335,031)은 이미 미국 민사지방법원에서 벌어진 특허침해소송을 거쳐 항소심 연방법원에서 동일한 선행증거 대비 유효하다는 것을 확정받은 바 있습니다.

이 뉴스를 들은 한 국내법 전문가인 한 친구가 내게 전화를 걸어 미국은 특허심판원이 법원의 판결도 뒤집냐며 의아해 했습니다. 내용을 들어보니 미국 특허분쟁제도를 잘 몰라서 생긴 오해인 것 같아 잠시 시간을 내어 설명해주었습니다.

" 미국 특허심판원(PTAB)에서 특허요건에 대한 입증은 우월적 입증(Preponderance of evidence)에 의하는 반면(35 USC 316e) 민사지방법원은 그보다 높은 확실하고 명확한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 해서 같은 증거라고 하더라도 그 입증책임의 차이로 결론이 달라질 수 있고, 청구항(Claim) 해석에 있어서도 미국 특허심판원(PTAB)은 가장 넓은 합리적인 해석(Broadest Reasonable Interpretation (BARI)) 하여야 할 뿐 아니라 유효추정규정도 적용되지 않아 무효될 확률이 상대적으로 높은 반면 (35 USC 282), 민사지방법원은 필립스 스탠다드(Philips Standard)가 적용되어 상대적으로 청구범위가 좁게 해석될 뿐 아니라 유효추정규정도 적용되어 동일한 특허라고 하더라도 유효로 결정될 확률이 더 높으며 이 점은 미 연방법원이나 연방대법원에서도 당연한 것이라고 판단한 바 있어. 

그러니까 특허심판원이 미국 민사지법 판결을 뒤엎은 것이라기 보다는 양 제도의 판단기준과 입증수준이 달라서 발생한 거야. 

따라서 미국에서는 특허침해소송이 들어오면 피고는 특허심판원(PTAB)에 무효심판(IPR)을 제기하는 것을 추천하고 효과나 비용면에서 효율적이란 점을 잘 설명해봐. 

또 민사소송을 받았을 때 최대한 빨리 IPR를 제기하면 민사지방법원에 제소된 특허침해소송의 절차가 중지(Stay)될 확률이 높아 IPR은 소송전략적으로도 유용하단 점도 알려주고, 피고입장에서 민사소송을 최대한 빨리 종결시킬 수 있는 방법이기도 하고 early settlement (조기 타결)을 할 수 있는 위치를 확보할 수 있다는 점도 알려주고 ~ "

<그림출처> Finnegan 웹사이트 March 7, 2014 글에 개시된 사진인용

“Inter Partes Review in Generic Drug Litigation—Why the USPTO Should Exercise Its Discretion to Deny IPR Petitions in Appropriate Hatch-Waxman Act Disputes”

특허허브 한중일 통합특허심판소 출범을 제언하며

유럽 통합 특허 법원 (UPC)이 2015년이면 출범하게 될 것이라는 예측이 나온 가운데, 한중일 3국의 특허를 통합하여 심리하는 통합특허심판소가 생기면 얼마나 좋을 까하는 바램이 생겼다. 

한중일 통합특허심판소가 우리나라가 특허허브로 자리잡을 수 있는 좋은 기회를 제공할 것으로 기대되기때문이다. 나아가 한중일3국의 이해관계를 적정히 조정할 수 있다는 기구로서의 역할도 기대된다.

유럽통합특허법원의 설립논의는 최초에는 특허 통합 법률를 목표로 유럽의회위원회에서 추진하였으나 유럽연합회원국들의 합의를 도출하지 못했다. 그러나 유럽특허청주도로 각 유럽회원국가들로부터 합의를 이끌어냈다. 이 점도 주목된다. 이해관계가 복잡하게 얽힐때에는 주제를 간소히하여 특정기관에서 주도권을 가지고 드라이브를 거는게 용이할 수 있다. 국가간 사법부나 입법부보다 행정부가 나서자 합의가 가능했것도 이때문이었을 것이다.

이와같은 이유로 만일 한중일 통합심판소가 생긴다면 어떤 모습이면 좋을까? 라는 생각에 이글을 적는다.

한중일 3국의 제도의 차이점을 고려할 때, 우선 3국통합특허심판소는 오직 특허권리범위확인 및 무효확인만을 전담심리하는 것이 어떨까 한다. 위와 같은 3국통합특허심판소는 각국의 심판원이나 1심법원과 병행하여 운영하되 그 심결은 한중일 3국의 1심 판결의 효력을 부여하는 것이 필요하다.

통합특허심판소는 한중일중 어느 하나의 국가에 중앙본부 1개소와 그외 2개의 국가에 각각 지역본부를 두어 심판청구인이 어느 본부든지 선택할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이고, 통합심판소를 시범운영해보고 난 후 2심의 특허법원 역시 통합법원을 추진하는 것이 좋을 것이다.

산업계 기술수준이나 사회전반의 안정성과 신뢰성을 고려할 때, 지리적으로 3국의 중간에 끼여 중개자 역할을 할 수있는 한국이 중앙본부 소재국가로 최적일 것이라고 믿는다.나아가 바람직하게는 대전에 중앙본부를 두는 것을 추천한다. 

심판부의 구성은 3인으로 하되, 어느 국가의 특허를 심리하는 지에 따라 해당 국가 국적의 심판관이 심판장이 되도록 하고, 청구인이나 피청구인의 신청에 따라 해당 특허 국가의 국적을 가진 기술심리관을 추가로 심리에 참여하도록 하면 어떨가 한다.

한중일 통합특허심판소는 3국간의 인적,물적 교류를 확대할 것이고, 특허법률서비스의 통합을 가속화하여 시장을 급격히 성장시키게 될 뿐아니라, 국가별 제도나 실무의 차이를 보상하는 기능을 하게 될 것으로 기대된다.

앞에서 언급한 바와 같이 이번 제안의 모델은 유럽 통합 특허 법원 (UPC) 이었다. 유럽 통합 특허 법원 (UPC)는 유럽 연합 (EU)의 모든 회원국의 참여를 위하여 열린 공통 특허 법원이다.The Unified Patent Court ( UPC ) is a proposed common patent court open for participation of all member states of the European Union . 이 법원은 참가국의 영토에서 유효한 EPO 단일특허(Unitary patent)를 포함하여 유럽 특허의 침해 및 무효 절차에 관한 사건들을 심리할 것이고 단일 법원의 판결은 그 지역 전체에 직접 적용된다. 이 법원은 통합 특허 법원에 관한 협정에 의해 설립되게 되고, 그 협정은 2013년 2월 (스페인, 폴란드, 크로아티아를 제외한 모든 EU 회원국) 25 국가에 의해 정부 간 협약으로 서명되었다. 이것은 미리 정의 된 세 가지 조건을 만족한 후 네 번째 달의 첫째 날에 발효될 것이다. 2015년이면 발효되지 않을 까 예측한다.

UPC는 제1심법원, 룩셈부르크의 항소법원, 중재 조정 센터와 공통 등기소들로 구성된다. 제 1 심 법원은 여러 지방 및 지역 재판소와 함께 (런던과 뮌헨의 주제별 섹션재판부를 포함하여) 파리의 중앙재판소로 구성될 것이다.

참고로 유럽 특허 소송 계약 (EPLA) 초안, 또는 공식적인 유럽의 특허 소송 시스템의 설립에 관한 협정 초안은 특허 통합 법률를 목표로 유럽의회위원회에서 추진하였으나 유럽연합회원국들의 합의를 도출하지 못했다. 이와달리 유럽특허청주도로 실효를 이룩한 유럽 통합 특허 법원협정은 비 EU 국가의 참여 가능성을 제공함으로 더 현실적인 대안이 되었고 회원국들의 합의도출에 성공하였다.

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