미국 대법원, 연방법원의 관할인정 관행을 뒤엎다 !!!

2017년 5월 22일 월요일 미국 대법원이 그동안 연방법원에서 허용하던 특허침해소송 관할에 대한 기준을 뒤엎었네요

사업장만 있어도 그곳에서 특허소송을 제기할 수 있었는데, 이젠 법인설립지에서만 가능할 듯 합니다.

관할선정은 특허침해소송에서 원고에게 유리한 전쟁터를 선점하는 중요 전략중 하나이었고, 과거 요건을 따르더라도, 특허침해소송을 준비한 경험에 의하면, 관할선정 참 힘들던데,

더 엄격해졌으니 Patent troll들 Forum Shopping 이젠 만만하지 않겠습니다.

Delaware 법인 설립이 쉬워 미국법인의 상당수가 Delaware 법인인 점을 고려하면 Delaware가 어부지리하겠습니다.

다만 Full time 판사가 적어 몰리는 사건 대부분 Transfer(이송)시키지 않을까 싶기도 하고 Delaware설립 법인 대부분이 다른 주에서 주된 영업을 하니 더욱더 이송꺼리 만들지 않을까 싶기도 합니다.

<그림 : U.S. Supreme Court is seen in Washington, U.S., October 3, 2016. REUTERS/Yuri Gripas>

아래 원문기사 링크합니다

U.S. Supreme Court tightens patent suit rules in blow to ‘patent trolls’

강화되는 미국특허소송 제소요건 pleading standards

지난 12월 1일부로 미국특허소송 pleading standards가 강화되었네요.

이젠 소장에 청구취지를 뒷받침할 충분한 사실적 근거를 기재하여야 하네요. 단순히 선언하는 것을 넘어서

이 pleading standards가 자리잡기 전에 소장들 빨리 넣으셔야 할 듯

기사읽기Enhanced+Pleading+Standards+For+Patent+Infringement+Actions+In+The+United+States

미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격 들여다보기

미국은 우리나라처럼 소권이 인정되는 전용실시권이란 개념이 없고 지식재산권 신탁의 경우 계약의 해석에 따라 신탁자 또는 수탁자의 소권이 달라질 수 있다. 또한 미국 특허법(35 U.S.C.) 및 상표법(15 U.S.C.)에는 저작권법(17 U.S.C.) 과 달리 수익권자(Beneficial owner)가 침해소송을 제기할 적격이 있는 것으로 명시되어 있지도 않다. 

따라서 미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격을 알아보는 것은 다수의 이해관계자와 함께 지식재산권 수익화 구조 및 활동을 계획하고 협의하는 데 매우 중요한 기준이 된다. 

참고로 수익권자(Beneficial owner)란 소유권을 제3자에게 양도하였으나 실질적인 이익의 혜택을 받는 자를 말한다. 보통 신탁계약에서 명목상 소유권자는 수탁자가 되고 실실적인 소유권자는 신탁자가 되며, 신탁자는 비록 권리를 수탁자에게 양도하였으나 그 이익의 혜택을 받는 수익권자이다.

1.    특허침해소송에서 당사자 적격(Standing)

특허침해소송에서 당사자 적격은 세가지 부류가 있다. 하나는 단독으로 소송을 제기할 수 있는 자(제1부류), 둘째는 특허권자와 함께 소송을 제기할 수 있는 자(제2부류), 셋째는 당사자로서 소송에 참여할 수 없는 자(제3부류)이다(Pfizer inc v. teva pharm (E.D. Va. Aug. 12, 2011) 참조).

1) 제1의 부류에 속하는 자로는 i) 특허권자(35 U.S.C. § 281; Sicom, 427 F.3d at 976.)이거나. ii) 그 양수인이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.), iii) 양수인에 준하는 특허에 대한 모든 실질적인 권리(all substantial rights)를 허락 받은 배타적 실시권자(an exclusive licensee)이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.). iv) 실질적으로 제3자의 침해를 배제시키거나 특허권을 행사할 수 있는 권리가 유보된 수익권자(Benficial owner)이다 (pfizer inc v. teva pharm. 2:10cvl28. E.D. Va. Aug. 12, 2011).

A. 배타적라이센시와 신탁계약의 수탁자에 대한 원고적격과 관련하여 주의할 것은 

i) ‘모든 실질적인 권리가 허락되었는지’에 대한 계약해석에 따라 배타적실시권자 또는 수탁자의 당사자 적격의 인정여부가 달라진다는 것이다. 배타적실시권자 또는 수탁자가 소권을 가지기 위해서는 양수인에 준할 정도로 특허에 대한 모든 실질적인 권리가 허락되어야 한다. 

B. 2007년 수탁자의 원고적격에 대한 다툼(Propat case)에서 연방순회법원은 신탁계약의 내용을 해석할 때 i) 수탁자인 Propat은 특허발명을 실시할 권리가 없고 오직 라이센싱하거나 소송할 권리만 보유하였고, ii) Propat의 권리는 배타적인 권리도 아니며, iii) 신탁자의 동의 없이 제3자에게 특허를 양도할 수도 없으며, iv) 특허를 유지관리할 책임도 신탁자가 부담하고 있고, v) 특허의 행사에 따른 수익 역시 신탁자가 보유하고, 오직 소송 및 라이센싱 활동만 아웃소싱한 것이며, vi) 신탁자의 선택에 따라 계약을 해지하여 수탁자 Propat의 권리를 박탈시킬 수 있으므로, 수탁자인 Propat은 공동소유권자도 아닌 단순한 agent에 불과하여, 신탁자와 공동으로 소를 제기할 적격도 없다고 판시하였다.

2) 제2부류에 속하는 자로는 i) 양수인에 준할 정도는 아니지만 비배타적실시권보다 더 많은 권리를 허락받은 배타적 실시권자이다. 주로 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 경우이다 (Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459, 468 (1926) ; Sicom, 427 F.3d at 980; Abbott Labs, v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1132 (Fed. Cir. 1995)). Abbott Lab. V. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d (Fed. Cir. 1995)사건에서는 특허권자가 배타적라이센스를 허락하였으나 특허권자가 특허제품을 계속 생산할 권리를 제한된 범위에서 계속 유보하고 있었으며 침해소송에 대한 권리도 유보하는 등 특허권자가 실질적인 권리를 보유하고 있다고 하여 라이센시에 의한 독자적인 당사자적격을 부정하였다. 배타적 실시권자가 소송에 당사자가 될 수 있느냐 아니냐는 배타적실시권자가 제3자의 침해를 배제시킬 수 있는 권리를 허락 받았는지와 그 수익을 받을 수 있는지이다. ii) 나아가 특허권을 복수의 당사자가 공유하고 있는 경우에는 공동으로 소송을 제기하거나 동의를 받아야 한다.

3) 제3부류에 속하는 자로는 비배타적 실시권자이다. 비배타적 실시권자는 특허침해소송에 참여할 수 없다.

2.    저작권침해소송에서 당사자 적격(Standing)

미국 저작권법(17 U.S.C.) 제501조는 특허법과 달리 저작권의 법적소유자(legal owner) 및 수익권자(Beneficial owner)는 제3자의 저작권 침해행위를 배제할 권리가 있다고 명문화하고 있다. 따라서 제3자에 대해 저작권침해소송을 제기할 수 있는 당사자 적격이 인정되는 당사자로는 i) 원 창작자(Author)이거나 ii) 정당한 양수인이거나 iii) 신탁계약에서 신탁자와 같은 수익권자(Beneficial owner)이다 (Smith v. Casey No. 13-12351 (11^th Cir., Jan. 22, 2014).

사내 법무팀의 비밀보호특권 보호 팁(Inhouse Lawyer Priviledge : 10 tips)

사내 법무팀의 비밀보호특권 보호 팁(Inhouse Lawyer Priviledge : 10 tips)

미국 특허소송에서 비밀보호특권을 획득하고 유지하는 것은 사내 법무팀의 가장 큰 역할 중에 하나이다. 이를 위하여 사내변호사가 지켜야 할 실무 팁 10가지를 정리한 글이 2014. 9. 9. 일자LEXOLOGY 인터넷판에 실렸다 (Sibenco Legal & Advisory의 Susan Bennett 호주 변호사 작성). 미국 특허소송을 하다 보면 실무 담당자는 Litigation Holding Memo를 날리고 디스커버리 준비하는 것과 더불어 이와 같은 규칙을 지키면서 방대한 정보를 수집, 검토, 요청하는 것을 매우 어려워한다. 실무적으로 도움이 된다고 생각되어 아래 간단히 요약한다. 원문을 꼭 읽어보시기 바란다.

<원문> Susan Bennett . In-house counsel andprivilege: 10 tips. Lexology (September 9 2014)

1.  변호사 자격 유효상태 유지 (Maintain a practising certificate)

2.  법무역할의 공식 직위 사용(Use position title that emphasises legal role)

3.  독립된 공간의 법무실(Maintain separate area for legal)

    법무팀이나 사내변호사는 법무팀 팀원만 출입이 가능하도록 회사 내 다른 부서의 일반 사무실과 분리되어 있고 보안장치가 별도로 구비되어야 한다.

4.  문서 등의 엄격한 보안관리 및 접근제한(Maintain the confidentiality of files)

5.  사내 법무 마킹(Ensure all communications are clearly identified)

법무팀의 모든 의사교환 자료(이메일 포함)에는 ‘legal’ 이라는 표시를 하고, 법무와 관련된 의사교환 서면 Head에는 ‘Office of General Counsel’이라고 표시하며, 모든 사내변호사의 메일에는 공식 법무직위를 표시하여야 한다.

외부변호사와 법률자문을 위한 커뮤니케이션할 때에는 관련 자료 및 이메일에 ‘privileged and confidential – external legal communication’이라고 표시한다.

6.  법률자문의 기록관리(Record the dominant purpose of your advice)

7.  법무와 비즈니스 업무의 분리(When you wear two hats, keep them separate)

• Keep your commercial and legal files separate.
• Avoid combining legal and commercial advice in one document where possible; where it is not possible, use headings to delineate what is commercial advice and what is legal advice.
• State in the advice the capacity in which you are acting.

8.  사내 법무 처리시 정당한 경우에 한하여 ‘privileged’ 표시(Mark documents as ‘privileged’ only when you believe there is a justifiable claim)

- 사내 변호사 또는 법무 처리, 의사교환시 ‘privileged and confidential’ 남발 금지

9.  독립성 유지(If you are giving advice, consider whether it is possible to be independent)

- 법률자문 및 판단 시 회사 내 지위가 독립성 유지가 어려울 경우 외부 법률자문 활용

10.  특권포기 피하기(Avoid waiving privilege)

가급적 의도적인 문서의 회람은 피하고, 묵시적인 포기 위험도 피하기 위하여 문서 배포/회람시 또는 이메일 발송시 수신자 및 공개범위에 주의. 문서 회람 또는 이메일 발송시 헤드에 “it is not to be forwarded without the permission of in-house legal” 표시하고 일반 커뮤니케이션 양식에 법률자문을 담지 말 것. 당사자가 아닌 제3자에게는 “Joint defense agreement”, “common interest and no conflicting interests”가 없다면 절대 공유하지 말 것.