Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이

미국특허소송을 하거나 미국특허소송에 대비하거나 미국특허분석을 할때 "Confidentiality and the Attorney-Client Privilege"이란 용어를 자주 만나곤 합니다. 미국소송을 자주 경험한 실무자들이야 그 의미와 효과를 이미 알고 있지만 아직 익숙하지 않은 분들도 있고 그 차이를 몰라 종종 실수하거나 오용하기도 합니다. 특히 오해를 자주하는 부분이 Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이입니다. 마침 이 차이를 명쾌하게 설명한 글이 있어서 이를 공유합니다.

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https://lawyerist.com/81438/difference-confidentiality-attorney-client-privilege/

한국 및 미국에 저작권 침해소송을 제기할 때 알아야 하는 것들

저작권은 특허권이나 상표권이나 디자인권과 달리 별도의 등록이나 심사를 거치지 아니하고 창작 시 창작자에게 그 권리가 발생한다. 또한 베른 조약에 의해 체결국내에서 동등한 보호를 받을 수 있고, 대부분의 저작물은 인터넷의 대중화로 전세계에 유포되고 이용되어 저작권의 침해가 발생하는 경우 대부분 한 국가의 침해에 한정되지 아니하고 최종 분쟁타결의 합의에서도 전세계의 이용을 대상으로 하는 것이 일반적이다. 따라서 저작권의 실효적인 보호와 관리는 단순히 우리나라 뿐 아니라 해당 저작물이 이용되고 있는 국가를 포함한 전세계의 보호를 고려하여야 한다. 이에 저작권침해에 관하여 우리나라와 미국은 저작권침해소송에 필요한 법률요건 등에서 몇몇 중요한 차이를 간단히 정리함으로 향후 저작권을 관리하는 데에 도움이 되고자 한다.

1.    저작인격권

저작권인격권은 공표권, 성명표시권, 동일성유지권과 같이 창작자에게 일신 전속하는 권리로 프랑스와 독일에서 처음 저작권의 하나로 인정되어 1928년 베른조약에 포함되었다.

따라서 1) 우리나라는 적극적으로 저작인격권을 저작권의 하나로 보고 보호하고 있다. 그러나, 2) 미국은 베른조약에 가입되어 있음에도 아직도 시각저작물을 제외하고는 저작인격권을 저작권으로 보호하기 보다는 대부분 명예훼손이나 부정경쟁의 한 유형으로 보고 보호하는 경향이 크다. 따라서 미국에서 저작재산권의 침해를 동반하지 않은 표절은 불법행위가 아니라 윤리문제로 접근하고 있다. 미국에서는 저작물에 대한 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차저작물작성권, 저작인접권(실연/음반/방송))을 침해한 경우에 한하여 저작권 침해가 성립된다.

2.    침해소송에서 원고적격

1) 우리나라는 저작권법 제123조에 따라 i) “저작권을 가진 자” 또는 ii) “저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 자”가 침해의 정지를 청구할 수 있다. 따라서 저작인격권의 침해가 발생한 경우에는 저작자(업무상 저작물의 저작자는 법인)가, 저작재산권의 경우에는 저작권의 소유자, 저작인접권의 경우에는 음반제작자 등이 원고 적격이 있으며, 이와 별도로 저작재산권 침해에 대해서는 저작권자 또는 보상금청구권을 가지는 자 등이 손해배상을 청구할 수 있다(동법 제125조). 나아가 저작권법 제2조 21호의 공동저작물에 대한 저작권의 침해가 발생한 경우는 다른 공동저작자의 동의 없이는 침해금지청구를 할 수 없으나 자신의 지분에 대한 손해는 배상을 청구할 수 있다.

2) 한편 미국은 저작권에 대한 “법적인 소유자(legal owner)” 및 “수익권자(Beneficial owner)”는 제3자에 대하여 침해중지 및 손해배상을 청구할 적격이 있으며(17 U.S.C. §501), 공동저작물의 침해에 대해서는 공동저작자 각자가 타 저작자의 동의 없이 소를 제기할 수도 있다.

3.    무형의 표현저작물이 유형물에 고정되어야 하는지

1)    우리나라는 저작권법에 의해서는 보호되는 저작물이 인쇄물이나 DVD등의 유형물에 고정될 것을 요하지 않는다.

2)    그러나 미국에서 연방저작권법으로 보호받으려면 17 U.S.C. §102(a)에 따라 저작물이 유형물(tangible medium)에 고정되어야 한다. 만일 그러하지 못한 경우에는 주저작권법에 따라 보호될 수 있어도 연방법의 보호는 받지 못할 것이다.

4.    저작권 등록의 효과

1)    우리나라는 창작일로부터 1년 이내에 저작권 등록한 경우에는 실명으로 등록된 저작자에 의하여 등록된 저작물을 등록된 창작일에 창작한 것으로 법정추정된다(저작권법 제53조 제3항). 그 외 권리변동에 있어서 대항효를 가지고 있다. 그 외에 침해소송의 제소요건이 아니며 유효추정이나 법정손해배상권 발생요건 등이 아니다.

2)    반면, 미국은 최초 공표일로부터 5년 이내에 등록하면 i) 그 증명서에 기재된 자가 정당한 권리자라는 것과 ii) 저작권이 유효하다는 법정추정을 받는다(17 U.S.C. §410(c)). 나아가 저작물이 침해가 발생하기 전에 등록되었으면 침해 건수당 $750 에서 $30,000, 고의침해의 경우는 $150,000 의 법정손해배상은 물론 소송대리비용을 받을 수 있다.

3)    또한 중요한 것은 미국은 저작권 침해소송의 제소요건으로 저작물의 등록을 요구하고 있다(17 U.S.C. §411(a)). 제소 시 저작물이 등록되어 있어야 하는지 아니면 등록신청만 되어 있으면 족한지에 대해서 다툼이 있으나 최근 제9순회법원은 신청을 제소요건으로 보았다. 물론 i) 저작물이 미국에서 창작된 것이 아니거나, 저작물 등록이 거절된 경우 등은 예외적으로 미국 Copyright Office에 등록되지 않아도 제소가 허용되나 법원마다 그 예외를 인정하는 수준의 엄격함이 달라 제소 시 관할 및 법원 선택과 함께 검토되어야 한다. 한국 저작자에 의하여 한국에서 창작되고 미국에서 최초로 공표되지 아니한 경우가 이에 해당할 것이다.

5.    소멸시효

1)    우리나라는 저작권침해가 발생한 경우, 민법 제766조에 따라 침해를 안 날로부터 3년, 침해일로부터 10년이 지나면 민사상 손해배상을 청구하지 못한다. 침해가 계속되는 경우에 청구할 수 있는 침해금지 청구는 침해가 계속되는 한 위 소멸시효가 연장되는 효과가 있다.

2)    반면 미국 저작권법 17 U.S.C. §507(b)은 그 소멸시효를 “within 3(three) years after the claim accrued”와 같이 3년으로 규정하고 있다. 그러나 소멸시효의 기산점과 관련하여 어떤 법원은 침해일로부터 어떤 법원은 침해를 알았거나 알 수 있었던 날로부터 기산한다. 따라서 어떤 관할법원에 제소하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.

미국소송에서 공판(Trail) 전 변론준비절차(Discovery) 정리(1/3)

미국소송에서 공판(Trail) 전 변론준비절차(Discovery) 정리(1/3)

 

목차 구성 1.     들어가는 말 2.     디스커버리(Discovery)가 특허소송에 미치는 영향 3.     증거공개의 의무(Mandatory Disclosure) 4.     디스커버리(Discovery) 절차의 수단 5.     증언조서(deposition)(FRCP Rule 30) 가. 절차의 일반 나. 증인신문기술 다. 언제 Objection 해야 하는 가? 6.     질문서(Interrogatories), 7.     문서 등의 제출요구(Production of Documents and Things and entry upon Land for Inspection and Other Purpose), 8.     신체 및 정신감정(Physical and Mental Examination), 9.     자백요구서(Requests for Admission) 10.  비밀보호특권 및 비밀보호명령 11.  증거개시요구 불응에 대한 제재 12.  미국 외 한국소재기업에 대한 디스커버리절차의 적용 13.  제3자에 대한 디스커버리 절차의 적용

 

1.     들어가는 말

 

디스커버리(discovery)는 영미법 소송법상의 제도로 재판(Trial)이 개시되기 전에 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 상호 공개를 통해 쟁점을 정리 명확히 하는 제도이다. 디스커버리의 증거개시절차는 당사자가 사실적 정보를 충분히 확보 · 검토함으로써 쟁점을 명료화하고, 소송절차를 간소화시킬 수 있다. 따라서 미국의 디스커버리 절차는 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 스스로 상호 공개하는 것, 즉 증거개시가 핵심이다. 그러나 불리한 증거를 가진 당사자와 이를 요구하는 당사자 사이에서 증거개시의 충돌은 발생할 수 밖에 없다. 이에 미국 연방민사소송규측(FRCP)는 당사자의 증거개시의무와 함께 위반 시 강력한 제재수단을 마련하고 있다.

 

우리나라로 따지면 지금은 사문화된 변론준비절차의 취지와 유사하다고 할 수 있다. 2001년 민사소송 신모델로 도입된 변론준비절차에서 증인신문 및 당사자신문을 제외한 모든 증거조사를 할 수 있었다. 2010년경 본인이 로펌에 재직시절에는 특허침해소송에서 변론준비절차는 필수절차로 운영이 되었었다. 별도의 준비절차실에 모여 비밀 심리되었는데, 그때 특허침해소송사건에 참석하여 특허청구범위의 해석과 증거를 대비하여 특허 침해여부를 열심히 설명했던 기억이 난다. 보통 준비절차기일은 2개월 이내에 1~2회 정도 열렸고 쟁점이 정리되면 바로 변론 기일을 열었었다. 미국의 Discovery 절차는 공판(Trial)이 열리기 전까지 계속되는 보통 1년이 넘게 걸린다는 점을 고려하면 미국특허소송에서 당사자와 재판부가 쟁점을 정리하고 실체적 진실을 파헤치기 위하여 얼마나 많은 노력을 투입하는지를 느낄 수 있다.

 

2.     디스커버리(Discovery)가 특허소송에 미치는 영향

 

미국 특허소송의 80%이상이 공판(trial)이전 단계, 즉 디스커버리 단계에서 화해와 조정으로 사건이 종결된다. 이와 같이 높은 비율의 사건이 디스커버리 단계에서 종결되는 이유는 디스커버리 단계에서 당사자가 보유하고 있는 문서나 컴퓨터 기록이 상대방과 법정에 모두 현출되어 실체적 진실이 낱낱이 발견되기 때문이다. 물론 미국 특허소송의 핵심인 특허청구범위 해석이 소송절차 초기에 이루어지는 것도 크게 한몫을 하게 된다.

 

나아가 공판에 의할 경우 추가로 급증하게 될 소송비용과 일반시민으로 구성된 배심원 판단의 불확실성이 결국 공판까지 않고 당사자가 스스로 화해나 조정을 통해 사건을 종결하게 하는 또 하나의 이유이기도 하다.

 

3.     증거공개의 의무(Mandatory Disclosure)

 

미국 특허소송에서 디스커버리절차는 상대방의 요구나 법원의 명령이 없어도 의무적으로 당사자의 주장과 공격방어방법에 관한 정보를 공개하여야 한다.

 

당사자의 변호사들은 CMC(Case Management Conference) 21일 전에 디스커버리 계획 회의(Discovery Planning Meeting)을 통하여 우선 discovery의 대상이 될 쟁점이 어떤 것이 있는가를 의논한 후 법원에 discovery에 대한 계획서를 14일 이내에 제출하여야 한다((FRCP Rule 26(f)). 회의가 끝난 이후에 당사자들은 스스로 증거를 공개하여야 하는데, 그 방법으로는 14일 이내에 디스커버리 대상 문서 등을 가지고 있는 사람, 당사자간 주장과 공격방법에 사용할 문서의 사본 등을 상대방에게 사전에 공개하여야 하고 [사전증거공개(Initial Disclosure)], 공판 90일 이전에 서면으로 소송에 관여할 전문가 감정인의 인적사항 등을 상대방에게 공개하여야 하며 [감정인공개(Disclosure of Information on Expert Testimony)], 공판 30일 이전까지 공판에 사용한 증인의 정보 등을 상대방에게 공개하여야 한다[사실심리전 증거공개(Pretrial Disclosure)].

 

4.     디스커버리(Discovery) 절차의 수단

 

미국 변론준비절차, 즉 증거와 쟁점을 정리하기 위한 디스커버리(Discovery)의 대표적은 수단은 증언조서(Deposition), 질문서(Interrogatories), 문서 등의 제출요구(Production of Documents and Things and entry upon Land for Inspection and Other Purpose), 신체 및 정신감정(Physical and Mental Examination), 자백요구서(Requests for Admission)의 다섯 가지가 있다(FRCP Rule 26 내지 Rule 36 참조). 증언(Testimony)는 공판단계의 절차이므로 여기서 생략한다.

 

5. 증언조서(deposition)(FRCP Rule 30)

 

가. 절차의 일반

 

(1) 증언조서는 비용이 많이 든다는 단점은 있으나 미국특허소송의 디스커버리 절차에서 사실과 쟁점을 파악하기에 매우 유용하다는 장점으로 기본적인 절차로 사용될 정도로 많이 이용되는 절차이다. 증언조서는 증인(deponent: 피신문자)가 선서를 주재할 수 있는 법률상 자격이 있는 자의 면전에서 선서 후 진술하여 작성하는 선서증언조서로, 증인 자격만 있으면 당사자인지 제3자인지는 불문한다. 보통 제3자가 소송에 자발적으로 증언조서에 임할 여지가 적으므로 강제성을 띄기 위해 법원을 통해 소환장을 발부한다.

(2) 증언조서는 당사자들이 일정한 장소에 만나 직접 증인을 신문하여 그 진술 내용을 조서의 형식으로 기재하는 구술증언조서(oral deposition)와 서면 신문을 통해 답변을 조서에 기재하게 하는 서면질문증언조서(written deposition)가 있다.

(3) 진술자에 대해 양 당사자는 주신문과 반대신문을 할 수 있으며, 신문과 증언은 미국법상 정당한 권한이 있는 공무원 혹은 법원이 지정한 사람 앞에서 이루어져야 하나, 당사자 사이의 합의에 의하여 이를 배제하고 당사자와 진술자, 속기사가 참석한 가운데 신문과 증언이 이루어지는 것이 대부분이다.

 

나. 증인신문기술

 

(1) 미드를 보면 구슬증언이나 공판증언할 때, 일방 당사자의 변호사가 질문을 던지면 상대방 변호사가 “Objection”하는 것을 종종 보았을 것이다. 비밀보호특권에 속하는 내용을 요구하는 경우 등 법적으로 허용되지 않는 질문이나 발언이 있을 때 그 즉시 이의(Objection)하지 않으면 이의를 포기하는 것으로 간주될 수 있다.

 

(2) 증언조서는 공판에서 일어나는 것이 아니므로 증언조서작성 중에서 있었던 이의(Objection)은 모두 증언조서에 기록되어 나중에 다툼이 있을 때 판사가 그 이의에 대한 심리를 하고 결정 한다.

 

다. 언제 Objection 해야 하는 가?

(1) 상대방 변호사가 어떤 질문을 할 때 이의(Objection)를 해야 하는 가?

미국 특허소송경험을 비추어 보면, 부적법한 신문으로 Objection의 대상이 되는 신문은 i) 유도신문(Leading question), ii) 불명확한 신문(Vague and Ambiguous), iii) 광범위한 신문(Question Excessively broad), iv) 긴 설명을 요구하는 신문(Question calls for a free narrative), v) 복합신문(Compound question), vi) 근거가 부족한 진술을 요구하는 신문(Question lacks proper foundation), vii) 전문진술요구(calls for hearsay), viii) 추측이나 의견, 법률적 결론의 요구(Calls for speculation/Opinion/legal conclusion), iX) 비밀보호특권 대상정보의 요구(Calls for attorney-work-product), iiX) 관련성이 없는 진술 요구(Question calls for irrelevant answer), X) 논쟁적 신문(Argumentative question), XI) 반복적인 신문(Repetitious question), XII) 증거로 인정되지 않는 사실을 가정한 신문 (Asuming facts not in evidence), XIII) 위협적이거나 모욕적인 신문(Harassing question), XIV) 반대신문의 범위를 넘어선 신문(Beyond the scope of question), XV) 질문이 아닌 신문(Lacks a question) 등 15가지가 있다.
 

우리나라 변리사는 서면공방에는 능통하나 증인신문기술이 약하다. 변리사 Junior 시기에 반드시 스터디하고 실무를 익힐 필요가 있다.

(2) 유도신문 (Leading Question)

.... 다음 편에 계속

정리하려다보니 욕심만 더 생기고 양이 방대하네요. 3편에 나누어 올리도록 하겠습니다.

 

다음 편에서 각각의 부적법한 신문을 설명하고 특허침해소송에서 피고의 대표자에 대한 신문과정을 가정하여 예를 들어보겠다.

 

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