소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성에 관한 한국, 유럽, 일본의 실무 차이 연구

소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성 (발명 성립성 또는 대상성)에 관한 한국, 유럽, 일본 법령과 심사기준, 그리고 사례를 비교하여 요약하였습니다. 

~Software, ~Data, ~Model 청구항 형식에 대한 유럽특허청과 일본특허청의 적경성 인정 사례를 비교한 내용도 넣었습니다.

관심이 있으신 분은 아래 링크에서 다운 받으시기 바랍니다.

[SW발명의 적격성에 대한 한국,유럽,일본 실무 비교연구]

[참고자료]

1) 각국 특허심사기준과 핸드북

2) 관련 심결과 판결 선례 일부

3) 유럽특허청과 일본특허청 심사관들이 공동으로 연구한 "컴퓨터구현발명/소프트웨어관련 발명에 대한 비교 연구 보고서" (2018)

4) 우리나라 특허청이 발간한 "인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT) 서비스 발명의 IP5 특허요건 비교 연구 보고서" 

5) IPDaily 특허포차 및 개인 블로그

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상)

지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템 “다부스(DABUS)”를 발명자로 인정하되 그 권리는 인공지능시스템에 귀속하지 않고 “다부스(DABUS)”의 소유자인 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사에게 귀속시켰다. 이러한 판결은 인공지능(AI) 시스템에 의한 창작물의 특허보호에 대한 논쟁을 가속화시키고 있다.

 

IPDaily컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

사실 호주 연방법원의 판결은 인공지능을 발명자로 인정하여 인공지능에 의한 작업물을 특허제도의 보호대상으로 끌어들이면서도, 그 발명에 대한 권리주체는 전통적인 법리에 따라 인공지능시스템의 소유자인 자연인이나 법인에게 귀속시키도록 하였다.

인공지능 기술의 발달로 인간이 인공지능을 도구로 창작활동을 하거나 인공지능의 작업물을 선택하여 유용한 발명으로 발전시키는 경향이 가속화되고 있는 현실 속에서, 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지 아니면 인간이 기계의 도움을 받아 창작한 것인지 여부를 판단하기는 어렵다.

호주연방법원의 판단은 이러한 현실적인 난제를 효율성과 투자보호측면에서 해결해보려는 것으로 생각할 수 있다.

그러나 인공지능기술의 발명자에게 그 발명기술에 대한 특허권을 허락하지 않는 대신 (포기하는 대신), 인공 생성물에 대한 특허권을 던져준 것은 아닐지 걱정스런 생각을 지울 수 없다. 사실 이것이 더 무섭다. 점점 발명자들은 인공지능을 구현하는 기술은 노하우로 숨기고 그 인공지능으로 만든 생성물만 출원하는 경향을 보일까 우려스럽다.

특허제도는 인간의 지적노동의 결과물인 창작에 대한 권리, 즉 자연권을 법률로 보호하고 인간의 창작활동을 자극하여 기술발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위해 설계된 제도이다. 이러한 특허제도 아래에서는 인공지능(AI) 시스템이 만들어낸 생성물을 보호한다는 것을 선뜻 동의하기 어렵다.

기계는 도구일 뿐 기계에 의한 생성물은 인간의 지적노동의 결과가 아닐 뿐 아니라 처음부터 창작하도록 프로그램된 인공지능(AI) 시스템이 보상을 통해 창작활동이 자극 받는 것도 아니기 때문이다.

이론적으로 특허제도는 인간의 지적노동의 결과물만을 보호하는 것이 타당하다. 그런데, 현실적으로 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지를 구분하는 것이 어려워지고 있다. 이를 구분할 수 있는 기술이 등장하지 않는다면 어떻게 인간의 지적노동의 결과물만을 특허로 보호할 수 있는지 의문이 든다.

이점에서 미국의 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 활용할 만하다. 미국은 특허를 출원할 때 발명자를 자연인으로 특정하고 그 발명자가 진정한 발명자라는 선서진술서(affidavit)를 제출하도록 하고 있다. 발명자는 특허명세서를 읽고 그 발명에 대해 자신이 진정한 발명자임을 진술하는 선언서에 서명을 해야만 한다. 선언서가 없는 특허는 무효다.

참고로, 미국 발명자의 선언서(§115(a))의 양식을 보면 “선언서나 진술서에 고의적 허위 진술(willful false statement)이 있으면 18 U.S.C. (연방형법) §1001 규정에 따라 벌금 또는 5년이하의 징역에 처해질 수 있음을 인식한다.” 라는 경고문도 들어간다.

우리나라 특허법도 거짓으로 특허청을 속여 등록받는 행위를 거짓행위의 죄(동법 제229조)로 형사처벌하도록 하고 있다. 따라서 특허출원 시 발명자 선언서나 진술서를 제출하게 하면, 악의적으로 인공지능이 창작한 발명을 자신의 발명으로 둔갑하는 행위를 억제할 수 있다. 이렇게 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 운영하면 출원발명이 인간의 창작물인지 아니면 인공지능의 창작물인지에 대한 고민에서 상당부분 벗어날 수 있을 것으로 기대한다.

다만 특허출원발명이 누구의 발명인지는 사실심리에 기초한 법률판단사항이란 점을 감안하여 출원이 계속 중이라면 출원인이 특허청에 누가 발명자인지를 심리해줄 것을 요청하는 제도를 도입하는 것이 바람직하다. 악의가 아니라면 그 결정을 통해 발명자를 수정할 수 있는 기회를 부여하여야 선의의 피해자가 발생하지 않을 것이다. 이 제도를 통해 인공지능에 의한 창작물인지 아니면 자연인에 의한 창작물인지도 함께 판단받을 수 있고 등록전에 발명자권의 하자를 치유받는 길이 열릴 것이다.

이제 인공지능 구현기술의 보호와 그 생성물에 대한 논의로 다시 돌아가 보자.

창작하도록 프로그램된 AI 시스템이 특허제도에 의해 창작의 동기가 자극 받을 것을 기대하기는 어렵다. 따라서 특허제도의 본질을 생각해보면 인공지능(AI) 시스템이란 기계에 의한 '생성물'을 보호할 것이 아니라 그 창작행위를 하는 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 "기술"을 보호하여야 한다.

인간과 달리, 인공지능시스템의 창작은 창작의 의지나 동기와 상관없이 이미 정해진 프로그램에 의해서 이루어진다. 다만, 창작하는 인공지능(AI) 시스템을 만들려면에 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋이 필요하고 인공지능 시스템이 창작활동을 하려면 목적에 맞게 처리된 빅데이터셋이 필요하다. 따라서 현대에 들어 데이터셋은 정제된 석유에 비유되곤 한다.

현재 기술 수준에서는 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋은 인간의 지적 노동 영역이고 그 결과물을 만들어 내기 위해 엄청난 투자가 필요하다.

※  특허제도, 즉 인간의 창작물을 보호하는 제도 아래에서는 창작의 도구는 자유이용을 보장하고 인간의 창작은 강하게 보호하는 체제를 근간으로 한다.

따라서 전통적인 인간 창작물과 달리 그 인공지능의 생성물은 자유이용을 보장하되 오히려 창작을 촉진할 창작의 도구, 즉 데이터 셋은 보호할 필요성이 생긴다. 

     [IPDaily 특허포차] 인공지능분야 특허 심사실무 가이드(하)

물론 MINT와 같은 학습데이터의 단순한 샘플은 학습기술에 대한 창작의 도구로 자유이용이 보장되어야 한다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 특허는 논리적으로 인공지능에 의한 생성물을 자유이용의 영역에 두는 것이 자연스럽고 타당하다. 

인공지능에 대한 투자와 기술개발의 촉진은, 딥-런닝과 같은 인공지능의 "기술"을 특허로 보호하고, 인공지능을 만드는 도구나 소재 중 인간의 지적노동이 들어간 창작적 선택물을 특허로 보호하는 것만으로도 충분히 달성할 수 있다. 

이를 특허제도에서 어떻게 보호할지에 대한 논의가 필요하다. 이를 포기하고 인공지능의 생성물을 보호하게 된다면 인류는 창작하는 기계를 만들어 내는 데만 몰입하게 되어 결국은 영화 터미네이터 속 스카이넷을 마주하게 될 수 있다.

데이터 마이닝과 분석을 포함한 딥런닝과 같은 기술을 특허로 보호함에 있어서 발목잡기는 없는지 들여다 보아야 한다.

역사를 돌이켜 보면 특허의 대상은 물건에서 시작하였다. 그래서 지금도 발명이란 용어와 발명품이란 용어가 동일하게 사용되기도 한다. 

때문에 특허는 청구항 말미가 물건이거나 방법으로 기재되지 않으면 특허의 대상이란 첫 관문을 통과하지 못한다. 청구항 말미를 컴퓨터프로그램이나 데이터로 기재하면 첫 관문조차 통과하지 못한다. 그 내용이 어떠한 기술적 창작인지는 따지지도 않는다. 이점은 개선되어야 하지 않을 까 생각한다.

<참고> 소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다. 

Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO

특허의 대상은 “기술적 사상”이라서 결국은 유체물에 사용될 때 그 유용성과 실용성이 나타난다. 때문에 미국에서 방법(Process)을 특허의 대상으로 허용하였지만 여전히 특허의 보호대상, 즉 보호대상이 되는 실시의 유형은 유체성을 벗어나지 못하였다.

따라서 현재는 컴퓨터프로그램을 특허 받기 위해서 물건의 발명으로 청구하거나 하드웨어를 구성요소로 사용한 소정의 프로세스(process), 즉 방법으로 청구하여야 한다. 

그러나 컴퓨터프로그램은 청구항에 하드웨어를 구성요소로 사용하지 않더라도 그 본질 상 컴퓨터란 하드웨어에서 구현될 수 밖에 없다. 이 점을 고려하면 SW발명이 하드웨어를 구성요소로 하였는지보다는, 현실의 세상에 어떤 "유형적" 변화를 유용하게 줄 수 있는 기술적 사상(concrete concept)의 창작인지가 등록요건의 핵심이 되어야 할 것이다.

인공지능기술이라고 다르지 않다. 딥러닝과 같은 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 SW기술은 컴퓨터에 구현되는 것을 전제한다. 컴퓨터 (라우터 역시 컴퓨터의 일종이다)와 분리해서는 실행되거나 저장 또는 전송될 수 없다. SW를 구현하는데 물건에 의존하지 않는 것은 존재하지 않는다. 

따라서 기술적 사상을 특허의 보호대상으로 할지를 따지면서 굳이 물건의 유체성에 한정해야 하는지 의문이다. 오히려 따져야 하는 것은 기술적 사상의 창작인지 아니면 누군가에게 독점하게 하면 안되는 창작의 도구나 소재인지가 아닐까?

특히 방법 발명이 물건에 구현되어 이용되기는 하나 그 방법특허의 대상을 물건에 사용되는 방법으로 한정하고 “사용”의 의미가 방법의 목적을 구현하는 행위로 정의되면, 현행 법문은 실시유형을 물건으로 한정하여 법정한 것과 다르지 않다. 결국 미래 다양한 실시유형을 포괄하기는 어렵다.

※     사용(使用) : 일정한 목적이나 기능에 맞게 씀.

특허법 제2조 (정의) 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

따라서 각각의 발명이 구현된 물건(발명품) 하나 하나에 적용되는 특허법 제2조의 실시행위 정의조항에 『발명을 이용하는 행위』를 추가하여 “발명”이라는 기술적 사상의 실시유형을 일반적으로 적용할 수 있도록 허용하는 것은 어떨까 제안해본다.

※ 이용(利用) :   1. 대상을 필요에 따라 이롭게 씀.   2. 다른 사람이나 대상을 자신의 이익을 채우기 위한 방편(方便)으로 씀.

※ KIPNET "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일 참고

[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]

기술적사상의 창작물에 대해 특허 대상을 확대하더라도 특허권자에게 지나치게 많은 영역에 대해 독점.배타권을 주는 것은 아닌지를 걱정할 필요는 없다.

창작의 소재와 도구는 여전히 특허의 대상에서 배제하여야 하고, 어차피 특허침해를 금지하거나 손해배상을 산정할 때는 발명이 구현된 물건성을 벗어나기 어렵기 때문이다.

권리행사의 대상은 물건성의 제한이 주어질 수 밖에 없으므로, 발명의 “이용(利用)”이란 실시유형을 도입하여 그 유형이 어떠하든 발명이란 기술적사상이 저장 또는 사용, 전송, 이전, 판매 등의 행위를 모두 포함하게 되더라도 당사자간 구체성을 넘어 추상적인 권리행사가 허용되지는 않을 것이다.

딥런닝과 같은 인공지능에 관한 기술과 별개로, 인공지능의 생성물에 대한 보호에 대한 논의는 다음편에서…

[인공지능 생성물의 등록을 통한 공지 제도와 이를 촉진하기 위한 정액 보상 제도 등등]

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)

Post COVID-19 , 제4차 산업혁명의 CPS시대에 적합한 특허보호대상 확대에 관한 고민

2020. 11. 19. 지식재산위원회 KIPnet 컨퍼런스 발표자료와 토론 및 서면질의답변내용, 분과토론내용을 담아 개정방향을 제안해보았습니다. 링크 자료에는 사내변리사회 세미나 자료로 업데이트하여 좀더 상세한 내용을 담았습니다. 

총 125 pages (16 MB)

이제 학계와 법조계. 산업계 전문가분들과 정책기획 리더분들과 입법기관에서 table에 올려놓고 집중적으로 논의해주시면 좋겠습니다. 저의 역할은 여기까지인 듯 싶습니다.

제목 : Post COVID-19 , 제4차 산업혁명의 CPS시대에 적합한 특허보호대상 확대에 관한 특허법 개정안 제언 (2020.11.19)

CPS시대 특허대상범위확대 사내변리사 세미나(2020.12.07)

Ⅰ. 서론

 

특허는 발명자가 기술적 사상을 발명하고 명세서를 제출하면 기술이 공개되고 국가는 특허요건을 심사하여 요건이 충족되는 경우 일정기간동안 배타적 재산권을 부여하는 것으로, 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다 (특허법 제1조(목적)).

이와 같이 특허제도는 청구항에 기재된 발명은 배타적인 재산권으로 보호하여 사유화함으로 R&D에 대한 투자를 유인하고 권리행사를 통한 이익의 공유와 재분배를 실현하도록 하고, 명세서에 기재된 발명은 누군가의 독점을 막고 공중이 자유롭게 이용하도록 공개하여 공유재산 화함으로 오픈 이노베이션을 독려하도록 설계되어 있다. 이와 같이 두 마리 토끼를 잡도록 설계된 특허제도를 제대로 이용한 미국과 같은 선진 국가는 역사적으로 투자가 집중되고 기술발전과 산업발전이 촉진되어왔다.

하지만 4차 산업혁명시대의 도래 및 코로나 19로 인한 비대면 산업의 활성화에 따라 산업구조와 시스템에 혁신이 일어나고 있으며, 이러한 혁신에는 막대한 R&D 투자가 필요하고, 데이터가 주된 발명의 요소로 사용되고 있지만, 현행 특허법으로 보호되는 범주로 판단받기 어려워 특허제도를 충분히 활용하지 못하는 것이 현실이다.

특허대상이 기존 1~2차 산업혁명의 재화나 서비스를 생산하는 사업. 농업ㆍ목축업ㆍ임업ㆍ광업ㆍ공업을 비롯한 유형물(有形物)만을 보호하던 것에 머물지 않고, 3차 산업혁명시대의 서비스업으로 변화에 따라 방법발명이 정의되었던 것처럼(아직도 일부 서비스업은 산업의 영역에 포함되는지에 대한 논란이 있다), 시대의 변화에 맞추어 4차 산업혁명 기술의 보호를 위한 변화가 필요하다

이러한 취지에서 2020년 국가지식재산네트워크(KIPnet) 보호분과는 ‘포스트 코로나 19 언택트 시대에 발맞춘 특허법 개정방안’을 주제로 이해관계자들의 의견을 청취하고 쟁점 및 개선방안에 대한 의견을 교환하는 자리를 가졌다(서면회의 2회, 대면회의 3회, KIPnet 컨퍼런스 1회). 아래에서는 이러한 논의들을 통해 최종 수렴된 의견들을 세부적으로 검토하고 정책화

방안에 대해 검토하고자 한다.

 

Ⅱ. 현황 및 쟁점

1. 배경

2018년 노벨 경제학상을 받은 로머 교수의 논문과 연구 결과 “특허는 기적을 낳는 물품”이라고 하였는데, 혁신적 아이디어를 개발하는데 필요한 비용이 많이 들고 연구개발을 장려하기 때문으로 강력한 특허권은 지속적인 경제성장을 위해 필수적인 것이라고 밝혔다 (Gloval Policy Watch, COVINGTON). 또한, 강력한 특허 보호는 혁신자들이 그들의 지식재산을 공유하게끔 적절한 보상을 받도록 돕고, 그 과정에서 기술적 진보를 통한 기업의 혁신성장과 전반적인 경제발전을 추진할 수 있다고 하였다.

만약 누군가가 땅을 어렵게 개간하고 과일나무를 심어 탐스런 열매를 수확하였을 때 이를 울타리로 보호해주지 않는 다면 그 탐스런 열매를 본 다른 누군가가 어렵게 땅을 개간할지 의문이 든다. 그냥 다른 사람의 과수원에 들어가 손쉽게 열매를 따먹을 것이 뻔하기 때문이다. 남의 과일을 보고 서로 서로 앞다투어 땅을 개간하고 과일나무를 심을 때 비로써 관련 산업이 폭발적으로 일어나는 것이 아닐까 생각해본다.

이는 제약·바이오산업에서도 확인할 수 있는데 신약 1개가 나오기 위해서는 1만개의 후보 물질을 검토하여야 하며, 후보 물질을 찾더라도 전임상 시험(동물 시험)과 임상시험을 거쳐야 하는데 이러한 과정에서 실패 확률도 높다. 이로 인하여 많은 시간과 비용이 소요되지만 특허가 없으면 누구나 약을 복제하여 사용할 수 있어 연구개발 및 투자가 이루어질 수 없다. ‘98년도 세계 500대 기업순위 통계에서 머크社와 화이자社가 상위 10위권에 랭크되고 (파이낸셜 타임스'誌가 선정한 98년도 세계 500대 기업순위 통계에서 머크社와 화이자社가 상위 10위권에 랭크되었는데 제약부문의 전체 시장규모는 1조1,500억달러에 달한 것으로 집계), 플리바(Pliva)는 화이자와 특허권 라이선스 이후 97년의 18위에서 크게 뛰어올라 98년 7위로 도약했는데 이러한 제약기업의 약진은 특허 보호의 효과를 입증하는 자료로 볼 수 있다.

현재 우리는 제4차 산업혁명 시대의 도래 및 코로나 19 팬데믹으로 인해 급격한 비대면 생활로 전환되는 등 로 기술 및 산업에 많은 변화가 예상되는 바, 현행 특허의 보호대상과 특허로 배척할 수 있는 실시행위 등을 검토하고 적절한 방안을 수립하여 우리기업의 혁신성장과 경제발전을 모색할 필요가 있다.

 

2. 특허대상의 확대의 유용성

최근 도래하고 있는 4차 산업혁명의 핵심은 데이터이다. (공학저널(2020.3.4.)등 이러한 데이터로 네트워크 상 유통 축적되는 디지털 정보가 폭발적인 증가하고, 국경을 초월한 재화 및 서비스 유통의 기반 형성되어 스마트 혁명을 촉진할 것으로 예상되고 있다. 또한, 서비스 운용 기업 및 이용 기업에서 다양한 데이터 수집, 생성, 축적은 물론 이를 분석하여 상품기획, R&D 과제선정, 지능형 R&D 플랫폼구축 등에 활용할 것으로 예측된다.

또한, 데이터를 활용한 빅데이터 산업에 기술표준화가 진행되고(ITU-T, ISO/IEC JTC 1, ODCA, W3C, ODI, OMA 에서 표준화 추진 중 (TTA Journal Vo. 182), 빅데이터 산업이 IT전체 산업의 성장보다 6개 더 빠르게 성장할 것으로 예상(Internet Data Center 2015)되며, 빅데이터 산업 시장규모가 2016년 280억 달러에서 연평균 11.1%성장하여 2022년에는 710억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.(Wikibon, SiliconANGLE; Statista estimates and reported by Statista)

데이터는 빅데이터 산업 뿐 아니라 인공지능(인공지능)산업과도 밀접한 관계가 있는데 데이터를 활용하여 인공지능을 학습시킴으로서 다양한 산업의 예측과 진단에 활용 할 수 있으며, 이러한 산업은 급격한 발전이 예상되어 인공지능이 2030년에 글로벌 경제에 15.7조 달러 (14% 증가) 정도 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. (PwC Analysis)

이렇게 제4차 산업혁명을 주도하는 기술들은 산업 간 융복합의 요인과 빅데이터의 처리량 등으로 어마어마한 투자가 필요하다. 누군가의 연구개발 결과물을 보고 그냥 마음대로 사용할 수 있다면 누가 먼저 그러한 연구 개발에 투자를 할 것인가 자문해보아야 한다.

그렇다고 창작의 도구인 데이터와 실험데이터 등을 전면적으로 누군가의 독점적인 재산권으로 보호하자는 취지는 아니다. 여전히 창작의 결과물은 재산권으로 보호하되 창작의 도구와 소재는 자유이용이 보장되어야 한다. 데이터라도 창작의 결과물일 때 독점 배타적 재산권으로 보호하자는 것이다.

인공지능의 학습에 사용되는 데이터세트는 누군가의 노력과 투자에 의해 가공되어야 한다. 학습용 데이터세트는 인공지능학습 알고리즘(기술적 사상)의 핵심인 상관관계가 내재되어 있다. 이러한 상관관계의 이해는 인공지능의 블랙박스를 이해하게 하는 핵심이다. 따라서 최적의 인공지능학습은 누군가에 의해 또는 어떠한 알고리즘에 의해 정교하게 가공된 학습용 데이터세트와 직결되어 있다. 이러한 점에서 학습용 데이터 세트는 정제된 석유와 같은 핵심 자원으로 성장할 것으로 전망된다.

"데이터"와 "인공지능" 관련 기술은 "컴퓨터프로그램"으로 구현될 수 있고 컴퓨터프로그램관련 기술을 기반으로 하고 있다. 

그러한 "컴퓨터프로그램"은 컴퓨터나 네트워크 장치라는 하드웨어 없이는 구현되지 않는다. 컴퓨터 프로그램은 본질적으로 컴퓨터 등이란 하드웨어를 필수적으로 사용하여야 기술이 실현된다고 전제된다.

나아가 그 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 기술적 사상은 현대에는 달나라에 로켓을 쏘아 올릴 때와 달리 아무것도 할 수 없는 깡통의 컴퓨터나 네트워크 장치를 특수목적의 장치로 탈바꿈해준다는 유용성을 가지고 있다. (현대의 컴퓨터 프로그램에 담긴 기술적 사상은 1969년 단순히 미사일의 궤도 공식을 계산하는 도구가 아니다. 오히려 아무것도 할 수 없는 전자회로를 원하는 목적으로 활성화하여 확실하게 특정 기능을 수행하는 장치로 탈바꿈해주는 수단이다.)

따라서 컴퓨터프로그램이 “컴퓨터를 실행하는 명령에 불과”한 것이므로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니라는 기존의 획일적인 판단이 제4차산업혁명의 시대에도 합리적으로 받아들여질 근거인지 다시 생각해보아야 한다.

 

3. 발명의 대상에 관한 비교법적 고찰

일본과 한국을 제외한 대부분의 국가는 “발명＂에 대한 정의를 두고 있지 않다. “발명”이란 용어 자체가 갖는 의미에서 “기술적 해결수단을 제공하는 기술적 사상의 창작”으로 이해한다. 그리고 구체적인 사건에서 판례의 해석에 맡기고 있으며 반드시 특허대상이 되지 않아야 하는 것들을 구체적으로 불특허대상으로 법정하기도 한다.

역사적으로 대부분의 국가는 발명의 정의를 판례의 해석에 맡기고 있다. 미국은 특허적경성에 대한 최소한의 법규정만을 두고 산업과 경제 환경에 따라 특허적격성의 인정범위에 변화를 허용하였다. 1969년 아폴로 11호를 달에 착륙시키던 시절에는 컴퓨터프로그램은 수학규칙 수준이란 점이 반영되어 컴퓨터 프로그램의 특허성을 부정하였으나 개인 컴퓨터가 대중화되기 시작한 시절에는 컴퓨터프로그램의 특허적격성을 인정한 판례가 나왔고 인터넷이 대중화되기 시작한 시점에는 다양한 서비스 산업의 활성화에 발맞추어 컴퓨터로 구현한 영업방법발명에 대한 특허적격성을 인정한 판례가 나왔다.

미국은 판례에 의해 비록 법문에 규정하지 않았지만 누군가에게 독점을 시키면 오히려 과학발전에 장애가 될 수 있는 “과학기술의 기본 도구”와 같은 것들은 사법적 예외라고 하여 특허의 대상으로 허용하지 않고 있다. 반면 유럽연합은 법문에서 특허의 대상이 되지 않는 발명을 구체적으로 나열하고 있다.( EPC 제52조 특허대상 (발명)을 적극적으로 정의하지 않고 특허대상이 아닌 것을 소극적으로 규정)

그러나 최근 전세계의 국가들은 그동안 사법적 예외나 불특허사유에 대한 형식적 심사에서 벗어나기 위해 가능한 개정 방안을 앞 다투어 검토하고 있다.

4차 산업 관련기술에 대해 더욱 자세히 살펴보면 미국 특허법 제101조는 프로세스(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 합성물(composition)을 포함하되 프로그램은 물건의 범주에 들어가지 않는다. 이러한 규정은 제2차 산업혁명 당시는 태양아래 사람이 창안한 유용한 아이디어는 모두 특허의 대상이 된다고 평가할 정도로 광범위한 것으로 평가 되었으나 점차 제3차 산업혁명을 거쳐 제4차 산업혁명에 이르자 그러한 평가는 무색하게 되었다.

미국 역시 개인 컴퓨터가 대중화되면서 컴퓨터 기록매체에 저장된 프로그램은 기록매체라는 물건의 한 유형 법정 범주 보고, 데이터는 기록매체(물건) 청구항으로 기재하는 경우 특허의 대상으로 인정하기 시작하였다. 그러나 법문상 특허대상의 범주가 제한되어 있다는 한계로 데이터에 임베디드된 신호 (In re Nuijten, 500 F.3d 146, 1348-50 (Fed. Cir. 2007) 이에 대해 미국 USPTO MPEP가이드에 따르면 데이터를 갖는 전기적 신호 중 일시적인 “전기 또는 전파 전송”은 인간이 만든 물질적 지만 (즉, 물건성은 인정되지만), 미국 특허법 제101조에서 정한 “법정 범주”에 형식적으로 속하지 않아 특허대상이 아니라는 점을 우회적으로 비판하고 있다) 및 화상처리 시스템에 사용된 프로파일(profile) 등은 특허의 대상으로 보지 않았다.

비록 특허대상이 되는 범주에 대한 입장은 변함이 없지만 소프트웨어의 특허적격성의 인정에 소극적이게 한 미국 Mayo/Alice 판결의 한계를 벗어나고자 미국 특허청은 2019년 특허적격성 기준을 업데이트 하면서 소프트웨어 특허가추상적 아이디어로부터 출발한 경우라도 ‘발명적 개념’을 부가한 경우는 물론 ‘실용적인 적용’ 역시 특허적격성 인정 사유로 도입 (주요내용 : ①청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 여부를 확인하고, 만약 명시한 경우에 사법적 예외가 실용적인 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단, ② 컴퓨터 관련 35 U.S.C. §112(f) 기능식 청구항의 새로운 가이드)하였고, 판례는 컴퓨터 관련 기능식 청구항의 새로운 해석의 여지를 가져오고 있다.

또한, 최근 특허 적격성 판단 시, ①특허 청구발명 전체를 고려해야하고, ②사법적 예외 (judicial exception)를 들어 특허적격을 부정할 수 없도록 규정하며 ③ ‘실용성(practical utility)’ test 도입하기 위한 US 101 Subject matters 확대 개정안 발의를 하려는 입법부의 움직임이 있어 4차 산업기반 기술보호를 위한 노력을 하고 있다.

나아가 최근 상원 및 하원의원들 사이에 민주당 의원이든 공화당 의원이든 가릴 것 없이, 포스트 코로나19 시대에서 특허적격성(patent eligibility)에 대한 법률문제의 중요성을 인식하고, 미 의회가 당장 특허 대상성에 관한 법 규정을 전면적으로 고치기 어렵다면 최소한 진단 방법에 대한 일시적인 수정안을 반드시 찾아야 한다고 입장을 표명하기에 이르렀다. (다만 미국의 특허적격성 관련 특허법 35 U.S.C 제101조에서 정한 특허대상 범주(는 제2차 산업혁명시대에 맞추어 설계되었다는 비판을 받고 있다. 미국은 법문에 방법(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 또는 조성물(Composition)만을 특허의 대상으로 한정하였으나 당시 산업화 초기에는 방법(Process)을 특허의 대상으로 인정하고 그 범주에 속하는 것중 어느 것(any)이라고 확장하여 특허의 대상은 제한 없이 인간이 만든 태양아래 어떤 것이든 특허의 대상이 되는 것으로 평가되었다.)

 

4. 우리나라 발명의 대상 등의 한계

현재 우리나라를 포함한 대부분의 국가에서 컴퓨터프로그램 관련 발명이 전면 거절되는 것은 아니다. 컴퓨터프로그램, 소프트웨어, 알고리즘 자체를 특허의 법정 범주로 인정하지 않고 있으며 또 청구항 전체로 보아 그러한 것 들은 발명으로 인정하지 않는다. i)발명의 범정 범주는 청구범위의 형식적 기재사항에 의해 판단하고 ii)발명의 대상으로 할지 여부는 발명이 자연법칙을 이용한 기술적 사항인지를 기준으로 판단하고 있다.

1) 발명의 범주와 관련하여 우리나라는 발명대상을 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’으로 정의하고 있을 뿐 법문에 발명의 범주에 대한 제한은 없다. 그러나 특허 대상이 되는 발명의 범주를 발명의 실시행위에 대한 정의에 맞추어 해석에 의해 제한하고 있다. 우리나라 특허법 제2조는 특허법상 “실시”를 (i)물건, (ii)방법 또는 (iii)물건을 생산하게 하는 방법으로 정의하고 있고 이에 맞추어 해석상 특허로 보호하는 범주를 한정하고 있다.

이를 근거로 특허청구항의 말미가 어떻게 기재되어 있는지를 중심으로 형식으로 먼저 심사하고 다음으로 청구항에 기재된 발명이 특허법 제2조에 정한 발명의 정의에 합치하는 지를 심사한다. 따라서 현재는 발명의 정의가 아닌 실시행위의 정의에 따라 2차 산업의 주요 생산품인 물건과 3차 산업의 방법발명으로 제한하고 있다. 청구항 말미에 “컴퓨터프로그램”이라고 기재하거나 “데이터”라고 기재하면 등록이 거절된다.

2) 특허법상 발명인지여부와 관련하여 판례와 실무는 특허법상 발명의 정의‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’ 에 따라 해석상 정보의 단순한 제시나, 자연법칙 이외의 경제법칙, 게임규칙 그 자체, 수학공식, 인간의 정신활동은 자연법칙을 이용하지 않는 것으로 본다. 다만 일부 자연법칙을 이용하지 않는 부분이 있어도 청구항 전체로 보아 자연법칙을 이용한 것인지를 기술의 특성을 고려하여 판단한다.

특히 “컴퓨터프로그램”은 하드웨어 자원을 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 발명의 대상으로 인정한다. 소프트웨어 청구항에서 i)단순히 알고리즘만을 기재하지 않고 소프트웨어와 하드웨어와 협동하여 정보를 처리하고 있는가? ii)구현 수단의 행위를 주체를 사용자가 아닌 컴퓨터의 하드웨어적 요소로 대체하고 있는가? iii)해결수단을 소프트웨어와 하드웨어가 협동하는 구체적인 수단으로 청구하였는가를 기준으로 판단한다.

좀 더 나아가 인공지능 발명을 예로 들면 인공지능 관련 발명은 ㈀데이터를 수집하고, ㈁데이터 전처리 후 ㈂학습 모델을 만들고 ㈃모델을 구축해 서비스하는 단계로 크게 나눌 수 있는데 먼저 이러한 발명이 특허를 받기 위해서는 ①자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 고도한 것인지 검토가 필요하며, ②해당 발명이 물건인지 방법인지 또는 물건을 생산하게 하는 방법의 발명에 포함되는지 살펴보아야 한다.

상기 ①, ②요건을 만족하더라도 ③하드웨어와 결합되어 구체적으로 실현되는지를 검토하여야 하며, 마지막으로 ④발명에 대한 명세서 작성 시, 발명의 설명에 인공지능 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 기술상식에 근거하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 하는데, 인공지능 관련 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i)그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단, (ii)발명의 기술적 과제 및 그 해결수단 등이 명확히 이해될 수 있도록 발명에서 구현하는 인공지능 기술에 관한 구체적인 내용을 기재하여야 한다.

이때 발명의 설명에서 인공지능 관련 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단으로 입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계를 구체적으로 기재하고 있지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 판단될 여지가 충분하다.

여기서, 입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있는 경우란 (i)학습데이터가 특정되어 있고, (ii)학습데이터의 특성 상호간에 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 상관관계가 존재하며, (iii)학습데이터를 이용하여 학습시키고자 하는 학습 모델 또는 학습 방법이 구체적으로 기재되어 있고, (iv)이와 같은 학습데이터 및 학습 방법에 의하여 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 학습된 모델이 생성되는 경우를 의미한다.

한편 빅데이터 및 인공지능 발명을 포함한 컴퓨터프로램 관련 발명은 특허법제2조에 정의된 실시행위에 한정하여 권리를 행사할 수 있고 보호된다. 특허법제2조의 실시행위의 정의는 제2차 산업혁명의 시대의 태양에 맞추어 설계되어 있다. 이러한 제한이 제3차 산업의 실시양태와 맞지 않음을 인식한 많은 선진국가들은 이미 오래전 법 개정 또는 판례의 해석으로 그 범위를 확장하고 있으며 그럼에도 발생하는 입법공백은 간접침해 규정의 확대로 풀어가고 있다.

그러나 우리나라는 일본의 입법기술을 답습하였음에도 일본에서도 개정과정에서 넘어간 프로그램을 물건으로 볼 수 있는지에 대한 논쟁에 휘말려 한걸음도 나아가지 못하고 있다.

창작의 결과물이자 창작의 도구로 사용되는 컴퓨터 프로그램과 학습데이터의 경우 이를 간접침해로 보호하는 것이 바람직할 수 있음에도 우리는 아무것도 하지 못하고 있다.

 

5. 제안의 방향

1) 발명이란 자체 의미의 회복

“컴퓨터프로그램”에 담긴 “기술적 사상”은 이러한 자연력(전기신호)를 이용하여 전기신호를 제어함으로 연산논리장치를 구체적이고 확정적인 특정 목적의 기능을 수행할 수 있는 장치로 바꾸어 주는 아이디어이다. 특허제도는 ‘발명’이란 용어로 자연력을 지배하여 사용할 수 있는 기술적 사상을 정의 하고 있지만, 시대의 변천에 따라 기술적 사상은 다양한 모습으로 창안될 수 있다. 이러한 발명적 사상을 보호하는 입법 취지에 맞는 방법을 찾아야 한다.

2) 범주의 제한 확대

엄밀하게 말하면 현행 특허법에 법정 범주에 대한 제한규정은 없고, 특허법 제2조 실시의 정의조항에 따라 해석에 의해 제한하고 있다.

특허발명의 실질은 청구항의 말미가 어떤 명칭과 형식으로 작성되었는지가 중 요한 것이 아니라 청구항에 기재된 실질적인 내용이다. 예를들어 프로그램을 사용한 장치로 청구항을 기재하여도 컴퓨터의 메모리 등 저장매체에 저장된 컴퓨터프로그램을 실행하거나 그 과정에서 컴퓨터의 메모리 등 저장매체에 복제되는 과정에서 기술적 사상이 사용되지 않는다면 특허로 보호하지 않는 것이 옳으며 형식적인 표현이 아닌 해석에 의해 발명의 범주를 제한하지 않는 방법을 찾아야 한다.

3) 하드웨어의 결합의 주변구성 요건화

현재 컴퓨터프로그램 관련 발명은 소프트웨어와 구체적으로 협동하는 하드웨어 자원을 구체적인 직접적인 구성요소로 기재하여야 특허의 대상이 된다. 그러나 앞에서도 설명한 바와 같이 컴퓨터프로그램은 컴퓨터나 네트워크 장비와 같은 하드웨어를 전제하는 특징이 있고 컴퓨터프로그램에 담긴 기술적 사상은 이러한 하드웨어를 전제하지 않고는 작동하지 않는다. 따라서 컴퓨터프로그램으로 한정할 수 있을 정도로 하드웨어는 주변이나 환경적 요소로 기재하는 것만으로도 특허의 대상이 되도록 하여야 한다.

4) 학습용 데이터 세트에 관한 보호

현재는 데이터세트는 데이터 구조에 관한 기술적 사상으로만 특허로 보호될 수 있다. 인공지능 학습 알고리즘에 관한 특허발명의 경우 상관관계는 학습용 데이터는 물론 인공지능 학습 알고리즘의 핵심이다. 그러나 특허법상 목적이나 원리와 달리 제2차 산업에 맞춰 설계된 제도의 한계로 데이터를 보호하는 방법은 극히 제한적이다.

해외는 입법적으로 혹은 판례에 의해 학습용 데이터는 인공지능 특허발명의 간접침해로 보호할 수 있다. 우리나라가 법개정을 통해 특허의 대상을 컴퓨터프로그램이나 데이터까지 허용하면 현행 특허법 실시 정의 규정에 의하더라도 제한된 범위 내에서는 특허법상 직접침해나 간접침해로 포함할 수 있다.

5) 이용촉진을 위한 규정 강화 및 On-going Royalty 허용 근거 규정 신설 특허제도는 공중의 자유실시와 발명자의 발명보호라는 두 마리 토끼를 모두 잡도록 설계되었으므로, 특허의 대상을 확장하는 대신 공중의 이용요건인 실시가능요건을 강화할 필요가 있다. 나아가 우리나라는 처분권주의 상 특허침해가 성립되면 자동으로 침해금지명령이 내려야 한다. 그러나 발명의 실시와 이용 측면을 강화하고 코로나 창궐과 같이 공익적 관점에서 사유재산권의 행사를 제한할 필요가 있다는 점을 고려하여 침해 판단 시 장래 합리적인 실시료 납부를 조건으로 계속 실시 판결의 허용할 수 있는 법적근거가 필요할 수 있다.

6) 저작권과 보호대상의 중복여부

이번 제안의 방향은 결코 특허법에서 매체에 표현된 “컴퓨터프로그램＂자체를 보호하자는 것이 아닌 제4차 산업혁명의 주도 기술인 다양한 소프트웨어에 반영된 기술적 사상 (technical idea)을 보호하자는 것으로, 특허의 보호를 통해 재산권화하면 투자를 유치하고 기술발전을 통한 산업발전을 도모할 수 있다. 청구항에 기재된 발명이 단지 자연법칙이나 프로그램 자체라면 여전히 특허의 대상으로 보호할 수 없고 그 표현에 대해서는 저작권으로 보호받을 수 있을 것이다.

 

Ⅲ. 우리나라 발명의 성립성 개정방안

해외 주요국의 이러한 노력을 하고 있는바, 우리나라도 산업발전에 따른 발명의 성립성을 개정하여 4차 산업기반 기술을 보호할 필요가 있다.

이에 KIPnet 보호분과에서 논의한 결과 이러한 보호확대의 가장 큰 걸림돌은 발명의 정의 규정과 발명의 범주의 근거가 되는 실시행위 정의 규정에 있다는 데에 의견이 수렴되었다. 이에 개선 방법은 후술하는 두 가지이며, 이 방법이외에도 앞으로 전문가, 산업계 등 전반적인 산업관련자의 후속 연구와 섬세한 추가 검토가 수반되어야 할 것이다….

 

이하 생략