[제10편] 불법행위를 변호사에게 상담하면 Privilege가 생기는가? — Crime-Fraud Exception과 보호의 한계

Attorney-Client Privilege는 의뢰인이 변호사에게 솔직하게 사실을 이야기할 수 있도록 보호하는 제도다.

그렇다면 의뢰인이 변호사에게 불법행위에 관하여 이야기하면 어떻게 될까?

예를 들어 회사가 이미 경쟁사의 영업비밀을 부당하게 취득했다는 사실을 발견한 뒤 변호사에게 묻는다.

“이미 이런 일이 발생했습니다. 회사에 어떤 법적 책임이 생길 수 있고 지금부터 어떻게 대응해야 합니까?”

이 communication은 불법행위와 관련되어 있다.

그렇다고 당연히 Privilege가 사라지는 것은 아니다.

오히려 의뢰인이 과거의 위법행위에 관해 자신의 법적 책임을 확인하고 적법한 대응방법을 상담하는 것은 Attorney-Client Privilege가 보호해야 할 중요한 영역이다.

그러나 질문이 달라지면 결과도 달라질 수 있다.

“경쟁사의 특허를 침해하고 있다는 사실을 숨기기 위해 어떤 자료를 없애야 합니까?”

“USPTO가 이 prior art를 발견하지 못하도록 변호사가 어떻게 설명하면 됩니까?”

“이미 작성된 시험결과의 날짜를 바꾸면 소송에서 문제가 없겠습니까?”

이 경우 의뢰인은 변호사에게 과거 행위의 법적 결과를 묻는 것이 아니다.

변호사의 도움을 이용하여 앞으로의 crime 또는 fraud를 실행하거나 계속하려는 것일 수 있다.

Attorney-Client Privilege는 그러한 communication을 보호하기 위한 제도가 아니다.

이 경계에 Crime-Fraud Exception이 있다.

목차

1. K-Tech 가상사례 ― “이 이메일을 없애면 안 됩니까?”
2. 핵심 질문 ― 과거의 잘못을 상담하는 것과 앞으로의 잘못을 추진하는 것은 다르다
3. 법리 ― 변호사가 범죄를 알지 못해도 Exception이 문제될 수 있다
4. 주요 판례 ― Zolin과 Spalding이 보여주는 두 개의 경계
5. 특허실무 적용 ― 무엇이 Crime-Fraud이고 무엇이 정상적인 Legal Advice인가
6. 흔한 오해와 반례
7. 기업 IP팀 체크리스트 ― Privilege를 ‘은폐수단’으로 만들지 않는 10가지 원칙
8. 연재를 마치며 ― Privilege는 ‘비밀표시’가 아니라 하나의 관리체계다

1K-Tech 가상사례 ― “이 이메일을 없애면 안 됩니까?”

제1편부터 이어온 K-Tech와 Alpha Technologies의 특허분쟁도 마지막 단계에 들어왔다.

Alpha가 특허침해 경고장을 보낸 직후 K-Tech는 미국 patent counsel에게 infringement와 validity에 관한 의견을 요청했다.

그 과정에서 IP팀은 오래된 이메일 하나를 발견했다.

7년 전 K-Tech의 한 연구원이 Alpha 특허의 공개공보를 다른 연구원들에게 전달하면서 이렇게 썼다.

“이 구조는 우리 차세대 bonding module과 상당히 비슷해 보입니다. 설계팀에서 한번 확인할 필요가 있습니다.”

이 이메일 하나가 곧 특허침해나 willfulness를 의미하는 것은 아니다.

하지만 향후 litigation에서는 K-Tech가 Alpha 특허를 언제 알았는지를 보여주는 증거가 될 가능성이 있다.

IP팀 직원이 미국변호사에게 이메일을 보내 묻는다.

“이 자료가 향후 litigation에서 문제가 될 수 있습니까?”

여기까지는 정상적인 legal advice의 요청이다.

변호사는 해당 이메일의 의미, document preservation obligation과 litigation risk를 설명할 수 있다.

그런데 IP팀 직원이 다시 묻는다.

“아직 소송은 시작되지 않았습니다. 이 이메일을 지금 삭제하면 Discovery 대상에서 빠질 수 있지 않을까요?”

질문의 성격이 달라진다.

더 나아가 회사 임원이 말한다.

“관련 이메일이 더 있는지 찾아보고, 문제가 될 만한 것은 서버에서 정리한 뒤 counsel에게 보고합시다.”

변호사는 즉시 반대한다.

“그렇게 해서는 안 됩니다. 관련 자료를 보존해야 합니다.”

몇 달 뒤 Alpha가 소송을 제기한다.

Discovery 과정에서 Alpha는 K-Tech가 litigation을 예상한 시점에 일부 이메일을 삭제하려 했다는 정황을 발견한다.

그리고 법원에 주장한다.

“K-Tech가 counsel과 나눈 communication은 증거인멸을 계획하거나 실행하기 위한 것이므로 Crime-Fraud Exception이 적용됩니다.”

K-Tech는 반박한다.

“변호사에게 법률상담을 요청한 communication입니다. Attorney-Client Privilege로 보호됩니다.”

여기에서 중요한 질문은 단순히

“대화 속에 위법행위가 등장하는가?”

가 아니다.

핵심은

“Client가 그 communication을 통하여 무엇을 하려고 했는가?”

이다.

2핵심 질문 ― 과거의 잘못을 상담하는 것과 앞으로의 잘못을 추진하는 것은 다르다

Crime-Fraud Exception의 출발점은 다음 두 상황의 구별이다.

첫 번째 상황이다.

“우리가 과거에 이런 행동을 했습니다. 법적으로 문제가 됩니까?”

“이미 발생한 일을 바로잡으려면 어떻게 해야 합니까?”

“정부기관에 무엇을 신고해야 합니까?”

“과거 행위 때문에 소송을 당하면 어떻게 대응해야 합니까?”

이러한 communication에는 과거의 wrongdoing이 등장한다.

그러나 의뢰인이 법적 책임을 이해하고 적법하게 대응하기 위해 변호사에게 상담하는 것이라면 Attorney-Client Privilege가 적용될 수 있다.

이런 상황에서 의뢰인이 변호사에게 사실을 숨김없이 설명할 수 있도록 하는 것이 Privilege의 중요한 기능이다.

두 번째 상황은 다르다.

“이 거래를 들키지 않게 구조화해 주십시오.”

“증거가 남지 않도록 어떤 자료를 없애야 합니까?”

“허위자료를 제출하되 법적으로 문제되지 않는 형식을 알려주십시오.”

여기에서는 legal advice가 과거 행위의 평가에 사용되는 것이 아니라 진행 중이거나 계획된 crime 또는 fraud를 추진하는 수단으로 이용될 수 있다.

Crime-Fraud Exception은 후자의 상황을 겨냥한다.

불법행위에 관한 상담≠Privilege 없음

3법리 ― 변호사가 범죄를 알지 못해도 Exception이 문제될 수 있다

Crime-Fraud Exception에서 또 하나 자주 생기는 오해가 있다.

“변호사도 범죄에 가담해야 Privilege가 깨지는 것 아닌가?”

Attorney-Client Privilege에 관해서는 일반적으로 그렇게 볼 수 없다.

핵심은 client가 legal advice 또는 attorney-client communication을 crime이나 fraud를 추진하는 데 이용하려 했는가이다.

변호사가 client의 숨은 목적을 전혀 모르고 있었을 수도 있다.

예를 들어 K-Tech 직원이 변호사에게 묻는다.

“이 문서는 법적으로 반드시 보관해야 합니까?”

변호사는 정상적인 법률질문이라고 생각하고 답한다.

하지만 직원의 실제 목적이 변호사의 답변을 이용하여 litigation에 불리한 자료만 골라 없애는 것이었다고 하자.

Crime-Fraud 분석에서는 client의 목적이 중요할 수 있다.

변호사가 선의였다는 이유만으로 Attorney-Client Privilege가 반드시 유지되는 것은 아니다.

그렇다고 상대방이

“저 communication이 수상합니다.”

라고 주장하기만 하면 Privilege가 사라지는 것도 아니다.

Privilege는 중요한 법적 보호이므로 이를 관통하려면 해당 관할이 요구하는 evidentiary showing이 필요하다.

다만 구체적인 최종 기준의 표현은 circuit에 따라 다를 수 있다.

4주요 판례 ― Zolin과 Spalding이 보여주는 두 개의 경계

United States v. Zolin ― 판사가 먼저 몰래 읽어보면 되는가?

Crime-Fraud Exception에는 구조적인 문제가 있다.

상대방은 말한다.

“Privileged communication 안에 crime이나 fraud를 추진하려는 내용이 들어 있습니다.”

Privilege를 주장하는 쪽은 말한다.

“그 communication 자체가 Privileged이므로 보여줄 수 없습니다.”

그렇다면 법원은 내용을 보지 않고 어떻게 판단할까?

이 문제를 다룬 연방대법원의 대표적인 판례가 United States v. Zolin, 491 U.S. 554 (1989)이다.

연방대법원은 적절한 경우 법원이 allegedly privileged communication을 in camera, 즉 공개하지 않은 채 법관만 검토하여 Crime-Fraud Exception의 적용 여부를 판단할 수 있다고 보았다.

하지만 상대방이 요구한다고 언제나 판사가 privileged documents를 열어볼 수 있는 것은 아니다.

연방대법원은 groundless fishing expedition을 허용해서는 안 된다고 보았다.

따라서 in camera review를 요청하는 측은 먼저 그 검토를 통해 Crime-Fraud Exception의 적용을 뒷받침하는 증거가 발견될 수 있다고 합리적인 사람이 선의로 믿을 수 있을 정도의 factual basis를 제시해야 한다.

이 threshold는 Privilege를 최종적으로 관통하기 위해 필요한 입증과 동일하지 않다.

Court는 in camera review가 공개 disclosure보다 intrusion이 작으므로 그 문턱도 최종적인 piercing의 문턱보다 낮을 수 있다고 설명했다.

Threshold가 충족되더라도 review는 자동으로 이루어지는 것이 아니다.

자료의 양, 문제된 정보의 중요성, review를 통해 exception의 적용을 입증할 가능성 등을 고려해 district court가 재량으로 결정한다.

Zolin의 구조는 다음과 같이 정리할 수 있다.

일정한 factual basis→법원의 재량에 따른 in camera review→Crime-Fraud Exception 적용 여부 판단

In re Spalding Sports Worldwide ― Inequitable Conduct 주장만으로 충분한가?

특허실무에서는 Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)도 중요하다.

제4편에서 살펴본 바로 그 invention record 사건이다.

Spalding의 invention record에는 발명내용과 prior art 등이 포함되어 있었고 법률서비스를 받기 위해 corporate legal department에 제출되었다.

Federal Circuit은 이를 Attorney-Client Privilege로 보호되는 communication으로 보았다.

상대방은 다시 주장했다.

Invention record에 prior art가 포함되어 있었는데 그 prior art가 patent application에서는 빠졌고 USPTO에 숨겨졌다면, 그 invention record는 PTO에 대한 fraud를 추진하기 위한 것이므로 Crime-Fraud Exception이 적용되어야 한다는 것이다.

Federal Circuit은 이 주장을 받아들이지 않았다.

법원은 Crime-Fraud Exception을 적용하려면 문제된 communication이 crime 또는 fraud를 in furtherance of 하기 위해 이루어졌다는 prima facie showing이 필요하다고 설명했다.

특히 Federal Circuit은 특허법상의 inequitable conduct와 common-law fraud 또는 Walker Process fraud를 동일시하지 않았다.

따라서

“USPTO에 prior art가 제출되지 않았다.”

또는

“Inequitable conduct가 의심된다.”

는 주장만으로 Attorney-Client Privilege가 자동으로 사라진다고 할 수 없다.

이 구별은 특허실무에서 중요하다.

그렇지 않으면 patent prosecution에서 inequitable conduct를 주장하는 것만으로 invention disclosure, patentability analysis와 counsel communication을 광범위하게 열어볼 수 있기 때문이다.

5특허실무 적용 ― 무엇이 Crime-Fraud이고 무엇이 정상적인 Legal Advice인가

A. Design-Around 상담

K-Tech가 counsel에게 묻는다.

“Alpha 특허를 침해하지 않도록 제품구조를 변경하려면 어떻게 해야 합니까?”

이는 정상적인 legal advice다.

경쟁사의 특허를 분석하고 claim scope 밖으로 제품을 설계하는 design-around는 그 자체로 crime이나 fraud가 아니다.

따라서

“특허를 피하려고 변호사와 상담했다.”

는 사실만으로 Crime-Fraud Exception이 적용되는 것은 아니다.

B. 과거 침해 가능성을 발견한 뒤 대응방법을 묻는 경우

K-Tech가 말한다.

“지난 2년 동안 판매한 제품이 Alpha 특허를 침해했을 가능성이 있습니다. 판매중단, redesign, license negotiation 가운데 어떤 대응이 적절합니까?”

이 역시 과거 또는 현재의 법률위험을 평가하고 적법한 대응책을 찾는 legal consultation이다.

침해 가능성이 있다는 사실 자체가 Privilege를 없애지는 않는다.

C. Prior Art를 발견하고 Disclosure 의무를 상담하는 경우

Patent prosecution 과정에서 K-Tech의 발명자가 중요한 prior art를 발견했다.

Patent counsel에게 묻는다.

“이 문헌을 USPTO에 제출해야 합니까? Materiality를 어떻게 판단해야 합니까?”

전형적인 legal advice다.

반면 client가 counsel을 이용하여 material information을 의도적으로 숨기거나 허위진술을 추진하려 한다면 전혀 다른 분석이 필요할 수 있다.

하지만 Spalding이 보여주듯 prior art omission 또는 inequitable-conduct allegation 자체를 곧바로 Crime-Fraud Exception과 동일시해서는 안 된다.

D. Litigation Hold 이후 문서삭제를 상담하는 경우

Counsel이 litigation hold를 지시한 뒤 직원이 묻는다.

“개인 mailbox 용량이 부족합니다. 어떤 문서를 삭제해도 됩니까?”

정상적인 document-preservation advice가 될 수 있다.

그러나 직원이

“Alpha 특허를 알고 있었다는 이메일만 골라 삭제하면 Discovery에서 나오지 않겠죠?”

라고 묻는다면 상황은 크게 달라진다.

Communication의 목적 자체가 potential evidence destruction을 추진하는 데 있었는지 검토해야 한다.

E. 변호사가 속았다고 해서 자동으로 보호되는 것은 아니다

K-Tech 직원이 중요한 사실을 숨긴 채 counsel에게 조언을 받아 그 조언을 fraud를 추진하는 데 이용했다고 하자.

Counsel은 전혀 모르고 있었다.

Attorney-Client Privilege에 대한 Crime-Fraud Exception에서는 변호사의 선의만으로 판단이 끝나지 않는다.

반대로 변호사가 client의 wrongdoing을 알았다는 주장도 증거 없이 가볍게 해서는 안 된다.

특히 Work Product에서는 변호사 자신의 mental impressions와 legal theories가 별도로 강하게 보호될 수 있기 때문이다.

6흔한 오해와 반례

• “범죄나 위법행위에 관한 상담은 Privileged가 아니다.”

  아니다. 과거의 wrongdoing에 관한 법적 책임과 적법한 대응방법을 상담하는 communication은 보호될 수 있다.

• “Client가 과거에 잘못했으면 Crime-Fraud Exception이 적용된다.”

  아니다. 핵심은 communication이 진행 중이거나 계획된 crime 또는 fraud를 추진하기 위한 것이었는지이다.

• “변호사가 범죄를 몰랐다면 Privilege는 절대 깨지지 않는다.”

  Attorney-Client Privilege에 대해서는 그렇게 단정할 수 없다. Client가 counsel의 services 또는 communication을 wrongdoing을 추진하는 데 이용하려는 목적이 중요하다.

• “상대방이 Crime-Fraud라고 주장하면 판사가 Privileged document부터 읽어볼 수 있다.”

  아니다. Zolin은 in camera review 전에 일정한 threshold factual showing을 요구한다. 그 threshold가 충족된 뒤에도 실제 review 여부는 법원의 재량이다.

• “In camera review를 하면 Privilege가 waiver된다.”

  아니다. Zolin은 법원이 Privilege의 적용 여부를 판단하기 위해 in camera로 자료를 검토하는 것 자체가 Privilege를 종료시키는 것은 아니라고 설명했다.

• “Inequitable conduct를 주장하면 Patent Counsel의 파일을 열어볼 수 있다.”

  그렇게 단순하지 않다. Spalding은 inequitable conduct와 common-law fraud 등을 구별했고, communication이 crime 또는 fraud를 추진하기 위한 것이었다는 필요한 showing 없이 Crime-Fraud Exception을 인정하지 않았다.

• “Prior art가 application에서 빠졌으면 Crime-Fraud다.”

  아니다. Prior art omission이라는 사실만으로 communication의 fraudulent purpose가 입증되는 것은 아니다.

• “Crime-Fraud Exception이 적용되면 모든 Attorney file이 공개된다.”

  아니다. Exception은 문제된 wrongdoing과 충분한 관계가 있는 communication을 중심으로 분석해야 한다. 특히 Work Product, 그중에서도 opinion work product는 별도의 문제다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Privilege를 ‘은폐수단’으로 만들지 않는 10가지 원칙

1. 1
   과거의 문제를 counsel에게 숨기지 않는다.

   Privilege의 목적은 counsel에게 사실을 숨기는 것이 아니라 충분한 사실을 알려 적법한 legal advice를 받는 데 있다.

2. 2
   ‘어떻게 숨길까’와 ‘어떻게 바로잡을까’를 구별한다.

   Compliance, remediation, disclosure, design-around에 관한 advice와 evidence concealment를 위한 advice는 전혀 다른 문제다.

3. 3
   Litigation이 예상되면 document preservation을 즉시 관리한다.

   불리한 문서인지 여부를 기준으로 삭제하지 않는다.

4. 4
   Patent prosecution에서 불리한 prior art도 counsel에게 정확히 전달한다.

   Privilege를 유지하기 위해 counsel에게 material information을 숨기는 것은 오히려 더 큰 위험을 만들 수 있다.

5. 5
   Counsel에게 제공한 사실을 왜곡하지 않는다.

   허위 또는 선별된 사실을 주고 favorable opinion을 받은 뒤 이를 방패로 사용하는 전략은 매우 위험하다.

6. 6
   ‘PRIVILEGED’ label을 은폐도구로 사용하지 않는다.

   Business record나 문제되는 지시사항을 counsel에게 CC하고 Privileged라고 표시한다고 보호가 생기는 것은 아니다.

7. 7
   내부조사와 remedial action의 목적을 명확히 한다.

   과거 문제를 파악하고 바로잡기 위한 legal investigation인지, 증거를 정리·은폐하기 위한 활동인지 구별되어야 한다.

8. 8
   Crime-Fraud allegation이 나오면 바로 모든 자료를 공개하지 않는다.

   Applicable circuit의 substantive standard와 Zolin의 in camera review threshold를 구별하여 검토한다.

9. 9
   Inequitable Conduct와 Crime-Fraud Exception을 동일시하지 않는다.

   특허사건에서는 특히 Spalding의 구별을 기억한다.

10. 10
    Attorney-Client Privilege와 Work Product를 다시 분리하여 검토한다.

    Crime-Fraud Exception이 주장되었다는 이유만으로 두 보호가 언제나 같은 범위에서 사라진다고 생각하지 않는다.

8연재를 마치며 ― Privilege는 ‘비밀표시’가 아니라 하나의 관리체계다

이 연재는 하나의 질문에서 시작했다.

미국 Discovery에서 왜 Privilege가 중요한가?

10편을 지나오면서 답은 상당히 구체적으로 바뀌었다.

Attorney-Client Privilege는 단순히 문서에 PRIVILEGED & CONFIDENTIAL이라고 적는다고 생기는 것이 아니다.

• 누가 communication했는가.
• 누가 client인가.
• 변호사 또는 일정한 범위의 patent practitioner가 어떤 역할로 관여했는가.
• Communication의 목적이 legal advice였는가.
• Confidentiality가 유지되었는가.
• 기업 내부에서 누구에게 전달되었는가.
• 다른 회사와 공유했다면 어떤 common legal interest가 있었는가.
• 소송을 예상하여 별도로 만든 자료라면 Work-Product Protection이 적용되는가.
• 그 보호를 스스로 waiver하지 않았는가.
• 그리고 마지막으로, 그 communication 자체가 crime이나 fraud를 추진하기 위한 것은 아니었는가.

Privilege는 문서 한 장의 속성이 아니다.

Legal advice가 생성되고 전달·공유·보관된 뒤 Discovery에서 제출되기까지, 전체 information flow를 관리하는 법적 체계에 가깝다.

한국 기술기업에는 이 점이 특히 중요하다.

미국 특허분쟁이 발생하면 하나의 legal issue가 여러 사람과 여러 국가를 거친다.

한국의 연구원이 기술적 사실을 설명한다.

한국 IP팀이 이를 정리한다.

한국 변리사가 국내 특허와 priority application을 검토한다.

미국 patent counsel이 infringement와 validity를 분석한다.

미국 litigation counsel이 Discovery와 trial strategy를 수립한다.

Supplier와 공동 대응할 수도 있다.

Technical expert가 분석에 참여할 수도 있다.

미국 자회사와 본사 경영진에게 legal advice가 전달된다.

이 과정에서 한 번의 잘못된 forwarding, 불필요한 recipient 추가, business advice와 legal advice의 혼재, opinion의 전략적 disclosure 또는 careless ESI production만으로도 Privilege 문제가 생길 수 있다.

따라서 기업 IP팀이 가져야 할 질문은

“이 문서에 Privileged라고 써야 합니까?”

에서 끝나서는 안 된다.

더 물어야 할 것은 다음과 같다.

누가 누구에게, 어떤 법률적 목적을 위해, 어떤 정보를 전달하고 있으며, 이 정보는 앞으로 누구와 공유될 것인가?

이 질문을 communication이 생성되는 순간부터 관리해야 한다.

10편의 흐름을 다시 정리하면

제1편은 Attorney-Client Privilege와 Work Product의 전체 지도를 그렸다.

제2편은 변호사가 communication에 들어 있다는 이유만으로 Privilege가 생기는 것은 아니며, counsel이 acting as a lawyer로서 legal advice를 제공하고 있는지를 살펴보았다.

제3편은 한국 변리사, U.S. patent agent와 foreign patent practitioner의 communication이 미국 Discovery에서 어떻게 분석될 수 있는지를 다루었다.

제4편은 invention disclosure와 technical information이 patent counsel에게 전달되었을 때 underlying fact와 privileged legal communication을 구별했다.

제5편은 Upjohn을 통해 corporate client에서 lower-level employee와 counsel 사이의 communication도 보호될 수 있음을 살펴보았다.

제6편은 supplier, licensee, 공동대응 회사와 legal advice를 공유할 때 Common-Interest Doctrine이 새로운 Privilege를 만드는 것이 아니라 기존 Privilege의 waiver를 막는 법리라는 점을 확인했다.

제7편은 Hickman v. Taylor와 Rule 26(b)(3)을 통해 Attorney-Client Privilege와 별개의 Work-Product Protection으로 넘어갔다.

제8편은 advice of counsel에 의존하는 순간 발생할 수 있는 Attorney-Client Privilege의 waiver와 그 범위를 살펴보았다.

제9편은 Work-Product Waiver가 Attorney-Client Waiver와 반드시 같지 않다는 점과 FRE 502, inadvertent disclosure 및 Rule 502(d) order를 다루었다.

그리고 제10편에서는 당사자가 Privilege를 스스로 waiver하지 않았더라도 communication이 future 또는 ongoing crime이나 fraud를 추진하기 위한 것이었다면 보호가 관통될 수 있는 Crime-Fraud Exception을 살펴보았다.

10편의 내용을 하나의 흐름으로 압축하면 다음과 같다.

Formation→Scope→Corporate Communication→Sharing→Litigation Preparation→Waiver→Piercing

한국 기술기업의 실무 언어로 바꾸면 더 간단하다.

만들 때부터 보호하고, 필요한 사람에게만 공유하며, 소송을 준비하는 자료는 별도로 관리하고, 공개하기 전에는 waiver를 검토하며, Privilege를 wrongdoing을 숨기는 수단으로 사용하지 않는다.

이것이 미국 Discovery에서 Privilege를 관리하는 기본원칙이다.

연재 전체 목차

1. 제1편

   미국 Discovery에서 왜 Privilege가 중요한가?― Attorney-Client Privilege와 Work Product Doctrine의 전체 지도

2. 제2편

   변호사가 관여하면 모두 비밀인가?― Attorney-Client Privilege의 성립요건과 Acting as a Lawyer

3. 제3편

   한국 변리사에게 한 상담도 미국에서 보호될까?― Patent Agent, Foreign Patent Attorney와 Foreign Counsel

4. 제4편

   특허출원을 위해 전달한 기술정보도 보호되는가?― Invention Disclosure, Patent Prosecution과 Attorney-Client Privilege

5. 제5편

   회사의 누구와 이야기해야 보호되는가?― Corporate Client와 Upjohn Rule

6. 제6편

   다른 회사와 공유하면 Privilege는 깨지는가?― Common-Interest Doctrine과 Joint-Defense Doctrine

7. 제7편

   소송을 예상하여 만든 자료는 왜 별도로 보호되는가?― Hickman v. Taylor와 Work-Product Doctrine

8. 제8편

   한번 공개하면 어디까지 무너지는가?― Waiver of Attorney-Client Privilege와 Advice-of-Counsel

9. 제9편

   Work Product를 제3자에게 보여주면 보호가 사라지는가?― Work-Product Waiver, Inadvertent Disclosure와 FRE 502

10. 제10편

    불법행위를 변호사에게 상담하면 Privilege가 생기는가?― Crime-Fraud Exception과 Piercing of Privilege

마지막 편에서 기억할 핵심

• Legal advice concerning past wrongdoing can still be privileged.
• The crime-fraud exception focuses on communications used to further contemplated or ongoing crime or fraud, not merely communications that mention wrongdoing.
• For attorney-client privilege, the attorney need not necessarily know that the client is pursuing an improper purpose.
• A mere allegation of crime or fraud does not automatically pierce the privilege.
• Under Zolin, in camera review requires a threshold factual showing and remains within the district court’s discretion.
• An inequitable-conduct allegation does not by itself establish the crime-fraud exception.
• Attorney-client privilege and opinion work product require separate analysis even when crime-fraud is alleged.

주요 판례와 공식 자료

• Clark v. United States, 289 U.S. 1 (1933)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• United States v. Zolin, 491 U.S. 554 (1989)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)판결문 재게시본
• Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF

United States v. Zolin, 491 U.S. 554 (1989)은 Crime-Fraud Exception의 적용 여부를 판단하기 위한 in camera review의 절차적 기준을 제시한 연방대법원의 대표 판결이다. 법원은 allegedly privileged materials를 in camera로 검토할 수 있다고 보았지만, 상대방의 근거 없는 요구만으로 이를 허용해서는 안 된다고 판단했다.

In camera review를 요청하는 당사자는 먼저 reasonable person이 그 review를 통해 Crime-Fraud Exception의 적용을 뒷받침하는 증거가 발견될 수 있다고 선의로 믿을 수 있을 정도의 factual basis를 제시해야 한다. 그 문턱을 넘더라도 실제 review 여부는 district court의 재량이다.

In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)은 특허실무에서 특히 중요하다. Federal Circuit은 invention record의 Privilege를 인정하는 한편, prior art가 invention record에는 있었지만 patent application에는 포함되지 않았다는 주장만으로 Crime-Fraud Exception이 성립한다고 보지 않았다. Communication이 crime 또는 fraud를 in furtherance of 하기 위한 것이었다는 필요한 showing이 있어야 한다.

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ Crime-Fraud Exception의 최종적인 substantive evidentiary standard와 적용방식은 circuit에 따라 차이가 있을 수 있다. Zolin은 in camera review를 시작하기 위한 threshold를 제시한 것이며, Crime-Fraud Exception을 최종적으로 성립시키기 위한 전국적으로 통일된 quantum of proof까지 결정한 판결은 아니다.

※ Work Product에 Crime-Fraud Exception을 적용하는 기준, 특히 opinion work product를 관통하기 위한 요건은 circuit별 판례를 별도로 확인해야 한다. Attorney-Client Privilege에 관한 기준을 그대로 대입해서는 안 된다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection을 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제9편] Work Product를 제3자에게 보여주면 보호가 사라지는가? — FRE 502와 Work-Product Waiver

미국 특허소송의 Discovery에서 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection은 흔히 한꺼번에 주장된다.

그래서 waiver도 같은 방식으로 발생한다고 생각하기 쉽다.

하지만 두 보호의 waiver는 같은 방식으로 작동하지 않는다.

Attorney-Client Privilege의 핵심에는 변호사와 의뢰인 사이의 confidential communication이 있다. 따라서 그 내용을 관계없는 제3자에게 자발적으로 공개하면 보호의 전제가 흔들린다.

Work-Product Protection은 출발점이 다르다.

그 핵심 목적은 당사자와 변호사가 소송을 준비하면서 조사하고 분석한 결과를 상대방이 Discovery를 통해 부당하게 이용하지 못하도록 보호하는 것이다.

따라서 work product를 누군가에게 보여주었다는 사실만으로 언제나 보호가 사라지는 것은 아니다.

더 중요한 질문은 다음과 같다.

그 disclosure가 litigation adversary로부터 해당 자료를 보호하려는 태도와 양립할 수 있는가?

그리고 현대의 대규모 전자적 증거개시(E-Discovery)에서는 여기에 또 하나의 문제가 더해진다.

수백만 건의 이메일을 production하다가 privileged email이나 litigation counsel의 memorandum 하나가 실수로 상대방에게 넘어갔다면 어떻게 될까?

그 한 번의 실수로 보호가 모두 사라지는가?

이 문제를 해결하기 위해 반드시 알아야 할 규칙이 Federal Rule of Evidence 502와 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(5)(B)다.

목차

1. K-Tech 가상사례 ― 300만 건의 이메일 속에 Opinion Memo가 섞여 나가다
2. 핵심 질문 ― ‘제3자 Disclosure’는 곧바로 Work-Product Waiver인가
3. 법리 ― Attorney-Client Waiver와 Work-Product Waiver는 왜 다른가
4. 주요 법령·판례 ― FRE 502와 EchoStar가 정하는 Waiver의 경계
5. 특허실무 적용 ― Supplier, Expert, Insurer와 E-Discovery에서 어떻게 관리할 것인가
6. 흔한 오해와 반례
7. 기업 IP팀 체크리스트 ― Production 전에 준비해야 할 10가지
8. 다음 편 연결 ― Privilege를 당사자가 포기한 것이 아니라 법원이 뚫을 수도 있는가?

1K-Tech 가상사례 ― 300만 건의 이메일 속에 Opinion Memo가 섞여 나가다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha는 K-Tech의 미국시장 진출 전후 8년 동안의 이메일, R&D 자료, 특허분석자료와 경영진 communication을 요구한다.

검색과 필터링을 거친 결과 K-Tech가 검토해야 할 ESI는 약 300만 건에 이른다.

K-Tech의 미국 litigation counsel은 contract attorney와 e-discovery vendor를 동원하여 privilege review를 진행한다.

그런데 production 3차분에서 사고가 발생한다.

• 약 18만 건의 문서를 Alpha에 production하는 과정에서 다음 문서가 포함된 것이다.
• CONFIDENTIAL — ATTORNEY WORK PRODUCTAlpha Patent Litigation StrategyPrepared by Litigation Counsel
• 문서에는 Alpha 특허의 claim construction에 관한 counsel의 평가, 가장 강한 non-infringement argument, 약점으로 판단한 claim limitation, deposition에서 공격해야 할 Alpha expert의 논리와 settlement strategy까지 들어 있다.

K-Tech가 이를 발견한 것은 production 3일 뒤였다.

즉시 Alpha에게 연락한다.

“해당 문서는 attorney work product이며 inadvertent production입니다. 사용을 중단하고 반환 또는 삭제해 주십시오.”

그런데 Alpha는 반박한다.

“이미 우리 litigation team이 문서를 확인했습니다. K-Tech가 production했으므로 Work-Product Protection은 waiver되었습니다.”

같은 시기에 또 다른 문제가 생긴다.

K-Tech는 핵심부품 공급업체 B-Tech와 공동으로 Alpha 특허에 대응하고 있다.

K-Tech의 counsel은 자신의 claim chart 일부를 B-Tech의 counsel에게 전달했다.

Alpha는 이것도 waiver라고 주장한다.

“K-Tech는 스스로 제3자인 B-Tech에게 Work Product를 공개했습니다.”

두 disclosure의 결과는 같을까?

하나는 실수로 adversary에게 넘어간 것이고, 다른 하나는 의도적으로 공동 대응 중인 supplier의 counsel에게 보낸 것이다.

여기에서 Work-Product Waiver의 독특한 구조가 드러난다.

2핵심 질문 ― ‘제3자 Disclosure’는 곧바로 Work-Product Waiver인가

Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심이다.

따라서 privileged communication을 관계없는 제3자에게 공개하면 일반적으로 waiver 문제가 매우 직접적으로 발생한다.

Work Product는 다르게 접근해야 한다.

• 예를 들어 litigation counsel이 technical expert에게 claim chart를 보여주면서
• “이 부분을 기술적으로 검증해 주십시오.”
• 라고 요청했다고 하자.
• Technical expert는 제3자다.
• 그렇다고 litigation preparation을 위해 전문가에게 자료를 보여준 순간 Work-Product Protection이 당연히 사라진다고 한다면 전문가를 활용한 소송준비 자체가 매우 어려워진다.
• Insurer에게 소송자료를 제공하는 경우도 있다.
• Indemnitor와 litigation strategy를 협의할 수도 있다.
• 제6편에서 본 것처럼 공동의 법률적 이해관계를 가진 다른 회사의 counsel과 자료를 공유할 수도 있다.

• 따라서 Work-Product Waiver에서는 ‘제3자에게 보여주었는가’만으로 충분하지 않다.
• “제3자에게 보여주었는가?”
• 만 묻는 것으로 충분하지 않다.
• 더 중요한 질문은 다음과 같다.
• “그 disclosure가 adversary에게 자료가 전달되는 것을 용인하거나, adversary가 그 자료를 확보할 가능성을 실질적으로 높이는 성격이었는가?”

이다.

3법리 ― Attorney-Client Waiver와 Work-Product Waiver는 왜 다른가

두 보호가 서로 다르게 작동하는 이유는 목적의 차이에 있다.

Attorney-Client Privilege는 의뢰인이 변호사에게 안심하고 confidential communication을 할 수 있도록 보호한다.

따라서 communication을 외부에 공개하면

“비밀로 유지하려던 communication”

이라는 전제가 약해진다.

반면 Work-Product Doctrine은 adversarial system을 보호한다.

변호사와 당사자가 자신의 소송을 준비하면서 조사한 사실, 분석한 법률문제와 litigation strategy를 상대방이 무임승차하여 가져가지 못하도록 하는 데 중요한 목적이 있다.

그래서 제3자에게 공개했다고 하더라도 그 제3자가 adversary가 아니고, 그 disclosure가 adversary에게 자료를 전달하는 것과 실질적으로 연결되지 않는다면 Work-Product Protection이 반드시 waiver되는 것은 아니다.

D.C. Circuit의 United States v. Deloitte LLP, 610 F.3d 129 (D.C. Cir. 2010)이 이 차이를 잘 보여준다.

Dow Chemical은 tax litigation과 관련된 work-product materials를 외부감사인 Deloitte에게 제공했다.

정부는 주장했다.

“Deloitte는 제3자입니다. 자발적으로 공개했으므로 Work Product는 waiver되었습니다.”

D.C. Circuit은 그렇게 단순하게 보지 않았다.

법원은 Attorney-Client Privilege와 Work Product가 서로 다른 목적을 가진다는 점에서 출발했다.

Attorney-Client Privilege는 confidential attorney-client relationship을 보호한다.

반면 Work-Product Doctrine은 attorney의 litigation preparation을 adversary의 Discovery로부터 보호한다.

따라서 voluntary third-party disclosure가 Attorney-Client Privilege를 waiver할 수 있다고 해서 Work Product도 언제나 같은 결과가 되는 것은 아니다.

Work Product에서는 disclosure가 adversary로부터 비밀을 유지하려는 태도와 양립할 수 없는지가 중요하다.

Adversary 자체나 adversary에게 자료를 전달하는 conduit에게 공개했다면 waiver 위험은 커진다.

반면 Deloitte에서는 해당 외부감사인에게 제공했다는 이유만으로 Work-Product Protection이 waiver되었다고 보지 않았다.

이 판결을

“회계법인에 보여주면 언제나 Work Product가 유지된다.”

는 규칙으로 읽어서는 안 된다.

핵심은 제3자의 명칭이 아니라 adversary와의 관계, disclosure의 목적과 조건이다.

4주요 법령·판례 ― FRE 502와 EchoStar가 정하는 Waiver의 경계

FRE 502(a) ― 한 문서를 공개했다고 같은 주제의 모든 문서가 자동으로 열리는 것은 아니다

Federal Rule of Evidence 502(a)는 subject-matter waiver를 제한한다.

Federal proceeding 또는 federal office·agency에 이루어진 disclosure가 waiver에 해당하더라도, 그 waiver가 공개되지 않은 같은 subject matter의 communication이나 information까지 확대되려면 세 조건이 필요하다.

• 첫째, disclosure가 intentional해야 한다.
• 둘째, disclosed information과 undisclosed information이 same subject matter에 관한 것이어야 한다.
• 셋째, 양자를 함께 고려하는 것이 fairness상 필요해야 한다.

따라서

“Privileged document 하나를 공개했으니 같은 사건의 모든 privileged documents가 waiver되었다.”

는 식으로 접근해서는 안 된다.

Rule 502는 이처럼 과도한 subject-matter waiver를 제한한다.

특히 subject-matter waiver는 자신에게 유리한 protected information만 의도적으로 제시하면서 불리한 관련 자료는 숨기는 selective and misleading disclosure를 막기 위한 공정성 원리와 연결된다.

FRE 502(b) ― Inadvertent Production은 자동 Waiver가 아니다

K-Tech의 300만 건 ESI 사례에서 가장 중요한 조문이다.

Rule 502(b)에 따르면 federal proceeding 또는 federal office·agency에 이루어진 inadvertent disclosure는 다음 요건을 충족하면 federal 또는 state proceeding에서 waiver로 작동하지 않는다.

• 첫째, disclosure가 inadvertent해야 한다.
• 둘째, privilege 또는 protection의 holder가 disclosure를 방지하기 위한 reasonable steps를 취했어야 한다.
• 셋째, 오류를 발견한 뒤 promptly reasonable steps to rectify the error를 취해야 한다.

따라서

“실수였으므로 무조건 보호된다.”

도 틀리고,

“상대방에게 넘어갔으므로 무조건 waiver다.”

도 틀리다.

K-Tech가 운영한 privilege-review process, production 규모, 예방조치와 발견 후 대응속도가 중요해진다.

FRE 502(d) ― E-Discovery에서 매우 강력한 Non-Waiver Order

Rule 502(d)는 기업의 미국소송 실무에서 특히 중요하다.

Federal court는 해당 litigation과 관련된 disclosure가 privilege 또는 work-product protection의 waiver가 되지 않는다는 명령을 내릴 수 있다.

그리고 그러한 명령이 내려지면 그 disclosure는 다른 federal 또는 state proceeding에서도 waiver가 되지 않는다.

이 점에서 단순한 당사자 간 clawback agreement와 차이가 있다.

Rule 502(e)에 따르면 당사자끼리 disclosure 효과에 관하여 합의하더라도 원칙적으로 그 agreement는 그 당사자들 사이에서만 구속력을 가진다.

반면 그 agreement가 court order에 포함되면 502(d)의 강한 보호를 활용할 수 있다.

따라서 대규모 특허소송에서는 Rule 26(f) conference 단계부터 Rule 502(d) order를 검토하는 것이 중요하다.

FRCP 26(b)(5)(B) ― Clawback Claim을 받은 상대방은 어떻게 해야 하는가

K-Tech가 inadvertent production을 발견했다고 하자.

K-Tech는 Alpha에게 해당 문서가 privileged 또는 work-product protected information이라는 claim과 그 근거를 통지한다.

그 다음 절차는 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(5)(B)가 규율한다.

• 통지를 받은 상대방은 해당 information과 copies를 신속하게
• return,
• sequester,
• 또는 destroy
• 해야 하며, claim이 해결될 때까지 이를 사용하거나 disclose해서는 안 된다.
• 상대방이 claim을 다투고 싶다면 해당 자료를 under seal로 법원에 제출하여 판단을 요청할 수 있다.
• 이미 다른 사람에게 공개했다면 회수를 위한 reasonable steps도 취해야 한다.
• 그리고 producing party는 dispute가 해결될 때까지 자료를 보존해야 한다.

중요한 것은 이 규정이

“Privilege가 실제로 존재한다”

거나

“Waiver가 발생하지 않았다”

다만 이 조항이 Privilege의 존재나 waiver의 부재를 자동으로 결정하는 것은 아니다.

Rule 26(b)(5)(B)는 production 이후 claim이 제기되었을 때 자료를 어떻게 처리할 것인지에 관한 절차를 정한다.

Waiver 여부는 FRE 502와 applicable privilege/work-product law를 함께 보아야 한다.

In re EchoStar ― Work Product Waiver의 범위도 무제한은 아니다

제8편에서 살펴본 In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)도 Work-Product Waiver를 이해하는 데 중요하다.

EchoStar는 willful infringement에 대응하면서 advice of counsel에 의존했다.

Federal Circuit은 관련 waiver를 검토하면서 work product를 크게 세 유형으로 설명했다.

• 첫째, attorney와 client 사이의 communication 자체를 담은 opinion letter와 같은 자료.
• 둘째, attorney의 legal analysis와 mental impressions를 담고 있지만 client에게 전달되지 않은 자료.
• 셋째, 그 자체가 client에게 전달된 communication은 아니지만 attorney-client communication이 있었다는 사실이나 내용을 반영하는 자료다.

Federal Circuit은 특히 두 번째 유형, 즉 client에게 전달되지 않은 counsel 자신의 analysis와 mental impressions까지 advice-of-counsel waiver가 무제한으로 확장되는 것은 아니라고 보았다.

의뢰인이 알지도 못한 counsel의 내부 생각은 의뢰인의 state of mind를 형성할 수 없기 때문이다.

따라서 Work-Product Waiver에서도 구체적인 disclosure와 fairness를 살펴야 한다.

무엇이 실제로 공개되었는가, 무엇이 client에게 전달되었는가, 그리고 어떤 fairness 문제가 발생하는가

를 구체적으로 살펴야 한다.

5특허실무 적용 ― Supplier, Expert, Insurer와 E-Discovery에서 어떻게 관리할 것인가

A. Technical Expert에게 Claim Chart를 제공하는 경우

• K-Tech litigation counsel이 semiconductor expert에게 confidential claim chart를 제공하고 기술적 검증을 요청했다고 하자.
• Expert는 litigation team을 지원하기 위해 참여하고 있고 자료를 Alpha에게 전달할 이유도 없다.
• 이 경우 단순히 attorney-client relationship 밖의 제3자에게 자료를 보여주었다는 사실만으로 Work Product가 당연히 waiver된다고 보기는 어렵다.
• 다만 expert가 testifying expert가 되면 별도의 expert-discovery rules가 적용될 수 있으므로 Work-Product Doctrine만으로 모든 자료가 보호된다고 생각해서도 안 된다.

B. B-Tech와 공동방어를 위해 공유하는 경우

• 제6편의 supplier B-Tech와 K-Tech가 Alpha 특허에 공동으로 대응한다고 하자.
• 양사의 counsel이 공동방어 전략을 세우기 위해 K-Tech의 litigation analysis 일부를 공유한다.
• 이 경우 Attorney-Client Privilege에는 Common-Interest Doctrine이 중요한 문제가 된다.
• Work Product에서는 별도로 B-Tech에 대한 disclosure가 Alpha로부터 secrecy를 유지하려는 목적과 양립하는지를 검토해야 한다.
• 따라서 Attorney-Client Privilege와 Work Product가 같은 자료에 적용되더라도 waiver 분석은 각각 해야 한다.

C. 거래 상대방에게 Due Diligence 자료로 제공하는 경우

• K-Tech가 사업부 매각을 추진하면서 인수후보자에게 pending patent litigation의 claim chart를 보여주었다고 하자.
• 이 경우는 훨씬 신중해야 한다.
• 인수후보자는 현재 litigation adversary는 아닐 수 있다.
• 그러나 disclosure 범위, NDA, 상대방의 역할, 자료가 adversary에게 전달될 가능성, 당사자 사이의 실제 이해관계 등을 검토해야 한다.
• “제3자가 adversary가 아니므로 무조건 안전하다”는 규칙도 없다.

D. ESI Production에서는 Privilege Review Protocol 자체가 중요하다

K-Tech가 FRE 502(b)에 의존하려면 단순히

“실수였습니다.”

라고 말하는 것으로 충분하지 않다.

Disclosure 방지를 위해 reasonable steps를 취했음을 설명할 수 있어야 한다.

예를 들어 다음과 같은 관리가 중요할 수 있다.

• attorney domain 및 counsel names를 활용한 privilege search
• legal department custodians의 별도 review
• privilege keywords
• email threading
• family-document review
• quality-control sampling
• privilege log workflow
• production 전 final QC
• vendor와 outside counsel 사이의 escalation procedure

Rule 502(b)는 완벽한 review를 요구하지 않는다.

대규모 ESI Discovery에서는 실수가 발생할 수 있다는 현실을 전제로 한다.

그러나 아무런 합리적 review 체계도 운영하지 않은 채

“300만 건이라 어쩔 수 없었습니다.”

라고 주장하는 것과, 체계적인 privilege review를 했음에도 예외적으로 한 건이 빠져나간 것은 같은 상황이 아니다.

E. 502(d) Order는 Discovery 초기에 검토한다

많은 기업이 privileged document가 실제로 잘못 production된 뒤에야 clawback을 생각한다.

그 순서는 거꾸로다.

대규모 미국소송이라면 Rule 26(f) conference와 discovery protocol 협상 단계에서부터

Rule 502(d) non-waiver order를 받을 것인지

검토하는 편이 훨씬 안전하다.

Rule 26(f)(3)도 discovery plan에서 privilege 및 trial-preparation protection 문제와 함께, 당사자가 post-production claim 절차에 합의한 경우 그 합의를 FRE 502에 따른 order에 포함할 것인지를 다루도록 예정하고 있다.

6흔한 오해와 반례

• “Work Product를 제3자에게 보여주면 자동으로 waiver된다.”그렇게 단순하지 않다. Attorney-Client Privilege와 Work Product는 보호목적이 다르다. Work Product에서는 disclosure가 adversary로부터 secrecy를 유지하려는 태도와 양립하는지가 중요한 문제가 된다.
• “제3자가 adversary가 아니면 절대로 waiver되지 않는다.”이 역시 지나치게 넓다. 제3자가 adversary에게 자료를 전달하는 conduit인지, disclosure의 목적과 조건이 무엇인지 등을 구체적으로 보아야 한다.
• “NDA를 체결했으니 Work Product는 무조건 안전하다.”NDA는 secrecy를 유지하려는 의도를 보여주는 중요한 사실이 될 수 있지만 그 자체가 Work-Product Protection이나 non-waiver를 자동으로 창설하는 것은 아니다.
• “한 문서를 의도적으로 공개하면 같은 subject matter의 Work Product가 전부 waiver된다.”아니다. FRE 502(a)는 subject-matter waiver를 intentional disclosure, same subject matter, fairness라는 요건으로 제한한다.
• “실수로 privileged email 하나를 production하면 사건 전체의 Privilege가 무너진다.”아니다. FRE 502(b)는 inadvertent disclosure, reasonable preventive steps, prompt rectification이라는 요건을 충족하면 waiver가 발생하지 않도록 한다.
• “실수였다고 말하면 FRE 502(b)가 자동으로 보호한다.”아니다. Reasonable steps to prevent disclosure와 prompt reasonable steps to rectify가 필요하다.
• “Clawback agreement만 있으면 제3자에게도 waiver를 주장할 수 없다.”주의해야 한다. FRE 502(e)에 따른 당사자 간 agreement는 원칙적으로 그 당사자들에게만 binding하다. 다른 federal·state proceeding까지 강한 보호를 원한다면 502(d) court order의 의미가 커진다.
• “502(d) order와 502(b)는 같은 것이다.”아니다. 502(b)는 inadvertent disclosure의 non-waiver 요건을 정한다. 502(d)는 federal court가 해당 litigation과 관련된 disclosure의 non-waiver 효과를 명령할 수 있도록 하는 별도의 장치다.
• “FRCP 26(b)(5)(B)가 waiver 여부를 결정한다.”아니다. 이 조항은 post-production privilege claim 이후 상대방이 자료를 어떻게 처리해야 하는지에 관한 절차를 정한다. 실체적인 waiver 문제와 구별해야 한다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Production 전에 준비해야 할 10가지

• 1. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 별도로 태깅한다.같은 문서에 둘 다 적용될 수 있지만 waiver 분석이 동일하지 않으므로 구별할 수 있어야 한다.
• 2. Work Product를 외부에 공유하기 전에 상대방의 지위를 확인한다.Expert, supplier, insurer, auditor, consultant, licensee, prospective purchaser가 각각 어떤 관계에 있는지 검토한다.
• 3. Adversary 또는 conduit-to-adversary 위험을 확인한다.단순히 “우리 편”이라고 생각하지 말고 자료가 litigation opponent에게 전달될 현실적 가능성을 살펴본다.
• 4. Confidentiality obligation을 문서화한다.필요한 경우 NDA, expert engagement, common-interest arrangement 등을 통해 disclosure 목적과 confidentiality를 명확히 한다. 다만 이것이 자동적인 privilege 창설 장치는 아니라는 점을 기억한다.
• 5. Rule 26(f) 단계에서 Privilege Protocol을 협상한다.Privilege log, inadvertent production, clawback procedure와 ESI review 방식을 discovery 초기에 정한다.
• 6. FRE 502(d) Order를 적극 검토한다.특히 수백만 건의 ESI를 다루는 특허소송이라면 단순한 party agreement보다 court order의 보호효과를 고려한다.
• 7. Privilege Review의 reasonable steps를 기록한다.검색어, attorney list, QC procedure, reviewer training과 escalation process를 나중에 설명할 수 있도록 한다.
• 8. Inadvertent production을 발견하면 즉시 대응한다.시간을 끌수록 FRE 502(b)의 prompt rectification 요건에서 불필요한 분쟁이 생길 수 있다.
• 9. Clawback notice의 대상과 근거를 명확히 한다.어떤 문서가 어떤 Privilege 또는 Work-Product Protection의 대상인지 상대방이 식별할 수 있도록 한다.
• 10. Production 사고를 ‘문서 한 건’의 문제로만 보지 않는다.같은 email family, attachment, duplicate, translated copy와 다른 production set에도 동일 자료가 포함되어 있는지 즉시 확인한다.

8다음 편 연결 ― Privilege를 당사자가 포기한 것이 아니라 법원이 뚫을 수도 있는가?

제8편과 제9편에서는 보호가 waiver되는 상황을 살펴보았다.

• 당사자가 legal advice를 자신의 방어수단으로 사용한다.
• 제3자에게 privileged communication을 공개한다.
• Work Product를 adversary에게 전달한다.
• 수백만 건의 ESI를 production하다 실수로 protected material을 넘긴다.
• 이런 상황의 공통점은 disclosure 또는 당사자의 행동이 출발점이라는 것이다.
• 마지막으로 전혀 다른 문제가 남아 있다.
• K-Tech의 CEO가 미국변호사에게 다음과 같이 물었다고 하자.
• “Alpha 특허를 피할 수 있도록 제품을 합법적으로 design around하려면 어떻게 해야 합니까?”
• 이것은 전형적인 legal advice의 요청이다.
• 그런데 질문이 다음과 같다면 어떨까?
• “이미 침해제품을 판매하고 있습니다. Alpha에게 들키지 않도록 관련 이메일을 삭제하고 제품도면의 날짜를 바꾸려면 어떻게 해야 합니까?”
• 두 communication을 똑같이 Attorney-Client Privilege로 보호해야 할까?
• 변호사에게 불법행위에 관하여 상담했다는 이유만으로 Privilege가 사라지는 것은 아니다.
• 과거의 잘못에 관하여
• “우리가 어떤 법적 책임을 질 수 있습니까?”
• 라고 상담하는 것은 오히려 Attorney-Client Privilege가 보호하려는 전형적인 legal communication일 수 있다.
• 문제는 변호사의 조언을 이용하여 앞으로의 crime 또는 fraud를 계획하거나 실행하려는 경우다.
• 미국법은 이를 Crime-Fraud Exception으로 다룬다.
• 여기에는 다시 어려운 질문이 등장한다.
• Client가 실제로 crime이나 fraud를 완성해야 하는가?
• Attorney도 불법목적을 알고 있어야 하는가?
• Patent prosecution에서 inequitable conduct가 주장되면 자동으로 Crime-Fraud Exception이 적용되는가?
• 상대방이
• “Crime-Fraud입니다.”
• 라고 주장하기만 하면 법원이 privileged documents를 읽어볼 수 있는가?
• 연방대법원의 United States v. Zolin, 491 U.S. 554 (1989)은 특히 마지막 문제, 즉 법원이 crime-fraud 여부를 판단하기 위해 privileged materials를 in camera review하기 전에 어느 정도의 threshold showing이 필요한지를 다루었다.
• 그리고 Work Product에는 또 다른 문제가 있다.
• Crime-Fraud Exception으로 Attorney-Client Privilege가 뚫린다고 해서 변호사의 opinion work product까지 언제나 같은 방식으로 production되는 것은 아니다.

마지막 제10편에서는 이 문제를 살펴본다.

다음 편

제10편. 불법행위를 변호사에게 상담하면 Privilege가 생기는가?

― Crime-Fraud Exception과 Piercing of Privilege

주요 법령·판례와 공식 자료

• Federal Rule of Evidence 502미국 연방법원 공식 현행 규칙
• Federal Rule of Civil Procedure 26미국 연방법원 공식 현행 규칙집
• In re EchoStar Communications, 448 F.3d 1294판결문 재게시본
• United States v. Deloitte LLP, 610 F.3d 129판결문 PDF 재게시본
• Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ Work-Product Waiver의 구체적 기준과 제3자 disclosure의 효과는 applicable circuit law와 사실관계에 따라 차이가 있을 수 있다. Deloitte의 D.C. Circuit 기준을 미국 전역의 단일한 bright-line rule로 이해해서는 안 된다.

※ FRE 502는 Attorney-Client Privilege 또는 Work-Product Protection이 처음부터 성립하는지를 결정하는 규칙이 아니다. 이미 존재하는 protection의 disclosure가 어떤 waiver 효과를 가지는지를 일정 범위에서 규율한다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection을 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제8편] 한번 공개하면 어디까지 무너지는가? — Advice-of-Counsel과 Privilege Waiver의 범위

Attorney-Client Privilege는 강력한 보호다.

그러나 한번 성립하면 영원히 유지되는 절대적인 권리는 아니다.

의뢰인이 변호사에게 받은 법률의견을 제3자에게 공개하거나, 소송에서 자신에게 유리한 부분만 꺼내어 방어수단으로 사용하면 Privilege를 스스로 포기한 것으로 평가될 수 있다.

이것이 waiver다.

특허소송에서는 이 문제가 특히 민감하다.

특허침해 경고장을 받은 기업이 미국변호사에게 non-infringement 또는 invalidity opinion을 받는 경우가 있기 때문이다.

소송이 시작된 뒤 특허권자가 고의침해(willful infringement)를 주장하면 피고는 이렇게 말하고 싶어진다.

“우리는 미국 patent counsel의 의견을 받고 합리적으로 비침해라고 판단하여 사업을 계속했습니다.”

그러면 상대방은 곧바로 묻는다.

“그렇다면 그 변호사에게 무엇을 알려 주었습니까?”

“변호사는 어떤 사실을 전제로 의견을 냈습니까?”

“불리한 내용의 이메일은 없었습니까?”

“처음 받은 의견과 최종 의견이 달라지지는 않았습니까?”

“회사 경영진은 실제로 그 의견을 읽고 믿었습니까?”

여기에서 피고가

“의견서의 결론은 우리가 믿었다는 증거로 사용하겠습니다. 하지만 변호사와 나눈 다른 communication은 Privileged이므로 보여줄 수 없습니다.”

라고 할 수 있을까?

미국법은 이런 상황을 흔히 sword and shield 문제로 본다.

Privilege를 방패로 유지하면서 동시에 그 법률조언을 칼처럼 자신에게 유리하게 사용할 수 있는 범위에는 한계가 있다는 것이다.

목차

1. K-Tech 가상사례 ― “우리는 미국변호사의 의견을 믿었습니다”
2. 핵심 질문 ― ‘의견서 한 장’을 공개하면 무엇까지 열리는가
3. 법리 ― Waiver는 ‘공개’만이 아니라 ‘의존’에서도 발생할 수 있다
4. 주요 판례와 법령 ― EchoStar, Seagate, § 298, 그리고 Halo
5. 특허실무 적용 ― Opinion을 ‘받는 것’과 ‘의존하는 것’은 다르다
6. 흔한 오해와 반례
7. 기업 IP팀 체크리스트 ― Opinion을 받는 순간부터 ‘Waiver 시나리오’를 생각하라
8. 다음 편 연결 ― Attorney-Client Privilege가 깨져도 Work Product까지 깨지는가?

1K-Tech 가상사례 ― “우리는 미국변호사의 의견을 믿었습니다”

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies가 처음 특허침해 경고장을 보내자 K-Tech는 미국 patent counsel에게 정식 의견을 요청했다.

K-Tech는 Alpha의 U.S. Patent, 관련 prosecution history, K-Tech 제품도면과 일부 prior art를 counsel에게 전달했다.

미국변호사는 42페이지 분량의 의견서를 작성했다.

결론은 다음과 같았다.

K-Tech의 현재 양산제품은 Alpha 특허의 claim 1을 literal infringement하지 않을 가능성이 높다.

다만 의견서에는 주의사항도 있었다.

Doctrine of Equivalents에 대해서는 추가적인 기술분석이 필요하며, 특정 설계변경이 이루어질 경우 infringement risk가 증가할 수 있다.

또 다른 Alpha 특허에 대해서는 일부 청구항의 validity에 상당한 의문이 있다는 의견도 제시했다.

K-Tech의 IP팀과 경영진은 이 의견서를 검토한 뒤 미국 판매를 계속하기로 결정했다.

그런데 1년 뒤 Alpha가 특허침해소송을 제기한다.

Discovery 과정에서 Alpha는 K-Tech가 Alpha 특허를 오래전부터 알고 있었고 침해위험을 의식하면서도 판매를 계속했다며 willful infringement를 주장한다.

K-Tech는 두 선택지 앞에 놓인다.

첫 번째는 opinion을 공개하지 않고 Privilege를 유지하는 것이다.

두 번째는 opinion of counsel에 실제로 의존했다는 사실을 방어에 사용하는 것이다.

K-Tech가 두 번째 방법을 선택한다.

K-Tech의 답변서와 discovery response에는 다음 취지의 주장이 들어간다.

“K-Tech는 독립된 U.S. patent counsel의 non-infringement 및 invalidity advice를 받고 이를 합리적으로 신뢰하여 제품판매를 계속했다.”

Alpha는 즉시 추가 Discovery를 요구한다.

• Opinion letter 전체
• Opinion counsel과 K-Tech 사이의 관련 이메일
• Counsel에게 제공한 기술자료
• Draft opinion
• Counsel과의 회의자료
• IP팀의 내부 communication
• 경영진에게 전달된 opinion 관련 communication
• 같은 특허에 관한 다른 counsel의 의견
• 소송이 시작된 뒤 litigation counsel과 주고받은 infringement·validity communication

K-Tech가 예상하지 못한 범위다.

“우리가 공개하려고 한 것은 최종 opinion letter 하나뿐인데, 왜 다른 communication까지 요구하는가?”

이것이 waiver의 범위, 즉 scope of waiver 문제다.

2핵심 질문 ― ‘의견서 한 장’을 공개하면 무엇까지 열리는가

Waiver에서는 두 질문을 구별해야 한다.

• 첫 번째는
• Privilege를 포기했는가?
• 라는 질문이다.
• 두 번째는
• 그렇다면 어디까지 포기했는가?
• 라는 질문이다.
• 오히려 두 번째 질문이 더 어렵다.
• 예를 들어 K-Tech가 최종 non-infringement opinion만 공개했다고 하자.
• 그 opinion을 작성하기 위해 counsel과 주고받은 이메일도 공개해야 할까?
• 초안도 포함되는가?
• 같은 특허의 invalidity에 관한 communication도 포함되는가?
• 다른 변호사의 상반된 의견도 포함되는가?
• 소송이 제기된 뒤 trial counsel과 주고받은 communication까지 열리는가?
• Work Product도 함께 waiver되는가?

미국 특허판례가 오랫동안 다뤄 온 문제다.

3법리 ― Waiver는 ‘공개’만이 아니라 ‘의존’에서도 발생할 수 있다

가장 이해하기 쉬운 waiver는 자발적 공개다.

의뢰인이 confidential attorney-client communication을 보호관계 밖의 제3자에게 자발적으로 공개하면 Privilege가 waiver될 수 있다.

그러나 특허소송에서 더 중요한 것은 affirmative reliance, 즉 법률조언을 자신의 주장이나 방어의 근거로 사용하는 경우다.

예를 들어 K-Tech가 단순히

“당사는 당시 침해하지 않는다고 판단했습니다.”

라고 주장하는 것과,

“미국 patent counsel의 non-infringement opinion을 받아 그것을 신뢰했습니다.”

라고 주장하는 것은 다르다.

후자의 경우 K-Tech가 자신의 state of mind를 설명하기 위해 attorney advice 자체를 소송의 쟁점으로 끌어들인다.

그렇다면 Alpha에게도 그 advice가 실제로 무엇이었고, 어떤 정보를 바탕으로 작성되었으며, K-Tech가 무엇을 알고 있었는지를 검증할 기회가 필요해진다.

이것이 흔히 at-issue waiver 또는 implied waiver 논의와 연결된다.

핵심에는 공정성(fairness)이 있다.

자신에게 유리한 legal advice의 결론만 공개하면서 같은 subject matter에 관한 불리한 communication은 Privilege 뒤에 숨긴다면 사실판단이 왜곡될 수 있기 때문이다.

다만 모든 경우에

“법률문제가 소송의 쟁점이 되었으므로 관련 Privilege 전체가 waiver된다.”

고 해서는 안 된다.

단순히 법률적 쟁점이 존재한다는 것과 당사자가 privileged advice 자체에 적극적으로 의존하는 것은 구별해야 한다.

4주요 판례와 법령 ― EchoStar, Seagate, § 298, 그리고 Halo

In re EchoStar Communications ― Advice-of-Counsel Waiver의 범위

Federal Circuit의 In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)은 특허소송에서 advice-of-counsel defense와 waiver 범위를 이해하는 데 중요한 판례다.

EchoStar는 willful infringement 주장에 대응하기 위해 counsel의 advice에 의존했다.

그 순간 문제는 단순히 최종 opinion letter 하나의 disclosure에 그치지 않았다.

Federal Circuit은 advice-of-counsel defense를 주장하면 같은 subject matter에 관한 일정한 attorney-client communications의 Privilege가 waiver될 수 있다고 보았다.

이유는 간단하다.

• 피고가
• “우리는 변호사의 조언을 믿었기 때문에 선의로 행동했다.”
• 라고 주장한다면,
• 상대방은 그 변호사가 실제로 어떤 조언을 했는지 확인할 수 있어야 한다.

다만 EchoStar는 Work Product와 Attorney-Client Privilege를 완전히 같게 다루지 않았다.

특히 counsel의 work product 가운데 의뢰인에게 전달되지 않은 자료는 accused infringer의 state of mind를 형성할 수 없다는 점이 중요하다.

변호사의 머릿속에만 있었던 생각을 의뢰인이 알지 못했다면, 의뢰인이 그것을 “신뢰했다”고 말할 수도 없기 때문이다.

In re Seagate ― Opinion Counsel과 Trial Counsel을 구별하다

다음으로 중요한 판례가 Federal Circuit en banc의 In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)이다.

Seagate에서는 opinion counsel의 advice에 의존한 결과 발생한 waiver가 trial counsel의 communication과 work product까지 확장되는가가 문제되었다.

Federal Circuit은 원칙적으로 그렇게 보지 않았다.

Opinion counsel과 trial counsel의 기능이 다르다고 보았기 때문이다.

Opinion counsel은 기업이 사업상 행동을 결정하기 전에 infringement, validity 등에 관한 객관적인 법률평가를 제공한다.

반면 trial counsel은 이미 진행 중인 adversarial litigation에서 소송전략을 수립하고 사건을 법원에 어떻게 제시할 것인지를 판단한다.

Federal Circuit은 이 차이를 근거로, 일반적으로 opinion counsel의 advice에 의존했다고 해서 trial counsel과의 Attorney-Client Privilege까지 waiver되는 것은 아니라고 판단했다.

Work Product에 대해서도 일반적으로 opinion counsel의 work product에 의존했다는 이유만으로 trial counsel의 work product까지 waiver가 확장되는 것은 아니라고 보았다.

다만 Seagate도 이를 절대적인 규칙으로 만들지는 않았다.

특수한 상황이나 부정한 전략적 조작이 있는 경우에는 법원이 달리 판단할 여지를 남겼다.

35 U.S.C. § 298 ― “Opinion을 안 받았다”는 사실 자체를 불리하게 사용할 수 없다

2011년 America Invents Act는 중요한 규정을 추가했다.

35 U.S.C. § 298이다.

• 이 조문은 accused infringer가 allegedly infringed patent에 관하여 advice of counsel을 받지 않았다는 사실이나, 그러한 advice를 법원 또는 배심원에게 제시하지 않았다는 사실을
• willful infringement
• induced infringement의 intent
• 를 입증하는 데 사용할 수 없다고 규정한다.

이 규정은 실무적으로 중요하다.

• 기업이 특허를 알게 되었다고 해서 반드시 formal opinion of counsel을 받아야 하고, 받지 않으면 배심원이
• “변호사 의견을 받지 않은 것을 보니 스스로도 침해라고 생각했던 것 아닌가?”
• 라고 추론하도록 허용되는 구조가 아니다.
• 마찬가지로 opinion을 받았더라도 Privilege를 유지하기 위해 법정에 제출하지 않는 선택 자체를 willfulness의 증거로 사용할 수도 없다.

Halo Electronics v. Pulse Electronics ― 행위 당시의 Knowledge가 중요하다

2016년 연방대법원의 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 579 U.S. 93 (2016)은 Seagate가 설정했던 rigid two-part willfulness framework를 폐기했다.

특히 연방대법원은 culpability를 일반적으로 문제된 행위를 할 당시 행위자가 알고 있었던 사정에 비추어 판단해야 한다고 강조했다.

따라서 기업이 나중에 소송이 시작된 뒤 뛰어난 변호사를 선임하여 훌륭한 non-infringement defense를 만들어 냈다는 사실만으로 과거의 state of mind가 소급하여 바뀌는 것은 아니다.

이 점은 advice of counsel의 실무적 가치와도 연결된다.

• 중요한 것은 단순히 opinion letter가 존재하느냐가 아니라,
• 회사가 문제된 행동을 결정할 당시 무엇을 알고 있었고, 어떤 법률적 조언을 실제로 받았으며, 그 조언을 어떻게 받아들였는가
• 이다.

5특허실무 적용 ― Opinion을 ‘받는 것’과 ‘의존하는 것’은 다르다

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 직후 미국변호사에게 opinion을 요청했다고 하자.

그 자체로 Privilege가 waiver되는 것은 아니다.

Opinion은 confidential하게 보관할 수 있다.

소송이 제기되더라도 K-Tech는 이를 방어수단으로 사용하지 않고 Privilege를 유지할 수 있다.

35 U.S.C. § 298 때문에 Alpha는 단순히

“K-Tech가 opinion을 공개하지 않았으니 불리한 opinion이었을 것이다.”

라는 식으로 willfulness 또는 induced infringement intent를 입증할 수 없다.

문제는 K-Tech가 opinion을 affirmatively rely upon하기로 결정하는 순간이다.

Opinion Counsel과 Litigation Counsel을 처음부터 구별할 필요가 있다

실무적으로 중요한 이유가 여기에 있다.

경고장을 받은 뒤 business decision을 위한 infringement·validity opinion을 제공하는 counsel과 실제 소송을 담당할 litigation counsel을 분리하는 전략을 검토하는 경우가 있다.

이는 단순한 형식이 아니다.

Seagate가 opinion counsel과 trial counsel의 역할 차이를 waiver 분석에서 중요하게 보았기 때문이다.

물론 두 counsel을 반드시 분리해야 한다는 법률상 의무가 있다는 뜻은 아니다.

그러나 향후 advice-of-counsel defense를 사용할 가능성이 있다면 waiver의 범위를 관리하는 관점에서 counsel의 역할을 처음부터 구분하는 것이 도움이 될 수 있다.

Opinion을 실제로 읽지 않았다면?

• K-Tech의 외부변호사가 훌륭한 60페이지 non-infringement opinion을 작성했다.
• 하지만 IP팀장은 파일을 서버에 저장했을 뿐 CEO나 사업책임자에게 전달하지 않았다.
• 제품판매를 계속하기로 결정한 경영진은 그 opinion의 내용을 알지 못했다.
• 그런데 소송에서 K-Tech가
• “우리는 counsel의 opinion을 신뢰했습니다.”
• 라고 주장한다면 문제가 생긴다.
• Reliance를 주장하려면 실제로 의사결정자가 그 advice를 알고 행동했다는 사실이 중요하다.
• Opinion letter의 존재 자체가 회사의 state of mind를 자동으로 바꾸는 것은 아니다.

불리한 advice를 받은 뒤 다른 counsel에게 다시 물은 경우는 더 어렵다.

더 어려운 상황도 있다.

• 첫 번째 counsel은 이렇게 말했다.
• “Infringement risk가 높습니다.”
• K-Tech는 마음에 들지 않아 두 번째 counsel에게 의견을 구한다.
• 두 번째 counsel은
• “Strong non-infringement argument가 있습니다.”
• 라고 판단한다.
• K-Tech가 소송에서 두 번째 opinion만 공개하면서
• “우리는 counsel의 advice를 믿었습니다.”
• 라고 주장하면 어떻게 될까?
• 이런 상황에서 subject-matter waiver와 fairness가 중요해진다.
• 당사자가 자신에게 유리한 opinion만 선택하여 sword로 사용하면서 같은 subject matter의 불리한 legal advice를 shield 뒤에 숨기는 것을 법원이 허용할 것이라고 가정해서는 안 된다.

따라서 opinion-of-counsel strategy는 어떤 문서 하나를 공개할 것인가의 문제가 아니라 관련 subject matter 전체에서 어떤 waiver가 발생할지를 예측하는 문제다.

내부 이메일도 문제가 될 수 있다

• K-Tech가 좋은 non-infringement opinion을 받았다고 하자.
• 그런데 IP팀장이 내부 이메일에서 이렇게 썼다.
• “Counsel opinion은 논리가 조금 약하지만 일단 판매를 계속하는 근거로 사용할 수 있을 것 같습니다.”
• 또 다른 임원은
• “소송이 오더라도 opinion이 있으니 willfulness는 막을 수 있지 않겠습니까?”
• 라고 답했다.
• 이런 communication은 회사가 counsel의 advice를 실제로 어떻게 이해하고 사용했는지를 보여줄 수 있다.
• Advice-of-counsel defense를 선택하면 opinion의 법률적 완성도뿐 아니라 회사의 실제 reliance와 state of mind도 Discovery의 초점이 될 수 있다.

6흔한 오해와 반례

• “Opinion letter 한 장만 공개하면 된다.”그렇게 가정해서는 안 된다. Advice-of-counsel defense를 주장하면 같은 subject matter의 관련 attorney-client communications까지 waiver 문제가 확대될 수 있다.
• “변호사 의견을 받지 않으면 willfulness에 불리하다.”그 자체로는 그렇지 않다. 35 U.S.C. § 298은 advice를 받지 않았다는 사실이나 법정에 제시하지 않았다는 사실을 willful infringement 또는 induced infringement intent의 증거로 사용하는 것을 금지한다.
• “Opinion을 받아 두기만 하면 willfulness를 막을 수 있다.”아니다. 실제 의사결정자가 그 advice를 알고 합리적으로 의존했는지가 중요할 수 있다. Opinion의 존재만으로 당시의 state of mind가 자동으로 정해지는 것은 아니다.
• “Opinion을 공개하면 litigation counsel 자료도 전부 waiver된다.”일반적으로 그렇게 단정할 수 없다. Seagate는 opinion counsel과 trial counsel의 기능 차이를 근거로, advice-of-counsel defense에 따른 waiver가 원칙적으로 trial counsel의 privileged communications와 work product까지 자동 확장되지 않는다고 보았다.
• “Attorney-Client Privilege를 waiver하면 Work Product도 정확히 같은 범위에서 waiver된다.”아니다. 두 보호는 목적과 waiver 구조가 다르다. EchoStar와 Seagate에서도 이 차이가 중요하게 다루어졌다.
• “회사 밖에 한 문장만 말하면 Privilege 전체가 언제나 subject-matter waiver된다.”그렇게 단순하지 않다. Disclosure의 내용, 의도성, 사용방식과 fairness를 구체적으로 살펴야 한다.
• “우리에게 유리한 opinion만 공개하고 불리한 opinion은 Privilege로 숨길 수 있다.”위험한 접근이다. 같은 subject matter에 관하여 selective disclosure를 하면서 Privilege를 sword와 shield로 동시에 사용하는 문제를 불러올 수 있다.
• “Halo가 Seagate를 폐기했으니 Seagate의 Privilege 판시도 전부 무효다.”그렇게 읽어서는 안 된다. Halo는 § 284 enhanced damages에 관한 Seagate의 경직된 willfulness test를 폐기했다. 그것과 Seagate가 별도로 다룬 opinion counsel과 trial counsel 사이의 waiver 범위 문제는 구별해서 읽어야 한다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Opinion을 받는 순간부터 ‘Waiver 시나리오’를 생각하라

• 1. Opinion을 왜 받는지 먼저 정한다.단순한 legal risk assessment인지, 향후 advice-of-counsel defense까지 염두에 둔 것인지 목적을 명확히 한다.
• 2. Opinion counsel에게 정확하고 충분한 사실을 제공한다.불리한 사실을 숨긴 채 받은 favorable opinion은 실제 reliance의 설득력을 약화시킬 수 있다.
• 3. Opinion의 전제와 실제 제품을 일치시킨다.Opinion이 검토한 제품과 실제 판매제품의 설계가 변경되었다면 기존 opinion에 계속 의존할 수 있는지 재검토한다.
• 4. Opinion을 누가 읽고 어떤 결정을 했는지 관리한다.Opinion이 서버에 존재한다는 것과 경영진이 실제로 알고 의존했다는 것은 다른 문제다.
• 5. Opinion Counsel과 Trial Counsel의 역할을 구별할지 검토한다.향후 waiver 범위를 관리하기 위한 실무적 선택이 될 수 있다.
• 6. Opinion 관련 내부 communication을 신중하게 관리한다.“이 의견서는 소송용 방패다”와 같은 표현은 실제 reliance에 관한 불필요한 논쟁을 만들 수 있다.
• 7. Favorable opinion만 보고 waiver를 결정하지 않는다.같은 subject matter에 관한 다른 counsel의 advice, 이메일, drafts 등까지 어떤 Discovery가 이어질지 검토한다.
• 8. § 298을 기억한다.Formal opinion을 받지 않았거나 받은 opinion을 법정에 제시하지 않았다는 사실 자체가 willfulness 또는 induced infringement intent의 증거가 되는 것은 아니다.
• 9. Waiver 결정은 litigation team과 함께 한다.한번 opinion-of-counsel defense를 선택한 뒤 waiver를 다시 완전히 되돌리기는 어렵다.
• 10. FRE 502와 protective order도 함께 검토한다.의도하지 않은 production과 의도적인 reliance waiver는 같은 문제가 아니다. 대규모 ESI Discovery에서는 별도의 clawback 및 non-waiver 체계를 미리 설계해야 한다.

8다음 편 연결 ― Attorney-Client Privilege가 깨져도 Work Product까지 깨지는가?

• 이번 편에서 가장 중요한 질문은
• “Opinion을 공개하면 어디까지 Attorney-Client Privilege가 waiver되는가?”
• 였다.
• 그다음 질문은 더 어렵다.
• K-Tech가 opinion counsel의 advice를 공개했다고 하자.
• Counsel이 K-Tech에게 보낸 이메일은 waiver될 수 있다.
• 그렇다면 counsel이 혼자 작성한 research memorandum도 공개해야 할까?
• K-Tech에게 한 번도 보여주지 않은 handwritten note는 어떠한가?
• Counsel이 인터뷰한 engineer의 진술을 정리하면서 옆에
• “Witness credibility questionable.”
• 이라고 적어 둔 메모는?
• 더 나아가 K-Tech가 자신의 Work Product를 공급업체 B-Tech에게 보여주면 어떻게 될까?
• Attorney-Client Privilege에서는 confidential communication을 관계없는 제3자에게 공개하는 것이 waiver의 중요한 출발점이다.
• 그러나 Work-Product Protection은 목적이 다르다.
• 그 핵심은 변호사와 의뢰인의 confidentiality 자체보다는 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation을 부당하게 이용하지 못하도록 하는 것에 있다.
• 따라서 제3자에게 disclosure했다고 해서 Work Product가 언제나 Attorney-Client Privilege와 같은 방식으로 waiver되는 것은 아니다.
• 예를 들어 litigation consultant, insurer, indemnitor 또는 공동의 이해관계를 가진 다른 당사자에게 자료를 보여주었다는 사실만으로 상대방에게 그 자료를 넘겨주겠다는 의사를 표시했다고 볼 수 있는지는 별도의 문제다.
• 반대로 adversary에게 자료가 전달되거나 adversary가 자료를 얻을 가능성을 실질적으로 높이는 방식으로 공개했다면 결과가 달라질 수 있다.
• 그리고 대규모 미국 Discovery에서는 실수도 발생한다.
• K-Tech가 300만 건의 이메일을 production하면서 privileged email 하나를 실수로 Alpha에게 넘겼다고 하자.
• 그 한 번의 실수로 Privilege가 영원히 사라질까?
• Federal Rule of Evidence 502는 이러한 문제를 다루기 위해 intentional disclosure, inadvertent disclosure, subject-matter waiver와 court-ordered non-waiver protection에 관한 중요한 규칙을 두고 있다.
• 특히 Rule 502(d) order는 대규모 ESI Discovery에서 강력한 risk-management tool이 될 수 있다.

다음 편에서는 두 문제를 함께 살펴본다.

다음 편

제9편. Work Product를 제3자에게 보여주면 보호가 사라지는가?

― Work-Product Waiver, Inadvertent Disclosure와 FRE 502

주요 법령·판례와 공식 자료

• 35 U.S.C. § 298 — Advice of counsel미국 하원 법률개정실 공식 U.S. Code
• Federal Rule of Evidence 502미국 연방법원 공식 현행 규칙
• In re EchoStar Communications, 448 F.3d 1294판결문 재게시본
• In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360Federal Circuit 공식 판결 안내
• Halo Electronics v. Pulse Electronics, 579 U.S. 93Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ Advice-of-counsel defense에 따른 waiver의 구체적인 범위는 주장된 defense, disclosure의 내용, 관련 subject matter와 사건의 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있다.

※ Halo 이후 Seagate를 인용할 때에는 enhanced-damages/willfulness 기준과 privilege/work-product waiver에 관한 판시를 구별해야 한다. Halo가 전자를 폐기했다는 이유만으로 후자의 모든 판시가 소멸했다고 설명하는 것은 정확하지 않다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection을 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제7편] 소송을 예상하여 만든 자료는 왜 별도로 보호되는가? — Hickman v. Taylor와 Work-Product Doctrine

Attorney-Client Privilege는 기본적으로 의뢰인이 법률적 조언을 구하고 받기 위해 변호사와 비밀리에 나눈 communication을 보호한다.

그런데 미국소송을 준비하면서 만들어지는 중요한 자료가 모두 communication인 것은 아니다.

변호사가 혼자 작성한 claim chart가 있다.

증인 인터뷰를 준비하면서 변호사가 작성한 질문목록도 있다.

인터뷰가 끝난 뒤 어떤 진술이 중요한지 골라 정리한 memorandum도 있다.

변호사의 요청을 받은 기술전문가가 경쟁제품을 분석한 보고서도 있다.

기업 IP팀이 litigation counsel의 요청에 따라 수천 건의 선행특허 가운데 무효자료로 검토할 후보만 선별한 목록도 있을 수 있다.

이 자료들은 의뢰인이 변호사에게 보낸 confidential communication이 아닐 수 있다.

그렇다면 Attorney-Client Privilege가 적용되지 않는다는 이유만으로 상대방이 Discovery를 통해 모두 가져갈 수 있어야 할까?

미국법은 그렇게 보지 않는다.

여기서 Attorney-Client Privilege와 구별되는 두 번째 보호체계가 등장한다.

Work-Product Doctrine, 또는 보다 정확하게는 Work-Product Protection이다.

그 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.

목차

1. K-Tech 가상사례 ― 경고장을 받은 뒤 만든 Claim Chart
2. 핵심 질문 ― Work Product는 무엇을 보호하는가
3. 법리 ― Hickman에서 Rule 26(b)(3)까지
4. 주요 판례 ― Hickman이 보호하려 한 것은 ‘변호사의 머릿속’까지 포함한다
5. 특허실무 적용 ― 언제부터 ‘Litigation을 예상했다’고 볼 것인가
6. 흔한 오해와 반례
7. 기업 IP팀 체크리스트 ― Litigation Hold만큼 중요한 ‘목적의 기록’
8. 다음 편 연결 ― 보호가 성립한 뒤에도 ‘공개’하면 무너질 수 있다

1K-Tech 가상사례 ― 경고장을 받은 뒤 만든 Claim Chart

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies는 K-Tech에 특허침해 경고장을 보낸 뒤 협상이 진전되지 않자 미국 연방법원에 특허침해소송을 제기한다.

하지만 K-Tech는 complaint를 받은 날부터 대응을 시작한 것이 아니다.

경고장을 받은 직후부터 미국 litigation counsel과 함께 소송 가능성을 검토했다.

미국변호사는 K-Tech IP팀에 다음과 같이 요청한다.

“Alpha가 주장하는 U.S. Patent의 각 claim limitation과 K-Tech 제품구조를 비교해 주십시오. 관련 설계자료와 prosecution history를 확보하고, invalidity 검토를 위해 관련 prior art도 수집해 주십시오.”

K-Tech IP팀은 counsel의 요청에 따라 내부 task force를 만든다.

미국변호사는 Alpha 특허의 claim을 분석하면서 자신의 노트에 다음과 같이 적는다.

“Element 3의 ‘continuous layer’가 핵심. K-Tech 양산제품에는 discontinuity가 존재할 가능성. Engineer 확인 필요. Claim construction에 따라 non-infringement argument 가능.”

그리고 preliminary claim chart를 작성한다.

IP팀은 변호사의 요청에 따라 제품개발 문서 가운데 관련성이 있다고 판단되는 자료를 선별한다.

미국변호사는 K-Tech의 연구원들을 인터뷰한다.

인터뷰 후에는 증인의 모든 말을 그대로 받아 적지 않고, 소송에서 중요하다고 판단한 부분만 memorandum으로 정리한다.

외부 technical consultant에게는 Alpha 특허의 실시예와 K-Tech 제품구조를 비교하는 실험을 요청한다.

아직 소송은 제기되지 않았다.

몇 달 뒤 Alpha가 실제로 소송을 제기한다.

Discovery가 시작되자 Alpha는 다음 자료를 요구한다.

• 미국변호사의 preliminary claim chart
• 연구원 interview notes
• interview memorandum
• IP팀이 선별한 prior-art list
• technical consultant의 분석자료
• Alpha 경고장을 받은 뒤 작성된 내부 기술분석자료

K-Tech는 Work-Product Protection을 주장한다.

Alpha는 반박한다.

“일부 자료는 변호사가 아니라 IP팀과 consultant가 작성했습니다. 게다가 상당수는 소송이 제기되기 전에 만들어졌습니다.”

어느 쪽 주장이 타당할까?

2핵심 질문 ― Work Product는 무엇을 보호하는가

Attorney-Client Privilege와 Work Product는 종종 한 문장 안에서 함께 등장한다.

두 제도는 함께 언급되지만 보호대상과 이유가 다르다.

하지만 보호하려는 대상과 이유가 다르다.

Attorney-Client Privilege의 중심에는 의뢰인과 변호사 사이의 confidential legal communication이 있다.

반면 Work-Product Doctrine의 중심에는 litigation preparation이 있다.

변호사가 사건을 준비하려면 사실을 조사하고, 증인을 인터뷰하고, 어떤 자료가 중요한지 선택하고, 상대방의 주장을 분석하고, 소송전략을 세워야 한다.

그런데 상대방이 Discovery를 이용하여 이러한 준비과정을 그대로 들여다볼 수 있다면 어떻게 될까?

한쪽 변호사가 수개월에 걸쳐 사건을 조사하고 분석한 결과를 상대방이 document request 하나로 받아볼 수 있게 된다.

상대방은 자신의 사건을 준비하는 대신 다른 변호사의 조사와 전략에 무임승차할 수 있다.

Work-Product Doctrine은 이 문제를 막기 위해 발전했다.

따라서 핵심 질문은 다음과 같다.

“변호사와 의뢰인 사이의 비밀대화인가?”

가 아니라,

“이 자료가 litigation을 예상하여 또는 trial을 위해 준비된 것인가?”

에 가깝다.

3법리 ― Hickman에서 Rule 26(b)(3)까지

Hickman v. Taylor ― 현대 Work-Product Doctrine의 출발점

1943년 예인선 J.M. Taylor가 Delaware River에서 침몰하여 승무원 5명이 사망했다.

사고 직후 여러 tugboat 회사는 변호사 Fortenbaugh를 선임했다.

변호사는 사고 생존자들을 인터뷰하고 진술을 받아 두었으며, 다른 사람들과도 면담했다.

이후 사망한 승무원의 유족이 소송을 제기했고, 원고 측은 Discovery를 통해 변호사가 확보한 witness statements와 interview materials를 요구했다.

사건은 연방대법원까지 올라갔다.

1947년 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495에서 연방대법원은 Discovery를 폭넓게 인정하면서도 한계를 분명히 했다.

소송을 준비하는 변호사가 조사한 내용을 상대방이 자유롭게 가져갈 수 있게 되면 변호사의 업무수행 자체가 훼손될 수 있다고 보았다.

변호사는 일정한 사적 영역, 즉 자신의 legal theories를 분석하고 전략을 준비할 수 있는 공간이 필요하다는 것이다.

이 판결이 현대적인 Work-Product Doctrine의 출발점이 되었다.

다만 Hickman이 변호사의 모든 자료에 절대적인 비공개권을 부여한 것은 아니다.

필요성이 충분히 강한 경우에는 일부 factual materials의 Discovery가 가능할 수 있음을 인정했다.

Rule 26(b)(3) ― 판례법리가 연방민사소송규칙으로 구체화되다

오늘날 핵심 규정은 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)이다.

그 보호대상은 단순히 “attorney documents”가 아니다.

• 핵심 구조는 다음과 같다.
• documents and tangible things prepared in anticipation of litigation or for trial by or for another party or its representative
• 즉 소송을 예상하여 또는 trial을 위해 당사자나 그 representative를 위하여 준비된 documents와 tangible things가 보호대상이 될 수 있다.
• 여기서 representative에는 attorney뿐 아니라 consultant, insurer, indemnitor, agent 등이 포함될 수 있다.

따라서

“변호사가 작성하지 않았으므로 Work Product가 아니다.”

라는 명제는 정확하지 않다.

반대로

“변호사가 작성했으므로 Work Product다.”

라는 명제 역시 정확하지 않다.

결정적인 것은 작성자만이 아니라 자료가 만들어진 이유다.

Ordinary Work Product와 Opinion Work Product

Rule 26(b)(3)은 보호의 강도에도 중요한 차이를 둔다.

사실조사 자료와 같은 이른바 ordinary 또는 fact work product는 절대적으로 보호되는 것은 아니다.

상대방이 그 자료에 대한 substantial need가 있고, 다른 방법으로 substantial equivalent를 undue hardship 없이 얻을 수 없다는 점을 보이면 Discovery가 허용될 수 있다.

그러나 법원이 production을 명하더라도 변호사 또는 당사자 대표자의

• mental impressions
• conclusions
• opinions
• legal theories
• 가 공개되지 않도록 보호해야 한다.

이 영역을 흔히 opinion work product라고 부른다.

따라서 Work Product를 단순히

“보호된다 / 보호되지 않는다”

이처럼 Work Product를 ‘보호된다/보호되지 않는다’라는 이분법으로만 이해해서는 부족하다.

자료의 성격에 따라 보호강도가 달라질 수 있다.

4주요 판례 ― Hickman이 보호하려 한 것은 ‘변호사의 머릿속’까지 포함한다

Hickman에서 연방대법원이 특히 우려한 것은 상대방이 변호사의 파일을 그대로 들여다보게 되는 상황이었다.

변호사의 interview memorandum에는 증인이 한 말만 들어 있는 것이 아니다.

어떤 증인을 인터뷰했는지, 무엇을 질문했는지, 어떤 답변을 기록했는지, 무엇을 중요하다고 판단했는지까지 드러날 수 있다.

따라서 interview notes를 공개하면 단순한 사실 이상으로 변호사가 사건을 어떻게 보고 있는지가 드러날 수 있다.

특허소송의 claim chart는 이 점을 이해하기 좋은 사례다.

• Alpha 특허에 25개의 claim limitation이 있다고 하자.
• K-Tech의 litigation counsel은 그중 4개만을 집중적으로 분석했다.
• 그 4개 limitation 옆에는 다음과 같은 메모가 있다.
• “Strong non-infringement argument.”
• “Need claim construction.”
• “Potential DOE risk.”
• “Prior art X may invalidate.”

이 문서는 단순한 제품비교표가 아니다.

어떤 claim element를 중요하게 보고 있는지, 어느 부분에서 위험을 느끼는지, 어떤 invalidity theory를 생각하고 있는지까지 보여준다.

즉 변호사의 mental impressions와 legal theories가 직접 드러난다.

Work-Product Doctrine이 강하게 보호하려는 전형적인 영역이다.

다만 underlying facts 자체까지 숨겨지는 것은 아니다.

K-Tech 제품에 특정 layer가 존재하는지, 제품이 언제 개발되었는지, 어떤 구조로 작동하는지와 같은 사실은 적절한 Discovery를 통해 별도로 조사될 수 있다.

상대방이 가져갈 수 없는 것은 원칙적으로 그 사실 자체가 아니라 상대방 변호사가 그 사실을 조사·선택·평가하여 litigation strategy로 구성한 결과물이다.

5특허실무 적용 ― 언제부터 ‘Litigation을 예상했다’고 볼 것인가

특허실무에서 가장 어려운 문제는 흔히 이 지점에서 생긴다.

소송이 제기된 뒤 litigation counsel이 작성한 claim chart라면 비교적 이해하기 쉽다.

하지만 K-Tech의 자료는 Alpha의 경고장을 받은 뒤, 아직 complaint가 접수되기 전에 작성되었다.

Work Product가 되려면 반드시 소송이 먼저 제기되어야 할까?

반드시 그렇지는 않다.

Rule 26(b)(3)은 “in anticipation of litigation or for trial”이라고 규정한다.

즉 litigation을 실제로 예상하여 준비된 자료라면 소송 제기 전에도 보호될 수 있다.

그러나 여기서 또 다른 오해가 생긴다.

기업은 항상 어느 정도의 소송위험 속에서 사업한다.

특허를 출원하면 장래에 litigation이 생길 수도 있다.

경쟁사 특허를 조사하면 언젠가 infringement dispute가 생길 수도 있다.

제품을 출시하면 누군가 소송을 제기할 가능성도 있다.

이 정도의 일반적인 가능성만으로 평상시 business documents까지 모두 Work Product가 되는 것은 아니다.

각 연방항소법원은 “in anticipation of litigation”을 판단하는 표현과 구체적 기준에서 차이를 보일 수 있다. 널리 사용되는 접근 중 하나는 문서가 litigation의 전망 때문에(because of the prospect of litigation) 작성되었는지를 묻는다. 일부 관할의 분석은 ordinary course of business와 litigation purpose를 구별하는 데 특히 엄격할 수 있다.

따라서 실제 사건에서는 해당 district court에 적용되는 circuit precedent를 확인해야 한다.

경고장은 중요한 전환점이 될 수 있지만 자동 기준은 아니다

Alpha가 K-Tech에 다음과 같은 편지를 보냈다고 하자.

“귀사의 제품이 당사의 U.S. Patent를 침해합니다. 30일 이내에 판매를 중단하거나 license negotiation을 시작하지 않으면 필요한 법적 조치를 취하겠습니다.”

이후 K-Tech가 litigation counsel을 선임하고, counsel의 지시에 따라 infringement와 invalidity를 분석하기 시작했다.

이 사실관계라면 litigation anticipation을 설명할 근거가 상당히 강해진다.

반면 3년 전 K-Tech가 평상시 freedom-to-operate 프로그램의 일환으로 Alpha의 특허를 검토하면서 만든 자료라면 분석이 달라질 수 있다.

따라서

경고장 이전 = Work Product 아님경고장 이후 = Work Product

라는 기계적인 공식도 옳지 않다.

핵심은 자료가 만들어진 실질적인 목적과 당시 litigation의 구체성이다.

Dual-Purpose Document는 더 어렵다

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 다음 보고서를 작성했다고 하자.

“Alpha Patent 대응 및 제품 출시 검토보고서”

• 보고서에는 다음 내용이 함께 들어 있다.
• 미국변호사의 infringement analysis
• design-around 방안
• 제품 출시 일정
• 예상 매출
• 소송비용
• license 비용
• 공급업체 변경 가능성

이 문서는 litigation purpose와 business purpose가 섞여 있다.

이런 dual-purpose document의 Work-Product Protection 여부는 관할법원의 적용기준과 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있다.

따라서 기업이 모든 문서에

“Prepared in Anticipation of Litigation”

이라고 표시하는 것으로 문제를 해결하려 해서는 안 된다.

실제 작성경위와 목적이 이를 뒷받침해야 한다.

IP팀이 만든 자료도 Work Product가 될 수 있다

K-Tech litigation counsel이 IP팀에 이렇게 요청했다고 하자.

“2005년 이전 공개특허 가운데 claim element A-B-C 조합을 보여주는 자료를 찾아 목록을 만들어 주십시오.”

IP팀이 counsel의 요청에 따라 prior art를 조사하고 30개의 후보를 선별한다.

그 자료는 변호사가 직접 작성한 것은 아니다.

그러나 litigation을 예상하여 당사자 또는 그 representative를 위해 준비되었다는 Rule 26(b)(3)의 요건을 충족한다면 Work-Product Protection의 대상이 될 수 있다.

마찬가지로 counsel이 외부 technical consultant에게 특정 제품분석을 요청하여 만든 자료도 보호가능성을 검토할 수 있다.

따라서 Work Product를 ‘변호사가 직접 쓴 문서’로 한정해서는 안 된다.

하지만 기존 자료가 전달만으로 Work Product로 바뀌는 것은 아니다.

제4편에서 살펴본 문제와 비슷하다.

K-Tech 연구원이 2년 전에 제품개발을 위해 작성한 engineering report가 있다고 하자.

소송을 예상한 뒤 litigation counsel이 그 보고서를 요청하여 자신의 litigation file에 넣었다.

그렇다고 기존 engineering report 자체가 새롭게 Work Product로 변하는 것은 아니다.

원래 ordinary course of business에서 작성된 자료와, litigation을 예상하여 새로 작성된 분석자료는 구별해야 한다.

다만 counsel이 수천 건의 자료 가운데 특정 자료를 선택·배열한 결과 자체가 counsel의 litigation strategy나 mental impressions를 드러내는 경우에는 별도의 selection-and-compilation 문제가 제기될 수 있다.

6흔한 오해와 반례

• “변호사가 작성한 문서는 모두 Work Product다.”아니다. 변호사가 일상적인 계약업무나 business advice를 위해 작성한 자료까지 자동으로 Work Product가 되는 것은 아니다. Litigation anticipation 또는 trial preparation과의 관계가 필요하다.
• “변호사가 작성하지 않은 문서는 Work Product가 아니다.”아니다. Rule 26(b)(3)은 당사자뿐 아니라 attorney, consultant, insurer, indemnitor, agent 등 당사자의 representative를 위해 또는 그들에 의해 준비된 일정한 자료까지 포괄한다.
• “소송이 제기된 뒤 만든 자료만 Work Product다.”아니다. 실제 litigation을 예상하여 작성되었다면 filing 이전 자료도 보호될 수 있다.
• “경고장을 받으면 그날부터 모든 내부문서가 Work Product다.”아니다. 경고장은 중요한 사실이지만 자동적인 경계선은 아니다. 각 문서가 왜 만들어졌는지를 살펴야 한다.
• “Work Product이면 절대 Discovery할 수 없다.”아니다. Ordinary/fact work product는 substantial need와 undue hardship 요건이 충족되면 Discovery가 허용될 수 있다. 다만 mental impressions, conclusions, opinions와 legal theories에는 더 강한 보호가 적용된다.
• “Work Product는 변호사의 의견만 보호한다.”아니다. Rule 26(b)(3)은 일정한 factual investigation materials도 보호한다. 다만 factual work product와 opinion work product의 보호강도가 다를 수 있다.
• “기존 engineering report를 변호사에게 보내면 Work Product가 된다.”아니다. 이미 ordinary business course에서 만들어진 문서의 원래 성격이 단순한 전달 때문에 바뀌지는 않는다.
• “PRIVILEGED & WORK PRODUCT라고 표시하면 보호된다.”표시는 문서관리에는 도움이 되지만 법적 요건을 대신하지 않는다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Litigation Hold만큼 중요한 ‘목적의 기록’

• 1. Litigation anticipation의 시점을 사실에 따라 기록한다.경고장, cease-and-desist letter, 협상결렬, 소송위협, counsel engagement 등 당시 왜 litigation을 구체적으로 예상했는지 확인할 수 있도록 한다.
• 2. Counsel의 요청에 따라 작성하는 자료는 목적을 명확히 한다.예를 들어 “litigation counsel의 infringement/invalidity 분석을 지원하기 위해 작성”했다는 실제 업무목적이 문서흐름에서 드러나도록 한다.
• 3. Ordinary business records와 litigation-preparation materials를 구별한다.평상시 R&D·품질관리·제품개발 자료까지 무차별적으로 Work Product라고 표시하지 않는다.
• 4. Claim chart의 작성목적을 구분한다.평상시 FTO 검토용 claim chart와 특정 분쟁에 대응하기 위해 litigation counsel이 작성한 claim chart는 같은 분석을 받는다고 가정해서는 안 된다.
• 5. Consultant를 사용할 때 engagement 목적을 명확히 한다.Counsel이 litigation preparation을 위해 technical consultant를 활용하는 것인지, 사업부가 일반적인 기술자문을 받는 것인지 구별한다.
• 6. Fact Work Product와 Opinion Work Product를 구별한다.Witness statement, factual investigation과 counsel의 mental impressions·legal theories가 같은 수준으로 보호된다고 생각하지 않는다.
• 7. Pre-existing documents와 새로 작성한 litigation analysis를 분리한다.기존 문서를 counsel에게 전달하는 것과 counsel의 요청으로 새로운 분석자료를 만드는 것은 다른 문제다.
• 8. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 각각 검토한다.같은 문서가 두 보호를 동시에 받을 수도 있고, 하나만 적용될 수도 있으며, 둘 다 적용되지 않을 수도 있다.
• 9. 제3자 공유 전에 Work-Product waiver도 별도로 검토한다.Attorney-Client Privilege의 waiver 기준을 Work Product에 그대로 대입해서는 안 된다.
• 10. Privilege log를 염두에 두고 문서의 작성경위를 관리한다.나중에 “Work Product”라는 한 줄만 적는 것이 아니라 누가, 언제, 어떤 litigation을 예상하여, 누구의 요청으로 작성했는지를 설명할 수 있어야 한다.

8다음 편 연결 ― 보호가 성립한 뒤에도 ‘공개’하면 무너질 수 있다

여기까지 오면 미국 Discovery의 두 보호체계가 선명해진다.

• Attorney-Client Privilege는 주로 confidential legal communication을 보호한다.
• Work-Product Doctrine은 주로 litigation preparation을 보호한다.
• 둘은 겹칠 수 있지만 같은 제도는 아니다.
• K-Tech의 미국 litigation counsel이 연구원에게 infringement 관련 질문을 하고 받은 confidential answer에는 Attorney-Client Privilege가 적용될 수 있다.
• 그 인터뷰를 토대로 counsel이 작성한 memorandum에는 Work-Product Protection이 적용될 수 있다.
• 그 memorandum에 변호사의 평가와 litigation strategy가 드러난다면 opinion work product의 문제가 특히 중요해진다.

그런데 보호가 성립했다는 것만으로 끝나는 것은 아니다.

• K-Tech가 미국변호사에게 정식 infringement opinion을 받았다고 하자.
• CEO가 이 의견서를 board meeting에서 설명한다.
• IP팀이 일부 내용을 supplier에게 보낸다.
• 영업팀은 고객을 안심시키기 위해
• “Our U.S. counsel has concluded that we do not infringe Alpha’s patent.”
• 라고 설명한다.
• 그리고 실제 소송에서 K-Tech는
• “우리는 미국변호사의 non-infringement opinion을 신뢰했으므로 고의침해가 아닙니다.”
• 라고 주장한다.
• 그 순간 어떤 일이 벌어질까?
• K-Tech는 한편으로는
• “변호사의 의견을 믿고 행동했습니다.”
• 라고 주장하면서,
• 다른 한편으로는
• “그 변호사와 무슨 이야기를 했는지는 Privileged이므로 공개하지 않겠습니다.”
• 라고 할 수 있을까?

미국법은 이 문제를 Waiver 법리로 다룬다.

특허소송에서는 특히 advice-of-counsel defense와 willfulness가 결합하면서 매우 중요한 문제가 된다.

그리고 35 U.S.C. § 298은 또 하나의 중요한 경계를 설정한다. 피고가 변호사의 advice를 받지 않았거나 그러한 advice를 법정에서 제시하지 않았다는 사실만으로 willful infringement 또는 induced infringement를 입증할 수는 없다.

따라서

“Opinion을 받지 않으면 불리하다.”

와

“Opinion을 받아 법정에서 의존하면 어떤 범위까지 Privilege를 열어야 하는가.”

는 서로 다른 질문이다.

다음 편에서는 이 문제를 다룬다.

다음 편

제8편. 한번 공개하면 어디까지 무너지는가?

― Waiver of Attorney-Client Privilege와 Advice-of-Counsel

주요 법령·판례와 공식 자료

• Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• Federal Rules of Civil Procedure — Rule 26미국 연방법원 공식 현행 규칙집
• Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• 35 U.S.C. § 298미국 하원 법률개정실 공식 U.S. Code

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ “In anticipation of litigation”의 구체적인 판단기준은 circuit에 따라 표현과 적용방식에 차이가 있다. 실제 사건에서는 해당 district court를 관할하는 regional circuit의 최신 판례를 확인해야 한다.

※ Work-Product Doctrine은 Attorney-Client Privilege와 별개의 보호체계다. 동일한 문서에 두 보호가 중첩될 수 있지만 성립요건, 예외, 제3자 disclosure와 waiver의 효과가 반드시 같지는 않다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Privilege와 Work-Product Protection을 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제6편] 다른 회사와 공유하면 Privilege는 깨지는가? — Common-Interest Doctrine의 요건과 한계

Attorney-Client Privilege의 중요한 전제 가운데 하나는 confidentiality다.

변호사에게 비밀리에 법률적 조언을 구했더라도 그 내용을 관계없는 제3자에게 공개하면 Privilege가 waiver될 수 있다.

그렇다면 특허분쟁에 공동으로 대응해야 하는 두 회사는 어떻게 해야 할까?

특허권자와 exclusive licensee가 같은 특허의 유효성과 권리범위를 함께 검토한다면? 완제품 제조사와 핵심부품 공급업체가 동일한 특허침해 주장에 공동으로 대응한다면? 두 공동피고의 변호사가 prior art와 invalidity theory를 서로 공유한다면?

이런 경우에도 단순히

“다른 회사에 보여주었으니 Privilege는 끝났다.”

라고 보아야 할까?

미국법은 일정한 경우 Common-Interest Doctrine을 통해 기존 Attorney-Client Privilege가 제3자와의 공유만으로 waiver되지 않도록 보호한다. 소송에 공동 대응하는 상황에서는 흔히 Joint-Defense Doctrine이라는 표현도 사용한다.

출발점부터 정확히 짚어야 한다.

Common-Interest Doctrine은 없던 Privilege를 새로 만들어 주는 제도가 아니다.

원래 보호되는 legal communication이 존재해야 한다. 그리고 그것을 일정한 공동의 법률적 이해관계(common legal interest)를 가진 다른 당사자 및 counsel과 공유하더라도 일정한 요건 아래 confidentiality가 유지된 것으로 취급할 수 있다는 것이 이 법리의 핵심이다.

이 차이를 놓치면 ‘Common Interest Agreement만 체결하면 무엇이든 비밀이 된다’는 오해에 빠질 수 있다.

목차

1. K-Tech 가상사례 ― 핵심부품 공급업체와 Claim Chart를 공유하다
2. 핵심 질문 ― ‘같은 목표’와 ‘같은 법률적 이해관계’는 같은가
3. 법리 ― Common Interest는 새로운 Privilege가 아니라 Waiver를 막는 법리다
4. 주요 판례 ― In re Regents of the University of California
5. 특허실무 적용 ― Supplier·Licensee·공동개발사와 어디까지 공유할 수 있는가
6. 흔한 오해와 반례
7. 기업 IP팀 체크리스트 ― ‘공유’ 버튼을 누르기 전에 확인할 것
8. 다음 편 연결 ― Communication이 아니라 ‘소송준비 자료’를 보호하는 두 번째 법리

1K-Tech 가상사례 ― 핵심부품 공급업체와 Claim Chart를 공유하다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies는 K-Tech의 반도체 장비가 자사의 미국특허를 침해한다고 주장하고 있다.

문제된 claim은 크게 세 부분으로 나뉜다.

첫 번째 limitation은 K-Tech가 직접 설계한 controller에 관한 것이고, 두 번째는 K-Tech의 software에 관한 것이다.

그런데 세 번째 limitation은 핵심부품인 optical module의 내부구조에 관한 것이다.

이 module은 K-Tech가 직접 제조하지 않는다. 한국의 부품업체 B-Tech가 개발하여 K-Tech에 독점적으로 공급한다.

Alpha의 complaint에는 K-Tech뿐 아니라 B-Tech가 공급한 module의 구조까지 상세하게 분석되어 있다.

K-Tech의 미국 litigation counsel은 B-Tech의 기술정보 없이는 정확한 non-infringement defense를 구성하기 어렵다고 판단한다.

B-Tech의 사정도 간단하지 않다. K-Tech가 Alpha의 특허를 침해한다는 판결을 받으면 해당 module의 미국시장 공급 자체가 위험해질 수 있고, 두 회사 사이의 계약에 따라 indemnification 문제까지 발생할 수 있다.

B-Tech도 미국변호사를 선임한다.

K-Tech의 counsel과 B-Tech의 counsel은 공동회의를 열고 Alpha 특허의 claim construction, non-infringement theory와 invalidity prior art를 논의한다.

K-Tech는 자사 counsel이 작성한 confidential infringement analysis 일부를 B-Tech 측에 전달한다. B-Tech도 자사의 변호사에게 제공했던 module의 설계분석과 prior-art search 결과를 K-Tech 측과 공유한다.

두 회사는 문서 상단에 다음과 같이 표시한다.

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL — COMMON INTEREST MATERIAL

그리고 별도의 Common Interest Agreement도 체결한다.

몇 달 뒤 Discovery에서 Alpha가 이 자료들의 제출을 요구한다.

K-Tech는 주장한다.

“B-Tech와는 Alpha 특허에 공동 대응하기 위한 common legal interest가 있으므로 Privilege는 waiver되지 않았습니다.”

Alpha는 반박한다.

“두 회사는 별도 법인이고 서로 다른 counsel을 선임했습니다. 게다가 K-Tech와 B-Tech 사이에는 공급계약과 indemnification이라는 상업적 이해관계도 있습니다. 제3자에게 공개한 순간 Privilege는 waiver되었습니다.”

핵심은 두 회사가 같은 편이라는 사실 자체가 아니다.

무엇을 어떤 법률적 이해관계를 위해 누구와 공유했는지를 보아야 한다.

2핵심 질문 ― ‘같은 목표’와 ‘같은 법률적 이해관계’는 같은가

K-Tech와 B-Tech는 모두 Alpha가 소송을 취하하기를 원한다.

둘 다 Alpha 특허가 무효가 되기를 원할 수 있다.

둘 다 미국시장에서 제품을 계속 판매하고 싶어 한다.

하지만 이것만으로 Common-Interest Doctrine이 자동으로 적용되는 것은 아니다.

두 회사가 단순히 같은 사업적 결과를 원하고 있을 수도 있기 때문이다.

반대로 두 회사가 별도 법인이고 서로 다른 변호사를 선임했다는 사실만으로 common interest가 부정되는 것도 아니다.

질문을 좀 더 구체적으로 바꿔야 한다.

• 두 회사가 공유한 것은 어떤 법률문제에 관한 communication인가?
• 그 문제에 관한 양사의 이해관계는 legal interest인가, 아니면 단순한 commercial interest인가?
• 그 communication은 공동의 법률적 이해관계를 추구하기 위해 공유된 것인가?
• 그리고 무엇보다도, 공유하기 전부터 그 자료에 Attorney-Client Privilege가 성립하고 있었는가?

이 순서가 중요하다.

Common-Interest Doctrine을 적용하기 전에 보호할 Privilege가 존재하는지부터 확인해야 한다.

3법리 ― Common Interest는 새로운 Privilege가 아니라 Waiver를 막는 법리다

Common-Interest Doctrine을 이해하려면 Attorney-Client Privilege의 기본원칙에서 출발하면 된다.

의뢰인과 변호사 사이에서 confidential하게 이루어진 legal communication을 관계없는 제3자에게 공개하면 confidentiality가 훼손되고 Privilege가 waiver될 수 있다.

그러나 여러 당사자가 공동의 법률적 이해관계를 가지고 있고, 그 이해관계를 추구하기 위해 counsel을 통하여 Privileged communication을 서로 공유해야 하는 경우가 있다.

이때 제3자에게 공개했다는 형식만으로 Privilege를 잃게 한다면 공동의 법률전략을 수립하기 어려워진다.

Common-Interest Doctrine은 이 문제를 다룬다.

구조를 단순화하면 다음과 같다.

기존 Privilege → Common Legal Interest → 그 법률적 이해관계를 위한 공유 → Confidentiality 유지 → Waiver 방지

반대 방향으로 이해해서는 안 된다.

Common Interest Agreement → 새로운 Privilege 발생

이라는 구조가 아니다.

• 예를 들어 K-Tech가 B-Tech에게 다음 자료를 공유했다고 하자.
• 제품가격표, 공급수량, 원가분석표, 시장전망, 납품일정이다.
• 두 회사가 Common Interest Agreement를 체결했다는 이유만으로 이 자료들이 Attorney-Client Privileged communication으로 변하지는 않는다.
• Common-Interest Doctrine은 기존 Privilege를 보존하는 법리이지, nonprivileged business information을 Privileged information으로 바꾸는 장치가 아니다.

한 가지를 더 주의해야 한다.

Common-Interest Doctrine의 구체적인 요건은 미국 전역에서 완전히 동일하지 않다.

어떤 관할에서는 common legal interest의 동일성을 비교적 엄격하게 요구하고, 어떤 판례에서는 substantially identical한 법률적 이해관계를 논한다. Pending litigation을 어느 정도 요구하는지, 예상되는 litigation이나 그 이전의 공동 legal strategy까지 포함하는지에도 차이가 있을 수 있다.

따라서 특허사건이라는 이유만으로 Federal Circuit의 하나의 통일된 공식을 적용해서는 안 된다.

4주요 판례 ― In re Regents of the University of California

특허분야에서 Common-Interest Doctrine을 이해할 때 특히 중요한 판례가 Federal Circuit의 In re Regents of the University of California, 101 F.3d 1386 (Fed. Cir. 1996)이다.

사건에는 University of California(UC)와 Eli Lilly가 등장한다.

UC가 개발한 기술에 관하여 Lilly가 option 및 license 관계를 가지고 있었고, 양측은 관련 patent rights를 확보하는 데 이해관계를 가지고 있었다.

문제는 UC와 Lilly 측 변호사 사이에서 이루어진 patent-related communications였다.

상대방은 UC가 Lilly 측 변호사의 client가 아니고, UC와 Lilly의 관계에는 commercial interest도 포함되어 있으므로 Attorney-Client Privilege가 인정되어서는 안 된다고 주장했다.

Federal Circuit은 그렇게 보지 않았다.

법원은 joint-client doctrine과 community-of-interest doctrine이 patent applicant 또는 patentee와 optionee/licensee의 attorney 사이에서 이루어진 법률적 조언과 communication을 보호할 수 있다고 판단했다.

특히 중요한 것은 공동의 법률적 이해관계가 반드시 이미 제기된 litigation에만 존재한다고 보지 않았다는 점이다.

Federal Circuit은 patent prosecution 과정에서 counsel과 상담하는 것도 법률을 준수하고 법적 요건을 충족하여 분쟁을 줄이거나 회피하기 위한 활동이 될 수 있다고 설명했다.

따라서 Regents는 Common-Interest Doctrine을 단순한 “공동피고의 소송방어 특권”으로만 이해해서는 안 된다는 점을 보여준다.

특허권자와 licensee가 patent rights의 확보와 보호를 위해 공동으로 legal advice를 주고받는 상황에서도 문제가 될 수 있다.

다만 이 판결을 읽을 때 반드시 기억해야 할 대목이 있다.

Federal Circuit은 Regents에서 common-interest 문제가 patent law에 고유한 문제가 아니라고 보고 regional circuit law를 적용했다.

따라서

“Federal Circuit이 Regents에서 인정했으므로 모든 미국 특허사건에서 같은 Common-Interest 기준이 적용된다.”

고 정리해서는 안 된다.

실제 사건에서는 소송이 진행되는 법원에 적용되는 regional circuit의 privilege law를 먼저 확인해야 한다.

5특허실무 적용 ― Supplier·Licensee·공동개발사와 어디까지 공유할 수 있는가

K-Tech와 B-Tech 사이에는 분명한 commercial relationship이 있다.

K-Tech는 B-Tech의 module을 구매하고 B-Tech는 이를 판매하여 수익을 얻는다.

그렇다고 두 회사 사이에 common legal interest가 존재할 수 없다는 뜻은 아니다.

Alpha가 특정 patent claim을 근거로 K-Tech 제품의 판매금지를 요구하고 있고 그 claim limitation의 핵심이 B-Tech module의 구조라면, 두 회사는 그 특허의 claim construction, infringement, validity 등에 관하여 공동의 법률적 이해관계를 가질 수 있다.

하지만 다음 communication은 성격이 다르다.

“Alpha 소송 때문에 내년 module 구매가격을 10% 낮춰 주십시오.”

이것은 기본적으로 commercial negotiation이다.

반면 다음과 같은 communication은 별도의 분석이 가능하다.

“Alpha가 주장하는 claim 3의 limitation이 B-Tech module에 존재하는지 양사 counsel이 공동으로 검토하고, 그 결과를 토대로 non-infringement defense를 구성합시다.”

이는 공동의 legal strategy와 직접 연결되어 있다.

하나의 supply relationship 안에서도 commercial interest와 legal interest가 동시에 존재할 수 있으므로 둘을 구별해야 한다.

특허권자와 licensee도 마찬가지다.

Royalty rate나 최소구매량을 협상하는 communication은 기본적으로 commercial negotiation의 성격이 강하다.

반면 동일한 특허의 validity, enforceability, prosecution strategy 또는 제3자의 infringement에 관하여 양측 counsel이 공동으로 legal advice를 검토하는 경우에는 common-interest 분석이 가능하다.

공동개발 관계도 같은 원리가 적용된다.

두 회사가 새로운 반도체 기술을 공동개발한다고 해서 모든 communication이 Privileged가 되는 것은 아니다.

개발비용, 판매지역, 생산량, 수익배분은 기본적으로 business issues다.

반면 공동발명에 관한 patent ownership, inventorship, prosecution strategy, third-party patent risk 등에 관하여 양측 counsel이 legal advice를 제공하고 이를 공동의 법률적 이해관계를 위해 공유한다면 성격이 달라질 수 있다.

특히 공급업체 관계에서는 indemnification clause가 있다는 사실만으로 common interest가 자동으로 성립한다고 생각해서는 안 된다.

Indemnification은 공동의 법률적 이해관계를 뒷받침하는 요소가 될 수도 있지만, 동시에 “누가 최종적으로 손해를 부담할 것인가”라는 두 회사 사이의 잠재적인 대립을 만들어 내기도 한다.

따라서 같은 계약관계 안에서도 공동방어의 영역과 당사자 상호 간 이해충돌의 영역을 구별해서 관리할 필요가 있다.

6흔한 오해와 반례

• “NDA가 있으면 Privilege가 유지된다.”그렇지 않다. NDA는 계약상 confidentiality를 확보하는 데 유용하지만 Attorney-Client Privilege의 요건을 대신하지 않는다. 원래 nonprivileged인 communication이 NDA 때문에 Privileged가 되는 것도 아니다.
• “Common Interest Agreement에 서명하면 이후 자료는 모두 Privileged다.”아니다. Agreement는 공동의 법률적 이해관계와 공유범위를 문서화하는 데 유용하지만, 그 자체가 새로운 Privilege를 창설하지 않는다.
• “공동피고여야 Common Interest가 인정된다.”반드시 그렇지는 않다. Regents는 patent prosecution과 patentee-optionee/licensee 관계에서도 community-of-interest protection을 다루었다. 다만 그 구체적인 요건은 applicable circuit law를 확인해야 한다.
• “같은 소송에서 같은 결과를 원하면 충분하다.”그렇게 단순하지 않다. 같은 경제적 결과를 바라는 것과 common legal interest는 구별된다.
• “특허권자와 licensee는 항상 Common Interest다.”아니다. 당사자 관계의 명칭이 아니라 문제된 communication의 subject matter와 공동의 법률적 이해관계를 보아야 한다.
• “Supplier와 manufacturer 사이에 indemnification 조항이 있으면 자동으로 Common Interest다.”아니다. Indemnification은 관련 요소일 수 있지만 동시에 두 회사의 이해관계를 충돌시키는 원인이 될 수도 있다.
• “상대방이 될 가능성이 조금이라도 있으면 Common Interest는 불가능하다.”이 역시 지나치게 단순하다. 현실의 기업관계에서는 공동의 legal interest와 서로 다른 commercial interest가 동시에 존재할 수 있다. 다만 당사자들이 실제로 adverse하게 되는 경우에는 보호범위와 과거 communication의 처리에 관한 별도의 문제가 발생할 수 있다.
• “Common Interest라고 문서에 표시하면 충분하다.”그렇지 않다. “PRIVILEGED & COMMON INTEREST”라는 표시도 다른 Privilege label과 마찬가지로 법적 요건을 대신하지 않는다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― ‘공유’ 버튼을 누르기 전에 확인할 것

• 1. 먼저 원래의 Privilege가 있는지 확인한다.공유하려는 자료가 애초에 Attorney-Client Privilege의 보호대상인지부터 검토한다. Nonprivileged document를 Common-Interest Doctrine이 Privileged로 바꾸어 주지는 않는다.
• 2. 공동의 ‘법률적’ 이해관계를 구체적으로 정의한다.“Alpha에 같이 대응한다” 정도에 그치지 말고, 특정 특허의 infringement, validity, enforceability, prosecution 또는 litigation defense 중 무엇에 관한 common legal interest인지 확인한다.
• 3. Commercial discussion과 legal discussion을 가능한 한 분리한다.가격·공급량·royalty·사업전략과 infringement·validity·litigation strategy를 하나의 이메일에 불필요하게 뒤섞지 않는 편이 좋다.
• 4. Applicable circuit law를 확인한다.Federal Circuit도 Regents에서 common-interest 문제에 regional circuit law를 적용했다. 특허사건이라고 해서 Federal Circuit의 단일한 전국 기준이 존재한다고 가정해서는 안 된다.
• 5. Written Agreement는 ‘증거와 관리도구’로 사용한다.Common Interest Agreement는 공동 법률관계의 목적, 범위, 참여자와 confidentiality를 명확히 하는 데 유용하다. 그러나 Agreement 자체가 Privilege를 만들어 내는 것은 아니다.
• 6. 공유대상을 필요한 사람으로 제한한다.양사 counsel, IP 담당자, 필요한 기술담당자 등 공동 legal strategy를 수행하는 데 실제 필요한 범위에서 communication을 관리한다.
• 7. Supplier·licensee·JV partner와의 이해상충 가능성을 확인한다.오늘은 공동방어 관계라도 내일 indemnification, royalty, ownership, settlement allocation을 놓고 이해가 충돌할 수 있다.
• 8. 공동관계가 종료된 뒤의 자료처리도 미리 정한다.Common-interest relationship이 끝났을 때 confidential materials의 보관, 반환, 사용범위를 어떻게 관리할지도 고려한다.
• 9. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 구별한다.제3자 disclosure가 두 보호에 미치는 효과는 반드시 동일하지 않다. 이 차이는 제9편에서 특히 중요하게 다룬다.

8다음 편 연결 ― Communication이 아니라 ‘소송준비 자료’를 보호하는 두 번째 법리

지금까지 제1편부터 제6편까지는 주로 Attorney-Client Privilege를 따라왔다.

• 누구와 communication해야 하는가.
• 어떤 목적으로 communication해야 하는가.
• Patent prosecution 과정의 기술정보도 보호될 수 있는가.
• 한국 변리사와의 communication은 어떻게 보아야 하는가.
• 회사 내부에서는 어느 직원까지 communication에 참여할 수 있는가.
• 그리고 이번 편에서는 회사 밖의 다른 기업과 자료를 공유할 때 기존 Privilege를 어떻게 유지할 수 있는지를 살펴보았다.

이 모든 논의에는 하나의 공통점이 있다.

Attorney-Client Privilege는 기본적으로 communication을 보호한다.

그런데 미국 특허소송에서는 communication이 아닌 자료도 매우 중요하다.

• Alpha의 경고장을 받은 뒤 K-Tech의 litigation counsel이 혼자 작성한 claim chart가 있다고 하자.
• 누구에게 보낸 것도 아니다.
• 변호사가 witness interview를 준비하면서 작성한 질문목록도 있다.
• Engineer를 인터뷰한 뒤 그 진술 가운데 중요하다고 판단한 부분만 정리한 memorandum도 있다.
• 외부 technical expert에게 특정 실험을 요청하여 만든 분석자료도 있다.
• K-Tech IP팀이 litigation counsel의 요청에 따라 수천 건의 prior art 가운데 소송에서 검토할 후보만 선별한 목록도 있다.

이 자료들을 Attorney-Client Privilege만으로 설명할 수 있을까?

그렇지 않다.

여기서 두 번째 보호법리가 등장한다.

Work-Product Doctrine 또는 Work-Product Protection이다.

그 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.

오늘날 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)은 litigation 또는 trial을 예상하여 당사자나 그 representative를 위해 준비된 일정한 documents와 tangible things를 별도로 보호한다.

여기에는 또 하나의 중요한 차이가 있다.

Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심이기 때문에 제3자 disclosure가 waiver 문제를 직접 불러온다.

반면 Work-Product Doctrine은 목적이 다르다. 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation과 변호사의 사고과정을 부당하게 이용하지 못하도록 보호하는 데 중심적인 이유가 있다.

그래서 같은 자료를 제3자에게 보여주더라도 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection의 waiver 결과가 반드시 같지는 않다.

다음 편부터는 이 두 번째 보호체계를 살펴본다.

다음 편

제7편. 소송을 예상하여 만든 자료는 왜 별도로 보호되는가?

― Hickman v. Taylor와 Work-Product Doctrine

주요 법령·판례와 공식 자료

• In re Regents of the University of California, 101 F.3d 1386판결문 재게시본
• United States v. Schwimmer, 892 F.2d 237판결문 재게시본
• Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• Federal Rule of Civil Procedure 26미국 연방법원 공식 규칙집

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ Common-Interest Doctrine의 구체적인 요건은 관할에 따라 차이가 있을 수 있다. 특히 pending litigation의 필요 여부, 요구되는 common legal interest의 동일성 정도, 당사자와 counsel 사이 communication의 범위 등에 관하여 해당 regional circuit과 district court의 최신 판례를 별도로 확인할 필요가 있다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege를 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.