Friday, July 24, 2026

지식재산권을 둘러싼 조세전쟁 — 모회사와 자회사간 4대 IP 수익화 모델 분석

지식재산권을 둘러싼 국세청과 관세청의 조세전쟁 — 4대 IP 수익화 모델과 대법원 판결이 바꾼 룰

2026년 7월 24일

이전가격(TP) 로열티 원천징수 DEMPE 관세평가 2021두59908

150만 원짜리 스마트폰의 물리적 부품값은 50만 원이 채 되지 않는다. 나머지 100만 원은 특허, 디자인, 브랜드라는 눈에 보이지 않는 지식재산권(IP: Intellectual Property)의 가치다. 다국적 기업들은 바로 이 100만 원을 국경 너머로 이전하기 위해 각국 과세당국과 치열한 조세전쟁을 벌이고 있다.

이 전쟁에는 세 개의 전선이 있다. 첫째, 법인세를 담당하는 국세청과 관세를 담당하는 관세청 사이의 구조적 충돌. 둘째, 모회사와 자회사 간에 허용되는 IP 대가 수취 방식을 둘러싼 이전가격(TP: Transfer Pricing) 규제. 셋째, 2025년과 2026년에 연달아 선고된 한국 대법원 전원합의체 판결이 33년간 유지된 법리를 전면 파기하면서 생겨난 새로운 불확실성. 이 세 전선을 동시에 이해하지 못하면, 기업은 세금 리스크를 피하려다 오히려 이중과세의 늪에 빠진다.

1. 무형자산 수익화의 4대 모델 — Model A에서 D까지

국내 모회사가 해외 자회사로부터 IP 및 기술 사용 대가를 회수하는 방법은 크게 네 가지로 분류된다. 계약의 명칭이 아니라 실제 수행 기능, 사용 자산, 부담 위험, 지급의 실질에 따라 평가되므로, 어느 모델을 선택하느냐에 따라 법인세·관세·원천징수세(WHT: Withholding Tax)의 부담이 완전히 달라진다.

평가 기준	Model A — IP·브랜드 로열티	Model B — 부품가격에 IP 포함	Model C — 기술이전·지원료	Model D — 특허 라이선싱·실시료
법적 계약 형태	상표권·브랜드 라이선스 계약	핵심부품 공급 계약 (Embedded IP)	기술이전 및 기술지원 용역 계약	특허 실시권 설정·라이선스 계약
정상가격 산정법	CUP법 또는 잔여이익분할법(RPSM)	TNMM 또는 재판매가격법(RPM)	원가가산법(Cost Plus) 또는 이익분할법(PSM)	DCF 결합 CUP법
원천징수세(WHT)	사용료 분류 → 고율 WHT 적용	물품대금 처리 → 원칙적으로 WHT 없음	노하우 전수 시 WHT 가능; 순수 용역은 면제 가능	특허 사용료 → 조약에 따라 WHT 적용
관세청 리스크	수입물품 연계 시 로열티 과세가격 가산 가능	부품 단가 자체에 IP 내재 → 관세 즉시 증가	수입 부품과 연동 시 과세가격 가산 가능	부품 구매 조건부 계약 시 관세 가산 표적
국세청 TP 리스크	자회사 AMP 기여에 따른 로열티 전액 부인	정상가격 초과 시 단가 부인·손금불산입	Benefit Test 실패 시 비용 전액 부인	사용범위 모호 시 원천징수 누락 추징
현지 송금 편의성	중간	매우 높음 (T/T 무역 방식)	낮음~중간 (타임시트·보고서 필수)	중간 (특허 등록 증빙 필요)
모기업 이익 회수력	장기 안정적 반복 수익	대량 거래 시 가장 강력	초기 일시금(Lump-sum) 조기 회수에 유리	독점 특허력 기반 고마진 잔여이익 환수

Model A — 단순 IP·브랜드 로열티

모회사가 보유한 상표·브랜드·로고의 사용을 자회사에 허락하고, 자회사 매출액의 일정 비율을 로열티로 받는 가장 고전적인 구조다. 브랜드가 강하고 현지 매출이 성장하면 추가 원가 없는 안정적 반복 수익이 생긴다. 특허 만료 후에도 브랜드 가치는 유지되므로 장기 수익화 수단으로서의 매력이 크다.

그러나 치명적인 약점이 있다. 자회사가 현지 시장 개척을 위해 대규모 AMP(Advertising, Marketing and Promotion: 광고·마케팅·판촉) 비용을 지속 집행한 경우, 현지 국세청은 "자회사가 브랜드 가치를 높인 DEMPE 기여자이므로 모회사 로열티를 삭감해야 한다"고 과세 조정을 시도한다. 법적 상표권 소유만으로는 과도한 로열티를 방어하기 어렵다.

Model B — 핵심부품 수출가에 IP 가치 포함

모회사가 핵심부품을 자회사에 공급할 때 그 단가 안에 제조기술·설계·특허 가치를 내재시키는 방식이다. 표면적으로는 일반 물품 매매 거래이므로 원천징수세 마찰을 원천 차단할 수 있고, 무역 T/T 송금으로 자금 이동도 간편하다. 모기업이 핵심부품의 독점 공급자일 때 이익 회수력이 가장 강력하다.

그러나 이 모델은 국세청과 관세청의 방향성 충돌이 가장 극대화되는 구조다. 국세청은 "부품 단가가 너무 높아 자회사 이익이 줄었다, 낮춰라"고 요구하는 반면, 관세청은 "수입 단가가 높으니 관세와 수입부가가치세를 더 내야 한다"고 역공한다. 부품 관세율이 높은 국가에서는 그룹 전체의 세후 현금이익이 역으로 손실될 수 있다.

Model C — 기술이전 및 기술지원료

해외에 공장을 새로 세울 때 도면·매뉴얼·노하우를 이전하고 기술자를 파견·교육하며 정액 대가를 받는 구조다. 자회사 생산 개시 이전에 대규모 일시금(Lump-sum)을 조기 회수할 수 있고, 순수 인적 용역으로 입증되면 조세조약상 사업소득으로 분류되어 WHT를 면제받을 수 있다.

그러나 과세당국은 "실질적 노하우 이전임에도 원천징수를 피하기 위해 기술서비스 명목으로 위장한 것"으로 의심하고 사용료 소득으로 재분류하여 가산세를 소급 추징한다. 엔지니어의 방문 일자와 업무 내역을 담은 타임시트(Time-sheet), 출장 기록, 최종 보고서 등 물리적 증빙이 없으면 전액 손금 부인을 피하기 어렵다.

Model D — 특허 라이선싱 및 실시료

모회사가 등록·보유한 특허 또는 특허 포트폴리오의 실시권을 자회사에 부여하고 매출 연동 또는 수량 연동 방식으로 실시료를 받는 구조다. 대상 특허 번호와 범위가 계약상 명확하기 때문에 법적 인과관계 소명이 가장 용이하며, 추가 원가 없는 고마진 영업이익을 모회사에 귀속시킬 수 있다.

그러나 수입 부품에 해당 특허가 깊이 내재되어 있고, 해당 부품을 의무 구매해야만 특허권을 유지하는 계약 구조라면 관세당국의 권리사용료 가산 처분(Royalty Add-back)의 표적이 된다. 조세조약상 전형적인 사용료 소득이므로 현지에서 WHT도 원천 공제된다.

2. 국세청 대(對) 관세청 — 구조적 충돌의 해부

"국세청은 '원가를 낮춰라'고 하고, 관세청은 '원가를 높여라'고 한다. 기업은 양쪽 엄마 아빠 싸움에 새우등이 터지는 꼴이다."

두 기관은 같은 정부 소속이지만 세상을 바라보는 시각이 정반대다.

국세청(이전가격 부서): 해외 자회사가 부품을 비싸게 수입하면 자회사 과세소득이 줄어든다. "부품 가격이 정상가격 범위를 초과하므로 낮춰라"고 압박한다.
관세청: 수입물품 가격에 비례해 관세와 수입부가가치세를 거둔다. 수입 가격이 높을수록 세수가 늘어나므로, 낮게 신고된 가격에는 "가산할 항목이 더 있다"고 파고든다.

이 충돌이 가장 잔인하게 드러나는 순간이 사후 조정(True-up)이다. 기업이 국세청 기준에 맞춰 연말에 이전가격을 조정하면, 처음 통관할 때 신고했던 수입 단가가 달라진다. 관세청은 이를 "수입 가격 사후 조작"으로 보고 환급을 거부하거나 가산세를 부과한다. 반대로 관세 절감을 위해 수입 단가를 낮게 유지하면, 국세청은 "자회사 이익이 너무 높다, 모회사 지급액을 늘려라"며 역공한다. 국세청은 기업의 1년 치 이익 배분이라는 큰 숲을 보고, 관세청은 매번 통관될 때마다 찍히는 개별 영수증만 현미경처럼 들여다보기 때문에 발생하는 구조적 비극이다.

Model B(부품가격 내 IP 포함)와 Model D(별도 특허 라이선싱)를 병행할 때 이 충돌은 더욱 복잡해진다. 국세청은 "두 금액 모두 독립 거래로서 정상가격인지" 검증하려 하고, 관세청은 "특허 로열티가 수입물품과 직접 관련되고 판매 조건이면 과세가격에 가산해야 한다"고 압박한다. 동일한 IP 가치가 두 기관에서 동시에 과세 대상이 되는 이중포착(Double Capture) 위험이 생기는 것이다.

핵심 방어 원칙: 부품 단가는 부품 자체의 기능·제조원가·물류 비용으로 설명하고, 특허 로열티는 해당 특허 포트폴리오의 독자적 가치·사용 범위·지역권·개선발명 기여로 별도 정당화해야 한다. 계약 분리, 가치 분리, True-up의 관세·TP 동시 정합성 설계, APA(사전가격승인)와 ACVA(관세 사전심사)의 동시 활용이 핵심이다.

3. 대법원 전원합의체가 바꾼 룰 — 2021두59908 판결과 그 후속

2025년 9월 18일, 대법원 전원합의체는 33년간 유지된 법리를 전면 파기했다. 이 판결(2021두59908)은 국내 미등록 특허 로열티의 원천징수 여부에 관한 기존 법리를 뒤집은 것으로, 국제조세 실무계에 광범위한 충격을 불러일으켰다.

쟁점	종전 법리 (33년간 유지)	변경 법리 (2025년~)
특허 "사용"의 기준	특허권이 등록된 국가에서만 "사용" 관념 가능 (속지주의)	특허기술이 국내에서 실질적으로 사용되었는지를 봄 (실질 사용주의)
국내 미등록 특허	국내 미등록 → 국내 사용 관념 불가 → 비과세	국내 미등록이라도 특허기술이 국내 제조·판매에 실제 사용되면 과세 대상
원천징수 대상 여부	국내원천소득 아님 → 원천징수 불요	국내원천소득에 해당 가능 → 원천징수 의무 발생
해석의 중심	특허권의 속지주의·등록주의	조세조약 문언 + 국내법상 사용 개념 + 특허기술의 실질적 사용
실무 영향	외국 미등록 특허이면 원천징수 회피 가능	국내 사용이 입증되면 원천징수 의무 발생. 법적 증명책임은 원칙적으로 과세관청에 있으나(대법원 2024. 7. 25. 선고 2022두51031 판결 등), 납세자가 안분 근거자료를 갖추지 못하면 사실상 불리한 추정을 받을 실무적 위험이 있다.

판결의 핵심 논리는 단순하다. 한미조세조약이 특허의 "사용"을 별도로 정의하지 않으므로 국내법에 따라 해석해야 하며, 구 법인세법상 특허의 사용은 "특허권 자체"가 아니라 "특허기술의 사용"을 의미한다는 것이다. 따라서 특허권이 국내에 등록되지 않았더라도 해당 특허기술이 국내 제조·판매 등에 실질적으로 사용되었다면 원천징수 대상 국내원천소득에 해당한다.

2026년 4월 9일 선고된 후속 판결(2023두54761)은 한 걸음 더 나아갔다. 대법원은 미국 법인이 국내 기업에 미등록 특허 및 노하우를 양도하고 받은 확정적 고정대가(정액기술료)가 ① 한미조세협약상 매출 연동 사용료소득(Contingent royalty)에도, ② 면세되는 자본적 자산 매각 소득에도 해당하지 않는다고 판단해 납세자 승소 원심을 파기·환송했다. 다만 이는 최종 확정이 아니라, 해당 노하우가 조세협약상 '무형의 개인재산'에 해당하는지 및 그 매각 장소가 국내인지를 원심이 추가 심리하라는 취지의 환송이라는 점에 유의해야 한다. 고정대가와 변동대가의 성격을 계약서에서 명확히 구분하지 않으면 세무조사 단계에서 전액 사용료로 의제 처분될 수 있다는 경고는 여전히 유효하다.

판결이 남긴 핵심 시사점 세 가지

계약 명의보다 '기술의 실질적 사용지' 추적 과세: 해외 자회사가 있는 제조국 세무당국도 동일한 논리로 "특허가 자국 공장에서 사용되므로 본사에 지급하는 로열티에 원천징수세를 물리겠다"고 기획조사에 나설 가능성이 크게 높아졌다. 이중과세 위험이 글로벌하게 확대된다.
법적 증명책임은 과세관청에 있으나 실무 대응 부담은 여전히 크다: 대법원은 국내 사용 사실 및 과세표준에 대한 증명책임이 원칙적으로 과세관청에 있다고 명시했다(2021두59908). 그러나 과세관청이 정황증거(수입기록, 계약구조 등)로 1차 소명을 마치면 그 반증책임은 사실상 납세자에게 넘어온다. 따라서 납세자는 BOM(Bill of Materials: 부품 명세서)·공정도 기반의 안분 산식을 사전에 갖추어, 과세관청의 처분 근거가 부족함을 적극 다툴 수 있는 방어 자료로 활용해야 한다.
고정대가와 변동대가의 계약상 철저한 분리: 자산 거래 시 매출 연동 비율 대가와 확정 정액 계약금 조항의 성격을 계약서에 정확히 구분 기재해야 한다. 양자를 혼재시키면 전액 사용료로 의제 처분될 위험이 있다.

4. DEMPE 원칙과 로열티율 차감 방어 논리

OECD BEPS Action 8-10은 무형자산에 대한 수익이 실질적 가치 창출(Value Creation)과 정합해야 한다는 원칙을 천명했다. 그 핵심이 DEMPE 프레임워크다. DEMPE란 개발(Development), 개선(Enhancement), 유지(Maintenance), 보호(Protection), 활용(Exploitation)의 약어로, 법적 소유자라도 이 기능들을 실제로 수행·통제하지 않으면 무형자산 수익 전부를 자동으로 귀속받을 수 없다.

해외 자회사가 현지 시장 맞춤형 개선, 규제 대응, 유지보수, 고객 피드백 반영, 추가 기능 개발을 실질적으로 수행한 경우, 과세당국은 그 기여분을 인정해 모회사의 로열티를 낮추거나 이익분할을 요구할 수 있다. 모회사의 방어 논리는 다음 세 축으로 구성된다.

기초 IP와 파생개량의 분리: 모회사가 보유한 원천특허·핵심 아키텍처·브랜드와 자회사의 현지 개량을 계약상 명확히 구분한다. 자회사 작업은 "원천기술을 전제로 한 파생개량"임을 입증한다.
모회사의 계속 기여 증명: 글로벌 R&D 로드맵·핵심 기술 방향·품질 기준·IP 보호 전략·최종 승인권을 모회사가 행사했다는 문서(의사결정 회의록, 이메일, R&D 예산 결재 기록)를 상시 보관한다.
자회사 기여의 별도 정산: 자회사가 수행한 개선·개발 작업은 R&D 서비스 대가 또는 별도 인센티브로 정리하고, 모회사의 기본 로열티와 자회사 몫을 혼재시키지 않는다.

5. 국내외 사용분 안분(Allocation) — 입증의 기술

대법원 판결 이후 가장 중요해진 실무 과제는 "전체 로열티에서 국내 사용분이 얼마인지"를 납세자가 직접 수학적으로 입증하는 것이다. 안분은 임의로 정할 수 없고, 다음 기준 중 계약과 실제 사용 자료에 가장 부합하는 방법을 선택해야 한다.

매출액 기준: 한국 판매 비중이 전체의 40%라면, 로열티의 40%를 국내 사용분으로 본다. 제품 판매와 IP 사용이 직접 연결될 때 설명력이 높다.
생산량 기준: 특허기술이 제조공정에 직접 연결될 때 유효하다. 단, 제품별 가치 차이가 크면 단순 수량 비례는 논리가 약해진다.
제품군 기준: 특허가 특정 제품군에만 적용된다면 그 제품군 매출만 안분 기준으로 삼는다.
기능 기여도 기준: R&D·현지화·품질개선·마케팅·규제 대응 기여가 복합될 때 기능별 가중치를 부여한다. 세무당국 설득을 위해 정밀한 내부 문서화가 수반되어야 한다.

안분이 인정되려면 BOM·공정도·제품별 기술사용 매핑표·국가별 판매 실적·특허별 매출 기여 설명서·내부 R&D 회의록이 함께 갖춰져야 한다. 판결 이후에는 "주먹구구식 60/40 배분"이 아니라 "특정 라인의 A특허가 정확히 12.5% 기여함을 수학적 데이터로 증명"하는 수준을 요구받는다는 점을 명심해야 한다.

가장 방어적인 안분 구조는 1차로 계약상 사용 범위를 국가별·제품군별로 분류하고, 2차로 매출 또는 생산 기준으로 배분하는 2단계 방식이다. 특히 계약서 내에 대상 특허가 기여하는 구체적 완제품 제품군을 명확히 한정하고, 국내 제조·공정 생산량 비중과 해외 유통 비중을 구분하는 'True-up 정산 조항'을 선제적으로 포함시켜야 한다.

6. 최적 하이브리드 모델 — RACI-DEMPE 통합 설계

단일 모델(Single Model)의 배타적 적용은 이제 사실상 불가능하다. BEPS DEMPE 실질, 관세-법인세 일원화, 최신 판례 법리를 융합한 하이브리드 통합 구조가 유일한 생존 전략이다. 핵심은 네 가지 계약을 기능별로 정밀하게 분리하되, 중복 보상을 철저히 방지하는 것이다.

① 무관세·저관세 핵심부품 → Model B 부분 내재화

관세율 0% 또는 FTA 특혜관세 적용 품목의 핵심 부품은 별도 로열티 계약 없이 수출 단가에 기본 IP 가치(Embedded IP Premium)를 직접 반영하여 매매 대금으로 수취한다. 원천징수세 마찰이 사라지고 외환 송금도 간편해진다.

② 원천 특허 실시 → Model D 분리형 라이선싱

수입 부품과 물리적으로 결합되지 않는 모회사의 원천 공정 특허 및 핵심 특허군만 개별 Patent Licensing 계약으로 분리한다. WHT는 발생하지만 한국 모회사 세무조정 시 외국납부세액공제(Foreign Tax Credit) 한도 범위 내로 로열티 요율을 최적화하여 그룹 실효세율을 보존한다. 수입 부품 단가와 특허 로열티의 경제적 가치가 중복되지 않는다는 근거를 관세청에도 명확히 제시해야 한다.

③ 글로벌 마스터 브랜드 → Model A AMP 차감형 계약

상표권은 기술 특허권과 계약서를 물리적으로 분리한다. 사용료 기준은 "(자회사 순매출액 − 현지 개별 광고선전비) × 사용료율" 구조를 채택하여, 자회사의 과도한 AMP 집행 시 로열티가 자동 조율되도록 설계한다. 현지 세무당국의 "자회사 DEMPE 기여에 따른 로열티 삭감" 논리를 사전 차단하는 효과가 있다.

④ 공장 설립·교육 → Model C 실비 정산 계약

일회성 기술 지원과 정기 교육은 특허 로열티와 완전히 분리된 별도 Technical Assistance Agreement로 일원화한다. 실제 투입 인력(Man-month)과 출장 경비 기준의 정액 서비스료로 분해하여 WHT 면제 정당성을 확보하고, Benefit Test 소명 서류를 상시 보관한다.

7. 세무 방어 3대 전략

전략 1 — RACI 기반 'DEMPE 실질 통제 매트릭스' 구축

형식적 계약서 서명보다 "모회사 인력의 실질적 통제 역량"이 존재함을 현지 국세청에 증명해야 로열티 송금이 부인되지 않는다. 모회사의 R&D 임원이 자회사의 연구개발 로드맵을 최종 결재하고 글로벌 R&D 예산을 전적으로 승인·통제하는 의사결정 핵심 기능(Significant People Function)을 모회사가 보유하고 있음을 정기 보고서, 이메일, 의사결정 회의록으로 상시 기록·축적해야 한다.

이 실질을 입증하면 자회사를 "표준 이익률 보장 구조의 피검증자(Tested Party, TNMM 적용)"로 묶어 두고, 그 이상의 모든 잔여 초과이익(Residual Profit)을 정당한 사용료 프리미엄으로 본사에 귀속시킬 수 있다. 모기업은 RACI 매트릭스상 'Accountable & Responsible' 지위를 문서로 유지해야 한다.

전략 2 — '국내외 사용분 안분 산식' 내부 공식화

2025/2026년 대법원 판결 이후, 국내외 사용분 안분 산식을 모회사 내부 시스템으로 공식 보유하고 있어야 소급 세무조사 가산세를 방어할 수 있다. BOM·공정도·기술기여도 분석서·기술 지원 일지 등을 세무 기한 전 아카이브에 누적 관리하는 체계를 구축해야 한다. 이 정산 산식의 타당성을 입증할 객관적 증빙이 없으면 세무당국은 전체 로열티에 과세를 시도한다.

전략 3 — APA + ACVA 동시 패키지 신청

국세청 이전가격 리스크와 관세청 과세가격 리스크를 단방향으로 해결할 수는 없다. 한국 국세청 및 진출국 세무국 간의 상호합의절차(MAP)에 기초한 BAPA(Bilateral Advance Pricing Arrangement: 양자간 사전가격승인)로 향후 5~10년간 모자회사 간 요율 범위에 대한 글로벌 세무 확실성을 조기에 확보한다. 동시에 관세청에는 ACVA(Advance Customs Valuation Arrangement: 관세 사전심사)를 병행 신청하여 수입 부품 단가 조절에 따른 관세 포탈 혐의를 원천 방지하고, 잠정가격신고 제도를 정합적으로 활용한다. 이 두 제도를 패키지로 확보해야만 기업은 5~10년간 조세전쟁의 시한폭탄에서 해방될 수 있다.

8. 미래 과제 — AI 시대의 IP 과세 딜레마

지금까지의 논의는 모두 "인간이 통제하는 특허·브랜드·노하우"를 전제로 한다. 그러나 머지않아 인공지능이 인간의 개입 없이 스스로 국경을 넘어 IP를 개량하고 글로벌 공급망을 최적화하는 시대가 온다면, 과세당국은 도대체 어느 나라에 세금을 부과할 수 있을까? 서류상 소유자도, 물리적 공장도 클라우드 속으로 흩어져 모호해지는 상황에서, 현재의 "실질적 통제(de facto control)" 원칙만으로는 해석하기 불가능한 거대한 지각 변동이 예고되어 있다.

가치의 원천이 서버가 위치한 나라에 있는지, 초기 알고리즘을 설계한 인력의 국가에 있는지, 아니면 데이터를 제공한 수많은 사용자들의 국가에 있는지 — 현재의 DEMPE 프레임워크만으로는 이 질문에 답할 수 없다. 오늘날 기업들이 BOM 나사못 하나까지 수학적으로 증명해야 하는 세계는, AI 생성 IP에 대한 과세 룰을 누가 먼저 정하느냐의 전쟁으로 이어질 것이다. 보이지 않는 가치가 모든 것을 지배하는 시대, 그 다음 룰을 설계하는 자가 이 조세전쟁의 최종 승자가 된다.

핵심 약어 해설 (Glossary)

약어	원어	의미
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting	세원잠식 및 소득이전. OECD 주도 국제조세 개혁 패키지.
DEMPE	Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation	무형자산 가치 창출 5대 기능. 실질 기여자에게 수익이 귀속되어야 한다는 원칙.
TP	Transfer Pricing	이전가격. 특수관계인 간 거래에 적용되는 가격으로 정상가격 원칙 준수 의무.
WHT	Withholding Tax	원천징수세. 로열티·이자·배당 지급 시 공제하는 세금.
AMP	Advertising, Marketing and Promotion	광고·마케팅·판촉 비용. 브랜드 로열티 분석 시 자회사 가치 기여 판단 지표.
APA / BAPA	Advance Pricing Arrangement / Bilateral APA	사전가격승인제도 / 양자간 사전가격승인. 과세당국과 이전가격을 사전에 합의.
ACVA	Advance Customs Valuation Arrangement	관세 사전심사. 수입 과세가격을 관세당국과 사전에 확인받는 제도.
BOM	Bill of Materials	부품 명세서. 특허기술의 국내외 기여율을 정밀 안분 계산하는 핵심 증빙.
CUP	Comparable Uncontrolled Price Method	비교가능 제3자 가격법. 독립된 제3자 간 유사 거래 가격과 직접 비교하는 이전가격 방법론.
RPM	Resale Price Method	재판매가격법. 재판매 가격에서 통상 매출총이익률을 차감해 정상가격을 산정하는 방법론.
PSM	Profit Split Method	이익분할법. 거래 당사자들이 결합하여 얻은 이익을 각자의 기여도에 따라 배분하는 방법론.
RPSM	Residual Profit Split Method	잔여이익분할법. 기본 기능에 대한 통상이익 배분 후 잔여이익을 무형자산 기여도에 따라 분할하는 PSM의 변형.
TNMM	Transactional Net Margin Method	거래순이익률법. 자회사(Tested Party)의 순이익률을 제3자 비교 대상과 비교하는 이전가격 방법론.
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed	의사결정 역할 분담 매트릭스. DEMPE 실질 통제 입증에 활용.
DCF	Discounted Cash Flow	할인현금흐름법. 무형자산의 정상 대가 가치평가에 활용되는 경제적 기법.
MAP	Mutual Agreement Procedure	상호합의절차. 이중과세 해소를 위해 양국 과세당국이 협의하는 절차.

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이 글은 Designing Around Valid U.S. Patents(Patent Resources Group, 2005)에 수록된 John P. Pinkerton의 「Legal Limits on the Doctrine of Equivalents」(제5장)을 바탕으로, 사내 변호사·특허팀·R&D 엔지니어를 위해 재구성한 심층 해설 강의입니다. 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)은 형식적인 설계 변경으로 특허를 우회하는 행위를 차단하는 강력한 무기이지만, 법원은 그 무기가 무제한으로 휘둘러지지 않도록 다수의 사법적 제한 장치를 설계해왔습니다. 이 강의에서는 그 제한 법리를 5개 모듈로 체계화하여, 각 법리의 요건·판례·실무적 함의를 집중 해설합니다.

서론: 균등론은 살아있지만, 무제한이 아니다

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.(U.S. 1997) 이후 균등론이 여전히 살아있는 법리임은 재확인되었습니다. 그러나 그것이 무제한의 원칙이라는 의미는 결코 아닙니다. 전통적으로 균등론의 적용은 두 가지 축에 의해 제한되어 왔습니다. 하나는 선행기술(Prior Art)이 설정한 경계이고, 다른 하나는 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)입니다. 그러나 Warner-Jenkinson 전후로 연방순회항소법원(Federal Circuit, CAFC)은 추가적인 사법적 제한을 잇달아 선언하며 균등론의 작동 반경을 더욱 압축했습니다.

K-2 Corp. v. Salomon S.A. 판결은 이 제한들을 관통하는 두 가지 근본 원리(animating concepts)를 정식화했습니다.

첫째, 균등론은 제한된 법리다. 둘째, 특허권자는 균등론을 이용하여 스스로 포기한 사항을 다시 회복할 수 없다.

첫 번째 원리는 객관적 제한입니다. 특허권자의 행동과 무관하게, 법질서 자체가 균등론으로 포괄할 수 없는 영역(선행기술, 특허받을 수 없었던 사항, 청구항 요소의 소멸을 초래하는 확장 등)을 설정합니다. 두 번째 원리는 귀책 제한입니다. 특허권자가 심사 중 보정이나 주장으로 어떤 범위를 스스로 포기했거나, 명세서에 공개하고서도 청구하지 않은 경우가 여기에 해당합니다.

아래에서는 이 두 원리가 구현되는 5개의 구체적 제한 법리를 차례로 검토합니다.

Module 1
선행기술 장벽: 가상 청구항 분석(Hypothetical Claim Analysis)

선행기술 실시 항변과 그 한계

피고가 "우리는 단지 선행기술을 실시했을 뿐이다(practicing the prior art)"라고 항변할 때, 이는 독립적인 비침해 근거라기보다 균등 범위의 선행기술 제한 원칙을 원용하는 것입니다. "청구항의 제한에 부여되는 등가범위는 선행기술에 속하는 대상을 포함할 정도로 넓어질 수 없다" —이것은 확립된 원칙입니다. 특허청에서 적법하게 허여받을 수 없었던 범위를 침해소송에서 균등론이라는 우회로로 확보하려는 것은 허용되지 않습니다.

Wilson 가상 청구항 분석의 탄생

Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates (Fed. Cir. 1990)

원고 Wilson의 골프공 특허 청구항은 대원(Great Circle) 6개, 부삼각형 80개 구조에서 "교차 딤플 수 = 0개"를 한정했습니다. 피고 Dunlop 골프공은 딤플 60개가 대원과 0.0040~0.0087인치 범위로 교차하여 문언 침해를 피했습니다.

Rich 판사는 가상 청구항(Hypothetical Claim) 분석을 도입했습니다. 피고 제품을 문언상 포괄하는 가상 청구항("교차 딤플 0~60개, 교차 깊이 0~0.0087인치")을 구성한 뒤, Uniroyal 선행기술(교차 딤플 30개 이상, 교차 깊이 0.012~0.015인치)과 대비하여 그 가상 청구항이 특허받을 수 있었는지를 묻습니다. 선행기술에 비추어 자명하다면 그 등가범위는 차단됩니다.

가상 청구항 분석의 절차는 7단계입니다. ①실제 청구항 확인 → ②피고 제품과 다른 요소 특정 → ③그 요소를 필요한 범위만큼만 확대 → ④가상 청구항 완성 → ⑤선행기술과 대비 → ⑥신규성·비자명성 판단 → ⑦특허불가이면 등가범위 부정. 중요한 것은 피고 제품을 포함하는 데 필요한 만큼만 확대해야 하며, 선행기술을 회피하기 위해 다른 요소를 임의로 좁혀서는 안 된다는 점입니다.

비대칭 보정 금지: Streamfeeder 원칙

Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Systems, Inc. (Fed. Cir. 2000)

특허권자가 피고 제품을 포함하도록 특정 요소(마찰계수 → 마찰력)를 넓히면서, 동시에 선행기술을 회피하기 위해 다른 요소(게이트 형상)를 피고 제품의 구체적 특징으로 좁혔습니다. 법원은 이를 "체리피킹식 사후 재작성"으로 규정하며 금지했습니다.

원칙: 가상 청구항에서 특정 요소를 넓히면서(Broadening) 다른 요소를 좁히는(Narrowing) 비대칭 수정은 허용되지 않는다. 또한 복수의 선행기술 문헌을 결합한 자명성(Obviousness) 분석도 가상 청구항의 특허성을 무너뜨리는 데 활용할 수 있습니다.

선행 공용(Prior Public Use)과 입증책임: Ultra-Tex 원칙

Ultra-Tex Surfaces Inc. v. Hill Brothers Chemical Co. (Fed. Cir. 2000)

피고가 임계일(Critical Date) 이전에 Multicoat Corporation이 폴리에틸렌 코팅 종이 템플릿을 공개적으로 상업 시공했다는 증거를 제출했습니다. 법원은 입증책임 분배를 명확히 했습니다.

생산책임(Burden of Production): 피고가 선행 공용의 상당한 증거를 제시하면 충족.
설득책임(Burden of Persuasion): 가상 청구항이 선행기술에 비추어 특허받을 수 있었음을 입증할 최종 책임은 특허권자에게 있음.

실무 포인트 — M1 R&D 단계에서 특허공보·논문뿐 아니라 업계의 선행 상업적 실시 관행까지 조사하십시오. 피고가 제품을 설계할 때, 특허권자가 주장하는 등가범위를 문언으로 표현한 "가상 청구항"이 선행기술에 의해 특허받을 수 없는 범위임을 미리 확인하면 소송에서 가장 강력한 방어 논리가 됩니다.

Module 2
명시적 배제 법리(Specific Exclusion): 청구항이 선택한 구조의 반대면

별도 구성 요건과 일체형 통합의 한계: Dolly 판결

Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies (Fed. Cir. 1994)

원고 Dolly의 특허 청구항 16은 유아용 의자를 (a) 좌석 패널, (b) 등받이 패널, (c) 수평 홈이 형성된 측면 패널 2개, (d) 측면·좌석·등받이와 함께 신체를 지지하는 별도의 안정적 강성 프레임으로 구성하도록 청구했습니다. 바람직한 실시예는 3개의 타이로드(Tie Rod)가 측면 패널을 연결하여 프레임을 형성했습니다.

피고 Evenflo는 타이로드 없이, 좌석과 등받이 패널에 형성된 탭(Tab)이 측면 패널의 디텐트(Detent)에 잠기는 일체형 통합 구조를 사용했습니다. 기능(측면 패널 연결)과 결과(강성 의자)는 동일했지만, 방식(Way)이 달랐습니다.

법원: "등가의 개념은 청구항의 범위에서 구체적으로 배제된 구조를 포괄할 수 없다." 좌석·등받이와 구별되는 별도 프레임을 요구하는 청구항은, 바로 그 선택에 의해 좌석·등받이 자체가 프레임을 형성하는 구조를 배제했습니다. 피고 Evenflo의 설계는 형식적 변경이 아닌 적법한 설계회피(Design-Around)로 인정되었습니다.

Dolly는 중요한 구별을 제시합니다. 단순 치환(Substitution)이란 별도 프레임이라는 구성요소 관계를 유지하면서 소재나 형상만 바꾸는 것입니다. 반면 구조적 재편 (Structural Reconfiguration)은 별도 프레임이라는 요소 자체를 제거하고 다른 원리로 기능을 통합하는 것입니다. 등가론은 전자를 포착할 수 있지만 후자에는 원칙적으로 미치지 못합니다.

수치 개수 한정과 중간값 결여: Athletic Alternatives 판결

Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing, Inc. (Fed. Cir. 1996)

문제의 청구항은 테니스 라켓에서 스트링 끝 오프셋 거리가 "최소거리와 최대거리 사이에서 변화한다(varies between minimum and maximum)"고 한정했습니다. 법원은 "변화한다"는 표현이 최소값, 최대값, 그리고 적어도 하나의 중간값이라는 최소 3개 거리값을 요구한다고 해석했습니다.

피고 Prince의 Vortex 라켓은 모서리 2mm와 측면 4.5mm라는 단 두 개의 값만 사용했습니다. 중간값이 완전히 부재했기 때문에, 두 개의 오프셋 거리만 가진 시스템은 청구항 범위에서 구체적으로 배제된 구조에 해당한다고 판단되었습니다. 결론: 중간값 요소는 두 거리 구조에서 등가물을 가질 수 없습니다.

화학 공정에서의 명시적 배제: Eastman Kodak 판결

Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber(Fed. Cir. 1997)에서 코닥의 청구항은 PET 과립 결정화 공정에서 불활성 가스 분위기(Inert Gas Atmosphere)를 명시했습니다. 명세서는 산소 10 ppm·수분 250 ppm 미만의 극도로 엄격한 환경을 요구했습니다. 피고 굿이어가 사용한 가열 공기에는 산소 170,000 ppm, 수분 40,000 ppm이 포함되어 있었습니다. 청구항이 불활성 가스를 선택한 순간, 반응성 공기는 청구항 범위에서 명시적으로 배제되었습니다. 기능이 비슷하다는 사실만으로는 수만 배의 성분 차이를 극복하지 못합니다.

실무 포인트 — M2 청구항에 "별도의(Separate)", "구별되는(Distinct)"이라는 수식어, 또는 "최소·중간·최대"와 같은 다단계 수치 구조가 보이면, 그 구성요소를 단일 패널에 일체 성형하거나 중간 단계를 삭제하는 구조로 설계하십시오. 이것이 Dolly와 Athletic Alternatives 법리를 활용한 핵심 회피 공식입니다.

Module 3
요소 소멸 금지(Vitiation): 정반대 속성과 청구항 문언의 훼손

속이 빈 섬유와 속이 찬 섬유의 충돌: Hoganas 판결

Hoganas AB v. Dresser Industries (Fed. Cir. 1993)

Hoganas의 청구항은 가스 흐름을 통해 분말을 운반하는 속이 빈(Hollow) 섬유를 요구했습니다. 명세서는 속이 빈 구조가 더 많은 가스와 분말을 수용하고 균일한 흐름을 만든다는 이점을 강조했습니다. 피고 제품은 속이 꽉 찬(Solid) 섬유를 사용했습니다.

법원: 속이 찬 섬유를 속이 빈 섬유의 등가물이라고 인정하는 것은 "hollow"(속이 빈)라는 제한의 평범하고 명확한 의미를 사실상 제거(eviscerate)합니다. 이는 "정반대(Opposite) 구성"에 해당하여 등가론의 적용이 차단됩니다.

예견 가능한 변형과 작성자 위험 부담: Sage Products 판결

Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.(Fed. Cir. 1997)는 훨씬 더 강력한 원칙을 제시합니다. 특허 출원 당시에 예견 가능했던(Foreseeable) 대안을 명세서에 기재하지도, 청구항에 포함하지도 않은 경우, 특허권자는 소송에서 그 예견 가능한 영역을 균등론으로 확보할 수 없습니다.

"청구항 작성자는 자신이 알고 있었거나 예견할 수 있었던 변형까지 청구항에 포함하여야 하며, 그렇게 하지 않은 위험(risk)은 특허권자가 부담한다."

잠금 위치 변경과 종류·정도의 구별: Ethicon 판결

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp.(Fed. Cir. 1997)는 등가의 차이가 종류의 차이(Difference in Kind)인지 정도의 차이(Difference in Degree)인지를 구별하는 중요한 기준을 제시합니다. 수술용 스테이플러의 잠금 위치가 청구항에서 선택한 위치와 정반대의 위치에 있다면, 이는 단순한 정도의 차이가 아니라 종류의 차이로서 요소를 소멸시킵니다.

실무 포인트 — M3 청구항이 "속이 빈(Hollow)", "개방형(Open)", "비접촉식(Non-contact)", "정상 닫힘(Normally Closed)" 등 특정 상태를 명시하는 경우, 그 정반대 상태(Solid / Closed / Contact / Normally Open)의 제품을 설계하면 요소 소멸 법리로 등가 주장을 법률문제(Question of Law)로 차단할 수 있습니다.

Module 4
역할 및 장점의 결여(Missing Role or Advantage)

백업 기능의 소멸: Vehicular Technologies 판결

Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc. (Fed. Cir. 1999)

Vehicular의 특허 청구항은 동심으로 배치된 한 쌍의 코일 스프링을 사용하는 액슬 록킹 메커니즘을 청구했습니다. 명세서는 이 동심 스프링이 ①정상 작동 시 잠금력을 제공하고, ②외부 스프링이 파손되어도 내부 스프링이 백업(Backup) 기능을 수행하며, ③두 스프링이 서로 정렬(Alignment)을 유지한다는 세 가지 역할을 명시했습니다.

피고 Titan의 스프링 구성은 기본적인 잠금력은 제공했지만, 백업 기능과 정렬 유지 기능이 결여되어 있었습니다. 법원은, 교환가능성(Interchangeability)이 있더라도 청구요소가 수행하는 핵심적 추가 역할을 피고 구성이 실질적으로 수행하지 못하면 균등물이 될 수 없다고 판시했습니다.

기능의 우발성 vs. 핵심성: Toro 판결

Toro Co. v. White Consolidated Industries, Inc.(Fed. Cir. 1999)에서 청구된 링(Ring) 구성요소는 이음매 없는 고리로 강한 밀봉을 제공하는 역할을 했습니다. 법원은 피고 구성이 수행하는 역할이 명세서에 기재된 청구요소의 핵심 역할과 실질적으로 다름을 확인했습니다. 단, 명세서에 언급된 모든 장점이 반드시 청구요소의 필수 역할이 되는 것은 아닙니다. 그 장점이 단순한 부수적 효과인지, 아니면 발명의 본질적 기술 과제를 해결하는 핵심 역할인지를 구별해야 합니다.

실무 포인트 — M4 공격받는 청구요소에 대해 기능-방식-결과(Function-Way-Result) 분석을 수행하되, 기능을 협소하게 정의하여 피고 구성이 수행하지 못하는 핵심 역할이 드러나도록 구성하십시오. 명세서가 특정 역할을 "임계적(Critical)", "필수적(Essential)"이라고 강조한 경우, 그 역할이 피고 구성에 실질적으로 결여되어 있음을 입증하면 균등 주장을 봉쇄할 수 있습니다.

Module 5
공중 전용 원칙(Public Dedication Doctrine): 개시했지만 청구하지 않은 대안의 운명

이 모듈은 K-2가 정식화한 두 번째 원리—"포기한 사항은 균등론으로 회복할 수 없다"—의 독특한 하위 유형입니다. 출원경과상 보정이나 주장이 아니라, 명세서에는 대안을 구체적으로 기재하면서도 청구항에는 기입하지 않은 행위 자체가 포기(Dedication)로 평가됩니다.

신발 탭 봉제 대안의 공중 헌납: Maxwell 판결

Maxwell v. J. Baker, Inc. (Fed. Cir. 1996)

Maxwell의 청구항은 신발 한 쌍을 묶는 체결 탭을 "안창(Inner Sole)과 겉창(Outer Sole) 사이에 고정"하도록 명시했습니다. 그러나 명세서는 "대안으로, 탭을 신발 안감 솔기(Lining Seam)에 직접 봉제할 수도 있다"고 기재했습니다. 피고 J. Baker는 명세서의 미청구 대안인 솔기 봉제 구조를 사용했습니다.

법원: "특허출원에서 개시되었지만 청구되지 않은 대상은 공중에게 헌납된다." 특허권자는 좁게 청구하여 신속히 심사를 통과한 뒤, 소송에서 명세서의 미청구 대안을 균등론으로 포섭하려는 전략을 쓸 수 없습니다.

충돌과 해소: YBM Magnex 대 전원합의체

YBM Magnex Inc. v. International Trade Commission(Fed. Cir. 1998)에서 Newman 판사는 Maxwell의 절대적 규칙을 완화하여 "사안별 기술적 유사성을 검토해야 한다"고 판시했습니다. 이로써 Maxwell과의 충돌이 발생했고, 법원은 이를 정리할 전원합의체를 소집했습니다.

알루미늄 vs. 강철: 전원합의체의 최종 법리 확립

Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc. (Fed. Cir. 2002, en banc 12-1)

원고 J&J의 청구항은 인쇄회로기판 적층을 위해 알루미늄 기판에 구리 박판을 부착할 것을 청구했습니다. 명세서에는 "강철(Steel) 기판을 쓸 수도 있다"는 대안 기재가 있었지만, 청구항에는 기입되지 않았습니다. 피고 RES는 강철 기판을 사용했습니다.

전원합의체(12 대 1)의 판단:

YBM Magnex를 공식 폐기하고 Maxwell을 지지합니다.
일률적 규칙(Per Se Rule): 명세서에 개시되었으나 청구되지 않은 대상은, 사안별 사정을 고려하지 않고 일률적으로 공중에 헌납된 것으로 봅니다.
특허권자의 적법한 구제 수단은 균등론이 아니라 재발행출원(Reissue, §251) 또는 계속·분할출원(Continuation/Divisional, §120)입니다.

이 판결은 "대체 시스템 vs. 대체 재료"라는 구별을 두지 않습니다. 어떤 종류의 대체 기술 요소이든, 명세서에 구체적으로 개시되어 있고 청구항에 없다면 공중 전용의 일률적 차단 규칙이 적용됩니다.

실무 포인트 — M5: 공중 전용 원칙 5대 검증 필터 경쟁사 특허 명세서에서 미청구 대안을 발굴하여 자사 제품에 적용할 때는 다음을 확인하십시오. ①명세서 본문 또는 도면에 해당 대안 기술이 통상의 기술자(POSITA)에게 명백하게 개시되어 있는가? ②모든 독립·종속 청구항에서 해당 대안이 완전히 누락되어 있는가? ③특허권자가 재발행출원 또는 계속출원으로 그 대안을 청구범위에 포함시킨 이력이 없는가? ④심사 회피를 위해 의도적으로 청구하지 않았다는 정황이 포착되는가? ⑤전원합의체 판결의 일률적 규칙이 배제할 다른 법적 예외사유가 없는가? 다섯 항목이 모두 충족된다면, 해당 우회 설계는 균등 침해 주장으로부터 영구적으로 보호됩니다.

종합: 균등론의 3대 경계와 피고의 순차적 방어 전략

K-2 판결이 정립한 등가론의 세 가지 경계는 다음과 같습니다.

선행기술(Prior Art)이 설정한 경계: 특허청에서 적법하게 허여받을 수 없었던 범위는 소송에서도 얻을 수 없다.
청구항 자체가 설정한 경계: 각 청구항 요소는 권리범위를 정의하며, 등가론으로 요소를 제거하거나 명시적으로 배제된 구조를 포섭할 수 없다.
포기된 사항이 설정한 경계: 출원경과상 포기, 또는 명세서 개시 후 미청구로 인한 공중 헌납.

침해소송에서 피고는 이 경계를 다음의 순차적 방어 논리로 구성할 수 있습니다.

문언 불충족(No Literal Infringement)
기술적 비등가(No Technical Equivalence) — 기능·방식·결과 분석
요소 제거(Vitiation) — 청구항 요소를 사실상 삭제하는 확장
명시적 배제(Specific Exclusion) — 청구항이 선택한 구조와 양립 불가능
선행기술 차단(Prior Art Bar) — 가상 청구항이 특허받을 수 없음
출원경과 금반언(PHE) — 심사 중 포기된 사항
공중 전용(Public Dedication) — 명세서에 개시했지만 미청구된 대안

특허제도는 합법적인 설계회피(Design-Around)를 허용하고 장려합니다. 경쟁자는 청구항을 읽고 무엇이 특허권 안에 있으며 무엇이 자유롭게 이용 가능한 영역인지를 판단할 수 있어야 합니다. 청구항의 공시 기능(Notice Function)을 신뢰한 공중의 합법적인 회피 노력이 소송 단계의 균등론에 의해 무너지는 것, 그것이 바로 법원이 이 5가지 제한 법리를 통해 막고자 하는 것입니다.

균등론은 폐지된 것이 아닙니다. 다만 선행기술·청구항 문언·포기된 사항이라는 세 경계 안에서만 작동합니다. 그 경계 밖에 제품을 설계하는 것이 특허 회피설계의 본질이며, 본 강의에서 살펴본 5대 법리가 그 경계를 정밀하게 그려주는 지도입니다.

※ 본 글은 John P. Pinkerton, "Legal Limits on the Doctrine of Equivalents," in Patrick G. Burns et al. eds., Designing Around Valid U.S. Patents, Vol. 1, Patent Resources Group, Inc. (2005), Chapter 5를 바탕으로 작성되었습니다. 인용된 판례는 연방순회항소법원 판결을 기준으로 하며, 구체적 사실관계의 적용은 반드시 해당 분야 전문가와 상의하시기 바랍니다.

미국 출원경과 금반언(PHE)의 판례 변천과 실전 회피설계 전략 워크숍

2025. 7. 24.

출원경과 금반언 균등론 회피설계

특허 침해 소송의 전선은 두 곳에서 동시에 펼쳐진다. 하나는 청구항 문언이 피고 제품을 문자 그대로 포괄하는지를 다투는 문언침해(Literal Infringement)의 전선이고, 다른 하나는 문언이 미치지 않더라도 실질적으로 동일한 기능·방식·결과를 수행한다면 침해를 인정하는 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)의 전선이다. 특허권자에게 균등론은 강력한 무기이지만, 출원 과정에서 자신이 스스로 쳐 놓은 울타리가 이 무기를 봉인할 수 있다. 그것이 바로 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel, PHE)이다.

본 강좌는 미국 특허 침해 소송 및 자유실시 분석(Freedom to Operate, FTO)에서 PHE가 실무상 어떻게 작동하는지를, 이정표적 판례군의 변천을 좇아 해설하고, R&D 팀과 법무팀이 워룸(War-room)에서 즉시 활용할 수 있는 Haynes 수치 한정 보정 맵과 Insituform 주변적 관련성 Rebuttal 체크리스트로 귀결시킨다.

Ⅰ. 균등론과 PHE — 특허법의 근본적 긴장

특허제도는 두 가지 목표를 동시에 추구한다. 발명자를 보호하여 혁신을 장려하는 것과, 경쟁자가 특허의 경계를 합리적으로 파악할 수 있게 하여 법적 예측 가능성을 보장하는 것이다. 균등론은 전자의 목표를 강화한다. 경쟁자가 청구항 문언을 교묘히 비켜가는 사소한 변경만으로 특허를 회피하는 것을 막기 때문이다. 그러나 균등론은 후자의 목표를 위협한다. 청구항에 기재되지 않은 범위까지 사후적으로 보호범위가 확장될 수 있기 때문이다.

1987년 이래 연방순회항소법원(Federal Circuit, CAFC)은 균등론이 청구항에 본질적인 불명확성을 초래한다는 이유로 균등론을 제한할 방법을 지속적으로 모색해 왔다. 그 핵심 수단이 바로 PHE다.

"출원인이 청구항 보정 또는 선행기술과 구별하기 위한 주장을 통하여 더 넓은 보호범위를 포기했다면, 나중에 균등론을 이용하여 청구범위를 쉽게 다시 확장할 수 없다." — Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983)

두 가지 PHE 유형

PHE는 발생 원인에 따라 두 갈래로 구분된다.

보정에 의한 금반언(Amendment-based Estoppel): 출원 심사 중 청구항 문언을 좁히는 보정(narrowing amendment)을 제출함으로써 발생한다. 가장 전형적인 형태다.
주장에 의한 금반언(Argument-based Estoppel): 청구항 문언을 실제로 변경하지 않았더라도, 출원인이 의견서(Remarks)에서 특정 기술영역을 명백하고 오해의 여지 없이(clear and unmistakable) 배제하는 주장을 함으로써 발생한다.

두 유형의 공통 기준점은 합리적인 경쟁자(Reasonable Competitor)의 관점이다. 공개된 출원기록을 열람한 경쟁자가 출원인이 무엇을 포기했다고 객관적으로 이해할 것인지가 판단의 기준이 된다. 출원인의 내심(주관적 의도)은 중요하지 않다.

Ⅱ. Festo 이전 CAFC — 유연한 차단의 실제 운용

연방대법원의 Festo 판결 이전, CAFC는 형식상 "유연한 차단(Flexible Bar)" 방식을 채택했다고 알려졌다. 출원인이 실제로 무엇을 포기했는지를 구체적으로 분석하는 것이다. 그러나 아래 세 판례는 이 유연한 차단이 실제로는 특허권자에게 상당히 가혹하게 운용되었음을 보여 준다.

1. Texas Instruments v. U.S. ITC — 주장에 의한 금반언의 출발점

집적회로 칩 봉지(encapsulation) 공정에 관한 특허였다. TI의 청구항은 플라스틱을 칩 반대편에서 주입하는 "반대편 게이팅(Opposite-side Gating)" 방식을 포함했다. 피고들은 "동일면 게이팅(Same-side Gating)"을 사용했다.

TI는 "우리는 심사 과정에서 동일면 게이팅을 보정으로 배제한 적이 없다(No Amendment = No Estoppel)"고 주장했다. 그러나 CAFC는 이를 거부했다. 법원은 출원인이 의견서, 발명설명서, 도면에서 "반대편 게이팅이 본 발명의 핵심 특징"이며 "동일면 게이팅은 만족스럽지 않았다"고 반복적으로 기술한 사실을 중시하여, 청구항 보정이 없어도 명백한 주장만으로 주장에 의한 금반언이 성립할 수 있다고 판시했다.

"Unmistakable assertions made by the applicant to the Patent and Trademark Office in support of patentability ... may operate to preclude the patentee from asserting equivalency." — Texas Instruments, Inc. v. U.S. ITC

실무 교훈: 의견서에 "우리 기술만이 가능하다"거나 "다른 방식은 작동하지 않는다"고 기재하는 순간, 미래의 균등침해 주장은 치명적 위험에 노출된다.

2. Haynes International v. Jessop Steel — 취소된 청구항과 부작위

크롬(Cr)·몰리브덴(Mo)·텅스텐(W)을 포함하는 내식성 니켈계 합금(Corrosion-resistant Nickel-based Alloy) 특허 사건이다. 출원 단계에서 청구항이 깔때기 구조로 단계적으로 좁아졌다.

[ 최초 출원 청구항 ]
  청구항 1: 크롬(Cr) 20 ~ 24% 포함 합금       ← 가장 넓은 범위
       ↓ (진보성 거절 극복 실패 → 취소)
  청구항 4: 크롬(Cr) 약 21 ~ 23% 포함 합금    ← 중간 범위
       ↓ (진보성 거절 극복 실패 → 취소)
  청구항 5: 크롬(Cr) 약 22% 포함 합금         ← 최종 등록 독립항

[ 피고 제품 위치 ]
★ 피고(Jessop Steel) 합금: 크롬(Cr) 약 20.74 ~ 20.81%
  → 등록 문언 범위 밖에 존재

특허심판원(Board)은 출원인이 제출한 실험 데이터가 크롬 21.96%라는 단일 수치에만 집중되어 있으므로, 더 넓은 수치 범위 전체에 걸쳐 동일한 효과가 나타날지는 "추측에 불과(Matter of Conjecture)"하다고 지적하며 청구항 5만 허용했다. 출원인은 넓은 청구항을 취소하고 계속출원(Continuation Application)도 하지 않은 채 특허를 등록받았다.

CAFC는 이 사건에서 두 가지 중요한 법리를 확인했다. 첫째, 취소된 청구항의 수치 영역은 포기된 것으로 평가된다. 둘째, 계속출원을 하지 않은 부작위(Inaction)조차 합리적인 경쟁자 관점에서 객관적인 포기 선언으로 평가될 수 있다.

특허권자는 "피고 제품의 크롬 수치는 선행기술에 직접 공개되지 않았으므로, 그 안전 구역까지는 균등론으로 주장할 수 있어야 한다"고 반박했다. 법원의 준엄한 답변은 다음과 같았다.

"선행기술에 의한 균등 제한과 출원경과 금반언에 의한 균등 제한은 완전히 구별되는 상호 독립적 한계(Separate and Distinct Limitations)이다." — Haynes International v. Jessop Steel, 8 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1993)

즉, PHE의 제한 범위는 선행기술이 요구하는 최소 포기 범위보다 얼마든지 넓어질 수 있다.

3. Southwall Technologies v. Cardinal — 포기의 일반화와 청구항 간 전파

가시광선은 통과시키면서 적외선을 반사하는 복합 필름 특허였다. 쟁점은 유전체층(Dielectric Layer)을 만드는 방식이었다. 출원인은 선행기술 Franz(2단계: 금속 증착 후 산화)와 자신의 발명(1단계: 반응성 스퍼터링으로 유전체 직접 형성)을 명확히 대비시키며 특허를 획득했다. 피고 Cardinal은 다른 형태의 2단계 공정을 사용했다.

Southwall은 "우리가 포기한 것은 Franz의 정확한 구성뿐"이라고 주장했다. 그러나 CAFC는 출원인이 선행기술의 특정 실시형태만 배제한 것이 아니라 "2단계 공정 전반"을 1단계 공정과 대비했으므로, 포기 범위는 그 일반화된 범주에 따라 결정된다고 판시했다. 또한 하나의 청구항 용어에 대한 출원 중 설명은 동일한 용어를 포함하는 모든 다른 청구항에도 전파된다는 원칙을 확립했다.

실무 교훈: 선행기술과 구별할 때는 필요한 최소한의 차이만 정확히 설명해야 한다. 불필요한 일반화는 장래 권리범위를 과도하게 축소한다.

Ⅲ. Warner-Jenkinson — 추정 Ⅰ의 탄생과 입증책임의 전환

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)은 연방대법원이 PHE의 분석 구조를 공식화한 이정표 판결이다. 염료를 pH 조건하에서 다공성 막에 통과시켜 정제하는 공정 특허에서, 출원 중 청구항에 "약 pH 6.0에서 9.0"이라는 범위가 추가되었다. 상한 9.0은 pH 11~12 선행기술을 피하기 위해 추가된 것이 명확했으나, 하한 6.0의 추가 이유는 출원기록에 전혀 남아 있지 않았다. 피고는 pH 5.0 공정을 사용했다.

연방대법원은 모든 보정이 이유와 무관하게 자동으로 금반언을 발생시킨다는 경직된 규칙(피고의 주장)을 거부했다. 동시에 기록이 침묵하는 경우에 대한 명확한 처리 원칙을 확립했다. 이것이 추정 Ⅰ(Presumption I)이다.

추정 Ⅰ — 보정 이유에 관한 추정 (Warner-Jenkinson)

청구항이 좁혀졌는데 출원기록에서 그 이유를 확인할 수 없다면, 그 보정은 특허성(Patentability)과 관련된 중대한 이유로 이루어진 것으로 추정한다. 특허권자가 이 추정을 반박하지 못하면, 해당 보정 요소에 대한 균등론 적용은 차단된다.

이 판결의 핵심은 입증책임의 이동이다. Warner-Jenkinson 이전에는 피고가 출원경과 금반언의 존재를 입증해야 했다. 이 판결 이후에는 보정 이유가 불명확하면 특허권자가 보정이 특허성과 무관한 이유로 이루어졌음을 스스로 설명해야 한다. 이 논리는 정보 비대칭을 해소한다. 출원기록을 작성하고 관리한 것은 출원인이므로, 기록이 불분명한 데 따른 불이익도 출원인이 부담해야 한다는 것이다.

연방대법원은 하한 6.0의 이유가 불명확하다며 추가 심리를 위해 사건을 환송했다. 이 사건의 분석 구조는 이후 Festo의 두 번째 추정을 위한 정지작업이었다.

Ⅳ. Festo — 절대적 차단에서 유연한 차단으로

1. Festo VI: 절대적 차단(Absolute Bar)의 채택

Warner-Jenkinson 환송 이후 CAFC 내부에서 "특허성 관련 보정이 있으면 해당 요소의 모든 균등이 사라지는가"에 대한 견해가 갈렸다. 전원합의체(En banc)는 불확실성을 제거하기 위해 강력한 규칙을 선택했다. 그것이 Festo VI의 절대적 차단이다.

Festo VI의 논리는 간명했다. 특허를 받기 위해 청구항을 좁혔다면, 그 좁혀진 요소에는 어떠한 균등범위도 인정하지 않는다. §112 기재요건이나 명확성 확보를 위한 보정도 포함된다. 자발적 보정(Voluntary Amendment)도 동일하게 취급된다.

Stoll 특허의 자성체 슬리브(Magnetizable Sleeve) 요소에 절대적 차단을 적용한 결과, 피고의 비자성 알루미늄 슬리브를 균등물로 주장하려는 Festo의 주장은 전면 차단되었다.

2. Festo VIII: 연방대법원의 수정 — 유연한 차단과 추정 Ⅱ

연방대법원은 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)에서 Festo VI의 절대적 차단을 정면 거부했다. 절대적 차단은 균등론을 사실상 폐기하는 것과 다름없으며, 보정 당시 존재하지 않았던 후발 기술(After-developed Technology)을 모두 포기한 것으로 간주하는 불합리를 낳는다는 이유였다.

대신 연방대법원은 유연한 차단(Flexible Bar)으로 돌아가되, 특허권자에게 반박 가능한 강력한 추정 부담을 지웠다. 이것이 추정 Ⅱ(Presumption II)다.

추정 Ⅱ — 포기 범위에 관한 추정 (Festo VIII)

특허성 관련 이유로 좁히는 보정이 이루어졌다면, 원래의 넓은 청구항과 보정된 좁은 청구항 사이의 중간 영역 전체를 포기한 것으로 추정한다. 특허권자가 이 추정을 반박하지 못하면 해당 균등물은 보호범위에서 배제된다.

두 추정은 서로 다른 단계에서 작동한다. 추정 Ⅰ은 "금반언이 성립하는가"를 묻는 단계이고, 추정 Ⅱ는 "금반언이 성립한다면 어떤 균등물까지 포기했는가"를 묻는 단계다. 두 질문은 반드시 분리하여 순차적으로 분석해야 한다.

3. Festo IX: 추정 반박의 세 가지 기준

환송 후 CAFC 전원합의체(Festo IX)는 추정 Ⅱ를 반박하는 세 가지 기준을 구체화했다.

예견 불가능성(Unforeseeable Equivalents): 보정 당시 기술 수준상 문제된 대체수단을 합리적으로 예견할 수 없었음을 입증한다.
단지 주변적인 관련성(Tangential Relation): 보정의 이유가 문제된 균등물의 특성과 단지 주변적인 관련성에 불과하여, 출원인이 그 균등물을 포기하려는 의도가 없었음을 입증한다.
기타 합리적 이유(Other Reason): 출원인이 보정 당시 그 균등물을 청구항에 적절하게 표현하기 어려운 다른 합리적 이유가 있었음을 입증한다.

실무상 이 세 가지 반박 기준은 모두 충족하기 어렵다. 저자(교재, 2005년)는 "Festo VIII이 절대적 차단을 폐기했음에도 불구하고, 실무상으로는 거의 달라지는 것이 없을 수도 있다"고 평가했다. 유연한 차단이라는 법률형식에도 불구하고, 추정 반박의 기준이 엄격하여 사실상 특허권자에게 절대적 차단과 유사한 결과가 나타날 수 있다는 것이다.

Ⅴ. PHE 2단계 종합 분석 프레임

모든 PHE 분석은 아래 두 가지 기본 질문을 순차적으로 해결해야 한다.

단계	핵심 질문	주요 판단 요소
금반언의 성립	출원인이 법적으로 의미 있는 범위를 포기했는가?	축소 보정 여부, 특허성 관련 이유, 명백한 주장, 추정 Ⅰ 적용
금반언의 범위	문제된 균등물이 포기 영역에 포함되는가?	중간 영역 전체 포기 추정(추정 Ⅱ), 예견 가능성, 주변적 관련성, 기타 이유

두 단계를 모두 통과한 후에도, 피고 제품이 실제로 청구항 요소와 균등한지(기능·방식·결과의 실질적 동일성)를 별도로 입증해야 한다. 금반언이 성립하지 않는다는 것이 균등침해의 성립을 의미하지는 않는다. 또한 균등성이 인정되더라도 전체요소원칙(All-elements Rule)이나 선행기술 제한 등 별도의 법리가 작동할 수 있다.

Ⅵ. 기타 PHE 발생 원인 — 출원 행위의 광범위한 포착

PHE는 청구항 보정과 의견서 주장에 그치지 않는다. 다음과 같은 행위도 PHE 또는 유사한 금반언 효과를 발생시킬 수 있다.

계속일부출원(CIP) 제출: §112 기재불비 거절에 대응하여 추가 설명을 포함한 CIP를 제출하면, 원출원의 기재가 불충분했음을 사실상 인정한 것으로 평가되어 원출원일 주장이 제한될 수 있다.
종속항의 독립항 재작성: 종속항을 독립항으로 재작성하면서 모항(parent claim)의 구성요소를 편입하는 경우, 이 역시 청구범위를 실질적으로 축소하는 보정으로 평가될 수 있다.
계속출원을 하지 않은 부작위: Haynes에서 확인했듯, 특정 상황에서 계속출원을 통해 넓은 범위를 계속 추구하지 않은 절차적 선택도 포기 판단에 영향을 줄 수 있다.

Ⅶ. 실전 ① — Haynes 수치 한정 보정 맵과 회피설계 가이드라인

Haynes International v. Jessop Steel, 8 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1993)은 수치 한정 발명(Numerical Limitation Invention)에서의 PHE와 회피설계를 이해하는 데 가장 중요한 판례다. 핵심 법리를 R&D 적용법으로 변환하면 다음과 같다.

가이드라인 1 — 취소된 수치 공간(틈새 영역)을 공략하라 (R&D 수치 선정)

경쟁사 특허 포대(File Wrapper)에서 다음 정보를 확인하라.

최초 출원 시 넓게 청구된 수치 범위가 얼마였는가?
심사관이 어떤 이유(진보성? 단일 실험예 부족?)로 거절했는가?
어느 중간 수치 범위가 취소되었는가?
최종 등록 수치가 얼마인가?
계속출원을 하지 않고 좁은 범위로 등록받았는가?

취소된 넓은 범위와 등록 범위 사이의 "심사관이 추측(Conjecture) 영역으로 규정해 도려낸 틈새 수치 공간"에 R&D 사양을 설계하면, 문언침해와 균등침해 위험을 동시에 격파할 수 있다. Haynes의 피고 제품 크롬 함량 약 20.8%가 그 전략의 정석적 사례다.

가이드라인 2 — 자사 출원 시 수치 범위 전체의 대표성 있는 데이터를 확보하라 (출원인 방어법)

자사 수치 한정 발명을 출원할 때는 단일 실험예(Single Data Point)에만 의존하지 말라. 특허심판원은 "하나의 실험 수치에만 데이터가 있다면, 넓은 범위 전체에 걸쳐 동일한 효과가 나타날지는 추측에 불과하다"는 논리로 넓은 청구항을 거절한다.

청구하려는 수치 범위의 양 끝단(端)과 중간값에 걸쳐 복수의 대표적 실험 데이터를 준비하라.
넓은 수치 범위가 거절될 경우를 대비해 계속출원(Continuation) 카드를 보유하라. 좁은 청구항만 등록받고 계속출원을 포기하면 PHE가 성립하고 추후 균등론 주장이 봉인된다.

Ⅷ. 실전 ② — Insituform 주변적 관련성 Rebuttal 체크리스트

Insituform Technologies, Inc. v. CAT Contracting, Inc., 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004)는 PHE의 두꺼운 성벽인 추정 Ⅱ(중간 영역 전체 포기 추정)를 실제로 반박하는 데 성공한 미국 사법 역사상 가장 기념비적인 승소 판례로 평가된다.

사건의 기술적 배경과 보정의 본질

도로를 굴착하지 않고 손상된 지하 하수관 내부에 열경화성 수지(Thermosetting Resin)가 함침된 유연한 라이너를 밀착·경화시키는 비굴착 지하관 보수 공정(No-dig Pipeline Rehabilitation)에 관한 특허였다. 출원 과정에서 진공 수단의 개수나 위치에 제한이 없었던 원래 독립항이, 선행기술 Everson을 회피하기 위해 "유연한 튜브 필름에 구멍을 뚫고 그 위에 단일 진공컵(Single Vacuum Cup)을 설치하는 구성"으로 좁혀졌다. 피고 CAT은 하수관 내부 여러 곳에 복수 개의 진공컵(Multiple Vacuum Cups)을 설치했다.

법원은 보정의 본질적 목적을 정밀하게 분석했다. Everson 선행기술의 근본적 결함은 진공 흡착기가 라이너 먼 끝단에서 작동하여 관이 길어질수록 거대한 압축기가 필요하다는 것이었다. Insituform의 보정 목적은 이 비효율을 해결하기 위해 "진공 동력원을 수지가 흘러가는 이동 전선(Moving Resin Front) 바로 근처에 근접 배치하는 위치적 이점"을 주장하기 위함이었다. 즉 보정의 본질은 진공원의 '위치적 혁신'에 있었지, 진공컵의 '개수'를 반드시 하나로 제한하려는 의도가 아니었다. 따라서 피고의 '복수 개 진공컵 사용'이라는 설계 차이는 보정 이유와 단지 주변적인 관련성(Tangential Relation)에 불과하다고 판단하여 균등침해가 성립되었다.

5대 Rebuttal 검증 필터

특허 소송 또는 FTO 분석에서 상대의 PHE 주장을 타파하거나, 역으로 자사 제품이 우회 가능한지 진단할 때 아래 체크리스트를 단계적으로 적용하라.

[Filter 1] 보정을 강제한 인용 선행기술의 '정확한 기술적 문제점'을 획정했는가?
검증법: 선행기술이 지닌 구조적 한계(예: Everson의 먼 끝 진공 배치로 인한 대형 압축기 요구)가 출원경과 서류에서 무엇으로 지적되었는지 명확히 추적한다.
[Filter 2] 특허권자가 심사관에게 제출한 의견서에서 '보정의 객관적 해결 목적'을 추출했는가?
검증법: 대리인이 의견서(Remarks)에 "이 보정을 통해 선행기술의 어떠한 구조적·기능적 약점을 제거했다"고 기재한 내용을 발췌한다. Insituform은 "진공원을 전선 부근에 두어 압축기 소형화를 이룩함"을 보정의 유일한 이유로 남겼다.
[Filter 3] 자사 제품의 설계 차이점과 '보정의 타깃 목적' 사이의 인과관계 유무를 확인했는가?
검증법: 자사 제품의 대체 구성 차이(예: 진공컵의 개수 차이)가 원래 보정 목적(진공원의 근접 위치 배치)과 기술적·물리적으로 완전히 무관함을 증명해야 한다. 관련성이 없어야 '단지 주변적 관련성' Rebuttal에 성공한다.
[Filter 4] 출원경과 중 대체 구성에 대한 '의도적 비하 진술(Prosecution Disclaimer)'이 부재함을 확인했는가?
검증법: 의견서 내에 "우리 발명에서 복수 개의 진공컵은 원천 불가능하다"는 식의 자발적 배제 주장(Argument-based Estoppel)이 단 한 구절이라도 개입되어 있었다면 Filter 3이 충족되더라도 Rebuttal은 전격 실패한다.
[Filter 5] 통상의 기술자(POSITA) 관점을 지지할 객관적 기술 문헌이나 전문가 진술(Extrinsic Evidence)을 확보했는가?
검증법: 보정 당시의 기술 수준을 기준으로 판사에게 "이 설계 변경은 위치 보정과 기술적 맥락이 완전히 다른 독립적 설계 요소이다"라는 합리적 확신을 심어줄 서면 증거와 기술 진술서를 워룸에 사전 장착해야 한다.

Ⅸ. 판례 비교 — PHE의 핵심 원칙 종합

판례	출원인의 행위	법원이 인정한 포기	핵심 원칙
Texas Instruments	의견서에서 반대편 게이팅의 중요성 강조, 동일면 게이팅의 실패 기술	동일면 게이팅 전면 배제	청구항 보정 없이도 명백한 주장(주장 금반언) 성립
Haynes	넓은 수치 청구항 취소, 계속출원 미제출	취소된 크롬 함량 범위 전체	PHE 한계 > 선행기술 한계; 부작위도 포기 평가
Southwall	1단계 공정과 2단계 공정을 명백히 대비	Franz 정확한 공정을 넘어 2단계 공정 전반	포기 범위 일반화; 동일 용어 다른 청구항에도 전파
Warner-Jenkinson	pH 하한 6.0 추가 (이유 불명)	추정 Ⅰ: 특허성 관련 보정으로 추정	이유 불명 보정 → 특허권자에게 설명 부담 이동
Festo VIII	자성체 슬리브 한정 추가	추정 Ⅱ: 중간 영역 전체 포기 추정	유연한 차단 + 반박 가능한 추정; 3대 반박 기준 제시
Insituform	단일 진공컵으로 보정 (위치적 이점이 목적)	개수 차이는 보정 목적과 주변적 관련성에 불과	주변적 관련성(Tangential Relation)으로 추정 반박 성공

Ⅹ. 결론 — PHE는 회피설계의 법률적 기틀이다

PHE의 역사는 특허권자와 경쟁자 사이의 균형을 어디서 찾을 것인가를 둘러싼 끊임없는 긴장의 역사다. 균등론은 특허 모방을 막는 방패이고, PHE는 그 방패를 봉인하는 자물쇠다. 자물쇠를 채운 사람은 다름 아닌 출원인 자신이다. 이 역설이 실무에서 갖는 의미는 명확하다.

경쟁사 특허를 분석할 때 등록 청구항만 보는 것은 반쪽짜리 분석이다. 특허 포대(File Wrapper) 전체를 열어야 한다. 취소된 청구항, 심사관 거절이유통지서(Office Action), 의견서(Remarks), 계속출원 이력 — 이 모든 정보가 회피설계의 안전 영역을 결정한다.

요약하면 두 가지 실무 룰을 기억하라.

Haynes 룰: 취소된 청구항의 수치 공간(틈새 공간)을 정밀하게 스캔하여 그 영역에 R&D 사양을 배치하라. PHE의 제한 범위는 선행기술보다 넓을 수 있으므로, 선행기술과의 거리가 안전을 보장하지 않는다.
Insituform 룰: 설계 변경이 보정의 타깃 목적(위치적 이점)과 무관한 요소(개수)에 관한 것이라면, 특허권자는 주변적 관련성 Rebuttal로 끝까지 추적해올 수 있다. FTO 분석 시 Filter 4의 의도적 비하 진술 유무를 이중으로 크로스체크하라.

PHE는 특허 전략의 끝이 아니라 시작점이다. 출원경과 서류를 정밀하게 해독하는 능력이 IP 실무자의 핵심 역량이다.

Thursday, July 23, 2026

[특허 회피설계 강좌] 제17장. 균등론 회피설계 3대 전략 — Festo·생략요소·MPF 무력화의 실무 알고리즘

균등론 회피설계 3대 전략 — Festo·생략요소·기능식(MPF) 무력화의 실무 알고리즘

균등론 회피설계 3대 전략
Festo·생략요소·기능식(MPF) 무력화의 실무 알고리즘

2025년 7월 23일

균등론 회피설계 미국 특허

엔지니어와 특허팀이 가장 자주 던지는 질문 중 하나는 이것이다. "경쟁사 특허를 알면서 피해 가는 것, 법적으로 괜찮은가?" 이 불안은 근거 없는 것이 아니다. 미국 법원은 문언 침해(Literal Infringement)를 피하더라도 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)을 통해 침해를 인정해 왔다. 그렇다면 회피설계(Design-Around)는 애초에 가능한가, 어디까지 허용되는가.

이 글은 과거 Killworth & Burns, "Designing Around Valid U.S. Patents", Vol. 2, Ch. 7(Patent Resources Group, Inc., 2005)을 스터디하면서 시행한 실무 세미나의 내용을 정리한 것이다. 문언침해를 회피하는 방법은 이미 여러 차례 다루었으므로 오늘은 균등침해의 호피 방법에 집중한다. Festo 포대 금반언 접근법, 생략·대체요소 접근법, 기능식 청구항(MPF) 무력화 접근법의 세 전략과 이를 뒷받침하는 판례를 체계적으로 해설한다.

M1. 회피설계는 위법인가 — 법적 정당성의 확인

결론부터 말하면, 적법하다. 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Industries, Inc., 932 F.2d 1453 (Fed. Cir. 1991)에서 다음과 같이 선언했다.

"Intentional 'designing around' the claims of a patent is not by itself a wrong … it is one of the important public benefits that justify awarding the patent owner exclusive rights."

특허는 quid pro quo(상호교환) 계약이다. 발명자는 기술을 공개하고, 국가는 기간이 한정된 배타권을 부여한다. 경쟁사는 그 공개된 내용을 읽고 청구항 범위 밖의 더 나은 기술을 개발한다. 이것이 특허법이 사회에 기여하는 방식이며, 설계변경은 이 구조의 핵심 요소다.

문제는 적법성 여부가 아니라 타이밍과 방법론이다. 아래 표가 명확히 보여주듯, i) 설계 확정(Design Finalization) 이전에 특허팀 및 법무팀과 협업하고 비침해 의견서(Opinion of Counsel)를 선제 확보하는 것과, ii) 제품 출시 후 침해 통지(Notice)를 받고 재설계하는 것은 법적·경제적 결과가 천양지차다.

적법한 회피 ✅	최대 위험 ⚠️
설계 확정 이전 특허팀 협업	출시 후 침해 통지 수령 → 재설계 시 매몰 비용 발생
비침해 의견서(Opinion of Counsel) 선제 확보	제품 전면 회수 및 인증 취소 리스크
경쟁사 특허 분석 후 청구항 외 구성 설계	고의 침해(Willful Infringement) 인정 시 3배 배상(Treble Damages)

"남들도 다 사용하고 있어"라는 전략은 최악의 도박이다. 설계 초기에 특허법을 R&D 나침반으로 삼는 것이 오늘 세미나의 핵심 메시지다.

3대 회피설계 접근법 개요

균등론 침해를 법적으로 원천 차단하는 전략은 세 가지다. 각 접근법은 별개의 법적 논리에 기반하며, 순서대로 시도한다 — ①이 실패하면 ②, ②가 실패하면 ③으로 전환한다. 최종 안전망은 언제나 독립적인 변리사나 변호사와 같은 특허 법률 전문가의 비침해 의견서다.

① Festo 접근법 (13단계) — 특허권자가 심사 중 스스로 포기한 영역(Surrendered Territory) 내 대체물 채택. 포기 영역 내의 대체물에는 균등론 주장 자체가 차단된다.

② 생략·대체요소 접근법 (9단계) — 청구항 구성요소 하나를 완전 생략하거나, 구조적 작동방식(Way)을 전면 차별화. 개별 구성요소 완비 원칙(All Elements Rule)을 역으로 활용한다.

③ 기능식 청구항(MPF) 무력화 접근법 (7단계) — §112(f) 기능식 청구항(Means-Plus-Function Claim)의 좁은 권리범위를 역이용. 명세서(Specification)에 미개시(Non-Disclosed)된 수단을 채택하여 권리범위에서 자동 배제된다.

M2. Festo 접근법 — 포대 금반언(Prosecution History Estoppel) 활용

핵심 원리

대법원 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)은 다음 원칙을 확립했다. 특허권자가 거절 극복을 위해 청구항을 축소 보정(Narrowing Amendment)하면, 그 보정으로 포기된 영역에서는 균등론을 주장할 수 없다는 Festo 추정(Festo Presumption)이 발생한다.

반면, '특허권자'는 다음 세 요건 중 하나를 입증하면 이 추정을 번복할 수 있다.

ⓐ 보정 당시 예측 불가능한 균등물이었다는 점
ⓑ 보정 목적이 해당 균등물과 간접적·부수적(Tangential) 관련에 그칠 뿐이라는 점
ⓒ 기타 합리적 이유

회피 전략의 정수: 포기 영역 내(in)의 대체물을 채택하면, 이 예외 3요건 모두가 무력화된다. 즉, 특허권자가 심사관 앞에서 스스로 파놓은 무덤에 피고 제품을 갖다 놓는 것이다.

13단계 설계 알고리즘

실무에서는 아래 13단계를 세 묶음으로 운영한다.

단계	핵심 액션
Step 1	출원 이력(Prosecution History)에서 보정·재작성·신규 추가 등 모든 변경 사항 추적
Step 2–3	§101·§102·§103·§112 특허성 목적의 보정만 선별; 축소(Narrowing) 보정이 아닌 것 제외
Step 4–5	각 보정의 이유 분석 → 포기된 권리 영역(Surrendered Territory) 지도화 ← 핵심
Step 6–8 ★★★	기술·마케팅팀 협업 → 포기영역 내의 최선 대체물 설계 및 채택 → 비침해 확정
Step 9–10	포기영역 밖 대체물 검토 + Festo 예외 3요건 번복 가능성 평가 및 선택
Step 11–12	주장 금반언(Argument Estoppel) 활용 — 특허성 주장으로 배제된 구성요소 확인 후 재설계
Step 13	독립적인 외부 변리사/변호사와 같은 특허 법률 전문가의 비침해 의견서(Opinion of Counsel) 확보 — 절대 생략 불가

교과서 판례: Talbert v. Unocal

Talbert Fuel Systems, Inc. v. Unocal Corp., 347 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2003)

특허권자(Talbert)의 실수: 최초 청구항에서 가솔린 연료의 비등점 범위 상한을 두지 않았다가, 선행기술(Hamilton 특허) 극복을 위해 비등점 상한을 345°F로 보정했다. 이로 인해 345°F ~ 420°F 구간이 포기 영역으로 확정되었다.

Unocal의 회피설계: 제품 연료의 비등점 범위를 373.8°F ~ 472.9°F로 설계했다. 이 구간은 Talbert가 스스로 포기한 영역 안에 위치한다.

법원의 판단: Festo 추정 번복을 위한 3요건 중 어느 것도 충족되지 않는다. 균등론 주장 완전 차단 → 비침해 확정.

M3. 생략·대체요소 접근법 — All Elements Rule 역활용

핵심 원리

Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)이 확립한 개별 구성요소 완비 원칙(All Elements Rule)은 이렇게 규정한다.

"청구항 구성요소 A + B + C + D 중 단 하나라도 없으면 비침해."

이 원칙은 균등론에도 적용된다. 피고 제품에 청구항의 특정 구성요소 또는 그 실질적 균등물이 존재하지 않으면, 문언 침해도 균등 침해도 성립하지 않는다.

9단계 알고리즘

9단계를 세 레이어(layer)로 구분하면 아래와 같다.

레이어	단계	핵심 전략	법적 근거
생략(Omission)	Step 1–4	청구항 광협 순 정렬 → 최소의미 구성요소를 상업 제품에서 완전 생략	Pennwalt
대체(Substitution)	Step 5–6	생략 불가 시, 물리적으로 상이한 대체요소 채택 → Way 불균등 입증	Slimfold v. Kinkead
변경(Modification)	Step 7–8	대체도 어려울 시, 물리적·화학적으로 구성요소 자체를 변경	사안별 판례

Step 9: 세 레이어 모두 실패한 경우 "Festo 접근법 또는 기능식(MPF) 접근법"으로 전환한다.

생략요소 판례: London v. Carson Pirie Scott

London v. Carson Pirie Scott & Co., 946 F.2d 1534 (Fed. Cir. 1991) — Samsonite 가먼트백 트롤리 사건

특허 청구항의 핵심 구성요소: (a) C자형 채널·피벗 결합 구조, (b) 탄성재 스트립, (c) 래칭 장치, (d) 가방 개구부를 밀폐하는 체결 수단(Fastening Means — Tight Seal) ★, (e) 옷걸이 샹크(Shank)를 포용하는 구조 ★

Samsonite의 회피설계(Step 3 적용):
❌ (d) 밀폐 체결 수단 — 구조와 기능을 모두 완전 생략
❌ (e) 샹크 포용 구조 삭제 후 훅(Hook) 포용 방식으로 근본 설계 변경
✅ (a)(b)(c) 유지 — 옷걸이 고정 기능은 그대로 구현

법원의 판단: 두 개의 생략 구성요소로 문언 침해 및 균등 침해 모두 성립 불가 → 비침해 확정. 사소해 보이는 구성요소 단 하나를 완벽히 제거하는 것이 침해 소송에서 완전한 면책으로 이어진다는 교훈을 남긴다.

대체요소 판례: Dolly v. Spalding

Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies, Inc., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994) — 아동용 의자 사건

특허 청구항(Spalding): 좌석·등받이 패널과 분리된 별도의 강성 프레임(Separate Stable Rigid Frame)으로서, 3개의 타이 로드(Tie Rod)로 사이드 패널을 연결하는 구조.

Evenflo의 회피설계(Step 5–6 적용):
타이 로드 완전 제거 → 대신 좌석·등받이 패널 자체에 탭(Tab)을 형성하여 사이드 패널의 홈(Detent)에 잠금. 결과적으로 패널이 프레임 기능을 일체형으로 수행한다.

법원의 판단: "Separate stable rigid frame" 구성요소가 물리적으로 존재하지 않는다. 문언 침해 ✗, 균등 침해 ✗ → 완전 비침해 확정. 구성요소를 생략할 수 없다면, 그 작동방식(Way)을 전면적으로 변경해야 한다는 원칙을 보여준다.

M4. 기능식 청구항(MPF) 무력화 — §112(f)의 역설적 활용

핵심 원리: 무한히 넓어 보이는 청구항의 역설

35 U.S.C. §112(f)에 따라 "~하기 위한 수단(Means for ~)" 문구를 포함하는 기능식 청구항(Means-Plus-Function Claim, MPF)은 얼핏 무한히 넓어 보인다. 그러나 연방순회항소법원의 확립된 해석에 의하면, 그 실제 권리범위는 명세서(Specification)에 개시된 특정 구조와 그 균등물로 극도로 수축된다.

핵심은 여기에 있다. 명세서에 개시되지 않은 구조는 자동으로 권리범위에서 배제된다. 기능식(MPF) 청구항의 겉보기 광범위성은 오히려 그 함정이다.

7단계 무력화 전략

단계	핵심 액션
Step 1	특허의 §112(f) 기능식 청구항(MPF) 전체 목록화
Step 2	명세서에 개시된 구조(Disclosed Structure) 전수 목록화
Step 3 ★	명세서 미개시 대체 수단 발굴 — 이것이 전략의 핵심
Step 4	불필요 기능식(MPF) 수단: 완전 생략 → Pennwalt 기반 비침해 성립
Step 5	가장 구조적으로 상이한 대체 수단 채택
Step 6	Laitram v. Rexnord 기반 비침해 의견(Way 차별화) 작성
Step 7	독립적인 외부 전문가 비침해 의견서 확보

기능과 결과가 같다는 사실을 숨길 필요가 없다. "기능은 같습니다. 그러나 작동 원리(Way)가 완전히 다릅니다."라고 당당히 주장하는 것이 올바른 전략이다.

기능식(MPF) 판례 1: Laitram v. Rexnord

Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 998 F.2d 1552 (Fed. Cir. 1993) — 모듈형 컨베이어 벨트 연결 장치

항목	특허(Laitram)	피고(Rexnord)
기능(Function)	컨베이어 모듈 연결	동일
결과(Result)	모듈형 연결 달성	동일
방식(Way)	H형 클립 — 수평 하중 분산	V형 클립 — 수직 하중 분산

Way(작동방식)의 실질적 차이가 인정되어 비침해 확정.

기능식(MPF) 판례 2: Mas-Hamilton v. LaGard

Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998) — 전자식 금고 잠금장치

항목	특허	피고
기능(Function)	레버 작동 제어	동일
결과(Result)	잠금/해제 달성	동일
방식(Way)	솔레노이드(Solenoid) — 직선 왕복 운동	스테퍼 모터(Stepper Motor) — 회전식 복귀 운동

작동 메커니즘의 근본적 차이(직선 왕복 vs. 회전식 복귀)가 비침해의 결정적 근거 → 비침해 확정.

同 Function + 同 Result + 異 Way = 불균등(Non-equivalent) → 비침해

M5. 분야별 판례 매트릭스 — 기술 영역을 초월한 공통 법리

기술 분야를 불문하고, 법원은 일관되게 구조적 작동방식(Way)의 실질적 차이 또는 구성요소의 부존재를 비침해의 결정적 근거로 인정해 왔다.

기술 분야	판례	제한 구성요소	회피 전략	접근법
⚙️ 기계	London v. Carson (1991)	밀폐 체결 수단(Tight Seal)	플랩 구조 및 기능 완전 삭제	생략요소
⚙️ 기계	Dolly v. Spalding (1994)	분리된 별도 강성 프레임	패널 일체형 탭 구조로 통합	대체요소
⚡ 전기	Mas-Hamilton v. LaGard (1998)	솔레노이드 제어 수단	스테퍼 모터(회전식) — Way 차별화	기능식(MPF) 무력화
⚡ 전기	Carroll Touch v. Electro Mech. (1993)	이격(Spaced Apart) 빔 마운팅 수단	교차 곡선 빔 사용 → 기능 자체 상이	기능식(MPF) 생략
🧪 화학	Talbert Fuel v. Unocal (2003)	비등점 345°F 이하 연료	373.8°F 이상 연료 — 포기영역 채택	Festo 금반언
🧬 바이오	Am. Home Prods. v. Johnson & Johnson	케토기(Keto) 프로드럭 구조	옥심기(Oxime)로 변경 → 대사 경로 차이	화학적 변경

실무 체크리스트 — 설계 확정 이전에 완료해야 할 항목들

① Festo 접근법 체크리스트

포대(파일 히스토리, Prosecution History) 전수 검토
특허성 목적의 축소 보정(Narrowing Amendment) 유무 확인
포기영역(Surrendered Territory) 지도 작성 ← 이것이 핵심
포기영역 내 대체 구성 탐색 및 채택
Festo 예외 3요건(예측불가능성·부수적 관련(Tangential Relationship)·기타 이유) 검토
비침해 의견서(Opinion of Counsel) 수령

② 생략·대체요소 접근법 체크리스트

청구항 광협 순 정렬 및 최소의미 구성요소 후보 선정
무효화 가능 선행기술(Prior Art) 탐색
생략 가능성 기술팀 협의 후 완전 생략 실행
물리적 대체물의 Way(작동방식) 불균등 입증
비침해 의견서 수령

③ 기능식 청구항(MPF) 무력화 접근법 체크리스트

§112(f) 기능식 청구항(MPF) 전체 목록화
명세서 개시 구조(Disclosed Structure) 목록화
명세서 미개시 대체 수단 발굴 ← 이것이 핵심
기능(Function) 동일 + 방식(Way) 차별화 설계 완료
전문가 비침해 의견서(Way 분석 포함) 수령

결론 — 특허법을 R&D 나침반으로

세 가지 접근법은 각기 다른 법적 메커니즘에 기반하지만, 공통된 메시지를 전달한다. 설계 확정 이전에 특허 포트폴리오를 분석하고, 회피설계를 R&D 프로세스에 통합하라.

모든 접근법의 끝에는 반드시 독립적인 외부 특허 법률 전문가의 비침해 의견서가 있어야 한다. 이것이 고의 침해(Willful Infringement) 주장을 차단하고, 3배 배상(Treble Damages)을 막는 최후의 방어선이다. 세 전략과 최종 안전망을 함께 운용할 때, 회피설계는 법적 불안이 아닌 경쟁 우위의 원천이 된다.

참고문헌 (Primary Source): Richard A. Killworth & Patrick G. Burns, Designing Around Valid U.S. Patents, Volume 2, Chapter 7 (Patent Resources Group, Inc., 2005).

주요 인용 판례: Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Industries, Inc., 932 F.2d 1453 (Fed. Cir. 1991) · Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) · Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) · Talbert Fuel Systems v. Unocal Corp., 347 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2003) · London v. Carson Pirie Scott & Co., 946 F.2d 1534 (Fed. Cir. 1991) · Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994) · Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 998 F.2d 1552 (Fed. Cir. 1993) · Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998)

Friday, July 24, 2026

지식재산권을 둘러싼 조세전쟁 — 모회사와 자회사간 4대 IP 수익화 모델 분석

1. 무형자산 수익화의 4대 모델 — Model A에서 D까지

Model A — 단순 IP·브랜드 로열티

Model B — 핵심부품 수출가에 IP 가치 포함

Model C — 기술이전 및 기술지원료

Model D — 특허 라이선싱 및 실시료

2. 국세청 대(對) 관세청 — 구조적 충돌의 해부

3. 대법원 전원합의체가 바꾼 룰 — 2021두59908 판결과 그 후속

판결이 남긴 핵심 시사점 세 가지

4. DEMPE 원칙과 로열티율 차감 방어 논리

5. 국내외 사용분 안분(Allocation) — 입증의 기술

6. 최적 하이브리드 모델 — RACI-DEMPE 통합 설계

① 무관세·저관세 핵심부품 → Model B 부분 내재화

② 원천 특허 실시 → Model D 분리형 라이선싱

③ 글로벌 마스터 브랜드 → Model A AMP 차감형 계약

④ 공장 설립·교육 → Model C 실비 정산 계약

7. 세무 방어 3대 전략

전략 1 — RACI 기반 'DEMPE 실질 통제 매트릭스' 구축

전략 2 — '국내외 사용분 안분 산식' 내부 공식화

전략 3 — APA + ACVA 동시 패키지 신청

8. 미래 과제 — AI 시대의 IP 과세 딜레마

핵심 약어 해설 (Glossary)

[특허 회피설계 강좌] 제19장. 미국 특허 균등소송 무력화 : 균등론의 5대 사법적 통제와 회피공식

서론: 균등론은 살아있지만, 무제한이 아니다

Module 1 선행기술 장벽: 가상 청구항 분석(Hypothetical Claim Analysis)

선행기술 실시 항변과 그 한계

Wilson 가상 청구항 분석의 탄생

비대칭 보정 금지: Streamfeeder 원칙

선행 공용(Prior Public Use)과 입증책임: Ultra-Tex 원칙

Module 2 명시적 배제 법리(Specific Exclusion): 청구항이 선택한 구조의 반대면

별도 구성 요건과 일체형 통합의 한계: Dolly 판결

수치 개수 한정과 중간값 결여: Athletic Alternatives 판결

화학 공정에서의 명시적 배제: Eastman Kodak 판결

Module 3 요소 소멸 금지(Vitiation): 정반대 속성과 청구항 문언의 훼손

속이 빈 섬유와 속이 찬 섬유의 충돌: Hoganas 판결

예견 가능한 변형과 작성자 위험 부담: Sage Products 판결

잠금 위치 변경과 종류·정도의 구별: Ethicon 판결

Module 4 역할 및 장점의 결여(Missing Role or Advantage)

백업 기능의 소멸: Vehicular Technologies 판결

기능의 우발성 vs. 핵심성: Toro 판결

Module 5 공중 전용 원칙(Public Dedication Doctrine): 개시했지만 청구하지 않은 대안의 운명

신발 탭 봉제 대안의 공중 헌납: Maxwell 판결

충돌과 해소: YBM Magnex 대 전원합의체

알루미늄 vs. 강철: 전원합의체의 최종 법리 확립

종합: 균등론의 3대 경계와 피고의 순차적 방어 전략

관련 해설 영상

[특허 회피설계 강좌] 제18장. 미국 출원경과 금반언(PHE)의 판례 변천과 실전 회피설계 전략 워크숍

Ⅰ. 균등론과 PHE — 특허법의 근본적 긴장

두 가지 PHE 유형

Ⅱ. Festo 이전 CAFC — 유연한 차단의 실제 운용

1. Texas Instruments v. U.S. ITC — 주장에 의한 금반언의 출발점

2. Haynes International v. Jessop Steel — 취소된 청구항과 부작위

3. Southwall Technologies v. Cardinal — 포기의 일반화와 청구항 간 전파

Ⅲ. Warner-Jenkinson — 추정 Ⅰ의 탄생과 입증책임의 전환

Ⅳ. Festo — 절대적 차단에서 유연한 차단으로

1. Festo VI: 절대적 차단(Absolute Bar)의 채택

2. Festo VIII: 연방대법원의 수정 — 유연한 차단과 추정 Ⅱ

3. Festo IX: 추정 반박의 세 가지 기준

Ⅴ. PHE 2단계 종합 분석 프레임

Ⅵ. 기타 PHE 발생 원인 — 출원 행위의 광범위한 포착

Ⅶ. 실전 ① — Haynes 수치 한정 보정 맵과 회피설계 가이드라인

가이드라인 1 — 취소된 수치 공간(틈새 영역)을 공략하라 (R&D 수치 선정)

가이드라인 2 — 자사 출원 시 수치 범위 전체의 대표성 있는 데이터를 확보하라 (출원인 방어법)

Ⅷ. 실전 ② — Insituform 주변적 관련성 Rebuttal 체크리스트

사건의 기술적 배경과 보정의 본질

5대 Rebuttal 검증 필터

Ⅸ. 판례 비교 — PHE의 핵심 원칙 종합

Ⅹ. 결론 — PHE는 회피설계의 법률적 기틀이다

관련 해설 영상

Thursday, July 23, 2026

[특허 회피설계 강좌] 제17장. 균등론 회피설계 3대 전략 — Festo·생략요소·MPF 무력화의 실무 알고리즘

M1. 회피설계는 위법인가 — 법적 정당성의 확인

3대 회피설계 접근법 개요

M2. Festo 접근법 — 포대 금반언(Prosecution History Estoppel) 활용

핵심 원리

13단계 설계 알고리즘

교과서 판례: Talbert v. Unocal

M3. 생략·대체요소 접근법 — All Elements Rule 역활용

핵심 원리

Module 1
선행기술 장벽: 가상 청구항 분석(Hypothetical Claim Analysis)

Module 2
명시적 배제 법리(Specific Exclusion): 청구항이 선택한 구조의 반대면

Module 3
요소 소멸 금지(Vitiation): 정반대 속성과 청구항 문언의 훼손

Module 4
역할 및 장점의 결여(Missing Role or Advantage)

Module 5
공중 전용 원칙(Public Dedication Doctrine): 개시했지만 청구하지 않은 대안의 운명