미국 특허소송은 한국 기업에 유난히 낯설게 느껴집니다. 이유는 단순히 소송비용이 비싸거나 영어로 재판하기 때문만은 아닙니다.
누가 무엇을 판단하는지, 어떤 쟁점을 어느 단계에서 제기해야 하는지, 한 번 놓친 절차적 기회가 이후 배심재판과 항소에 어떤 영향을 미치는지가 한국의 소송절차와 상당히 다르기 때문입니다.
특히 미국의 특허침해소송에서는 판사와 배심원의 역할이 나뉩니다. 특허청구항의 의미를 확정하는 Claim Construction은 판사가 담당하지만, 그렇게 해석된 청구항을 피고 제품에 적용하여 침해 여부를 판단하는 문제는 사실판단 문제로 배심원이 개입합니다.[1]
이 구조를 이해하지 못하면 한국 기업은 미국 특허소송을 “우리 제품이 상대방 특허와 기술적으로 다르다는 점을 잘 설명하면 되는 싸움”으로 오해하기 쉽습니다.
그러나 실제 소송에서는 어떤 청구항 해석을 확보할 것인지, 어떤 내부문서가 Discovery를 통해 상대방에게 넘어갈 것인지, 어떤 쟁점을 배심원에게 보내지 않고 법률문제로 먼저 처리할 것인지, 그리고 Rule 50(a) motion을 언제 제기하여 항소심까지 쟁점을 보존할 것인지가 서로 연결되어 움직입니다.
먼저 영상으로 보는 가상 특허침해사건
아래 설명을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 가상의 미국 특허침해소송을 하나 설정했습니다.
A사는 미국 특허권자이고, B사는 미국 시장에 제품을 판매하는 한국 기업입니다.
A사는 B사의 제품이 자사의 특허를 침해한다고 주장합니다. 반면 B사는 해당 특허를 검토한 후 기존 구조의 문제점을 해결하기 위해 전혀 다른 물리적 작동원리를 채택한 제품을 개발했다고 주장합니다.
그런데 개발과정에서 B사의 한 엔지니어가 시험보고서에 특정 부품에서 “미세 회전(micro-rotation)이 발생한다”는 표현을 남겼습니다.
A사의 주장:
“피고도 자신의 제품에서 회전이 발생한다는 사실을 스스로 인정했습니다. 결국 특허기술을 조금 변형하여 사용한 것에 불과합니다.”
B사의 주장:
“문제의 미세 움직임은 특허가 요구하는 회전작동과 물리적 원리도, 기능도, 결과도 다릅니다. 당사의 제품은 특허기술을 모방한 것이 아니라 별개의 설계원리에 따라 개발된 제품입니다.”
이 가상사례를 영상으로 먼저 보시면 아래에서 설명하는 미국 특허소송의 각 절차가 훨씬 쉽게 이해됩니다.
1. 소송 초기 전략 — 무엇을 먼저 구조화할 것인가
미국 특허소송은 원고가 연방법원에 Complaint를 제출하면서 시작합니다. 그러나 피고기업의 대응은 단순히 “침해하지 않았다”고 답변서를 작성하는 것으로 끝나지 않습니다.
소장을 받은 순간부터 관할과 venue, 청구항별 비침해 논리, 선행기술과 무효자료, prosecution history, PTAB 절차의 활용 가능성, 손해배상 및 고의침해 리스크 등을 동시에 살펴야 합니다.
이때 사건의 일부 쟁점을 분리하여 심리하는 FRCP Rule 42(b)의 Separate Trial도 하나의 선택지가 될 수 있습니다. Rule 42(b)는 convenience, prejudice 회피, 신속성과 경제성을 위해 법원이 특정 issue나 claim을 별도로 심리하도록 할 수 있게 합니다.[2]
그러나 Bifurcation은 특허 피고가 당연히 요구할 수 있는 권리도 아니고, 모든 사건에서 사용해야 할 필수전략도 아닙니다.
“어떤 쟁점을 배심원에게 보내기 전에 판사의 법률판단으로 먼저 해결할 수 있는가?”
어떤 사건에서는 Rule 42(b)보다 Claim Construction이나 Partial Summary Judgment가 훨씬 강력할 수 있습니다.
2. Discovery — 소송에서 가장 무서운 것은 우리 회사의 과거 문서일 수 있습니다
한국 기업이 미국 특허소송에서 가장 큰 문화적 충격을 받는 절차 중 하나가 Discovery, 특히 전자정보개시(E-Discovery)입니다.
이메일, 메신저, 연구보고서, 실험자료, 회의록, 설계변경 기록, 사내 프레젠테이션 등이 증거개시 대상이 될 수 있습니다.
다만 “상대방이 요구하면 모든 문서를 무조건 제출해야 한다”는 설명은 정확하지 않습니다. FRCP Rule 26(b)(1)은 Discovery의 범위를 claim 또는 defense와 관련되고(relevant), 사건의 필요에 비례하며(proportional), privilege로 보호되지 않는 사항으로 한정합니다.[3]
문제는 문서의 존재보다 그 문서에 어떤 표현이 남아 있는가입니다.
“경쟁사 특허와 거의 동일하지만 이 부분만 조금 변경했다.”
이러한 표현 하나가 곧바로 법적 침해를 확정하는 것은 아닙니다. 그러나 상대방은 이를 모방의 정황, 제품개발 경위, 특허에 대한 인식 또는 고의침해 주장과 연결하여 사용할 수 있습니다.
반대로 개발 당시의 문서에 다음과 같은 기술적 기록이 남아 있다면 의미가 달라집니다.
“기존 회전식 체결구조와 달리 본 구조는 축방향 탄성변형으로 체결력을 발생시키며, 회전변위는 기능적 작동원리가 아니다.”
좋은 R&D 문서관리는 “침해라는 단어를 쓰지 않는 것”이 아닙니다. 설계목적, 작동원리, 대안검토와 시험결과를 객관적이고 기술적인 언어로 정확하게 기록하는 것이 핵심입니다.
3. Markman — 많은 특허소송의 실질적인 승부처
미국 특허소송에서 가장 특허소송다운 절차는 Claim Construction입니다.
1996년 미국 연방대법원의 Markman v. Westview Instruments 판결은 특허청구항의 해석이 배심원이 아니라 법원이 판단하는 사항임을 확립했습니다.[4]
↓
Infringement — 그렇게 해석된 각 limitation이 피고 제품에 존재하는가?
예를 들어 청구항에 “rotatably coupled”라는 문언이 있고, 법원이 이를 실질적인 회전운동을 허용하는 결합관계라고 해석했다고 가정해 보겠습니다.
피고 제품이 구조적으로 회전하지 않고 축방향 변형만 일으킨다면 이후 침해분석의 지형은 피고에게 상당히 유리하게 변할 수 있습니다.
반대로 “rotatably”가 미세한 상대운동까지 포함하는 넓은 의미로 해석된다면 상황은 달라질 수 있습니다.
그래서 Claim Construction은 단순한 용어 정의절차가 아니라 침해분석이 이루어질 법적 경계를 정하는 절차입니다.
4. Summary Judgment — 배심원에게 가기 전에 사건을 끝낼 수 있는가
충분한 factual record가 형성되면 중요한 절차가 등장합니다. FRCP Rule 56의 Summary Judgment입니다.
Rule 56(a)는 중요한 사실(material fact)에 genuine dispute가 없고 신청자가 법률상 판결을 받을 자격이 있다면 Summary Judgment를 허용합니다.[5]
특허침해 피고가 먼저 확인해야 할 것은 Missing Limitation입니다.
청구항이 A+B+C+D라는 네 개의 limitation으로 이루어져 있는데 피고 제품이 A+B+C만 가지고 D를 충족하지 않는다면 문언침해(literal infringement)는 성립하지 않습니다.
그러나 여기에서 분석을 끝내서는 안 됩니다. 특허권자는 Doctrine of Equivalents, 즉 균등론을 주장할 수 있기 때문입니다.
연방대법원은 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.에서 균등론을 청구항 전체가 아니라 각 청구항 요소별로 적용해야 한다는 element-by-element 원칙을 확인했습니다.[6]
↓
Literal Infringement
↓
Doctrine of Equivalents
↓
Prosecution History Estoppel / Ensnarement / 기타 DOE 제한
따라서 올바른 질문은 “한 요소가 없으므로 비침해인가?”에서 끝나지 않습니다.
“문언상 누락된 limitation을 특허권자가 균등론으로 다시 확보할 수 있는가, 그렇다면 어떤 법적 제한으로 이를 차단할 수 있는가?”
5. 균등론의 법적 한계 — Prosecution History Estoppel과 Ensnarement
5-1. Prosecution History Estoppel
특허권자가 특허를 받기 위해 청구항을 좁혔다면, 소송에서 균등론을 이용하여 자신이 포기한 영역을 다시 확보하는 데 제한을 받을 수 있습니다.
연방대법원은 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.에서 이러한 prosecution history estoppel의 구조를 설명했습니다.[7]
다만 narrowing amendment가 있었다고 해서 모든 균등범위가 자동으로 소멸하는 것은 아닙니다.
따라서 prosecution history를 검토할 때는 왜 보정했는지, 무엇을 포기했는지, 주장되는 equivalent가 그 포기영역에 포함되는지를 살펴야 합니다.
5-2. Ensnarement
특허권자는 균등론을 이용하여 자신이 애초에 특허로 받을 수도 없었던 선행기술 영역까지 독점할 수 없습니다.
Federal Circuit은 DePuy Spine v. Medtronic Sofamor Danek에서 ensnarement를 균등론에 대한 법적 제한으로 설명하고, 궁극적으로 법원이 판단할 문제라고 정리했습니다.[8]
이때 널리 사용되는 분석기법이 Hypothetical Claim Analysis입니다.
“피고 제품까지 문자 그대로 포함하도록 실제 청구항을 가상으로 넓혀 본다면, 그렇게 넓어진 청구항이 선행기술에 비해 특허받을 수 있었는가?”
답이 부정적이라면 특허권자는 균등론을 통해서도 그 범위를 확보할 수 없습니다.
Jang v. Boston Scientific Corp.는 hypothetical claim을 이용한 ensnarement 분석과 특허권자의 입증부담이 실제 사건에서 어떻게 작동하는지를 보여주는 중요한 사례입니다.[9]
배심원이 판단할 사실문제와 판사가 결정할 법률문제를 정확하게 구별하는 것이 핵심입니다.
6. Jury Trial과 Special Verdict — 기술만 설명해서는 충분하지 않습니다
Summary Judgment에서 사건이 종결되지 않으면 결국 Jury Trial로 진행될 수 있습니다.
여기에서 한국 기업이 흔히 하는 착각이 있습니다.
“우리 제품이 기술적으로 다른 이유를 전문가가 상세히 설명하면 배심원이 이해할 것이다.”
그러나 복잡한 기술적 차이를 배심원에게 그대로 쏟아내는 것만으로는 충분하지 않습니다.
예를 들어 피고의 핵심 논리를 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
원고 특허는 “회전에 의해 잠금력을 발생시키는 구조”입니다.
피고 제품은 “축방향 탄성변형에 의해 잠금력을 발생시키는 구조”입니다.
외관상 작은 움직임이 비슷하게 보이더라도, 힘을 발생시키는 물리적 메커니즘이 다릅니다.
이것은 감성적인 서사가 아니라 복잡한 기술차이를 배심원이 검증할 수 있는 단순한 기술명제로 바꾸는 과정입니다.
Design-Around를 어떻게 설명할 것인가
경쟁사의 특허를 검토했다는 사실과 특허침해는 같은 것이 아닙니다.
특허의 권리범위를 검토하고 그 밖에서 별도의 기술적 해결방법을 개발하는 design-around는 특허제도가 예정하고 있는 경쟁의 한 형태입니다.
그러나 “설계회피를 의도했으므로 침해가 아니다”라는 주장 역시 잘못입니다. 최종 제품이 실제 claim limitation을 충족한다면 침해가 성립할 수 있습니다.
결국 설계회피에서 중요한 것은 의도가 아니라 청구범위 밖의 실질적으로 다른 기술적 해결방법을 구현했는가입니다.
Special Verdict
FRCP Rule 49(a)는 법원이 배심원에게 각 사실쟁점에 대한 special written finding을 요구할 수 있게 합니다.[10]
복잡한 특허사건에서는 limitation별 판단이나 literal infringement와 equivalence를 구분하여 배심원의 사실판단을 기록에 남기는 것이 중요할 수 있습니다.
Special Verdict의 목적은 배심원을 논리적 함정에 빠뜨리는 것이 아닙니다.
그 진정한 가치는 배심원의 판단을 쟁점별로 명료하게 기록하여 verdict의 논리구조와 appellate record를 정교하게 만드는 데 있습니다.
7. Rule 50과 Federal Circuit — Trial이 끝나도 절차전략은 계속됩니다
배심원이 특허침해를 인정했다고 가정해 보겠습니다. 그렇다고 법적으로 모든 것이 끝난 것은 아닙니다.
미국 민사소송에는 Judgment as a Matter of Law, JMOL이라는 중요한 장치가 있습니다.
↓
Jury Verdict
↓
Rule 50(b) Renewed JMOL
↓
Federal Circuit Appeal
Rule 50(b)는 완전히 새로운 motion이 아니라 선행한 Rule 50(a) motion을 갱신하는 구조입니다.[11]
따라서 Trial 중 Rule 50(a)를 제대로 제기하지 않으면 post-verdict 단계뿐 아니라 항소심에서 중요한 쟁점의 보존에 문제가 생길 수 있습니다.
“Federal Circuit 항소까지 필요한 grounds가 Rule 50(a) 단계에서 제대로 preservation되어 있는가?”
Rule 52는 어디에서 작동하는가
Rule 52를 배심원 평결을 뒤집기 위한 일반적인 post-verdict 수단으로 이해해서는 안 됩니다.
Rule 52(a)는 기본적으로 jury 없이 사실을 심리한 사건이나 advisory jury 사건에서 법원이 findings of fact와 conclusions of law를 제시하는 구조입니다.[12]
Rule 52(a)(6)에 따르면 이러한 법원의 factual finding은 clearly erroneous하지 않는 한 항소심에서 존중됩니다.
특허법에서는 Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz가 중요한 의미를 가집니다.
연방대법원은 Claim Construction의 최종적인 법률적 해석과 그 과정에서 extrinsic evidence에 의존하여 이루어진 subsidiary factual findings를 구별했습니다.[13]
Federal Circuit에서의 Standard of Review
항소심에서는 모든 판단을 동일한 기준으로 다시 심사하지 않습니다. 무엇을 다투는지에 따라 Standard of Review가 달라집니다.
Claim Construction의 최종 법률판단
→ De Novo
Claim Construction 과정의 subsidiary factual findings
→ Clear Error
Jury의 사실판단
→ 해당 평결을 지지하는 substantial evidence가 있는지가 핵심
재량적 결정
→ 사안에 따라 Abuse of Discretion
따라서 항소전략은 Trial이 끝난 뒤 처음 만들어지는 것이 아닙니다.
Discovery, Claim Construction, Expert Testimony, Verdict Form과 Rule 50(a) 단계에서부터 이미 Federal Circuit을 위한 appellate record가 만들어지고 있습니다.
좋은 Trial 전략은 배심원에게 이기는 것만 생각하지 않습니다.
Federal Circuit이 나중에 어떤 Standard of Review로 그 기록을 보게 될 것인지까지 생각하면서 Trial Record를 만들어야 합니다.
한국 기업이 기억해야 할 5가지 원칙
첫째. 청구항을 먼저 읽고 제품을 보십시오
“제품이 비슷하다” 또는 “기술적으로 다르다”는 직관만으로 특허침해 여부를 판단해서는 안 됩니다.
둘째. Missing Limitation에서 분석을 끝내지 마십시오
문언상 하나의 limitation이 없다면 literal infringement는 부정될 수 있습니다. 그러나 그 뒤에는 Doctrine of Equivalents가 있습니다.
셋째. R&D 문서는 숨기는 것이 아니라 정확하게 남겨야 합니다
경쟁사 특허 검토, 대안설계, 설계변경 이유와 시험결과를 정확하고 객관적인 기술언어로 기록하십시오.
소송이 발생한 뒤 만들어낸 설명보다 개발 당시 작성된 정확한 기록이 훨씬 설득력 있는 증거가 될 수 있습니다.
넷째. 판사가 판단할 문제와 배심원이 판단할 문제를 구별하십시오
Claim Construction, prosecution history estoppel, ensnarement과 같은 법적 문제와 실제 infringement 또는 equivalence에 관한 사실문제를 동일한 방식으로 다루어서는 안 됩니다.
다섯째. Trial과 Appeal을 별개의 사건이라고 생각하지 마십시오
오늘의 objection 하나, expert testimony 하나, verdict question 하나와 Rule 50(a) motion 하나가 수개월 뒤 Federal Circuit에서 사용할 수 있는 카드의 범위를 결정할 수 있습니다.
맺음말 — 미국 특허소송의 진짜 승부는 기술과 절차의 교차점에서 결정됩니다
한국 기업이 미국 특허소송에서 가장 경계해야 하는 것은 “미국 배심원이 외국기업에 불리하다”는 막연한 공포가 아닙니다.
더 위험한 것은 미국 소송절차의 구조를 충분히 이해하지 못한 채 한국식 소송감각으로 대응하는 것입니다.
특허소송의 출발점은 결국 청구항입니다. 그러나 청구항만 잘 분석한다고 소송에서 이기는 것도 아닙니다.
Claim Construction에서 어떤 의미를 확보할 것인지, Discovery에서 어떤 객관적인 개발기록을 제시할 것인지, Summary Judgment에서 어떤 쟁점을 제거할 것인지, Jury에게 어떤 사실문제를 맡길 것인지, Rule 50에서 어떤 논점을 보존할 것인지가 서로 연결됩니다.
미국 특허소송은 하나의 거대한 Trial만으로 이루어진 싸움이 아닙니다. 작은 절차적 전투들이 연속되는 과정입니다.
그리고 각각의 절차에서 확보한 결과가 다음 단계에서 사용할 수 있는 선택지를 결정합니다.
결국 미국 특허소송에서 가장 강한 기업은 반드시 가장 좋은 기술을 가진 기업도, 가장 많은 특허를 보유한 기업도 아닙니다.
자신의 기술을 정확히 이해하고, 특허의 권리범위를 정확히 분석하며, 그 차이를 미국 절차법이 요구하는 시점과 형식에 맞추어 증거와 법리로 전환할 수 있는 기업이 가장 강합니다.
판례·FRCP 원문 및 참고자료
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996). 특허 청구항 해석을 법원이 담당한다는 기본 판례. 원문 보기
- Fed. R. Civ. P. 42(b) — Separate Trials. 원문 보기
- Fed. R. Civ. P. 26(b)(1) — Discovery Scope and Limits. Relevance와 proportionality 기준. 원문 보기
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996). 원문 보기
- Fed. R. Civ. P. 56(a) — Summary Judgment. 원문 보기
- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997). 균등론의 element-by-element 적용 원칙. 원문 보기
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002). Prosecution History Estoppel과 균등론의 관계. 원문 보기
- DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009). Ensnarement의 법적 성격. Federal Circuit 원문
- Jang v. Boston Scientific Corp., 872 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017). Hypothetical Claim과 Ensnarement 분석. Federal Circuit 원문
- Fed. R. Civ. P. 49(a) — Special Verdict. 원문 보기
- Fed. R. Civ. P. 50(a), (b) — Judgment as a Matter of Law 및 Renewed JMOL. 원문 보기
- Fed. R. Civ. P. 52(a) — Findings and Conclusions by the Court. 원문 보기
- Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. 318 (2015). Claim Construction 과정에서의 subsidiary factual findings와 clear-error review. 원문 보기
이 글은 미국 특허침해소송의 전체적인 절차와 기업의 대응전략을 설명하기 위한 일반적인 연구·교육 자료입니다. 구체적인 사건에서는 관할 법원, Local Patent Rules, Scheduling Order, 청구항 문언, 명세서와 Prosecution History, 침해주장 및 증거관계에 따라 적용되는 절차와 전략이 달라질 수 있습니다.
