[해외출원 실무가이드] 5편. 명세서 전략유형과 기업전략 연계

IP Practical Guide

한국출원 기초 미국특허출원 실무가이드 — 5편 연재 (최종편)

명세서 전략유형과 기업전략 연계

2026년 7월 25일

연재 05/05 특허평가 명세서 9유형 기업전략 연계

이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.

1장. "특허평가(Patent Assessment)"라는 관점

1.1 왜 명세서 전략을 하나로 통일할 수 없는가

전통적인 사고방식에서는 "모범 명세서"란 기술내용을 상세히 개시하고 그에 걸맞은 넓은 청구항을 기재한 것으로 여겨져 왔습니다. 그러나 출원 건수가 방대한 현재, 모든 명세서를 획일적으로 "모범적"으로 작성하는 것이 과연 최선의 특허전술인지는 재고할 필요가 있습니다. 기업의 명운을 좌우하는 핵심발명의 명세서와, 단순 방어출원용 명세서를 동일한 절차와 비용을 들여 작성하는 것은 자원 낭비일 수 있습니다.

1.2 부분 최적화가 전체 최적화와 일치하지 않을 수 있다

기술평가(Technology Assessment)의 개념을 특허영역에 적용한 것이 "특허평가(Patent Assessment)"입니다. 이는 사회·정치·경제·과학·기술 등 제반 문제를 고려하면서, 기업 차원에서 특허의 긍정적 측면과 부정적 측면을 종합적으로 판단하여 최적의 특허활동을 도출하는 것으로 정의할 수 있습니다.

특허부서는 흔히 출원건수, 등록건수, 등록률, 해외출원 수, 보유특허 수 등의 수치로 평가됩니다. 그러나 이 지표를 지나치게 추구하면 다음 문제가 발생할 수 있습니다.

• 가치 낮은 발명까지 출원 → 유지비용 증가
• 발명자의 연구시간 소모
• 중요 발명에 쓸 예산 분산
• 불필요한 기술공개 → 경쟁사 분석에 활용될 정보 증가

따라서 특허부서가 좋은 성과를 냈다고 평가받는 상황이 기업 전체에는 손실일 수 있습니다. 예를 들어, 특허부서는 명세서 완성도를 높이기 위해 연구자에게 3개월간 추가 실험을 요구했다고 합시다. 그러나 제품 출시가 한 달 뒤이고, 경쟁사 출원위험이 높다면 완성도를 기다리는 동안 출원일을 잃을 수 있습니다. 특허부서 단위의 최적화가 반드시 기업 전체 단위의 최적화로 이어지지 않는다는 점이 핵심입니다.

1.3 불확실성에 대응하는 포트폴리오 설계

특허는 출원 후 오랜 기간에 걸쳐 가치가 형성됩니다. 따라서 현재의 제품만 보고 청구항을 작성하면 장래 시장에서 쓸모가 없을 수 있습니다. 예측해야 할 요소는 대체재료 등장, 새로운 통신방식, 표준 변화, 규제 강화, 소비자 선호 변화, 경쟁사의 회피설계, 생산방식 변화 등 다양합니다.

이러한 미래를 정확히 맞히기는 어렵습니다. 따라서 현실적인 전략은 미래를 완벽히 예측하는 것이 아니라, 불확실성에 대응할 수 있는 문서와 포트폴리오를 만드는 것입니다.

• 다양한 실시형태 기재
• 상위·하위 개념의 청구항 병행
• 주변기술에 대한 후속출원
• 핵심 노하우의 비공개 유지
• 정기적 포트폴리오 재평가

1.4 "특허의 탑"에서 벗어나야 한다

기존의 특허전술은 선행기술 조사, 경쟁사 출원건수 파악 등 특허부서 내부에 국한된 활동에 머물러 있었습니다. 그러나 앞으로는 연구 착수 시점부터 경쟁사 동향, 시장 동향, 정치·경제 정보 등 불확정 요소를 종합적으로 예측·분석·판단하여 특허전술에 반영해야 합니다.

실무 적용 시사점: 경쟁사 특허 분석이나 ODM 대응 전략을 수립할 때, 단순히 "이 특허가 유효한가/침해인가"라는 특허부서 차원의 질문에 그치지 말고, ① 브랜드 전략과의 정합성 ② ODM 업체와의 사업적 이해상충 관리 ③ 고객사와의 관계라는 기업 전체 차원의 변수를 함께 검토하는 것이 "특허의 탑에서 벗어나는" 접근에 해당합니다.

2장. 명세서의 경영전략 정보로서의 역할

2.1 명세서의 세 가지 역할

전통적으로 명세서는 (1) 기술문헌으로서의 역할과 (2) 권리서로서의 역할을 수행해 왔습니다. 그러나 출원공개 제도가 일반화되면서 명세서는 (3) 경영전략 정보로서의 새로운 역할도 갖게 되었습니다.

• 자사가 명세서를 작성할 때는 이 세 번째 역할까지 고려해야 합니다.
• 동시에, 자사 출원의 공개공보를 경쟁사가 경영전략 정보로 활용하지 못하도록 관리하는 것도 함께 고려해야 합니다.

2.2 개별 명세서가 아니라 명세서 "그룹"으로 사고하라

경영전략 정보로서 명세서를 분석할 때는 하나의 명세서만이 아니라 복수의 명세서를 가공하여 함께 분석하는 것이 일반적입니다. 경쟁사가 자사의 공개공보 그룹을 분석하면 신기술의 내용뿐 아니라 기술동향, 개발경향, 기술개발력, 나아가 기업전략의 내용까지 예측할 수 있습니다. 자사의 공개 특허군이 의도치 않게 사업전략을 노출시키고 있지 않은지 정기적으로 자체 점검할 필요가 있습니다.

3장. 명세서 9유형 분류

3.1 출원인의 세 가지 수요

전통적인 모범 명세서는 (A) 특허를 받고 싶다, (B) 청구항을 넓히고 싶다, (C) 개시내용을 적게 하고 싶다는 세 가지 수요를 모두 만족시키는 것으로 여겨졌습니다. 그러나 다양화 시대의 명세서가 이 세 수요를 모두 충족해야 할 필요는 없습니다. 세 수요를 조합하면 다음 9가지 유형으로 명세서를 분류할 수 있습니다.

유형	명칭	권리화 희망	청구항	개시내용	주된 용도
1	허위정보형	없음	넓음	간단 또는 상세	경쟁사 교란, 조기공개 대응
2	조기권리화형	강함	좁음	상세	신속 등록번호 확보, 라이선스 대상 확보
3	강력권리형	보통	넓음	상세	핵심발명 보호
4	방어형	없음	넓거나 좁음	간단	타사 특허취득 저지
5	완전형	강함	넓음	상세	소발명이지만 영업가치가 큰 경우
6	위협·교란형	없음	넓음	간단	경쟁사 심리적·전략적 견제
7	노하우형	강함	좁음	간단	노하우 보호와 최소권리화의 절충
8	기본발명형	강함	넓음	간단	선원주의 하 신속 확보 후 주변 확장
9	국제통일형	강함	넓음	초상세	다국가 동시출원 대응

3.2 유형별 실무 해설

① 허위정보형: 출원 조기공개 제도 하에서, 경쟁사에 정보 교란을 목적으로 출원합니다. 세 수요 모두를 결여합니다.

② 조기권리화형: 청구항은 좁아도 무방하지만 최대한 빨리 등록번호를 확보하는 것이 목표입니다. 후발기업이 선발기업 대비 유리한 위치를 점하기 위해 다수의 주변특허 번호를 확보하려 할 때, 또는 라이선스 협상 대상 포트폴리오에 최소 1건은 이미 등록된 권리를 포함시키고 싶을 때 유용합니다.

③ 강력권리형: 개시내용은 풍부하게 하되 청구항의 범위를 넓히는 데 우선순위를 둡니다. 다소 등록이 어려워지더라도 청구항을 극단적으로 좁히면서까지 권리화할 필요는 없다는 입장입니다.

④ 방어형: 자사가 반드시 등록받을 필요는 없으나 타사의 특허취득을 저지하는 것이 목적이므로, 노하우에 해당하는 사항은 일절 공개하지 않도록 유의해야 합니다.

⑤ 완전형: 특허취득을 강하게 희망하며 기술내용을 상세히 설명하고 넓은 청구항을 추구합니다. 구성의 미세한 변경에도 불구하고 뜻밖의 실용적 효과를 내는 이른바 "소발명"에 특히 유용합니다.

⑥ 위협·교란형: 권리취득 자체를 포기하고, 청구항을 넓히되 개시내용을 줄여 경쟁사에 심리적·전략적 영향을 주는 데 목적이 있습니다.

⑦ 노하우형: 개시내용을 줄이는 대신 청구항을 좁혀 확실한 권리를 확보하는 유형입니다. 특허성에 불안이 있어 노하우로 비밀 유지할지, 출원하여 권리화할지 고민 끝에 출원을 결정한 경우에 적합합니다.

⑧ 기본발명형: 선원주의(先願主義) 하에서 기본발명이 나오면 즉시 출원하고 이후 주변기술을 단계적으로 확장하며 특허망을 구축하는 전략에 적합합니다. 복합우선권 및 발명자 확정 문제에 특히 유의해야 합니다.

⑨ 국제통일형: 여러 국가에 출원할 것을 전제로, 각국의 최소공배수적 요건을 만족하는 공통 명세서를 작성하는 유형입니다. 처음부터 넓게 작성한 뒤 심사 과정에서 각국 실무에 맞춰 적정 범위로 축소하는 방식이 일반적입니다.

3.3 명세서가 기업전략보다 앞서가서는 안 된다

가장 중요한 원칙은, 문제는 "어떻게 하면 기업이익을 최대화할 수 있는가"이지 결코 "명세서 자체의 완전성"에 있지 않다는 것입니다. 즉, 명세서가 독주해서는 안 됩니다.

실무 적용 시사점: 방어형(④) 또는 위협·교란형(⑥)은 ODM 파트너와의 이해상충 상황에서, 정면으로 침해소송을 제기하기 어려운 사업적 제약이 있을 때 대안적 카드로 검토할 수 있습니다. 반대로 자사 핵심기술에 대해서는 강력권리형(③) 또는 완전형(⑤)을 유지하는 이원화 전략이 합리적일 수 있습니다.

4장. 명세서 품질관리

4.1 품질기준은 특허평가에 따라 정해야 한다

가장 좋은 품질의 명세서란 기업전략에 합치하는 명세서이며, 그 이상도 이하도 아닙니다. 동일한 명세서라도 기업전략에 따라 합격품이 될 수도, 불합격품이 될 수도 있습니다. 전략적으로 중요하지 않은 발명이라면 높은 비용과 시간을 들여 완전형 모범 명세서를 만들 필요가 없습니다. 반대로 전략적으로 중요한 발명이라면 비용을 아끼지 않고 완전형으로 작성해야 합니다.

4.2 표준 명세서(Standard Specification)라는 개념

공업제품의 품질관리에서 표준품을 사전에 정해두는 것처럼, 앞서 설명한 9가지 유형을 표준 명세서로 분류해 두고, 각 기업의 전략에 맞는 유형을 사전에 지정해 두는 방식이 유용합니다. 이는 종래의 "모범 명세서"와는 명확히 구별되는 개념입니다.

특허는 자신의 발명을 독점 사용하는 권리가 아니라 타인이 무단으로 사용하지 못하게 하는 권리입니다. 따라서 명세서와 청구범위는 타인의 사용 관점에서 작성되어야 합니다. 주요 경쟁사의 특허문헌을 조사하여 경쟁사들이 가지는 공통적인 기술 사양을 파악하고, 이를 표준 명세서의 실시 사양의 한 모습으로 기재하면 유용합니다.

4.3 좋은 명세서와 결함 명세서

요구할 수 있었던 것을 기재불비로 인해 요구하지 못하는 명세서, 이것이 결함 명세서의 전형입니다. 협의의 완전 명세서(상세한 발명개시 + 넓은 청구항)에 합치한 것을 결함이 없는 명세서로 간주할 수 있습니다.

4.4 명세서 연구의 방법론

한국 실무에서도 흔히 명세서를 논할 때 심사(등록) 단계의 사례만 참고하고, 침해소송에서의 청구항 해석 실무는 소홀히 다뤄지는 경향이 있습니다. 그러나 좋은 명세서, 특히 좋은 청구항이 강한 특허를 의미하는 것이라면, 침해소송에서의 청구항 해석이야말로 필수 연구대상입니다.

• 특허성의 해석(등록 여부 판단)과 권리의 해석(침해 여부 판단)은 관점이 다릅니다.
• 심사 단계의 논리만 연구해서는 강한 청구항을 작성할 수 없으며, 별도 관점에서 이루어지는 침해소송의 청구항 해석 실무를 함께 연구해야 합니다.
• 자신의 견해와 다른 판결이라도, 그 판결과 같은 논리를 적용해도 여전히 승소할 수 있는 명세서·청구항을 작성하는 것이 실무적 목표가 되어야 합니다.

4.5 결함 명세서의 8가지 원인

원인	설명
(a) 작성자의 미숙	경험·역량 부족
(b) 정보 부족	특히 공지기술에 대한 정보가 불충분한 경우
(c) 지면의 제한	모든 것을 세세히 기재하면 한 권의 책이 될 수 있으므로 어느 정도의 생략은 불가피
(d) 미제품화	실험 성공 단계에서 조기 출원한 경우, 실험적 완성과 제품 완성 사이의 기간이 길면 실제 보호받고 싶은 기술범위와 청구항 사이에 괴리 발생
(e) 시간 제약	발표 일정 등으로 단기간에 작성해야 하는 경우
(f) 언어상 문제	기존 언어로 신규 발명을 표현해야 하므로 모호함이 상존하며, 언어의 개념 자체도 시간에 따라 변화함
(g) 유행	출원 당시 완전하다고 생각된 기술이 유행의 흐름에서 벗어나 영업가치가 소멸하는 경우
(h) 기술예측의 곤란	신소재 등 미래 기술의 등장을 예측하기 어려움

이 중 (a)~(h)의 원인 대부분은 불확정 요소에서 기인하므로 완전히 제거하는 것은 불가능합니다. 실무상 가능한 것은 완전 명세서에 한 걸음이라도 더 가까이 다가가는 것뿐입니다.

실무 적용 시사점: 결함 원인 (b) 정보부족과 (d) 미제품화는 제품 개발 초기 단계에 출원이 이루어지는 산업재 특성상 반복적으로 발생할 수 있는 리스크입니다. 사내 Invention Disclosure 프로세스 설계 시 이 두 원인을 완화하는 체크포인트—선행기술 조사 의무화, 제품화 단계별 재검토 절차—를 반드시 포함해야 합니다.

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이 편의 핵심 요약

1. 특허평가(Patent Assessment)는 기업 차원에서 특허의 긍정적·부정적 측면을 종합 판단하여 최적의 특허활동을 도출하는 개념이며, 특허부서 레벨의 부분 최적화와 기업 전체의 최적화는 일치하지 않을 수 있다.
2. 명세서의 역할은 기술문헌·권리서에 더해 경영전략 정보로서의 제3의 역할도 갖는다. 자사의 공개 특허군이 의도치 않게 사업전략을 노출시키고 있지 않은지 정기 점검이 필요하다.
3. 명세서는 허위정보형·조기권리화형·강력권리형·방어형·완전형·위협교란형·노하우형·기본발명형·국제통일형의 9유형으로 분류할 수 있으며, 기업전략에 맞는 유형을 선택해야 한다.
4. 가장 좋은 품질의 명세서란 기업전략에 합치하는 명세서이며, 결함 명세서는 요구할 수 있었던 것을 기재불비로 인해 요구하지 못하는 명세서이다.
5. 명세서 연구는 심사(등록) 단계와 침해소송의 청구항 해석 실무를 모두 다루어야 하며, 결함 명세서의 8가지 원인을 인식하고 이를 완화하는 프로세스를 사내에 구축해야 한다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 5편. 명세서 전략유형과 기업전략 연계

─── 5편 연재 완결 ───

© 2026 IP Practical Guide. 본 가이드는 참고용 자료이며 구체적 사안에는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 법령 확인을 거쳐야 합니다.

[해외출원 실무가이드] 4편. 발명자 의무와 서명절차

IP Practical Guide

한국출원 기초 미국특허출원 실무가이드 — 5편 연재

발명자 의무와 서명절차

2026년 7월 25일

연재 04/05 발명자 선언서 서명절차 정보개시의무

이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.

1장. 발명을 법적으로 특정하는 것은 청구항이다

1.1 흔한 오해

발명자들은 종종 자신이 "발명했다고 생각하는 것"과 "출원서에 법적으로 기재된 것"이 같다고 착각합니다. 그러나 미국 실무상 발명은 명세서 본문이나 도면이 아니라 청구항(claim)에 의해 법적으로 특정됩니다.

• 명세서에는 기재되어 있으나 청구항에는 기재되지 않은 발명은, 법적으로는 "출원된 발명"이 아닙니다.
• 발명자가 머릿속에 그리는 발명과 청구항에 기재된 발명(claimed invention)이 다르다면, 반드시 청구항을 다시 써야 합니다.

1.2 발명자는 반드시 영문 청구항을 읽어야 한다

발명자가 도면만 훑어보고 명세서 본문이나 청구항을 전혀 읽지 않은 채 선언서(declaration)에 서명하는 경우가 있습니다. 이는 명백한 선언 위반입니다. 청구항을 읽지 않고 "내가 이 발명의 발명자다"라고 선언하는 것은 논리적으로 불가능하기 때문입니다.

"영문 청구항은 특허전문가가 작성한 것이고, 나는 그저 서명만 했을 뿐"이라는 항변은 어떤 구제도 되지 않습니다. 미국 출원서류에 서명하는 것은 가벼운 행위가 아니며, 한국의 인감도장 날인에 준하는 무게를 가진다는 인식이 필요합니다.

실무 시사점: 발명자에게 청구항을 전달할 때는 원문 그대로만 보내지 말고, 핵심 한정어(comprising, configured to 등)에 대한 간단한 해설을 함께 제공하여 실질적으로 검토가 이루어지도록 지원해야 합니다.

2장. 발명자 선언서(Inventor's Declaration)의 구조

미국출원 시 모든 발명자는 선언서에서 다음과 같은 취지의 사항을 선언해야 합니다 (구체적 문언·요건은 37 C.F.R. 1.63 등 관련 규정의 최신 개정을 확인해야 합니다).

선언 항목	의미
(1) 원발명자·최초발명자·유일발명자 확인	첨부된 명세서에 기재되고 청구된 발명의 발명자임을 확인
(2) 공지·공용 여부 부지 확인	해당 발명이 이미 공지·공용되었다고 알거나 믿지 않음을 선언
(3) 정보개시의무 인지	심사에 중요한 정보를 개시할 의무가 있음을 인지
(4) 해외 중복출원 부재 확인	미국 외 국가에 동일 발명에 대해 출원한 바가 없음(있다면 별도 목록화)
(5)-(6) 진실성 선언	지식에 근거한 진술 및 정보와 신념에 근거한 진술이 모두 진실임을 선언
(7)-(8) 허위진술의 처벌 및 특허 유효성 위험 인지	고의적 허위진술이 형사처벌 대상이며 특허의 유효성을 위태롭게 할 수 있음을 인지

2.1 각 항목의 실무적 함의

항목 (1) — 청구항 확인 의무: 청구항에 기재된 발명이 곧 "이 발명(this invention)"입니다. 발명자가 청구항을 읽지 않고 서명하면 이 항목 자체를 위반하게 됩니다.

항목 (2) — 청구항의 광협과 공지기술 검토: 청구항이 넓을수록 발명자가 알고 있는 선행기술 중 그 넓은 범위에 포함되는 것이 없는지 주의 깊게 검토해야 합니다. 선행기술을 포함할 정도로 넓은 청구항이 기재되어 있다면 좁게 다시 써야 합니다.

항목 (3) — 정보개시의무(Duty to Disclose): 특허문헌이든 일반 기술문헌이든, 출원 심사에 중요하다고 판단되는 자료는 심사관에게 제출해야 할 의무가 있습니다. 이는 한 번 선언서에 서명한 이상 "몰랐다"는 항변을 허용하지 않습니다.

항목 (4) — 해외 중복출원 신고: 한국을 포함한 미국 외 국가에 동일 발명에 대해 출원한 이력이 있다면 반드시 목록화하여 신고해야 합니다. 한국 청구항과 영문 청구항의 실질적 내용이 다르면 특히 주의해야 하며, 1년 이내 여부와 관계없이 모두 열거해야 합니다.

2.2 위반 시 위험

이러한 선언에 위반하는 경우, 최악의 경우 특허가 무효로 될 수 있습니다. 이는 어디까지나 가능성의 문제이지만, 항목 (7)의 선언 자체가 이를 명확히 하고 있습니다. 무효 가능성을 최소화하려면 발명자는 반드시 영문 청구항을 읽어야 합니다.

3장. 서명 절차와 서류 불가변 원칙

3.1 서명 전 확인 의무

발명자는 서명 전에 출원서류에 무엇이 기재되어 있는지 신중히 확인할 의무가 있습니다. 모든 기재내용이 진실이라고 인정된 때 비로소 선언서에 서명해야 하며, 내용을 확인하지 않은 "맹목적 서명(blind signing)"은 절대 금지됩니다.

3.2 서명 후에는 서류를 수정할 수 없다는 원칙

한 번 선언서에 서명하면, 그 이후 명세서 및 선언서의 수정은 원칙적으로 허용되지 않습니다.

• 서명 후 누군가(한국측 담당자 또는 미국 대리인)가 서류 내용을 임의로 수정하면, 그 출원서류는 파기(stricken) 처리될 위험이 있습니다.
• 이는 미국 대리인에게도 동일하게 적용되는 원칙입니다. 발명자가 서명한 그대로의 형태로 출원서류가 USPTO에 제출되어야 합니다.

3.3 "첨부된 명세서" 요건

선언서에 서명할 때는 명세서가 선언서에 첨부된 상태여야 합니다. 명세서와 선언서가 분리된 상태에서는 절대 서명해서는 안 되며, 먼저 선언서에 서명한 뒤 나중에 명세서를 결합하는 방식도 허용되지 않습니다. 즉 서명 대상이 되는 완전한 출원서류(complete application)가 먼저 구성된 뒤에 서명이 이루어져야 합니다.

3.4 서명 후 수정이 필요한 경우의 절차

만약 서명 후 명세서에 수정이 필요한 부분이 발견되었다면, 다음 절차를 따라야 합니다.

1. 기존 서류 전체를 폐기
2. 수정된 명세서를 포함한 전체 서류를 새로 작성
3. 새로운 선언서를 작성하고 (명세서만 수정되고 선언서 자체에는 수정할 곳이 없더라도, 선언서는 반드시 새로 작성)
4. 전체 서류를 완전한 형태로 다시 결합한 뒤 발명자가 다시 서명

이 절차는 번거롭지만 반드시 지켜야 합니다. 서명 후 가감·정정이 이루어진 사실이 소송 과정에서 밝혀지면 해당 특허가 무효로 될 가능성이 커집니다.

참고: 미국 법령 개정으로 선언서를 출원 후에 제출할 수 있는 절차적 유연성이 도입된 사례가 있으나, 이는 별도 수수료 등이 필요할 수 있어 상시 권장되지는 않습니다. 구체적 절차는 최신 규정을 미국 대리인을 통해 확인해야 합니다.

3.5 국내(한국)측 실무 시사점

한국측 담당자가 유의해야 할 점은, 이 원칙이 한국의 일반적인 사내 결재문화와 상당히 다르다는 것입니다. 한국에서는 서명 후에도 담당자 재량으로 오탈자 등을 수정하는 경우가 흔하지만, 미국 실무에서는 이것이 절대 허용되지 않는다는 점을 발명자와 사내 결재라인에 명확히 안내해야 합니다.

4장. 서명 관리 체크리스트

① 서명 전 확인사항

• 발명자에게 영문 청구항 전문을 전달했는가?
• 발명자가 청구항 각 구성요소와 자신이 아는 선행기술을 대조 검토했는가?
• 명세서와 청구항이 발명자가 실제로 인식하는 발명과 일치하는지 확인했는가?
• 정보개시의무 대상이 되는 자료(관련 논문, 유사 제품, 발표자료 등)를 모두 취합했는가?
• 미국 외 국가(한국 포함)의 관련 출원 목록을 빠짐없이 정리했는가?
• 선언서와 명세서가 하나의 완전한 서류로 결합되어 있는가?

② 서명 시 확인사항

• 발명자 본인이 직접 서명하는가 (대리서명 금지)?
• 서명과 날짜 외에 다른 부분에 임의로 가필·수정하지 않았는가?

③ 서명 후 확인사항

• 서명된 서류를 수정 없이 그대로 미국 대리인에게 전달했는가?
• 만약 수정이 필요하다면, 전체 서류를 재작성하고 선언서를 새로 받는 절차를 밟았는가?
• 서명 이력과 버전 관리를 기록해 두었는가 (추후 소송 대응을 위한 문서관리)?

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이 편의 핵심 요약

1. 발명은 명세서나 도면이 아니라 청구항에 의해 법적으로 특정되므로, 발명자는 반드시 영문 청구항을 직접 읽고 서명해야 한다.
2. 발명자 선언서는 발명자성 확인, 공지기술 부지, 정보개시의무 인지, 해외 중복출원 신고, 진실성 선언 등을 포함하며, 각 항목의 위반은 최악의 경우 특허 무효로 이어질 수 있다.
3. 서명 전에는 반드시 서류 내용을 확인해야 하며 맹목적 서명은 금지된다.
4. 서명 후에는 어떠한 수정도 허용되지 않으며, 수정이 필요하면 전체 서류를 재작성하고 새 선언서로 다시 서명해야 한다.
5. 이는 한국의 사내 결재문화와 크게 다르므로, 담당자는 이 원칙을 발명자와 결재라인에 명확히 사전 안내해야 한다.

다음 편에서는 명세서 9유형 분류와 기업전략 연계, 특허평가(Patent Assessment) 개념을 다룹니다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 4편. 발명자 의무와 서명절차

© 2026 IP Practical Guide. 본 가이드는 참고용 자료이며 구체적 사안에는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 법령 확인을 거쳐야 합니다.

[해외출원 실무가이드] 3편. 한국 명세서의 미국식 전환전략

IP Practical Guide

한국출원 기초 미국특허출원 실무가이드 — 5편 연재

한국 명세서의 미국식 전환전략

2026년 7월 25일

연재 03/05 명세서 전환 comprising/consisting 5W1H

이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.

1장. 번역이 아니라 "재구성"이다

1.1 번역의 관점과 그 한계

"기술영어를 할 수 있으면 누구나 국문 명세서를 영역하여 출원할 수 있다"고 오해할 수 있습니다. 이는 최소 출발점으로는 타당하지만, 최적의 미국 특허전략은 아닙니다. 특허명세서는 기술문서인 동시에 권리범위를 형성하는 법률문서이므로, 일반 기술번역과는 전혀 다른 위험을 내포합니다.

1.2 표현 하나가 권리범위를 바꾼다

한국어 명세서에서 흔히 쓰이는 표현은 영어로 옮길 때 서로 다른 법적 효과를 가진 여러 단어 중 하나를 선택해야 합니다.

한국어 표현	대응 가능한 영어 표현	권리범위상 함의
~을 포함한다	comprising	개방형 — 열거되지 않은 추가 구성요소를 포함해도 침해 성립
~로 구성된다	consisting of	폐쇄형 — 열거된 구성요소로 한정, 권리범위가 크게 좁아짐
필수적으로 ~로 구성된다	consisting essentially of	반개방형 — 발명의 기본·신규 특성에 실질적 영향을 주지 않는 범위에서만 추가 허용
~에 연결된다	coupled to / connected to	직접·간접 연결 모두 포함 가능
~에 직접 연결된다	directly connected to	중간 매개체 없는 직접 연결로 한정
~하도록 구성된다	configured to	기능적 한정, 균등론 적용범위와 연동

예시: 한국어 청구항 "센서와 제어부를 포함하는 장치"를 다음 두 가지로 번역할 수 있습니다.

• A device comprising a sensor and a controller — 센서·제어부 외의 추가 구성요소가 있어도 침해 성립 가능
• A device consisting of a sensor and a controller — 열거된 두 구성요소로 한정되는 폐쇄적 청구항이 되어 권리범위가 훨씬 좁아짐

단어 하나가 침해 판단과 선행기술 대비 범위에 직접 영향을 미칩니다. 따라서 번역자는 기술지식뿐 아니라 청구항 해석 실무에 대한 이해가 있어야 하며, 단순 어학 번역자에게 청구항 번역을 맡겨서는 안 됩니다.

AI 번역 활용 시 주의사항: AI에게 번역을 지시하더라도 반드시 명세서에 기재된 문맥을 출원하려는 국가의 특허법리에 따라 번역하여야 한다는 지침과, 명세서에 기재된 기술 분야의 통상의 기술자(PHOSITA)의 기술상식을 기준으로 번역할 것을 지침으로 주어야 합니다.

1.3 신규사항(New Matter) 문제

번역자가 원문에 없는 내용을 "자연스럽게" 보충하면 신규사항 추가 문제가 발생할 수 있습니다. 반대로 미국식 형식에 맞춘다는 이유로 실시형태를 삭제하면 기재요건(enablement, written description)이나 청구항 근거가 약화될 수 있습니다.

원칙: 번역문과 한국 기초출원의 내용이 실질적으로 달라지면 우선권 인정에 문제가 생깁니다. 번역은 "다듬는 작업"이 아니라 "권리범위를 보존하는 작업"이라는 인식이 필요합니다.

1.4 실무 체크리스트 (번역 검토)

1. 청구항의 각 한정어(comprising/consisting/configured to 등)가 의도한 권리범위와 일치하는가
2. 원문에 없는 기술적 설명이 번역과정에서 추가되지 않았는가
3. 미국식 형식에 맞추면서 삭제된 실시예·수치범위가 없는가
4. 한국 최초출원과 실질적으로 동일한 발명범위를 유지하고 있는가
5. 번역자가 특허청구항의 구조(전제부-이행부-본체)를 이해하고 작업했는가

2장. 명세서 작성의 5W1H — 실무 설계 원칙

명세서 작성을 시작하기 전, 다음 여섯 가지 질문을 의식적으로 검토하는 것이 바람직합니다.

2.1 When — 언제 작성하고 출원할 것인가

미국출원은 반드시 한국출원으로부터 1년(우선권 기간)을 다 채울 필요가 없습니다. 사업상 필요하다면 한국출원과 동시에, 또는 미국출원을 먼저 진행하는 것도 가능합니다. 한국출원 내용과 미국출원에서 청구하려는 내용이 상당히 다를 것으로 예상된다면, 가능한 한 빨리 미국출원을 진행하는 것이 안전합니다. 한국출원 명세서를 대폭 수정하여 미국출원용 명세서를 작성하는 경우, 그 수정된 부분은 우선권의 이익을 받지 못할 위험이 있기 때문입니다.

2.2 What — 무엇을 써야 하는가

• 명세서에는 출원발명만 기재해야 하며, 관계없는 내용을 넣어서는 안 됩니다.
• 발명의 구성만으로는 부족하며, 그 구성에 대한 동작·작용까지 기재해야 발명이 명확해집니다.
• 선행기술 설명은 출원발명을 명확히 하기 위한 용도로만 사용해야 합니다.
• 추상적 효과·희망사항을 사실처럼 기재하지 말 것. "속도가 빠르다", "정밀도가 높다"와 같은 표현은 구체적 데이터 없이는 단순한 희망사항에 불과하며, 이러한 효과기재가 사실과 다른 것으로 소송에서 밝혀질 경우 특허 무효사유로 작용할 수 있다는 점이 더 심각한 문제입니다.

2.3 Who — 누가 작성해야 하는가

발명자 단독, 국내 특허담당자, 미국 대리인 중 누가 명세서를 작성하든, 강한 권리를 얻으려면 반드시 발명자와 특허전문가의 협력이 필요합니다. 발명자 혼자 작성한 명세서는 청구항 전략이 약하기 쉽고, 특허전문가가 발명자의 협력 없이 작성한 명세서는 기술적 핵심을 놓치기 쉽습니다.

2.4 Where — 어디서, 어떤 구조로 작성할 것인가

작성 장소(사내/사외, 국내/국외)와 방식은 출원인의 사정에 따라 다양하게 선택할 수 있습니다. 준비 방식을 잘못 선택하면 출원비용이 대폭 증가하고, 그 경우 대개 강한 권리도 얻기 어렵습니다. 과거 관행에 지나치게 얽매이지 말고, 발명의 종류·성질에 따라 사건별로 합리적인 작성방식을 선택해야 합니다.

2.5 Why — 왜 영문 명세서를 작성하는가 (출원 목적의 명확화)

미국출원을 획일적으로 접근해서는 안 됩니다. 출원 목적에 따라 명세서와 청구항의 설계가 달라져야 합니다.

• 홍보·시장진입 신호 목적: 개시내용을 간단히 하고 청구항을 좁게 하면 저렴한 비용으로 미국특허를 취득할 수 있습니다.
• 방어출원 목적: 자사가 반드시 등록받을 필요는 없으나, 타사가 관련 특허를 확보하는 것을 막는 데 목적이 있습니다.
• 강력한 권리취득 목적: 상세한 개시와 넓은 청구항을 함께 추구해야 하며, 이에 따라 출원 후 중간처리(보정 대응) 전략도 달라져야 합니다.

2.6 How — 어떻게 작성할 것인가

앞서 설명한 원칙들을 종합하여 작성해야 하며, 개별 원칙 하나만으로는 강한 미국특허를 얻기 어렵고 출원비용만 늘어나기 쉽습니다.

3장. 명확성 — 이해하기 쉬운 명세서가 곧 강한 명세서다

3.1 "어렵게 쓰면 유리하다"는 생각은 잘못이다

일부 실무자는 명세서를 일부러 모호하게 작성하면 훗날 해석에서 유리할 것이라 기대합니다. 그러나 이는 근거 없는 기대입니다.

• 불명확한 표현은 번역·심사·소송 모든 단계에서 불리하게 작용합니다.
• 심사관에게 좋은 인상을 주지 못하며, 침해소송에서 특허 해석에 있어서도 결코 유리하지 않습니다.
• 불명확한 표현은 통상 출원인에게 불리하게 해석되는 경향이 있습니다. 모호하게 써 놓고 그 불명확함을 권리자에게 유리하게 해석해 줄 것이라 기대하는 것은 근거 없는 낙관입니다.

3.2 명확한 명세서의 실익

누구나 읽고 침해 여부를 판단할 수 있도록 명확하게 작성하면, 불필요한 분쟁 자체를 예방할 수 있습니다. 다국가 출원에 사용되는 영문 명세서일수록 이 원칙이 더욱 강조되어야 합니다. 미국인·영국인뿐 아니라 다른 언어권 독자(추후 유럽·중국 출원 시 번역될 것을 고려)에게도 이해하기 쉬워야 하기 때문입니다.

3.3 문장 실력과 정확성은 별개의 문제

문장이 서툴러도 내용 전달이 정확한 경우가 많고, 반대로 문장이 유려해도 내용 전달이 부정확한 경우도 있습니다. 영문 명세서 작성 시 화려하고 멋을 부린 영어를 피해야 합니다. 격식보다 정확성이 중요합니다.

비영어권 화자가 제한된 작성시간 내에 작성하는 영어이므로, 서툴더라도 정확한 문장을 쓰는 데 집중해야 합니다. 한국인에게는 자연스러운 표현이 영어권 독자에게는 이해되지 않는 경우가 있을 수 있으므로, 정확성에 전력을 투자해야 합니다.

한때는 특허번역은 의역하지 말고 어법이 부자연스럽더라도 기계적으로 번역하라는 실무 지침을 적용하기도 하였습니다. 그러나 발명을 충분히 이해하지 못하고 번역을 하면 발명의 특징으로 기재된 수식어가 전혀 다른 용어를 한정하게 되는 오류를 범하기 쉽습니다.

실무 원칙: 국내 명세서를 작성할 때는 발명자가 국내에 있으므로 자주 물어보면서 초안을 작성할 수 있습니다. 영문 번역할 때도 이미 완성된 명세서에만 의존하지 말고 발명자와 직접 소통하여 번역 방향을 결정하여야 합니다.

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이 편의 핵심 요약

1. 한국 명세서의 영문 전환은 단순 번역이 아니라 권리범위를 보존·재설계하는 작업이다.
2. comprising/consisting of/configured to 등 청구항 한정어의 선택이 권리범위를 직접 좌우하므로, 특허청구항 구조에 대한 이해 없는 번역자에게 맡겨서는 안 된다.
3. 번역·현지화 과정에서 신규사항이 추가되거나 원문 내용이 삭제되면 우선권·기재요건에 문제가 생긴다.
4. 명세서 작성 전 When/What/Who/Where/Why/How의 5W1H를 의식적으로 검토해야 하며, 특히 What에서는 추상적 효과·희망사항의 사실적 기재를 피해야 한다.
5. 명확하고 이해하기 쉬운 명세서가 곧 강한 명세서이며, 의도적으로 모호하게 작성하는 전략은 근거가 없다.
6. 영문 명세서는 격식보다 정확성을 우선해야 한다.

다음 편에서는 발명자 선언서의 구조와 서명 절차의 불가변 원칙을 다룹니다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 03. 한국 명세서의 미국식 전환전략

© 2026 IP Practical Guide. 본 가이드는 참고용 자료이며 구체적 사안에는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 법령 확인을 거쳐야 합니다.

[해외출원 실무가이드] 2편. 미국 대리인 선정과 협업체계

IP Practical Guide

한국출원 기초 미국특허출원 실무가이드 — 5편 연재

미국 대리인 선정과 협업체계

2026년 7월 25일

연재 02/05 Patent Attorney 대리인 선정 출원지시서

이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.

1장. Patent Attorney와 Patent Agent

미국은 한국·일본·유럽과 달리 독특한 대리인 자격 제도를 운영하고 있습니다. 특허출원 대리업무를 수행할 수 있는 자격은 크게 두 가지로 나뉩니다.

구분	Patent Attorney (특허변호사)	Patent Agent (특허대리인)
변호사 자격	있음	없음
USPTO 등록	필요 (patent bar 시험 통과)	필요 (patent bar 시험 통과)
출원서 작성·보정·의견서 제출	가능	가능
심사관 면담	가능	가능
소송대리(연방법원)	가능	원칙적으로 불가
라이선스·계약 등 일반 법률자문	가능	원칙적으로 불가

한국 변리사는 특허·상표·디자인 출원대리뿐 아니라 특허심판원 관련 절차, 법원에서의 불복 소송 및 대법원 소송대리는 물론 침해소송에서의 실질적인 보좌인 역할까지 폭넓게 수행합니다. 따라서 미국의 patent attorney에 가깝습니다. 반면 미국의 patent agent는 법률상 USPTO 절차 단계로 활동 범위가 제한됩니다.

출원만 필요한 경우에는 patent agent를 활용해도 무방하지만, 장기적으로 소송·라이선싱까지 염두에 둔 사건이라면 처음부터 patent attorney와 관계를 맺어두는 것이 유리할 수 있습니다.

실무 참고: 2026년 7월 20일부터 미국 외에 주소지를 둔 출원인·특허권자는 원칙적으로 USPTO에 등록된 미국 특허변호사 또는 특허대리인의 대리를 받아야 합니다. 한국 기업이 미국 대리인을 통해 출원하는 것은 관행을 넘어 명시적 요구사항이기도 합니다.

2장. 대리인 선정 기준

2.1 기술분야 전문성이 최우선

Patent bar를 통과한 미국의 patent attorney/patent agent는 이공계 학사 이상의 학위를 보유하고 있으며, 자신이 전공한 기술분야에서만 실질적인 역량을 발휘합니다. 화학 전공자에게 고난도 기계발명을, 기계 전공자에게 복잡한 전자·화학 발명을 맡기면 기대한 만큼의 결과가 나오기 어렵습니다.

복합기술 기업의 실무 시사점: 융복합 기술의 장치 관련 발명은 기구설계(mechanical), 전동제어(electrical), 소재(material science) 요소가 혼재하는 경우가 많으므로, 발명의 핵심 기술분야를 먼저 특정한 뒤 해당 분야를 주 전공으로 하는 대리인을 배정받아야 합니다. 한 사무소 안에서도 담당 변호사를 기술분야별로 구분하여 지정하는 것이 바람직합니다.

2.2 업무 성격별 전문성 구분

전문 영역	특징
출원(prosecution) 전문	다수 사건 처리, 상대적으로 수수료가 낮은 편
소송(litigation) 전문	인원이 적고 수수료가 높은 편, 침해소송 대응 역량
라이선스(licensing) 전문	계약·실시권 협상에 특화

단순 출원만 필요한 경우 소송 테크닉에 정통한 고비용 대리인을 반드시 고를 필요는 없습니다. 오히려 발명을 꼼꼼히 검토하고 한국측 담당자와 밀접하게 소통하는 대리인이 더 실용적인 경우가 많습니다. 의뢰하려는 발명의 성격과 업무 종류에 맞춰 대리인을 선택하는 것이 핵심입니다.

2.3 사무소의 규모·소재지는 절대적 기준이 아니다

"워싱턴 D.C. 소재 사무소가 최선"이라는 통념이 있지만, 이는 USPTO와의 지리적 근접성이라는 한 가지 이유에 불과합니다. 이 지리적 이점을 살리지 못하는 대리인을 선택한다면 의미가 없으며, 반대로 뉴욕·시카고·로스앤젤레스 등에 소재하더라도 USPTO와 긴밀히 소통하며 꼼꼼한 서비스를 제공하는 대리인이라면 전혀 문제되지 않습니다. 사무소 규모도 마찬가지입니다. 담당자 개인의 전문성과 실무 정확도가 결과를 좌우합니다.

2.4 시간당 보수(Time Charge)와 품질의 관계

일반적으로 시간당 보수가 높은 대리인이 질도 높은 경향이 있지만, 이를 기계적으로 신뢰해서는 안 됩니다. 드물게 "격을 높이기 위해" 의도적으로 높은 청구액을 책정하는 경우도 있으므로, 평판·레퍼런스·과거 처리사례를 함께 확인해야 합니다.

2.5 "우편국형(Post-Office Type)" 사무소를 경계하라

한국에서 온 서류를 그대로 USPTO에 제출하고, USPTO에서 온 서류를 그대로 한국 의뢰인에게 전달하는 것 외에는 실질적 검토를 하지 않는 사무소를 원서는 "우편국형"이라 비판합니다. 이런 사무소는 평상시 수수료는 낮지만, 정작 어려운 사건에서 문제가 생겼을 때 신뢰할 수 있는 대응을 기대하기 어렵습니다.

대응 전략: 우편국형 사무소를 이미 이용 중이더라도, 특정 사건에서 심각한 거절이유·이의신청 등 난이도 높은 문제가 발생하면 주저하지 말고 해당 사건만 다른 전문 대리인에게 이관(移送)하는 것이 합리적입니다. 대리인 선택을 사무소 단위가 아니라 사건 단위로 유연하게 운영하는 접근이 권장됩니다.

3장. 미국 특허사무소의 조직구조 이해

3.1 파트너십 체제

미국 특허사무소는 대부분 파트너제(partnership)로 운영됩니다. 복수의 파트너(변호사 자격을 가진 사무소 공동경영자)가 연명으로 사무소를 설립·운영하며, 한국의 일반적인 대표변리사 중심 조직과는 차이가 있습니다.

• 파트너(Partner): 사무소의 공동경영자, 자신의 실제 작업량에 따라 수입이 결정됨 (한국의 파트너 변리사는 자신의 실무 작업량보다 영업력에 따라 수입이 결정되는 구조와 대비됨)
• 어소시에이트(Associate): 한국의 소속 변리사에 해당. 사무소 소속이거나 특정 파트너 전속으로 근무하며, 일정 연차 후 같은 사무소 또는 타 사무소에서 파트너로 승진 가능

3.2 실제 작업자와 서명자의 일치

미국 사무소의 특징은 실제 작업을 수행한 사람이 자신의 이름으로 서명한다는 점입니다. 어소시에이트가 한 작업을 파트너가 자신의 이름으로 서명해 의뢰인에게 보내는 관행은 드뭅니다. 이는 담당자가 누구인지·어떤 기술분야를 전공했는지를 한국측이 쉽게 파악할 수 있다는 실무적 이점으로 이어집니다.

3.3 의뢰관계는 "사무소 단위"가 아니라 "개인 단위"

미국의 의뢰인-대리인 관계는 사무소보다는 담당 변호사 개인과의 관계에 가깝습니다. 특정 변호사가 다른 사무소로 이직하면, 그 변호사가 담당하던 사건도 함께 이동하는 경우가 흔합니다. 한국 기업이 미국 대리인에게 사건을 의뢰할 때는 다음을 미리 명확히 해 두어야 합니다.

• 사무소 자체에 의뢰하는 것인지, 특정 담당 변호사에게 의뢰하는 것인지
• 담당 변호사가 이직할 경우 사건의 처리를 어떻게 할 것인지에 대한 사전 협의

4장. 발명자·국내담당자·미국대리인의 3자 협업 모델

4.1 각자의 전문성

성공적인 미국출원은 한쪽이 모든 일을 처리하는 구조가 아니라 세 주체의 협업으로 이루어집니다.

주체	전문 영역
발명자	기술적 사실 — 발명의 실제 내용, 대체 실시예, 효과의 근거
국내(한국) 특허담당자	한국출원 이력, 사업전략, 경쟁사 동향, 우선권 정보 관리
미국 대리인	미국 특허법·절차, 청구항 표현, 심사 대응

4.2 국내담당자가 미국 대리인에게 반드시 전달해야 할 정보

단순히 "명세서와 도면을 참고하여 미국출원용 서류를 작성해 달라"는 요청만으로는 부족합니다. 다음 정보를 포함한 출원지시서(filing instruction)를 작성하여 전달하는 것을 권장합니다.

항목	중요성
발명의 명칭	출원 식별
모든 발명자의 성명·주소	발명자 확정과 선언서(declaration) 작성
출원인·권리자 정보	출원주체 및 승계관계(양도증서 등)
한국 기초출원 번호·출원일	우선권 주장의 기초
우선권 기한	한국출원일로부터 12개월 등 기한 관리
핵심 구성요소와 회피설계 예상안	청구항 설계의 실질 정보
필수 구성과 선택적 구성의 구분	종속항 설계
수치범위의 실험적 근거	명세서 뒷받침(support) 확보
공지된 논문·제품·발표자료	정보개시의무(duty to disclose) 이행
한국출원 이후 개선사항 유무	우선권 동일성 판단

4.3 왜 이 정보가 중요한가

미국 대리인은 제공받은 자료의 범위 안에서만 출원서를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 발명자가 "센서 A와 제어기 B를 결합한 시스템"이라고만 설명하고, 실제 핵심이 "센서 A의 측정값을 특정 보정 알고리즘으로 처리하는 것"이라는 점을 전달하지 않으면, 청구항은 단순 결합구조로만 작성되어 선행기술에 의해 거절되거나 경쟁사가 알고리즘만 바꿔 쉽게 회피할 수 있는 좁은 권리가 될 위험이 있습니다.

결론: 미국 대리인이 미국법을 잘 아는 것만으로는 부족합니다. 발명자와 국내 담당자가 기술적 핵심을 충분히, 명확히 전달해야 강한 특허를 얻을 수 있습니다.

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이 편의 핵심 요약

1. Patent attorney와 patent agent는 자격과 업무범위에서 차이가 있으며, 사건의 성격(출원 전용 vs 소송·라이선스까지 고려)에 따라 선택해야 한다.
2. 대리인 선정의 최우선 기준은 기술분야 전문성이며, 사무소의 규모·소재지·시간당 보수는 절대적 지표가 아니다.
3. "우편국형" 사무소는 평상시 저렴하지만 난이도 높은 사건에서는 신뢰하기 어려우므로, 사건 단위로 유연하게 대리인을 이관하는 전략이 필요하다.
4. 미국 사무소는 파트너십 체제이며, 실제 작업자가 서명하는 구조이므로 담당자의 전문성을 쉽게 확인할 수 있다. 의뢰관계는 사무소가 아닌 개인 단위임을 인지해야 한다.
5. 발명자·국내담당자·미국대리인 3자가 각자의 전문성을 바탕으로 협업해야 하며, 국내담당자는 출원지시서를 통해 핵심 기술정보를 명확히 전달해야 한다.

다음 편에서는 한국 명세서의 미국식 전환전략과 5W1H 실무 설계 원칙을 다룹니다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 02. 미국 대리인 선정과 협업체계

© 2026 IP Practical Guide. 본 가이드는 참고용 자료이며 구체적 사안에는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 법령 확인을 거쳐야 합니다.

[해외출원 실무가이드] 1편. 미국출원의 기본구조와 비용원리

IP Practical Guide

한국출원 기초 미국특허출원 실무가이드 — 5편 연재

미국출원의 기본구조와 비용원리

2026년 7월 25일

연재 01/05 미국특허출원 비용전략 파리조약 우선권

이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 스터디하면서 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 원서는 일본 출원을 기초출원으로 전제하지만, 본 가이드는 한국 출원을 기초출원으로 하여 미국에 출원하는 경우를 기준으로 서술합니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.

1장. 미국출원은 왜 "쉽다"고 하는가 — 그리고 그 말의 함정

1.1 핵심 명제

많은 실무자들은 미국 특허법과 미국 특허실무가 국내실무보다 낯설고 복잡할 수 있는데도 "미국출원이 더 쉽다"고 말합니다. 이 말은 미국 특허 출원이 특허법 법리가 쉽거나 단순하다는 의미가 아닙니다. 한국 특허청에 처음부터 특허출원을 하는 것과, 이미 완성된 한국출원을 기초로 미국에 출원하는 것을 비교하면 후자가 행정적으로는 더 수월하다는 말입니다.

그 이유는 업무의 출발점이 다르기 때문입니다. 국내 최초 출원에서는 발명을 처음부터 법적 문서로 구조화해야 합니다. 선행기술 조사, 실시형태 작성, 청구항 설계, 도면 작성 등 모든 기초 작업이 새로 이루어집니다. 반면 외국출원에서는 이미 국내 출원서가 존재합니다. 기술적 설명과 도면이라는 기초자료가 확보되어 있으므로, 현지 대리인이 미국법에 맞게 서류를 검토하거나 재구성하는 방식으로 업무가 진행됩니다.

즉, 최초 출원은 '발명을 법적 문서로 만드는 작업'이고, 외국출원은 이미 만들어진 문서를 다른 법체계에 맞게 전환하는 작업입니다. 따라서 미국 특허 출원이 더 쉽다는 말은 사무적 편의성에 관한 것이지, 강하고 유효한 미국 특허권을 얻는 것이 쉽다는 뜻은 결코 아닙니다.

1.2 "쉽다"는 것과 "좋은 권리를 얻는다"는 것은 다르다

이것이 이 가이드 전체를 관통하는 핵심 경고입니다. 출원서 제출이 쉽다는 사실이 다음을 보장하지 않습니다.

흔한 오해	실제
미국 대리인에게 넘기면 알아서 좋은 특허가 나온다	대리인은 제공받은 정보의 범위 내에서만 작성한다
한국 명세서를 그대로 영역하면 충분하다	청구항 표현(comprising/consisting 등)에 따라 권리범위가 달라진다
출원일만 확보하면 안전하다	청구범위가 한국 최초출원에 의해 뒷받침되지 않으면 우선권을 인정받지 못한다
초기 비용이 싸면 전체 비용도 싸다	명세서 품질이 나쁘면 중간사건(Office Action) 처리비용이 훨씬 커진다

1.3 실무자가 반드시 통제해야 할 것

한국측 담당자(발명자·특허팀)가 미국법 전문가일 필요는 없지만, 다음 사항은 반드시 스스로 확인·전달해야 합니다.

1. 발명의 핵심 — 단순 구성요소 나열이 아니라, 경쟁사가 회피하기 어려운 기술적 포인트가 무엇인지
2. 선행기술과의 차이점 — 심사관이 인용할 가능성이 있는 자료를 미리 정리
3. 한국 출원 이후 개선된 사항 — 있다면 우선권을 받지 못할 수 있음을 인지
4. 발명자 확정 — 실험 참여자가 아니라 청구발명의 착상(conception)에 창작적으로 기여한 사람 기준
5. 청구항의 실제 내용 — 발명자가 청구항을 직접 읽고 자신이 생각하는 발명과 일치하는지 확인

출원인은 모든 미국 특허법 규정을 직접 알 필요는 없지만, 발명의 기술적 본질은 정확히 설명해야 합니다. 예를 들어, 발명자가 "센서 A와 제어기 B를 결합한 시스템"이라고만 설명했다고 합시다. 그러나 실제 발명의 핵심은 "센서 A의 측정값을 특정 보정 알고리즘으로 처리한다"는 점이었습니다. 이 정보를 미국 대리인에게 전달하지 않으면 청구항은 단순 결합구조로만 작성될 수 있고, 선행기술에 의해 거절되거나 경쟁사가 알고리즘만 바꿔 쉽게 회피하는 결과를 낳습니다.

실무 팁: 미국 대리인에게 "잘 만들어 달라"고만 요청하지 말고, 핵심 구성요소·필수/선택적 구성·수치범위의 근거·예상 회피설계·공개된 선행자료를 정리한 출원지시서(filing instruction)를 작성해 전달하십시오. 2편에서 상세 양식을 다룹니다.

2장. 출원 담당자의 역량 수준과 권리 품질

미국 출원을 위해 가장 먼저 해야 할 일은 국문 명세서를 영어로 번역하는 것입니다. 오해하기 쉬운 점은 "기술영어를 할 수 있으면 누구나 번역할 수 있다"고 생각하는 것입니다. 영어 청구항에서 comprising, consisting of, coupled to, directly connected to, configured to 등의 선택에 따라 권리범위가 달라질 수 있기 때문입니다.

2.1 세 가지 유형

• 번역의존형 — 한국 명세서와 도면을 그대로 직역하여 미국 대리인에게 전달하는 방식. 기술영어만 가능하면 수행할 수 있지만, 긴급 출원에 불리하고 청구항이 한국식 문언을 그대로 옮긴 형태가 되어 불필요하게 좁거나 불명확해질 위험이 있다.
• 형식적 현지화형 — 미국 명세서의 형식(청구항 구조, 도면부호 표기, 요약서 형식 등)에 맞춰 한국 명세서를 수정하는 방식. 기술영어에 능숙하면 습득 가능하지만, 신규사항 법리·청구항 해석 실무·정보개시의무 같은 실질적 내용은 이해하지 못해도 수행할 수 있다는 한계가 있다.
• 비교법적 전략형 — 한국과 미국의 특허실무·법률을 모두 이해하고, 선행기술 인정범위 차이, 발명의 개시 방식 차이, 청구항 작성방식의 근본적 차이, 출원 후 절차(보정·분할출원·계속출원·심사관 면담) 대응까지 능동적으로 처리하는 수준.

2.2 비용과 긴급대응의 상관관계

유형	필요 지식	긴급 출원	대리인 처리시간	대리인 비용
번역의존형	기술영어만	사실상 불가능	긴 편	높음
형식적 현지화형	기술영어 + 형식지식	가능하나 비용증가	긴 편	높음
비교법적 전략형	기술영어 + 한미 법률지식	가능	짧음	낮음

결론: 프로 수준의 준비는 출원 비용을 낮추는 것이 아니라, 정확히는 "숨은 비용을 드러내지 않는" 효과를 냅니다.

3장. 출원비용의 구조 — 총소유비용(TCO, Total Cost of Ownership)으로 사고하라

3.1 초기비용과 총비용은 다르다

담당자가 흔히 범하는 오류는 "국내에서 명세서 작성비용을 아끼면 전체 비용도 준다"는 가정입니다. 미국출원 비용의 높고 낮음은 출원 초기비용보다는 심사 중간처리에서 미국 대리인의 수고가 얼마나 필요한지에 달려 있습니다.

구분	사례 A (초기비용 절감형)	사례 B (초기비용 투자형)
국내 명세서 작성비용	낮음	다소 높음
명세서 품질	낮음	높음
미국 대리인의 수정 부담	큼	작음
중간사건(Office Action) 대응비용	큼	작음
최종 총비용	더 높음	더 낮음

실질적으로는 출원 비용 300만 원이 400만 원보다 더 비싼 비용이 될 수 있습니다.

3.2 눈에 보이지 않는 비용 항목

출원비용을 대리인 수수료 + 관납료로만 계산하는 것은 지나치게 단순한 접근입니다. 미국출원 비용에는 성격이 서로 다른 비용이 포함됩니다.

• 고정적 비용: 사건개설, 기본 출원서 작성, 형식서류 제출 등
• 내용비례 비용: 청구항 검토, 기술분석, 우선권 검토, 거절 대응 등
• 절차발생 비용: 제한요구, 보정, 심사관 면담, 계속·분할출원 등

또한 다음 항목도 실질적인 출원비용에 포함해야 합니다.

• 명세서 작성 전 수행한 선행기술조사·시장조사 비용
• 발명자·특허담당자를 반복 소환하여 설명을 요구한 데 따른 인건비
• 우선권 기한(한국 출원일로부터 12개월) 임박 시점에 급하게 사내외 인력을 동원함으로써 발생하는 기회비용
• 출원 후 보정에 따른 법률상 제약(신규사항 추가 금지)으로 인해 발생하는 권리범위 손실

3.3 출원 후 수정의 법적 어려움

출원 전 단계에서는 명세서·청구항을 자유롭게 수정할 수 있지만, 일단 출원이 이루어지면 신규사항(new matter) 추가는 원칙적으로 금지됩니다.

• 출원 시 명세서에 기재되지 않은 내용을 이후 보정으로 추가할 수 없음
• 출원 당시 미비했던 내용은 계속출원(continuation) 또는 부분계속출원(CIP, continuation-in-part) 등 별도 절차로만 보완 가능하며, 이 경우 새로 추가된 부분은 원출원일의 이익을 받지 못함

따라서 "일단 출원하고 나중에 고치면 된다"는 접근은 위험합니다. 출원 전 검토 단계에 자원을 투입하는 것이 결과적으로 총비용을 낮춥니다.

4장. 우선권과 속지주의 — 왜 각국 출원이 필요한가

4.1 속지주의 원칙

특허권은 국가별로 독립적으로 성립·소멸합니다. 한국에서 등록된 특허는 원칙적으로 한국 영토 내에서만 효력이 있고, 미국 시장에서 권리를 행사하려면 별도로 미국 출원·등록이 필요합니다. PCT(특허협력조약) 국제출원은 절차적으로 다국가 출원을 용이하게 하는 수단일 뿐, 단일한 "세계특허"를 만들어내는 제도가 아닙니다.

4.2 파리조약 우선권(Paris Convention Priority)의 기능

한국에 최초로 출원(기초출원)한 뒤 일정 기간(통상 특허의 경우 12개월) 안에 미국 등 다른 동맹국에 출원하면, 그 출원에 대해 한국 최초 출원일을 기준일로 주장할 수 있습니다. 이를 통해 한국 출원일과 미국 출원일 사이에 있었던 제3자의 공개·출원에 대해 유리한 기준일을 확보하고, 모든 국가에 동시 출원해야 하는 현실적 부담을 완화합니다.

4.3 우선권 인정의 핵심 조건 — 발명의 동일성

우선권은 미국출원 전체에 자동으로 적용되는 것이 아니라, 한국 최초출원서에 의해 실질적으로 뒷받침되는 발명의 범위 내에서만 인정됩니다.

실무 체크리스트 — 우선권 동일성 검토
1. 미국 청구항의 각 구성요소가 한국 최초출원서에 기재되어 있는가
2. 구성요소 간의 결합관계까지 기재되어 있는가
3. 청구하려는 기능·효과가 한국출원에서 뒷받침되는가
4. 지나치게 넓은 상위개념으로 일반화한 것은 아닌가 (예: "금속판" → "열전도성 부재"로 확장 시, 한국출원이 세라믹·흑연 등도 일반적으로 개시하고 있는지 확인)
5. 여러 실시예를 새롭게 조합하여 청구한 것은 아닌가

4.4 복합우선권·일부우선권

하나의 미국출원이 시기를 달리하는 복수의 한국출원(예: 1월 기본구조 출원, 4월 개선 알고리즘 출원)을 기초로 서로 다른 우선일을 주장하는 경우가 있습니다. 청구항 또는 구성요소별로 서로 다른 우선일이 인정될 수 있으므로, 개선발명이 있을 때마다 이를 후속 미국출원 청구항에 어떻게 반영할지 사전에 설계해야 합니다.

5장. 출원 건수와 출원 비용의 관계 — 통합출원의 함정

5.1 통념: 통합하면 비용이 준다

여러 건의 한국출원을 하나의 미국출원으로 통합하면 비용이 절감될 것이라는 기대가 있습니다. 그러나 이는 출원 시점의 착수비용에만 해당하는 이야기입니다. 세 건을 한 건으로 합쳤다고 비용이 자동으로 3분의 1이 되지는 않습니다. 미국출원의 총비용은 최초 제출비용보다 심사 중 미국 대리인이 투입하는 시간에 크게 좌우됩니다. 무리하게 통합된 출원은 우선권, 청구항, 발명자 및 선행기술 분석을 복잡하게 만들어 단순한 개별출원 세 건이 복잡한 통합출원 한 건보다 저렴할 수도 있습니다.

5.2 실제 비용을 좌우하는 것은 중간처리(Office Action) 대응 시간

출원과 특허 허여 사이에서 이루어지는 거절이유 검토, 선행기술 분석, 보정서 작성, 의견서 작성, 심사관 대응, 제한 또는 분할 문제 처리 등 각종 중간처리 절차에 투입되는 비용을 반드시 고려해야 합니다.

• 서로 성격이 다른 여러 발명을 무리하게 하나의 출원으로 합치면, 심사관이 발명의 단일성(unity of invention) 문제를 제기하며 분할출원을 요구할 수 있음
• 분할출원이 발생하면 각 발명에 대해 별도의 관납료와 절차가 다시 필요해져, 오히려 총비용이 통합 전보다 커질 수 있음
• 반대로 애초에 성격이 다른 발명을 각각 별도 출원으로 진행했다면 이런 위험을 피할 수 있음

결론: 통합 여부를 결정할 때는 "발명의 단일성이 인정될 수 있는가", "심사관이 이를 하나의 발명으로 취급할 것인가"를 먼저 검토해야 하며, 단순히 관납료 절감만을 목적으로 통합해서는 안 됩니다.

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이 편의 핵심 요약

1. 미국출원 절차의 "쉬움"은 행정적 편의성이지, 강한 권리를 쉽게 얻는다는 뜻이 아니다.
2. 담당자의 역량 수준(번역의존형/형식적 현지화형/비교법적 전략형)이 출원비용과 권리품질을 좌우한다.
3. 출원비용은 대리인 수수료+관납료가 아니라 총소유비용(TCO) 관점에서 계산해야 하며, 초기비용 절감이 총비용 절감을 보장하지 않는다.
4. 출원 후 신규사항 추가는 금지되므로, 출원 전 검토에 자원을 투입하는 것이 결과적으로 저렴하다.
5. 속지주의 때문에 각국 출원이 필요하며, 파리조약 우선권은 한국 최초출원서가 뒷받침하는 범위 내에서만 인정된다.
6. 여러 출원의 통합은 단일성 문제로 인해 오히려 비용을 증가시킬 수 있다.

다음 편에서는 미국 대리인 선정 기준과 3자 협업 모델을 다룹니다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 01. 미국출원의 기본구조와 비용원리

© 2026 IP Practical Guide. 본 가이드는 참고용 자료이며 구체적 사안에는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 법령 확인을 거쳐야 합니다.

IP Law · 국제조세 판례평석

국내 미등록 특허와 지식재산권 거래의 과세
— 대법원 2021두59908 및 2023두54761 판결 평석

2026년 7월 25일

국제조세 한미조세협약 사용료소득

목차 (Table of Contents)

1. 대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 전원합의체 판결 해설
2. 대법원 2026. 4. 9. 선고 2023두54761 판결 해설
3. 두 판결에 대한 평석과 시사점

I. 대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 전원합의체 판결

대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 전원합의체 판결

국내 미등록 특허권 사용료의 한미조세협약상 국내원천소득 해당 여부 — 기존 33년 판례 전면 변경

1. 사건의 배경사실 (Background Facts)

당사자: 원고는 반도체소자 제조 및 판매업을 영위하는 내국법인(SK하이닉스)이고, 피고는 이천세무서장입니다.

소송 제기 및 화해 계약 체결 (2011년~2013년): 원고는 2011년 6월경 특허관리전문회사(NPE, Non-Practicing Entity)인 미국법인으로부터 미국에서 특허침해소송을 제기당하였습니다. 이후 원고는 2013년 12월 23일, 미국법인과 미국에 등록된 40개의 특허권에 관하여 사용료를 지급하는 조건으로 소송을 종료하고, 지역적 범위를 '전 세계'로 하는 라이선스(License)를 허여받는 화해 계약을 체결하였습니다.

원천징수세 납부: 원고는 2014 사업연도에 약정된 사용료 미화 160만 달러를 지급하면서, 한미 조세조약상 제한세율(15%)을 적용하여 계산한 원천징수분 법인세(약 3억 원 상당)를 피고 세무서에 납부하였습니다.

경정청구 및 거부처분: 원고는 해당 사용료가 국내에는 등록되지 않은 이른바 '국내 미등록 특허권'에 대한 대가이므로 한미 조세조약 및 국내법상 과세 대상(국내원천소득)이 아니라고 주장하며, 2015년 6월 9일 기납부한 법인세의 환급을 구하는 경정청구를 제기하였습니다. 그러나 피고 세무서장은 2019년 2월 25일 이를 거부하였습니다.

하급심 판단: 1심과 2심 법원은 기존 30여 년간 유지되던 사법부의 특허 속지주의(Territoriality Principle) 법리를 원용하여, "국내에 등록되지 않은 특허는 국내에서 '사용'을 관념할 수 없으므로 국내원천소득에 해당하지 않는다"며 원고(납세자)의 손을 들어주었습니다. 이에 피고가 불복하여 대법원에 상고하였습니다.

2. 당사자의 주장 (Parties' Arguments)

원고 (납세자 측)의 주장

• 특허권은 특허 속지주의 및 등록주의 원칙에 따라 오직 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미칩니다.
• 따라서 국내에 등록되지 않은 미국 특허권은 대한민국 내에서 독점적 효력을 가지는 특허권의 '실시' 또는 '사용' 자체를 관념할 수 없으므로, 해당 지급액은 한미 조세조약 및 법인세법상 원천징수 대상이 되는 국내원천소득에 해당하지 않습니다.

피고 (과세관청 측)의 주장

• 한미 조세조약상 사용료 소득의 원천이 되는 '사용'의 의미는 특허권 자체의 형식적·법률적 등록 유무에 국한되지 않고, 그 대상이 되는 제조방법, 도면, 정보 등 '특허기술'의 국내 실질적·사실상의 사용(De facto use)을 포함합니다.
• 원고가 국내 공장에서 해당 특허기술을 활용하여 반도체 제품을 실제로 제조·생산하였다면, 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문에 따라 국내 등록 여부와 상관없이 국내원천 사용료 소득에 해당하여 적법한 과세 대상이 됩니다.

3. 사건의 핵심 쟁점 (Key Issues)

1. 한미 조세조약에서 정의하지 않은 용어인 '사용' 또는 '특허의 사용'의 의미를 조약 제2조 제2항 전문에 따라 조세가 결정되는 국가인 우리나라의 국내법(구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문)을 기준으로 해석할 수 있는지 여부.
2. 특허권이 국내에 등록되지 않았더라도 그 대상인 특허기술을 국내에서 사실상 사용한 경우, 그 대가를 한미 조세조약상 '국내에 원천을 둔 소득'으로 보아 우리나라가 과세권(원천징수 의무)을 행사할 수 있는지 여부 — 기존 판례 법리의 변경 여부.

4. 적용 법리 (Applicable Legal Principles)

• 한미 조세조약 제2조 제2항 전문 (용어의 해석): 협약에서 사용되나 정의되지 아니한 기타의 용어는, 달리 문맥에 따르지 아니하는 한, 그 조세가 결정되는 체약국의 법에 따라 내포하는 의미를 가집니다.
• 한미 조세조약 제6조 제3항 및 제14조 제4항 제a호 (사용료의 원천): 특허, 비밀공정, 의장, 지식 등의 사용 또는 사용할 권리에 대해 지급되는 사용료는, 해당 재산이 사용되는 국가(사용지)에 원천을 둔 소득으로 취급합니다 — 사용지주의(Source Country Principle).
• 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문 (국내원천소득): 특허권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 봅니다.

5. 대법원의 판단 (Supreme Court's Decision)

대법원 전원합의체는 기존 33년간 일관되게 유지되던 비과세 판례 법리를 완전히 폐기하고, 다수의견에 따라 원심판결을 파기하고 사건을 수원고등법원으로 환송하였습니다.

다수의견 — 대법관 11인 : 파기환송 및 과세 정당성 인정

1. 국내법 적용을 통한 조약 해석: 한미 조세조약은 특허의 '사용'이라는 용어의 의미를 별도로 정의하고 있지 않으므로, 조약 제2조 제2항 전문에 따라 우리나라의 법(구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문)에 따라 해석하는 것이 타당합니다.
2. '특허기술'의 실질적 사용 기준 정립: 구 법인세법 조항에서의 '사용'은 특허법상 독점적 권리 자체의 사용뿐만 아니라, 그 대상이 되는 제조방법·기술·정보 등 '특허기술'을 실제로 사용하는 것을 의미합니다.
3. 특허 속지주의의 한계 소명: 특허권 속지주의는 특허권의 배타적 효력 범위와 침해 여부를 판단하는 특허법상 원칙일 뿐, 조세법상 특허기술의 사실상 사용 장소를 제한하는 원칙이 아닙니다.
4. 판단: 따라서 국내 미등록 특허권이라 하더라도 해당 특허기술이 국내 제조·판매 등에 사실상 사용되었다면 그 대가는 국내원천 사용료 소득에 해당합니다. 원심이 실질적으로 기술이 국내에서 사용되었는지 여부를 구체적으로 심리하지 않고 단지 미등록 특허라는 이유만으로 국내원천소득이 아니라고 본 것은 법리오해의 위법이 있습니다.

반대의견 — 대법관 노태악·이흥구·이숙연 : 과세 부정 및 종전 판례 유지 주장

1. 특허 속지주의 원칙 고수: 특허권은 법령에 의해 등록됨으로써 비로소 발생하는 권리이므로 등록되지 않은 국가에서는 특허권의 '사용'이나 '실시'가 원천적으로 불가능합니다.
2. 조약배제 및 유동적 해석의 한계 위반: 한미 조세조약의 문맥상 '등록국 내에서의 사용'을 뜻함이 명확함에도, 사후에 제정된 국내 세법을 통해 용어의 본질을 '사실상 기술 사용'으로 확장하여 과세하는 것은 유동적 해석의 한계를 넘은 사실상의 조약배제(Treaty Override)에 해당합니다.
3. 대가관계의 부존재: 이 사건 계약은 미국 내에서의 특허 수입·판매 분쟁(특허침해소송)을 해결하기 위한 것이므로, 사용료의 진정한 실질은 미국 등록 특허권의 미국 내 실시에 대한 대가일 뿐이며 국내 사용에 대한 대가로 해석할 수 없습니다.

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II. 대법원 2026. 4. 9. 선고 2023두54761 판결

대법원 2026. 4. 9. 선고 2023두54761 판결 무형자산 양도 대가의 한미조세협약상 성격 규명 — 사용료소득·자본이득·개인재산 매매소득의 삼자 경계 획정

대법원 2026. 4. 9. 선고 2023두54761 판결은 다국적 기업의 무형자산(Intangible Assets) 양도 대가에 대해 한미 조세조약을 어떻게 해석하고 과세할 것인지를 다룬 기념비적인 판결입니다.

1. 사건의 배경사실 (Background Facts)

당사자: 원고는 미국 법인인 A회사(A Inc.)이며, 피고는 동작세무서장입니다.

기술이전 계약의 체결 (2016년): 원고 A회사는 2016년 10월 12일, 한국의 제약회사인 소외 회사 B와 자신이 연구개발한 간암 표적치료용 화합물 기술 및 노하우 등(이하 '이 사건 노하우 등')에 관한 기술이전계약을 체결하였습니다.

대가의 약정: 계약의 대가로 B사로부터 정액기술료(Lump-sum, 고정 계약금)와 향후 완제의약품 매출액에 연동되는 경상기술료(Running Royalty)를 나누어 지급받기로 약정하였습니다.

세금 납부 및 경정청구: B사는 2016년 11월 10일 원고에게 정액기술료 중 계약금에 해당하는 5억 원(이하 '이 사건 소득')을 지급하면서, 한미 조세조약상 제한세율(15%)을 적용하여 원천징수한 법인세를 세무서에 납부하였습니다. 원고 A회사는 이 소득이 한미 조세조약에 따른 국내원천소득이 아니므로 과세 대상이 아니라고 주장하며 환급을 구하는 경정청구를 하였으나, 세무서가 이를 거부하자 소송을 제기하였습니다.

하급심(원심)의 판단: 서울고등법원(원심)은 이 소득이 자본적 자산의 매각으로 인한 소득에 해당하여 한국에서의 과세가 면제된다고 판단하여 납세자(원고)의 손을 들어주었습니다.

2. 당사자의 주장 (Parties' Arguments)

원고 (미국 A회사)의 주장

1. 이 사건 소득(5억 원)은 무형자산 자체의 양도에 따른 확정적인 고정대가이므로, 생산성이나 사용 여부에 비례해 지급되는 '조건부 변동대가(Contingent Payment)'가 아닙니다. 따라서 한미 조세조약 제14조 제4항 제b호의 사용료소득(Royalty Income)에 해당하지 않습니다.
2. 사용료소득이 아니라면, 이는 한미 조세조약 제16조 제1항에 명시된 '자본적 자산(Capital Asset)'의 처분 소득에 해당하므로 한국에서의 과세가 전면 면제되어야 합니다.

피고 (동작세무서장)의 주장

1. 설령 이 사건 소득이 면세 대상이 되는 자본적 자산의 양도소득처럼 보이더라도, 한미 조세조약 제6조 제9항(원천 판정 일반조항)에 따라 우리나라 국내법(법인세법)을 적용하여 과세할 수 있습니다.
2. 이 사건 노하우 등은 사업에 사용되는 감가상각 대상 자산이므로 조약상 '자본적 자산'에 해당하지 않아 과세 면제 대상이 될 수 없습니다.

3. 사건의 핵심 쟁점 (Key Issues)

1. [사용료소득 여부] 무형자산 양도에 대한 확정적 고정대가(계약금 5억 원)가 한미 조세조약 제14조 제4항 제b호에서 규정하는 사용료소득에 해당하는지 여부.
2. [조약 규정의 우선순위] 조약상 개별 소득 면세 조항(제16조 제1항)이 존재할 때, 원천 판정 일반조항(제6조 제9항)을 내세워 국내법을 우선 적용할 수 있는지 여부.
3. [자본적 자산의 범위] 사업에 사용되는 노하우(Know-how)가 한미 조세조약상 과세가 면제되는 '자본적 자산'의 범주에 포함되는지 여부.

4. 적용 법리 (Applicable Legal Principles)

• 한미 조세조약 제14조 제4항 제b호 (사용료): 무형자산 양도소득 중에서도 대금이 자산의 '생산성, 사용 또는 처분에 상응(contingent on)하여 지급되는 부분'만을 사용료소득으로 취급합니다. 이는 장래의 불확정적인 조건 성취를 전제로 하는 '조건부 변동대가'만을 의미합니다.
• 조약의 해석 기준 (제2조 제2항): 조약에서 정의되지 않은 용어는 달리 문맥에 따르지 않는 한 조세결정국(우리나라)의 국내법에 내포된 의미를 따릅니다. 단, '자본적 자산(Capital Asset)'이라는 용어는 한국 세법에 존재하지 않으므로, 조약 체결 당시(1976년)의 미국 내국세법(IRC)의 일반적인 의미를 문맥상 참고하여 해석해야 합니다.
• 미국 내국세법 제1221조 제2호 (자본적 자산의 제외): 조약 체결 당시 미국 세법에 따르면 '사업 또는 영업에 사용되는 재산으로서 감가상각(Depreciation) 공제가 허용되는 재산'은 자본적 자산에서 제외됩니다.

5. 대법원의 판단 (Supreme Court's Decision)

대법원은 원고의 청구를 인용하여 과세를 면제한 원심판결을 파기하고 사건을 서울고등법원에 환송하였습니다.

1. 정액기술료는 사용료소득이 아님 (원심 유지): 이 사건 5억 원은 노하우의 매각 대가로 수취한 확정적인 고정대가일 뿐, 매출액의 일정 비율과 같은 '조건부 변동대가'가 아니므로 한미 조세조약상 사용료소득에 해당하지 않습니다.
2. 조약 개별 조항의 우선 적용 (원심 유지): 이 사건 소득이 자본적 자산의 양도소득에 해당하는 경우 면세 규정인 제16조 제1항이 우선적으로 적용되는 것이며, 곧바로 일반 원천 조항인 제6조 제9항을 적용하여 국내법에 따라 원천징수 여부를 결정할 수 없습니다.
3. 노하우는 '자본적 자산'이 아니므로 과세 면제 대상이 아님 (원심 파기): 노하우 및 기술정보가 시간 경과나 진부화에 따라 감가상각 공제가 허용되는 재산임을 확인하였습니다. 따라서 조약 체결 당시 미국 세법의 문맥에 비추어 볼 때, 사업에 사용되는 노하우는 한미 조세조약 제16조 제1항의 '자본적 자산' 범위에서 제외되므로 과세 면제 혜택을 적용받을 수 없습니다.
4. 최종 과세 여부는 '매각 장소'에 따라 판단 (추가 심리 지시): 대법원은 이 사건 노하우 등이 조약 제6조 제7항의 '무형의 개인재산(Personal Property)'에 포함될 여지가 있음을 지적하였습니다. 만약 무형의 개인재산에 해당한다면, 이 소득은 그 자산이 '매각된 장소'를 원천으로 취급하므로, 환송 후 원심(고등법원)에서 이 사건 노하우의 매각 장소를 우리나라로 볼 수 있는지 추가로 심리하여 최종 과세 여부를 판단하도록 명령하였습니다.

💡 2023두54761 판결이 기업 실무에 주는 시사점
이번 판결은 다국적 기업들이 IP 이전(라이선스 아웃) 계약을 설계할 때 대가 지급 구조를 어떻게 짜느냐에 따라 세무상 취급이 극적으로 달라질 수 있음을 명백히 보여주었습니다. 특히 고정 계약금(Lump-sum)을 수취할 때 무조건 '자본이득'으로 분류되어 면세될 것이라 안심해서는 안 되며, 자산의 상각 여부와 실질적인 '자산의 매각 장소(계약 체결지 및 권리 이전 지점)'를 꼼꼼히 관리해야 합니다.

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III. 대법원의 2025년 및 2026년 두 판결에 대한 평석과 시사점

1. 서론

대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 전원합의체 판결과 그 법리를 무형자산 양도거래에 적용·구체화한 대법원 2026. 4. 9. 선고 2023두54761 판결은 다국적 기업의 무형자산 거래와 크로스보더 조세 실무에 중대한 전환을 가져온 판결들이다.

2021두59908 전원합의체 판결은 국내에 등록되지 않은 외국 특허라 하더라도 그 특허에 구현된 기술이 국내의 제조·생산 등에 이용되었다면, 그 대가로 지급된 사용료가 한미조세협약상 국내원천소득에 해당할 수 있다고 판단하였다. 대법원은 한미조세협약이 특허의 "사용"을 별도로 정의하고 있지 않으므로, 협약 제2조 제2항에 따라 우리나라 세법을 기준으로 그 의미를 해석하여야 한다고 보았다. 이에 따라 구 법인세법상 "사용"은 특허권 자체의 사용이 아니라 특허기술의 사용을 의미한다고 판단하였다.

이는 특허권 속지주의를 근거로 국내에 등록되지 않은 외국 특허의 국내 사용을 부정하였던 종전 대법원 판례를 변경한 것이다. 구체적으로는 특허가 국내에 등록되어 있는지라는 형식적 권리 상태보다, 특허발명에 관한 제조방법·도면·기술정보 등 특허기술이 국내의 제조·생산 과정에서 실질적으로 이용되었는지를 기준으로 사용료소득의 원천을 판단하여야 한다는 원칙을 제시하였다.

이러한 판단은 특허기술의 사실상 사용이라는 경제적 실질을 중시하였다는 점에서, 무형자산으로부터 발생하는 이익을 실질적인 가치 창출 활동과 연계하려는 OECD의 BEPS Actions 8-10과 일정 부분 문제의식을 공유한다고 평가할 수 있다. OECD의 BEPS Actions 8-10은 무형자산, 위험 및 자본과 관련한 이전가격 결과가 실질적인 가치 창출과 부합하도록 하는 것을 주요 목표로 한다.

다만 이러한 유사성만으로 전원합의체 판결이 곧바로 OECD의 DEMPE(Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation) 프레임워크를 채택하거나 적용하였다고 평가하는 것은 신중할 필요가 있다. DEMPE는 무형자산의 개발·향상·유지·보호·활용과 관련된 기능, 자산 및 위험을 분석하여 특수관계기업 간 이익의 귀속과 정상가격을 판단하기 위한 이전가격 프레임워크이다. 반면 2021두59908 판결의 직접적인 쟁점은 특수관계기업 간 정상가격 산정이나 무형자산 이익의 귀속이 아니라, 국내 미등록 외국 특허와 관련하여 지급된 사용료가 한미조세협약상 국내원천소득에 해당하는지 여부였다. 따라서 양자의 관계는 동일한 법리를 적용한 것이라기보다, 권리의 형식보다 경제적 이용과 실질을 중시한다는 점에서 나타나는 방향성의 유사성으로 이해하는 것이 타당하다.

후속 판결인 2023두54761 판결은 국내 미등록 특허권과 노하우에 관한 권리의 양도대가가 한미조세협약상 사용료소득에 해당하는지를 다루었다. 대법원은 특허권과 노하우에 관한 권리 자체가 양도되어 양도인이 더 이상 해당 권리를 보유하거나 사용할 수 없게 된 경우, 그 양도대가는 한미조세협약 제14조 제4항 제b호에서 정한 사용료소득에 해당하지 않는다고 판단하였다. 아울러 한미조세협약상 개별 소득조항과 소득원천에 관한 일반조항의 적용 관계, 사업에 사용되는 노하우가 자본적 자산에 포함되는지 여부 등에 관하여도 판단하였다.

두 판결은 무형자산 거래에 붙여진 계약의 명칭만으로 소득의 성격과 원천지를 판단해서는 안 되며, 계약에 따라 당사자 사이에 실제로 이전되거나 허용된 권리의 내용과 대가의 경제적 실질을 구체적으로 살펴야 한다는 방향을 제시한다. 라이선스와 양도, 특허권과 노하우, 사용료와 자산양도대가는 서로 구별되어야 하며, 각각의 거래구조에 따라 원천징수 및 과세관계도 달라질 수 있다.

특허법적 비판 — 특허권의 '사용'과 특허기술의 '사용' 구별

다만 2021두59908 전원합의체 판결에 대해서는 특허법상 특허권의 본질과 조세법상 "사용" 개념의 관계를 충분히 정교하게 구분하였는지에 관한 비판이 제기될 수 있다.

특허권은 특허권자에게 자신의 발명을 적극적으로 실시할 수 있는 일반적·포괄적 권원을 부여하는 권리라기보다, 일정한 범위에서 제3자의 무단 실시를 배제할 수 있도록 하는 배타적·금지적 권리(Negative Right)이다. 특허권자가 특허를 보유하고 있다고 하더라도 선행 특허, 규제법령 또는 제3자의 권리로 인하여 해당 발명을 적법하게 실시하지 못할 수 있다는 점에서도, 특허권은 발명을 적극적으로 실시할 수 있는 완전한 자유를 보장하는 권리와 구별된다.

이러한 관점에서 특허 라이선스는 특허권자가 라이선시에게 존재하지 않던 적극적 실시권능을 새롭게 창설해 주는 행위라기보다, 약정된 지역·기간·제품 및 실시행위의 범위에서 특허권을 행사하지 않거나 침해책임을 묻지 않겠다는 허락, 면책 또는 부제소 약정(Covenant Not to Sue)의 성격을 가진다고 설명할 수 있다. 다만 전용실시권이나 법정실시권과 같이 법률상 별도의 권리로 구성되는 경우도 있으므로, 모든 특허 라이선스를 단순한 부제소 약정으로만 환원하는 것 역시 적절하지 않다.

그렇다면 특허권의 "사용"과 특허에 기재된 기술의 "사용"은 개념적으로 구별할 필요가 있다. 전자는 특허권에 기초한 배타권의 행사·허락·처분과 관련된 법적 개념인 반면, 후자는 제품의 제조·생산·판매 과정에서 발명의 기술적 사상이나 정보를 경제적으로 이용하는 사실적 개념이다.

전원합의체 다수의견은 한미조세협약과 구 법인세법의 해석상 후자의 의미를 중심으로 특허의 "사용"을 파악하였다. 그러나 특허권이 존재하지 않는 국내에서 외국 특허기술이 이용되었다는 사정만으로 외국 특허권이 국내에서 "사용"되었다고 평가할 수 있는지, 그리고 이러한 해석이 한미조세협약상 특허의 "사용 또는 사용할 권리"라는 문언 및 특허권 속지주의와 충분히 조화를 이루는지에 대해서는 여전히 검토할 여지가 있다. 이러한 점에서는 특허권과 특허기술을 구별하여야 한다고 본 전원합의체 반대의견의 문제 제기에 공감할 부분이 적지 않다.

아울러 특허 라이선스 로열티, 특허침해에 대한 손해배상금이나 화해금, 기술이전료, 노하우 사용료 및 상표·브랜드 로열티는 각각 법적 발생 원인과 경제적 기능이 다르다. 특히 화해계약에 따라 지급되는 금액은 과거 특허침해로 발생한 손해의 배상인지, 장래의 특허실시를 허용하는 대가인지, 특허침해 책임의 면제나 부제소 약정의 대가인지, 또는 특허권·노하우 자체의 양도대가인지에 따라 조세법상 소득의 성격과 원천지가 달라질 수 있다. 하나의 화해금에 이러한 성격의 대가가 혼재되어 있다면, 계약서의 명칭이나 일괄 지급방식에 의존할 것이 아니라 각 지급원인을 합리적으로 구분하고 배분하여야 한다.

따라서 특허 로열티, 손해배상금, 합의금, 기술이전료, 노하우 사용료 및 브랜드 로열티를 단순히 "무형자산 사용의 대가"라는 동일한 평면에 놓고 획일적으로 판단해서는 안 된다. 계약에 따라 이전된 권리가 무엇인지, 지급자가 어떠한 법적·경제적 이익을 취득하였는지, 대가가 과거의 행위와 장래의 행위 중 무엇에 대응하는지, 기술정보와 특허권이 일체로 제공되었는지 등을 구체적으로 구분하여 판단할 필요가 있다.

이러한 특허법적 비판과 국제조세법상 특허 "사용" 개념의 한계는 추후 별도로 다루기로 한다. 본 편에서는 우선 두 판결이 다국적 기업의 특허·노하우 거래에 던지는 핵심 시사점과 기업이 앞으로 해결해야 할 계약상·세무상·법률상 실무 과제를 중심으로 살펴본다.

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2. 두 판결이 기업들에게 남긴 핵심 시사점

① 법적 형식(등록 여부)에서 '경제적 실질(실질적 기술 사용)'로의 대전환

과거 33년간 한국 세무 실무와 법원은 특허 속지주의 원칙에 따라 "국내에 등록되지 않은 특허는 국내에서 사용될 수 없으므로 원천징수할 수 없다"는 비과세 관행을 유지해 왔습니다. 그러나 2021두59908 전원합의체 판결은 이를 전면 폐기하고, 세법상 특허의 사용은 권리의 형식적 등록 여부가 아니라 제조방법, 도면, 정보 등 '특허기술' 자체가 국내 제조·생산 공정에서 사실상 사용되었는지(De facto use)를 기준으로 판단해야 한다는 원칙을 확립했습니다. 이는 실질 가치 창출(Value Creation)을 중시하는 BEPS Action 8-10(DEMPE 프레임워크)과 방향성을 같이하는 세무 패러다임의 변화를 의미합니다.

② 무형자산 거래 대가의 성격 규명 기준 구체화 (고정대가 vs. 변동대가)

2023두54761 판결은 미국 법인이 국내 제약사에 노하우와 미등록 특허를 이전하면서 받은 5억 원의 정액기술료(고정 계약금)의 세무상 지위를 명확히 정리했습니다.

• 사용료(로열티) 불인정: 한미 조세협약상 무형자산 양도소득이 사용료가 되려면 생산성, 사용, 처분에 상응하여 지급되는 '조건부 변동대가'여야 하므로, 확정적 고정대가는 사용료 소득이 아닙니다.
• 자본이득(면세) 불인정: 사업에 사용되고 감가상각 공제가 허용되는 기술 노하우는 조약 체결 당시 미국 세법 문맥상 '자본적 자산(Capital Asset)' 범위에서 제외되므로 자본이득 면세 혜택을 받을 수 없습니다.
• 개인재산 매매소득 판정: 이 고정대가는 '무형의 개인재산 매매 소득'에 해당할 여지가 크며, 이 경우 자산이 실질적으로 '매각된 장소(장소적 원천)'가 어디냐에 따라 과세 여부가 판가름 납니다.

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3. 남은 실무 및 법률 과제

① 국내외 사용분의 합리적 안분(Allocation)과 입증책임 전환 방어

글로벌 라이선스 계약을 통해 통합 로열티를 지급하거나, 국내에서 기술을 사용해 제조한 완제품을 다시 국외로 판매하는 하이브리드 비즈니스의 경우 안분 계산(Allocation)이 세무 조사의 최대 격전지가 될 것입니다.

• 입증책임의 전환: 대법원 전원합의체 보충의견 및 후속 법리에 따르면, 과세관청이 특허기술의 '국내 관련성(사실상 사용 사정)'을 일부라도 증명하면 전체 로열티가 국내원천소득으로 사실상 추정됩니다. 사용료 중 일부가 국외 사용분에 상응하는 비과세 소득이라는 점을 합리적 안분 산식으로 나누어 증명해야 하는 입증 책임은 납세자(기업)에게 고스란히 전가됩니다.
• 따라서 기업은 매출액 비중, 생산량 비중, 제품군 비중, 또는 기술 기여도 등 객관적인 안분 기준을 정립해야 합니다.

② 라이선스 및 자산거래 계약 구조의 전면 재설계

과거 계약서에 의존하던 관행에서 벗어나 세무 방어를 위한 계약 체결 방식의 고도화가 필수적입니다.

• 원천징수세(WHT) 공제 및 Gross-up 조항 조율: 원천징수 조항을 누락한 채 해외 권리권자에게 사용료를 전액 송금(Net 방식)했다가 추후 세무조사로 과세당국에 추징당하면 가산세를 포함한 세금 부담을 국내 기업이 독박 쓸 위험이 있습니다. 따라서 세액공제 협조 및 원천징수 부담 주체를 사전에 정교하게 조율해야 합니다.
• 고정-변동 대가의 계약서상 물리적 분리: 기술 양도 계약 체결 시 2023두54761 판결 법리에 맞춰 '확정 정액 계약금'과 '매출 연동 경상기술료' 조항을 명확히 구분 기재하고, 계약 체결지 및 권리 이전 지점(매각 장소)을 철저히 한국 외의 장소로 관리해야 합니다.

③ 철저한 사실상 사용(De facto use) 관련 실체적 증빙 아카이빙

NPE(특허관리전문회사) 등으로부터 라이선스를 얻은 경우 기술 지원을 기대하기 어렵기 때문에 더욱 정교한 증빙이 필요합니다. 대상 기술이 실제로 어떤 부품 및 공정에 기여했는지 입증하기 위해 제품군별 BOM(부품명세서, Bill of Materials), 공정도, 기술 기여도 설명서, R&D 회의록 및 내부 기술 사용 보고서를 상시 보관해야 합니다. 이를 게을리하면 사후 원천징수세 환급을 구하는 경정청구는 기각될 수밖에 없습니다.

④ 관세-이전가격(TP-Customs Valuation) 간의 상충 리스크 방지

해외 모자회사 간 핵심 부품 공급 계약(Model B)과 별도 기술 라이선스 계약(Model D)을 병행하는 제조업 구조의 경우 관세청의 기습적인 사후 권리사용료 가산세 부과 리스크가 증폭됩니다.

관세당국은 별도로 지급되는 특허 기술료가 수입 부품을 사기 위한 '거래조건(Condition of Sale)'이라고 판단하면 관세를 추가 추징하려 합니다. 따라서 부품 수입 단가와 기술료의 경제적 기능을 정교하게 이원화하고, APA(사전가격승인제도, Advance Pricing Agreement)와 ACVA(관세평가 사전심사, Advance Customs Valuation Arrangement)를 선제적으로 동시에 패키지화하여 확보하는 일원화된 방어가 요구됩니다.

⑤ 2019년 개정 법인세법과의 해석 조화 및 침해소송 합의금 처리 과제

대법원의 사법적 판단 외에도, 입법적으로 대응하여 신설된 2019년 개정 법인세법(2020. 1. 1. 이후 지급분 적용)과의 정합성 관리를 지속해야 합니다.

개정안은 미등록 특허 침해로 지급하는 손해배상금 중 국내 실질 사용과 관련된 부분을 국내원천 기타소득으로 과세하도록 규정했습니다. 그러나 손해배상금 중 일실이익 상당액이나 징벌적 배상금(Punitive Damages) 등 사용료 조항(Art. 12)에 속하지 않는 소득 구분을 조세조약 제6조 제9항(기타소득)을 통해 한국이 적법하게 과세권을 행사할 수 있는지에 대해서는 추가적인 법률 해석과 공방이 실무상 계속될 것입니다.

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