미국 특허소송에서 피고의 진짜 승부처, Discovery
― 무엇을 지키고, 무엇을 공개하며, 무엇으로 반격할 것인가
미국 특허침해소송에서 피고 기업의 Discovery는
원고의 자료요구에 수동적으로 대응하는 절차가 아니다.
제품의 설계와 작동자료, 매출과 재무정보를 공개해야 하는 동시에,
원고의 특허 권원과 침해주장, 특허 유효성 및 손해배상 논리를 공격해야 한다.
결국 Discovery는 피고가 비침해와 무효라는 방어논리를
실제 증거로 만들어 가는 과정이다.
미국에서 특허침해소송을 당한 기업이라면
가장 먼저 이런 생각을 하기 쉽다.
“우리 제품이 정말 이 특허를 침해하는가?”
물론 가장 중요한 질문이다.
하지만 소장이 도착한 순간 기업이 실제로 직면하는 문제는 훨씬 넓다.
누구의 이메일을 보존해야 하는가.
어떤 설계도면과 소스코드가 Discovery 대상이 되는가.
매출과 이익자료는 어디까지 공개해야 하는가.
엔지니어가 과거에 원고 특허를 검토한 기록은 없는가.
누가 Rule 30(b)(6) 증인으로 나가야 하는가.
그리고 동시에 질문해야 한다.
“원고의 특허는 정말 유효한가?”
피고에게 Discovery는 방어만 하는 절차가 아니다.
자신의 기술과 사업자료를 적절히 관리하면서
상대방 특허의 약점을 찾아 반격하는 과정이다.
1. 소장을 받았다면 먼저 ‘삭제’를 멈춰야 한다
특허침해소장을 받거나 소송을 합리적으로 예상할 수 있는 상황이 되면
기업이 가장 먼저 해야 할 일 가운데 하나는
관련 자료가 사라지지 않도록 보존체계를 갖추는 것이다.
실무에서 말하는 Litigation Hold다.
특허사건에서는 그 범위가 생각보다 넓을 수 있다.
침해 주장 제품의 연구개발 담당자와 설계 엔지니어뿐 아니라
제조, 영업, 마케팅, 재무 담당자도 관련 자료를 가지고 있을 수 있다.
문제는 종이문서만이 아니다.
이메일, 서버 파일, 설계자료, 기술문서와 같은
전자저장정보(Electronically Stored Information, ESI)도
Discovery의 중요한 대상이 된다.
피고가 기억해야 할 첫 번째 원칙
Discovery 대응의 첫 단계는
상대방의 특허를 무효화할 선행기술을 찾는 것이 아니라,
먼저 우리 회사의 증거가 사라지지 않도록 하는 것이다.
2. Discovery가 시작되면 제품의 ‘속’이 보이기 시작한다
특허권자는 소송을 제기하기 전까지
피고 제품의 내부를 완전히 알지 못하는 경우가 많다.
시중 제품을 구입해 분석할 수 있고,
사용설명서와 공개된 기술자료를 조사할 수도 있다.
하지만 실제 설계명세서, 내부 회로도, 제조공정,
개발자료와 소스코드까지 외부에서 확인하기는 어렵다.
Discovery가 시작되면 상황이 달라진다.
원고는 침해주장을 입증하기 위해
피고 제품의 구조와 작동방식, 설계자료, 제조공정,
성능자료 및 연구개발 기록 등을 요구할 수 있다.
피고 입장에서는 바로 이 지점부터
기술적 비밀을 보호하면서도
소송상 필요한 자료는 적법하게 개시해야 하는
어려운 균형 문제가 시작된다.
피고에게 Discovery가 어려운 이유
특허침해 여부를 가장 정확하게 보여주는 자료는
대개 기업이 가장 공개하고 싶지 않은 자료이기도 하다.
설계도면, 제조공정, 소스코드와 개발기록이 대표적이다.
3. 그렇다고 영업비밀을 세상에 공개하는 것은 아니다
Discovery 대상이라고 해서 기업의 기밀자료가
곧바로 일반에 공개되는 것은 아니다.
특허소송에서는 민감한 기술·사업정보를 다루기 때문에
Protective Order가 중요한 역할을 한다.
사건과 법원의 명령에 따라 접근할 수 있는 사람,
자료의 사용 목적과 보관·반환 방법 등이 제한될 수 있다.
소스코드처럼 특히 민감한 자료에는
더 엄격한 열람조건이 설정되는 경우도 있다.
특정 장소 또는 통제된 환경에서 열람하도록 하거나,
복사·반출과 접근자를 제한하는 방식이 사용될 수 있다.
따라서 소스코드 개시는
“파일을 상대방에게 넘긴다”는 식으로 단순화해서는 안 된다.
구체적인 제공 방식은 해당 사건의 Protective Order와
Discovery Order에 따라 달라질 수 있다.
4. 피고의 Discovery에는 세 개의 전선이 있다
피고는 방어만 해서는 안 된다.
Discovery를 이용하여 원고의 사건 자체도 공격해야 한다.
① 비침해(Noninfringement)
피고 제품이 청구항의 모든 구성요소를 충족하는지를 공격한다.
② 무효(Invalidity)
선행기술과 기타 무효사유를 통해 계쟁 청구항의 유효성을 공격한다.
③ 원고의 권원·구제수단 공격
Chain of Title, 라이선스, 손해배상 산정과 금지청구의 근거 등을 검토한다.
이 세 전선은 서로 독립되어 있지 않다.
좋은 Discovery 전략은 처음부터 이 세 가지를 연결한다.
5. 첫 번째 반격 ― “우리 제품에는 그 구성요소가 없다”
비침해 주장의 출발점은 청구항이다.
특허침해가 인정되려면 적용되는 침해법리에 따라
청구항의 각 구성요소가 피고 제품 또는 방법에서 충족되는지가 문제된다.
따라서 피고는 원고가 제시한 Claim Chart를
구성요소별로 분해하여 검토해야 한다.
핵심은 막연하게
“우리 제품은 다르다”고 주장하는 것이 아니다.
비침해 분석의 핵심 질문“어느 청구항의 어느 구성요소가
우리 제품의 어디에 존재하지 않는가?”
문언침해뿐 아니라 원고가 균등론
(Doctrine of Equivalents)을 주장할 가능성도 검토해야 한다.
결국 설계도면, 회로도, 제조공정과 소스코드는
원고에게는 침해를 입증하는 자료지만,
동시에 피고에게는 특정 청구항 구성요소가 존재하지 않는다는 사실을
보여주는 가장 강력한 비침해 증거가 될 수도 있다.
6. 두 번째 반격 ― “그 특허는 애초에 유효한가?”
비침해와 함께 피고가 구축하는 또 하나의 핵심 방어축은
특허의 무효다.
피고는 선행특허와 간행물뿐 아니라
사건의 사실관계와 적용법에 따라
출원 전 공개, 사용 또는 판매와 관련된 자료 등을 조사할 수 있다.
선행기술을 찾았다고 끝나는 것도 아니다.
어떤 선행기술이 어느 청구항을 공격하는지,
청구항의 각 구성요소가 선행기술의 어디에 개시되어 있는지,
복수 문헌을 결합한다면 어떠한 근거로 그 결합을 주장하는지를
구체적으로 정리해야 한다.
특허사건에서 흔히 말하는
Invalidity Contentions와 이에 수반되는
Prior Art Claim Chart가 중요한 이유다.
7. 무효 공격은 §102와 §103만의 문제가 아니다
피고의 무효 전략을 선행기술 검색으로만 이해하면 충분하지 않다.
사건에 따라 35 U.S.C. § 101의 특허적격성,
§ 102의 신규성, § 103의 비자명성,
§ 112의 기재요건과 명확성 등 여러 쟁점이 검토될 수 있다.
따라서 피고의 Invalidity Contentions는
“선행기술 몇 건을 찾아 제출하는 문서”가 아니라
특허의 유효성을 어떤 법적·기술적 논리로 공격할 것인지
구조화하는 방어설계도에 가깝다.
8. 피고도 원고의 내부를 들여다본다
Discovery의 화살표는 양방향이다.
원고가 피고의 제품과 매출자료를 요구한다면,
피고 역시 원고의 특허와 사업에 관한 자료를 요구할 수 있다.
우선 살펴볼 것은 특허의 권원이다.
특허가 누구에게서 누구에게 이전되었는지,
양도계약과 라이선스의 내용은 무엇인지,
원고가 해당 특허에 관하여 주장하는 권리를 실제로 보유하고 있는지 등이
쟁점과 관련되는 범위에서 검토될 수 있다.
발명의 역사도 중요하다.
발명의 착상과 개발과정, 연구·실험기록,
출원 전 공개나 판매와 관련된 자료 등이
무효 또는 다른 방어논리와 연결될 수 있다.
손해배상 주장 역시 공격 대상이다.
원고가 일실이익을 주장한다면
시장에 비침해 대체품(Noninfringing Alternatives)이 있었는지,
원고에게 수요를 충족할 생산·판매능력이 있었는지 등이
쟁점이 될 수 있다.
합리적 로열티가 문제라면
기존 라이선스 계약과 실제 로열티 자료가 중요해질 수 있다.
9. Written Discovery ― 문서와 답변이 방어논리를 고정한다
Rule 34의 Request for Production과
Rule 33의 Interrogatories는 피고에게도 중요한 Discovery 절차다.
피고는 관련성과 비례성 등의 적용 기준에 따라
제품 설계·구조·제조공정 자료와
매출, 판매수량, 비용 및 이익 등
손해배상과 관련된 자료를 제출해야 할 수 있다.
Interrogatories에서는 비침해 논리,
무효 주장의 사실적 근거,
선행기술 및 손해배상 관련 쟁점 등에 관하여
서면으로 답변하게 된다.
이 단계가 중요한 이유는
답변이 이후 Deposition과 전문가 보고서,
Summary Judgment 및 Trial에서
계속 검증될 수 있기 때문이다.
10. Privilege는 ‘불리한 문서를 숨기는 제도’가 아니다
Discovery 대상 자료 가운데에는
Attorney-Client Privilege 또는 Work-Product Doctrine의
보호를 받을 수 있는 자료가 존재한다.
그러나 단순히 변호사가 이메일에 포함되어 있다는 이유만으로
모든 자료가 자동으로 보호되는 것은 아니다.
보호 여부는 해당 커뮤니케이션의 성격과 목적,
적용되는 법리에 따라 판단해야 한다.
특권을 이유로 자료를 제출하지 않는 경우에는
사건의 Discovery 절차에 따라 Privilege Log가 요구될 수 있다.
특허침해 위험을 검토한 사내·외 변호사 의견,
엔지니어와 변호사 사이의 커뮤니케이션은
고의침해 주장이나 Advice of Counsel 문제와 연결될 가능성이 있으므로
특히 신중하게 관리할 필요가 있다.
11. 문서보다 위험할 수 있는 Rule 30(b)(6) Deposition
기업 피고에게 Rule 30(b)(6) Deposition은
Discovery에서 특히 중요한 단계다.
원고가 적절한 범위에서 신문주제를 특정하면,
회사는 그 주제에 관하여 조직을 대표해 증언할
한 명 이상의 증인을 지정한다.
여기에서 흔한 오해가 있다.
그 주제를 개인적으로 가장 많이 아는 사람을
단순히 지정하면 된다고 생각하는 것이다.
그러나 Rule 30(b)(6) 증인은 개인 자격의 사실증인과 성격이 다르다.
회사는 지정된 사항에 관하여
합리적으로 이용 가능한 정보를 조사하고
증인이 조직의 지식을 적절하게 설명할 수 있도록 준비해야 한다.
Rule 30(b)(6)의 핵심
증인이 기억하는 것만 말하는 자리가 아니라,
회사가 알고 있는 것을 회사의 입장에서 증언하는 절차라는 점에
특별한 주의가 필요하다.
제품의 설계와 작동방식,
매출과 재무자료,
특허 또는 선행기술에 관한 인지 등은
특허사건에서 중요한 신문주제가 될 수 있다.
12. 전문가 Discovery에서 방어논리가 하나의 체계가 된다
Discovery 후반부에 이르면
비침해와 무효 논리는 전문가 분석으로 구체화된다.
기술 전문가는 피고 제품과 청구항을 비교하여 비침해 의견을 제시하고,
선행기술과 청구항을 분석하여 무효 주장을 뒷받침할 수 있다.
손해배상 전문가는 원고가 주장하는 일실이익이나
합리적 로열티의 전제와 계산을 검토한다.
비침해 대체품, 특허기술의 경제적 기여도,
라이선스 자료 등도 쟁점에 따라 분석대상이 될 수 있다.
전문가 보고서가 제출된 뒤에는
상대방이 전문가를 Deposition한다.
따라서 보고서의 가정과 데이터,
분석방법과 결론은 다시 공격받는다.
이 단계에서 기술팀, 법률팀, 손해배상 전문가가
서로 다른 사실관계를 전제로 하고 있다면
소송 전체의 일관성이 흔들릴 수 있다.
13. Discovery의 끝에서 Trial의 모습이 보인다
Discovery가 마무리되고 Trial이 가까워지면
Rule 26(a)(3)에 따른 Pretrial Disclosures 등
재판 준비 절차가 이어진다.
원고가 어떤 증인을 세울 것인지,
피고가 어떤 증인을 부를 것인지,
어떤 Deposition 증언과 서증을 Trial에서 사용할 것인지가
구체적으로 드러나기 시작한다.
특허 무효를 Trial에서 주장하는 경우에는
35 U.S.C. § 282에 따른 통지 문제도 함께 검토해야 한다.
미국 특허소송을 처음 경험하는 기업은
Discovery 대응을 문서제출의 문제로 생각하기 쉽다.
“어디까지 제출해야 하는가.”
“이 문서는 안 내도 되는가.”
“소스코드를 꼭 보여줘야 하는가.”
물론 모두 중요한 질문이다.
그러나 이것만으로는 좋은 Discovery 전략이 되기 어렵다.
피고가 공개하는 제품자료는
원고에게 침해 증거가 될 수도 있지만
반대로 피고의 비침해를 보여주는 증거가 될 수도 있다.
피고가 찾아낸 선행기술은
특허를 무효화하는 공격수단이 될 수 있다.
원고에게서 확보한 발명기록과 라이선스,
손해배상 자료는
원고의 특허 유효성이나 구제범위를 공격하는 자료가 될 수 있다.
따라서 Discovery 대응의 목표는
자료를 최대한 적게 내는 것이 아니다.
보호할 것은 적법하게 보호하고,
공개해야 할 것은 일관성 있게 관리하며,
확보한 증거를 비침해·무효·손해배상 방어라는
하나의 소송전략으로 연결하는 것이 핵심이다.
칼럼의 결론
미국 특허소송에서 피고의 Discovery는
수동적인 방어절차가 아니다.
기업의 기술과 사업자료를 보호하면서
원고의 침해주장과 특허 유효성,
손해배상 논리를 동시에 시험하는 과정이다.
그래서 피고가 던져야 할 질문도
“어떻게 하면 자료를 덜 제출할 수 있을까?”에서
끝나서는 안 된다.
“무엇을 반드시 보존해야 하는가.
무엇을 적법하게 보호할 수 있는가.
무엇을 공개해야 하는가.
그리고 그 증거를 어떻게 비침해와 무효의 논리로 바꿀 것인가.”
이 네 가지 질문을 소송 초기부터 함께 관리할 때
Discovery는 부담스러운 자료제출 절차를 넘어
피고의 가장 중요한 방어수단이 된다.
※ 이 글은 미국 특허침해소송에서 피고가 경험하는 Discovery의 전체 구조를
이해하기 위한 일반적인 실무 설명이다.
구체적인 Discovery 범위와 제출기한,
Infringement·Invalidity·Noninfringement Contentions,
소스코드 열람 및 기밀자료의 취급방식 등은
해당 연방법원의 Local Rules와 Patent Local Rules,
담당 판사의 Standing Order, Scheduling Order,
Discovery Order 및 Protective Order 등에 따라 달라질 수 있다.
미국 특허소송의 진짜 승부처, Discovery
― 특허권자는 무엇을 요구하고 무엇을 내놓아야 하는가
미국 특허침해소송에서 Discovery는 단순히 피고의 자료를 받아내는 절차가 아니다.
특허권자가 상대방의 제품 구조와 매출자료를 들여다보는 만큼,
자신의 발명 과정, 특허 권원, 라이선스, 손해배상 자료와 증인도
상대방의 검증대에 올라간다. 그래서 Discovery는 소송의 준비단계가 아니라
소송의 실질적인 승패가 형성되는 과정이라고 할 수 있다.
특허권자가 미국에서 특허침해소송을 제기한다고 가정해 보자.
가장 먼저 떠오르는 것은 피고의 설계도면, 소스코드, 매출자료를 확보하는 일일 것이다.
물론 중요하다. 그러나 여기에는 반대 방향의 화살표도 있다.
피고 역시 특허권자의 발명노트, 출원 전 공개와 판매,
라이선스 계약, 손해배상 자료, 발명자의 증언까지 들여다볼 수 있다.
미국의 Discovery가 무서운 이유는 바로 이 양방향성에 있다.
1. Discovery는 소장을 제출한 뒤 시작되는 것이 아니다
특허소송을 준비하면서 가장 먼저 생각해야 할 것은
상대방에게 어떤 자료를 요구할 것인가가 아니다.
오히려 먼저 해야 할 일은 내 자료를 보존하는 것이다.
소송이 합리적으로 예상되는 시점에 이르면
관련 문서와 전자저장정보(Electronically Stored Information, ESI)를
보존해야 할 의무가 문제될 수 있다.
실무에서 흔히 말하는 Litigation Hold가 여기에서 출발한다.
발명자만 대상이 되는 것도 아니다.
연구개발 담당자, 특허업무 담당자, 영업·재무 담당자 등
사건과 관련된 자료를 보유하고 있을 가능성이 있는
핵심 보관자(Custodians)를 식별해야 한다.
이메일, 연구기록, 설계자료, 계약서와 재무자료가
통상적인 문서 삭제 정책에 따라 사라지지 않도록 관리할 필요가 있다.
특허권자가 기억해야 할 첫 번째 원칙
Discovery 전략의 출발점은 상대방 자료의 확보가 아니라
자신의 증거를 온전하게 보존하는 것이다.
2. 초기 단계부터 자신의 사건을 설명할 준비가 필요하다
미국 연방민사소송에서는 Rule 26을 중심으로
초기 단계부터 일정한 정보의 공개와 Discovery 계획이 이루어진다.
특허사건에서는 여기에 각 법원의 Patent Local Rules,
Scheduling Order 또는 Case Management Order가 더해질 수 있다.
특허권자 입장에서는 자신이 누구의 증언에 의존할 것인지,
어떤 자료로 침해와 손해를 입증할 것인지,
어떤 특허와 제품이 사건의 대상인지 등을 일찍부터 체계화해야 한다.
여기에서 특히 중요한 것이 특허의 권리관계다.
양도계약과 라이선스 계약, 특허권의 이전 경위 등
Chain of Title에 문제가 있다면 단순한 Discovery 문제가 아니라
원고적격이나 손해배상 범위와 연결될 수 있기 때문이다.
3. 특허소송의 핵심 문서, Infringement Contentions와 Claim Chart
특허침해소송에서 원고가 결국 설명해야 하는 질문은 단순하다.
“피고 제품의 어디가 내 특허청구항의 어느 구성요소를 충족하는가?”
특허침해 주장은 추상적인 유사성만으로 완성되지 않는다.
각 청구항의 구성요소와 피고 제품 또는 방법의 대응관계를
구체적으로 설명할 수 있어야 한다.
이를 구조화한 대표적인 자료가 Claim Chart다.
원고는 침해를 주장하는 청구항을 특정하고,
각 구성요소가 피고 제품이나 방법의 어느 부분에서 구현되는지를 대응시킨다.
문언침해(Literal Infringement)를 주장하는지,
균등론(Doctrine of Equivalents)에 의존하는지도 중요한 문제다.
균등론을 주장한다면 단순히 “실질적으로 같다”고 적는 것으로는 부족하다.
구체적인 사실관계와 적용되는 법리에 맞추어
그 주장의 근거를 설명해야 한다.
이 단계에서 작성된 침해주장은 이후 청구항 해석,
전문가 보고서, Summary Judgment와 Trial까지 이어질 수 있다.
그래서 초기 Claim Chart는 단순한 제출서류가 아니라
소송 전체의 기술적 논리를 설계하는 문서에 가깝다.
[본문 이미지 삽입 위치 ― Patent Claim → Claim Elements → Accused Product의 Claim Chart 개념도]
4. 특허권자가 정말 원하는 것은 피고 내부의 자료다
소송 전에는 특허권자가 피고 제품의 내부 구조를 완전히 알기 어려운 경우가 많다.
외부에서 구입한 제품을 분석하거나 공개된 설명서와 특허문헌을 검토할 수 있지만,
제조공정, 내부 회로, 소스코드, 개발자료까지 접근하기는 쉽지 않다.
Discovery의 가치가 가장 선명하게 드러나는 지점이다.
원고는 사건의 쟁점과 비례성의 범위 안에서
피고 제품의 설계자료, 제조공정, 작동방식,
개발 이력 등에 관한 자료를 요구할 수 있다.
손해배상을 입증하려면 재무정보도 중요하다.
판매수량과 매출액, 가격, 비용과 이익 관련 자료,
라이선스 및 협상자료 등은
일실이익(Lost Profits) 또는 합리적 로열티(Reasonable Royalty)를
산정하는 과정에서 중요한 자료가 될 수 있다.
고의침해를 주장하는 사건이라면 피고가 언제 특허를 알게 되었는지,
특허 또는 특허제품을 어떻게 평가했는지,
Design-around를 검토했는지 등도 쟁점이 될 수 있다.
다만 변호사 의견서 등에는 Attorney-Client Privilege나
관련 waiver 문제가 얽힐 수 있으므로,
단순히 “요구하면 모두 받을 수 있는 자료”라고 이해해서는 안 된다.
5. 그런데 피고도 똑같이 원고의 약점을 찾는다
Discovery의 진짜 부담은 여기에서 시작된다.
원고가 피고에게 광범위한 자료를 요구하면,
피고 역시 원고의 특허와 침해주장을 공격하기 위한 자료를 요구한다.
가장 먼저 검토되는 것 가운데 하나가 특허권의 권원이다.
특허의 양도 경위, 기존 라이선스, 소송 제기 권한 등은
원고가 해당 특허를 실제로 행사할 수 있는지와 관련될 수 있다.
그 다음에는 발명의 역사가 조사 대상이 된다.
발명의 착상과 개발 과정, 연구노트, 실험자료,
출원 전 공개·사용·판매 또는 판매제안과 관련된 자료가 검토될 수 있다.
손해배상을 크게 청구할수록 원고 자신의 사업자료도 중요해진다.
일실이익을 주장한다면 생산능력과 판매자료,
시장상황 및 비침해 대체품(Noninfringing Alternatives)의 존재 등이
쟁점이 될 수 있다.
Discovery의 역설
상대방에게 더 깊이 들어갈수록
상대방도 내 사건의 더 깊은 곳으로 들어온다.
따라서 미국 특허소송을 제기하기 전에는
“상대방에게서 무엇을 받을 것인가”뿐 아니라
“상대방에게 무엇을 보여주게 될 것인가”를 함께 검토해야 한다.
6. Request for Production과 Interrogatories
Discovery의 상당 부분은 서면으로 진행된다.
대표적인 수단이 Rule 34의
Request for Production과
Rule 33의 Interrogatories다.
문서제출요구를 통해 사건과 관련된 문서와 ESI 등을 요구하고,
Interrogatories를 통해 특정 사실이나 주장에 대한
서면 답변을 요구할 수 있다.
특허사건에서는 발명의 완성 과정,
우선권과 관련된 사실,
침해·무효 주장,
손해배상 산정의 사실적 근거 등
다양한 문제가 이러한 서면 Discovery를 통해 구체화된다.
그렇다고 모든 문서를 무제한으로 공개하는 것은 아니다.
Attorney-Client Privilege 또는 Work-Product Doctrine이 적용되는 자료는
적절한 요건 아래 보호될 수 있다.
이 때문에 제출하지 않는 자료의 성격과 특권 주장 근거를
정리한 Privilege Log가 실무적으로 중요해진다.
7. 문서보다 더 어려운 순간, Deposition
문서는 시간을 두고 검토하고 답할 수 있다.
Deposition은 다르다.
상대방 변호사의 질문에 증인이 직접 답하고,
그 증언은 기록으로 남는다.
특허권자 측에서는 발명자, 연구개발 담당자,
특허업무 담당자와 기타 핵심 사실증인이
Deposition 대상이 될 수 있다.
기업에는 Rule 30(b)(6) Deposition이 특히 중요하다.
상대방이 특정 주제를 지정하면,
회사는 해당 주제에 관한 조직의 지식을 대표하여 증언할 사람을 준비해야 한다.
따라서 단순히 “그 업무를 가장 잘 아는 사람”을 데려가는 문제로 끝나지 않는다.
회사가 지정된 주제에 관하여 합리적으로 이용 가능한 정보를 조사하고,
증인이 조직의 입장을 적절히 설명할 수 있도록 준비해야 한다.
이 과정에서 초기 서면, Claim Chart, 이메일,
연구기록 및 과거의 진술 사이에 모순이 있다면
Deposition에서 드러날 가능성이 높다.
8. 전문가 Discovery에서 기술과 손해배상 논리가 완성된다
특허소송은 전문가의 역할이 특히 큰 분야다.
기술 전문가는 침해와 무효 등 기술적 쟁점에 관한 의견을 제시하고,
손해배상 전문가는 일실이익이나 합리적 로열티 등
손해액 산정에 관한 분석을 수행한다.
Rule 26(a)(2)의 적용을 받는 전문가 보고서에는
전문가의 의견뿐 아니라 그 의견의 근거와 사용한 자료 등이
규칙이 요구하는 범위에서 제시된다.
보고서를 제출하면 끝나는 것도 아니다.
상대방은 전문가를 Deposition하고,
분석방법과 가정, 사용한 데이터와 논리의 약점을 공격한다.
이후 사건에 따라 전문가 증언의 허용 여부 자체가
중요한 다툼이 될 수도 있다.
9. Discovery의 끝은 Trial 준비의 시작이다
Discovery가 끝나면 사건은 Trial을 향해 좁혀진다.
Rule 26(a)(3)에 따른 Pretrial Disclosures에서는
Trial에서 제시할 증인과 증언녹취 부분,
서증 등에 관한 정보가 규칙이 정하는 시기에 공개된다.
이 시점이 되면 처음 소장을 제출했을 때의 사건과는 모습이 달라져 있다.
어떤 청구항이 살아남았는지,
어떤 침해이론과 무효이론이 실제 쟁점인지,
어떤 증거와 전문가 의견이 Trial에서 사용될 수 있는지가
상당 부분 구체화되어 있기 때문이다.
미국 특허소송에서 흔히 범하기 쉬운 착각은
“일단 소송을 제기한 뒤 Discovery를 통해 필요한 자료를 찾으면 된다”는 생각이다.
그러나 Discovery는 상대방의 약점을 찾는 과정인 동시에
자신의 특허와 사업, 발명의 역사와 손해배상 논리를
상대방의 검증에 내놓는 과정이다.
따라서 소송 제기 전에는 침해분석만 해서는 부족하다.
특허의 권원은 깨끗한지,
발명과 출원 과정의 기록에는 문제가 없는지,
과거 라이선스가 손해배상 주장과 충돌하지 않는지,
발명자와 임직원의 이메일에는 어떤 내용이 남아 있는지,
손해배상 주장을 실제 재무자료로 뒷받침할 수 있는지까지 살펴볼 필요가 있다.
칼럼의 결론
미국 특허소송에서 Discovery는
상대방에게 증거를 요구하는 단순한 절차가 아니다.
특허권자의 사건 전체를 스트레스 테스트하는 과정에 가깝다.
침해주장이 강하더라도 권리관계에 문제가 있거나,
발명 과정의 기록과 증언이 충돌하거나,
손해배상 이론이 실제 재무자료와 맞지 않는다면
Discovery 과정에서 소송의 약점이 드러날 수 있다.
그래서 미국 특허소송의 Discovery 전략은
“무엇을 요구할 것인가”라는 질문에서 시작해서는 부족하다.
“우리가 상대방에게 요구할 자료는 무엇인가,
그리고 그 대가로 우리의 무엇이 검증대에 올라갈 것인가.”
이 두 질문에 동시에 답할 수 있을 때
비로소 제대로 된 Discovery 전략이 시작된다.
※ 이 글은 미국 특허침해소송의 Discovery 구조를 이해하기 위한 일반적인 실무 설명이다.
구체적인 개시 범위와 제출기한, Infringement/Invalidity Contentions 등의 절차는
해당 연방법원의 Local Rules와 Patent Local Rules, 담당 판사의 Standing Order,
Scheduling Order 및 사건별 명령에 따라 달라질 수 있다.
한국의 일반 민사재판, 특허법원의 심결취소소송, 미국의 Motion Hearing과 Trial은
모두 법원이 분쟁을 심리하는 절차이지만, 쟁점을 정리하고 법정에서 심리하는 방식은
상당히 다르다. 특히 특허법원의 심결취소소송은 사전에 서면과 쟁점을 집중적으로
정리한 뒤 기술설명회를 겸한 변론기일에서 사건을 집중 심리한다는 점에서 주목할 만하다.
재판이 신속하려면 법정을 자주 여는 것이 좋을까.
반드시 그렇지는 않다. 오히려 법정 밖에서 쟁점과 증거를 충분히 정리한 뒤,
필요한 시점에 한 번의 밀도 높은 심리를 하는 편이 더 효율적일 수 있다.
한국 특허법원의 심결취소소송 표준심리절차는 바로 이 점을 잘 보여준다.
1. 재판의 속도는 ‘기일의 횟수’보다 ‘쟁점 정리’에서 결정된다
한국 민사재판에 익숙한 사람이라면 변론기일이 여러 차례 이어지는 모습을 자연스럽게 떠올릴 것이다.
소장과 답변서가 제출된 이후 준비서면이 오가고, 법원은 변론기일을 지정한다.
기일에서는 이미 제출된 서면의 진술 여부를 확인하고, 새로운 주장이나 증거가 나오면
다시 준비할 시간을 부여한 뒤 다음 기일을 정하는 방식으로 사건이 진행될 수 있다.
이 구조 자체가 잘못된 것은 아니다. 민사사건의 형태와 난이도가 매우 다양하기 때문이다.
다만 기술적 쟁점이 복잡하고 기록이 방대한 특허사건에서는
쟁점이 충분히 정리되지 않은 상태에서 변론기일을 반복하는 방식이
반드시 가장 효율적이라고 보기는 어렵다.
특허법원의 심결취소소송 표준심리절차가 흥미로운 이유도 여기에 있다.
핵심은 법정을 여러 번 여는 데 있지 않다.
오히려 첫 변론기일 전에 당사자의 주장과 증거를 상당 부분 정리하고,
법정에서는 이미 정리된 쟁점을 중심으로 집중적으로 설명하고 심리하는 데 있다.
핵심 질문
좋은 심리절차란 변론기일을 많이 여는 절차일까,
아니면 변론기일 전에 쟁점을 충분히 정리하여
실제 법정에서는 결정적인 문제에 집중하도록 만드는 절차일까?
2. 특허법원은 법정에 들어오기 전에 사건을 정리한다
심결취소소송에서는 소장과 답변서가 제출된 뒤 곧바로 여러 차례의 변론기일을 반복하기보다,
당사자 사이의 준비서면 교환을 통해 심결취소 사유와 이에 대한 반박,
인용문헌, 기술적 쟁점 및 관련 증거를 먼저 정리하는 방식이 활용된다.
그 과정에서 당사자는 준비서면 제출 일정과 횟수, 쟁점의 특정,
기술설명회 또는 프레젠테이션 방식의 변론 필요성 등을 협의할 수 있다.
사건에 따라서는 법원이 사건관리 회의를 통해 향후 진행 일정을 조율하기도 한다.
재판장은 주장과 증거의 제출기한을 정하고,
증인신문이나 감정처럼 시간이 필요한 증거조사의 신청 시점도 관리한다.
특히 첫 변론기일이 가까워지면 당사자가 자신들의 주장을 다시 압축하여
쟁점과 다툼 없는 사항, 주요 증거 등을 한눈에 볼 수 있도록 정리하는 절차가 중요해진다.
소장·답변서
↓
준비서면 교환
↓
절차협의·사건관리
↓
쟁점 및 증거 정리
↓
요약쟁점정리
↓
기술설명회·집중 변론
이러한 구조의 장점은 분명하다.
재판부가 첫 본격적인 변론에 들어가기 전에
“무엇이 진짜 쟁점인가”를 상당 부분 파악할 수 있다는 것이다.
특허사건처럼 청구항 해석, 선행기술, 기술구성의 대응관계가 복잡한 사건에서는
이 차이가 적지 않다.
3. 기술설명회는 단순한 ‘발표 시간’이 아니다
특허법원의 변론에서 프레젠테이션이나 기술설명회가 중요한 이유는
특허사건의 자료가 본질적으로 시각적이기 때문이다.
청구항 문언만 읽어서는 이해하기 어려운 구조도,
도면과 대응표, 제품 사진 또는 작동 원리를 함께 제시하면 훨씬 명확해지는 경우가 많다.
따라서 당사자가 법정의 전산장비를 활용하여
핵심 기술과 쟁점을 압축해 설명하고,
재판부가 그 자리에서 질문을 하는 방식은
단순히 서면을 소리 내어 읽는 변론과는 성격이 다르다.
중요한 것은 발표 자체가 아니라 그 이전 단계다.
발표가 짧고 집중적일 수 있는 것은
그 전에 상당한 서면공방과 쟁점 정리가 이루어졌기 때문이다.
즉 집중심리는 준비가 적은 재판이 아니라,
오히려 사전 준비가 많이 이루어진 재판이다.
집중심리의 역설
법정에서 보내는 시간을 줄이려면 법정 밖에서 더 많이 준비해야 한다.
특허법원의 표준심리절차는 이 원리를 비교적 선명하게 보여준다.
4. 그렇다면 한국의 일반 민사재판과 무엇이 다른가
한국 일반 민사재판에서도 당연히 준비서면과 증거가 사전에 제출되고,
법원은 사건에 따라 변론준비절차를 활용한다.
따라서 일반 민사소송을 단순히 “법정에서만 사건을 정리하는 절차”라고 이해해서는 안 된다.
차이는 정도와 사건관리 방식에서 나타난다.
일반 민사사건은 종류와 규모가 매우 다양하기 때문에
사건 진행 과정에서 여러 차례의 변론기일이 열리고,
새로운 서면과 주장에 대응하기 위해 기일이 속행되는 형태가 나타날 수 있다.
반면 특허법원의 심결취소소송에서는 전문법원이라는 특성과 기술사건의 성격을 바탕으로,
첫 집중 변론 전에 쟁점과 증거를 정리하려는 사건관리의 비중이 상대적으로 크다.
따라서 두 절차의 차이를 단순히
“여러 번 심리하느냐, 한 번 심리하느냐”로 이해하는 것은 정확하지 않다.
보다 본질적인 차이는
쟁점 정리의 중심을 언제, 어디에 두느냐에 있다.
5. 미국 민사소송은 또 다른 방식으로 절차를 분리한다
미국 연방법원의 민사소송은 한국의 재판과 구조가 상당히 다르다.
사건은 대체로 pleadings, discovery, 각종 motion practice,
그리고 필요한 경우 trial이라는 여러 단계로 나뉘어 진행된다.
특히 미국에서 hearing과 trial을 구별할 필요가 있다.
Motion Hearing은 일반적으로 사건 전체의 사실관계를 처음부터 끝까지 심리하는 자리가 아니다.
당사자가 제기한 특정 신청, 즉 motion을 판단하기 위한 심리다.
예를 들어 Motion to Dismiss에서는
적용되는 심사기준에 따라 소장에 적힌 사실을 일정 범위에서 진실한 것으로 전제하고
법률상 청구가 성립할 수 있는지를 판단한다.
반면 Motion to Compel이나 Motion in Limine 등은
각각 증거개시 또는 재판에서의 증거 취급과 관련된 별도의 기준에 따라 심리된다.
따라서 모든 Motion Hearing에 동일한 심사구조가 적용되는 것은 아니다.
Discovery가 갖는 의미
미국 절차를 이해하려면 Discovery를 빼놓을 수 없다.
당사자는 문서제출요구(Request for Production), 질문서(Interrogatories),
증언녹취(Deposition) 등의 절차를 통하여 상대방이 보유한 관련 자료와 증언을 확보한다.
이렇게 수집된 증거를 바탕으로 쟁점이 좁혀지고,
법률문제 가운데 재판 전에 결정할 수 있는 사항은 여러 motion을 통해 정리된다.
그 결과 실제 Trial에 도달하는 경우에는
이미 상당한 정도로 사건의 범위와 증거가 정돈되어 있게 된다.
Trial은 ‘최종 집중심리’에 가깝다
사건이 Trial까지 진행되면 법정에서 증인을 직접 신문하고,
상대방이 반대신문하며,
증거의 허용 여부에 대한 이의가 그 자리에서 제기된다.
배심재판이라면 배심원이 사실문제를 판단하고,
bench trial에서는 판사가 그 역할을 맡는다.
미국 Trial의 특징은 이처럼
사전에 개시된 증거와 정리된 쟁점을 토대로 일정 기간 집중적으로 심리한다는 점에 있다.
그 과정에서는 hearsay, foundation 등 증거법상 문제가 실제 재판 진행과 밀접하게 결합된다.
6. 세 절차를 한눈에 비교하면
비교 항목
한국 일반 민사소송
한국 특허법원 심결취소소송
미국 연방 민사소송
기본 구조
사건 진행 과정에서 변론기일이 여러 차례 열릴 수 있고,
서면 제출과 기일 진행이 병행된다.
사전 서면공방과 쟁점 정리 후
기술설명회를 포함한 집중 변론의 비중이 크다.
Pleading, Discovery, Motion Practice,
Trial 등이 비교적 뚜렷한 단계로 나뉜다.
쟁점 정리
준비서면과 변론기일을 통하여 순차적으로 정리된다.
변론 전 준비서면, 절차협의,
요약쟁점정리 등을 통하여 사전 정리를 강화한다.
Discovery와 Motion Practice를 거치며
사실·법률 쟁점이 단계적으로 좁혀진다.
증거
법원이 제출된 증거를 심리하고 자유심증에 따라 사실을 인정한다.
서면 단계에서 주요 서증을 정리하고
기술설명회에서 도면·대응표 등을 활용할 수 있다.
Discovery를 통해 증거를 확보하고,
Trial에서는 증거법에 따라 증거능력 문제가 심리된다.
구술심리
사건 성격에 따라 여러 변론기일을 통해 진행될 수 있다.
정리된 기술쟁점을 중심으로
PT 또는 구술설명을 활용한 집중심리가 이루어진다.
Motion Hearing과 Trial이 기능적으로 구별되며,
Trial에서는 증인신문이 중요한 역할을 한다.
절차 설계의 중심
개별 사건에 맞춘 계속적 사건관리
사전 쟁점정리와 전문적 집중심리
Discovery와 단계별 절차 분리를 통한 쟁점 축소
7. 특허법원의 절차가 미국식 재판과 닮은 점, 그리고 다른 점
한국 특허법원의 심결취소소송을 미국식 재판절차와 동일한 제도라고 볼 수는 없다.
양국의 소송구조와 증거법, 배심제도, Discovery의 존재 여부가 근본적으로 다르기 때문이다.
그러나 절차 설계의 관점에서 보면 흥미로운 공통점이 있다.
본격적인 집중심리에 들어가기 전에 불필요한 쟁점을 줄이고,
당사자가 무엇을 입증하려 하는지를 미리 드러내도록 한다는 점이다.
미국에서는 Discovery와 Motion Practice가 그 기능의 상당 부분을 담당한다.
한국 특허법원의 심결취소소송에서는
준비서면 교환, 절차협의, 쟁점정리 및 기술설명 준비가 그 역할을 수행한다.
제도는 다르지만 두 절차 모두
“재판정에서 처음 사건을 파악하지 않는다”는 방향성을 공유한다고 볼 수 있다.
8. 결국 좋은 재판은 ‘무엇을 언제 정리하느냐’의 문제다
재판절차를 비교할 때 흔히 어느 나라 제도가 더 우수한지를 묻는다.
그러나 실제 소송절차는 그렇게 단순하게 평가하기 어렵다.
각국의 사법제도와 증거법, 법관과 당사자의 역할이 서로 다르기 때문이다.
오히려 특허사건에서 눈여겨볼 부분은
쟁점을 가능한 한 앞 단계에서 정리하고,
정말 필요한 문제에 법정의 시간을 집중하는가이다.
특허사건은 기술과 법률이 동시에 얽혀 있다.
청구항의 문언 하나, 도면의 작은 구조 하나가 결론을 바꿀 수 있다.
이러한 사건에서 재판부가 충분한 사전 정보 없이
짧은 변론기일을 반복하는 것은 효율적이지 않을 수 있다.
반대로 서면을 무한정 제출한다고 해서 좋은 재판이 되는 것도 아니다.
어느 시점에서는 당사자의 주장을 압축하고,
상대방 주장과 정확히 맞대응시키며,
재판부가 판단해야 할 질문을 선명하게 만들어야 한다.
칼럼의 결론
한국 특허법원 심결취소소송의 표준심리절차가 보여주는 중요한 특징은
단순히 “변론기일을 적게 연다”는 데 있지 않다.
핵심은 변론기일 이전에 쟁점과 증거를 최대한 정리하고,
실제 법정에서는 기술적·법률적으로 결정적인 문제에 시간을 집중하는 것이다.
미국 민사소송 역시 Discovery와 Motion Practice를 거쳐
Trial의 범위를 좁힌다는 점에서 방법은 다르지만 비슷한 문제의식을 갖는다.
결국 신속하면서도 충실한 재판을 만드는 것은
법정을 얼마나 자주 여느냐가 아니라,
쟁점을 언제, 어떤 방식으로 정리하느냐에 달려 있다.
※ 이 글은 한국의 일반 민사소송, 특허법원 심결취소소송 및 미국 연방 민사소송의
절차적 특징을 이해하기 쉽게 비교하기 위한 설명이다.
실제 사건의 진행 방식은 사건의 성격, 재판부의 사건관리,
적용되는 법률 및 절차명령 등에 따라 달라질 수 있다.
AI 산업의 성장은 데이터 센터 인프라에 전례 없는 규모의 자본을 끌어들이고 있습니다. 민간 기업뿐 아니라 중앙정부와 지방자치단체까지 데이터 센터 구축에 적극 나서면서, 전력·냉각·제어·운영 시스템에 대한 투자도 빠르게 확대되고 있습니다.
문제는 이 거대한 투자 흐름이 곧 새로운 특허 분쟁의 표적이 될 수 있다는 점입니다. 통신과 LED 산업이 급성장하던 시기에 시장 확대와 함께 특허 소송이 집중되었던 것처럼, AI 데이터 센터 산업에서도 유사한 양상이 나타날 가능성이 커지고 있습니다.
특히 데이터 센터는 단순한 건축물이 아닙니다. 냉각 시스템, 전력 공급 장치, 센서 네트워크, DCIM, BMS, 제어 소프트웨어가 결합된 복합 기술 시스템입니다. 운영 구조가 복잡해질수록 하나의 시설이 수많은 제3자 특허와 접점을 갖게 됩니다.
핵심 관점
데이터 센터 특허 분쟁의 초점은 개별 장비에서 복합 운영 시스템으로, 장비 제조사에서 시설 운영사로 확장되고 있습니다.
특허권자 입장에서도 개별 장비 공급업체보다 자본력이 크고 가동 중단 위험에 민감한 데이터 센터 운영사를 직접 겨냥하는 편이 더 큰 라이선스 압박을 가할 수 있습니다.
최근 미국에서 진행 중인 발트러스(Valtrus Innovations Ltd.) 소송은 이러한 우려가 더 이상 가정에 머물지 않는다는 점을 보여줍니다.
I. AI 인프라가 새로운 특허 전장이 되는 이유
AI 모델의 성능 경쟁은 이제 알고리즘만의 경쟁이 아닙니다. 고성능 연산을 안정적으로 지속하려면 막대한 전력과 냉각 능력, 정밀한 센서 제어, 장애에 대응할 수 있는 전력 이중화 구조가 필요합니다.
그 결과 데이터 센터에는 서버나 GPU뿐 아니라 칠러, 펌프, 팬, 센서, 전력 공급 장치, UPS, 스위치기어, DCIM과 BMS 등 수많은 기술이 결합됩니다. 하나의 대규모 데이터 센터가 그 자체로 거대한 기술 집합체가 되는 셈입니다.
특허 관점에서 보면 이러한 구조에는 또 다른 의미가 있습니다. 다양한 공급업체의 장비와 소프트웨어가 하나의 시설에서 결합되면서, 완성된 운영 시스템이 제3자의 특허 청구항을 충족할 가능성도 함께 커지기 때문입니다.
II. 발트러스 소송 — 데이터 센터 운영사가 피고가 되기 시작하다
1. 사건의 개요
2025년 1월 세계 최대 데이터 센터 기업 에퀴닉스(Equinix)를 상대로 제기된 발트러스의 데이터 센터 냉각 기술 특허 소송은 대표적인 사례입니다.
발트러스는 2024년부터 2026년까지 냉각 장치나 솔루션 제조업체가 아니라 Equinix, CyrusOne, TierPoint, Prime Data Centers 등 데이터 센터 시설을 직접 소유·운영하는 기업을 피고로 삼아 약 7건의 특허 소송을 제기하며 라이선스 압박을 가하고 있습니다.
이는 발전소의 제어 장치 제조업체가 아니라 발전소 운영사를 상대로 특허 소송을 제기하는 것과 유사합니다.
데이터 센터 운영사가 제3자 장비를 구매해 설치했더라도, 그 장비의 구성이나 운용 방식이 특허 청구항에 해당하면 운영사 자체가 침해 주장에 노출될 수 있기 때문입니다.
전국 여러 지방법원에 분산되어 있던 발트러스의 데이터 센터 인프라 특허 소송은 2026년 8월 7일 미국 다자소송사법패널(JPML)의 이송 명령(Transfer Order)에 따라 텍사스 동부지방법원(TXED) 로드니 길스트랩(Rodney Gilstrap) 판사 앞으로 병합되었습니다.
현재 사건은 In Re: Valtrus Innovations Ltd., Case No. 2:26-md-03190 / MDL 3190으로 심리가 진행 중입니다.
2. 특허 포트폴리오의 출처와 권리 구조
발트러스가 소송에 투입한 제소 특허는 휴렛패커드 엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise, HPE)와 그 전신·계열사인 Hewlett-Packard Development Company, L.P.의 연구진이 개발해 출원·등록한 특허들입니다.
발트러스는 HPE가 구축한 데이터 센터 냉각, 센서 모니터링, 데이터 센터 구조, 전력 관리 기술 관련 특허 포트폴리오를 승계한 양수인(Assignee) 및 권리 승계인(Successor-in-interest)입니다.
공동 원고인 Key Patent Innovations Limited(KPI)는 아일랜드 더블린 소재의 특허 수익화 파트너로서, 발트러스가 보유·행사하는 특허 신탁(Trust)의 수혜자(Beneficiary) 지위에서 함께 소송을 수행하고 있습니다.
발트러스는 HPE의 인프라 특허 포트폴리오를 양수한 뒤 2024년부터 데이터 센터 운영사에 포트폴리오 안내 및 라이선스 협상 서한을 발송했고, 협상이 성사되지 않자 본격적인 침해 소송으로 전환했습니다. 이 흐름은 대규모 인프라 산업에서 특허 포트폴리오가 어떻게 수익화 자산으로 전환되는지를 보여주는 사례입니다.
III. 무엇을 권리화했고, 무엇을 공격하는가
발트러스 소송을 이해하려면 제소 특허가 어떤 기술을 권리화하고 있는지와 실제 소송에서 어떤 설비와 제어 시스템이 문제 되고 있는지를 구분해 볼 필요가 있습니다.
1. 주요 제소 특허 기술군
가. 지능형 센서·에이전트 제어 특허군 ('682, '683, '277 특허)
이 특허군의 출발점은 공조 장치를 상시 100% 가동하는 기존 데이터 센터의 최악 조건 기준 고정 냉각(Worst-case scenario constant cooling) 방식이 갖는 비효율입니다.
핵심은 실시간 센서 데이터를 다단계 에이전트(Rack/Row/CRAC 에이전트) 또는 소프트웨어 알고리즘으로 처리하고, 가능한 경우 1차 자연 냉각(Free-cooling, 제1 에이전트)을 우선 사용한 뒤 온도 유지가 어려울 때 2차 기계식 콤프레서(제2 에이전트)로 자동 전환해 냉각 유체를 재배치(redistribute)하는 제어 구조입니다.
나. 차압 및 가변 유체 흐름 제어 특허군 ('284, '580, '179, '287 특허)
이 특허군은 데이터 센터 냉각 장치의 입구(inlet)와 출구(outlet) 사이 차압(pressure difference)을 센서로 측정하고, 가변속 드라이브(VFD/VSD)를 이용해 펌프 속도와 유량을 조절함으로써 설정된 차압(predetermined pressure difference)을 유지하는 기술을 다룹니다.
차압이나 온도가 설정 범위를 벗어날 경우에는 가변 리턴(returns) 흡입량과 가변속 팬(variable speed fan) 속도를 조절해 핫스팟 구역의 가열된 공기를 배출하고 냉·온풍의 불필요한 혼합을 줄이는 제어도 포함됩니다.
다. 전력 이중화 및 가동률 보장 특허군 ('967 특허)
이 특허군은 주 전력원에서 이상 상태(Anomalous condition)를 감지하면 경보 신호(Alert signal)를 발생시키고, 대기 모드(Standby mode)의 전원 공급 장치가 활성화 신호에 응답해 정상 출력(Normal output)으로 전환되는 동안에도 부하에 전력을 지속 공급하는 구조를 다룹니다.
핵심은 전원 이중화(Redundancy)를 통해 시스템 신뢰성과 가동 시간(up time)을 높이는 것입니다. 데이터 센터에서 전력 중단은 곧 서비스 중단과 대규모 손실로 이어질 수 있기 때문에 이러한 구성은 운영상 중요도가 매우 높습니다.
2. 실제 침해 주장의 대상
가. 제어 기술
발트러스 소송에서 문제 되는 제어 기술은 크게 네 범주로 나뉩니다.
첫째, 에이전트 기반 계층적 온도 제어 기술(Agent-Based Control & Multi-Agent Hierarchy)입니다. 센서 데이터를 바탕으로 1차 에이전트인 자연 냉각을 우선 작동시키고, 설정 온도를 벗어나면 2차 에이전트인 기계식 콤프레서나 보조 칠러로 냉각 유체를 재배치하거나 전환하는 다단계 제어 구조입니다.
둘째, 차압 기반 가변 유체·공기 흐름 제어 기술(Differential Pressure & Variable Flow Control)입니다. 바닥 하부 플레넘(Underfloor Plenum)과 상부 공간 사이 또는 칠러 입·출구 배관 사이의 차압을 측정하고, 가변속 드라이브(VSD/VFD)와 펌프·팬 속도를 조정해 차압 및 공기 흡입량(Return intake)을 자동 제어합니다.
셋째, 동적 리턴 및 랙 모니터링 제어(Dynamic Return & Real-Time Thermal Management)입니다. 서버 랙 주변의 센서망과 DCIM 소프트웨어를 연동해 핫스팟(Hot spot) 부위의 개별 가변 리턴 통로와 팬 속도를 실시간으로 조절합니다.
넷째, 이중화 전력 자동 절체 제어(Redundant Power Supply Control)입니다. 주 전력 장애를 감지하면 경보 신호(Alert signal)를 발생시키고, 대기(Standby) 전원 장치가 정상 출력(Normal/Full load)으로 전환되는 동안에도 작동 전력을 지속 공급하는 기술입니다.
나. 시스템 및 인프라
침해 주장은 개별 부품 하나에 한정되지 않습니다. 핫아일 캡슐화(Hot-Aisle Containment), 바닥 하부 플레넘 및 천장 플레넘 리턴 통로(Ceiling Plenum Returns)와 같은 데이터 센터 냉각 인프라 전체가 문제 될 수 있습니다.
공랭식 칠러(Air-Cooled Chillers), 직렬(Series) 배관 칠러 시스템, 프리쿨링 코일 및 DX 코일 결합 시스템 등 칠러·열교환 인프라도 대상입니다. 여기에 실시간 환경 모니터링과 자산 관리, 냉각 제어를 통합하는 DCIM 및 빌딩 자동화 시스템(BMS), N+1 전력 redundancy 체계, 무정전 전원 장치(UPS), 백업 배터리, 스위치기어(Switchgear) 등 전력 이중화 설비까지 포함됩니다.
다. 구체적으로 지목된 제품과 솔루션
제조사 (Vendor)
제소 대상 제어 소프트웨어 / 시스템
제소 대상 하드웨어 및 냉각 유닛
Vertiv (Liebert)
Liebert iCOM, Liebert iCOM-S 제어 시스템
Liebert CW, CWA, DS, DSE, PDX, PCW 냉각 유닛 시리즈
Trane
Adaptive Controls 제어 로직
Trane RTAC 공랭식 칠러 (Series R Chillers Model RTAC)
York / Johnson Controls
YVFA 가변속 드라이브 제어 로직
York YVFA 공랭식 프리쿨링 칠러
Carrier / Automated Logic / Nlyte
Automated Logic WebCTRL 빌딩 자동화 시스템, Nlyte DCIM 소프트웨어
Carrier 냉각 유닛 및 플레넘 차압 제어 구조
이 표에서 주목할 점
소송의 초점은 특정 제조사의 단일 장비에만 놓여 있지 않습니다. 여러 공급업체의 하드웨어와 소프트웨어가 결합되어 실제 데이터 센터에서 구현되는 운영 시스템 전체로 확장되고 있습니다.
IV. 이번 소송이 데이터 센터 산업에 던지는 다섯 가지 시사점
1. 특허 분쟁의 전장이 알고리즘에서 물리적 인프라까지 확대되고 있습니다
AI 분야의 지식재산(IP) 분쟁은 그동안 소프트웨어 알고리즘이나 모델 소스 코드에 관심이 집중되는 경향이 있었습니다. 그러나 데이터 센터에 막대한 자본적 지출(CapEx)이 투입되면서 전력 공급, 자연 냉각, 차압 제어, 센서 기반 제어와 같은 물리적 인프라 기술도 특허 분쟁의 핵심 영역으로 들어오고 있습니다.
특히 전력과 냉각은 데이터 센터 운영의 병목이면서 동시에 대규모 비용이 투입되는 영역입니다. 이런 기술은 특허관리전문회사(NPE)나 특허 수익화 주체에게 매력적인 집행 대상이 될 수 있습니다.
2. 장비 공급업체가 아니라 운영사가 직접 피고가 될 수 있습니다
발트러스는 Trane, Vertiv, Carrier 등 냉각 장비를 제조한 공급업체만을 상대하지 않고 Equinix, CyrusOne, TierPoint, Lumen 등 데이터 센터 운영 기업을 직접 피고로 지목했습니다.
운영사가 검증된 제3자 장비를 구매해 사용했다는 사정만으로 특허 분쟁에서 자유로워지는 것은 아닙니다. 해당 장비가 데이터 센터에 설치된 뒤 특정 방식으로 구성·운용되면서 특허 청구항의 구성요소를 충족한다면 운영사도 직접 침해 주장과 라이선스 압박을 받을 수 있습니다.
3. 구축 속도보다 먼저 IP 거버넌스를 설계해야 합니다
AI 주도권 경쟁 속에서 데이터 센터 건설 속도가 우선되면 사전 특허 검증(Patent Clearance), 제3자 면책(Indemnification) 조항, 공동개발 기술의 소유권(Ownership) 같은 지식재산 거버넌스가 후순위로 밀릴 수 있습니다.
하지만 초기 구축 단계에서 이러한 문제를 놓치면 프로젝트가 완공되고 상업적 가치가 커진 3~5년 뒤에는 설비 변경이나 회피설계가 훨씬 어려워집니다. 결국 특허 리스크는 구축 전 검토 비용보다 훨씬 큰 소송비용, 라이선스 비용, 운영 중단 위험으로 되돌아올 수 있습니다.
4. 기술 공개 자체가 침해 입증 자료가 될 수 있습니다
Equinix 소송의 청구항 대조표(Claim Chart)를 보면 원고는 피고가 공식 블로그, 보도자료, 사양서 등에 공개한 N+1 전력 구조, 센서 배열, 칠러 운용 방식 등을 침해 주장에 활용했습니다.
투자자 유치나 마케팅을 위해 상세한 기술 사양을 공개하는 것은 사업상 필요할 수 있습니다. 다만 공개 자료가 경쟁사나 특허권자에게 시스템 구성과 운용 방식을 설명하는 자료로 기능할 수 있다는 점도 함께 고려해야 합니다. 대외 공개 전에는 영업·홍보 관점뿐 아니라 IP 분쟁 관점의 검토 절차가 필요합니다.
5. 공급계약의 면책 조항과 공동개발 소유권은 사전에 정리해야 합니다
데이터 센터 인프라에는 다수의 장비 제조업체와 소프트웨어 공급업체가 참여합니다. 따라서 공급계약 단계에서 제3자 특허 침해가 발생할 경우 누가 방어 의무를 부담하고, 소송비용과 손해배상 또는 라이선스 비용을 누가 책임질지 면책(Indemnification) 조항으로 구체화할 필요가 있습니다.
파트너사나 공급업체와 공동개발(Joint Development)을 진행한다면 소유권 구조도 사업 착수 전에 정리해야 합니다. 개발 과정에서 발생한 발명, 개량기술, 데이터, 소프트웨어, 특허출원권의 귀속을 뒤늦게 협의하면 분쟁이 발생했을 때 협상력이 크게 약화될 수 있습니다.
V. 맺음말 — 데이터 센터는 이제 특허 전략의 대상입니다
국내에서도 중앙정부와 지방자치단체 차원에서 데이터 센터 설립이 활발히 추진되고 있습니다. 미국에서 본격화된 발트러스 소송은 향후 데이터 센터 산업에서 반복될 수 있는 특허 분쟁의 한 유형을 미리 보여주는 사례로 볼 수 있습니다.
이 사건의 핵심은 냉각 장치 몇 개의 문제가 아닙니다.
데이터 센터라는 대규모 복합 시스템 전체가 특허 집행의 대상이 될 수 있고, 장비 제조사가 아닌 운영사가 직접 피고가 될 수 있으며, 공개된 기술 자료와 공급계약 구조까지 소송의 중요한 변수로 작용할 수 있습니다.
따라서 데이터 센터를 기획·설계·구축하는 단계부터 특허 클리어런스, 핵심 기술의 권리화, 공급업체 면책, 공동개발 소유권, 대외 기술 공개 기준을 하나의 IP 거버넌스 체계로 묶어 관리할 필요가 있습니다.
AI 인프라 투자가 커질수록 특허 문제는 사후 법무의 영역이 아니라 사업 설계 단계에서 다뤄야 할 경영 리스크가 됩니다.
미국 특허소송은 단순히 “우리 제품이 상대방 특허와 다르다”는 사실을 법정에서 설명하는 싸움이 아닙니다.
청구항 해석, Discovery, Summary Judgment, 균등론, 배심재판, JMOL과 항소심까지
각 절차에서 확보한 결과가 다음 단계의 선택지를 결정합니다.
결국 미국 특허소송은 기술의 싸움인 동시에 절차적 전략의 싸움입니다.
미국 특허소송은 한국 기업에 유난히 낯설게 느껴집니다.
이유는 단순히 소송비용이 비싸거나 영어로 재판하기 때문만은 아닙니다.
누가 무엇을 판단하는지, 어떤 쟁점을 어느 단계에서 제기해야 하는지,
한 번 놓친 절차적 기회가 이후 배심재판과 항소에 어떤 영향을 미치는지가
한국의 소송절차와 상당히 다르기 때문입니다.
특히 미국의 특허침해소송에서는 판사와 배심원의 역할이 나뉩니다.
특허청구항의 의미를 확정하는 Claim Construction은 판사가 담당하지만,
그렇게 해석된 청구항을 피고 제품에 적용하여 침해 여부를 판단하는 문제는
사실판단 문제로 배심원이 개입합니다.[1]
이 구조를 이해하지 못하면 한국 기업은 미국 특허소송을
“우리 제품이 상대방 특허와 기술적으로 다르다는 점을 잘 설명하면 되는 싸움”으로
오해하기 쉽습니다.
그러나 실제 소송에서는 어떤 청구항 해석을 확보할 것인지,
어떤 내부문서가 Discovery를 통해 상대방에게 넘어갈 것인지,
어떤 쟁점을 배심원에게 보내지 않고 법률문제로 먼저 처리할 것인지,
그리고 Rule 50(a) motion을 언제 제기하여 항소심까지 쟁점을 보존할 것인지가
서로 연결되어 움직입니다.
미국 특허소송은 원고가 연방법원에 Complaint를 제출하면서 시작합니다.
그러나 피고기업의 대응은 단순히 “침해하지 않았다”고 답변서를 작성하는 것으로 끝나지 않습니다.
소장을 받은 순간부터 관할과 venue, 청구항별 비침해 논리,
선행기술과 무효자료, prosecution history, PTAB 절차의 활용 가능성,
손해배상 및 고의침해 리스크 등을 동시에 살펴야 합니다.
이때 사건의 일부 쟁점을 분리하여 심리하는
FRCP Rule 42(b)의 Separate Trial도 하나의 선택지가 될 수 있습니다.
Rule 42(b)는 convenience, prejudice 회피, 신속성과 경제성을 위해
법원이 특정 issue나 claim을 별도로 심리하도록 할 수 있게 합니다.[2]
그러나 Bifurcation은 특허 피고가 당연히 요구할 수 있는 권리도 아니고,
모든 사건에서 사용해야 할 필수전략도 아닙니다.
중요한 질문은 이것입니다.
“어떤 쟁점을 배심원에게 보내기 전에 판사의 법률판단으로 먼저 해결할 수 있는가?”
어떤 사건에서는 Rule 42(b)보다 Claim Construction이나
Partial Summary Judgment가 훨씬 강력할 수 있습니다.
2. Discovery — 소송에서 가장 무서운 것은 우리 회사의 과거 문서일 수 있습니다
한국 기업이 미국 특허소송에서 가장 큰 문화적 충격을 받는 절차 중 하나가
Discovery, 특히 전자정보개시(E-Discovery)입니다.
이메일, 메신저, 연구보고서, 실험자료, 회의록, 설계변경 기록,
사내 프레젠테이션 등이 증거개시 대상이 될 수 있습니다.
다만 “상대방이 요구하면 모든 문서를 무조건 제출해야 한다”는 설명은 정확하지 않습니다.
FRCP Rule 26(b)(1)은 Discovery의 범위를
claim 또는 defense와 관련되고(relevant),
사건의 필요에 비례하며(proportional),
privilege로 보호되지 않는 사항으로 한정합니다.[3]
문제는 문서의 존재보다 그 문서에 어떤 표현이 남아 있는가입니다.
“경쟁사 특허와 거의 동일하지만 이 부분만 조금 변경했다.”
이러한 표현 하나가 곧바로 법적 침해를 확정하는 것은 아닙니다.
그러나 상대방은 이를 모방의 정황, 제품개발 경위,
특허에 대한 인식 또는 고의침해 주장과 연결하여 사용할 수 있습니다.
반대로 개발 당시의 문서에 다음과 같은 기술적 기록이 남아 있다면 의미가 달라집니다.
“기존 회전식 체결구조와 달리 본 구조는 축방향 탄성변형으로 체결력을 발생시키며,
회전변위는 기능적 작동원리가 아니다.”
좋은 R&D 문서관리는 “침해라는 단어를 쓰지 않는 것”이 아닙니다.
설계목적, 작동원리, 대안검토와 시험결과를
객관적이고 기술적인 언어로 정확하게 기록하는 것이 핵심입니다.
3. Markman — 많은 특허소송의 실질적인 승부처
미국 특허소송에서 가장 특허소송다운 절차는
Claim Construction입니다.
1996년 미국 연방대법원의
Markman v. Westview Instruments 판결은
특허청구항의 해석이 배심원이 아니라 법원이 판단하는 사항임을 확립했습니다.[4]
Claim Construction — 청구항의 의미는 무엇인가?
↓
Infringement — 그렇게 해석된 각 limitation이 피고 제품에 존재하는가?
예를 들어 청구항에 “rotatably coupled”라는 문언이 있고,
법원이 이를 실질적인 회전운동을 허용하는 결합관계라고 해석했다고 가정해 보겠습니다.
피고 제품이 구조적으로 회전하지 않고 축방향 변형만 일으킨다면
이후 침해분석의 지형은 피고에게 상당히 유리하게 변할 수 있습니다.
반대로 “rotatably”가 미세한 상대운동까지 포함하는 넓은 의미로 해석된다면
상황은 달라질 수 있습니다.
그래서 Claim Construction은 단순한 용어 정의절차가 아니라
침해분석이 이루어질 법적 경계를 정하는 절차입니다.
4. Summary Judgment — 배심원에게 가기 전에 사건을 끝낼 수 있는가
충분한 factual record가 형성되면 중요한 절차가 등장합니다.
FRCP Rule 56의 Summary Judgment입니다.
Rule 56(a)는 중요한 사실(material fact)에 genuine dispute가 없고
신청자가 법률상 판결을 받을 자격이 있다면
Summary Judgment를 허용합니다.[5]
특허침해 피고가 먼저 확인해야 할 것은
Missing Limitation입니다.
청구항이 A+B+C+D라는 네 개의 limitation으로 이루어져 있는데
피고 제품이 A+B+C만 가지고 D를 충족하지 않는다면
문언침해(literal infringement)는 성립하지 않습니다.
그러나 여기에서 분석을 끝내서는 안 됩니다.
특허권자는 Doctrine of Equivalents, 즉 균등론을 주장할 수 있기 때문입니다.
연방대법원은
Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.에서
균등론을 청구항 전체가 아니라 각 청구항 요소별로 적용해야 한다는
element-by-element 원칙을 확인했습니다.[6]
Claim Construction
↓
Literal Infringement
↓
Doctrine of Equivalents
↓
Prosecution History Estoppel / Ensnarement / 기타 DOE 제한
따라서 올바른 질문은
“한 요소가 없으므로 비침해인가?”에서 끝나지 않습니다.
“문언상 누락된 limitation을 특허권자가 균등론으로 다시 확보할 수 있는가,
그렇다면 어떤 법적 제한으로 이를 차단할 수 있는가?”
5. 균등론의 법적 한계 — Prosecution History Estoppel과 Ensnarement
5-1. Prosecution History Estoppel
특허권자가 특허를 받기 위해 청구항을 좁혔다면,
소송에서 균등론을 이용하여 자신이 포기한 영역을 다시 확보하는 데 제한을 받을 수 있습니다.
연방대법원은
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.에서
이러한 prosecution history estoppel의 구조를 설명했습니다.[7]
다만 narrowing amendment가 있었다고 해서
모든 균등범위가 자동으로 소멸하는 것은 아닙니다.
따라서 prosecution history를 검토할 때는
왜 보정했는지, 무엇을 포기했는지,
주장되는 equivalent가 그 포기영역에 포함되는지를 살펴야 합니다.
5-2. Ensnarement
특허권자는 균등론을 이용하여 자신이 애초에 특허로 받을 수도 없었던
선행기술 영역까지 독점할 수 없습니다.
Federal Circuit은
DePuy Spine v. Medtronic Sofamor Danek에서
ensnarement를 균등론에 대한 법적 제한으로 설명하고,
궁극적으로 법원이 판단할 문제라고 정리했습니다.[8]
이때 널리 사용되는 분석기법이
Hypothetical Claim Analysis입니다.
“피고 제품까지 문자 그대로 포함하도록 실제 청구항을 가상으로 넓혀 본다면,
그렇게 넓어진 청구항이 선행기술에 비해 특허받을 수 있었는가?”
답이 부정적이라면 특허권자는 균등론을 통해서도
그 범위를 확보할 수 없습니다.
Jang v. Boston Scientific Corp.는
hypothetical claim을 이용한 ensnarement 분석과
특허권자의 입증부담이 실제 사건에서 어떻게 작동하는지를 보여주는 중요한 사례입니다.[9]
좋은 전략은 “배심원을 무조건 피하는 것”이 아닙니다.
배심원이 판단할 사실문제와
판사가 결정할 법률문제를 정확하게 구별하는 것이 핵심입니다.
6. Jury Trial과 Special Verdict — 기술만 설명해서는 충분하지 않습니다
Summary Judgment에서 사건이 종결되지 않으면 결국 Jury Trial로 진행될 수 있습니다.
여기에서 한국 기업이 흔히 하는 착각이 있습니다.
“우리 제품이 기술적으로 다른 이유를 전문가가 상세히 설명하면 배심원이 이해할 것이다.”
그러나 복잡한 기술적 차이를 배심원에게 그대로 쏟아내는 것만으로는 충분하지 않습니다.
예를 들어 피고의 핵심 논리를 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
원고 특허는 “회전에 의해 잠금력을 발생시키는 구조”입니다.
피고 제품은 “축방향 탄성변형에 의해 잠금력을 발생시키는 구조”입니다.
외관상 작은 움직임이 비슷하게 보이더라도,
힘을 발생시키는 물리적 메커니즘이 다릅니다.
이것은 감성적인 서사가 아니라
복잡한 기술차이를 배심원이 검증할 수 있는 단순한 기술명제로 바꾸는 과정입니다.
Design-Around를 어떻게 설명할 것인가
경쟁사의 특허를 검토했다는 사실과 특허침해는 같은 것이 아닙니다.
특허의 권리범위를 검토하고 그 밖에서 별도의 기술적 해결방법을 개발하는
design-around는 특허제도가 예정하고 있는 경쟁의 한 형태입니다.
그러나 “설계회피를 의도했으므로 침해가 아니다”라는 주장 역시 잘못입니다.
최종 제품이 실제 claim limitation을 충족한다면 침해가 성립할 수 있습니다.
결국 설계회피에서 중요한 것은 의도가 아니라
청구범위 밖의 실질적으로 다른 기술적 해결방법을 구현했는가입니다.
Special Verdict
FRCP Rule 49(a)는 법원이 배심원에게 각 사실쟁점에 대한
special written finding을 요구할 수 있게 합니다.[10]
복잡한 특허사건에서는 limitation별 판단이나
literal infringement와 equivalence를 구분하여
배심원의 사실판단을 기록에 남기는 것이 중요할 수 있습니다.
Special Verdict의 목적은 배심원을 논리적 함정에 빠뜨리는 것이 아닙니다.
그 진정한 가치는
배심원의 판단을 쟁점별로 명료하게 기록하여
verdict의 논리구조와 appellate record를 정교하게 만드는 데 있습니다.
7. Rule 50과 Federal Circuit — Trial이 끝나도 절차전략은 계속됩니다
배심원이 특허침해를 인정했다고 가정해 보겠습니다.
그렇다고 법적으로 모든 것이 끝난 것은 아닙니다.
미국 민사소송에는
Judgment as a Matter of Law, JMOL이라는 중요한 장치가 있습니다.
소송이 발생한 뒤 만들어낸 설명보다
개발 당시 작성된 정확한 기록이 훨씬 설득력 있는 증거가 될 수 있습니다.
넷째. 판사가 판단할 문제와 배심원이 판단할 문제를 구별하십시오
Claim Construction, prosecution history estoppel,
ensnarement과 같은 법적 문제와
실제 infringement 또는 equivalence에 관한 사실문제를
동일한 방식으로 다루어서는 안 됩니다.
다섯째. Trial과 Appeal을 별개의 사건이라고 생각하지 마십시오
오늘의 objection 하나, expert testimony 하나,
verdict question 하나와 Rule 50(a) motion 하나가
수개월 뒤 Federal Circuit에서 사용할 수 있는 카드의 범위를 결정할 수 있습니다.
맺음말 — 미국 특허소송의 진짜 승부는 기술과 절차의 교차점에서 결정됩니다
한국 기업이 미국 특허소송에서 가장 경계해야 하는 것은
“미국 배심원이 외국기업에 불리하다”는 막연한 공포가 아닙니다.
더 위험한 것은 미국 소송절차의 구조를 충분히 이해하지 못한 채
한국식 소송감각으로 대응하는 것입니다.
특허소송의 출발점은 결국 청구항입니다.
그러나 청구항만 잘 분석한다고 소송에서 이기는 것도 아닙니다.
Claim Construction에서 어떤 의미를 확보할 것인지,
Discovery에서 어떤 객관적인 개발기록을 제시할 것인지,
Summary Judgment에서 어떤 쟁점을 제거할 것인지,
Jury에게 어떤 사실문제를 맡길 것인지,
Rule 50에서 어떤 논점을 보존할 것인지가 서로 연결됩니다.
미국 특허소송은 하나의 거대한 Trial만으로 이루어진 싸움이 아닙니다.
작은 절차적 전투들이 연속되는 과정입니다.
그리고 각각의 절차에서 확보한 결과가
다음 단계에서 사용할 수 있는 선택지를 결정합니다.
결국 미국 특허소송에서 가장 강한 기업은
반드시 가장 좋은 기술을 가진 기업도,
가장 많은 특허를 보유한 기업도 아닙니다.
자신의 기술을 정확히 이해하고,
특허의 권리범위를 정확히 분석하며,
그 차이를 미국 절차법이 요구하는 시점과 형식에 맞추어
증거와 법리로 전환할 수 있는 기업이 가장 강합니다.
판례·FRCP 원문 및 참고자료
Markman v. Westview Instruments, Inc.,
517 U.S. 370 (1996).
특허 청구항 해석을 법원이 담당한다는 기본 판례.
원문 보기
Fed. R. Civ. P. 50(a), (b) —
Judgment as a Matter of Law 및 Renewed JMOL.
원문 보기
Fed. R. Civ. P. 52(a) —
Findings and Conclusions by the Court.
원문 보기
Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.,
574 U.S. 318 (2015).
Claim Construction 과정에서의 subsidiary factual findings와
clear-error review.
원문 보기
Disclaimer
이 글은 미국 특허침해소송의 전체적인 절차와 기업의 대응전략을 설명하기 위한
일반적인 연구·교육 자료입니다.
구체적인 사건에서는 관할 법원, Local Patent Rules, Scheduling Order,
청구항 문언, 명세서와 Prosecution History, 침해주장 및 증거관계에 따라
적용되는 절차와 전략이 달라질 수 있습니다.
미국 특허침해 손해배상에서 합리적 로열티는 단순한 평균 요율이 아니라, 특허권자의 최소 수락 의사(MWA)와 실시자의 최대 지불 의사(MWP) 사이에서 형성된다. 이 글은 Georgia-Pacific의 15개 요소를 잉여분배 원칙과 연결하여 비침해 대안, 시간적 압박, 특허 잔여기간, 기술 의존도 등이 당사자의 협상력을 어떻게 바꾸는지 살펴본다. 아울러 소송 결과의 불확실성과 막대한 소송비용이 실제 라이선스 가격을 할인하거나 합의 가능 범위를 넓히는 과정을 수치 시뮬레이션으로 설명하고, 실제 계약자료를 법적 가상 협상에 사용할 때 필요한 보정 문제를 검토한다.
미국 특허법상 합리적 로열티(Reasonable Royalty)를 산정할 때 확립된 시장 로열티가 없다면, 사실심리자(법원 또는 배심원)는 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific, GP) 체계의 여러 요소를 종합하여 적정 로열티를 추론한다. 이 과정에서 자의적 판단을 줄이려면 ‘잉여분배 원칙(Surplus-Division Principle)’에 비추어 당사자의 상대적 협상력(Bargaining Power)을 살펴볼 필요가 있다. 협상력은 손해배상액이 협상 가능 범위의 어느 지점에서 정해지는지를 설명하는 핵심 변수이기 때문이다.
필자는 여러 차례의 라이선스 협상 경험을 보다 체계적인 분석 틀로 정리하기 위하여, Georgia-Pacific 판결이 제시한 15개 요소를 가상 협상 모형에 배치하고 J. Gregory Sidak 교수가 2015년 논문 「Bargaining Power and Patent Damages」에서 제시한 ‘잉여분배 원칙(Surplus-Division Principle)’을 적용하였다.1
1. 협상력에 의해 좌우되는 요소
가상 협상(Hypothetical Negotiation)에서 당사자의 상대적 협상력은 최종 배상액과 관련된 다음 두 사항에 영향을 미친다.
합리적 로열티의 구체적 지점(포인트 로열티): 합리적 로열티는 특허권자(라이선서)의 하한인 최소 수락 의사(MWA)와 특허 사용자(라이선시)의 상한인 최대 지불 의사(MWP) 사이, 즉 ‘협상 범위(Bargaining Range)’ 안에서 정해진다.
특허권자의 협상력이 상대적으로 강한 경우: 최종 합의액은 침해자의 최대 지불 의사(MWP)에 가까운 수준에서 형성될 가능성이 크다.
침해자의 협상력이 상대적으로 강한 경우: 반대로 최종 합의액은 특허권자의 최소 수락 의사(MWA)에 가까운 수준에서 정해질 가능성이 크다.
경제적 잉여(Surplus)의 분배 비율(s): 라이선스 합의로 생기는 총경제적 잉여(MWP－MWA)를 어떻게 나눌지는 당사자의 상대적 협상력에 달려 있다. 여기서 s는 특허권자가 확보하는 잉여의 몫을 뜻한다.
그림 1. 협상 범위와 상대적 협상력에 따른 로열티 결정
2. 협상력을 좌우하는 요인
Georgia-Pacific 요소에 잉여분배 원칙을 적용하면, 가상 협상 시점의 상대적 협상력에 영향을 미치는 실무적 요인을 다음과 같이 정리할 수 있다.
외부 선택지(Outside Option)와 차선책의 실효성: 협상이 결렬되었을 때 선택할 수 있는 대안이 유리할수록 당사자의 협상력은 강해진다.
라이선시의 대안: 특허를 사용하지 않고도 유사한 기능을 구현할 수 있는 비침해 대안이 있거나 우회설계(Design-around)가 쉽다면, 라이선시는 협상을 중단할 수 있는 실질적 선택지를 갖는다. 그만큼 협상력도 강해진다.
라이선서의 대안: 현재의 협상 상대방 외에 다른 잠재적 라이선시와 계약할 기회가 충분하다면, 특허권자는 특정 상대방과의 합의에 덜 의존하므로 협상력이 강해진다.
인내심과 시간적 제약(할인율): 합의가 늦어져도 손실이 크지 않고 기다릴 여력이 있는 당사자가 일반적으로 협상에서 유리하다.
지연 비용을 나타내는 경제적 지표가 할인율(Discount Rate)이다. 자본비용과 할인율이 낮은 당사자는 시간적 제약이 작아 협상을 오래 지속할 수 있다. 이를 비유하면, 충분한 재산과 저렴한 자금조달 수단을 가진 사람은 불리한 조건을 서둘러 받아들일 이유가 없다. 반면 당장 생존에 필요한 자원이 부족한 사람은 미래의 더 큰 이익보다 현재의 작은 이익을 택할 수밖에 없어 높은 할인율을 보인다. 라이선스 협상도 마찬가지다. 제품 출시가 임박하여 즉시 특허 사용권을 확보하지 못하면 사업에 중대한 차질이 생기는 당사자는 시간적 압박 때문에 불리한 조건을 수용할 가능성이 커진다.
라이선스의 독점성(GP 요인 3): 독점 라이선스인지 비독점 라이선스인지에 따라 협상 구도가 달라진다. 독점 라이선스 협상에서 특허권자는 협상이 결렬되면 경쟁사에 독점권을 부여할 수 있다는 선택지를 갖기 때문에 협상력이 강해질 수 있다. Georgia-Pacific 요인 3은 라이선스의 독점성뿐 아니라 지역·고객 등 사용 범위에 관한 제한도 함께 평가한다.
특허기술에 대한 의존도와 침해자의 사용 정도(GP 요인 11): 침해자가 특허발명을 제품이나 서비스에 얼마나 광범위하고 깊게 사용하였는지도 중요하다. 특허기술에 대한 의존도가 높고 이미 대규모로 실시하여 대체가 어렵다면, 가상 협상에서 특허권자에게 유리한 사정이 된다. 이미 고객에게 납품한 제품에 적용된 기술이거나 고객이 특별히 선호·요청한 기술이라는 사정도 높은 의존도를 뒷받침할 수 있다.
특허의 잔여기간(GP 요인 7): 남은 특허 존속기간은 라이선시의 예상 비용과 최대 지불 의사에 영향을 준다. 존속기간이 얼마 남지 않았다면 라이선시는 조만간 해당 기술을 적법하게 무상 사용할 수 있으므로, 상대적으로 유리한 협상 지위를 가질 수 있다.
업계의 관행적 이익 비율(GP 요인 12): 해당 산업이나 유사 업종에서 기술 사용의 대가로 통상 인정해 온 이익 또는 가격 비율을 말한다. 이는 시장에서 형성된 라이선서와 라이선시 사이의 힘의 균형을 반영하므로, 상대적 협상력(s)을 판단하는 객관적 자료가 될 수 있다. 곧 요인 12는 가상 협상 당사자가 경제적 잉여를 어떤 비율로 나누었을지를 단순한 가정이 아니라 실제 시장 자료에 기초하여 설명하는 지표로 기능한다.
합의로 얻는 기대이익의 크기: 합의에서 상대적으로 더 큰 경제적 가치를 얻는 당사자는 거래를 성사시킬 유인이 크다. 그 필요성이 상대방에게 드러나면 더 많이 양보할 수 있으므로, 기대이익의 크기가 반드시 협상력의 우위로 이어지는 것은 아니다.
이처럼 가상 협상에서의 상대적 협상력은 막연한 직관이나 일률적인 분할 비율에서 도출되어서는 안 된다. 비침해 대안, 시간적 제약, 특허의 잔여기간과 기술 의존도 등 사건에서 입증된 시장 자료를 Georgia-Pacific의 15개 요소와 연결하여 구체적으로 설명해야 한다.
3. 경제적 잉여를 조정하는 특허소송의 영향
미국에서 특허소송이 제기된 뒤 비로소 협상이 본격화된다는 말을 종종 듣는다. 소송에 드는 막대한 비용과 배심재판 결과의 불확실성이 당사자의 협상력에 실제로 영향을 주고, 합의 과정에서 분배할 경제적 잉여(Surplus)의 규모와 배분 방식도 바꾸기 때문이다.
그 구체적인 작동 방식은 다음과 같다.
3.1. 소송 위험과 비용을 회피하려는 동기(Avoidance of Litigation Risks and Expenses)
합의의 주요 동기: 미국 연방대법원의 Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 164 (1889) 판결이 지적하였듯이, 시장에서 체결되는 라이선스나 소송상 합의(Settlement)는 특허기술의 가치만을 반영하지 않는다. 법원은 소송의 위험과 비용을 피하려는 동기가 합의에 작용할 수 있음을 인정하였다. 따라서 소송비용의 회피는 거래를 성사시키는 중요한 유인이 된다.
소송비용과 우회설계비용의 반영: 소송이 시작된 뒤 사후적(ex post)으로 체결된 라이선스에는 피고인 라이선시가 피하게 된 소송비용(avoided litigation costs)과 우회설계비용(design-around costs)이 반영될 수 있다. 이러한 비용은 협상으로 생기는 잉여와 그 분배에도 영향을 미친다.
3.2. 재판 결과의 불확실성에 따른 로열티 할인(Litigation Uncertainty and Discount)
소송 불확실성에 따른 할인: Kalos와 Putnam의 경제학적 모형 등에 따르면, 사전적(ex ante) 라이선스의 가격에는 특허가 무효로 판단되거나 침해가 부정될 위험이 반영된다. 그 결과 실제 로열티는 승소를 전제로 한 가치보다 낮게 정해질 수 있다.2
예를 들어 특허권자가 승소할 경우 예상되는 손해배상액이 1,000,000달러이고 특허가 유효로 판단될 확률이 80%, 침해가 인정될 확률이 70%라면, 두 사건이 독립적이라는 단순화된 가정 아래 기대가치는 560,000달러(1,000,000달러×0.8×0.7)가 된다. 라이선시로서는 무효자료와 비침해 논거를 충실히 준비하여 각 확률에 관한 평가를 낮추는 것이 협상 전략상 중요하다. 과거에는 라이선스 협상을 기술협상과 사업협상으로 나누어 이러한 쟁점을 기술협상 단계에서 충분히 논의하였으나, 최근에는 특허권자가 기술협상을 생략하고 곧바로 사업협상으로 진행하려는 사례도 적지 않다.
패소 위험에 따른 협상력 약화: 연방법원 소송에서 특허권자가 패소할 가능성은 특허권자에게 상당한 하방 위험(significant downside risk)으로 작용한다. 이러한 위험은 특허권자의 지연 감내 능력을 떨어뜨리고 할인율을 높여, 현실의 협상에서 특허권자가 확보하는 잉여의 몫을 줄일 수 있다. 다만 실무에서는 추상적인 패소 확률보다 불확실한 결과를 얻기 위해 부담해야 하는 막대한 소송비용이 더 직접적인 압박 요인이 되기도 한다.
3.3. 법적 가상 협상(Hypothetical Negotiation)을 위한 데이터 조정
가상 협상에서의 유효·침해 가정: 합리적 로열티를 산정하기 위한 Georgia-Pacific의 가상 협상과 이를 구조화한 잉여분배 원칙(SDP)은 대상 특허가 유효하고 집행 가능하며 침해되었다는 전제에서 출발한다. 따라서 이 법적 가정 아래에서는 무효나 비침해로 판단될 위험이 배제된다.
비교 라이선스 자료의 조정 필요성: 실제 소송 중 체결된 합의 라이선스를 아무런 조정 없이 가상 협상에 대입하면 로열티가 과소 또는 과대 평가될 수 있다. 그 계약금액에는 소송비용을 피하려는 동기와 재판 결과의 불확실성에 따른 할인(Uncertainty Discount)이 이미 반영되어 있을 수 있기 때문이다.
MWA의 재평가: 따라서 실제 시장 자료를 가상 협상에 활용할 때에는 불확실성 할인과 비용 절감 효과가 자료에 미친 영향을 구분하여야 한다. 필요한 경우 이를 조정해야 특허권자의 최소 수락 의사(MWA)를 가상 협상의 전제에 맞게 추정할 수 있다.
다음은 소송비용과 재판 결과의 불확실성, 즉 유효성과 침해가 인정될 확률의 변화가 잉여분배와 최종 로열티에 미치는 영향을 수치로 살펴본 시뮬레이션이다.
현대 특허소송에서 합리적 로열티(Reasonable Royalty)의 산정은 단순한 산술적 추정을 넘어, 미 연방증거규칙(FRE) 제702조와 Daubert 기준이 요구하는 신뢰성을 갖추어야 한다. 전문가 의견이 배척되지 않으려면 주관적 직관이나 근거 없는 단정(ipse dixit)에 머물러서는 안 된다. 자료와 방법론 사이의 ‘분석적 간극(Analytical Gap)’을 설명할 수 있는 재현 가능한 모형이 필요하다.
오랫동안 사용된 Georgia-Pacific 요인은 고려할 지표를 제시한다는 장점이 있지만, 요소별 가중치나 통합 방법을 정하지 않았다는 비판도 받아 왔다. Randall Rader 판사는 이를 “세탁 목록(Laundry List)”에, Richard Posner 판사는 “허튼소리(Baloney)”에 빗대어 비판하였다. 이러한 비판은 각 요소가 최종 로열티에 어떻게 반영되는지를 검증 가능한 방식으로 설명해야 한다는 문제를 드러낸다.
VirnetX v. Cisco 사건에서 연방순회항소법원은 내시 협상해(Nash Bargaining Solution)의 50:50 분할 가정을 구체적 근거 없이 적용하는 것은 ‘25% Rule’과 같은 자의적 휴리스틱이 될 수 있다고 보아 배척하였다. 이하에서는 이러한 한계를 보완하기 위한 분석 틀로 J. Gregory Sidak의 잉여분배 원칙(Surplus-Division Principle, SDP)을 사용한다. SDP는 협상 범위의 상한과 하한을 정한 뒤 당사자의 경제적 유인을 반영하여 다음과 같이 로열티를 산출한다.
Royalty = MWA + s × (MWP - MWA)
MWA(Minimum Willingness to Accept): 라이선서의 최소 수락 의사(하한)
MWP(Maximum Willingness to Pay): 라이선시의 최대 지불 의사(상한)
s(Negotiation Power): 라이선서의 상대적 협상력, 즉 잉여 배분 비율(Surplus Share)
2. 기본 시뮬레이션의 설정과 위험 조정 전 균형가격
가상 협상의 기초가 되는 정량 변수는 당사자의 경제적 사정을 토대로 설정하였다. 이 모형의 MWA는 과거 라이선스 사례를 단순히 나열하여 얻은 값이 아니다. 광범위한 침해로 시장 로열티가 체계적으로 낮아졌다는 가정 아래 그 왜곡을 제거하고, 라이선서의 기회비용을 반영하여 조정한 수치이다.
시뮬레이션 기본 설정 데이터
변수 항목
수치 (Value)
경제적 근거와 의미
특허의 순수 기술 가치 (VEI)
$1,000,000
기술이 시장에서 창출하는 총증분가치
최소 수락 의사 (MWA)
$200,000
시장 왜곡을 제거한 라이선서의 기회비용과 상실이익
최대 지불 의사 (MWP)
$800,000
비침해 대안과 비교한 라이선시의 기대 영업이익 증가분
공동 잉여 (Surplus)
$600,000
합의로 창출되는 총경제적 이익(MWP－MWA)
협상력 비율 (s)
40% (0.4)
당사자의 상대적 인내심(Patience)에 기초한 분배 비율
협상력(s)의 경제적 기초: 인내심과 할인율
이 모형에서 라이선서의 협상력 s=40%는 당사자의 상대적 할인율(Discount Rate)을 반영한 가정값이다. 할인율이 낮으면 합의 지연에 따른 손실이 작아 협상을 오래 지속할 수 있다. 이 시나리오의 s=40%는 라이선서가 제품 출시기한에 쫓기는 라이선시보다 상대적으로 큰 지연비용을 부담한다는 상황을 상정한다. 다만 실제 사건에서는 이 수치를 뒷받침하는 자료와 산정 과정이 별도로 제시되어야 한다.
현실의 특허가치는 소송 위험 때문에 사전적(ex ante)으로 할인될 수 있다. Kalos와 Putnam(1997)의 모형은 이러한 법적 불확실성이 자산가치에 미치는 영향을 정량적으로 살펴보는 틀을 제공한다.
확률 시뮬레이션과 가치 할인
소송에서 승소할 결합확률(P)은 아래 예시와 같이 개별 법적 판단의 확률을 곱하여 단순화하였다.
결합 승소 확률(P): 특허 유효성(80%)×침해 인정(70%)=56%
사전적 기대가치: $1,000,000(VEI)×56%=$560,000
이 예시에서는 44%의 불확실성 할인이 발생한다. 이는 실제 시장에서 관찰되는 로열티가 승소를 전제로 한 가치보다 낮게 형성될 수 있음을 보여준다.
이중 할인(Double Discounting)을 피하기 위한 조정
법적 가상 협상(ex post)은 특허가 유효하고 침해되었다는 전제를 둔다. 그러므로 불확실성이 이미 반영된 시장 자료를 다시 할인하면 같은 위험을 두 번 반영하는 오류가 생길 수 있다. 관찰된 로열티에 소송 위험 할인이 포함되었는지 확인하고, 포함되었다면 그 영향을 합리적으로 제거하는 조정이 필요하다. 이러한 분석은 MWA를 관찰된 시장가격보다 높게 산정할 수 있는 경제적 근거가 된다.
4. [차원 2] 소송비용 회피 동기와 위협점(Threat Point)의 변화
소송에는 상당한 비용이 든다. Rude v. Westcott(1889) 판결이 지적하였듯이, 비용 회피는 합의를 촉진하는 중요한 동기이다. 소송비용은 당사자의 위협점(Threat Point), 즉 협상이 결렬되었을 때의 이익(Disagreement Profits)을 변화시켜 협상 범위를 다시 형성한다.
위협점(Threat Point)의 정량적 재산정
양측의 소송비용을 각각 CPL=$150,000, CDF=$150,000으로 가정하면 실질적 유보가격은 다음과 같다.
특허권자의 실질적 유보가격(MWAeff):
기대가치($560,000)－소송비용($150,000)=$410,000
침해자의 실질적 유보가격(MWPeff):
기대가치($560,000)＋소송비용($150,000)=$710,000
조정된 로열티의 산출
이 가정에서 소송비용은 합의 가능 범위(ZOPA)를 양측 비용의 합계인 $300,000만큼 넓힌다. 이는 당사자가 합의로 절감할 수 있는 비용, 이른바 ‘평화의 배당(Peace Dividend)’에 해당한다.
조정된 공동잉여: $710,000－$410,000=$300,000
최종 로열티: $410,000＋0.4×$300,000=$530,000
이 계산에 따르면 특허권자는 자신의 위협점인 $410,000에 공동잉여의 40%인 $120,000을 더하여 최종적으로 $530,000을 확보한다. 이는 소송비용 회피에서 생긴 잉여를 가정된 협상력에 따라 배분한 결과이다.
5. 그래프 해설
시뮬레이션 그래프는 위 계산 결과를 두 측면에서 나타낸다.
그림 2. 승소 확률과 소송비용이 기대가치 및 합의 범위에 미치는 영향
왼쪽 패널(Probability Discount): 승소 확률(P)이 100%에서 56%로 낮아질 때 특허의 기대가치가 선형적으로 감소하는 모습을 보여준다. $560,000은 소송비용을 반영하지 않은 확률적 기대가치이다.
오른쪽 패널(Cost Divergence): 소송비용을 반영하면서 MWA와 MWP가 서로 반대 방향으로 이동하여 위협점 사이의 간격이 커지는 모습을 나타낸다.
잉여의 배분: 합의 가능 범위가 $300,000 넓어지는 것은 소송비용을 피하려는 경제적 유인이 합의에서 나눌 수 있는 잉여를 늘렸다는 뜻이다. 최종 합의점인 $530,000은 이 범위에서 라이선서의 협상력(s=0.4)을 반영한 값이다.
6. 결론과 법경제학적 시사점
이 시뮬레이션은 특허 손해배상 산정에서 Georgia-Pacific 요소의 정성적 검토뿐 아니라, 전제와 변수의 출처를 밝힌 수치 분석도 유용할 수 있음을 보여준다.
SDP의 의의: 잉여분배 원칙은 협상 범위와 분배 변수를 구분함으로써 일률적인 분할을 피하고, 시장 자료와 당사자의 지연 감내 능력이 최종 로열티에 어떻게 반영되는지를 구조적으로 설명한다.
보정 과정의 필요성: 관찰된 시장 자료에 불확실성 할인과 소송비용의 영향이 포함되었는지를 확인하고, 가상 협상의 법적 전제에 맞게 조정하여야 손해배상액의 객관성을 높일 수 있다.
민감도 분석(Sensitivity Analysis): SDP 모형은 승소 확률(P)과 비용(C) 등의 변수를 바꾸어 결과가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있다. 이러한 검증 가능성(Testability)과 반증 가능성(Falsifiability)은 전문가 의견의 신뢰성을 평가할 때 고려할 수 있는 장점이다.
향후 특허소송에서는 직관적 결론에 의존하기보다, 전제와 자료의 출처를 공개하고 재현 가능한 수치 분석을 제시함으로써 손해배상 산정의 신뢰성을 높일 필요가 있다.
주석
J. Gregory Sidak, Bargaining Power and Patent Damages, 19 STAN. TECH. L. REV. 1 (2015). ↩
S. Kalos & J. D. Putnam, On the Incomparability of “Comparable”: An Economic Interpretation of “Infringer’s Royalties,” 9(2) Journal of Proprietary Rights 2–5 (1997). ↩
청구항 해석에 합의하고도 불명확성이나 비자명성 다툼은 남을 수 있다. 해석 문제가 모두 끝난 듯 보여도 안심하기는 이르다. 합의 문구가 침해 여부를 가리는 기준이 되고, 항소법원이 판단을 다시 살피는 범위까지 바꾸기 때문이다. 무엇을 끝냈는지만 보아서는 좋은 합의인지 알 수 없다. 어떤 문제를 남겼고, 그 문제를 누가 어떤 기준으로 판단하는지까지 따져야 한다.
1. 해석합의가 소송의 기준선을 정한다
특허소송에서 청구항 해석은 침해 여부를 가리기 전에 청구항의 법적 의미와 범위를 정하는 절차다. 미국에서는 이를 흔히 Markman 절차라고 부른다. 당사자가 모든 용어를 끝까지 다툴 필요는 없다. 중요하지 않은 용어에 합의하면 법원이 판단할 쟁점이 줄고, 전문가 조사와 재판을 핵심 문제에 집중할 수 있다. 기술용어의 뜻이 명세서에서 비교적 분명하거나 양쪽 모두 같은 기준이 필요한 경우에는 특히 유용하다.
해석합의는 동의어 하나를 다른 말로 바꾸는 작업이 아니다. 법원이 받아들인 해석은 청구항과 피고 제품을 비교하는 기준이 된다. 선행기술과 청구발명을 비교할 때도 같은 기준을 쓴다. 불명확성을 따질 때는 출발점이 될 수도 있다. 해석 단계에서 유리해 보인 문구가 침해나 무효 단계에서는 상대방의 공격 수단으로 바뀌는 까닭이다.
당사자가 합의했다고 해서 법원의 역할이 사라지는 것은 아니다. 청구항의 법적 의미와 범위를 정하는 일은 법관의 몫이다. O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co.에 따르면 당사자 사이에 범위를 둘러싼 실질적인 다툼이 있으면 법원이 그 다툼을 풀어야 한다. ‘통상적인 의미에 따른다’고만 하거나 모호한 공통 문구를 받아들여, 배심원 또는 배심원 없는 재판의 법관에게 두 해석 중 하나를 고르게 해서는 안 된다.
법원이 합의 내용을 받아들이고 어느 당사자도 정해진 절차에 따라 이의를 제기하지 않으면, 그 해석은 이후 침해와 유효성을 판단하는 기준이 된다. 불명확성·침해·유효성의 결론까지 저절로 정해지는 것은 아니다. 합의가 정하는 것은 비교 기준이다. 어떤 증거를 그 기준과 비교할지, 비교한 결과가 무엇인지는 따로 판단한다.
절차용어부터 풀어 보기
이 글에서 ‘주장을 유지한다’는 말은 소송이 끝날 때까지 같은 말을 반복하라는 뜻이 아니다. 필요한 신청서·준비서면·재판 전 명령서에 쟁점을 분명히 적고, 법원에 실제 판단을 요청하며, 재판 단계에서도 그 주장을 철회하지 않아야 한다는 뜻이다. 그래야 패소한 뒤 항소법원에 같은 문제를 심사해 달라고 요구할 수 있다. 반대로 주장을 중간에 버리거나 판단을 구하지 않으면 항소법원은 ‘하급심에서 제대로 제기하지 않은 문제’라며 심사를 거절할 수 있다.
‘소송기록에 남긴다’는 표현도 단순히 메모를 남긴다는 뜻이 아니다. 청구항 해석서, 약식판결 신청서, 재판 전 명령서, 증거제출과 이의제기, 최종판결 형성 문서처럼 법원이 공식적으로 접수하거나 재판에서 다룬 자료에 쟁점과 당사자의 입장을 분명히 표시해야 한다. 더 중요한 것은 기록만 만드는 데 그치지 않고 법원에 판단을 구하는 일이다.
bench trial은 배심원 재판이 아니라 배심원 없이 법관이 증거를 듣고 사실까지 판단하는 재판이다. 이 글에서는 ‘배심원 없는 법관재판’이라고 부른다. 법관재판 뒤 항소법원은 법률 판단은 처음부터 다시 살피지만, 증언의 신빙성이나 제품의 속성 같은 사실인정은 명백히 잘못되었다고 확신할 정도가 아니면 그대로 둔다.
2. 합의 뒤에 남는 문제와 뒤늦게 생기는 불이익
청구항 해석에 합의한 뒤 생기는 위험은 두 갈래다. 하나는 해석만 끝났을 뿐 다른 법적 문제가 그대로 남는 경우다. MeadWestvaco에서는 용어의 뜻에 합의할 수 있어도 §112(b)의 불명확성 문제가 따로 남았다. Valeant에서도 안정성의 뜻은 정했지만 §103의 비자명성 판단까지 끝난 것은 아니었다. 합의는 무엇을 판단할지 분명하게 해 줄 뿐 결론을 대신하지 않는다.
두 번째는 해석 문제가 끝난 듯 보였지만 합의가 나중에 불리하게 작용하는 경우다. Allergan에서는 추상적인 유의어 합의가 실제 수치 경계를 정하지 못한 채 침해 여부를 증거에 따라 판단하는 단계로 넘겼다. 그 사실인정은 항소심에서 쉽게 뒤집을 수 없었다. AstraZeneca에서는 법원이 채택한 해석을 전제로 침해를 인정하면서도 그 해석이 잘못되었다는 주장을 철회하지 않았다. 그래서 항소법원이 해석을 바꾸자 그 해석을 전제로 한 침해판결도 취소될 수 있었다.
합의의 좋고 나쁨을 승패만으로 재단할 수는 없다. Valeant의 항소 결과를 합의가 직접 낳았다고 말하기 어렵다. AstraZeneca에서도 침해판결이 취소되었다고 비침해가 확정된 것은 아니다. 합의 뒤 남은 문제의 종류, 판단할 사람, 항소심의 심사 범위, 하급심에서 실제로 다툰 내용을 함께 살펴야 한다.
3. 중심 사례 ① Allergan, 뜻은 맞췄지만 범위는 남았다
Allergan v. Sandoz, ‘about’을 ‘approximately’로 바꾼 대가
Allergan은 녹내장 치료제 Lumigan 0.01%에 관한 특허를 보유하고 있었다. Sandoz, Lupin, Hi-Tech 등은 미국 식품의약국에 복제약 허가신청인 ANDA를 내면서 특허 만료 전에 제품을 판매하려 했다. Allergan은 이 ANDA 제출이 특허침해에 해당한다고 주장해 텍사스 동부연방지방법원에 소송을 제기했다. 여러 청구항 중 일부는 안과용 수용액의 pH를 ‘about 7.3’으로 한정하고 있었다.
영어 about과 approximately는 모두 ‘약’, ‘대략’이라는 뜻이다. 따라서 ‘about 7.3’을 ‘approximately 7.3’으로 바꾼 합의는 about에 새로 허용오차를 부여한 것이 아니다. about 자체가 이미 어느 정도의 폭을 전제한다. 문제는 그 폭이 측정오차만큼인지, 제조상 변동까지 포함하는지, 그리고 7.2가 들어가는지를 합의문이 말해 주지 않았다는 데 있었다.
Hi-Tech의 ANDA에는 제품의 유효기간 중 pH가 6.8–7.2라고 적혀 있었다. 지방법원은 5일 동안 배심원 없는 법관재판을 열어 침해와 비자명성 등을 심리했다. 양쪽 전문가의 증언을 들은 뒤, Hi-Tech 제품이 ‘approximately 7.3’이라는 한정을 문언 그대로 충족한다고 판단했다. 균등론에 따른 침해도 예비적으로 인정했지만, CAFC는 문언침해 판단을 유지했으므로 균등론까지 판단할 필요가 없었다.
Hi-Tech는 항소심에서 ‘approximately 7.3’을 더 좁게 읽어야 한다고 주장했다. CAFC는 Hi-Tech가 지방법원에서 수치 경계를 더 정해 달라고 요청하지 않았다는 사실을 먼저 지적했다. 당사자가 제안하고 법원이 채택한 해석이 그대로 사건을 지배하므로, 항소심에서는 7.2가 그 해석에 들어간다고 본 사실인정이 명백히 잘못되었는지만 살폈다. 양쪽 전문가 증언이 있었던 만큼 CAFC는 지방법원의 판단을 뒤집지 않았다.
합의가 불리하게 작용한 지점은 분명하다. Hi-Tech는 해석 단계에서 ‘approximately 7.3’의 숫자상 한계가 무엇인지 다투지 않았고, 법원에 더 구체적인 해석도 요청하지 않았다. 그러자 쟁점은 ‘법적으로 어디까지가 약 7.3인가’에서 ‘이 제품의 7.2가 합의된 표현에 들어가는가’로 옮겨 갔다. 전자는 법률문제라서 항소법원이 새로 판단할 수 있지만, 후자는 전문가 증거를 평가한 사실문제여서 명백한 오류가 있어야 뒤집을 수 있다.
Allergan이 모든 about 표현의 허용오차를 정한 것은 아니다. CAFC는 pH 6.8–7.2라는 범위 전체가 언제나 ‘약 7.3’에 포함된다는 일반 규칙도 만들지 않았다. 이 사건의 ANDA 내용과 전문가 증언에 비추어 7.2를 포함한다고 본 판단을 유지했을 뿐이다. 수치 경계가 중요하다면 청구항 해석서와 해석심리에서 양쪽이 주장하는 경계를 제시하고, 법원에 그 차이를 판단해 달라고 요구해야 한다. 그래야 불리한 해석이 채택되었을 때 그 법률 판단을 항소심에서 다시 다툴 수 있다.
4. 보조 사례 Valeant, 합의 뒤에도 비자명성은 남는다
Valeant v. Mylan, 안정성의 뜻을 정한 뒤 시작된 자명성 다툼
Valeant의 특허는 오피오이드 진통제의 부작용인 변비를 치료하는 주사제 Relistor에 관한 것이었다. 청구항 1은 메틸날트렉손 용액의 pH를 약 3.0–4.0으로 정했고, 청구항 8은 같은 제제가 실온에서 24개월 동안 안정하다는 결과를 덧붙였다. Mylan은 복제약 ANDA를 제출한 뒤 청구항 8의 침해는 인정했지만, 그 청구항이 선행기술에 비추어 자명하므로 무효라고 다투었다.
당사자들은 ‘24개월 동안 안정하다’는 말을 그대로 두지 않았다. 분해 생성물이 전체 메틸날트렉손의 2.0%를 넘지 않고, 24개월 뒤에도 의약품으로 쓸 수 있는 상태라고 합의했다. 이 합의는 무엇을 측정해야 하는지를 구체화했다. 다만 항소의 중심은 2.0% 기준 자체가 아니라, 통상의 기술자가 선행기술을 보고 메틸날트렉손 용액의 pH 3–4를 선택해 장기 안정성을 얻으려 했을 것인지였다.
Mylan은 날록손과 날트렉손 같은 유사한 오피오이드 길항제의 제제를 공개한 특허와 의약품 제제 교과서를 제시했다. 이 자료들은 pH가 안정성에 영향을 주며, 선행기술의 pH 범위가 청구항의 3–4와 겹친다는 점을 보여 주었다. Valeant는 선행기술이 다른 화합물에 관한 것이고, 24개월 안정성을 실제로 달성하거나 예측하지 못했다고 맞섰다.
뉴저지 연방지방법원은 정식 재판을 열기 전에 Valeant의 비자명성 약식판결 신청을 받아들였다. 약식판결은 중요한 사실을 둘러싼 진정한 다툼이 없을 때만 가능한 절차다. 지방법원은 다른 화합물의 제제가 메틸날트렉손 제제를 가르치지 않는다고 보았고, 안정성을 높이려고 먼저 조절할 변수로 pH를 택했을 것이라는 증거도 부족하다고 판단했다. 결국 Mylan이 제시한 증거만으로는 청구항 8의 자명성을 인정할 수 없다고 결론 내렸다.
지방법원의 ‘시도해 볼 만했다’는 주장에 관한 설명이 특히 논란이 되었다. KSR 판결에 따른 obvious-to-try 논리는 해결해야 할 기술적 문제가 있고, 통상의 기술자가 시도할 수 있는 확인된 해결책이 유한하며 결과도 어느 정도 예측 가능할 때 적용된다. 지방법원은 서로 다른 두 숫자 사이에는 수학적으로 무한히 많은 부분범위가 존재하므로 pH 선택지가 유한하지 않다고 보았다. 이 전제를 따르면 Mylan은 obvious-to-try 요건을 충족하기 어렵고, 특허권자에게 유리한 비자명성 결론이 나온다.
CAFC는 이런 ‘무한대’ 계산이 실제 제제 개발을 반영하지 않는다고 판단했다. pH 측정기에는 정밀도의 한계가 있고, 실무자가 시험하는 값도 일정한 간격을 갖는다. pH 3–4를 소수점 한 자리 단위로 시험하면 열 개, 두 자리 단위로 시험해도 백 개의 값이지 무한대가 아니다. pH가 반드시 기술자가 가장 먼저 바꿀 변수여야 한다는 법적 요건도 없다. 청구항 8에서 조절 가능한 핵심 변수로 적힌 것은 pH였고, 기록상 pH가 안정성에 영향을 준다는 증거도 있었다.
CAFC는 구조와 기능이 비슷한 화합물의 중첩 pH 범위가 일단 자명성을 추정할 근거가 될 수 있다고 보았다. 지방법원이 약식판결 단계에서 Mylan의 전문가 증거를 법률상 배척한 것도 잘못이라고 판단했다. 그러나 CAFC가 청구항 8을 곧바로 무효라고 선고한 것은 아니다. 중요한 사실관계를 더 심리하도록 비자명성 약식판결을 뒤집어 지방법원으로 돌려보냈다.
Valeant는 합의가 특허를 무효로 만든 사례가 아니다. 안정성의 합의된 뜻은 비교 대상을 분명히 했지만, 자명성 여부는 선행기술의 내용, 세 화합물의 구조와 기능이 얼마나 비슷한지, pH 3–4를 시험할 동기와 성공을 기대할 근거가 있었는지에 달려 있었다. 합의 전에는 그 정의가 선행기술과 어떤 관계를 맺는지 검토해야 하지만, 항소 결과를 합의문 하나의 탓으로 돌리면 판결의 핵심을 놓친다.
5. MeadWestvaco, 용어에 합의해도 불명확할 수 있다
MeadWestvaco v. Rexam, 뜻을 정할 수 있다는 사실과 청구범위가 명확하다는 결론
MeadWestvaco Corp. v. Rexam Beauty & Closures, Inc.에서는 투명한 액체 흡입관에 관한 특허의 ‘XRD crystallinity’와 ‘quenched’가 불명확한지가 문제 되었다. 지방법원은 당사자들이 두 용어의 뜻에 합의해 청구항을 해석할 수 있다는 사정을 들어 불명확성 주장을 배척했다.
CAFC는 각주에서 지방법원의 논리가 정확하지 않다고 짚었다. 어떤 용어를 말로 정의할 수 있다는 사실만으로 불명확성 심사가 끝나지는 않는다. 정의를 읽고도 통상의 기술자가 청구범위의 경계를 충분히 알아낼 수 없다면 여전히 불명확할 수 있다. 오늘날에는 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.에 따라 명세서와 출원경과를 읽은 통상의 기술자가 발명의 범위를 합리적으로 확실하게 알 수 있는지를 묻는다.
MeadWestvaco의 결론은 좁게 읽어야 한다. CAFC는 해당 청구항이 실제로 불명확하다고 판단하지 않았다. 합의된 정의만으로 명확성이 자동으로 인정되는 것은 아니라는 설명은 각주에 있다. 정작 항소 결과를 좌우한 이유는 피고가 약식판결 단계에서 제기했던 불명확성 주장을 재판에서 더 이상 다루지 않았다는 점이었다. CAFC는 피고가 그 주장을 포기했다고 보고 실체를 심사하지 않았다.
따라서 특허권자가 합의된 정의를 얻었다고 해서 §112(b) 다툼이 끝나는 것은 아니다. 피고 역시 해석 문구에 동의했다는 이유만으로 불명확성 주장을 당연히 잃지 않는다. 다만 합의서에 불명확성 주장을 포기하지 않는다고 적고, 약식판결 신청이나 재판 전 명령서에서 그 주장을 분명히 제시하며, 재판에서도 법원에 판단을 요청해야 한다. 그러지 않으면 항소법원은 쟁점을 검토하지 않을 수 있다.
6. 중심 사례 ② AstraZeneca, 조건부 합의로 위험을 줄이다
AstraZeneca v. Mylan, 침해를 인정한 전제가 항소심에서 바뀐 사건
AstraZeneca AB v. Mylan Pharmaceuticals Inc.에서는 흡입용 제제에 든 PVP의 농도 ‘0.001%’가 문제 되었다. 처음에는 두 당사자 모두 별도 해석이 필요하지 않다고 했다. 그러나 Mylan이 균등론에 따른 비침해 약식판결을 신청하면서 그 수치가 어디까지를 가리키는지를 놓고 다툼이 생겼다. 지방법원은 유효숫자 한 자리의 반올림 관례를 적용해 0.0005–0.0014%로 해석했다. Mylan은 모든 해석 아래에서 침해를 인정한 것이 아니다. 지방법원의 넓은 해석을 적용하는 경우 자사 제품이 그 범위에 들어간다고 인정하여 항소할 수 있는 최종판결이 내려지도록 했다.
CAFC 다수의견은 명세서의 실험자료와 출원경과가 PVP 농도의 미세한 차이를 중요하게 취급한다고 보았다. 출원인은 처음의 ‘about 0.0005% to about 0.05%’ 범위를 정확한 ‘0.001%’로 좁히고 ‘about’을 제거했으며, 그 농도의 임계성과 실험결과를 거듭 강조했다. 다수의견은 이 기록에 비추어 0.001%가 사실상 소수 넷째 자리까지 표시된 0.0010%에 가까운 정밀도를 갖는다고 보고, 반올림되는 범위를 0.00095–0.00104%로 한정했다. Taranto 판사는 이 접근이 명시된 0.001을 0.0010으로 다시 쓰는 것과 같다고 비판했다. 다수의견이 지배하며, 그 결과 종전 해석을 전제로 한 침해판결은 취소·환송되었다.
Mylan의 합의에는 전제가 있었다. 지방법원의 넓은 해석이 적용되는 한 자사 제품이 청구항에 들어간다고 인정했지만, 그 해석이 옳다는 데까지 동의하지는 않았다. Mylan은 해석의 잘못을 항소했고, CAFC가 범위를 좁히자 그 해석에 기대어 내려진 침해판결도 유지될 수 없었다. 그렇다고 CAFC가 Mylan 제품의 비침해를 확정한 것은 아니다. 지방법원이 새 해석에 따라 침해 여부를 다시 판단하도록 사건을 돌려보냈고, 비자명성 판단은 그대로 유지했다.
AstraZeneca를 출원경과상 권리포기의 요건을 전반적으로 낮춘 판례라고 읽어서는 안 된다. 다수의견은 명백한 권리포기가 성립하지 않더라도 출원인의 설명과 보정 내용을 청구항의 뜻을 밝히는 자료로 쓸 수 있다고 보았다. 출원인이 특정 범위를 명백히 포기했는지를 따지는 법리와, 출원기록 전체를 보고 문언의 뜻을 정하는 작업은 구별된다.
7. O2 Micro 이후 법관과 배심원이 나누어 맡는 일
판례들을 나란히 놓으면 합의가 불리해지는 경로가 보인다. 법관이 해결해야 할 범위 다툼을 추상적인 유의어 합의로 덮으면, 나중에는 채택된 문구를 제품에 적용하는 문제가 남는다. Allergan의 ‘about’을 ‘approximately’로 바꾼 합의가 그랬다. AstraZeneca에서는 Mylan이 지방법원의 해석을 전제로 침해를 인정하되 그 해석 자체는 계속 다투었다. CAFC가 해석을 바꾸자 전제에 기대고 있던 침해판결도 함께 취소되었다.
역할을 나누어 보면 이해하기 쉽다. 첫째, 청구항의 법적 의미와 범위를 정하는 일은 법관이 맡는다. 둘째, 확정된 범위와 피고 제품·공정을 비교해 실제로 한정을 충족하는지 가리는 일은 원칙적으로 사실판단이다. 배심원 재판이면 배심원이, 배심원 없는 법관재판이면 법관이 사실판단자 역할을 한다. 같은 법관이 판단하더라도 항소심에서는 법률 판단과 사실인정에 서로 다른 심사기준을 적용한다.
유효성을 따질 때 합의는 다른 방식으로 작용한다. Valeant에서 안정성의 합의된 뜻은 비교 대상을 구체화했다. 그래도 비자명성은 겹치는 pH 범위, 화합물 사이의 유사성, 그 범위를 시험할 동기와 성공을 예상할 근거를 모두 살펴야 했다. MeadWestvaco에서는 용어의 뜻을 정할 수 있어도 불명확성 심사가 끝나지 않았다. 다만 피고가 재판에서 그 주장을 더 다루지 않아 실체 판단을 받지 못했다.
O2 Micro가 모든 기술적 표현을 숫자로 바꾸라고 요구한 것은 아니다. 두 당사자가 청구범위에 관해 서로 다른 법적 기준을 제시한다면 법원이 그 차이를 풀어야 한다는 판결이다. 반대로 양쪽이 하나의 해석을 내고 더 구체적인 범위를 정해 달라고 요구하지 않으면, 법원은 그 문구를 채택한 다음 피고 제품이 이를 충족하는지를 사실판단에 맡길 수 있다. Allergan에서 일어난 일이 바로 이것이다.
해석 단계에서 양쪽이 받아들일 수 있었던 유연한 문구가 제품에 적용될 때 한쪽에 불리하게 구체화될 수 있다. 항소할 때도 차이가 생긴다. 법률문제라면 CAFC가 지방법원의 해석에 얽매이지 않고 새로 판단한다. 배심원 없는 법관재판의 사실인정은 명백한 오류가 있어야 뒤집고, 배심원 평결은 충분한 증거가 있는지를 중심으로 심사한다. 수치 경계를 합의하지 않는 선택은 나중에 누가 판단하고 항소법원이 얼마나 깊이 다시 살필지에도 영향을 준다.
8. 합의서에서 쟁점별 입장을 분명히 밝히는 문안
다음 문안은 해석·불명확성·침해·항소권을 한 문장에 섞지 않고 따로 밝히는 예시다. 어느 주장을 계속할지, 어느 사실만 조건부로 인정할지, 어떤 결정을 항소할지를 법원 제출문서에 분명히 표시하려는 목적이다. 실제 문안은 사건의 명령서, 현지규칙, 최종판결의 형성 방식과 항소관할 요건에 맞추어 고쳐야 한다.
A. 해석만 합의하고 나머지 쟁점은 유보 Agreed Construction Only. Solely for purposes of this Action, the Parties agree that ‘[TERM]’ shall be construed as ‘[AGREED CONSTRUCTION].’ This stipulation resolves only the meaning and scope of that term. Except as expressly stated, neither Party admits any fact or legal conclusion concerning infringement, noninfringement, validity, invalidity, enforceability, damages, or any other issue.
한국어 참고 번역 해석에 한정된 합의. 당사자들은 오직 이 소송의 목적상 ‘[용어]’를 ‘[합의된 해석]’으로 해석하는 데 합의한다. 이 합의는 해당 용어의 의미와 범위만을 해결한다. 명시적으로 정한 경우를 제외하고 어느 당사자도 침해, 비침해, 유효, 무효, 권리행사 가능성, 손해배상 또는 그 밖의 사실이나 법적 결론을 인정하지 않는다.
B. §112(b) 불명확성 항변 유보 No Waiver of Indefiniteness. Defendant’s agreement to the foregoing construction does not waive, and expressly preserves, Defendant’s right to contend that the asserted claims, even as construed, fail to satisfy 35 U.S.C. § 112(b). Plaintiff preserves all responses. No Party may argue that entry into this stipulation constitutes a concession of definiteness.
한국어 참고 번역 불명확성 항변의 비포기. 피고가 위 해석에 동의하더라도, 그 해석에 따르더라도 주장 청구항이 미국 특허법 제112조 (b)를 충족하지 못한다는 피고의 주장을 포기하지 않으며 이를 명시적으로 유보한다. 원고도 이에 대한 모든 반박을 유보한다. 어느 당사자도 이 합의의 체결이 명확성에 대한 양보라고 주장할 수 없다.
C. 특정 해석을 전제로 한 조건부 침해합의 Conditional Stipulation as to Infringement. If and only if the Court adopts [CONSTRUCTION], Defendant stipulates that [ACCUSED PRODUCT] satisfies [LIMITATION] solely to facilitate resolution of the remaining issues and, if otherwise permitted, appellate review. Defendant does not concede infringement under any other construction. If the construction is modified, vacated, or reversed, this stipulation shall have no effect unless the Parties otherwise agree in writing.
한국어 참고 번역 침해에 관한 조건부 합의. 법원이 [해석]을 채택하는 경우에만 피고는 남은 쟁점의 해결과 법이 허용하는 범위의 항소심사를 용이하게 하기 위하여 [피고 제품]이 [청구항 한정]을 충족한다고 합의한다. 피고는 다른 해석 아래의 침해를 인정하지 않는다. 해당 해석이 변경·취소·파기되면 당사자들이 달리 서면 합의하지 않는 한 이 합의는 효력을 잃는다.
D. 재심리·항소심사를 요구할 권리의 유보 Preservation of Review. Each Party preserves, to the extent permitted by law, the right to seek reconsideration or appellate review of any claim-construction ruling identified in Exhibit A. Nothing in this stipulation creates appellate jurisdiction, waives a jurisdictional requirement, or preserves an issue not otherwise properly raised in the record.
한국어 참고 번역 심사를 요구할 권리의 유보. 각 당사자는 법이 허용하는 범위에서 별지 A에 적힌 청구항 해석 결정의 재검토 또는 항소심사를 요구할 권리를 포기하지 않는다. 이 합의만으로 항소관할이 생기거나 관할요건이 면제되는 것은 아니다. 하급심에서 적절한 시기에 제기하고 법원에 판단을 구하지 않은 문제까지 나중에 항소할 수 있게 되는 것도 아니다.
E. 법원의 해석권한과 조항의 가분성 Court Authority and Severability. The Parties acknowledge that claim construction remains a matter for the Court. If the Court rejects or materially modifies any agreed construction, the related stipulations shall be severable and shall not bind either Party unless reaffirmed in writing.
한국어 참고 번역 법원의 권한과 가분성. 당사자들은 청구항 해석이 법원의 판단사항으로 남는다는 점을 확인한다. 법원이 합의된 해석을 거부하거나 중대하게 변경하면 관련 합의 조항은 분리 가능하며, 당사자들이 서면으로 다시 확인하지 않는 한 어느 당사자도 구속하지 않는다.
예시 문구만으로 모든 권리가 생기지는 않는다. ‘항소할 권리를 유보한다’고 써도 항소관할이나 최종판결 요건을 갖추지 못하면 항소할 수 없다. 불명확성 주장을 포기하지 않는다고 적는 것만으로도 부족할 수 있다. MeadWestvaco에서 보듯 실제 절차에서 주장을 철회하지 않고, 증거를 내며, 법원에 판단을 구해야 한다. 합의문은 이미 적절하게 제기한 쟁점을 분명히 해 두는 문서이지, 제기하지 않은 권리를 새로 만드는 문서가 아니다.
9. 합의서에 서명하기 전에 답해야 할 질문
첫째, 합의문이 실제 범위 다툼을 끝내는가. ‘about’을 ‘approximately’로 바꾸는 데 그친다면 제품에 적용할 때 같은 문제가 다시 생긴다. 남은 문제를 누가 판단할지도 미리 확인해야 한다.
둘째, 다음 판단은 누가 맡는가. 합의된 문구의 법적 의미는 법관이 정한다. 그 문구를 제품에 적용해 침해 여부를 가리는 일은 배심원이나 배심원 없는 재판의 법관이 맡을 수 있다. 합의 때문에 법률문제가 사실문제로 바뀌는지 살펴야 한다.
셋째, 유효성 다툼에는 어떤 영향을 미치는가. 합의된 수치·기능·결과를 선행기술과 직접 비교해야 한다. 겹치는 범위가 있는지, 그 범위를 시험할 이유가 있었는지, 결과가 예상 밖이었는지도 합의 전에 검토한다.
넷째, 불명확성 주장을 계속할 것인가. 정의에 동의하는 것과 §112(b)상 합리적 확실성을 인정하는 것은 다르다. 합의서에 주장을 포기하지 않는다고 쓰는 데 그치지 말고, 약식판결과 재판에서도 법원에 판단을 요청해야 한다.
다섯째, 합의의 전제가 된 해석을 항소심에서 다시 다툴 것인가. 조건부 침해합의와 최종판결 형성 방식은 사건별 절차와 관할법원의 요구에 맞춰야 한다. 무엇을 인정하고 무엇을 계속 다툴지 합의문에 분명히 적어야 한다.
10. 설명을 위한 분석틀과 실제 판례법은 다르다
한 단어가 여러 뜻을 갖는 경우와 한 뜻의 바깥 경계가 흐린 경우를 나누어 보면 합의가 왜 실패했는지 설명하기 쉽다. Allergan에서는 about과 approximately 가운데 어느 말을 쓸지는 정했지만 숫자상 경계는 정하지 못했다. MeadWestvaco도 용어를 정의할 수 있는지와 청구범위의 경계를 충분히 알 수 있는지는 서로 다른 질문이라고 설명한다.
다만 이는 이해를 돕기 위한 분석법이다. CAFC가 두 단계의 별도 심사방법으로 채택한 법리는 아니다. 법원은 청구항 문언과 명세서, 출원경과를 함께 읽어 범위를 정한다. 불명확성을 판단할 때는 Nautilus의 합리적 확실성 기준을 적용한다. ‘가짜 명확성’이나 ‘합의의 덫’도 설명을 위한 표현일 뿐 판례가 인정한 법리 명칭은 아니다.
판례가 판단하지 않은 결론을 덧붙여서도 안 된다. Valeant의 환송은 최종 무효판결이 아니며, AstraZeneca에서 침해판결을 취소한 것도 최종 비침해판결은 아니다. MeadWestvaco는 청구항이 실제로 불명확한지 판단하지 않았다. Finjan LLC v. ESET, LLC 역시 수정된 해석에 따른 최종 명확성이나 유효성을 확정하지 않았다. 환송은 잘못된 전제를 고치거나 더 심리하라는 뜻이다. 남은 쟁점의 승패를 미리 정한 결정이 아니다.
맺음말, 합의가 남긴 위험까지 살펴야 한다
청구항 해석합의는 특허소송의 시간과 비용을 줄이는 유용한 도구다. 좋은 합의는 양쪽이 같은 문장에 서명한 것만으로 완성되지 않는다. 실제 범위 다툼을 해결하고, 침해·유효성·불명확성에 미칠 영향을 따져야 한다. 계속 다툴 문제와 조건부로 인정할 사실, 나중에 항소할 결정을 정확히 구분해야 한다.
Allergan에서는 추상적인 유의어 합의가 피고에게 불리한 사실판단으로 이어졌다. Valeant에서는 구체적인 합의가 유효성 판단의 비교 대상을 밝혔지만 최종 결론까지 정하지는 않았다. MeadWestvaco에서는 합의된 정의가 명확성을 보장하지 않았고, 피고는 재판에서 주장을 이어 가지 않아 항소심의 실체 판단도 받지 못했다. AstraZeneca에서는 잘못된 해석을 전제로 한 조건부 침해합의가 있었지만, 해석을 계속 다툰 덕분에 그 해석이 바뀌자 침해판결도 취소되었다.
합의가 넓은지 좁은지만 보아서는 위험을 알 수 없다. 어떤 법률문제를 끝냈는지, 어떤 사실판단을 남겼는지, 무효와 불명확성을 계속 다툴지, 불리한 해석을 항소할 수 있도록 하급심에서 판단을 구했는지를 함께 보아야 한다. 해석심리에서 얻은 이익이 소송 마지막까지 유리하리라는 보장은 없다. 서명하기 전에 침해·무효·불명확성과 항소 절차까지 차례로 대입해 보아야 한다.
주요 판례와 공식 출처
아래 판례는 모두 구속력 있는 선례다. 다만 판결의 결론을 직접 뒷받침한 법리, 결론에 필요하지 않았던 설명, 환송 뒤 지방법원이 다시 판단할 문제를 구분해서 인용해야 한다.
Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 388–91 (1996). 청구항 해석이 법관의 역할임을 확립한 연방대법원 판결. 연방대법원 공식 판결집
O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., 521 F.3d 1351, 1360–63 (Fed. Cir. 2008). 당사자 사이에 실제 범위 분쟁이 있으면 법원이 이를 해결해야 함을 밝힌 CAFC 선례 판결. CAFC 공식 판결문
MeadWestvaco Corp. v. Rexam Beauty & Closures, Inc., 731 F.3d 1258, 1270 n.8 (Fed. Cir. 2013). 정의 가능성만으로 불명확성 심사가 끝나지 않는다고 언급했으나, 해당 사건의 불명확성 쟁점은 포기로 종결. CAFC 공식 판결문
Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898, 910–11 (2014). §112(b) 불명확성에 관한 합리적 확실성 기준을 제시한 연방대법원 판결. 연방대법원 공식 판결집
Allergan, Inc. v. Sandoz Inc., 796 F.3d 1293, 1311 (Fed. Cir. 2015). 합의된 ‘approximately 7.3’ 해석과 전문가 증거 아래 문언침해 사실인정을 유지한 CAFC 선례 판결. CAFC 공식 판결문
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 955 F.3d 25, 31–35 (Fed. Cir. 2020). 중첩 pH 범위와 obvious-to-try 분석을 근거로 비자명성 약식판결을 뒤집고 환송한 CAFC 선례 판결. CAFC 공식 판결문
AstraZeneca AB v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 19 F.4th 1325, 1328–35 (Fed. Cir. 2021). 0.001%를 내재적 기록에 따라 좁게 해석하고 종전 침해판결을 취소·환송한 CAFC 선례 판결. CAFC 공식 판결문
Finjan LLC v. ESET, LLC, 51 F.4th 1377, 1380–84 (Fed. Cir. 2022). 잘못 추가된 크기 제한에 의존한 불명확성 약식판결을 취소·환송했으나 최종 명확성을 확정하지 않은 CAFC 선례 판결. CAFC 공식 판결문
