제4장 문언침해 회피를 위한 두 번째 단계
― 내재적 증거(명세서 및 출원경과)를 통한 권리범위 축소
4~6단계, 8단계
앞선 글에서는 회피설계(design-around)의 첫 번째 단계로 용어의 객관적 의미 확정 및 모호성 공략(1~3단계)을 다루었습니다. 특허 발행 당시의 사전·논문 등 외부 자료를 수집하여 청구항 용어의 통상적 의미를 파악하고, 해당 용어에 모호성이 있는 경우 이를 적극적으로 활용하는 방법을 살펴보았습니다.
이번 글에서는 그 다음 단계인 내재적 증거(intrinsic evidence) ― 즉 명세서(specification)와 출원경과(prosecution history) ― 를 통해 청구항의 권리범위를 추가로 좁히는 방법을 다룹니다. 회피설계 실무의 핵심 4개 단계, STEP 4명세서에서의 특수 정의 추출, STEP 5출원경과에서의 특수 정의 추출, STEP 6미청구 구성요소의 청구항 편입 여부 확인, STEP 8사전 vs. 명세서 통제 여부 결정을 Federal Circuit 판례와 함께 구체적으로 해설합니다.
STEP 4 명세서에서 청구항 구성요소에 대한 모든 설명 및 특수 정의 추출
Extract From The Patent All Descriptions Of The Components Defined In The Claims, And Special Definitions Of The Words In The Claims
청구항 해석의 첫 번째 원칙은 용어의 통상적 의미(ordinary meaning)에 강한 추정을 부여하는 것이지만, 특허권자가 명세서에서 용어를 특별하게 정의하거나 발명 전체를 특정 구조로 일관되게 설명했다면 그 통상적 의미는 제한됩니다. 회피설계자는 명세서를 단순히 실시예 모음으로 읽는 것이 아니라, 권리범위 축소 논거를 발굴하는 법적 문서로 읽어야 합니다.
① 특허권자가 자신만의 사전 편찬자(lexicographer)로 행동한 경우
미국 특허법에서 특허권자는 명세서 내에서 용어를 통상적 의미와 달리 정의할 수 있습니다. 다만 그 정의는 명확하고 의도적으로 제시되어야 합니다. 회피설계자는 명세서를 읽으면서 다음과 같은 정의 표현을 집중적으로 찾아야 합니다.
| 명세서 표현 | 의미 및 회피설계상 활용 |
|---|---|
| "As used herein, X means…" | 명시적 특수 정의. 해당 용어는 통상 의미가 아닌 정의된 의미로만 해석됨 |
| "refers to" / "is defined as" | 강한 정의 표현. 법원이 특수 정의로 인정할 가능성 높음 |
| "for purposes of this invention" | 해당 특허 내부에서만 적용되는 특별한 의미임을 시사 |
| "means" / "comprises" + 구체적 설명 | 기능·범위 정의 가능성. 문맥 검토 필수 |
청구항의 핵심 용어 "degradable"은 사전상 "기능을 잃다" 등 넓은 의미를 가질 수 있었습니다. 그러나 특허 명세서 전체가 봉투(envelope)가 액체에 의해 녹거나 분해(dissolve/disintegrate)되어 내용물을 방출하는 구조를 반복·일관적으로 설명하고 있었습니다. Newman 판사는 이를 근거로 사전상 넓은 정의를 배척하고, "degradable"이 적어도 부분적으로 용해되는 것을 요구한다고 해석했습니다.
회피설계 교훈: 피고의 다공성(porous) 봉투는 액체가 내부로 침투해 흡수제를 팽창시킨 뒤 봉투를 터뜨리는 방식이었으므로 "용해"가 없어 문언침해가 부정되었습니다. 결과는 동일(내용물 방출)이라도 작동 방식(way)이 다르면 침해를 피할 수 있습니다.
② 발명 전체(invention as a whole)를 특정 구조로 설명하는 경우
명세서에서 "the present invention" 또는 "the invention" 표현이 특정 특징과 반복적으로 연결되어 있다면, 이는 단순한 실시예 설명을 넘어 발명 전체의 본질적 특징으로 작용할 수 있습니다. 다음 요소들이 하나라도 충족되면 청구항 범위 축소 논거로 강하게 활용할 수 있습니다.
- 명세서의 Summary of the Invention 또는 Abstract가 특정 구조를 발명 전체로 제시
- 모든 도면(drawing)과 실시예(embodiment)가 예외 없이 동일 구조를 전제
- 선행기술(prior art)을 특정 특징의 부재(absence) 때문에 비판
- 발명의 목적·효과가 해당 특징에서 비롯된다고 설명
- 다른 구조를 "부적합(not suitable)" 또는 "불가능"하다고 비판
바닥 패널 특허에서 일부 청구항에는 "play"(패널 간 유격)가 명시되어 있었고, 다른 청구항(claim 1)에는 "locking means"만 있었을 뿐 play가 없었습니다. 특허권자는 claim differentiation(청구항 차별화 원칙)을 근거로 claim 1에는 play 제한이 없다고 주장했습니다.
그러나 Federal Circuit은 명세서 전체가 발명 자체를 play가 있는 구조로 일관되게 가르치고 있다고 보아, play 없는 피고 제품에 대한 비침해 판단을 유지했습니다. 청구항에 "play"가 없어도 명세서가 발명 전체의 특징으로 play를 제시했다면 해당 제한이 읽혀 들어갈 수 있습니다.
청구항에는 "sending", "transmitting", "receiving" 같이 매우 넓은 동사들이 포함되어 있었습니다. 통상적 의미만으로는 인터넷(Internet) 같은 패킷 교환망(packet-switched network)을 통한 통신도 포함될 수 있었습니다. 그러나 명세서가 반복적이고 일관되게(repeatedly and consistently) 로컬 시스템과 원격 시스템이 전화선을 통해 직접 통신하는 구조를 발명 자체로 설명하고 있었기 때문에, 법원은 청구항 범위를 point-to-point telephone communications로 제한했습니다.
회피설계 교훈: 인터넷 기반 패킷 교환망 방식은 청구항 범위 밖으로 인정받아 비침해 판단을 받을 수 있었습니다.
③ 명세서 분석의 실무 순서
회피설계 실무에서 명세서를 분석할 때는 다음 순서로 읽어야 합니다.
- Title / Abstract — 발명의 범위를 전체적으로 정의하는 표현 확인
- Background of the Invention — 선행기술 비판·문제점 설명
- Summary of the Invention — "the present invention is…" 표현 집중 검토
- Detailed Description + Embodiments — 실시예들의 공통 구조 파악
- Claims — 독립항과 종속항의 비교, claim differentiation 분석
- Drawings — 모든 도면이 같은 구조를 전제하는지 확인
명세서가 "may", "in some embodiments", "can optionally include" 같은 개방적 표현을 사용한다면, 특허권자에게 유리한 넓은 해석이 유지될 가능성이 높습니다. 반면 "must", "requires", "is essential", "only" 같은 제한적 표현이 있다면 권리범위 축소의 강력한 논거가 됩니다.
STEP 5 출원경과에서 청구항 구성요소에 대한 모든 설명 및 단어의 특수 정의 추출
Extract From The Prosecution History All Descriptions Of The Components Defined In The Claims, And Special Definitions Of The Words In The Claims
출원경과(prosecution history)는 특허권자가 심사관과 주고받은 보정서(amendment), 의견서(office action response), 거절이유 통지(office action) 등 일체의 기록입니다. 이 기록은 특허권자가 자신의 발명을 어떻게 이해했는지, 어떤 범위를 포기했는지를 가장 직접적으로 보여줍니다. Federal Circuit은 출원경과를 "발명자와 심사관이 발명 대상을 어떻게 이해했는지 보여주는 거울"로 표현한 바 있습니다.
① 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)과 Disclaimer의 차이
출원경과에 의한 청구항 제한에는 두 가지 법리가 있습니다. 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)은 주로 균등론(doctrine of equivalents)의 적용 범위를 제한합니다. 반면 출원경과 Disclaimer는 문언침해 판단 자체에서 청구항의 권리범위를 좁히는 역할을 합니다. 회피설계에서는 후자가 더 직접적으로 활용됩니다.
② 출원경과에서 발굴해야 할 핵심 표현
| 출원경과 표현 유형 | 회피설계상 의미 |
|---|---|
| "Unlike the prior art…" | 차별점이 청구항 제한으로 작용할 수 있음 |
| "The present invention requires…" | 필수 구성요소 주장 가능 |
| "The inventive X is…" | 발명적 요소 정의 가능 |
| "Does not include…" / "excludes…" | 명시적 배제. 강력한 권리범위 제한 근거 |
| "Only…" / "must…" / "solely…" | 강한 제한 표현. Disclaimer 성립 가능성 높음 |
| 보정 전후의 청구항 비교 | 삭제된 단어가 여전히 해석에 영향을 줄 수 있음 |
| 심사관의 허여 이유(Examiner's Reasons for Allowance) | 특정 구성에 허여가 묶여 있는지 확인 |
| 재심사(reexamination) 기록 | 등록 후 진술도 권리범위 제한 가능 |
claim 20에는 "pleated(주름진)"라는 표현이 없었습니다. 그러나 재심사 과정에서 특허권자가 claim 19와 20의 plug를 선행기술 plug와 구별하면서 "the surface of the inventive plug is pleated"라고 명확히 진술했고, 이 발언을 이후 철회하지 않았습니다. Federal Circuit은 claim 20에도 pleated plug 제한이 반영된다고 보았습니다. 보정을 하지 않은 청구항도 출원경과의 구별 주장에 의해 제한될 수 있습니다.
PCT 출원과 초기 미국 청구항에는 "play"가 포함되어 있었고, 나중에 play가 없는 청구항이 추가되었습니다. 그러나 특허권자는 기존에 허여를 확보한 진술을 철회하지 않았습니다. Federal Circuit은 출원인이 parent application에서 play 없는 시스템을 명시적으로 포기했다고 보아, 후행 청구항에도 그 제한이 전파된다고 판단했습니다.
실무 포인트: 모출원, CIP, PCT, 재심사 기록까지 포함하는 패밀리 전체의 출원경과를 분석해야 합니다.
③ 사후적(post-accusation) 제출 자료의 신뢰성 문제
Multiform 사건에서 특허권자는 피고 제품을 인지한 후에 "degradable"의 넓은 사전 정의를 특허청(USPTO)에 제출했습니다. 법원은 이 자료가 명세서의 명확한 의미와 충돌하고, 피고 제품을 포섭하기 위해 사후적으로 구성된 것이라고 보아 배척했습니다. 소송 대상 제품을 알게 된 뒤 제출된 해석 자료는 신뢰성이 낮게 평가된다는 점을 기억해야 합니다.
STEP 6 청구항에 어쨌든 읽혀 들어갈 수 있는 미청구 구성요소 찾기
Find Unclaimed Components That Can Be Read Into The Claims Anyway
청구항 문언에 명시적으로 기재되지 않은 구성요소가 명세서 또는 출원경과에 의해 청구항 해석에 편입(import)될 수 있습니다. 이는 실시예 수입(import of embodiment) 금지 원칙과 긴장 관계를 형성하지만, 다음 조건이 충족되면 미청구 구성요소의 편입이 인정됩니다.
① 미청구 구성요소가 편입되는 조건
- 명세서가 해당 구성요소를 발명 전체의 필수 특징으로 설명 (단순 실시예 아님)
- 모든 실시예와 도면이 해당 구성요소를 예외 없이 포함
- 선행기술을 해당 구성요소의 부재를 이유로 비판
- 출원경과에서 해당 구성요소로 선행기술과 구별
- 청구항 차별화(claim differentiation) 추정이 명세서·출원경과에 의해 극복
위에서 다룬 Alloc 사건이 대표적 사례입니다. Claim 1에는 "play"가 없었지만 다른 청구항에는 있었습니다. 특허권자는 claim differentiation을 근거로 claim 1은 play가 없어도 된다고 주장했습니다. 그러나 명세서 전체가 play를 발명의 필수 특징으로 가르쳤기 때문에 claim differentiation 추정이 극복되었습니다.
회피설계 시사점: 특허권자가 "우리 청구항에는 X 제한이 없다"고 주장하더라도, 명세서와 출원경과가 X를 발명 전체의 본질로 제시했다면 X 없는 제품은 청구항 밖에 있을 수 있습니다.
② 편입이 인정되지 않는 전형적 경우
반대로, 미청구 구성요소의 편입이 인정되지 않는 경우도 있습니다. 회피설계자가 권리범위를 좁히려 할 때 상대방(특허권자)이 반박할 수 있는 논거를 미리 검토해 두어야 합니다.
- 명세서에 단 하나의 실시예만 있지만 명확한 포기가 없는 경우 (Home Diagnostics)
- 명세서에 "may", "in some embodiments" 등 개방적 표현이 있는 경우
- 종속항 구조상 claim differentiation이 강하게 작용하는 경우
- 반복 언급만 있을 뿐 청구항 제한으로 충분하지 않은 경우 (Amgen)
STEP 8 청구항 해석을 통제하는 것이 사전인지 명세서인지 결정
Determine Whether The Dictionary Or Specification Controls Claim Interpretation
사전적 의미와 명세서상 특수 정의를 모두 확인했다면, 이제 소송에서 어느 쪽이 실제로 채택될 가능성이 높은지를 결정해야 합니다. 이 판단은 회피설계 전략의 방향을 결정하는 핵심 단계입니다. Federal Circuit은 이 문제에 대해 시대에 따라 강조점을 달리해 왔으며, 2005년 Phillips v. AWH 이후로 현대 기준이 확립되었습니다.
① 청구항 해석의 기본 원칙 — 내재적 증거 우선
Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc. (Fed. Cir. 1996)에서 Federal Circuit은 청구항 해석에서 내재적 증거(intrinsic evidence), 즉 청구항 문언·명세서·출원경과가 1차 자료이며, 사전 정의가 내부기록을 압도해서는 안 된다는 원칙을 확립했습니다.
기술용어를 이해하는 가장 좋은 자료는 그 용어가 나온 명세서이며, 필요한 경우 출원경과가 이를 보충한다. 명세서가 청구항에 사용된 용어를 모호함이나 불완전함 없이 설명하고 정의하고 있다면, 그 용어의 의미를 찾기 위해 더 이상 다른 자료를 살펴볼 필요가 없다.
② ordinary meaning 추정이 유지되는 경우 vs. 사전 정의가 배척되는 경우
회피설계 실무에서 "사전 정의가 지배하는가, 명세서가 지배하는가"를 판단할 때 아래 기준표를 활용합니다.
| 상황 | 결과 | 대표 판례 |
|---|---|---|
| 명세서가 특별 정의 없이 용어를 사용하고, 출원경과에 제한 발언 없음 | ordinary meaning 유지 (넓은 해석) | E-Pass, Brookhill-Wilk, Johnson Worldwide |
| 사전상 여러 정의 중 명세서와 일치하는 의미 선택 | 명세서 문맥에 맞는 의미 채택 | Texas Digital, Brookhill-Wilk |
| 명세서가 용어를 명확하게 좁게 정의 (lexicographer) | 사전 정의 배척, 명세서 정의 우선 | Multiform, Abbott v. Novopharm |
| 명세서가 발명 전체를 특정 구조로 반복·일관 설명 | ordinary meaning 제한 | Microsoft v. Multi-Tech, Alloc |
| 출원경과에서 선행기술과 특정 특징으로 구별 | Disclaimer에 의한 권리범위 제한 | Bard, Alloc (parent application) |
| 사전 정의가 명세서와 명백히 충돌 | 사전 정의 배척 (Multiform 원칙) | Multiform, Vitronics |
③ Texas Digital의 균형적 접근 — 사전과 내재적 증거의 결합
Texas Digital Systems v. Telegenix (2002) 사건은 사전·백과사전·전문서를 적극 활용하는 접근을 체계화했습니다. 그 핵심 절차는 다음과 같습니다.
- 사전·백과사전·전문서로 청구항 용어의 가능한 의미들을 수집한다.
- 내재적 증거(명세서 + 출원경과)로 그 가능한 의미 중 발명자의 사용례와 가장 일치하는 의미를 선택한다.
- 내재적 증거와 충돌하는 사전 정의는 배척한다.
- 여러 사전 정의가 모두 내재적 증거와 일치하면 모두 포괄할 수 있다.
중요한 점은 사전에서 피고에게 유리한 좁은 정의 하나만 선택해 비침해를 주장하면 위험하다는 것입니다. 특허권자가 다른 넓은 사전 정의를 제시할 수 있고, 법원이 그 정의가 내재적 증거와 일치한다고 볼 수 있기 때문입니다.
로봇 수술 특허에서 "remote location"이 쟁점이었습니다. 사전상 "remote"에는 두 가지 정의가 있었습니다. 하나는 "통상보다 큰 간격으로 떨어진(separate by intervals greater than usual)"이라는 넓은 의미, 다른 하나는 "멀리 떨어진(far distant)"이라는 좁은 의미였습니다.
피고는 같은 수술실 안에 있었지만 환자에게 직접 손이 닿지 않는 위치에 있었습니다. 법원은 청구항 문언 전체("remote location beyond a range of direct manual contact")의 문맥에서 넓은 사전 정의를 채택했습니다. 수술실 안이라도 직접 손 접촉 범위 밖이면 remote location에 해당할 수 있다고 본 것입니다.
회피설계 경고: 단순히 "명세서의 대표 실시예(수술실 밖)와 다르다"는 이유만으로 비침해를 단정하면 안 됩니다.
전자 다기능 카드(electronic multi-function card) 특허에서 명세서는 신용카드 크기의 장치를 설명했습니다. 지방법원은 "card"를 ANSI 신용카드 치수로 제한해 PDA(Palm Pilot)는 비침해라고 판단했습니다(부피 58배, 두께 25배 차이).
Federal Circuit은 이를 뒤집었습니다. 청구항에 "credit-card-sized"라는 명시적 표현이 없고, 명세서의 크기 목적이 청구항을 자동으로 제한하지 않는다고 보았습니다. 사전상 "card"는 "flat, rectangular piece of stiff material"이라는 더 넓은 의미를 가집니다.
회피설계 교훈: 발명의 목적·장점이 신용카드 크기에 있다고 해도, 청구항 문언이 크기 제한을 명시하지 않으면 그 제한을 강요하기 어렵습니다. 모든 청구항이 발명의 모든 목적을 구현해야 하는 것은 아닙니다.
④ Phillips 이후의 현대 법리 — 명세서 맥락 중심 원칙
Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005, en banc)은 Texas Digital식 사전 우선 접근을 조정하며 현대 법리의 기준이 되었습니다. 핵심 원칙은 다음과 같습니다.
- 청구항 용어는 명세서 전체의 맥락을 읽은 통상의 기술자(PHOSITA)가 이해하는 의미로 해석한다.
- 청구항은 명세서를 참조해 해석해야 하지만, 명세서의 실시예를 청구항에 부당하게 수입(import)해서는 안 된다.
- 사전은 유용한 보조자료이지만, 명세서 맥락을 대체할 수 없다.
- 통상적 의미에 강한 추정을 부여하되, 명세서·출원경과에 의한 제한 가능성을 항상 확인한다.
사전은 단어의 가능한 의미들을 나열한다. 그러나 특허청구항 해석은 가능한 의미 중 아무거나 선택하는 작업이 아니다. 통상의 기술자가 해당 특허문서 전체를 읽고 그 용어를 어떻게 이해하는지를 판단하는 작업이다.
종합: 내재적 증거 활용 회피설계 실무 체크리스트
4~6단계, 8단계를 통해 회피설계자가 수행해야 할 분석을 종합 정리하면 다음과 같습니다.
| 분석 항목 | 확인 질문 | 결과 |
|---|---|---|
| 명세서 특수 정의 | "as used herein", "means", "is defined as" 표현이 있는가? | 있으면 → 권리범위 축소 근거 |
| 발명 전체 설명 | Summary/Abstract가 특정 구조를 "the present invention"으로 반복하는가? | 있으면 → 강한 제한 근거 |
| 실시예 일관성 | 모든 도면과 실시예가 동일 구조를 전제로 하는가? | 있으면 → 중간~높음 수준 제한 근거 |
| 선행기술 비판 | 선행기술을 특정 특징의 부재로 비판하는가? | 있으면 → 높은 수준 제한 근거 |
| 출원경과 Disclaimer | "unlike the prior art", "requires", "only" 등의 제한 표현이 있는가? | 있으면 → Disclaimer 성립 가능 |
| 보정 전후 비교 | 삭제된 청구항 요소가 권리범위 포기로 해석될 수 있는가? | 있으면 → 균등론 범위도 제한 |
| 미청구 구성요소 | 명세서·출원경과가 청구항에 없는 요소를 필수 특징으로 제시하는가? | 있으면 → 해당 요소 없는 제품은 비침해 가능 |
| 사전 vs. 명세서 | 사전 정의와 명세서 용어 사용이 충돌하는가? | 충돌 시 → 사전 정의 배척 가능 |
| 사전 여러 정의 | 유리한 사전 정의 하나만 선택했는가? | 위험 → 내재적 증거로 교차검증 필수 |
| Claim Differentiation | 다른 청구항에만 있는 제한이 피고 청구항에도 편입될 가능성은? | 명세서·출원경과가 강하면 → 편입 가능 |
회피설계 의견서(Non-infringement Opinion) 작성의 핵심 공식
내재적 증거 분석을 마친 후 비침해 의견을 구성할 때는 다음 세 가지 논거를 모두 확보하는 것이 가장 안전합니다.
- 청구항 문언상 차이: 우리 제품은 최소 하나의 구성요소를 청구항 문언 그대로 충족하지 않는다.
- 명세서상 차이: 그 차이는 단순 형식적 차이가 아니라, 명세서가 발명 전체로 설명한 구조·물질·공정과 실질적으로 다르다.
- 출원경과상 차이: 그 차이는 특허권자가 출원 과정에서 특허성을 확보하기 위해 강조한 특징과 반대 방향이거나, 특허권자가 포기한 범위에 속한다.
회피설계는 청구항 문언을 피하는 기술이 아닙니다. Ordinary meaning으로 넓게 읽힐 위험과 명세서·출원경과로 좁게 읽힐 가능성을 동시에 계산하여, 문언침해와 균등침해를 모두 피하도록 제품의 구조·작동방식·단계순서·통신경로·제어변수를 재설계하는 법기술적 절차입니다.
다음 글 예고
다음 글에서는 내재적 증거 분석을 마친 후, 외부 증거(extrinsic evidence) 및 특허 법리를 활용한 추가 한정(7단계, 9~11단계)을 다룹니다. §112(b) 명확성 요건, 청구항 차별화 원칙(Doctrine of Claim Differentiation), 전문가 증언 활용, 그리고 무효화 가능한 필수 요소 발굴 방법을 살펴봅니다.
해설 영상
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