Monday, August 10, 2026

균등론에도 경계선은 있다

균등론에도 경계선은 있다 — IP Law Column
IP Law Column

균등론에도 경계선은 있다

미국 특허 균등론(Doctrine of Equivalents)에서 '구성요소의 역할'과 '장점의 결여'가 비침해 판단에 미치는 영향

균등론 미국 특허소송 침해회피설계

미국 특허침해소송에서 균등론(Doctrine of Equivalents, 이하 DOE)은 특허권자에게 매우 강력한 법리다.

균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)이란?
특허는 청구항(claim)이라는 문장으로 권리범위를 정의한다. 그런데 경쟁사가 청구항의 문언(文言)과 글자 그대로 일치하지는 않지만, 실질적으로 동일한 역할을 하는 대체 구성으로 제품을 만들 경우 특허권자를 보호하기 위한 법리가 균등론이다. 즉, "문언침해(literal infringement)는 아니지만 실질적으로 같다"고 볼 수 있는 경우에도 침해를 인정하는 제도다.

피고 제품이 청구항(claim)의 문언과 문자 그대로 일치하지 않더라도, 피고의 대체 구성이 청구된 구성과 실질적으로 동일하다면 침해가 인정될 수 있기 때문이다.

그렇다면 반대로 이런 질문도 가능하다.

피고가 청구된 구조를 다른 구조로 바꾸면서, 그 구성요소가 특허발명에서 수행하던 중요한 역할이나 기술적 장점까지 함께 제거하였다면 어떻게 되는가?

예컨대 특허가 두 개의 스프링을 사용하여 하나가 파손되더라도 다른 하나가 계속 작동하는 중복 안전기능(redundancy, 리던던시)을 구현하고 있는데, 피고가 하나의 스프링과 단단한 플러그만 사용하여 그러한 백업기능 자체를 없앴다고 하자. 최종적인 목적이나 일부 기능에서는 두 구조가 비슷할 수 있다. 그러나 특허가 굳이 두 번째 스프링을 요구한 이유가 바로 그 백업기능이었다면, 그 중요한 역할을 전혀 수행하지 않는 피고의 구조까지 "균등하다"고 할 수 있을까?

미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)의 Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc. 사건은 바로 이러한 문제를 잘 보여준다.

다만 먼저 한 가지를 분명히 할 필요가 있다. 이 글에서 사용하는 "역할 또는 장점의 결여(Missing Role or Advantage)"는 미국 판례가 별도의 이름으로 확립한 독립적인 법리(doctrine)가 아니다. 이는 대법원 Warner-Jenkinson 판결의 구성요소별 분석(limitation-by-limitation analysis), Vehicular Technologies에서 강조된 특정 청구항 구성요소의 역할(role) 또는 핵심 기능(key function), 그리고 Toro가 보여준 그 적용의 한계를 하나의 실무적 관점에서 설명하기 위한 분석 프레임이다.

1. 균등론은 '발명 전체가 비슷한가'를 묻는 법리가 아니다

미국 균등론의 출발점은 연방대법원의 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997) 판결이다.

대법원은 균등론 자체를 유지하면서도 그 적용에 중요한 제약을 두었다. 특허 청구항(claim)의 각 구성요소(element) 또는 한정사항(limitation)은 권리범위를 정의하는 데 각각 의미가 있으므로, 균등 여부는 발명 전체가 아니라 각 개별 구성요소마다 따로 판단해야 한다는 것이다.

청구항(claim)과 구성요소(element / limitation)란?
특허의 청구항(claim)은 특허권자가 독점하고자 하는 기술의 범위를 문장으로 정의한 부분이다. 하나의 청구항은 여러 개의 기술적 요소로 이루어지는데, 이 각각의 요소를 구성요소(element) 또는 한정사항(limitation)이라 부른다. 예컨대 "두 개의 동심 스프링으로 이루어진 스프링 조립체"라는 청구항 문구가 있다면, "두 개", "동심", "스프링" 등이 각각 한정사항에 해당한다.

또한 대법원은, 균등론을 적용한 결과 특정 한정사항(limitation)의 의미가 사실상 완전히 사라져서는 안 된다고 보았다. 이를 흔히 구성요소 완비의 원칙(All-Elements Rule 또는 All-Limitations Rule)이라고 부른다.

여기에서 두 가지 중요한 명제가 동시에 나온다.

첫째, 피고 제품에 청구항의 물리적 구성요소가 문자 그대로 없다고 해서 균등론 적용이 자동으로 배제되는 것은 아니다. 오히려 균등론은 그런 문자적 불일치가 존재할 때 비로소 문제가 된다. 이때 법원은 피고의 대체 구성이 청구된 구성과 다음 세 가지 측면에서 실질적으로 동일한지를 살펴본다.

기능-방식-결과 테스트(Function-Way-Result Test, 이하 F-W-R 테스트)란?
균등론을 판단하는 핵심 기준 중 하나로, 피고의 대체 구성이 청구된 구성과
  ① 실질적으로 동일한 기능(Function)을,
  ② 실질적으로 동일한 방식(Way)으로 수행하여,
  ③ 실질적으로 동일한 결과(Result)를 내는지를 비교하는 것이다.
또 다른 기준으로는 양자 간의 차이가 비실질적(insubstantial)인지, 즉 기술적으로 의미 있는 차이가 없는지를 확인하는 방법도 있다.

둘째, 균등론이라는 이름으로 의미 있는 한정사항(limitation)을 지워 버릴 수도 없다.

따라서 실무상 질문은 단순히

"피고 제품에 이 부품이 있는가?"

에서 끝나지 않는다. 한 단계 더 나아가야 한다.

"이 한정사항(limitation)은 해당 청구항과 특허 문서의 맥락에서 어떤 역할을 수행하도록 되어 있는가? 그리고 피고의 대체 구성이 그 역할을 실질적으로 같은 방식으로 수행하는가?"

미국 특허청(USPTO)의 특허심사절차편람(MPEP, Manual of Patent Examining Procedure) 역시 Warner-Jenkinson을 인용하면서, 특정 구성요소가 청구항에서 수행하는 역할을 분석하는 것이 대체 구성요소의 기능-방식-결과(F-W-R) 분석이나 실질적으로 다른 역할 수행 여부를 판단하는 데 중요하다고 설명한다. Vehicular Technologies는 이 원리를 구체적인 기계 구조에 적용한 대표적인 사건이다.

2. Vehicular Technologies — '두 개의 스프링'은 왜 두 개여야 했는가

2.1 사건의 기술적 배경

Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc. 사건은 자동차용 잠금식 차동 장치(locking differential assembly)에 관한 미국 특허 제5,413,015호를 둘러싼 분쟁이었다.

잠금식 차동 장치(locking differential assembly)란?
자동차의 구동축(drive axle)에서 좌우 바퀴의 회전 속도 차이를 제어하는 장치다. 오프로드나 미끄러운 노면에서 한쪽 바퀴만 헛돌지 않도록 잠가 줌으로써 구동력을 양쪽 바퀴에 균등하게 전달하는 역할을 한다.

이 특허의 핵심 구조에는 핀(pin)을 탄성적으로 지지하는 스프링 조립체(spring assembly)가 포함되어 있었다. 대표 청구항에는 다음과 같은 표현이 있었다.

"a spring assembly consisting of two concentric springs"
(두 개의 동심 스프링으로 구성된 스프링 조립체)

동심 스프링(concentric springs)이란?
큰 코일 스프링 안에 작은 코일 스프링이 같은 중심축을 공유하며 겹쳐 배치된 구조다. 마치 러시아 인형처럼 스프링 안에 스프링이 들어있는 모양이라고 생각하면 이해하기 쉽다.

또한 "consisting of(~으로 구성된)"는 미국 특허 실무에서 폐쇄형 전환어(closed transition term)라 부른다. 나열된 구성요소 이외의 요소를 원칙적으로 배제한다는 의미를 가지며, 이에 비해 "comprising(~을 포함하는)"은 추가 구성요소도 허용하는 개방형 전환어(open transition term)다.

특허 명세서(patent specification), 즉 발명의 내용·기술·효과를 상세히 기술한 특허 문서의 본문에 따르면, 두 스프링 구조에는 여러 기술적 의미가 있었다. 종래 장치에는 스프링과 핀 사이에 작은 별도의 디스크(disk)가 존재했고, 조립 과정에서 이 작은 부품이 이탈하거나 분실될 수 있었다. 특허 구조는 이러한 별도 부품 문제를 개선하였다.

그러나 두 개의 스프링을 사용한 이유는 그것만이 아니었다. 두 스프링은 함께 탄성력을 제공했고, 특히 한 스프링이 파손되거나 약화되더라도 나머지 스프링이 하중을 부담할 수 있었다. 즉, 단순한 위치 유지나 조립 편의 기능에 더해 중복성(redundancy)과 신뢰성(reliability)이라는 중요한 역할이 있었다.

2.2 피고 제품은 단일 스프링 + 플러그(single spring + plug)였다

피고 측 제품인 E-Z Locker는 청구항의 두 동심 스프링(two concentric springs)을 그대로 사용하지 않았다. 대신 하나의 나선형 스프링(helical spring)과 그 중앙에 배치된 단단한 원통형 플러그(solid plug)를 사용하였다. 이 플러그는 핀을 위치시키고 지지하는 기능을 수행할 수 있었고, 별도의 분리 디스크(loose disk)도 필요 없었다.

따라서 비교 수준을 높이면 두 구조가 상당히 비슷해 보인다.

  • 특허 구조도 핀을 지지하고, 피고 구조도 핀을 지지한다.
  • 특허 구조도 분리 디스크를 제거하고, 피고 구조도 분리 디스크가 필요 없다.

이런 이유로 지방법원(1심 법원)은 임시 금지 명령(preliminary injunction) 단계, 즉 본안(本案) 판결 전에 피고의 제품 판매를 임시로 중단시키는 절차에서 피고 구조가 균등물(equivalent)로 평가될 가능성이 높다고 보았다.

그러나 연방순회항소법원(Federal Circuit)은 이러한 비교 수준이 너무 추상적이라고 판단했다. 핵심 질문은 단순히 "핀을 지지하는가?"가 아니었다.

왜 특허 청구항이 굳이 하나가 아니라 '두 개의' 스프링을 요구하였는가?

바로 이 질문을 먼저 던져야 했다.

3. Vehicular I — 한정사항의 '역할(role)'을 빠뜨리면 안 된다

1998년 제1차 항소심(항소심이란, 1심 판결에 불복하여 상급 법원에 재판을 구하는 절차를 말한다)인 Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc., 141 F.3d 1084 (Fed. Cir. 1998), 이른바 Vehicular I에서 연방순회항소법원은 지방법원의 임시 금지 명령 결정을 파기·환송(vacate and remand)하였다. 이는 항소법원이 하급심 결정을 파기하고 다시 심리하도록 돌려보내는 것을 뜻한다.

연방순회항소법원은 Warner-Jenkinson의 구성요소별 분석(limitation-specific analysis)을 전제로 하였다. 균등론에서는 청구항 구성요소(claim limitation)가 해당 청구항에서 수행하는 역할을 확인하고, 피고의 대체 구성이 동일한 기능·방식·결과를 갖는지 또는 실질적으로 다른 역할(substantially different role)을 수행하는지를 살펴야 한다.

이 사건에서 문제가 된 것은 바로 두 번째 스프링의 백업(backup) 역할이었다. 특허 명세서는 두 스프링 구조(two-spring arrangement)가 강도(strength)와 신뢰성(reliability)을 높이고, 하나의 스프링이 약해지거나(weakened) 파손되더라도(broken) 다른 스프링이 하중을 담당할 수 있음을 설명하였다.

반면 피고 제품의 단단한 플러그(solid plug)는 핀을 지지할 수는 있었지만 스프링이 아니었다. 따라서 첫 번째 스프링이 파손되는 경우 플러그가 그 대신 탄성력(elastic force)을 제공할 수 없었다.

피고 측 구조가 특허 구조의 여러 기능 중 일부를 수행한다는 사실만으로는 충분하지 않았다. 문제되는 한정사항(limitation)이 특허 문서에서 수행하도록 요구된 중요한 기술적 역할 가운데 하나를 전혀 수행하지 못한다면, 그 사실은 양자의 차이가 실질적(substantial)이라는 강한 근거가 될 수 있기 때문이다.

이를 구조적으로 정리하면 다음과 같다.

기능 특허의 두 스프링 구조
(two-spring assembly)		 피고 단일 스프링 + 플러그
(single spring + plug)
핀 지지·정렬 수행 수행 가능
분리 디스크(loose disk) 제거 수행 수행 가능
추가적인 탄성력 제공 수행 제2 스프링과 같은 방식으로는 수행하지 않음
스프링 고장 시 백업·중복성(backup / redundancy) 수행 수행하지 못함

이 표에서 가장 중요한 것은 마지막 행이다. 그러나 여기서도 주의해야 한다. "명세서에 적힌 장점 중 하나가 피고 제품에 없다"는 사실만으로 자동으로 비침해가 되는 것은 아니다. 그 기능이 바로 문제되는 한정사항과 법적으로 의미 있게 연결되어 있어야 한다.

4. Newman 판사의 반대의견 — '모든 장점 요건(All-Advantages Rule)'의 위험

1998년 Vehicular I에서 Newman 판사는 반대의견(dissenting opinion), 즉 다수의견에 동의하지 않는 판사가 별도로 작성하는 의견을 통해, 다수의견의 접근이 잘못 확장될 경우 균등론을 지나치게 좁힐 위험이 있다고 비판하였다. 그녀가 비판적으로 사용한 표현이 이른바 "모든 장점 요건(all-advantages rule)"이다.

그 우려에는 상당한 이유가 있다. 특허 명세서에는 통상 수많은 목적과 장점이 기재된다. 어떤 구조는 조립하기 쉽고, 어떤 구조는 비용이 낮고, 어떤 구조는 내구성을 높이고, 또 다른 효과로는 진동이나 소음을 줄일 수도 있다.

그런데 명세서에 기재된 장점 하나하나를 모두 피고 제품이 가져야 한다고 요구한다면 균등론은 급격히 축소된다. 균등론은 애초에 문언과 정확하게 동일하지 않은 대체 구조도 실질적으로 동일하면 침해로 평가하기 위한 법리인데, 특허 문서의 모든 장점까지 완전히 동일해야 한다고 한다면 문언침해(literal infringement)와 균등침해(infringement under DOE)의 차이가 크게 줄어들 수 있다.

따라서 Newman 판사의 비판은 다음처럼 이해하는 것이 적절하다.

특허 명세서에 어떤 장점이 기재되어 있다는 이유만으로, 그 장점 모두가 피고 제품(accused product)에 존재하여야 하는 독립적인 균등론 요건으로 변환되는 것은 아니다.

이 비판은 이후 Toro 사건과 대비할 때 특히 중요해진다.

5. Vehicular II — 환송 후에도 백업 기능(backup function)은 중요했다

환송 후 지방법원은 피고의 단일 스프링 + 플러그(single-spring-plus-plug) 구조가 청구된 두 동심 스프링(two-concentric-springs) 한정사항의 균등물이 될 수 없다고 보아 약식 판결(summary judgment)로 비침해를 선언하였다.

약식 판결(summary judgment)이란?
쟁점이 되는 사실관계에 진정한 다툼이 없어서, 배심원(jury) 없이 판사가 법률 문제만으로 내리는 판결이다. 통상 침해 여부가 사실상 명확한 경우에 활용된다.

연방순회항소법원은 2000년 Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc., 212 F.3d 1377, 즉 Vehicular II에서 이를 원심 인용(affirm), 즉 하급심 판결이 옳다고 인정하여 그대로 유지하였다. 여기에서도 신뢰성(reliability)과 백업 기능(backup function)은 결정적 의미를 가졌다.

따라서 Vehicular 계열에서 도출할 수 있는 가장 정확한 명제는 다음과 같다.

특허의 청구항 및 명세서 문맥에서 특정 한정사항(limitation)이 담당하는 중요한 기술적 역할이 명확히 확인되고, 피고의 대체 구성(accused substitute)이 그 역할을 기술적으로 수행할 수 없다면, 그러한 차이는 균등론상 비균등(non-equivalence) 판단을 뒷받침하는 강력한 근거가 될 수 있다.

그러나 이것은 절대 규칙(categorical rule), 즉 예외 없이 적용되는 일반 원칙이 아니다. "명세서의 장점 X가 피고 제품에 없다 → 무조건 균등론 없음"이라는 공식은 성립하지 않는다. 그 반대쪽 경계를 보여주는 판례가 바로 Toro Co. v. White Consolidated Industries다.

6. Toro — 명세서에 적힌 모든 기능이 '핵심 기능(key function)'은 아니다

Toro Co. v. White Consolidated Industries, Inc., 266 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2001)은 Vehicular의 적용범위를 이해할 때 반드시 함께 보아야 할 판례다.

Toro 특허에서는 덮개(cover)와 제한 링(restriction ring)의 특정한 구조적 관계가 문제되었다. 지방법원은 피고 제품이 특허 명세서에서 설명된 제한 링의 자동 배치 기능(automatic placement of restriction ring)을 갖지 않는다는 점 등을 근거로 균등론에 의한 침해를 부정하였다. 연방순회항소법원은 이를 뒤집었다.

법원은 특허의 명세서나 종전 청구범위 해석이 자동 배치(automatic placement)라는 내재적 기능(inherent function)을 발명의 핵심 목표(key objective)로 만들지는 않았다고 지적하였다. 이 차이가 핵심이다.

Vehicular에서는 두 스프링 한정사항의 백업·신뢰성 기능이 특허 문서에서 해당 구조의 중요한 기술적 기능과 직접 연결되어 있었다. 반면 Toro의 자동 배치(automatic placement) 효과는 특정 구조에서 발생하는 기능이기는 했지만, 발명 전체 또는 청구항 한정사항의 결정적 목적이라고 볼 정도로 특허 문서에서 확립되지 않았다.

따라서 Toro는 Vehicular을 폐기한 판례가 아니다. 보다 정확하게는 어떤 명세서 기재 기능(specification-described function)이 Vehicular에서 말한 중요한 역할(role) 수준에 이르는지를 구별한 판례라고 보는 편이 좋다.

구분 Vehicular Technologies Toro
문제 구조 두 동심 스프링(two concentric springs) 덮개–제한 링 관계(cover–restriction ring)
피고 구조 단일 스프링 + 플러그(single spring + plug) 분리형 덮개/링(separate cover/ring)
문제 기능 스프링 고장 시 백업·신뢰성(backup/reliability) 제한 링의 자동 배치(automatic placement)
명세서상 위치 두 스프링 구조의 중요한 신뢰성 기능으로 명확히 설명 구조에 수반되는 기능이나 핵심 목표(key objective)라고 보기 어려움
결과 비균등 판단을 강하게 뒷받침 기능 부재만으로 약식 판결(summary judgment) 불가

따라서 중요한 질문은 단순히 "피고 제품에 명세서상 장점이 있는가?"가 아니다. 먼저 다음을 묻는 것이 정확하다.

그 기능이 청구항 문언 및 내재적 기록(intrinsic record)에서 해당 한정사항에 법적으로 의미 있게 부여된 역할인가?

내재적 기록(intrinsic record)이란?
특허 문서 자체(청구항, 명세서, 도면)와 출원 과정에서 특허청과 주고받은 서류 전체를 통칭한다. 특허 해석에서 외부 증거(사전, 교재, 전문가 증언 등)보다 우선적으로 참조하는 1차 자료다.

7. '중요한 기능'인지 판단하는 방법

그렇다면 어떤 기능이 Vehicular형 핵심 역할(key role)이고 어떤 기능이 Toro형 부수적 장점(incidental advantage)인가? 이를 판례가 공식적인 다요소 테스트로 정리한 것은 아니다. 그러나 실무적으로는 다음 자료들을 함께 살펴볼 수 있다.

첫째, 청구항의 문언

그 기능을 수행하게 만드는 구체적 구조가 청구항 자체에 얼마나 명시되어 있는가? Vehicular에서는 "two concentric springs(두 개의 동심 스프링)"이라는 명확한 구조적 선택이 존재했다.

둘째, 특허 명세서(Specification)

명세서는 그 구조가 왜 필요한지를 어떻게 설명하고 있는가? 특정 기능이 한 번 부수적으로 언급된 것인지, 아니면 구조를 채택한 중요한 이유로 반복·일관되게 설명되는지가 결정적으로 다르다.

셋째, 출원 경과(Prosecution History)

출원 경과(prosecution history)란?
특허 출원부터 등록까지 출원인과 특허청 심사관 사이에 오간 거절이유통지서(office action), 보정서(amendment), 의견서(response) 등 모든 서류의 기록이다. 출원인이 어떤 이유로 청구범위를 좁혔는지, 어떤 선행기술과 구별하였는지 등을 파악할 수 있다.

출원인이 심사 과정에서 해당 구조 또는 기능에 의존하여 선행기술(prior art)과 구별하였다면, 후속 균등론 분석에서 해당 기능의 의미가 더 커질 수 있다.

넷째, 기능-방식-결과 테스트(Function-Way-Result Test)

피고의 대체 구성이 실제로 같은 기능을 같은 방식으로 수행하고 같은 결과를 내는가? 높은 수준에서 "둘 다 장치를 작동시킨다"라고 비교해서는 안 된다. 문제되는 한정사항(limitation) 수준에서 분석해야 한다.

다섯째, 비실질적 차이(Insubstantial Differences)

기술적 차이가 실제로 미미한가, 아니면 해당 한정사항을 채택한 이유 자체를 제거할 정도로 실질적인가?

여섯째, 알려진 상호교환성(Known Interchangeability)

해당 기술 분야의 통상의 기술자(person having ordinary skill in the art, PHOSITA), 즉 그 기술 분야에 통상적인 지식을 가진 전문가가 문제되는 두 구조를 기술적으로 상호교환 가능한 것으로 이해했는지도 관련 증거가 될 수 있다.

결국 '기술적 중요도' 하나가 독립된 새로운 균등론 테스트인 것은 아니다. 청구항 문언과 내재적 기록(intrinsic record)을 바탕으로 한정사항의 법적으로 의미 있는 역할(legally relevant role)을 먼저 특정하고, 그 다음 기존 균등론 분석을 수행하는 것이 핵심이다.

8. 한정사항 무력화(Claim Vitiation) — 별도의 '자동 탈락 규칙'으로 이해해서는 안 된다

이 문제는 이른바 한정사항 무력화(claim vitiation)와도 연결된다.

한정사항 무력화(claim vitiation)란?
균등론을 적용할 경우 청구항의 특정 구성요소(한정사항)가 사실상 아무런 의미를 갖지 않게 되어버리는 상황을 말한다. 만약 피고의 구성이 균등물로 인정된다면, 그 구성요소가 청구항에 존재하든 않든 결과가 같아지는 셈이 되어 해당 한정사항의 의미가 '무력화(vitiated)'된다고 표현한다.

과거 판례를 지나치게 단순화하면 다음처럼 이해하기 쉽다.

피고 제품이 청구항 구성요소(claim limitation)의 중요한 기능을 갖지 않는다.
→ 해당 한정사항이 무력화(vitiated)된다.
→ 균등론 적용 없음.

그러나 현대 연방순회항소법원(Federal Circuit) 판례는 한정사항 무력화(vitiation)를 그런 독립적인 자동 예외로 취급하지 않는다. Deere & Co. v. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012) 등에서 법원은 한정사항 무력화가 균등론의 별도 예외(separate exception)가 아니라, 제출된 증거를 기준으로 합리적인 배심원(reasonable jury)이라면 두 구성요소를 균등하다고 판단할 수 없다는 법적 결론을 표현하는 방식이라고 설명하였다.

따라서 올바른 분석 순서는 다음과 같다.

  1. 청구항 한정사항(claim limitation)의 역할을 특정한다
  2. 피고 대체 구성(accused substitute)의 실제 작동을 확인한다
  3. 기능-방식-결과(F-W-R) 테스트 및 구조적 차이를 분석한다
  4. 차이가 실질적(substantial)인지 평가한다
  5. 증거상 합리적인 배심원(reasonable jury)이 균등을 인정할 수 있는지 판단한다

반대로 "기능 X가 없다 → 무력화(vitiation) → 자동 비침해"라고 하면 균등론의 본래 존재 이유를 훼손할 위험이 있다. 왜냐하면 피고 제품에 청구항 한정사항이 문자적으로 존재하지 않는 상황 자체가 균등론이 작동하는 전형적인 상황이기 때문이다.

9. "Consisting of"이면 균등론도 끝나는가?

Vehicular의 청구항에는 흥미롭게도 다음과 같은 표현이 있었다.

"spring assembly consisting of two concentric springs"
(두 개의 동심 스프링으로 구성된 스프링 조립체)

미국 특허 실무에서 "consisting of(~으로 구성된)"는 일반적으로 폐쇄형 전환어(closed transition term)로 분류된다. 이는 청구항에 나열된 구성요소 이외의 요소를 원칙적으로 배제한다는 의미이며, 문언침해 분석에서는 상당히 강한 제한 효과가 있다.

그러나 여기서도 과도한 일반화는 피해야 한다. "Consisting of가 있으므로 균등론은 법적으로 완전히 소멸한다"는 절대 규칙(categorical rule)은 없다. Vehicular II도 그런 일반 규칙을 채택하지 않았다.

다만 "consisting of"라는 문언은 출원인이 어떤 구성 집합을 폐쇄적으로 선택했는지를 보여주는 강한 청구항 문언 지표(claim-language indicator)다. 따라서 균등론 범위를 판단할 때 매우 중요한 사정이 될 수 있다. 핵심 질문은 "consisting of가 있는가?"에서 끝나는 것이 아니라,

"무엇을 폐쇄한 것인가, 그리고 피고의 대체 구성(substitute)이 그 폐쇄적으로 정의된 한정사항과 기술적으로 얼마나 다른가?"

가 되어야 한다.

10. 발명자의 사후 증언보다 중요한 것은 공적 특허 기록이다

Vehicular에서 또 하나 주목할 만한 점은 소송 이후 제시된 발명자 등의 설명과 특허 문서 자체 사이의 관계다.

소송에 들어간 뒤 발명자가 "그 기능은 사실 그렇게 중요하지 않았다"라고 설명한다고 해서, 특허 문서에 명확하게 기재된 기술적 의미가 사라지는 것은 아니다. 반대로, 명세서에 특정 장점이 한 번 언급됐다는 이유만으로 그것이 자동적으로 필수적인 청구항 기능(mandatory claim function)으로 변하는 것도 아니다. 가장 균형 잡힌 명제는 다음이다.

발명자의 사후(事後) 증언은 내재적 기록(intrinsic record)을 뒤집는 만능 수단이 아니지만, 명세서의 모든 장점 기재가 자동적으로 법적 구속력을 갖는 것도 아니다.

결국 중심은 출원 당시부터 공개된 공적 특허 기록(public patent record)이다.

11. 특허 명세서 작성에서 얻을 수 있는 교훈

이 판례들을 명세서 작성 관점에서 보면 상당히 중요한 시사점이 나온다. 다만 이하 내용은 연방순회항소법원이 직접 선언한 명세서 작성 규칙이 아니라, 판례에서 도출할 수 있는 실무적 제언이다.

11.1 "본 발명은 반드시…"라는 표현은 필요한 경우에만

명세서에서 특정 구성을 "반드시 필요하다", "항상 수행한다", "유일한 방법이다", "본 발명의 핵심이다"라고 반복하여 설명하면, 후일 청구범위 해석(claim construction)이나 균등론 분석에서 그 기능이 해당 한정사항의 중요한 역할이라는 주장의 강한 자료가 될 수 있다.

그렇다고 장점을 설명하지 말라는 뜻은 아니다. Toro가 보여주는 것처럼 명세서에 장점이 존재한다는 이유만으로 그것이 청구항 요건(claim requirement)이 되는 것은 아니다. 핵심은 발명의 필수 작동 원리와 특정 실시예의 장점, 선택적인 효과를 가능한 한 정확하게 구분하여 작성하는 것이다.

11.2 청구항 스펙트럼(Claim Spectrum)을 만들어 두는 것이 중요하다

실제 개시 내용(disclosure)이 허용한다면, 청구항 계층(claim hierarchy)을 다음과 같이 만들 수도 있다. 즉, 상위 개념에서 하위 개념으로 점차 구체화되는 단계별 청구항 구조를 구성하는 것이다.

  • 탄성 조립체(resilient assembly) — 가장 넓은 개념
  • 스프링 기반 탄성 조립체(spring-based resilient assembly)
  • 이중 동심 스프링 조립체(dual concentric spring assembly)
  • 반대 방향으로 감긴 동심 코일 스프링(oppositely wound concentric coil springs) — 가장 좁은 개념

그러면 발명의 상위 개념과 구체적 실시형태 사이에 권리범위의 층위가 생긴다. 다만 "기능적으로 넓게 쓰면 언제나 유리하다"는 공식 역시 위험하다. 기능적 표현은 미국 특허법 제112조 (f)항에 따른 기능식 청구항 규정(§112(f), means-plus-function claim provision), 명확성 요건(definiteness), 기재 요건(written description), 실시가능 요건(enablement) 등 별개의 법적 문제를 발생시킬 수 있기 때문이다.

미국 특허법 제112조 관련 요건 간략 설명
· 기능식 청구항 규정(§112(f), means-plus-function): "~하는 수단(means for doing)"처럼 기능으로만 표현된 청구 요소는, 명세서에 기재된 구체적 구조와 그 균등물에만 권리범위가 미치도록 제한된다.
· 명확성 요건(definiteness): 청구항이 기술 분야의 통상의 기술자에게 권리범위를 합리적으로 확실하게 알릴 수 있도록 명확히 작성되어야 한다는 요건.
· 기재 요건(written description): 명세서가 출원인이 청구한 발명을 충분히 기술하고 있어야 한다는 요건.
· 실시가능 요건(enablement): 통상의 기술자가 명세서를 읽고 과도한 실험 없이 발명을 실시할 수 있도록 명세서가 충분히 개시되어야 한다는 요건.

12. 침해회피설계의 핵심 — 기능 하나를 없애는 것보다 '다른 원리'를 만들어라

이 판례가 연구·개발(R&D)과 자유실시분석(FTO, Freedom to Operate) 실무에서 특히 중요한 이유는 침해회피설계(design-around)의 방향을 보여주기 때문이다.

자유실시분석(FTO, Freedom to Operate)이란?
자사 제품이나 기술이 타인의 유효한 특허를 침해하지 않는지를 사전에 체계적으로 검토하는 분석 작업이다. 제품 출시 전 법적 리스크를 파악하고 침해회피설계(design-around)의 필요성을 판단하기 위해 활용한다.

단순한 침해회피설계는 다음과 같은 사고에서 시작하기 쉽다.

특허에 부품 A가 있으니 A를 없애자.

그러나 이것만으로는 충분하지 않다. A를 없앤 뒤 다른 부품 B가 실질적으로 A와 같은 기능을 같은 방식으로 수행한다면 균등론 문제가 그대로 남을 수 있기 때문이다. 더 강한 침해회피설계는 다음과 같은 방향이다.

청구된 한정사항(limitation)이 해결하는 기술적 문제 자체를 다른 원리로 해결한다.

예를 들어 특허의 이중 스프링이 "하나가 파손돼도 다른 하나가 작동하는 중복성(redundancy)"을 중요한 역할로 갖는다면, 단순히 두 번째 스프링을 단단한 플러그로 바꾸는 것보다 더 강한 기술적 차별화는 애초에 동일한 고장 모드(failure mode)가 발생하지 않는 별도의 메커니즘을 채택하는 것일 수 있다.

  • 다른 힘 전달 경로(force transmission path)
  • 다른 재료 원리(material principle)
  • 다른 제어 방식(control method)
  • 다른 고장 모드(failure mode)
  • 다른 안전 구조(safety structure)

이렇게 되면 특히 기능-방식-결과(F-W-R) 테스트의 방식(Way)과 비실질적 차이(insubstantial differences) 분석에서 차이가 보다 분명해질 수 있다. "단순 기능 삭제가 아니라 독립된 대체 메커니즘을 구축하라"는 원칙이 바로 여기서 나온다.

13. 특허를 알고 일부러 설계회피하면 오히려 불리한가?

그 자체로는 그렇지 않다. 특허를 연구하여 침해하지 않는 대체기술을 개발하는 침해회피설계(design-around)는 특허제도가 예정하고 있는 정상적인 경쟁 행위다.

균등침해의 핵심도 기본적으로 피고의 주관적인 의도가 아니라 피고 제품(accused product)의 기술적 구조가 청구항 한정사항(claim limitation)과 얼마나 가까운가이다. 따라서 "우리는 경쟁사 특허를 알고 있었다"거나 "그 특허를 피하기 위해 구조를 바꾸었다"는 사실만으로 균등론에 의한 침해가 발생하지 않는다.

다만 실제 침해가 인정되는 경우라면, 특허에 대한 인식과 이후의 구체적 행위는 고의 침해(willfulness)와 미국 특허법 제284조(35 U.S.C. §284)에 따른 증액 배상(enhanced damages) 문제에서 별도로 관련될 수 있다.

고의 침해(willfulness)와 증액 배상(enhanced damages)이란?
고의 침해(willfulness)는 특허 침해 사실을 알면서도 의도적으로 침해를 계속하거나 무모하게(recklessly) 위험을 감수한 경우를 말한다. 고의 침해로 인정되면 법원은 미국 특허법 제284조(§284)에 따라 손해액을 최대 3배까지 증액(enhanced damages)할 수 있다. 그러나 특허에 대한 인식(knowledge alone)이 자동으로 증액 배상을 발생시키는 것은 아니다.

따라서 자유실시분석(FTO) 실무에서는 단순히 "특허를 피하려고 구조를 바꿨다"는 기록만 남기는 것보다, 다음 내용을 기술적으로 정리하는 편이 훨씬 중요하다.

문제되는 한정사항은 특허 문서에서 역할 X를 수행한다.
당사 구조는 X를 수행하지 않는다.
대신 동일한 기술적 문제를 메커니즘 Y로 해결한다.
따라서 구조, 기능(function), 방식(way) 및 기술적 설계 선택(engineering trade-off)에서 실질적인 차이가 존재한다.

이런 기록은 침해 판단 자체를 결정하지는 않지만, 설계 과정의 기술적 근거를 명확히 하는 데 도움이 된다.

14. 실무에서 사용할 수 있는 7단계 분석

Warner-Jenkinson–Vehicular–Toro의 흐름을 실제 침해분석이나 침해회피설계에 적용한다면 다음과 같은 순서가 유용하다. 이 분석 순서는 판례가 공식적으로 선언한 단일한 7단계 테스트는 아니며, 판례 검증 결과에 맞추어 정리한 실무분석틀이다.

Step 1 — 문제되는 청구항 한정사항(claim limitation)을 특정한다

발명 전체의 추상적 목적이 아니라 어느 한정사항이 실제 쟁점인지부터 정한다.

Step 2 — 한정사항의 법적으로 의미 있는 역할(legally relevant role)을 확인한다

청구항, 명세서(specification), 출원 경과(prosecution history)에서 그 구조와 기능이 어떻게 설명되어 있는지 살펴본다.

Step 3 — 핵심 역할(key role)과 부수적 장점(incidental advantage)을 구별한다

Vehicular형 핵심 역할인지, Toro형 부수적·내재적 효과인지 구분한다.

Step 4 — 피고 대체 구성(accused substitute)의 실제 작동을 확인한다

제품 도면, 회로도, 소스 코드(source code), 시험 결과, 시뮬레이션(simulation), 전문가 증거(expert evidence) 등으로 실제 기능을 확인한다.

Step 5 — 기능-방식-결과(F-W-R) 및 비실질적 차이를 한정사항별로 비교한다

높은 수준의 "목적"이 아니라 해당 한정사항의 구체적 기능과 작동 방식을 비교한다.

Step 6 — 별도의 균등론 제한 법리를 따로 검토한다

  • 출원 경과 금반언(prosecution history estoppel): 출원 과정에서 청구범위를 보정하거나 양보한 경우, 그 보정 범위에 대해서는 균등론 적용이 제한될 수 있다는 원칙
  • 공개-헌납 원칙(disclosure-dedication rule): 명세서에 공개하였지만 청구항에 포함하지 않은 발명은 공중에 헌납된 것으로 보아 균등론 적용을 제한하는 원칙
  • 선행기술 포획 원리(prior-art ensnarement): 균등론을 적용하면 선행기술이 권리범위에 포함되어 버리는 경우 그 적용을 제한하는 원칙

Step 7 — 합리적인 사실인정자(factfinder)가 균등을 인정할 수 있는지를 평가한다

사실인정자(factfinder)란?
재판에서 사실 문제를 판단하는 주체다. 배심원 재판(jury trial)에서는 배심원(jury)이, 배심원 없는 재판(bench trial)에서는 판사(judge)가 사실인정자 역할을 한다. 균등론은 원칙적으로 사실 문제이므로, 배심원 재판에서는 배심원이 균등 여부를 최종적으로 판단한다.

처음부터 "한정사항 무력화(vitiation)"라는 라벨을 붙이지 않는다. 최종적으로 제출된 증거 위에서, 합리적인 배심원(reasonable jury)이 균등을 인정할 수 있는지를 살핀다.

15. 결론 — 균등론의 진짜 경계는 '부품의 존재'보다 '그 역할의 실질'에 있다

Vehicular Technologies를 "명세서에 적힌 장점 하나라도 피고 제품에 없으면 균등침해가 아니다"라고 읽으면 잘못이다. 그 사건이 독립적인 "Missing Role Doctrine(역할 결여 법리)"이나 "All-Advantages Rule(모든 장점 요건)"을 만든 것도 아니다. 오히려 그 의미는 훨씬 좁고 정교하다.

Warner-Jenkinson이 요구한 구성요소별 균등론 분석(limitation-specific DOE analysis)을 실제 기계 발명에 적용하면서,

특허 문서가 특정 청구항 한정사항(claim limitation)에 명확하게 부여한 중요한 기술적 역할을, 균등 비교에서 무시해서는 안 된다

는 것을 보여준 사례다. 반대로 Toro는 그 원칙의 다른 경계를 보여준다.

명세서에 어떤 기능이나 장점이 기재됐다는 사실만으로 그 기능을 새로운 청구항 요건(claim requirement)처럼 취급할 수는 없다.

따라서 Vehicular과 Toro는 서로 양립 불가능한 법리가 아니라 병존 가능하게 함께 읽어야 한다. 하나는 중요한 역할(role)의 결여가 왜 실질적 차이(substantial difference)가 될 수 있는지를 보여주고, 다른 하나는 모든 명세서 기재 장점을 핵심 역할(key role)로 승격시켜서는 안 된다는 한계를 보여준다.

현대 한정사항 무력화(claim vitiation) 판례 역시 같은 방향으로 수렴한다. 무력화라는 별도의 형식적 금지 규칙을 먼저 적용하는 것이 아니라, 각 한정사항에 대하여 피고 대체 구성이 실제로 어떤 역할을 수행하는지 비교하고, 합리적인 사실인정자(factfinder)가 균등을 인정할 수 있을 정도의 증거가 있는지를 판단하는 것이다.

이 점은 침해회피설계(design-around)에도 중요한 함의를 갖는다. 가장 강한 침해회피설계는 특허의 구성요소 하나를 단순히 삭제하는 것이 아니다. 문제되는 한정사항이 왜 존재하는지, 어떤 기술적 역할을 수행하는지를 먼저 분석한 다음,

그 역할을 수행하지 않거나, 동일한 기술적 문제를 전혀 다른 구조·원리·고장 모드(failure mode)로 해결하는 독립적인 대체 메커니즘을 설계하는 것

이 보다 강한 비균등(non-equivalence) 논리를 만들어낼 수 있다.

물론 이것도 자동적인 안전지대(safe harbor)는 아니다. 균등론은 본질적으로 사실집약적(fact-intensive), 즉 개별 사건의 구체적 사실관계에 크게 의존하는 법리다. 그러나 적어도 분석의 출발점은 명확하다.

"부품이 있느냐 없느냐"만 보지 말고, 그 청구항 한정사항(claim limitation)이 특허에서 왜 존재하는지부터 보아야 한다.

미국 균등론의 사법적 통제는 바로 그 지점에서 시작된다.

© 2026 All rights reserved.

- No comments:
Labels: , , , ,

Sunday, August 9, 2026

The Essence of Design-Around Is Not to Create a "Different Invention" — How Companies Transform Patent Legal Boundaries into Engineering Design Space

The Essence of Designing Around a Patent Is Not Creating a “Different Invention”
IP Strategy / Column

The Essence of Designing Around a Patent Is Not Creating a “Different Invention”

How companies can translate the legal boundaries of a patent into an actionable engineering design space

Design-Around Patent Infringement Claim Analysis Doctrine of Equivalents IP Strategy
A drafting pen resting on a blueprint, symbolizing the process of translating the legal boundaries of a patent into an engineering design space.

When a company identifies a competitor's patent, one of the most common reactions is:

“Our product looks completely different from theirs.”

In a more technically sophisticated organization, the reaction may instead be:

“Our invention is completely different from theirs as a whole.”

Both statements are dangerous starting points for a design-around analysis. The second can be particularly misleading. If a difference in product appearance creates a visual misconception, the belief that the “inventions are different as a whole” can be even more problematic because confidence in a new technical concept or superior performance may cause the team to skip the analysis that patent infringement actually requires.

Patent infringement does not ordinarily turn on how different two products or inventions appear when viewed as a whole. The first question is whether each limitation of the relevant claim, together with the relationships required among those limitations, is present in the accused product. A product may look entirely different and still raise an infringement issue if every required claim limitation is practiced. Conversely, even where two products perform similar core functions or create a similar overall impression, a substantially stronger noninfringement position may exist if a particular limitation is absent or if the claimed relationship or operating principle has been materially changed.

Suppose, for example, that an earlier patent claims the combination A+B+C, while our engineers develop a significantly improved system consisting of A+B+C+D+E. From an engineering perspective, the new system may appear to be an entirely different invention: it performs better, incorporates additional components, and may itself support patentable subject matter. But none of those facts necessarily eliminates the fact that A+B+C is still being practiced. Patentability and freedom to operate are separate questions. A later improvement may be independently patentable and nevertheless fall within the scope of an earlier, broader patent claim.

Accordingly, whenever someone in a design-around meeting says that “our invention is different as a whole,” the patent team should immediately return to a more disciplined question:

“Which limitation of each relevant independent claim is absent from our product?”

If the team cannot answer that question, the design-around analysis has not truly begun.

A Design-Around Is Not Merely a Product Modification. It Is a Corporate Risk-Management Process.

A patent design-around is the process of modifying a product's structure, component relationships, operating mechanism, or manufacturing process so that the company can deliver the function and value demanded by the market without practicing the competitor's claimed invention. The objective is not merely to build something that looks different from a competing product. More precisely, the objective is to identify the technical relationships that the patent legally protects and develop a commercially viable alternative outside those boundaries.

That is why an effective corporate design-around cannot be treated solely as a legal or engineering exercise. The team must determine which independent claims matter, which limitations may be eliminated or materially altered, whether the doctrine of equivalents remains a concern even after literal infringement is avoided, whether prosecution history estoppel or related prosecution statements narrow the patentee's available scope, and whether the prior art identifies alternative technical directions. At the same time, the company must evaluate whether the alternative can actually be manufactured at scale, whether its cost is acceptable, whether it preserves the performance customers value, and how it affects the launch schedule.

The best design-around therefore is not necessarily the design presenting the lowest conceivable legal risk. A design may be legally conservative yet commercially useless because it requires expensive new tooling or manufacturing processes. Conversely, management may rationally select an alternative that carries some residual patent risk if it can use existing production assets and preserve customer value. In practice, the optimum often lies at the intersection of legal risk, functionality, cost, manufacturability, and marketability.

For that reason, the patent team's work product should not be limited to a binary “infringement/noninfringement” conclusion. A stronger process develops multiple design alternatives and allows decision-makers to compare legal exposure, doctrine-of-equivalents risk, technical feasibility, manufacturing cost, market implications, launch timing, and residual uncertainty. The patent team's role is not to make the business decision for management. Its role is to structure the risk so that management can understand what the company gains, what it gives up, and what it remains exposed to.

More Dangerous Than Changing Appearance Is Assuming the Invention Is “Different as a Whole”

Organizations that are new to design-around work often focus heavily on changing color, size, shape, or the physical location of components. But if the patent claims do not require those visual characteristics, such differences may carry little or no significance in the infringement analysis.

Renaming a component is equally ineffective. If a patent claim refers to a “fastening screw,” calling the same structure a “fastening bolt” or “locking pin” in our drawings does not create a legal distinction. Patent infringement turns on the actual structure, function, and relationship of the component—not merely the label assigned to it. A nomenclature change is not a design-around.

Even greater caution is warranted when engineers themselves conclude that the new system constitutes an “entirely different invention.” As more features are added and a system becomes technically more sophisticated, the overall technological differences may indeed become substantial. Yet the patent question may continue to turn on something much narrower: whether the particular arrangement recited in the competitor's claim remains present.

The critical design-around question is therefore not “How much should we change?” but “What exactly should we change?”

In practice, changing the location or relationship of components may matter more than changing names or external appearance. A still stronger distinction may result from changing the path by which force, signals, or material are transmitted, or from changing the operating principle itself. Where technically feasible, the most robust alternative may be one in which the claimed element is no longer necessary at all.

Of course, there is no rule that “changing the operating principle always means noninfringement.” The ultimate conclusion remains dependent on claim construction and the particular facts. But the design question presented to R&D should generally move away from “What similar component can replace this component?” and toward “Can we solve the problem without needing this claimed arrangement at all?”

Designing the Product First and Asking the Patent Team to Justify Noninfringement Later Is the Most Expensive Form of Design-Around

In many companies, patent review still occurs near the end of the product-development process.

The company completes the design, builds prototypes, cuts tooling, orders components, prepares production plans, and only shortly before launch asks the patent team to review the product. The fundamental problem is that by the time the patent analysis begins, meaningful design changes have become commercially difficult.

If a problematic patent is identified at that point, the issue is no longer purely legal or technical. Tooling costs, certification expenses, advance component purchases, development schedules, and sales plans have already created substantial sunk costs. R&D and the business units may resist redesign by asking, “How are we supposed to change it now?” The patent team may then face pressure to find an argument that the already-completed product is noninfringing rather than to change the product itself.

At that point, design-around work can easily deteriorate into post-hoc rationalization.

More importantly, such a process may create an unfavorable factual record if litigation later arises. If a company knew of a competitor's patent and a substantial infringement concern, deliberately postponed meaningful review until redesign was practically impossible, conducted analysis principally to justify a predetermined conclusion, and continued selling without meaningful remedial action, those circumstances may make it more difficult to demonstrate that the company employed a reasonable, good-faith patent-risk management process. In the United States, the surrounding facts may become relevant to a willful-infringement analysis. Under Korean Patent Act Article 128(9), intentional infringement may also implicate enhanced damages of up to five times the determined amount of damages.

This point should not be oversimplified. Mere knowledge of a patent does not automatically establish willful infringement under U.S. law, nor should companies assume that obtaining a particular form of opinion letter is invariably required to avoid enhanced-damages exposure. The more important inquiry is what the company actually did after recognizing the patent risk: what it investigated, who participated in the analysis, what alternatives it considered, how it changed the product or otherwise managed the risk, and whether it consciously accepted a known risk without adequate response.

The preferred sequence therefore runs in the opposite direction:

Recommended Process Flow
Patent Analysis → Define Legal Boundaries → Derive Design Constraints → Develop Multiple Alternatives → Reassess → Prototype → Freeze Production Design → Launch

The patent team should not operate merely as the final legal checkpoint that attaches legal arguments to a completed product. It should participate early enough to provide legally informed design constraints. That is why the first design-around discussion should occur during early development, when the company's legal design boundaries can still shape the engineering work.

A Design-Around Should Be Managed Through Four Different Meetings

Trying to complete a design-around project in a single meeting tends to blur roles. Patent counsel, R&D, manufacturing, marketing, and senior management are not responsible for answering the same questions. Separating the process into four stages makes it substantially clearer what must be prepared and who should make each decision.

The placement of the adversarial stress test is particularly important. It should occur before the legal boundary conditions are transmitted to R&D. If untested legal assumptions are converted into engineering requirements, the entire design effort that follows may rest on a defective premise.

Meeting 1. The Patent Team Defines the Legal Boundary First

The first meeting is not an ideation session. It is a legal preparation stage in which the patent team determines what must be changed.

The first step is to identify every relevant independent claim. Avoiding one independent claim does not mean that the entire patent has been designed around, and removing a limitation that appears only in a dependent claim does not eliminate potential infringement of its broader parent claim. Where multiple independent claims exist, each should be analyzed separately on the assumption that the patent may protect different aspects or axes of the technology. In appropriate circumstances, dependent claims may also require separate consideration, particularly where the noninfringement position depends not simply on the absence of an element but on limits imposed on the doctrine of equivalents, including limits associated with the prior art.

The claims should then be broken down limitation by limitation. Merely copying component names into a claim chart is not enough. The analysis should identify where each element is located, what it is connected to, what force, signal, or material it transmits, and what claimed relationships produce the recited function.

The prosecution history should then be reconstructed chronologically. What did the claims originally recite? Which prior-art references led to rejection? What arguments did the applicant make? Which limitations were added or narrowed? How did the issued claims ultimately distinguish the prior art? For design-around purposes, understanding why particular language entered the claim may be more useful than simply summarizing the issued claim text.

Prior art should not be viewed solely as potential invalidity material. Invalidity analysis and design-around analysis are separate exercises, but the prior art may reveal which portions of the technical landscape the patentee had to leave behind in order to secure allowance. If the patent obtained its current scope by distinguishing an earlier technical approach, a competitor may be able to explore a design that moves back toward that prior-art territory.

The final work product from Meeting 1 should not be a memorandum merely stating that “there is a risk of infringement.” It should identify legal boundary conditions and priorities for technical modification that R&D can actually use.

Meeting 2. Stress-Test the Legal Boundary from the Adversary's Perspective

The fact that the patent team has developed a legal-boundary analysis does not mean that the analysis has been adequately tested. The longer a team works with its own claim construction, the greater the risk of confirmation bias. A favorable construction may begin to feel self-evident; the prosecution history may be interpreted selectively; and the team may become overly confident that the prior art supports the preferred conclusion.

The purpose of the second meeting is to break that bias before the analysis reaches R&D. Once a faulty legal assumption becomes an engineering requirement, substantial engineering resources may be consumed before the weakness is discovered.

Meeting 2 should therefore be an intentional adversarial stress test. The patent team—or, where appropriate, outside counsel—should attack the Meeting 1 analysis from the patent owner's strongest plausible perspective.

“The element you classified as missing is substantively the same structure under a different name.”

“The allegedly different element was merely relocated, while the same claimed technical relationship remains.”

“Under the function-way-result test used in U.S. doctrine-of-equivalents analysis—or the applicable Korean equivalence framework—the accused feature could still be treated as equivalent.”

“The scope surrendered during prosecution is not as broad as your design-around theory assumes.”

“The prior art on which you rely is materially different from the structure now under review.”

Only after the strongest reasonably available attacks have been formulated should the company determine whether the proposed legal boundary remains defensible. The output of Meeting 2 is therefore a set of validated legal boundary conditions, with vulnerabilities either corrected or expressly identified. Only those validated conditions should move forward to Meeting 3.

Meeting 3. Translate the Validated Legal Boundary into Engineering Questions

R&D—and, where appropriate, manufacturing and marketing—joins the process in the third meeting. At this stage, the most important function of the patent team is not simply to explain the claims. It is to translate the validated claim analysis into questions that engineers can actually design against.

Telling engineers merely to “make something that does not infringe this patent” gives them little guidance about what needs to change. More useful questions might include:

  • “Can we eliminate the internal support relationship within the housing?”
  • “Can we replace the direct coupling with a different force-transmission path?”
  • “Can we achieve the same function through linear motion rather than rotational motion?”
  • “Can we design the system so that this particular fastening element is unnecessary?”

Patent counsel should define the relevant legal boundaries and risk factors, but should not attempt to monopolize judgments regarding engineering feasibility, performance, safety, or manufacturability. The preferable structure is iterative: R&D proposes multiple solutions outside the identified legal boundary, and the patent team evaluates each solution against the relevant claims.

Multiple design alternatives should be developed at this stage. A project that depends on only one design-around option can quickly run out of room if the legal assessment weakens, manufacturing cost proves excessive, or the alternative fails to meet customer requirements.

Design-around work is therefore less about finding one correct answer than about expanding the company's available design space.

Meeting 4. Convert the Patent Problem into a Management Decision

The fourth meeting compares technically viable alternatives from legal, engineering, and business perspectives. Because the underlying legal-boundary analysis was already subjected to adversarial testing in Meeting 2, the focus can now shift toward the relative defensibility and commercial practicality of each proposed design.

The first inquiry is whether each alternative avoids literal infringement of every relevant independent claim. If a defense depends on only one changed limitation, an adverse claim construction concerning that single limitation may collapse the entire position. Where feasible, it is generally preferable to create multiple absent or materially different limitations.

The team should next assess doctrine-of-equivalents risk. Is the difference merely one of terminology? Has a component simply been moved slightly? Or has the manner in which the function is achieved materially changed? The question should be tested from the perspective of a sophisticated adverse patent owner. The team should also determine how strongly the prosecution history and prior art support the proposed distinction.

The analysis then reaches questions that patent counsel cannot answer alone. Can the alternative actually be manufactured? Does it require new tooling? Will the part count increase? Will yield decline? Can the key performance characteristics valued by customers be maintained? How much will launch be delayed? What sunk costs in inventory and equipment will be affected?

At that point, the question changes from “Which design is safest?” to “Which design is best for the company?”

The patent team should not make that decision on management's behalf. It should explain which alternatives present stronger noninfringement positions, where each theory is vulnerable, and what residual patent risk remains. R&D should assess technical feasibility. Manufacturing should address production feasibility and cost. Marketing should define the minimum customer-value requirements. Senior management should then decide which risks the company is prepared to accept. This allocation of responsibility allows design-around work to function not as a legal prohibition mechanism, but as a corporate decision-making system.

A robust design-around rarely depends on a single distinction. Multiple missing or materially different limitations, separate defenses for separate independent claims, support from the prosecution history, support from the prior art, and meaningful differences in technical operating principle can combine to create a layered and substantially more resilient defense.

The Question “Can You Guarantee That It Does Not Infringe?” Requires a Different Kind of Answer

As a design-around project nears completion, a CEO or head of R&D will often ask:

“So can we now say that this product definitely does not infringe?”

That is rarely a question that should be answered with an unqualified “yes.”

First, claim construction carries uncertainty. Second, avoiding literal infringement does not necessarily eliminate the doctrine of equivalents. Third, other relevant patents may exist that were not included in the particular analysis. Designing around one patent is not the same thing as establishing complete freedom to operate for the product.

There is an additional practical consideration that is even more important.

There is no guarantee that the product ultimately manufactured and sold will remain identical to the product reviewed by the patent team, and the ultimate adjudication of infringement belongs to an independent decision-maker—not to the company itself. No matter how well-founded the company's noninfringement analysis may be, there is no assurance that a court in an actual dispute will adopt the same claim construction or legal assessment.

The patent team's report therefore should not end with the categorical statement, “This product does not infringe.” A more disciplined formulation would be:

“Based on the patents reviewed and the final design drawings presently provided, this design presents the most layered noninfringement position among the alternatives considered. This assessment, however, is based on the currently available record and our present legal and technical analysis, and it cannot guarantee that a court in an actual dispute would adopt the same claim construction or infringement determination. Any material change to the production or commercial product should be submitted for renewed review.”

The objective of a sound design-around analysis is not to manufacture a larger number expressing confidence. It is to make clear why the company reached its conclusion and which facts and assumptions that conclusion depends upon.

A Design-Around Does Not End at Design Freeze

Even an excellent design-around analysis becomes unreliable if the product reviewed by the patent team differs from the product ultimately sold.

After launch, procurement may adopt a substitute component to reduce cost. Manufacturing may make a minor structural modification to improve assembly. A supplier may use a different specification because of component shortages. An engineer may restore part of an earlier configuration to improve performance.

A seemingly minor modification may inadvertently reintroduce the very claim limitation that the design-around intentionally removed.

Design Freeze therefore is not merely a project-management milestone. It is also an important patent-risk control point. The CAD files, bill of materials, prototypes, and other specifications underlying the legal review should correspond to the actual production configuration. Material design changes should be subject to a change-control process that prevents implementation in production without appropriate patent-team review. When the post-launch product specification changes materially, the modified product should again be compared against all relevant independent claims.

Design-around work does not end on the day an opinion or internal memorandum is finalized. It is a lifecycle-management activity that continues for as long as the commercial product must preserve the design features on which the noninfringement position depends.

The Patent Team's Role Must Evolve from Risk Detection to Design-Space Creation

The easiest statement for a corporate patent team to make is, “This is risky. Do not do it.” But the business does not need the patent team merely to identify the existence of risk.

A more sophisticated patent organization should be able to say:

“The current configuration presents risk under this independent claim. If we eliminate this coupling relationship or materially change the operating principle, however, we can create a substantially stronger noninfringement position. The first approach may increase cost, while the second may affect performance, so R&D and manufacturing should develop multiple alternatives for comparison.”

The patent team is not the product designer. Engineers, in turn, are not responsible for construing patent claims.

The patent team defines legal boundaries and risk factors. R&D develops technical solutions outside those boundaries. Manufacturing evaluates scalability and cost. Marketing defines the minimum acceptable customer value and product specifications. Management weighs the remaining risk against the expected commercial benefit.

The patent team's role ultimately should expand beyond risk detection to encompass risk translation, risk structuring, and design-space creation.

In Design-Around Work, Prior Art Is More Than Material for Attacking a Patent

Prior art plays a distinctive role in design-around strategy.

In conventional patent practice, one of the most direct reasons to search prior art is to challenge novelty or nonobviousness. In design-around work, however, the prior art can also function as a map showing the company where the product may be moved.

Suppose a patent applicant distinguished prior-art configuration A by adding relationship B to the claim and arguing that the invention differed from A because of B. A competitor's only option is not necessarily to modify B slightly. In some circumstances, the stronger strategy may be to remove B altogether and move the design back toward the technical territory occupied by A or a neighboring prior-art approach.

This approach may provide value beyond avoiding the literal language of the claim. If the patent owner later attempts to expand the claim through the doctrine of equivalents far enough to capture the alternative design, the accused infringer may be able to argue that the asserted range of equivalents would improperly encompass the prior art. In U.S. patent law, this principle is commonly analyzed through the ensnarement doctrine, associated with cases including Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates in the Federal Circuit. Korean Supreme Court doctrine likewise recognizes limitations on the application of equivalents where the asserted scope would improperly extend into territory associated with the prior art.

A critical design-around question is therefore:

“What did this patent have to distinguish from the prior art in order to obtain its present scope?”

The next question is:

“Can we move our design back to the other side of that boundary?”

This is why reading only the words of the issued claims may not reveal the patent's most commercially useful boundary. The company should understand why particular language entered the claim in the first place and how that language emerged from the applicant's interaction with the prior art. A strong design-around converts that history into usable engineering design space.

Corporate Patent Counsel Can Help Change the Facts of a Future Dispute

Traditional legal education usually applies law to facts that have already occurred. The product already exists. The patent claims are fixed. The task is to compare the two and determine whether infringement has occurred.

Corporate design-around work is different.

The product can still be changed.

In other words, the company is presently creating the factual record that a court may one day be asked to evaluate.

For that reason, a corporate IP professional should not merely attempt to predict whether a court would find the present product infringing. The more valuable role is to intervene in the development process early enough to alter the structure of the future product in a direction that creates a more defensible factual record.

The process involves breaking the claim into limitations, using the prosecution history to identify legal boundaries, locating alternative technical space in the prior art, and translating those findings into engineering constraints. When engineers propose new structures, those alternatives are compared against the claims again, stress-tested from an adversarial perspective, and presented to management together with the remaining risks and costs.

In that process, the language of patent law becomes the language of engineering, and engineering alternatives are then translated into the language of management.

That is what it means to operate a design-around process effectively inside a company.

In the end, the objective of an effective design-around is neither to produce “a product that looks completely different from the competitor's product” nor to create “an invention that is completely different as a whole.”

The objective is to identify precisely the technical relationships legally protected by the competitor's patent, develop a commercially viable technical solution outside those relationships, and ensure that the company understands and manages the residual risk associated with that choice.

That is the essence of designing around a patent.

© 2026 All rights reserved.

- No comments:
Labels: , , , ,

Saturday, August 8, 2026

일반적인 출원 절차가 언제 권리 남용이 되는가? Prosecution Laches 법리의 이해

일반적인 출원 절차가 언제 권리 남용이 되는가? Prosecution Laches 법리의 이해

Patent Law · Equity · Continuation Practice

일반적인 출원 절차가 언제 권리 남용이 되는가? Prosecution Laches 법리의 이해

읽기 전 안내: 본글은 일반 연구·정보 제공용이며 개별 사건의 법률의견이 아닙니다.

한눈에 보는 법리의 전개

  1. Woodbridge · Webster지연과 공중·제3자의 이해관계를 형평법상 통제
  2. Symbol · Bogese현대 법리의 재인정, PTO 절차관리, 극단적 남용에 실제 적용
  3. Cancer Research · Hyatt · PMCprejudice 독립요건, §145 특수규칙, GATT-bubble 사건 적용
  4. Sonos · Stewart · Supreme Court docketprejudice의 엄격한 증명과 최신 절차상태

들어가며 — 적법한 절차가 언제 남용이 되는가

미국 특허출원인은 최초 명세서에 공개한 발명을 바탕으로 continuation을 제기하고, 심사 과정에서 청구항을 고치며, 서로 다른 권리범위를 순차적으로 추구할 수 있다. 35 U.S.C. § 120은 일정 요건을 충족한 후출원에 선출원일의 이익을 부여한다.1 경쟁제품이 나온 뒤 그 제품을 포섭하도록 청구항을 넓히는 것조차, 최초 disclosure가 이를 뒷받침한다면 그 자체로 부정하지 않다는 것이 Federal Circuit의 일반적 출발점이다.2

그러나 그 유연성이 특허발행을 의도적으로 늦추고, 시장이 성장한 뒤 뒤늦게 청구범위를 맞추며, 공중과 경쟁자의 투자를 예상 밖의 독점에 노출시키는 수단으로 사용된다면 문제가 달라진다. 미국법은 이런 극단적인 상황을 prosecution laches, 즉 부당한 특허출원절차 지연에 대한 형평법상 통제로 다뤄 왔다.

이 법리는 평범한 continuation practice를 처벌하는 일반 규칙이 아니다. USPTO의 MPEP도 몇 년을 지연해야 부당한 출원절차 지연인지에 대한 연수 기준이 없으며, 오직 unreasonable and unexplained delay가 드러나는 egregious case에 한정된다고 설명한다.3 핵심은 “얼마나 오래 걸렸는가” 하나가 아니라, 출원계열 전체에서 무엇을, 왜, 언제 했고, 그 결과 누가 어떤 불이익을 입었는가다.

1. “laches”가 다 같은 “laches”가 아니다

Prosecution laches는 특허가 발행되기 전 출원·심사 단계의 비정상적 지연을 문제 삼는다. 이에 비해 infringement laches는 특허권자가 침해를 안 뒤에도 소송 제기를 지연한 경우처럼, 특허등록 후의 권리행사 지연을 다룬다. SCA Hygiene은 35 U.S.C. § 286이 허용하는 6년의 손해배상 청구기간 안에 발생한 손해에 대해서는 infringement laches를 이유로 배상을 배제할 수 없다고 판시했다. 이 판결에서 prosecution laches는 판단 대상이 아니었다.5

또한 prosecution laches는 다음과도 구별해야 한다.

  • Inequitable conduct는 중요정보의 고의적 누락·허위진술 등 PTO에 대한 기망을 중심으로 한다.
  • Patent misuse는 특허범위를 넘어 반경쟁적으로 권리를 이용하는 행태를 문제 삼는다.
  • Equitable estoppel은 권리자의 오인유발적 언동과 상대방의 신뢰·의존을 중심으로 한다.
  • Invalidity는 § 101, § 102, § 103, § 112 등 법정 특허요건을 충족하지 못해 권리가 무효라는 문제다.
  • Unenforceability는 특허가 등록되어 존재하더라도 형평상 특정 권리행사를 허용하지 않는 문제다. prosecution laches의 전형적 효과는 바로 이것이다.

다만 In re Bogese는 이미 발행된 특허의 권리행사를 제한한 사건이 아니다. 출원인이 약 8년 동안 실질적인 심사 진전 없이 계속출원을 반복하고 PTO의 경고에도 같은 방식을 되풀이하자, PTO는 그가 해당 출원에서 특허를 받을 권리를 상실한 것으로 처리했다. Federal Circuit도 PTO가 심사절차의 남용을 통제하기 위해 그러한 조치를 취할 수 있다고 판단했다. 즉, 이 사건은 특허가 발행되기 전에 PTO가 특허취득을 차단한 사건이다. 반면 전형적인 prosecution laches 사건은 이미 발행된 특허가 존재하지만 법원이 그 권리행사를 허용하지 않는 사건이다. 두 유형은 문제되는 시점과 법적 효과가 다르다.

2. 역사적 뿌리 — Woodbridge와 Webster Electric

Woodbridge v. United States

1923년 Woodbridge v. United States 당시 미국 특허의 존속기간은 원칙적으로 특허가 발행된 날부터 17년이었다. 따라서 특허발행을 늦추면 17년의 독점기간도 그만큼 나중에 시작될 수 있었다.

Woodbridge의 출원은 특허를 발행할 수 있는 단계에 이르렀지만, 그는 특허를 곧바로 발행해 달라고 하지 않았다. 오히려 관련 서류를 비밀로 보관하도록 한 뒤 약 9년 반 동안 특허발행을 미뤘다. 아무런 독점권이 없는 상태에서 심사가 지연된 것이 아니라, 특허를 받을 준비가 끝났는데도 독점기간의 시계를 나중에 작동시키려고 발행을 미룬 것이 문제였다.

연방대법원은 이러한 행위를 허용하면 출원인이 자신에게 유리한 시점을 골라 특허독점을 시작하고, 발명이 공중의 자유로운 이용 영역으로 돌아가는 시점도 임의로 늦출 수 있다고 보았다. 이는 일정 기간의 독점권을 주는 대신 그 기간이 끝나면 발명을 공중에게 개방한다는 특허제도의 기본적인 교환관계를 해치는 것이었다. 이에 대법원은 Woodbridge가 특허를 받을 권리를 상실했다고 판단했다.6

Webster Electric Co. v. Splitdorf Electric Co.

1924년 Webster Electric에서는 최초 출원에 기술내용이 기재되어 있었지만, 문제된 청구항은 약 8년이 지난 뒤 분할출원을 통해 비로소 제출되었다. 그 사이 다른 사람들이 관련 기술에 관하여 특허를 취득하거나 사업상 이해관계를 형성했다.

연방대법원은 출원인이 왜 그렇게 늦게 청구항을 제출했는지 정당한 이유를 제시하지 못했고, 장기간의 지연 사이에 다른 사람의 권리와 이해관계까지 형성되었다는 점을 중요하게 보았다. 이에 따라 대법원은 뒤늦게 제출된 해당 청구항을 지연을 이유로 효력이 없는 것으로 판단했다.

판결에는 “2년”이라는 기간이 등장한다. 당시 대법원은 권리범위를 확대하는 재발행출원에 적용되던 기준을 분할출원에도 유추하여, 2년을 넘긴 지연에는 일단 설명이 필요하다고 보았다. 그러나 이는 모든 분할출원이 2년을 넘으면 자동으로 허용되지 않는다는 절대적인 시효가 아니었다. 출원인이 특별한 사정을 들어 지연이 불합리하지 않았음을 설명하면 그 판단을 뒤집을 수 있었다. 더구나 현대의 prosecution laches는 이 “2년”을 일반 기준으로 사용하지 않는다. 현재는 출원기간 하나만 보는 것이 아니라, 출원절차 전체에서 지연이 불합리하고 설명되지 않는지, 그리고 그 지연 중 다른 사람에게 투자·사업상의 불이익이 실제로 형성되었는지를 함께 판단한다.7

Woodbridge와 Webster Electric이 보여 주는 원칙은 두 가지다. 첫째, 계속출원이나 분할출원이 법에서 허용된 절차라고 하더라도, 그 절차를 이용하는 전체 방식이 부당하다면 형평법상 통제를 받을 수 있다. 둘째, 출원에 오랜 시간이 걸렸다는 사실만으로 곧바로 제재되는 것은 아니다. 법원은 지연의 이유, 출원인의 행동, 지연기간 중 형성된 다른 사람의 이해관계와 그 불이익을 함께 살펴야 한다.

다만 Webster Electric은 문제된 청구항을 void라고 판단했지만, 현대 Federal Circuit의 prosecution laches는 일반적으로 특허의 무효보다 권리행사 불가(unenforceability)의 문제로 설명된다. 따라서 1924년 판결의 표현을 현대 법리의 효과와 그대로 동일시해서는 안 된다.

3. 왜 ‘잠수함 특허’가 가능했나 — pre-GATT 구조의 결합효과

1995년 전 미국 특허기간의 기본구조는 등록일로부터 17년이었다. 과거 § 154의 문언도 “term of seventeen years”라고 규정했다.8 발행을 늦추면 독점의 시작과 종료가 함께 뒤로 밀릴 수 있었다.

이 문제는 한 요소만으로 설명되지 않는다.

  1. § 120 계열의 continuation flexibility가 선출원 disclosure에 기초한 후속 청구를 가능하게 했다.
  2. 당시에는 오늘날의 일반적 18개월 공개제도가 없어서 계류출원이 장기간 비공개로 남을 수 있었다.
  3. 존속기간이 issue date에 연결되어 발행 지연이 독점기간을 뒤로 옮길 수 있었다.
  4. 출원인은 산업의 전개를 보면서 후속 청구를 시장제품에 맞출 유인을 가질 수 있었다.

이 결합이 이른바 submarine patent의 제도적 토양이었다. 다만 모든 장기계류 출원이나 모든 continuation을 잠수함 특허라고 부르면 과도한 단순화다. 정당한 분할, restriction response, 기술적 복잡성, PTO 지연, 일관된 청구전략도 존재하기 때문이다.

URAA의 특허기간 개정은 1995년 6월 8일을 핵심 전환점으로 삼았다. 현행 § 154(a)(2)는 특허기간이 발행일에 시작하되, 원칙적으로 미국 출원일 또는 § 120 등으로 특정한 가장 이른 관련 출원일로부터 20년이 되는 날 종료한다고 정한다.

1995년 특허기간 개정 당시 이미 존속 중이던 특허와 그 전에 출원되어 심사 중이던 사건에는 § 154(c)의 경과규정이 적용되었다. 이 규정은 종전의 ‘특허발행일부터 17년’ 방식과 새로 도입된 ‘관련 출원일부터 20년’ 방식이 충돌하면서 기존 출원인이 예상하지 못한 불이익을 받는 것을 조정하기 위한 것이었다.9

오늘날 미국의 정규특허출원은 원칙적으로 우선권 또는 선출원일의 이익을 주장하는 가장 이른 출원일부터 18개월이 지나면 공개된다. 예를 들어 한국출원을 기초로 미국출원에서 우선권을 주장했다면, 일반적으로 미국출원일이 아니라 한국출원일부터 18개월을 계산한다. 다만 같은 발명을 18개월 공개제도가 적용되는 외국이나 PCT 절차에 출원하지 않겠다고 확인한 출원인은 미국출원과 동시에 비공개신청(nonpublication request)을 할 수 있다. 이 경우 출원내용은 특허가 발행되기 전까지 공개되지 않는다.10

따라서 1995년 이후에는 발행을 늦출수록 남은 특허기간이 대체로 줄고, 18개월 공개로 비밀성도 약화됐다. 그렇다고 prosecution laches가 사라진 것은 아니다. 후대 사건들은 제도의 유인이 줄었어도 극단적 남용과 지연으로 인한 불이익(prejudice)이 존재하면 형평법상 통제가 남아 있음을 보여 준다.

4. 법리가 현대에 다시 인정되다 — Symbol I

Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2002), No. 00-1583은 Lemelson 특허군을 둘러싼 첫 항소다. 문제는 laches가 실제 성립했는지보다, 1952년 Patent Act가 continuation과 continuation-in-part를 인정한 뒤에도 prosecution laches라는 항변이 법적으로 가능한지였다.

Federal Circuit은 가능하다고 보았다. district court가 이 항변을 법률상 불가능하다고 보아 청구를 배척한 판단을 뒤집고 사실심리를 위해 환송했다.11 따라서 Symbol I의 정확한 기능은 doctrine recognized; dismissal reversed; remand다. Lemelson 특허의 unenforceability를 이 단계에서 최종 확정한 판결은 아니다.

5. 특허발행 전에 PTO가 절차 남용을 통제하다 — In re Bogese

In re Bogese, 303 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2002), No. 01-1354에서 출원인은 약 8년간 12개의 continuation을 제출하면서 실질적으로 심사를 진전시키지 않았다. 심사관은 다음 continuation에서도 실질적 진전이 없으면 laches를 적용할 수 있다고 명시적으로 경고했지만, 출원인은 다시 같은 방식으로 출원했다. Federal Circuit은 PTO가 절차를 관리할 inherent authority를 가지고 있고, 충분한 사전통지 후 출원인이 특허를 받을 권리를 forfeiture한 것으로 처리한 것이 자의적·위법하지 않다고 보았다.12

여기서 정확한 구별이 중요하다. Bogese는 이미 발행된 특허를 침해소송에서 unenforceable로 만든 사건이 아니다. 계류 중인 출원에서 PTO의 절차관리 권한과 특허 받을 권리의 상실(forfeiture)을 인정한 사건이다. 현재 MPEP § 2190도 이 사건을 들면서 examiner가 prosecution laches 거절을 하려면 Technology Center Director의 승인을 받도록 한다.3

6. 장기간 지연된 특허의 권리행사를 막다 — Symbol II

환송 뒤 Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 422 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005), No. 04-1451에서 Federal Circuit은 18년에서 39년에 이르는 지연, 반복적 filing pattern, 뒤늦은 청구 전개, 그리고 강한 intervening public and private rights를 근거로 특허들이 unenforceable이라는 판단을 유지했다.13

이 판결은 합법적 continuation과 남용을 가르는 예시도 제시했다. 다른 발명에 초점을 맞추기 위한 refiling, restriction requirement에 대응한 divisional, 상대방과의 interference를 위한 청구 등은 정당한 이유가 될 수 있다. 반면 이미 허용된 청구만을 다시 제출하면서 사업상 이유로 발행을 늦추는 식의 반복은 다르다. 판단은 특정 한 출원만이 아니라 관련 특허·출원계열 전체와 overall delay를 볼 수 있다.

주관적 악의나 시장포획 의도는 강력한 증거가 될 수 있지만, 독립된 필수요건이라고 단정할 수 없다. Symbol II는 의도적 stall이 증명되지 않았더라도 객관적 패턴과 intervening rights에 기초해 결론을 유지했다. 현대 분석의 중심은 객관적 prosecution conduct, 설명가능성, 지연과 불이익(prejudice)의 연결이다.

7. 출원 지연만으로는 부족하다 — Cancer Research

Cancer Research Technology Ltd. v. Barr Laboratories, Inc., 625 F.3d 724 (Fed. Cir. 2010), No. 2010-1204는 지연만으로 충분하지 않다는 반대 방향의 핵심 선례다. Federal Circuit은 (1) totality of circumstances 아래 unreasonable and inexcusable delay와 (2) 그 지연으로 인한 불이익(prejudice)을 요구했다. 침해피고가 지연기간 동안 청구기술에 투자·개발·사용했다는 intervening rights를 보이지 못했으므로, 특허를 unenforceable로 한 판단을 뒤집었다.14

Barr의 ANDA는 특허발행 후 13년이 지나 제출됐고, Barr 자신이 출원 지연기간 중 관련 기술에 투자했다는 증거도 부족했다. “출원이 오래 걸렸다”와 “피고가 그 지연 때문에 불리해졌다” 사이에는 별도의 인과 고리가 필요하다는 뜻이다.

8. 대규모 장기 출원전략에 법리를 적용하다 — PMC v. Apple

Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc., 57 F.4th 1346 (Fed. Cir. 2023), No. 2021-2275는 선례판결이다. PMC는 1995년 GATT 전환 직전 대규모 출원군을 제출했고, 기록에는 발행기간을 늘리려는 전략, 산업의 침해를 조용히 관찰한다는 문서, 수백 건의 출원과 뒤늦은 청구 전개가 포함됐다. 다수의견은 district court가 unreasonable and inexcusable delay와 Apple의 intervening investment를 인정한 데 재량권 남용이 없다고 보아 ’091 특허의 unenforceability를 유지했다.15

그러나 이 사건도 평범한 continuation의 일반 모델이 아니다. 328개에 이르는 application family, 내부 전략자료, 청구 제시 시점, Apple의 FairPlay 개발·투자가 함께 평가됐다. Stark 판사는 불이익(prejudice)이 부당한 지연기간 중 발생했다는 연결이 부족하다고 반대했다. 이 dissent는 불이익이 지연에 귀속되는지를 얼마나 정밀하게 입증해야 하는지가 여전히 첨예하다는 점을 보여 준다.

9. PTO 상대 특허취득소송에서 6년 추정을 인정하다 — Hyatt v. Hirshfeld

Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2021), lead No. 2018-2390은 일반 침해소송이 아니다. Hyatt가 35 U.S.C. § 145에 따라 PTO Director를 상대로 특허허여를 구한 민사소송에서 PTO가 prosecution laches를 affirmative defense로 주장한 사건이다.

Federal Circuit은 PTO가 § 145 사건에서 이 항변을 주장할 수 있다고 처음 명시적으로 판시했다. Hyatt의 수백 건 GATT-bubble applications, 11만 개가 넘는 청구, 중복·재작성·뒤늦은 청구 제시, 심사 비협조를 전체적으로 보고 unreasonable and unexplained delay를 인정했으며, 추가 사실심리를 위해 환송했다.16

여기서 유명한 6년 presumption을 정확히 이해해야 한다. 법원은 § 145 맥락에서 PTO가 원칙적으로 intervening rights를 입증해야 하지만, 불합리하고 설명되지 않은 지연이 6년 이상이면 불이익(prejudice)과 intervening rights의 추정이 생겨 출원인에게 반증 부담이 이동한다고 판시했다.17 이는 모든 continuation 또는 모든 침해소송에 적용되는 “6년 bright-line rule”이 아니다. 더구나 단순한 earliest priority-to-issue 기간을 기계적으로 세어 경보를 울리는 규칙도 아니다. 먼저 applicant-attributable unreasonable and unexplained delay가 특정되어야 한다.

또한 법원은 드문 § 145 상황에서 출원인의 명백한 남용이 PTO의 행정부담을 비정상적으로 키우고 전체 심사시스템을 해친다면 그 기관에 발생한 불이익(institutional prejudice)만으로도 충분할 수 있다고 했다. 이 부분 역시 일반 사인 간 침해소송의 불이익 기준으로 옮겨서는 안 된다.17

10. 환송심 이후의 결론과 대법원 절차 — Hyatt v. Stewart

환송 뒤 3주간의 bench trial과 247개의 사실인정을 거쳐 district court는 PTO 승소판결을 했다. Federal Circuit은 2025년 8월 29일 선례판결 Hyatt v. Stewart, Nos. 2018-2390, 2018-2391, 2018-2392, 2019-1049, 2024-1992–1995, 2019-1038–1039, 2019-1070에서 이를 유지했다. § 145에서 항변이 가능한지는 Hyatt I의 law of the case이고, Hyatt가 사실인정을 다투지 않은 기록에서 district court의 laches 판단은 재량권 남용이 아니라고 보았다.18

최신 절차상태는 정확히 다음과 같다.

  • Federal Circuit 판결일: 2025년 8월 29일
  • Federal Circuit rehearing denial: 2026년 1월 22일
  • Supreme Court docket: No. 25-1049, Gilbert P. Hyatt v. John A. Squires
  • certiorari denial: 2026년 6월 29일
  • petition for rehearing filed: 2026년 7월 24일
  • 2026년 8월 8일 현재: rehearing petition 계류 중19

Certiorari 기각은 하급심 결론의 본안 승인(merits affirmance)이 아니다. 다만 별도 stay가 없는 한 Federal Circuit의 선례는 그대로 작동한다. rehearing petition의 존재 역시 이미 내려진 cert. denial을 대법원의 본안판결로 바꾸지 않는다.

11. 투자와 지연 사이의 인과관계를 요구하다 — Google v. Sonos

2025년 8월 28일의 Google LLC v. Sonos, Inc., No. 24-1097은 Federal Circuit이 명시한 비선례(nonprecedential) 판결이다. 따라서 법리를 변경한 구속적 선례로 쓰면 안 된다. 그러나 불이익(prejudice) 요건을 적용한 최신 사례로는 매우 유용하다.20

district court는 Sonos의 Zone Scene 특허들이 늦게 청구됐고 Google이 관련 제품에 투자했다며 prosecution laches를 인정했다. Federal Circuit은 unreasonable delay 여부를 결정하지 않고 불이익(prejudice) 요건에서 사건을 끝냈다. Google은 2014년 또는 2015년에 실제 투자를 시작했다는 증거를 제시하지 못했고, 더구나 Sonos의 2007년 disclosure는 2013년 특허발행으로 공개되어 Google이 주장한 투자보다 앞섰다. 법원은 공개된 disclosure를 보고도 같은 기능을 제품에 넣은 것을 “늦은 claiming” 때문에 생긴 불이익이라고 할 수 없다고 보아 unenforceability 판단을 뒤집었다.21

이 사건의 교훈은 “경쟁제품을 보고 청구항을 맞췄다”는 서사만으로 부족하다는 것이다. 최초 명세서가 그 청구를 지원하는가, 관련 disclosure가 언제 공개됐는가, 투자·개발은 언제 시작됐는가, 그 결정이 늦은 claiming 때문에 예상 밖으로 이루어졌는가를 분리해 입증해야 한다.

12. SCA Hygiene와의 이론적 긴장

SCA Hygiene Products v. First Quality, 580 U.S. 328 (2017), No. 15-927은 § 286이 정한 6년 범위의 침해손해를 litigation laches로 막을 수 없다고 판시했다. 의회가 명시적 시간규율을 정했는데 법원이 형평법으로 이를 덮어쓰면 권력분립과 충돌한다는 논리다.5

Hyatt는 이 논리를 prosecution laches에도 적용해야 한다고 주장했다. 하지만 2025년 Hyatt v. Stewart 패널은 그 주장이 2021년 판결에서 이미 배척되어 law of the case라고 처리했고, prosecution laches의 존부를 새로 전면 심리하지 않았다.18

따라서 균형 잡힌 표현은 다음과 같다.

  • SCA Hygiene이 prosecution laches를 직접 폐기했다는 말은 부정확하다.
  • SCA Hygiene이 전혀 관계없다는 말도 과도하다. judge-made equity와 Patent Act의 명문 절차·기간규율 사이의 이론적 긴장을 제공한다.
  • 2026년 8월 8일 현재 Federal Circuit의 prosecution-laches 선례는 유효하다.
  • 대법원의 cert. denial은 그 실체법리를 승인한 본안판결이 아니며, rehearing petition이 계류 중이다.

13. 현재의 성립요건 — 지연기간보다 원인과 불이익의 연결이 중요하다

13.1 불합리하고 정당화되지 않은 지연

법원은 관련 application family 전체, 청구 제시 시점, 반복적 refiling, 이미 허용된 청구의 처리, PTO와의 협조, restriction 또는 interference 같은 정당한 사유, PTO 자체 지연을 함께 본다. 단순한 장기계류는 출발점일 뿐 결론이 아니다.

13.2 지연으로 인한 불이익(prejudice)

침해소송에서는 피고 또는 제3자가 부당한 지연기간 중 청구기술에 투자·개발·사용했는지가 핵심이다. 투자 시점, 공개 시점, 사업결정의 근거, 기술적 overlap을 증거로 연결해야 한다. Cancer Research는 그 연결 부재로 laches를 배척했고, PMC 다수의견은 연결을 인정했으며, Google v. Sonos는 증거와 surprise가 부족하다고 보았다.

13.3 주관적 의도

시장 타기팅 문서, 발행 지연 전략, 내부 이메일은 강력한 전체사정 증거다. 그러나 subjective bad faith를 언제나 독립된 필수요건이라고 쓸 수는 없다. 객관적 행태가 극단적 절차 남용(egregious misuse)에 해당하는지가 중심이다.

13.4 입증책임과 6년

일반 침해소송에서 항변자는 두 요소를 입증해야 한다. Hyatt의 6년 추정은 PTO가 § 145 소송에서 항변한 특수한 burden-shifting 규칙으로 설명해야 한다. 일반 포트폴리오 관리에서 “6년이 넘으면 laches”라는 자동 경보선으로 사용하면 안 된다.

13.5 효과

발행 특허에 적용되면 일반적으로 unenforceability다. 특허가 선행기술 때문에 invalid라는 판단과 구별한다. PTO 단계의 Bogese는 특허취득권 forfeiture와 청구거절의 절차관리 사건으로 별도 표시한다.

14. 판례별 사건번호·holding 표

사건정확한 citation / 사건번호연도·법원선례성핵심 holding이 글에서의 기능
Woodbridge v. United States263 U.S. 50; No. 511923, U.S. Supreme Court구속적 대법원 판례정당한 이유 없이 약 9년 반 발행을 늦춰 독점과 공중의 자유이용을 뒤로 미룬 행위는 특허법 목적의 회피이고 특허취득권을 상실시킴prosecution laches의 역사적 원형
Webster Electric Co. v. Splitdorf Electric Co.264 U.S. 463; No. 931924, U.S. Supreme Court구속적 대법원 판례약 8년 뒤 제시된 divisional claims와 intervening rights를 고려해 늦은 청구를 허용하지 않음; “2년”은 현대 일반 시효가 아님지연과 제3자 권리의 결합
Symbol Technologies I277 F.3d 1361; No. 00-15832002, Fed. Cir.선례1952 Patent Act와 continuation 규정이 prosecution laches를 배제하지 않음; dismissal 파기·환송현대 법리의 재인정, 최종 성립판단 아님
In re Bogese303 F.3d 1362; No. 01-13542002, Fed. Cir.선례경고 뒤에도 8년간 12개 continuation으로 실질적 진전을 하지 않은 출원인에게 PTO가 특허취득권 forfeiture를 적용한 것을 유지PTO 절차관리와 issued-patent unenforceability의 구별
Symbol Technologies II422 F.3d 1378; No. 04-14512005, Fed. Cir.선례관련 출원계열 전체, 18–39년 지연, 반복 패턴과 intervening rights를 고려해 unenforceability 유지egregious misuse의 전형; bright-line 부정
Cancer Research Technology v. Barr Laboratories625 F.3d 724; No. 2010-12042010, Fed. Cir.선례unreasonable/inexcusable delay와 지연으로 인한 불이익(delay-attributable prejudice)을 별도 요구; intervening rights 부재로 unenforceability 파기불이익(prejudice)의 독립요건 확립
SCA Hygiene Products v. First Quality580 U.S. 328; No. 15-9272017, U.S. Supreme Court구속적 대법원 판례§ 286의 6년 범위 내 침해손해를 litigation laches로 막을 수 없음prosecution laches의 직접판결은 아니나 이론적 긴장 제공
Hyatt v. Hirshfeld998 F.3d 1347; lead No. 2018-23902021, Fed. Cir.선례PTO가 § 145에서 항변 가능; 전체 출원군을 보고 지연 인정; § 145 맥락의 6년 불이익(prejudice) 추정 및 드문 institutional prejudice 인정PTO/§ 145 특수영역과 burden shifting
Personalized Media Communications v. Apple57 F.4th 1346; No. 2021-22752023, Fed. Cir.선례(2–1)대규모 GATT-bubble 전략, 늦은 청구와 Apple 투자 등을 근거로 ’091 특허 unenforceability 유지현대 침해소송의 강한 적용; prejudice timing dissent
Google LLC v. Sonos, Inc.No. 24-1097, slip op. (Fed. Cir. Aug. 28, 2025)2025, Fed. Cir.비선례Google이 투자시점과 surprise를 입증하지 못했고 선행 공개도 있었으므로 불이익(prejudice) 불성립; laches unenforceability 파기법리변경이 아닌 최신 불이익 요건 적용례
Hyatt v. StewartNos. 2018-2390 et al., slip op. (Fed. Cir. Aug. 29, 2025)2025, Fed. Cir.선례Hyatt I을 law of the case로 적용하고 환송심 laches 판단 유지; 일부 cross-appeal은 Article III 관할 부재극단적 § 145 남용에 대한 최종 항소심 적용
Hyatt v. Squires (대법원 절차명)U.S. Supreme Court No. 25-10492026, U.S. Supreme Court본안판결 없음2026-06-29 cert. denied; 2026-07-24 rehearing petition filed, 기준일 현재 계류cert. denial을 merits affirmance로 오인하지 않기 위한 절차 업데이트

15. 정상적인 계속출원 전략과 절차 남용은 어떻게 구별하는가

다음 사정은 통상 정상적 전략 쪽에 무게를 둔다.

  • 선출원 disclosure가 후속 청구를 분명히 뒷받침한다.
  • restriction requirement, divisional 필요, interference, 기술적 복잡성 등 구체적 이유가 기록되어 있다.
  • 각 continuation이 심사를 실질적으로 진전시키고 중복청구가 관리된다.
  • 공개 뒤 경쟁제품을 포섭하도록 청구를 조정했더라도, 새로운 matter를 넣지 않고 공개된 발명의 범위에 머문다.
  • PTO의 지연과 출원인의 지연을 분리해 설명할 수 있다.

반대로 위험신호는 다음의 조합이다.

  • 이미 허용된 청구를 발행시키지 않고 반복적으로 다시 제출한다.
  • 수많은 placeholder applications와 중복청구를 만든다.
  • 오래된 disclosure에 뒤늦게 전혀 다른 시장타깃 청구를 제시한다.
  • 우선권·written-description 매핑을 제때 제공하지 않아 심사를 사실상 재시작시킨다.
  • 발행 지연, 산업 모니터링, 특정 기업 포획을 지시하는 내부자료가 있다.
  • 그 기간에 제3자가 비공개 또는 불명확한 권리상태를 믿고 대규모 투자했다.

16. 한국법 비교 — 같은 이름의 법리보다 통제구조를 보아야 한다

16.1 미국의 prosecution laches는 한국의 독립된 일반법리가 아니다

한국 특허법이나 대법원 판례에서 출원인의 장기 심사지연만을 이유로 등록특허 전체를 형평법상 unenforceable로 만드는 미국식 prosecution laches가 독립된 일반법리로 확립됐다고 쓰기는 어렵다. 한국 민법 제2조는 신의성실과 권리남용금지를 선언하지만,22 이것이 곧 prosecution laches의 한국판이라는 뜻은 아니다.

16.2 법률 규정에 의한 사전적 통제

법률 규정에 의한 사전적 통제는 법률이 출원인에게 미리 경계선을 제시하는 방식이다. 한국 특허법은 권리취득 단계에서 다음과 같은 장치를 둔다.

  • 보정: 특허법 제47조는 보정 시기와 범위를 제한하고, 보정이 최초 명세서·도면에 기재된 사항의 범위 안에 있어야 한다고 정한다.23
  • 분할출원: 제52조는 최초 명세서·도면의 기재범위 안에서, 법정 기간에 일부를 분할하도록 한다. 적법한 분할은 원출원 시에 출원한 것으로 보지만 여러 예외와 절차요건이 있다.24
  • 국내우선권: 제55조는 자기의 선출원을 기초로 한 우선권 주장을 허용하되, 원칙적으로 선출원일부터 1년 안에 후출원해야 하며 최초 기재범위와 법정 요건에 묶인다.25
  • 출원공개: 제64조는 우선일 또는 출원일 등 법정 기준일부터 1년 6개월 후 공개를 원칙으로 한다.26
  • 존속기간: 제88조는 설정등록일부터 시작해 특허출원일 후 20년이 되는 날까지를 원칙으로 한다.27
  • 정정: 제136조는 감축·오류정정·불명확성 해소로 정정사유를 한정하고, 명세서 기재범위 및 청구범위의 실질적 확장·변경 금지를 둔다.28
실무 시사점 — 한국에서는 심사청구 지연보다 출원인 명의 은닉이 잠수함 전략의 핵심 변수다
미국식 GATT-bubble 잠수함 특허의 핵심은 심사절차 자체의 장기 지연이었다. 그러나 한국 특허법상 출원공개 제도(제64조)는 심사청구 여부와 무관하게 우선일 또는 출원일부터 원칙적으로 1년 6개월이 지나면 출원 내용을 공개하므로, 단순히 심사청구를 늦추는 방법만으로는 제3자의 인지·회피설계 기회를 봉쇄하기 어렵다. 즉 심사청구 지연 자체는 한국법상 잠수함 전략으로서 실효성이 제한적이다. 오히려 실무적으로 더 유효한 방법은 출원공개 자체를 막는 것이 아니라, 공개된 출원이 경쟁사의 통상적인 모니터링에서 누락되도록 하는 것이다. 기업이 아닌 개인(자연인) 명의로 출원해 두면, 경쟁사가 통상 법인명·상호를 기준으로 수행하는 명의자 검색·워칭(watching) 서비스에서 걸러지지 않아, 공개된 출원이더라도 조기에 포착되지 않을 위험이 커진다. 이 경우 한국법상 잠수함 전략의 무게중심은 '심사청구 시점 조절'에서 '출원인 명의를 통한 명의자 검색 회피'로 이동한다.

출원인이 이러한 요건을 충족하지 못하면 특허청은 출원을 거절하거나 보정·분할·우선권의 효과를 인정하지 않는다. 즉, 문제가 되는 권리가 형성되기 전에 법률이 정한 요건으로 통제하는 것이 전형적이다.

16.3 사후적 형평법상 통제

형평법상 통제는 출원인이 형식적인 법률요건을 충족했더라도, 그 절차를 이용한 전체 방식이 현저하게 부당한 경우 법원이 구체적인 권리행사를 제한하는 방식이다.

예를 들어 continuation 자체는 미국 특허법이 허용하는 절차다. 그러나 출원인이 이를 반복하여 청구항 제시를 부당하게 늦추고, 그동안 경쟁자가 관련 기술에 투자하도록 방치한 뒤, 뒤늦게 그 제품을 포섭하는 특허를 행사한다면 법원은 prosecution laches를 검토할 수 있다. 이때 법원은 단순히 “법에 계속출원이 허용되어 있는가”만 보지 않고 다음 사항을 살핀다.

  • 지연이 불합리하고 설명되지 않는가
  • 출원절차가 정상적인 권리확보보다 시장을 기다리는 수단으로 사용되었는가
  • 지연기간 중 경쟁자나 제3자가 기술에 투자·개발·사용했는가
  • 뒤늦은 특허권 행사로 그들에게 실질적인 불이익이 발생했는가

다만 형평법상 통제는 법관이 막연히 ‘불공평하다’고 느끼면 적용하는 제도가 아니다. 판례가 정한 요건, 증명책임 및 인과관계를 충족해야 하는 법적 통제다.

비교법적으로 보면 한국 특허법은 보정·분할출원·우선권·신규사항 추가금지 등 구체적인 법률 규정을 통해 출원 및 권리형성 단계에서 문제를 통제하는 비중이 상대적으로 크다. 반면 미국의 prosecution laches는 법률이 허용한 계속출원 절차가 구체적인 사건에서 현저하게 남용된 경우, 전체 사정과 그로 인한 불이익을 심사하여 권리행사를 제한하는 형평법상 통제라는 성격이 강하다. 이를 분석적으로 표현하면 한국은 사전적 법률 규정에 의한 통제(ex ante statutory control)의 비중이 상대적으로 크고, 미국의 prosecution laches는 사후적 형평법상 통제(ex post equitable control)의 대표적인 사례라고 할 수 있다. 다만 이는 양국 제도의 상대적 특징을 설명하기 위한 분석이지, 모든 통제수단을 양분하는 절대적인 구분은 아니다.

16.4 한국의 권리남용 항변은 비침해·대세적 무효와 다르다

대법원 2010다95390 전원합의체 판결은 특허가 진보성 결여로 무효될 것이 명백한 경우 특별한 사정이 없으면 침해금지·손해배상청구가 권리남용이 될 수 있다고 판시했다.29 그러나 이 판결의 직접 주제는 명백한 무효사유가 있는 등록특허의 침해소송상 권리행사다. 장기 prosecution delay와 intervening investment를 이유로 하는 미국식 prosecution laches가 아니다.

피고 제품이 청구범위에 포함될 수는 있다. 그러나 해당 특허가 진보성 결여 등으로 무효가 될 것이 명백하다면, 특허권자가 이를 근거로 금지·손해배상을 청구하는 것은 권리남용이 될 수 있다. 대법원 2010다95390 전원합의체 판결도 이를 “비침해”라고 표현한 것이 아니라, 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 그 특허에 기초한 침해금지·손해배상청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시했다.29

또한 대법원은 권리범위확인심판에서 진보성이 없다는 이유만으로 특허의 권리범위를 부정해서는 안 된다고 판시했다. 이는 진보성 결여에 관한 권리남용 판단을 곧바로 “비침해” 또는 “권리범위가 없음”으로 취급할 수 없다는 점을 보여 준다.30

반면 확인대상발명 또는 피고 제품이 공지기술과 동일하거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이라면, 특허발명과 대비할 필요 없이 그 보호범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있다. 이 경우는 권리남용보다 권리범위 불속 또는 비침해의 문제에 가깝다.

따라서 한국 대법원의 권리남용 법리는 피고 제품을 비침해로 판단하거나 특허 자체를 대세적으로 무효로 만드는 법리가 아니다. 별도의 무효심결이 확정되기 전까지 특허는 등록상 존속하지만, 해당 침해소송에서는 그 특허에 기초한 권리행사청구가 배척된다. 다음 세 층위를 섞지 말아야 한다.

  1. 보정·분할·우선권·기재요건 위반에 따른 취득단계 거절 또는 무효사유
  2. 정정의 범위와 확장금지 같은 등록 후 권리내용의 법정 통제
  3. 침해소송에서 신의칙·권리남용에 따른 구체적 권리행사 제한

한국법 비교의 결론은 “권리남용이 prosecution laches의 한국판”이 아니라, 동일한 정책위험을 서로 다른 제도와 법적 효과로 분산 통제한다는 정도가 적절하다.

17. 출원인·경쟁사·소송피고를 위한 실무 체크리스트

출원인·특허권자

  • continuation마다 독립된 기술·사업 목적과 심사 진전 이유를 contemporaneous record로 남겼는가?
  • 최초 disclosure와 늦게 제시한 청구항 사이의 written-description map이 명확한가?
  • 허용청구를 다시 숨기는 듯한 반복, placeholder, 대규모 중복청구가 있는가?
  • PTO 지연과 applicant-attributable delay를 구분할 수 있는가?
  • 경쟁제품 분석은 적법한 claim drafting인지, 발행 지연·시장 포획 전략과 결합됐는지 점검했는가?

경쟁사·FTO 담당자

  • 특허 한 건이 아니라 전체 family tree, priority chain, abandoned/continuing applications를 추적했는가?
  • 명세서 disclosure가 언제 공개됐고, 문제 청구가 언제 처음 제시됐는가?
  • 자사 투자·설계·출시 시점을 객관적 문서로 보존했는가?
  • 공개된 disclosure를 알고 투자했는지, 예측 불가능한 늦은 claiming이었는지 구별했는가?
  • “6년” 대신 pattern, explanation, disclosure timing, investment causation을 보고 있는가?

침해소송 피고

  • 불합리한 지연과 그로 인한 불이익(prejudice)을 각각 입증할 증거가 있는가?
  • intervening investment가 부당한 지연기간 중 발생했는가?
  • 공개특허·출원 때문에 청구기술을 예측할 수 있었다는 반론에 대비했는가?
  • 내부 시장자료·발행지연 전략·청구 타기팅 자료를 discovery로 특정했는가?
  • invalidity, inequitable conduct, estoppel, prosecution laches의 요건과 구제효과를 별도 pleading했는가?

결론 — 문제는 시간이 아니라 지연의 설계와 귀속된 불이익이다

Prosecution laches는 continuation을 의심하는 법리가 아니다. 특허법이 허용한 유연성을 이용하더라도, 출원계열 전체의 행태가 특허제도의 목적을 훼손할 정도로 현저하고, 그 지연 때문에 공중·경쟁자 또는 특수한 § 145 상황의 PTO가 구체적 불이익을 입은 경우 작동하는 예외적 통제다.

Woodbridge와 Webster는 독점기간을 뒤로 미룬 행위와 intervening rights를 문제 삼았다. Symbol I은 현대법 아래 법리의 생존을 확인했고, Symbol II는 Lemelson의 극단적 패턴에 실제 적용했다. Bogese는 PTO의 계류출원 관리라는 별도 축을 세웠다. Cancer Research는 불이익(prejudice)을 독립요건으로 만들었고, PMC는 대규모 GATT-bubble 전략에 강하게 적용했다. Hyatt는 § 145와 PTO의 기관상 불이익(institutional prejudice)이라는 특수영역을 열었지만, 그 6년 추정은 보편적 시간표가 아니다. 비선례인 Google v. Sonos는 공개시점과 투자증거가 끊기면 늦은 청구만으로는 부족하다는 최신 경계선을 보여 준다.

한국법은 미국식 prosecution laches를 그대로 수입한 구조가 아니다. 분할·국내우선권·보정·공개·존속기간·정정 제한과 등록 후 권리남용이 서로 다른 단계에서 위험을 통제한다. 비교법적으로 중요한 질문은 “한국판 laches가 무엇인가”가 아니라, 늦은 권리형성이 제3자의 신뢰와 투자를 해치는 위험을 각 제도가 어느 단계에서 어떤 효과로 통제하는가다.

각주

  1. 35 U.S.C. § 120, U.S. House Office of the Law Revision Counsel, Benefit of earlier filing date. ↩
  2. Google LLC v. Sonos, Inc., No. 24-1097, slip op. at 16–17 (Fed. Cir. Aug. 28, 2025) (citing Liebel-Flarsheim and explaining that supported claim broadening to encompass a competitor is not improper), official opinion. ↩
  3. USPTO, MPEP § 2190, Prosecution Laches and Res Judicata. ↩
  4. Cancer Research Technology Ltd. v. Barr Laboratories, Inc., 625 F.3d 724, 728–32 (Fed. Cir. 2010), No. 2010-1204; Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d 1347, 1362, 1369 (Fed. Cir. 2021), official opinion. ↩
  5. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 580 U.S. 328, 331–32 (2017), No. 15-927, official opinion. ↩
  6. Woodbridge v. United States, 263 U.S. 50, 55–56, 59 (1923), No. 51, U.S. Reports vol. 263. ↩
  7. Webster Electric Co. v. Splitdorf Electric Co., 264 U.S. 463, 465–71 (1924), No. 93, U.S. Reports vol. 264; Hyatt, 998 F.3d at 1360–62. ↩
  8. 35 U.S.C. § 154 historical text, 1994 ed. (reproducing pre-amendment “term of seventeen years”), GovInfo official PDF. ↩
  9. 35 U.S.C. § 154(a)(2), (c), current text; URAA effective-date notes, Pub. L. 103-465 §§ 532–534. ↩
  10. 35 U.S.C. § 122(a), (b)(1), (b)(2)(B), current text. ↩
  11. Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 277 F.3d 1361, 1363, 1365–68 (Fed. Cir. 2002), No. 00-1583, opinion copy. ↩
  12. In re Bogese, 303 F.3d 1362, 1364–69 (Fed. Cir. 2002), No. 01-1354, opinion copy. ↩
  13. Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 422 F.3d 1378, 1384–86 (Fed. Cir. 2005), No. 04-1451, official opinion. ↩
  14. Cancer Research, 625 F.3d at 728–32; 관련 district court 원문은 D. Del. official opinion 참조. ↩
  15. Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc., 57 F.4th 1346, 1354–56 (Fed. Cir. 2023), No. 2021-2275, precedential, official opinion, official disposition page. ↩
  16. Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d at 1352–57, 1362–69, official opinion. ↩
  17. Id. at 1369–71. 법원은 § 145에서 6년 이상의 unreasonable and unexplained delay가 prejudice 추정을 일으킨다고 한 뒤, rare circumstances의 PTO administrative burden도 prejudice가 될 수 있다고 한정했다. ↩
  18. Hyatt v. Stewart, Nos. 2018-2390 et al., slip op. at 2, 6–10 (Fed. Cir. Aug. 29, 2025), precedential, official opinion, official disposition page. ↩
  19. Gilbert P. Hyatt v. John A. Squires, U.S. Supreme Court No. 25-1049, official docket. Docket에는 2026-06-29 “Petition DENIED”와 2026-07-24 “Petition for Rehearing filed”가 각각 기록되어 있다. ↩
  20. Google LLC v. Sonos, Inc., No. 24-1097 (Fed. Cir. Aug. 28, 2025), official disposition page—Nonprecedential. ↩
  21. Id., slip op. at 15–17, official opinion. ↩
  22. 대한민국 민법 제2조, 국가법령정보센터. ↩
  23. 대한민국 특허법 제47조 제1항–제3항, 국가법령정보센터. ↩
  24. 대한민국 특허법 제52조, 국가법령정보센터. ↩
  25. 대한민국 특허법 제55조, 국가법령정보센터. ↩
  26. 대한민국 특허법 제64조, 국가법령정보센터. ↩
  27. 대한민국 특허법 제88조, 국가법령정보센터. ↩
  28. 대한민국 특허법 제136조 제1항, 제3항–제5항, 국가법령정보센터. ↩
  29. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결, 국가법령정보센터 판례원문. ↩
  30. 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 국가법령정보센터 (권리범위확인심판에서는 진보성 결여를 이유로 특허의 권리범위를 부정할 수 없다고 판시). ↩

주요 1차 자료

  • U.S. Supreme Court: Woodbridge, Webster Electric, SCA Hygiene 판결문 및 No. 25-1049 docket.
  • U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit: Symbol II, Hyatt v. Hirshfeld, PMC v. Apple, Google v. Sonos, Hyatt v. Stewart 의견서와 선례성 표기.
  • USPTO: MPEP § 2190.
  • U.S. Code: 35 U.S.C. §§ 120, 122, 154 및 URAA 전환규정.
  • 대한민국 국가법령정보센터: 특허법 §§ 47, 52, 55, 64, 88, 136; 민법 § 2; 대법원 2010다95390 및 2012후4162.
- No comments:
Labels: , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)

균등론에도 경계선은 있다

균등론에도 경계선은 있다 — IP Law Column IP Law Column 균등론에도 경계선은 있다...