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Sunday, April 12, 2026

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기(3): Claim Chart 작성 지침 주입

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (3)
Practical Framework Part 3

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (3)

실무의 정수를 담은 Claim Chart 작성 지침 주입

다음 단계는 최종 결과물의 형식을 정립하기 위한 리서치 단계입니다.

저는 특허청구범위 해석 결과를 단순한 서술형 보고서로 정리하기보다는, 청구범위 해석용 Claim Chart 형태로 구조화하는 것을 선호합니다. 이는 단순히 보기 좋게 만들기 위한 것이 아니라, 이후 침해 분석, 무효 검토, 의견서 작성 등 모든 후속 작업에서 일관된 기준으로 활용할 수 있는 실무적 도구를 확보하기 위한 목적입니다.

1. 왜 Claim Chart 작성 기준을 먼저 정립해야 하는가

여기서 중요한 점이 하나 있습니다. Claim Chart는 단순한 “결과 정리 형식”이 아니라, 해석 자체의 품질을 결정하는 핵심 프레임워크입니다.

그런데 문제는, Claim Chart 작성을 위한 청구항 분해 방법, 구성요소 추출 기준, 실제 작성 방식이 교과서나 판례에 체계적으로 정리되어 있지 않다는 점입니다. 즉, 이 영역은 대부분 👉 실무 경험을 통해 축적되는 방법론입니다.

저 역시 다양한 사건을 경험하면서, 청구범위 해석에 적합한 Claim Chart를 만들기 위한 청구항 분해 기준, 구성요소 추출 방식, 표 구성 방법을 점진적으로 정립해 왔습니다.

2. LLM에게 “작성 방식”을 먼저 학습시킨다

이 단계에서 제가 하는 작업은 단순합니다. 제가 실무에서 사용하는 기준을 👉 신입사원에게 교육하듯 정리하여 NotebookLM의 소스로 등록합니다.

매우 중요한 포인트

이 작업은 단순히 “참고자료를 넣는 것”이 아닙니다. LLM이 이후 모든 해석 작업에서 동일한 기준으로 사고하도록 해석 프레임과 출력 형식을 사전에 학습시키는 과정입니다.

  • 입력자료를 넣기 전에 “어떻게 분석하고 어떻게 정리할 것인가”를 먼저 주입하는 단계입니다.
  • 이 단계를 생략하면 LLM은 매번 다른 기준으로 분석하게 되고, 결과적으로 전체적인 일관성이 무너지는 것을 방지합니다.

3. Claim Chart 작성 지침 (Draft)

아래는 제가 정리하여 검토를 요청한 Claim Chart 작성 실무 지침의 초안입니다.

DRAFT INSTRUCTION
**1. 청구범위 해석용 Claim Chart를 위한 청구항 분해 및 추출 방법** 청구항은 무효 및 침해 판단의 기초가 되는 최소 단위로 분해해야 합니다. 청구항 기재 내용을 문맥에 따라 분리하되, 발명의 특징적 구성이 잘 드러나도록 서브 구성으로 나누며, 구체적인 분해 및 추출 방법은 다음과 같습니다. * **구조(Structure) 및 기능(Function) 기반 분해:** 구성요소의 물리적 형상과 결합 관계를 나타내는 **구조**, 그리고 해당 구성이 수행하는 작용 및 역할을 의미하는 **기능**으로 분해합니다. * **유기적 결합(Relationship) 파악:** 단순히 구성요소를 나열하는 것을 넘어, 다른 구성요소와의 연결 방식 및 ‘기술적 과제 해결’에 기여하는 결합 관계를 도출합니다. * **해석 대상 용어 및 한정사항 추출:** 분리된 서브 구성 중에서 특별히 **청구범위 해석이 필요하거나 발명의 특징과 직결된 용어**를 핵심 해석 대상으로 추출합니다. 특히 기능적 표현(예: ~하는 수단)이 포함되어 실시예로의 제한 해석이 필요한지 검토해야 하는 용어나, 종속항에 의해 차별화 원칙이 적용될 수 있는 용어들이 주요 추출 대상이 됩니다. **2. 가장 바람직한 구체적인 Claim Chart 작성 방법론** 청구범위 해석 결과를 논리적이고 명확하게 시각화하기 위한 가장 실무적이고 바람직한 출력 형식은 **‘클레임 차트(Claim Chart)’**를 표 형태로 작성하는 것입니다. 이를 위해 다음의 **6가지 항목(컬럼)**으로 구성된 표 형식을 출력 포맷으로 제안합니다. | 번호 | 청구항 기재사항 | 청구항 구성요소 (해석대상) | 명세서/도면 근거 | 해석 결과 및 법리적 판단 (PHOSITA 관점) | 비고 (출원경과/제한해석) | | :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | 기재내용의 분해 | (예: 스크류) | [단락 번호], [도면 번호] | (예: 나선형 구조의 저속 압착체) | (예: 의견서 제출에 따른 수직형 한정) | **[컬럼별 작성 가이드 및 항목 설명]** * **청구항 기재사항:** 발명의 특징적 구성이 잘 드러나도록 분해한 최소 단위의 청구항 문언을 원문 그대로 기재합니다. * **청구항 구성요소 (해석대상):** 분해된 문언 중에서 특별히 해석이 필요하거나 기능적 표현(~수단)으로 기재된 핵심 타겟 용어나 한정사항을 추출합니다. * **명세서/도면 근거 (내적 증거 매핑):** 해당 용어의 의미를 정의하거나 뒷받침하는 발명의 상세한 설명의 구체적인 [단락 번호]와 [도면 번호]를 찾아 근거로 연결합니다. * **해석 결과 및 법리적 판단:** 통상의 기술자 관점에서 내적 증거를 우선 적용하여, 객관적이고 실질적으로 확정된 구성요소의 기술적 의미를 명확히 기술합니다. * **비고 (출원경과 및 제한해석 검토):** 출원 과정 중 의견서/보정서 제출 등에 따른 의식적 제외(금반언) 내역이나, 명세서상 명백한 권리범위 포기(Disavowal)로 인해 실시예로의 제한 해석이 적용되어야 하는 사유 등 법리적 특이사항을 기록합니다.

이러한 클레임 차트 형식은 추후 침해소송이나 무효심판에서 대상 제품(또는 선행기술)의 구성요소와의 일대일 문언 대비(Mapping)를 직관적으로 가능하게 해주며, 부당한 한정이나 확장 해석의 오류를 방지하는 가장 완벽한 실무 분석 도구가 됩니다.

4. 지침 검증 → 보완 → 재설계 과정

위 지침을 단순히 사용하는 것이 아니라, 다음과 같은 방식으로 검증을 진행했습니다.

“이 지침이 실제 법리와 판례 기준에서 충분히 타당한가?”

이를 위해 대화창에서 보완점을 반영하여 가장 바람직한 구체적인 Claim Chart 양식과 가이드를 다시 제시하도록 지시하였습니다.

5. 보완된 Claim Chart 작성지침 (최종본)

그 결과는 다음과 같으며, 이 역시 메모로 저장한 후 다시 소스로 변환하여 지식 베이스에 통합했습니다. 좋은 결과를 “일회성 답변”으로 두지 않고, 지속적으로 재사용 가능한 지식으로 전환하는 이 과정이 매우 중요합니다.

FINAL FRAMEWORK
**1. 청구범위 해석용 Claim Chart를 위한 청구항 분해 및 추출 방법 (특수 쟁점 반영)** 침해 및 무효 판단의 핵심인 ‘구성요소 완비의 원칙(AER)’을 적용하기 위해 청구항을 분해할 때는, 단순한 문언의 나열을 넘어 **특수 청구항(기능식, PbP, 수치한정)의 법리적 특성을 반영한 입체적 추출**이 필수적입니다. * **구조(Structure), 기능(Function) 및 유기적 결합관계 파악:** 발명을 구성하는 물리적 구조와 그 구조가 수행하는 기능으로 분해하되, 각 구성요소가 단독으로 존재하는 것이 아니라 기술적 과제 해결을 위해 다른 구성요소들과 유기적으로 결합되어 있는 관계를 명확히 도출해야 합니다. * **기능식 청구항의 제한해석 타겟 추출:** ‘~하는 수단’, ‘~단계’ 등 추상적·기능적으로 표현된 구성요소는 권리범위가 부당하게 넓어질 위험이 있으므로, 발명의 설명에 기재된 실시예로 제한 해석되어야 할 명백히 불합리한 사정이 없는지 집중 검토할 대상으로 추출합니다. * **PbP(제법한정물건) 청구항의 ‘구조/성질’ 추출:** 청구항에 제조방법이 기재되어 있더라도 발명의 대상은 ‘물건’이므로, 분해 시 제조방법 공정 자체를 독립된 구성요소로 단순 추출해서는 안 됩니다. 해당 제조방법에 의하여 최종적으로 특정되는 ‘물건의 구조나 성질’이 무엇인지를 실질적인 기술적 구성으로 추출해야 합니다. * **수치한정/파라미터 발명의 ‘임계적 의의’ 추출:** 특정한 수치 범위나 새롭게 창출된 파라미터가 포함된 경우, 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 과도한 실험 없이 실시가 가능한지(뒷받침 요건), 그리고 공지기술과 구별되는 현저한 효과(임계적 의의)가 있는지를 검증하기 위해 핵심 해석 대상으로 분리합니다. **2. 가장 바람직한 구체적인 Claim Chart 양식 (최상위 실무 템플릿)** 기존 6개 컬럼 구조를 업그레이드하여, **문언 비침해 시의 균등론(DOE) 방어/공격 논리와 특수 청구항 분석 지침을 완벽히 매핑할 수 있는 7컬럼 체계**를 제안합니다. | 번호 | 청구항 분해 문언 (유기적 결합 포함) | 핵심 해석대상 (특수쟁점: 기능/PbP/수치) | 명세서/도면 근거 (내적 증거 매핑) | 객관적 기술의의 및 문언해석 결과 (PHOSITA 관점) | 균등론(DOE) 대비: 과제 해결 원리 식별 | 방어논리: 출원경과 금반언 및 제한해석 사유 | | :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | (예: 여과된 물을 전기분해하여 세정수를 공급하는 세정수단) | 세정수단 (기능식 청구항) | [단락 0045], [도면 3] | (예: 전극을 통해 살균물질 없이 물리적으로 세척하는 내부 모듈) | (예: 화학물질 배제를 통한 친환경 세정 효율 극대화 원리) | (예: 의견서 제출 시 ‘화학약품 첨가 방식’ 의식적 제외) | | 2 | (예: 직타법으로 제조된 정제) | 직타법으로 제조된 (PbP 청구항) | [단락 0022] | (예: 직타법 공정으로 인해 입자간 공극률이 15%로 형성된 다공성 정제 구조) | (예: 공극률 조절을 통한 붕해 속도 조절 원리) | (예: 습식과립법으로 제조된 정제와 구조/성질이 상이함) | | 3 | (예: TTL ≤ 6.5mm 인 렌즈 조립체) | TTL ≤ 6.5mm (수치한정) | [단락 0110], [실험예 2] | (예: 총트랙길이가 6.5mm 이하로 초소형화된 렌즈 물리적 한계치) | (예: 굴절률 재배치를 통한 초단초점 구현 원리) | (예: 6.5mm 이하 전체 범위에 대한 명세서 실시가능성 기재 불비 타겟) | **3. [컬럼별 작성 가이드 및 항목 설명]** * **청구항 분해 문언:** 발명의 권리범위를 정하는 최소 단위로 분해된 청구항의 문언을 원문 그대로 기재하되, 단순 나열에 그치지 않고 구성요소 간의 물리적·기능적 결합관계가 잘 드러나도록 서술합니다. * **핵심 해석대상 (특수쟁점 표기):** 분해된 문언 중에서 기능식 표현(~수단), 제법한정(PbP) 기재, 또는 수치한정/파라미터 등 쟁점이 되는 핵심 단어를 추출하고 그 유형을 괄호 안에 병기하여 분석의 초점을 맞춥니다. * **명세서/도면 근거 (내적 증거 매핑):** 사전 편찬자 원칙에 따라 용어가 정의된 부분, 기능식 청구항을 뒷받침하는 실시예, PbP 청구항의 제조방법이 유발하는 구체적 물성 변화, 수치한정의 기술적 임계치를 증명하는 명세서의 구체적인 [단락 번호]와 [도면 번호]를 매핑합니다. * **객관적 기술의의 및 문언해석 결과 (PHOSITA 관점):** 해당 기술 분야의 통상의 기술자(PHOSITA) 관점에서 명세서 참작 원칙을 적용하여 객관적·합리적으로 도출된 구성요소의 실질적 의미를 기술합니다. PbP 청구항의 경우 제조방법 자체의 나열이 아니라, 그로 인해 특정되는 구조나 성질을 명확히 번역하여 기재해야 합니다. * **균등론(DOE) 대비: 과제 해결 원리 식별 (신설):** 문언적 일대일 대비 시 침해제품과 차이점이 발견될 경우 균등 침해 여부를 가리기 위한 항목입니다. 명세서에 기재된 내용과 출원 당시의 공지기술을 참작하여, 해당 구성이 속한 ‘특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심(과제 해결 원리)’이 무엇인지 사전에 명시해 둡니다. * **방어논리: 출원경과 금반언 및 제한해석 사유 (신설/보완):** 원출원 및 분할출원 심사 과정 전체에서 제출된 의견서나 보정서를 통해 특정 구성을 ‘의식적으로 제외(금반언)’한 이력을 기록합니다. 또한, 기능식 청구항이 명세서에 비추어 명백히 불합리하여 특정 실시예로 제한 해석되어야 하는 사유나, 수치한정 발명이 수치 전체 범위에 걸쳐 과도한 실험 없이 실시할 수 없어 명세서 기재요건(실시가능성 등) 위반 무효 사유가 있는지도 이곳에 함께 검토하여 기록합니다.

6. 이 단계의 핵심 의미

이 단계에서 얻어야 할 가장 중요한 인사이트는 다음입니다.

“Claim Chart는 단순한 ‘정리 도구’가 아니라 해석의 정확도를 통제하는 구조적 장치이다.”

그리고 LLM을 활용할 때는 결과를 잘 얻는 것이 아니라, 결과가 항상 같은 기준으로 나오도록 만드는 것이 핵심입니다.

7. 실무 적용 포인트

이 과정을 그대로 실무에 적용하면 다음과 같이 정리됩니다.

  1. 먼저 “작성 형식”(표의 구조)을 확립한다.
  2. 그 다음 “해석 기준”(법리 및 작성 지침)을 주입한다.
  3. 그 다음 “대상 자료”(명세서 및 증거)를 입력한다.
  4. 마지막으로 “해석 및 차트 작성”을 실행한다.

대부분은 이 순서를 거꾸로 합니다. 바로 해석부터 시키기 때문에 결과가 흔들리고 일관성을 잃게 되는 것입니다.

이 단계는 단순히 Claim Chart를 만드는 과정이 아니라, LLM이 어떻게 사고할 것인가를 설계하는 단계입니다. 이 작업이 제대로 되어 있으면 이후 분석 작업은 훨씬 안정적으로 진행됩니다.

© 2026 ChinSu Lee. All rights reserved.

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기(2): 청구범위 해석 프레임워크 보완 및 지식 확장 프로세스

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (2)

LLM으로 완성하는 특허청구범위 해석의 정석: 프레임워크 보완과 지식 확장

실무 경험칙과 AI의 결합, 단순한 분석을 넘어 전문가형 지식 자산으로 진화하는 법

이전 글에 이어, 이번에는 청구범위 해석(Claim Construction) 프레임워크를 보완하고 지식 체계를 확장하는 작업을 진행하였습니다.

이전 포스트에서 저는 별도로 정리해 두었던 실무적 경험칙을 추가로 제공하고, 이를 기존 판례 분석 결과와 비교·검증하도록 지시하였습니다. 제가 검토를 요청한 프레임워크는 “한국 법원의 특허청구항 해석 5단계 프레임워크”이었습니다.

System Directive
‘청구범위 중심주의(문언해석)’를 대원칙으로 삼되, ‘발명의 상세한 설명 및 도면을 보충적으로 참작’하여 객관적이고 합리적으로 기술적 의의를 확정하는 5단계 해석 구조입니다. 한국 법원의 특허청구항 해석 5단계 프레임워크 1) 1단계 (문언해석 원칙): 청구항에 기재된 용어 자체를 당해 기술 분야의 통상적인 의미로 파악하여 권리범위를 1차적으로 획정합니다. 2) 2단계 (상세한 설명 및 도면 참작): 통상의 기술자(PHOSITA)의 관점에서 명세서 전체의 맥락을 참작하며, 출원인이 명세서에 명시적으로 정의한 용어(사전 편찬자 원칙)가 있는 경우 이를 우선 적용합니다. 구체적으로는, 용어의 의미를 발명의 상세한 설명을 통해 해석하여 발명이 의도한 기능과 작용이 구현되도록 그 기술적 의미를 확정합니다. 대법원은 명세서 참작 시 단순히 문맥을 보는 것을 넘어, 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 ‘기술적 의의(과제 해결 원리와 작용 효과)’를 객관적·합리적으로 고찰할 것을 엄격히 요구하고 있습니다. 3) 3단계 (제한/확장해석 금지): 명세서를 참작하더라도 특정 실시예를 근거로 청구범위를 부당하게 축소하거나, 명세서 밖으로 무리하게 확장하는 것을 방지합니다. 구체적으로는, 청구항에 기재되지 않은 한정사항이나 특징을 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예의 한정사항이나 특징으로 임의로 도입하지 않습니다. 한국 특허 소송 실무에서 가장 경계하는 오류가 바로 ‘명세서를 참작하여 의미를 해석하는 것(interpret in light of specification)’과 ‘명세서의 한정 요소를 청구항으로 끌어들여 제한 해석하는 것(importing limitations)’의 혼동입니다. 발명의 설명에 의한 부당한 제한 해석을 엄격히 차단하는 것은 대법원의 확고한 태도(예: 크림 사건, 디스플레이 구조 사건 등)입니다. 4) 4단계 (출원경과 참작 및 금반언): 출원 과정에서 특정 구성을 의식적으로 제외하거나 한정한 경우, 이후 이를 번복하여 확장 해석하는 것을 제한합니다. 5) 5단계 (AER 및 균등론 적용): 침해 판단 시 구성요소 완비의 원칙(AER)을 적용하되, 우회 설계를 포섭하기 위해 균등론(DOE)을 보완적으로 적용합니다.

그 결과, 판례와의 정합성에 대한 긍정적인 평가를 얻을 수 있었으며, 동시에 일부 보완이 필요한 지점에 대한 개선안도 함께 제시받을 수 있었습니다. 이번 단계의 목적은 단순히 정보를 추가하는 것이 아니라, 이미 구축된 프레임워크가 실무적으로 충분한 근거를 갖추고 있는지 검증하고, 부족한 부분을 체계적으로 보완하는 것입니다.

1. 지식 확장 방식: “결과를 다시 소스로 만든다”

이번 작업에서 핵심적으로 사용한 방법은 다음과 같습니다.

  • 대화 과정에서 도출된 유의미한 분석 결과를 NotebookLM의 Studio 메모에 저장
  • 이를 다시 Source로 변환하여 기존 지식 베이스에 재주입

즉, 단순히 답변을 소비하는 것이 아니라 유효한 결과를 지속적으로 축적·정제하여 지식 자산으로 전환하는 구조입니다. 이 과정이 반복되면, LLM은 점점 더 사건 특화된 전문가형 모델에 가까워집니다.

2. 프레임워크 검증 결과: 구조는 우수, 기초 법리 보강 필요

23개의 소스를 기반으로 분석한 결과, 기존에 구성한 5단계 청구범위 해석 프레임워크는 실무적으로 매우 완성도 높은 구조를 갖추고 있는 것으로 확인되었습니다. 다만 NotebookLM은 중요한 몇 가지 문제점을 지적하였습니다.

현재 소스가 PBP 청구항, 수치한정발명, 일본 균등론 제5요건 등 특수 쟁점에 과도하게 편중되어 있다는 점입니다. 그 결과, 프레임워크의 “뼈대”는 탄탄하지만, 이를 지탱하는 한국 법리 중심의 일반 판례 기반이 상대적으로 부족한 상태입니다.

3. 단계별 보완 필요 사항 요약

(1) 1~2단계: 사전 편찬자 원칙 (Lexicographer Rule)

  • 현재 상태: 명세서 정의에 따른 해석 원칙은 일부 포함되었으나, “사전 편찬자 원칙” 자체에 대한 명시적 논의가 부족함.
  • 보완 필요 사항: 해당 원칙이 인정되기 위한 요건, 일반적 의미를 배제할 수 있는 수준의 “명시성” 기준.
  • 추가 조사 방향: 대법원 판례, 용어 정의의 명확성 기준을 분석한 학술자료.

(2) 3단계: 기능식 청구항 해석

  • 현재 상태: 제한 해석 가능성은 일부 반영되었으나 적용 기준이 불명확함.
  • 핵심 문제: 언제 원칙(문언적 해석)을 유지하고 언제 예외(제한 해석)를 인정하는지 구분이 어려움.
  • 추가 조사 방향: 제한 해석 인정 사례 vs 거부 사례 비교, 구체적 사실관계 중심 판례.

(3) 4단계: 출원경과 및 금반언

  • 현재 상태: 일부 최신 쟁점은 잘 반영되었으나 “일반 금반언 법리”가 부족함.
  • 핵심 문제: 일본 사례에 비해 한국 판례 기반이 부족함.
  • 추가 조사 방향: 의식적 제외(금반언) 리딩 케이스, 심사 대응 과정 전반을 다룬 판례, 공중 봉헌(Dedication) 법리의 국내 적용 여부.

(4) 5단계: AER 및 균등론

  • 현재 상태: 구성요소 완비의 원칙(AER) 설명이 매우 제한적이며, 균등론 판단 기준도 요약 수준임.
  • 핵심 문제: 실무 적용 가능한 판단 기준 부족.
  • 추가 조사 방향: 생략 침해, 간접 침해 관련 판례, 과제 해결 원리 동일성 판단 기준, 선행기술 고려 방식.

4. 중요한 인사이트: “특수 쟁점 데이터는 오히려 강점이다”

흥미로운 점은, 부족한 부분과는 별개로 현재 소스의 상당 부분이 PBP 청구항, 수치한정발명, 일본 및 한국 균등론 심층 사례와 같은 고난도 쟁점에 집중되어 있다는 것입니다. 이는 단점이 아니라 오히려 강점입니다. 왜냐하면 대부분의 실무 프레임워크는 일반 원칙까지만 다루고, 특수 쟁점에서 무너지는 경우가 많기 때문입니다.

5. 프레임워크 확장 제안

이러한 점을 반영하면, 기존 5단계 구조는 다음과 같이 확장될 수 있습니다.

“6단계: 특수 청구항(PBP, 수치한정발명)의 해석 및 균등론 적용 한계”

이 단계를 추가하면 프레임워크는 단순한 이론 정리를 넘어 고난도 사건까지 대응 가능한 실무형 구조로 발전합니다.

6. 제안된 소스의 보충 및 마무리

앞에서 도출된 보완 사항은 그대로 복사하여 NotebookLM의 소스 창에 다시 입력한 뒤, 딥리서치 기능을 활성화하여 부족한 판례와 법리 자료를 추가로 확보하였습니다. 이 과정을 통해 기존 프레임워크의 취약했던 부분을 보완하고, 지식 베이스를 보다 균형 있게 확장할 수 있었습니다.

이번 단계의 핵심 의미

  1. 프레임워크의 구조적 완성도 검증
  2. 법리 기반의 취약 지점 식별
  3. 지식 편향(특수 쟁점 vs 일반 법리) 확인
  4. 반복 가능한 지식 확장 프로세스 구축

청구범위 해석에서 중요한 것은 단순히 많은 자료를 확보하는 것이 아니라, 프레임워크가 그 자료를 제대로 소화할 수 있는 구조를 갖추고 있는지입니다. 좋은 결과는 모델 자체에서 나오기보다, 대부분 지식 구조와 보완 프로세스의 설계에서 나옵니다.

© 2026 ChinSu Lee. All rights reserved.

Sunday, December 29, 2024

초보자를 위한 청구범위 해석 법리의 이해 (Understanding Claim Construction Principles for Beginners)

초보자를 위한 청구범위 해석 법리의 이해


[서론]

특허 청구범위 해석의 기본 법리는 전 세계적으로 유사한 측면이 많다. 그럼에도 불구하고 개별 사건에서 특허심판원 또는 법원은 구체적 타당성을 위해 해석 법리를 적용하는 과정에서 서로 다른 시각을 보이는 경우가 있으며, 결과적으로 상이한 결론에 이를 때도 있다. 마치 수학 공식처럼 청구범위 해석 법리를 기계적으로 적용하면, 실제 사례를 충분히 반영하지 못해 이해하기 어려운 결론에 이를 위험이 있다.

특히, 특허 청구항 해석은 법률적 문제로 간주되어 최종 결정은 법원이 내리지만, 그 결정은 소송 과정에서 당사자들이 어떤 해석을 주장했는지에 따라 상당한 영향을 받는다. 예컨대 당사자가 “명확하고 일반적인 의미”만을 내세우고 구체적 대안을 제시하지 않으면, 그 외 다른 해석 가능성은 제기되지 않은 채 묵시적으로 포기되었다고 보기도 한다 (DoggyPhone LLC v. Tomofun LLC, 23-1791 (Fed. Cir. 2024)).


[당사자 합의에 따른 해석의 특성]

전통적인 법령 해석이나 판례 분석에서는, 법원이 당사자 주장과 관계없이 정확한 법적 의미를 찾아야 한다. 그러나 특허 청구범위 해석은 당사자 간 합의에 따라 형성되고 구속될 수도 있는 법적 쟁점이므로, 법원이 모든 해석 가능성을 스스로 검토하기보다는 당사자가 제공한 틀 안에서 판단하는 경향이 강하다. 따라서 청구범위 해석에서 발생한 작은 실수나 양보가 소송 결과에 중대한 영향을 줄 수 있음을 유념해야 한다. 이는 특허 소송 전략을 세울 때, 법적 판단의 독립성만을 맹신하기보다 초기 주장과 해석 주장을 보다 신중하게 구성해야 함을 시사한다 (Crouch, Dennis (2024)).

Liebel-Flarsheim Co (Fed. Cir. 2007) 사건에서 특허권자는 특정 용어가 넓은 의미로 해석되도록 주장했고, 결국 그 주장이 법원에 받아들여졌다. 그런데 그 넓은 해석을 취한 청구항은 명세서 근거가 부족하다는 이유로 무효가 되었는데, 이는 만약 해당 용어를 좁게 해석한다면 침해를 구성하지 못하게 되는 딜레마를 야기했다(정차호, 2008). 이 판례는 특허권자가 너무 넓은 범위로 해석을 주장하면 선행기술과의 차별성이 희석되어 무효 가능성이 높아지고, 반대로 좁게 해석하면 침해를 인정받기 어려운 이중고에 빠질 수 있음을 보여준다.


[대한민국 법원의 해석 원칙]

대한민국 법원은 청구범위를 해석할 때 두 가지 원칙을 견지한다. 첫째, “특허권의 권리범위는 청구범위에 기재된 사항으로 결정된다”는 것이고, 둘째, “청구범위 밖의 기재(발명의 상세한 설명, 도면 등)를 근거로 청구범위를 임의로 제한하거나 확장 해석해서는 안 된다”는 것이다. 그러나 실제 특허법원 실무에서는 청구범위만을 고수하기보다, 발명의 상세한 설명을 종합적으로 검토하여 기술적 의미를 파악한다.

형식적으로는 문언 해석이 원칙이므로, 청구범위 기재만으로 기술 구성을 파악하기 어렵거나 범위를 명확히 확정하기 어려운 경우에 발명의 설명이나 도면을 참작하는 것이 맞는지 의문이 생길 수 있다. 하지만 판례는 발명의 설명 참작을 금지하지 않으며, 명세서에 기재된 용어 역시 전체 맥락에서 통일적으로 해석하도록 하고 있다. 따라서 발명의 상세한 설명과 도면은 원칙적으로 언제나 참작된다고 보는 것이 타당하다는 견해가 다수다 (이혜진, 2021).

이러한 원칙은 특허법원의 「지적재산소송실무」(2010) 및 대법원 판결(2005후520, 2006후2240) 등에서 확인할 수 있다. 결국 권리범위의 확정은 청구범위 기재 사항이 결정하되, 그 문언이 갖는 일반적 의미를 우선 고려하면서도 발명의 상세한 설명과 도면을 참작해 객관적·합리적으로 해석해야 한다는 것이 우리 법원의 입장이다. 다만, 상세한 설명을 근거로 청구범위를 제한 또는 확장해서는 안 된다는 점을 명확히 하고 있다.

또한 학계·실무계에서는 “상세한 설명에 의한 제한해석(제안해석)”과 “상세한 설명을 통한 보완해석(보충해석)”을 구분하는데, 전자는 엄격히 금지되는 반면, 후자는 허용된다는 것이 대체적인 입장이다. 김병필 연구(2014)에 따르면, 법원 실무는 청구범위가 불명확할 때만 상세한 설명을 참작해 보완해석하는 편이고, 청구범위가 명확한 경우에는 별도의 해석적 제한을 인정하지 않는 태도를 보인다는 점이 확인된다.

좀 더 발전적인 관점에서, 청구항에 기재된 발명의 명확성을 기준으로 하되, 기존의 ‘상세한 설명 참작에 의한 보완 해석 법리’와 ‘상세한 설명에 의한 제한 금지 법리’를 유지하더라도, 일본 지재고등법원의 최근 판례처럼 발명의 명확성 여부를 판단할 때 특정 용어만을 분리해 사전적 의미를 검토하는 방식이 아니라, 명세서에서 청구범위에 기재된 발명 전체가 갖는 기술적 의의를 종합적으로 고려하여 그 기술적 의의가 일의적으로 분명한지 판단하는 것이 더 바람직하다는 견해가 있다(김동준, 2012;김병필 연구, 2014). 또한, 미국 Phillips 전원합의체 판결처럼 청구범위의 명확성과 무관하게, 명세서 전체에 나타난 발명의 객관적 의의를 검토하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 접근이 바람직하다는 주장도 제기된다 (김동준, 2012;김병필 연구, 2014). 최근 우리나라 판례에서도 이러한 경향이 확인되는데, 필자로서는 이에 일응 공감하는 바이다.


[미국 Phillips 판례와 비교]

미국 Phillips 전원합의체 판결도 앞에서 언급한 청구범위 해석의 원칙과 유사한 접근을 취하고 있다. 

나아가, “상세한 설명을 참작해 청구항의 용어 의미를 해석하는 것”과 “상세한 설명의 한정요소를 청구항으로 끌어들여 범위를 축소하는 것”을 구별해야 한다고 강조하면서도, 둘 사이의 경계가 불분명한 경우가 많다는 점도 인정하고 있다. 법원은 통상의 기술자가 청구항 용어를 어떻게 이해할지를 중점적으로 살펴야 하며, 그 과정에서 명세서를 꼼꼼하게 살펴 합리적 범위 내에서 청구범위를 확정해야 한다고 본다.

특허청구범위는 명세서와 도면에 기재된 구체적인 실시예들을 일반화하거나, 반대로 제외하지 않는 범위를 정해 놓은 것이다. 따라서 실시예가 명세서에 개시되어 있다고 해서, 그 실시예 특징이 곧바로 청구항 전체로 편입되는 것은 아니다. 반대로 출원인이 심사 과정에서 특정 범위를 자진해서 포기했는지 여부(prosecution history estoppel 등)도 매우 중요한 판단 요소가 된다.


[실시예 예시와 그 한계]

포크 발명을 예로 들어보면, 청구항에는 “음식물을 찍어 들기 위한 찍기부(I)와, 몸체부(II), 손잡이부(III)를 포함한다”고 기재되어 있을 수 있다. 

발명의 상세한 설명에서 포크의 찍기부 막대 끝이 뾰족한 실시예만 제시되었다고 해서, 이 실시예가 곧바로 청구항에 편입되는 것은 아니다. 통상의 기술자가 뭉뚝한 막대로도 음식물을 찍을 수 있다고 인정하면, 그 구조 역시 청구범위에 포함시킬 수 있다. 반면, 다른 도구(예: 오일 브러쉬)처럼 완전히 다른 기능인 경우에는 몸체부나 찍기부 구성 자체가 달라 청구항 문언에서 요구하는 “음식물을 찍어 들기 위한 찍기부”에 해당하지 않는다고 볼 수 있다. 이처럼 문언 자체의 의미와 발명의 목적, 명세서 전반의 기술사상을 종합적으로 고려해야 한다.

심사 과정에서 특정 구조(예: 찍기부와 손잡이부가 동일 평면에서 서로 반대 방향으로 연장되는 구체적 형상)를 차별적 특징으로 강조하면서 선행기술과 구별해 등록받았다면, 그 범위를 넘어서는 구조(예: 찍기부와 손잡이부가 그외 다른 방향으로 뻗는 포크)는 사후에 포기된 것으로 해석될 수 있다. 이는 명세서와 심사기록(Prosecution History)을 종합적으로 보아야 하는 대표적인 사례다.

예를 들어, 청구항에서 “손으로 음식물을 찍어 들 수 있는 도구”를 청구하고 있다고 가정해 보자. 이 도구는 몸체부(II)의 한쪽 끝에는 길쭉하고 평행한 복수의 막대들이 뻗어 있는 찍기부(I)가 연장되고, 다른 쪽 끝에는 길이가 긴 손잡이부(III)가 연장된 구성을 특징으로 한다고 기재되어 있다.

한편, 발명의 상세한 설명에서는 “포크”가 끝이 두 갈래 이상으로 갈라진 꼬챙이 형태의 식기로서, 음식을 찍어 먹거나 때로는 몸체부에 얹어 먹을 수 있으며, 스테이크나 파스타 등을 섭취하기에 적합하다고 언급하고 있다. 또한 일반적으로 포크 하나만으로 음식을 떠먹거나, 테이블 나이프와 함께 사용하여 음식물을 찌르고 썰어 먹는 방식을 설명하고 있다.

따라서 도면(그림 1)에 나타난 실시예에서는 음식을 더욱 손쉽게 찍을 수 있도록 찍기부(I)의 막대 끝부분을 뾰족하게 형상화했으며, 도구를 이용하여 음식물을 들기 편하도록 몸체부(II)와 동일 평면상에서 찍기부(I)와 손잡이부(III)가 반대 방향으로 각각 연장되도록 묘사되어 있다.

<그림1> 특허발명의 도면에 개시된 실시예

그 결과, 특허발명은 청구항에 기재된 바와 같이 찍기부(I), 몸체부(II), 손잡이부(III)를 모두 갖춘 구성을 필수적으로 요구한다. 이때, 아래 그림 2에 보이는 4세기 동로마 제국 시대의 은(銀) 포크는 그러한 몸체부(II)에 해당하는 구조가 없으므로, 이 발명의 권리범위에 속한다고 보기 어렵다. 발명의 상세한 설명에 따르면 특허발명의 “몸체부”는 적어도 음식물을 얹어 먹을 수 있는 기능을 수행해야 하는데, 옛 포크에는 그와 유사한 구조가 찾아보기 어렵기 때문이다.

<그림2> 4세기 동로마 제국 시대 은 포크

상세한 설명을 참작하여 특허발명을 해석하더라도, 명세서와 도면에 나타난 “찍기부(I)와 손잡이부(III)가 몸체부(II)와 동일 평면에서 서로 반대 방향으로 연장된다”는 특징을 청구범위 전체로 한정해서는 안 된다. 이는 단지 하나의 실시예에서 통상의 기술자가 발명을 구현하기에 유리한 예시적 구조를 보여준 것일 뿐, 다른 구조를 모두 배제하려는 의도로 보기 어렵기 때문이다.

특히, 실제로 현재 사용하는 대부분의 포크는 이 실시예처럼 찍기부(I)와 손잡이부(III)가 몸체부(II)와 동일 평면에서 서로 반대 방향으로 형성되어 있다. 그렇다 보니 특허발명 역시 동일한 구성을 전제하는 것으로 재해석하기 쉬운데, 이를 ‘후행 판단의 편견(hindsight bias)’이라고 부른다. 특허 청구범위를 해석함에 있어서는 이러한 오류를 경계할 필요가 있다.

그러므로 아래 그림3과 같이, 찍기부(I)와 손잡이부(III)가 몸체부(II)와 동일 평면에서 서로 다른 방향(예: 90도로 꺾여 연장되는 방향)으로 구성된 포크라 하더라도, 특허발명의 권리범위에 포함될 수 있다.

<그림3> 비교대상발명#1의 도면에 개시된 실시예

다만, 심사 과정에서 비교대상발명#1(그림3)이 선행기술로 인용된 상황을 가정해 보자. 만약 출원인이 “우리 발명의 막대들은 직사각형 시트 형태의 몸체부에 동일 평면상으로 뻗어 있고, 막대들이 뻗어 나온 쪽의 반대측에는 동일 평면으로 손잡이부가 연결된다. 이러한 구조가 비교대상발명#1과 달라 음식물을 찍거나 집어들기 편리하다”라고 주장해 등록받았다면, 이는 곧 비교대상발명#1과 같은 90도로 꺾인 구조의 포크를 명시적으로 포기한 것으로 해석될 수 있다. 따라서 특허발명의 청구범위에는 비교대상발명#1과 같은 구조가 배제된 것으로 볼 여지가 크다.

또한, 특허발명을 해석할 때, 발명의 상세한 설명과 도면에 개시된 “찍기부(I)의 막대 끝이 뾰족한 형상”을 그대로 청구범위에 반영하여 제한해서는 안 된다. 막대 끝이 뾰족한 구성이 바람직할 수는 있어도, 음식물을 찍기 위해 반드시 막대 끝이 뾰족해야 하거나 음식물이 꼭 막대 끝에 의해 관통되어야 하는 것은 아니기 때문이다. 예컨대 그림 4에 제시된 비교대상발명#2처럼 막대 끝이 뭉뚝한 형태의 찍기부(I)를 갖는 포크도 특허발명의 권리범위에 포함될 수 있다.

<그림4> 비교대상발명#2의 도면에 개시된 실시예

그렇다고 해서 그림 5와 유사한 오일 브러쉬까지 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다. 발명의 상세한 설명 및 도면을 종합적으로 참작하면, 그림 5의 오일 브러쉬는 브러쉬 부분이 음식물을 찍어 들 수 있는 구조가 아니므로, 이는 특허발명에서 말하는 “찍기부의 복수 막대”에 해당하지 않는다고 보는 것이 객관적이고 합리적이다.

<그림5> 오일 브러쉬


[상세한 설명의 참작 원칙과 제한 금지 법리의 구분]

앞서 든 예시들은 이해를 돕기 위해 사안을 극단적으로 단순화한 것이다. 실제 사건에서는 “상세한 설명을 참작할 때, 어느 경우가 ‘제한 해석’에 해당하며 어느 경우가 ‘보완 해석’으로 허용되는지” 구분하는 일이 그리 쉽지 않다.

실무적으로는, 특허권자든 그 특허에 도전하는 자든 “청구범위에 기재된 문언의 일반적 의미를 우선하되, 상세한 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석한다”는 원칙에 따라 대응하는 것이 무난하다. 그러나 “상세한 설명에 의한 제한 해석”과 “상세한 설명에 의한 보완 해석”을 명확히 가르고, 그 예측 가능성을 높이는 일은 여전히 어렵다 (김동준, 2012).

이 점에서 Phillips 전원합의체 판결을 참고할 만하다. Phillips 판결은 ① 상세한 설명을 통해 청구항 용어의 의미를 해석하는 것과 ② 상세한 설명에 기재된 한정요소를 청구범위에 그대로 끌어들여 인위적으로 제한하는 것을 구별해야 한다고 강조한다. 

비록 이 둘을 나누는 경계가 언제나 명확한 것은 아니지만, 통상의 기술자가 청구항 용어를 어떻게 이해할지에 초점을 두고, 상세한 설명을 꼼꼼히 검토한다면 합리적인 범위 내에서 명확성과 예측 가능성을 확보할 수 있다고 판시한다.

특히, Phillips 전원합의체는 특허가 단 하나의 실시예만을 제시했더라도, 그 실시예에 청구범위를 한정(제한)해 해석해서는 안 된다고 거듭 강조한다. 물론, 어느 실시예가 “청구항 용어가 포괄할 수 있는 범위를 제한하기 위한 것인지, 아니면 단순히 예시로 제시한 것인지”를 가려내는 일이 결코 쉽지는 않다. 

그러나 특허청구범위는 명세서와 도면에서 특정 발명을 일반화하여 발명의 보호 범위를 정의한 것이므로, 명세서에 기재된 실시예들만으로 청구범위를 제한하거나, 청구항 용어를 명세서로부터 분리해 판단하기보다는 발명의 전체 취지와 목적을 살펴 범위를 확정해야 한다는 점은 분명하다.

따라서 청구항이 상세한 설명의 특정 실시예에 구속되지 않도록 하려면, 상세한 설명의 주된 목적이 발명을 구현·사용하는 최적 방식을 예시하는 것임을 유념해야 한다. 즉, 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자에게 발명을 구현하고 사용하는 방법을 알려주는 “가장 좋은 실시예(best mode)” 또는 “대표적 구조 중 하나”로 제시된 것이지, 그 외 모든 변형예를 명시적으로 배제하는 의도는 아닐 수 있다.

이런 관점에서 상세한 설명을 재검토하면, 출원인이 특정 예시를 단지 목적 달성을 위한 사례로 제시했는지, 혹은 청구항 및 상세한 설명의 실시예를 제외한 것들은 명백히 포기 혹은 배제하려 했는지가 보다 뚜렷해진다.


[상세한 설명에 의한 보완 해석의 사례]

이러한 기준에 비추어, 발명의 상세한 설명을 참작해 청구범위를 보완 해석해야 할 대표 사례를 예시적으로 살펴보면 다음과 같다.

1) 청구항 용어가 불명확하거나 다의적인 경우

  • 청구항 용어가 기술 분야에서 여러 해석이 가능하거나 모호한 경우, 명세서와 발명의 배경 맥락을 충분히 참조해 용어 의미를 명확히 해야 한다.
  • 청구항 문언이 외형상 명료해 보이더라도, 명세서가 일관성 없는 다수의 실시예(embodiment)를 제공해 결과적으로 표현이 모호해지는 경우, 청구항 해석 시 모호성 또는 불명확성(indefiniteness) 문제가 발생할 수 있다.
  • Phillips 판례에 따르면, 법원은 명세서 전체를 유기적으로 읽어 발명자가 실제로 달성하고자 하는 실질적 범위가 무엇인지 파악해야 한다.
  • 모호함을 합리적으로 해소할 수 있다면 청구항 해석이 유지되지만, 모호함이 심각하여 청구항 범위를 특정할 수 없을 정도라면 결국 불명확성 사유로 무효가 선고될 위험이 따른다.
  • 실제 소송·심판 실무에서는, 전문가 증언이나 기술 사전 등의 외적 증거(extrinsic evidence)를 활용해 통상의 기술자가 각 실시예에서 갖는 공통 기능이나 범위를 확인함으로써, 모호함을 해소하기도 한다.

예시: “support”라는 용어가 “받침대” 또는 “지지 구조물” 등 여러 방식으로 해석될 수 있는 경우, 명세서를 참조하여 해당 용어가 발명 내에서 구체적으로 어떤 기능과 의미를 갖는지 확인한다.

2) 특허권자가 명세서에서 특정 정의를 제공한 경우

  • 발명의 상세한 설명에서 특정 용어를 독자적으로 정의(lexicography)하거나, 기술 분야에서 통상 인정되는 의미와 다른 의미로 사용한 흔적이 있으면, 그 정의가 우선한다.

예시: 명세서에서 “motor”라는 용어를 “DC motor only”로 정의했다면, 이는 일반적인 “모터”의 의미보다 좁게 해석되어야 한다.

3) 청구항 범위가 명세서에 의해 의도적으로 제한된 경우

  • 발명의 상세한 설명이나 심사 기록(prosecution history)에서 청구범위를 좁히려는 특허권자의 명시적·묵시적 의도가 포착된다면, 명세서를 참조해 청구범위를 제한적으로 해석해야 한다.

  • 만약 발명자가 심사 과정에서 특정 범위를 포기(disclaimer)했다고 볼 수 있는 기록이 존재함에도 불구하고, 청구항 문언에는 그 축소 내용이 반영되지 않았다면, 법원은 일반적으로 심사기록(prosecution history)에 기초하여 청구항 범위를 줄여 해석할 수 있다.

  • 특히, 특허 출원인이 심사관과 의견 교환 중에 특정 범위를 스스로 “포기”한 경우, 이는 그 범위를 청구항에서 배제하겠다는 법적 의사표시로 간주된다. 구체적으로:

    1. 심사기록(disclaimer) 존재 여부 확인

      • 예: “본 발명은 AC 모터에는 적용되지 않는다”라고 명시적으로 언급했다면, 표면상 AC 모터가 청구항에 포함될 것처럼 보여도 결과적으로 AC 모터는 청구항 범위에서 배제된다.
    2. 명세서·청구항과의 정합성 검토

      • 법원은 “명세서나 청구항에 그 축소 내용이 반영되지 않았다”는 사실만으로 disclaimer의 효력을 부인하지 않는다. 오히려 특허권자가 심사 과정에서 분명히 포기했다면, 청구항 문언이 광범위하게 쓰였어도 실제로는 그 포기 내용에 따라 범위가 축소된다고 해석한다.
    3. 영향

      • 결론적으로, 심사기록에서의 디스크레이머(disclaimer)는 법원을 구속한다. 등록 과정에서 ‘A’를 포기했다면, 최종적으로 A는 청구범위에서 제외된다. 이는 출원인이 사후에 주장 범위를 뒤바꾸지 못하도록 하여 일관성을 확보하려는 목적(Prosecution History Estoppel)이기도 하다.

예시: 출원 과정에서 “support structure”를 “metallic structure”로 제한한다는 입장을 명시했다면, 이는 청구항 범위를 제한적으로 해석해야 한다는 근거가 된다.

4) 청구항 용어가 명세서·도면에 의존하여 기술적 의미를 갖도록 설명되는 경우

  • 청구항 용어가 발명의 상세한 설명이나 도면에 의존해 구체적인 기술적 의미를 띠도록 묘사된 경우, 이를 반영해 해석해야 한다.
  • 또한, 청구항 용어가 발명의 상세한 설명이나 도면에서 제시된 기술적 맥락 없이는 이해하기 곤란하다면, 명세서를 면밀히 참조해야 한다.
  • 특정 용어가 “명세서 전체 맥락상 특정 구조나 방식을 의도적으로 내포한다”는 사실이 명백하다면, 청구항 해석 시 그 용어가 제한적으로 이해될 수 있다.
  • 다만, 이는 어디까지나 발명자가 의도한 실질적 범위를 파악하기 위한 것으로서, 단지 “실시예에서 그렇게 구현되어 있다”는 이유만으로 청구항 전체 범위를 제한해 버리는 것은 엄격히 금지된다(상세한 설명 참작의 오해).

예시#1: 청구항에서 “channel”이 단순한 “통로”를 의미할 수 있지만, 명세서에서 “rectangular channel for fluid transport”로 구체적으로 설명되고, 그런 구조의 통로만이 발명의 기술적 본질을 이루는 경우에는 그에 따라 한정 해석이 가능하다.

예시#2: “fastening means”라는 청구항 용어가 명세서에서 “bolt and nut system”으로 구체적으로 설명되고, 그 형태가 발명의 핵심 구조 요소로 설명된 경우, 이를 지나치게 넓혀 “모든 고정 수단”으로 해석하는 것은 곤란하다.

요약하자면, 특허 청구범위 해석 법리는 상당히 복합적이고 까다롭지만, 위와 같은 원칙을 숙지하면 실무에 적용하기 한결 수월해진다. 특히 발명의 상세한 설명을 여러 차례 꼼꼼히 읽어, 통상의 기술자의 관점에서 발명자가 추구하는 기술적 범위를 파악하고, 이를 바탕으로 청구항 문언을 합리적으로 해석하는 노력이 필수적이다.


[결론]

결국 청구범위 해석은 문언을 우선하되, 명세서와 도면에 기재된 전체 맥락을 고려해 객관적·합리적으로 진행해야 한다. 또한, 특정 범위를 포기하거나 축소하는 발언을 심사 과정에서 했는지, 실제로 구체적으로 한정된 실시예만을 청구한 것인지 등을 꼼꼼히 살펴야 한다. Phillips 판결에서 강조했듯, 상세한 설명을 참작해 용어를 해석하는 것과 상세한 설명의 요소를 청구범위로 끌어들여 범위를 축소하는 것은 엄연히 구분되어야 한다.

한편, 특허명세서는 발명을 실시하는 최적의 방법이나 특정 구조를 예시로 보여주는 수단이므로, 출원인이 “이외의 구조들은 모두 배제한다”는 명시적·묵시적 표현을 하지 않았다면, 그 실시예만으로 청구범위를 제한해서 해석할 수 없다. 궁극적으로는 통상의 기술자가 해당 발명의 기술사상을 어디까지라고 인식하는지가 중요하다. 이러한 복합적인 점을 종합적으로 파악해야 “금지되는 제한해석”과 “허용되는 보완해석”을 구분할 수 있다.

Saturday, January 26, 2019

EoU (Evidence of Use)의 유용성과 정책제언

1. EOU 란 무엇인가?

EoU, 특히, 기술창업자들에게 EoU가 얼마나 유용한지와 정부의 정책지원은 어떤 것이 있을지에 대해 이야기를 나누고자 합니다.

1986년경 비쥬얼 베이직과 포트란이란 프로그래밍 언어를 처음 배울 때이었습니다. 다들 BOFEOF란 용어를 당연하게 사용하는 데 정작 저는 그 뜻을 몰라 당황한 적이 있습니다. BOFEOFBeginning Of File(BOF), End Of File(EOF)라는 단순한 의미의 약자입니다.

그때 기억을 되살려 “EoU”라는 용어를 처음 듣는 분들에게 잠깐 EoU를 설명드립니다. “EoU”“Evidence of Use”의 약자입니다. 우리나라 말로 번역하면 사용증거라고도 할 수 있는데, 실제는 단순히 침해 가능성이 있는 제품을 식별하는 수준에 머물지 않고, 침해 가능성이 있는 제품이나 시스템을 식별하고 그 제품 및 서비스의 특정 구성이나 기능을 특허 청구항에 기재된 내용을 구성 요소로 분해하여 1:1로 대응한 구성요소 비교표 (Claim Chart)를 말합니다. 이 비교표를 보면 특허침해여부를 알 수 있습니다.

성실하게 작성된 EoU에는 특허청구범위 해석편이 추가로 포함되어 있습니다. 과거 미국의 몇몇 특허거래 중개인에게 받은 EoU를 보면 특허청구범위 해석챠트가 포함되어 있었고, 저 역시 고객의 특허를 매물로 제안할 때 그렇게 했습니다

참 특허청구범위가 무엇인지 모르시는 분을 위해 설명드리면, 특허문서는 크게 서지사항과 요약서가 기재된 표지와 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 도면으로 구성되어 있습니다. 발명의 설명편에는 배경기술과 그 발명을 쉽고도 명료하게 설명되어 있으며, 청구범위에는 그 설명의 내용 중 특허권으로 보호받고 싶은 기술적사상을 선택하여 기재하고 있습니다. 따라서 발명의 상세한 설명에 기재하였다고 하더라도 청구범위에 기재하지 않으면 공중에 무상으로 기부한 것으로 취급합니다. 한편 특허청구범위는 글로 표현하므로 제품이나 선행기술과 비교하기 위해서는 그 청구범위에 기재된 용어와 내용에 대한 법률적인 해석이 필요합니다. 그 해석에 따라 특허권의 범위가 결정됩니다. 때문에 특허청구범위의 해석은 매우 중요합니다.

특허청구범위를 해석하는 챠트편에는 그 해석의 근거가 되는 증거를 내용과 함께 1:1로 구성요소에 대응하여 표시합니다. 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 해석의 근거가 되는 가장 기본이 되는 증거는 명세서와 도면, 특히 해당 발명을 설명한 내용과 다른 종속항이나 독립항과의 관계, 도면 등입니다. 이를 미국에서는 내재적 증거라고 합니다. 그뿐 아닙니다. 심사기록, 특히 심사관의 거절이유 통지내용과 인용문헌, 이에 대한 의견서와 보정서 내용과 과거 무효심판서류와 심결 및 판결이유, 과거 침해소송이력과 준비서면과 판결문에 기재된 내용, 동일 발명자나 출원인의 패밀리발명, 유사발명, 파생발명, 시리즈 발명 등의 출원명세서에 기재된 내용, 관련 선행기술 중 해석의 근거가 될 만한 내용을 기재합니다. 또한 일반적으로 사용하고 있는 단어도 국어 사전에서 정의된 의미를 재확인하고, 과거 경쟁업체의 유사 판결을 리서치하여 근거로 기재하기도 하고 출원시까지의 동종 기술분야의 특허정보를 조사하여 사용되는 용어나 기술의 발전 흐름을 근거로 제시하기도 합니다. 필요에 따라서는 동종업계의 기술지식을 잘 이해하고 있는 전문가나 소비자들의 의견이나 해당 기술이 적용될 제품의 업계 종사자의 의견도 기재하곤 합니다. 다만 나중에 증인신청의 대상이 될 수 있으므로 의견기재에 주의하여야 합니다.

2. EOU의 절차와 유용성

“EoU” 보고서에 기재된 내용의 수준이나 범위는 그 사용취지나 고객의 요청에 따라 달라질 것입니다. 여기서는 하나의 “EoU” 보고서를 작성하기 위하여 일반적으로 진행하는 절차와 유용성을 요약해보겠습니다.

1)     청구범위 분석 및 해석

EoU의 작업의 첫 단계는 하나의 특허는 물론 여러 개의 군으로 이루어진 특허 포트폴리오에 대한 청구범위해석과 분석을 시행하는 것입니다. 이를 기초로 특허군이 포섭하고 있는 제품과 시장의 범위를 이해할 수 있습니다.

청구 범위 해석은 특허권자나 잠재적인 특허 구매자 (실시권자) 또는 투자자 모두에게 특허권의 좀더 객관적인 권리범위를 이해하게 하여 다양한 회피설계는 물론 EoU조사와 특허 수익화와 라이센싱 및 권리행사와 관련된 의사결정에 도움을 줍니다.

2)     EoU 조사 및 분석

위에서 해석한 청구범위 분석 및 해석을 기초로 EoU 조사를 시행합니다. 물론 EoU조사작업 중 관련 특징이나 정보를 feedback하여 청구범위 분석 및 해석을 좀더 구체적이고 합리적으로 수정하기도 합니다.

EoU 조사를 통해 대상 특허의 침해를 구성하는 제품의 범위와 시장의 범위를 이해하게 됩니다. EoU조사는 일종의 실사 작업 같은 것인데, 인터넷에 공개된 자료나 기사, 사용 매뉴얼, 제품사양서와 설명서, 논문, 제품구매 및 제품 분석등을 통해 잠재적인 침해 가능성을 확인합니다. 분석전문기관은 제품 등을 분해하고 촬영하고 측정 및 분석하여 그 결과를 Teardown보고서로 작성합니다.

관련 제품이 시장에 존재하지 않을 경우에도 하나의 특허, 바람직하게는 여러 개의 특허로 구성된 특허포트폴리오 분석을 통해 정한 침해제품이나 시장의 범위를 기초로, 해당 특징이 적용될 수 있는 미래 제품이나 서비스와 그 시장을 추정하여 검토합니다. 이러한 추정에도 모두 제3자가 작성한 합리적인 근거가 있어야 합니다.

잠재적인 구매자나 투자자 등에게는 잠재적 특허 침해 제품이나 시장의 범위를 구체적으로 이해하고 추정하게 하며, 손해배상액의 시뮬레이션을 통해 좀 더 객관적인 대상 특허의 미래 수익 잠재력에 대한 지표와 가격 지침을 제공하게 합니다. 대상 특허기술이 적용된 제품이 없거나 그런 시장이 없는 경우에는 대체시장이나 대체제품 시장을 구획 확정하고 그 대체율을 시계열적으로 추정합니다. 다만 아무리 추정이라고 하여도 합리적인 근거를 기초하여야 합니다. 예를 들어 대체제품이 과거 보여왔던 시장대체율이라던가 유사 특성을 보이는 제품이나 시장에서의 대체 경향이나 시장성장율을 추정의 근거로 사용하기도 합니다.

3)     EoU 챠트의 작성

상기 EoU조사를 바탕으로 EoU 챠트를 작성합니다. 그 과정에서 최종적인 침해판단의 법적분석이 마무리됩니다. EoU 챠트를 통해 특허청구항의 권리범위, 침해강도, 특허 및 제품 등을 분석 내용과 이를 비교판단한 내용, 그리고 수익 잠재력에 대한 지표나 가격 지침을 분명히 합니다.

이와 같은 “EoU” 보고서는 특허권자나 잠재적인 특허 구매자, 라이센시, 또는 투자자에게 매우 유용하고 투자나 대가 지불을 결정할 수 있는 근거 자료 또는 참고자료가 됩니다.

따라서 기술창업자가 대상 특허를 이용하여 자금을 조달할 때나 특허제품을 마케팅할  때는 물론 앞선 특허기술을 회피할 때, 공인된 전문가가 성실히 작성한 EoU가 필수적이라고 할 수 있습니다. 창업을 준비할 때 처음부터 EoU작성에 필요한 예산을 염두에 두시기를 권고드립니다.

3.EOU 작성 정부 지원의 필요성

그러나 EoU조사단계에서 제품의 외관이나 작동, 기능만으로 특허의 구성요소와 비교하기 어려운 경우가 있습니다. 제품분석단계에서 개인이나 중소기업이 감당하기 힘든 고가의 분석장비가 필요한 경우가 그 대표적인 예입니다. 반도체소자나 금속, 회로망 등의 경우 시료로 단면을 절개하여 최소한 SEM(주사전자현미경)이나 TEM(투과전자현미경)로 촬영하고 그 영상을 분석하여야 합니다. 이러한 분석작업은 장비도 고가이지만 그 분석결과를 해석하는 것도 경험이 많은 분석전문가가 아니면 그리 만만치 않습니다. 또한 디지털 신호를 분석할 때는 신호발생기, 신호분석기, 주파수카운터, 스펙트럼 분석기, 오디오분석기, 오실로스코프 등 각종 주파수측정장비나 신호측정/분석장비가 필요하기도 하지만 핵심부품 공급자들이 일반적으로 제공하는 범용 회로도나 블록다이어그램을 참조하여야 하는 경우도 있습니다. 이러한 문서는 비밀 자료이므로 실제 거래관계에 있지 않다면 구하기 어렵습니다.

때문에 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 EoU조사 (분석포함)가 제대로 수행되기 어렵고 EoU보고서가 추정으로 가득하기 쉽습니다. 이러한 한계로 인하여 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 특허 거래 시장에서 무시되거나 저평가되기 쉽고 여기에 개인발명 등의 높은 무효율이나 특허침해소송에서의 낮은 승소율, 지나치게 적은 손해배상액까지 고려하면 구매자나 투자자 입장에서 개인발명에 대해서 쉽게 신뢰를 주기 어렵습니다.

4. 정부지원정책의 제언

이러한 한계를 넘는 방법이 없는 것은 아닙니다. 국가규모에서 바라보면 솔루션이 있습니다. 다시 한번 제안드립니다.

현재 우리나라 공공연구기관 (국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 대학연구기관 등)는 다양한 측정장치와 분석장치를 보유하고 있으며 경험 많은 장비 운영 및 분석전문가들이 있습니다. 이러한 장비가 1년 내내 운영되는 것은 아니라고 들었습니다. 기관별로 차이가 있으나 상당기간 운영되지 않아 보관되어 있거나 장비운영실적이 적어 장비 운영/분석 전문가를 계속 유지하여야 하는지 고민하는 경우도 있다는 이야기도 있습니다. 다만 이 이야기는 확인된 내용이 아닙니다. 각 기관에 긍정적인 취지를 공감하게 하고 실태파악에 필요한 협조를 구해야 합니다.

다양한 공공연구기관의 주무부처가 달라 먼저 정부 특정 부나 청에서 총괄 주무부처가 되어 공공연구기관의 측정장치와 분석장치의 운용실태를 확인할 수 있는 권한을 주어야 합니다. 조사가 완료되면 민간기업이나 개인에게 공공연구기관의 분석장비를 사용하게 할 수 있는 시간과 양이 얼마나 되는지 파악할 수 있을 것입니다. 또한 적극적이고 긍정적인 협조를 이끌어내기 위해서는 실태 파악결과가 불이익으로 작동하지 않도록 조치하여야 합니다. 

실태파악이 끝나면 공공연구기관의 분석장비등의 사용 스케쥴도 정리할 수 있습니다. 이를 기초로 증거분석 신청공고를 내면, 개인발명가, 스타트업, 소기업이 그 기간 내에 증거분석신청을 할 수 있을 것입니다. 신청인이 개인이나 스타트업, 벤처기업인 점을 감안하여 그 비용을 정부가 지원하는 것은 어떨까요?

신청인은 증거분석신청할 때 미리 준비한 특허청구범위해석챠트와 잠재적인 침해제품 증거물을 함께 제출하고, 해당 공공연구기관은 보유 장비를 이용하여 증거를 분석하고 그 결과를 teardown 보고서로 신청자에게 제공하는 것입니다. 신청인은 이 보고서를 이용하여 전문가의 조력으로 EoU 보고서를 만들 수 있을 것입니다.

이러한 EoU 작업은 아직까지 AI(인공지능)이나 자동분석작업으로 하기 어려운 영역이며, 단순히 측정지표를 이용하여 등급으로 평가하는 작업도 아닙니다. 심사이력과 소송이력을 조사하고 분석하고 각종 사례를 적절히 적용하여 청구범위를 해석하는 법적 분석은 물론, 제품이나 기술을 조사하고 측정 및 분석하여 기술 동일성에 대한 의견을 포함한 teardown보고서를 작성하는 기술적 분석이 결합된 고도의 협력 작업입니다.

더욱이 2019. 7. 9 부터 효력이 발생하는 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 고의침해자에 대한 징벌적 배상여부도 이러한 EoU가 선행되어야 객관성을 담보할 수 있을 것입니다.

김해 본사 출장에 복귀하면서 개인적인 생각을 적었습니다.

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