초보자를 위한 청구범위 해석 법리의 이해
[서론]
특히, 특허 청구항 해석은 법률적 문제로 간주되어 최종 결정은 법원이 내리지만, 그 결정은 소송 과정에서 당사자들이 어떤 해석을 주장했는지에 따라 상당한 영향을 받는다. 예컨대 당사자가 “명확하고 일반적인 의미”만을 내세우고 구체적 대안을 제시하지 않으면, 그 외 다른 해석 가능성은 제기되지 않은 채 묵시적으로 포기되었다고 보기도 한다 (DoggyPhone LLC v. Tomofun LLC, 23-1791 (Fed. Cir. 2024)).
[당사자 합의에 따른 해석의 특성]
Liebel-Flarsheim Co (Fed. Cir. 2007) 사건에서 특허권자는 특정 용어가 넓은 의미로 해석되도록 주장했고, 결국 그 주장이 법원에 받아들여졌다. 그런데 그 넓은 해석을 취한 청구항은 명세서 근거가 부족하다는 이유로 무효가 되었는데, 이는 만약 해당 용어를 좁게 해석한다면 침해를 구성하지 못하게 되는 딜레마를 야기했다(정차호, 2008). 이 판례는 특허권자가 너무 넓은 범위로 해석을 주장하면 선행기술과의 차별성이 희석되어 무효 가능성이 높아지고, 반대로 좁게 해석하면 침해를 인정받기 어려운 이중고에 빠질 수 있음을 보여준다.
[대한민국 법원의 해석 원칙]
대한민국 법원은 청구범위를 해석할 때 두 가지 원칙을 견지한다. 첫째, “특허권의 권리범위는 청구범위에 기재된 사항으로 결정된다”는 것이고, 둘째, “청구범위 밖의 기재(발명의 상세한 설명, 도면 등)를 근거로 청구범위를 임의로 제한하거나 확장 해석해서는 안 된다”는 것이다. 그러나 실제 특허법원 실무에서는 청구범위만을 고수하기보다, 발명의 상세한 설명을 종합적으로 검토하여 기술적 의미를 파악한다.
형식적으로는 문언 해석이 원칙이므로, 청구범위 기재만으로 기술 구성을 파악하기 어렵거나 범위를 명확히 확정하기 어려운 경우에 발명의 설명이나 도면을 참작하는 것이 맞는지 의문이 생길 수 있다. 하지만 판례는 발명의 설명 참작을 금지하지 않으며, 명세서에 기재된 용어 역시 전체 맥락에서 통일적으로 해석하도록 하고 있다. 따라서 발명의 상세한 설명과 도면은 원칙적으로 언제나 참작된다고 보는 것이 타당하다는 견해가 다수다 (이혜진, 2021).
이러한 원칙은 특허법원의 「지적재산소송실무」(2010) 및 대법원 판결(2005후520, 2006후2240) 등에서 확인할 수 있다. 결국 권리범위의 확정은 청구범위 기재 사항이 결정하되, 그 문언이 갖는 일반적 의미를 우선 고려하면서도 발명의 상세한 설명과 도면을 참작해 객관적·합리적으로 해석해야 한다는 것이 우리 법원의 입장이다. 다만, 상세한 설명을 근거로 청구범위를 제한 또는 확장해서는 안 된다는 점을 명확히 하고 있다.
또한 학계·실무계에서는 “상세한 설명에 의한 제한해석(제안해석)”과 “상세한 설명을 통한 보완해석(보충해석)”을 구분하는데, 전자는 엄격히 금지되는 반면, 후자는 허용된다는 것이 대체적인 입장이다. 김병필 연구(2014)에 따르면, 법원 실무는 청구범위가 불명확할 때만 상세한 설명을 참작해 보완해석하는 편이고, 청구범위가 명확한 경우에는 별도의 해석적 제한을 인정하지 않는 태도를 보인다는 점이 확인된다.
좀 더 발전적인 관점에서, 청구항에 기재된 발명의 명확성을 기준으로 하되, 기존의 ‘상세한 설명 참작에 의한 보완 해석 법리’와 ‘상세한 설명에 의한 제한 금지 법리’를 유지하더라도, 일본 지재고등법원의 최근 판례처럼 발명의 명확성 여부를 판단할 때 특정 용어만을 분리해 사전적 의미를 검토하는 방식이 아니라, 명세서에서 청구범위에 기재된 발명 전체가 갖는 기술적 의의를 종합적으로 고려하여 그 기술적 의의가 일의적으로 분명한지 판단하는 것이 더 바람직하다는 견해가 있다(김동준, 2012;김병필 연구, 2014). 또한, 미국 Phillips 전원합의체 판결처럼 청구범위의 명확성과 무관하게, 명세서 전체에 나타난 발명의 객관적 의의를 검토하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 접근이 바람직하다는 주장도 제기된다 (김동준, 2012;김병필 연구, 2014). 최근 우리나라 판례에서도 이러한 경향이 확인되는데, 필자로서는 이에 일응 공감하는 바이다.
[미국 Phillips 판례와 비교]
미국 Phillips 전원합의체 판결도 앞에서 언급한 청구범위 해석의 원칙과 유사한 접근을 취하고 있다.
나아가, “상세한 설명을 참작해 청구항의 용어 의미를 해석하는 것”과 “상세한 설명의 한정요소를 청구항으로 끌어들여 범위를 축소하는 것”을 구별해야 한다고 강조하면서도, 둘 사이의 경계가 불분명한 경우가 많다는 점도 인정하고 있다. 법원은 통상의 기술자가 청구항 용어를 어떻게 이해할지를 중점적으로 살펴야 하며, 그 과정에서 명세서를 꼼꼼하게 살펴 합리적 범위 내에서 청구범위를 확정해야 한다고 본다.
특허청구범위는 명세서와 도면에 기재된 구체적인 실시예들을 일반화하거나, 반대로 제외하지 않는 범위를 정해 놓은 것이다. 따라서 실시예가 명세서에 개시되어 있다고 해서, 그 실시예 특징이 곧바로 청구항 전체로 편입되는 것은 아니다. 반대로 출원인이 심사 과정에서 특정 범위를 자진해서 포기했는지 여부(prosecution history estoppel 등)도 매우 중요한 판단 요소가 된다.
[실시예 예시와 그 한계]
포크 발명을 예로 들어보면, 청구항에는 “음식물을 찍어 들기 위한 찍기부(I)와, 몸체부(II), 손잡이부(III)를 포함한다”고 기재되어 있을 수 있다.
발명의 상세한 설명에서 포크의 찍기부 막대 끝이 뾰족한 실시예만 제시되었다고 해서, 이 실시예가 곧바로 청구항에 편입되는 것은 아니다. 통상의 기술자가 뭉뚝한 막대로도 음식물을 찍을 수 있다고 인정하면, 그 구조 역시 청구범위에 포함시킬 수 있다. 반면, 다른 도구(예: 오일 브러쉬)처럼 완전히 다른 기능인 경우에는 몸체부나 찍기부 구성 자체가 달라 청구항 문언에서 요구하는 “음식물을 찍어 들기 위한 찍기부”에 해당하지 않는다고 볼 수 있다. 이처럼 문언 자체의 의미와 발명의 목적, 명세서 전반의 기술사상을 종합적으로 고려해야 한다.
심사 과정에서 특정 구조(예: 찍기부와 손잡이부가 동일 평면에서 서로 반대 방향으로 연장되는 구체적 형상)를 차별적 특징으로 강조하면서 선행기술과 구별해 등록받았다면, 그 범위를 넘어서는 구조(예: 찍기부와 손잡이부가 그외 다른 방향으로 뻗는 포크)는 사후에 포기된 것으로 해석될 수 있다. 이는 명세서와 심사기록(Prosecution History)을 종합적으로 보아야 하는 대표적인 사례다.
예를 들어, 청구항에서 “손으로 음식물을 찍어 들 수 있는 도구”를 청구하고 있다고 가정해 보자. 이 도구는 몸체부(II)의 한쪽 끝에는 길쭉하고 평행한 복수의 막대들이 뻗어 있는 찍기부(I)가 연장되고, 다른 쪽 끝에는 길이가 긴 손잡이부(III)가 연장된 구성을 특징으로 한다고 기재되어 있다.
한편, 발명의 상세한 설명에서는 “포크”가 끝이 두 갈래 이상으로 갈라진 꼬챙이 형태의 식기로서, 음식을 찍어 먹거나 때로는 몸체부에 얹어 먹을 수 있으며, 스테이크나 파스타 등을 섭취하기에 적합하다고 언급하고 있다. 또한 일반적으로 포크 하나만으로 음식을 떠먹거나, 테이블 나이프와 함께 사용하여 음식물을 찌르고 썰어 먹는 방식을 설명하고 있다.
따라서 도면(그림 1)에 나타난 실시예에서는 음식을 더욱 손쉽게 찍을 수 있도록 찍기부(I)의 막대 끝부분을 뾰족하게 형상화했으며, 도구를 이용하여 음식물을 들기 편하도록 몸체부(II)와 동일 평면상에서 찍기부(I)와 손잡이부(III)가 반대 방향으로 각각 연장되도록 묘사되어 있다.
<그림1> 특허발명의 도면에 개시된 실시예
그 결과, 특허발명은 청구항에 기재된 바와 같이 찍기부(I), 몸체부(II), 손잡이부(III)를 모두 갖춘 구성을 필수적으로 요구한다. 이때, 아래 그림 2에 보이는 4세기 동로마 제국 시대의 은(銀) 포크는 그러한 몸체부(II)에 해당하는 구조가 없으므로, 이 발명의 권리범위에 속한다고 보기 어렵다. 발명의 상세한 설명에 따르면 특허발명의 “몸체부”는 적어도 음식물을 얹어 먹을 수 있는 기능을 수행해야 하는데, 옛 포크에는 그와 유사한 구조가 찾아보기 어렵기 때문이다.
<그림2> 4세기 동로마 제국 시대 은 포크
상세한 설명을 참작하여 특허발명을 해석하더라도, 명세서와 도면에 나타난 “찍기부(I)와 손잡이부(III)가 몸체부(II)와 동일 평면에서 서로 반대 방향으로 연장된다”는 특징을 청구범위 전체로 한정해서는 안 된다. 이는 단지 하나의 실시예에서 통상의 기술자가 발명을 구현하기에 유리한 예시적 구조를 보여준 것일 뿐, 다른 구조를 모두 배제하려는 의도로 보기 어렵기 때문이다.
특히, 실제로 현재 사용하는 대부분의 포크는 이 실시예처럼 찍기부(I)와 손잡이부(III)가 몸체부(II)와 동일 평면에서 서로 반대 방향으로 형성되어 있다. 그렇다 보니 특허발명 역시 동일한 구성을 전제하는 것으로 재해석하기 쉬운데, 이를 ‘후행 판단의 편견(hindsight bias)’이라고 부른다. 특허 청구범위를 해석함에 있어서는 이러한 오류를 경계할 필요가 있다.
그러므로 아래 그림3과 같이, 찍기부(I)와 손잡이부(III)가 몸체부(II)와 동일 평면에서 서로 다른 방향(예: 90도로 꺾여 연장되는 방향)으로 구성된 포크라 하더라도, 특허발명의 권리범위에 포함될 수 있다.
<그림3> 비교대상발명#1의 도면에 개시된 실시예
다만, 심사 과정에서 비교대상발명#1(그림3)이 선행기술로 인용된 상황을 가정해 보자. 만약 출원인이 “우리 발명의 막대들은 직사각형 시트 형태의 몸체부에 동일 평면상으로 뻗어 있고, 막대들이 뻗어 나온 쪽의 반대측에는 동일 평면으로 손잡이부가 연결된다. 이러한 구조가 비교대상발명#1과 달라 음식물을 찍거나 집어들기 편리하다”라고 주장해 등록받았다면, 이는 곧 비교대상발명#1과 같은 90도로 꺾인 구조의 포크를 명시적으로 포기한 것으로 해석될 수 있다. 따라서 특허발명의 청구범위에는 비교대상발명#1과 같은 구조가 배제된 것으로 볼 여지가 크다.
또한, 특허발명을 해석할 때, 발명의 상세한 설명과 도면에 개시된 “찍기부(I)의 막대 끝이 뾰족한 형상”을 그대로 청구범위에 반영하여 제한해서는 안 된다. 막대 끝이 뾰족한 구성이 바람직할 수는 있어도, 음식물을 찍기 위해 반드시 막대 끝이 뾰족해야 하거나 음식물이 꼭 막대 끝에 의해 관통되어야 하는 것은 아니기 때문이다. 예컨대 그림 4에 제시된 비교대상발명#2처럼 막대 끝이 뭉뚝한 형태의 찍기부(I)를 갖는 포크도 특허발명의 권리범위에 포함될 수 있다.
<그림4> 비교대상발명#2의 도면에 개시된 실시예
그렇다고 해서 그림 5와 유사한 오일 브러쉬까지 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다. 발명의 상세한 설명 및 도면을 종합적으로 참작하면, 그림 5의 오일 브러쉬는 브러쉬 부분이 음식물을 찍어 들 수 있는 구조가 아니므로, 이는 특허발명에서 말하는 “찍기부의 복수 막대”에 해당하지 않는다고 보는 것이 객관적이고 합리적이다.
<그림5> 오일 브러쉬
[상세한 설명의 참작 원칙과 제한 금지 법리의 구분]
앞서 든 예시들은 이해를 돕기 위해 사안을 극단적으로 단순화한 것이다. 실제 사건에서는 “상세한 설명을 참작할 때, 어느 경우가 ‘제한 해석’에 해당하며 어느 경우가 ‘보완 해석’으로 허용되는지” 구분하는 일이 그리 쉽지 않다.
실무적으로는, 특허권자든 그 특허에 도전하는 자든 “청구범위에 기재된 문언의 일반적 의미를 우선하되, 상세한 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석한다”는 원칙에 따라 대응하는 것이 무난하다. 그러나 “상세한 설명에 의한 제한 해석”과 “상세한 설명에 의한 보완 해석”을 명확히 가르고, 그 예측 가능성을 높이는 일은 여전히 어렵다 (김동준, 2012).
이 점에서 Phillips 전원합의체 판결을 참고할 만하다. Phillips 판결은 ① 상세한 설명을 통해 청구항 용어의 의미를 해석하는 것과 ② 상세한 설명에 기재된 한정요소를 청구범위에 그대로 끌어들여 인위적으로 제한하는 것을 구별해야 한다고 강조한다.
비록 이 둘을 나누는 경계가 언제나 명확한 것은 아니지만, 통상의 기술자가 청구항 용어를 어떻게 이해할지에 초점을 두고, 상세한 설명을 꼼꼼히 검토한다면 합리적인 범위 내에서 명확성과 예측 가능성을 확보할 수 있다고 판시한다.
특히, Phillips 전원합의체는 특허가 단 하나의 실시예만을 제시했더라도, 그 실시예에 청구범위를 한정(제한)해 해석해서는 안 된다고 거듭 강조한다. 물론, 어느 실시예가 “청구항 용어가 포괄할 수 있는 범위를 제한하기 위한 것인지, 아니면 단순히 예시로 제시한 것인지”를 가려내는 일이 결코 쉽지는 않다.
그러나 특허청구범위는 명세서와 도면에서 특정 발명을 일반화하여 발명의 보호 범위를 정의한 것이므로, 명세서에 기재된 실시예들만으로 청구범위를 제한하거나, 청구항 용어를 명세서로부터 분리해 판단하기보다는 발명의 전체 취지와 목적을 살펴 범위를 확정해야 한다는 점은 분명하다.
따라서 청구항이 상세한 설명의 특정 실시예에 구속되지 않도록 하려면, 상세한 설명의 주된 목적이 발명을 구현·사용하는 최적 방식을 예시하는 것임을 유념해야 한다. 즉, 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자에게 발명을 구현하고 사용하는 방법을 알려주는 “가장 좋은 실시예(best mode)” 또는 “대표적 구조 중 하나”로 제시된 것이지, 그 외 모든 변형예를 명시적으로 배제하는 의도는 아닐 수 있다.
이런 관점에서 상세한 설명을 재검토하면, 출원인이 특정 예시를 단지 목적 달성을 위한 사례로 제시했는지, 혹은 청구항 및 상세한 설명의 실시예를 제외한 것들은 명백히 포기 혹은 배제하려 했는지가 보다 뚜렷해진다.
[상세한 설명에 의한 보완 해석의 사례]
이러한 기준에 비추어, 발명의 상세한 설명을 참작해 청구범위를 보완 해석해야 할 대표 사례를 예시적으로 살펴보면 다음과 같다.
1) 청구항 용어가 불명확하거나 다의적인 경우
- 청구항 용어가 기술 분야에서 여러 해석이 가능하거나 모호한 경우, 명세서와 발명의 배경 맥락을 충분히 참조해 용어 의미를 명확히 해야 한다.
- 청구항 문언이 외형상 명료해 보이더라도, 명세서가 일관성 없는 다수의 실시예(embodiment)를 제공해 결과적으로 표현이 모호해지는 경우, 청구항 해석 시 모호성 또는 불명확성(indefiniteness) 문제가 발생할 수 있다.
- Phillips 판례에 따르면, 법원은 명세서 전체를 유기적으로 읽어 발명자가 실제로 달성하고자 하는 실질적 범위가 무엇인지 파악해야 한다.
- 모호함을 합리적으로 해소할 수 있다면 청구항 해석이 유지되지만, 모호함이 심각하여 청구항 범위를 특정할 수 없을 정도라면 결국 불명확성 사유로 무효가 선고될 위험이 따른다.
- 실제 소송·심판 실무에서는, 전문가 증언이나 기술 사전 등의 외적 증거(extrinsic evidence)를 활용해 통상의 기술자가 각 실시예에서 갖는 공통 기능이나 범위를 확인함으로써, 모호함을 해소하기도 한다.
예시: “support”라는 용어가 “받침대” 또는 “지지 구조물” 등 여러 방식으로 해석될 수 있는 경우, 명세서를 참조하여 해당 용어가 발명 내에서 구체적으로 어떤 기능과 의미를 갖는지 확인한다.
2) 특허권자가 명세서에서 특정 정의를 제공한 경우
- 발명의 상세한 설명에서 특정 용어를 독자적으로 정의(lexicography)하거나, 기술 분야에서 통상 인정되는 의미와 다른 의미로 사용한 흔적이 있으면, 그 정의가 우선한다.
예시: 명세서에서 “motor”라는 용어를 “DC motor only”로 정의했다면, 이는 일반적인 “모터”의 의미보다 좁게 해석되어야 한다.
3) 청구항 범위가 명세서에 의해 의도적으로 제한된 경우
발명의 상세한 설명이나 심사 기록(prosecution history)에서 청구범위를 좁히려는 특허권자의 명시적·묵시적 의도가 포착된다면, 명세서를 참조해 청구범위를 제한적으로 해석해야 한다.
만약 발명자가 심사 과정에서 특정 범위를 포기(disclaimer)했다고 볼 수 있는 기록이 존재함에도 불구하고, 청구항 문언에는 그 축소 내용이 반영되지 않았다면, 법원은 일반적으로 심사기록(prosecution history)에 기초하여 청구항 범위를 줄여 해석할 수 있다.
특히, 특허 출원인이 심사관과 의견 교환 중에 특정 범위를 스스로 “포기”한 경우, 이는 그 범위를 청구항에서 배제하겠다는 법적 의사표시로 간주된다. 구체적으로:
심사기록(disclaimer) 존재 여부 확인
- 예: “본 발명은 AC 모터에는 적용되지 않는다”라고 명시적으로 언급했다면, 표면상 AC 모터가 청구항에 포함될 것처럼 보여도 결과적으로 AC 모터는 청구항 범위에서 배제된다.
명세서·청구항과의 정합성 검토
- 법원은 “명세서나 청구항에 그 축소 내용이 반영되지 않았다”는 사실만으로 disclaimer의 효력을 부인하지 않는다. 오히려 특허권자가 심사 과정에서 분명히 포기했다면, 청구항 문언이 광범위하게 쓰였어도 실제로는 그 포기 내용에 따라 범위가 축소된다고 해석한다.
영향
- 결론적으로, 심사기록에서의 디스크레이머(disclaimer)는 법원을 구속한다. 등록 과정에서 ‘A’를 포기했다면, 최종적으로 A는 청구범위에서 제외된다. 이는 출원인이 사후에 주장 범위를 뒤바꾸지 못하도록 하여 일관성을 확보하려는 목적(Prosecution History Estoppel)이기도 하다.
예시: 출원 과정에서 “support structure”를 “metallic structure”로 제한한다는 입장을 명시했다면, 이는 청구항 범위를 제한적으로 해석해야 한다는 근거가 된다.
4) 청구항 용어가 명세서·도면에 의존하여 기술적 의미를 갖도록 설명되는 경우
- 청구항 용어가 발명의 상세한 설명이나 도면에 의존해 구체적인 기술적 의미를 띠도록 묘사된 경우, 이를 반영해 해석해야 한다.
- 또한, 청구항 용어가 발명의 상세한 설명이나 도면에서 제시된 기술적 맥락 없이는 이해하기 곤란하다면, 명세서를 면밀히 참조해야 한다.
- 특정 용어가 “명세서 전체 맥락상 특정 구조나 방식을 의도적으로 내포한다”는 사실이 명백하다면, 청구항 해석 시 그 용어가 제한적으로 이해될 수 있다.
- 다만, 이는 어디까지나 발명자가 의도한 실질적 범위를 파악하기 위한 것으로서, 단지 “실시예에서 그렇게 구현되어 있다”는 이유만으로 청구항 전체 범위를 제한해 버리는 것은 엄격히 금지된다(상세한 설명 참작의 오해).
예시#1: 청구항에서 “channel”이 단순한 “통로”를 의미할 수 있지만, 명세서에서 “rectangular channel for fluid transport”로 구체적으로 설명되고, 그런 구조의 통로만이 발명의 기술적 본질을 이루는 경우에는 그에 따라 한정 해석이 가능하다.
예시#2: “fastening means”라는 청구항 용어가 명세서에서 “bolt and nut system”으로 구체적으로 설명되고, 그 형태가 발명의 핵심 구조 요소로 설명된 경우, 이를 지나치게 넓혀 “모든 고정 수단”으로 해석하는 것은 곤란하다.
요약하자면, 특허 청구범위 해석 법리는 상당히 복합적이고 까다롭지만, 위와 같은 원칙을 숙지하면 실무에 적용하기 한결 수월해진다. 특히 발명의 상세한 설명을 여러 차례 꼼꼼히 읽어, 통상의 기술자의 관점에서 발명자가 추구하는 기술적 범위를 파악하고, 이를 바탕으로 청구항 문언을 합리적으로 해석하는 노력이 필수적이다.
[결론]
결국 청구범위 해석은 문언을 우선하되, 명세서와 도면에 기재된 전체 맥락을 고려해 객관적·합리적으로 진행해야 한다. 또한, 특정 범위를 포기하거나 축소하는 발언을 심사 과정에서 했는지, 실제로 구체적으로 한정된 실시예만을 청구한 것인지 등을 꼼꼼히 살펴야 한다. Phillips 판결에서 강조했듯, 상세한 설명을 참작해 용어를 해석하는 것과 상세한 설명의 요소를 청구범위로 끌어들여 범위를 축소하는 것은 엄연히 구분되어야 한다.
한편, 특허명세서는 발명을 실시하는 최적의 방법이나 특정 구조를 예시로 보여주는 수단이므로, 출원인이 “이외의 구조들은 모두 배제한다”는 명시적·묵시적 표현을 하지 않았다면, 그 실시예만으로 청구범위를 제한해서 해석할 수 없다. 궁극적으로는 통상의 기술자가 해당 발명의 기술사상을 어디까지라고 인식하는지가 중요하다. 이러한 복합적인 점을 종합적으로 파악해야 “금지되는 제한해석”과 “허용되는 보완해석”을 구분할 수 있다.
