한국 및 미국에 저작권 침해소송을 제기할 때 알아야 하는 것들

저작권은 특허권이나 상표권이나 디자인권과 달리 별도의 등록이나 심사를 거치지 아니하고 창작 시 창작자에게 그 권리가 발생한다. 또한 베른 조약에 의해 체결국내에서 동등한 보호를 받을 수 있고, 대부분의 저작물은 인터넷의 대중화로 전세계에 유포되고 이용되어 저작권의 침해가 발생하는 경우 대부분 한 국가의 침해에 한정되지 아니하고 최종 분쟁타결의 합의에서도 전세계의 이용을 대상으로 하는 것이 일반적이다. 따라서 저작권의 실효적인 보호와 관리는 단순히 우리나라 뿐 아니라 해당 저작물이 이용되고 있는 국가를 포함한 전세계의 보호를 고려하여야 한다. 이에 저작권침해에 관하여 우리나라와 미국은 저작권침해소송에 필요한 법률요건 등에서 몇몇 중요한 차이를 간단히 정리함으로 향후 저작권을 관리하는 데에 도움이 되고자 한다.

1.    저작인격권

저작권인격권은 공표권, 성명표시권, 동일성유지권과 같이 창작자에게 일신 전속하는 권리로 프랑스와 독일에서 처음 저작권의 하나로 인정되어 1928년 베른조약에 포함되었다.

따라서 1) 우리나라는 적극적으로 저작인격권을 저작권의 하나로 보고 보호하고 있다. 그러나, 2) 미국은 베른조약에 가입되어 있음에도 아직도 시각저작물을 제외하고는 저작인격권을 저작권으로 보호하기 보다는 대부분 명예훼손이나 부정경쟁의 한 유형으로 보고 보호하는 경향이 크다. 따라서 미국에서 저작재산권의 침해를 동반하지 않은 표절은 불법행위가 아니라 윤리문제로 접근하고 있다. 미국에서는 저작물에 대한 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차저작물작성권, 저작인접권(실연/음반/방송))을 침해한 경우에 한하여 저작권 침해가 성립된다.

2.    침해소송에서 원고적격

1) 우리나라는 저작권법 제123조에 따라 i) “저작권을 가진 자” 또는 ii) “저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 자”가 침해의 정지를 청구할 수 있다. 따라서 저작인격권의 침해가 발생한 경우에는 저작자(업무상 저작물의 저작자는 법인)가, 저작재산권의 경우에는 저작권의 소유자, 저작인접권의 경우에는 음반제작자 등이 원고 적격이 있으며, 이와 별도로 저작재산권 침해에 대해서는 저작권자 또는 보상금청구권을 가지는 자 등이 손해배상을 청구할 수 있다(동법 제125조). 나아가 저작권법 제2조 21호의 공동저작물에 대한 저작권의 침해가 발생한 경우는 다른 공동저작자의 동의 없이는 침해금지청구를 할 수 없으나 자신의 지분에 대한 손해는 배상을 청구할 수 있다.

2) 한편 미국은 저작권에 대한 “법적인 소유자(legal owner)” 및 “수익권자(Beneficial owner)”는 제3자에 대하여 침해중지 및 손해배상을 청구할 적격이 있으며(17 U.S.C. §501), 공동저작물의 침해에 대해서는 공동저작자 각자가 타 저작자의 동의 없이 소를 제기할 수도 있다.

3.    무형의 표현저작물이 유형물에 고정되어야 하는지

1)    우리나라는 저작권법에 의해서는 보호되는 저작물이 인쇄물이나 DVD등의 유형물에 고정될 것을 요하지 않는다.

2)    그러나 미국에서 연방저작권법으로 보호받으려면 17 U.S.C. §102(a)에 따라 저작물이 유형물(tangible medium)에 고정되어야 한다. 만일 그러하지 못한 경우에는 주저작권법에 따라 보호될 수 있어도 연방법의 보호는 받지 못할 것이다.

4.    저작권 등록의 효과

1)    우리나라는 창작일로부터 1년 이내에 저작권 등록한 경우에는 실명으로 등록된 저작자에 의하여 등록된 저작물을 등록된 창작일에 창작한 것으로 법정추정된다(저작권법 제53조 제3항). 그 외 권리변동에 있어서 대항효를 가지고 있다. 그 외에 침해소송의 제소요건이 아니며 유효추정이나 법정손해배상권 발생요건 등이 아니다.

2)    반면, 미국은 최초 공표일로부터 5년 이내에 등록하면 i) 그 증명서에 기재된 자가 정당한 권리자라는 것과 ii) 저작권이 유효하다는 법정추정을 받는다(17 U.S.C. §410(c)). 나아가 저작물이 침해가 발생하기 전에 등록되었으면 침해 건수당 $750 에서 $30,000, 고의침해의 경우는 $150,000 의 법정손해배상은 물론 소송대리비용을 받을 수 있다.

3)    또한 중요한 것은 미국은 저작권 침해소송의 제소요건으로 저작물의 등록을 요구하고 있다(17 U.S.C. §411(a)). 제소 시 저작물이 등록되어 있어야 하는지 아니면 등록신청만 되어 있으면 족한지에 대해서 다툼이 있으나 최근 제9순회법원은 신청을 제소요건으로 보았다. 물론 i) 저작물이 미국에서 창작된 것이 아니거나, 저작물 등록이 거절된 경우 등은 예외적으로 미국 Copyright Office에 등록되지 않아도 제소가 허용되나 법원마다 그 예외를 인정하는 수준의 엄격함이 달라 제소 시 관할 및 법원 선택과 함께 검토되어야 한다. 한국 저작자에 의하여 한국에서 창작되고 미국에서 최초로 공표되지 아니한 경우가 이에 해당할 것이다.

5.    소멸시효

1)    우리나라는 저작권침해가 발생한 경우, 민법 제766조에 따라 침해를 안 날로부터 3년, 침해일로부터 10년이 지나면 민사상 손해배상을 청구하지 못한다. 침해가 계속되는 경우에 청구할 수 있는 침해금지 청구는 침해가 계속되는 한 위 소멸시효가 연장되는 효과가 있다.

2)    반면 미국 저작권법 17 U.S.C. §507(b)은 그 소멸시효를 “within 3(three) years after the claim accrued”와 같이 3년으로 규정하고 있다. 그러나 소멸시효의 기산점과 관련하여 어떤 법원은 침해일로부터 어떤 법원은 침해를 알았거나 알 수 있었던 날로부터 기산한다. 따라서 어떤 관할법원에 제소하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.

[소송실무팁] 한국 지식재산소송에서 비밀유지명령제도 이용하기

[소송실무팁] 한국 지식재산소송에서 비밀유지명령제도 이용하기

이 글은 이화여대 로스쿨 전효숙 교수님의 논문의 내용을 기초로 제가 실무에서 고민하고 경험한 내용을 추가 반영하여 작성한 글입니다.  이글을 읽으신 후 상세한 내용은 교수님의 논문을 읽어보시기 바랍니다.  

1.   들어가는 말

특허권 등 지식재산권 관련 민사소송절차에서 원고와 피고가 변론주의원칙에 따라 보유하는 제품의 구조나 제조방법, 기술개발자료, 고객명부, 핵심부품구매처정보 등 영업비밀에 관하여 주장ㆍ입증하여야 하는 경우가 많다. 

그러나 소송진행 중에 제시된 증거나 소송자료는 분쟁의 적군인 상대방에게 개시될 뿐 아니라 (심지어 상대방의 영업비밀을 취득하기 위하여 지식재산권에 관한 소송을 제기하는 기법까지 생겼다고 한다), 재판공개원칙상 변론 및 판결문이 방청인 등에게 공개되어 제3자에게도 영업비밀이 알려질 수 있다. 이와 같은 이유로 자신의 영업비밀이 담긴 준비서면이나 증거의 제출을 꺼린다면 법원의 재판진행이 원활하지 못하고 실체적 진실을 발견하기 어려울 뿐 아니라, 원고 또는 피고가 주장ㆍ입증 책임을 다하지 못하여 패소에 이르게 되기도 한다.

특허침해사건과 영업비밀침해사건 관련한 과거 실무 경험에 따르면, 원고 입장에서도 주장 및 입증책임을 다하거나 피고 상대방의 주장을 탄핵하기 위하여 자신이 보유한 영업비밀자료를 제출하여야 하는 경우가 자주 있었다. 디스커버리와 비밀명령제도가 있는 미국의 민사소송절차가 부러울 뿐이었다.

2.   비밀유지명령제도

이러한 현실을 감안한 듯 한ㆍ미 FTA 제18.10조 제11항에 따라 비밀유지명령 제도를 특허법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 도입하였다. 비밀유지명령 제도는 특허침해 등 지식재산분쟁에 관한 민사소송절차에서 당사자가 주장하는 사실 또는 제출하는 증거 가운데 영업비밀이 포함되어 있는 경우, 그 영업비밀을 소송수행목적 이외에 사용하거나 비밀유지명령을 받은 자 이외의 자에 대하여 공개하는 것을 금하는 명령을 내리고 이에 위반하는 경우 형사처벌을 부과하는 제도이다. 이를 통해 소송절차에 영업비밀이 포함된 자료를 쉽게 현출시키도록 하고, 영업비밀의 보호 및 침해행위의 입증을 용이하게 하며, 아울러 심리의 충실을 도모할 수 있도록 한다는 것이 입법취지이라고 한다.

비밀유지명령제도가 도입된 그 해, 특허 및 영업비밀침해사건에서 비밀유지명령을 신청한 사건 들이 생기기 시작하였다. 그 당시는 법원도 변호사도 처음 도입된 제도라 어떻게 실무적으로 운용할지 몰라 참으로 난감하였다고 한다.

논리적으로 제일 설득이 어려운 것은 영업비밀침해 사건에서 원고는 피고가 소송 전에 이미 원고의 영업비밀을 취득하였음을 전제하고 있으므로 원고로서 피고가 이미 취득한 정보가 영업비밀임을 이유로 자료 제출을 꺼리는 것이 모순이라는 것과 피고 입장에서는 비밀유지명령 결정은 결국 본안 판단에 이르기 전에 원고가 주장하는 정보가 영업비밀임을 인정해주는 가처분적 효과가 발생하는 불이익이 발생한다는 점이다.

실무절차적으로 제일 까다로운 것은 비밀명령을 받은 자를 누구로 특정하느냐는 것이다. 비밀유지명령절차에서 비밀명령을 받는 자가 아니면 비밀명령을 받은 자는 아무리 당사자 회사 대표라고 하더라도, 자신이 속한 회사의 상사라고 하더라도 소송에서 현출되는 상대방 당사자의 영업비밀 자료를 임의로 개시할 수 없다. 이를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있다(특허법 제229조의 2 제1항). 

그러나 현실적으로 준비서면 등의 수령, 영업비밀정보가 담긴 서면이나 증거의 수령절차가 잘 통제되지 못하면 이 또한 의미 없는 것이다. 또한 수령인의 소송대리인 입장에서도 변리사가 아닌 다음에야 기술적 지식에 대한 백그라운드가 없는 변호사가 기술내용을 직접 검토할 수 없어서 비밀유지명령을 받는 자에 반드시 해당 기술을 검토할 수 있는 자를 포함되지 않으면 소송수행이 어렵다는 문제도 있다.

3.   비밀유지명령제도 이용의 실무 Tip

그 이후 비밀유지명령제도를 더 많이 이용하면서 나름 노하우들이 생겼다. 이를 간단히 몇가지 실무팁으로 정리해보았다.

 

가. 사전에 영업비밀 일부 자료를 제출하고 비밀유지명령 신청 의지 표시.

법원에 영업비밀에 해당하는 부분을 검게 칠한 일부 초본을 샘플로 제출하고 소장이나 준비서면에 비밀유지명령을 신청하겠다는 의지를 표시하는 것이 바람직하다. 이는 자신이 제출하는 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 점과 법원과 상대방에게 비밀유지명령이 필요하다는 분위기를 만들어 법원의 소송지휘를 유도하는 역할을 할 것이다.

나. 변론기일 전에 상대방과 사전 협의 및 합의서 작성

변론기일 이전에 상대방의 소송대리인에게 미리 연락을 취하여 비밀유지명령을 받을 자 등에 대한 협의를 진행한다. 비밀유지명령제도의 핵심은 누가 상대방의 자료를 수령할지를 특정하는 것과 누구를 비밀유지명령을 받을 자로 정하느냐에 있다. 비밀유지명령을 받을 자는 향후 소송을 통해 상대방의 영업비밀을 취득할 수 있는 자이면 협의 대상에 올리고 최소의 자로 제한하는 것이 바람직하다. 이러한 협의를 통해 누가 소송에 관여하는 지를 파악하고 소송수행을 위하여 기술검토, 회계검토 등을 진행하거나 사건에 관여하는 변리사, 회계사, 법무법인의 고문 등을 파악하고 제한하여야 한다.

위와 같은 사전 협의사항이 합의에 이르면 비밀유지계약이란 제목 아래 소송상 비밀정보가 담긴 자료의 수령인, 수령절차, 비밀유지관리 등에 대한 합의서를 작성한다. 합의서 작성에 실패하더라도 이러한 시도를 비밀유지명령신청에서 도움이 될 것이고, 추후 변론 기일에 법원에 알려 법원의 소송지휘를 간구하면 된다.

다. 비밀유지명령신청 및 비밀유지계약서 제출

영업비밀이 담긴 자료나 준비서면을 제출하기 전에 비밀유지명령신청을 하고 당사자간 합의에 이르렀다면 그 합의된 비밀유지계약서를 함께 제출하여 재판부의 심리부담을 줄여준다.

라. 준비서면 및 증거 작성시 영업비밀이 포함된 페이지에 대해 비밀등급 표시

영업비밀을 특정하는 문제는 제일 어려운 문제이다. 특허청에서 마련한 영업비밀원본증명제도를이용하는 것이 추천되나 사전 관리 등의 어려움이 있고, 해당 자료가 해당 분쟁과 엄밀하게 1:1로 매핑되는 것이 어렵다는 현실적인 문제점이 있다.

실무적으로는 비밀유지명령 신청서에 제출 예정인 준비서면이나 증거를 특정하고, 당해 준비서면 및 증거에서의 기재위치를 특정하여 인용하는 방법을 사용한다. 예컨대, “2014년 9월 10일자의 준비서면 1면 1행부터 3면 15행까지에 기재된 비밀”, “을제9호증의 3면 1행부터 10면 20행까지 기재된 비밀” 등으로 기재하는 것이다.

나아가 준비서면 및 증거의 해당 기재 페이지 하단에 “비밀정보”란 표시를 하여 추후 열람 등이방지되도록 쉽게 구별되도록 하는 것이 좋다.

마. 문서목록제출명령 및 인카메라심리 제도의 적극적인 이용

상대방 또는 제3자에게 문서제출명령을 신청하거나 변론 기일에 증거서류 등의 임의 제출을 요구하는 경우, 해당 서증이 상대방이나 제3자에게 있으므로 어떤 문서에 원하는 정보가 포함되어 있는지 누가 그 문서를 가지고 있는지를 모르는 경우가 있다. 이때 적극적으로 민사소송법 제346조의 문서목록제출 신청을 하는 것도 도움이 된다.

나아가 상대방이 해당 자료가 영업비밀을 포함하고 있다는 이유로 그 제출을 거절하는 경우가 많은데, 이때에는 법원에 민사소송법 제347조 인카메라심리를 촉구하는 것이 좋다.

그러나 상대방이 주장하는 자료에 영업비밀이 포함되어 있는지에 대한 인카메라 심리에 적극적으로 대응하기 위해서는 재판부의 심리에만 맡길 수 없는 경우가 많다. 그러나 인카메라 심리는 비밀심리로서 재판부만 해당 문서를 볼 수 있다. 이때는 상대방 소송대리인에게 연락하여 인카메라 심리에 오직 소송대리인만 참석하는 것으로 합의한 비밀유지계약을 체결하고 그 합의서를 법원에 제출함은 물론 상대방에게 비밀유지명령을 신청하도록 권하는 것도 바람직하다.

문서제출명령을 받은 상대방이 적극적으로 해당 자료에 영업비밀이 포함되어 있음을 이유로 제출을 꺼리거나 거부하는 경우, 상대방에게 소송대리인만 열람하는 것으로 한 비밀유지명령을 신청하도록 권유하고 법원의 소송지휘를 유도하는 것은 바람직한 방안일 것이다.

4.   특허심판 등의 비밀유지명령제도 추가 도입 등

직무발명의 보상 및 귀속에 관한 분쟁 사건에서도 회사의 발명사용에 관한 자료나 라이센싱 계약내용 등 주장과 입증자료에 영업비밀을 포함하여야 할 필요가 있다.

또한 특허심판원에 제기되는 권리범위확인 심판은, 상대방의 실시발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 또는 속하지 않는지에 대한 확인을 구하는 심판이므로, 실질적으로 특허권의 침해 여부의 판단이 행해지는 절차이다.

특허심판원에 제기되는 무효심판의 경우도 그 무효사유가 무권리자 출원에 대한 것인 경우 주장과 입증자료에 영업비밀을 포함하여야 할 필요가 있다.

그러나 현행 법제도는 이러한 다양한 사건의 절차에 비밀유지명령 신청을 이용할 제도적 장치를 마련하지 못하고 있다. 하루 속히 개선되어야 할 것으로 생각한다.

나아가 법원의 적극적인 소송지휘권을 부여하기 위해 현행 비밀유지명령이 당사자 신청 뿐 아니라 법원 직권으로도 심리하여 결정할 수 있도록 개정되기를 희망한다.

<참고문헌>

전효숙(이화여자대학교 법학전문대학원 교수). 지식재산소송절차와 비밀유지명령 제도. 이화여자대학교 법학논집 제17권 제2호 (2012. 12).