[공동개발/라이센싱 계약실무] 사전 동의 조항 점검 법규정

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다.

그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다.

예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다.

따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다.

그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다.

예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경우 공유자중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 특허권은 재산적 가치를 강하게 가지고있는 것인데, 공유자중 1인이 심판청구에 반대하거나, 심판청구를 제기할수 없는 처지에 있는경우, 또 공유자 1인이 상대방과 야합하여 무효를 극복하기 위한 정정심판의 청구를 반대하거나 함께 제기할 수 없는 처지에 있는 경우, 

1인의 행위 또는 사정으로 말미암아 타 공유자의 재산권인 특허에 관한 권리를 부당하게 제한될 수 있다는 문제점이 있으므로 재검토가 필요는 있다. 또한 실시권자나 무효심판을 제기하는 등 해당 특허의 유효성을 다투는 경우까지 특허권 정정시 그 실시권자의 동의를 받아야 하는 것도 재검토가 필요하다.

-  아   래   -

<동의 또는 공동명의가 필요한 관련 특허법 규정 모음>

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제100조(전용실시권) ③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

제102조(통상실시권) ③ 제107조에 따른 통상실시권(재정실시권)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.

④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자

2. 질권자

3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자

4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자

5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

제136조(정정심판) ⑦ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조(전용실시권) 제4항· 제102조(통상실시권) 제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다.

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지,  제139조제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항을 준용한다. 

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제140조(심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

특허분쟁종결합의와 공정거래법상 특허권의 정당한 행사

특허분쟁종결합의와 공정거래법상 특허권의 정당한 행사(대법원 2012두24498 판결)

 

1.     들어가는 말

 

미국의 특허소송은 자주 당사자간 협상을 위한 도구로 사용된다. 미국특허실무자들이 특허침해소송을 마치 라이센싱 협상의 의례적인 절차로 여기는 것을 많이 보았다.

 

미국특허소송은 비용도 많이 들기 때문인 라이센싱 협상의 도구로 유용한 것 같다. 미국에서 특허소송이 벌어지면 특허 1건당 소송비용(대리인수수료와 경비)만 25억원~35억원 정도가 들고 몇 건의 특허가 더 추가되면 특허소송비용이 50~60억원을 훌쩍 넘어버리는 것은 익히 알려진 사실이다.

 

더욱이 미국은 특허소송 절차 면에서나 배심원들의 성향에서나 특허권자에게 유리한 나라임은 분명하다. 미국은 특허권의 시장독점이익을 최대한 보장하려는 입장에 서있다. 그 입장은 미국특허소송의 판결에서 내려지는 수백억원에서 수천억원의 막대한 손해배상액을 보아도 실감할 수 있다. 그만큼 미국은 자신의 아이디어를 사회에 공개한 대가를 높이 평가하고 있는 것이다. 사정이 이러하다 보니 비즈니스적으로 불안정한 상태에서 막대한 소송비용을 투입하면서 소송을 지속하는 것은 기회손실도 크고 리스크도 너무 크다. 따라서 상대방이 소송비용 수준보다 낮은 돈을 요구하면 타결하는 것이 더 현명한 경우가 많다.

 

반면 한국은 특허소송을 협상의 도구로 보는 사람은 많지 않다. 비용도 미국에 비하여 그렇게 많이 들지 않는다. 한국에서 특허소송이 벌어지면 대리인수임료를 포함하여 특허소송비용이 5천 만원에서 2~3 억원, 많아야 5~6억원 수준에 머무는 것이 대부분이다. 특허권자가 받을 수 있는 손해배상 역시 몇 천만원에서 수억원 사이 수준이다. 무효율도 높다. 

미국의 GDP가 한국의 13배인점을 감안하더라도 자릿수 “0”이 하나 적은 셈이다. 사정이 이 정도이면 소송을 지속하는 리스크는 대부분 감수할 수 있는 것이다. 어떤 이는 한국에서 특허소송을 중간에 포기하거나 화해로 협상타결하는 경우는 글로벌 특허소송 전략상 필요한 경우가 아니면 거의 찾아보기 힘들 지경이라고 말한다. 

한국은 일본과 더불어 아이디어가 하드웨어의 부속물이라는 개념이 뿌리 깊게 자리잡고 있는 것 같다. 아이디어의 공개가 산업발전에 직접 또는 간접적으로 미치는 영향력보다는 아이디어가 하드웨어에 적용되어 실용화된 제한적 이익에만 관심이 있는 것 같다.

 

그럼에도 특허권의 침해금지라는 위력 때문에 특허소송의 종결은 판결로 확정되기 보다는 당사자가의 화해로 끝나는 경우가 종종 있다. 화해합의가 포함된 라이센싱 계약을 체결하는 것은 계약체결자유도의 보장이라는 사적자치의 영역이다. 그러나 최근 공정래거래법상 고려하여야 할 이슈가 많아지고 있다. 최근 공정거래위원회는 특허분쟁의 종결시 당사자간에 이루어진 합의가 공정거래법을 위반하고 있는지를 예의 주시하고 있다고 한다.

 

2014. 2. 27. 대법원 2012두24498 판결은 특허분쟁종결 당사자간에 체결한 화해합의에 대하여 공정거래위원회가 내린 부당한 공동행위 및 특허권의 정당한 행사에 대한 것이었다. 몇가지 아쉬운 점은 있으나 대법원의 판결이니만큼 라이센싱 계약법무 담당자가 읽어보고 합의서나 라이센싱 계약서 작성시 세심한 주의가 수반되어어야 할 것이다.

 

2.     사건의 개요

 

G사는 항구토작용을 하는 ‘온다세트론’의 제조방법에 관한 특허를 받아 ‘조프란’이란 상품명으로 항구토제를 판매하고 있었는데, D사가 G사의 특허와 다른 제조방법으로 ‘온다세트론’을 자체 개발하였다면서 ‘온다세트론’성분을  포함한 항구토제인 ‘온다론’을 출시하자, G사가 D사를 상대로 특허침해금지의 소를 제기하였고, D사는 G사를 상대로 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

 

그 후 G사와 D사는 D사 5년간(특허잔존기간보다 3개월 길었다) ‘온다론’의 제조/판매를 중단하고 당사자간 관련한 모든 청구와 소를 취하하기로 합의하는 대신 G사가 D사에게 G사의 항구토제 ‘조프란’에 대한 공동판매권과 G사의 피부병치료제 ‘발트렉스’에 대한 독점판매권을 부여하면서, D사가 ‘온다세트론’의 생산은 물론 경쟁제품의 모든 연구/개발/제조/판매까지 금지하는 합의를 하였다.

 

공정거래윈원회는 G사가 D사에게 항구토제 ‘조프란’에 대한 공동판매권과 피부치료제 ‘발트렉스’에 대한 독점판매권을 부여하면서 조프란이나 발트렉스의 경쟁제품의 제조/생산/판매/취급을 금지하는 행위는 공정거래법 제59조의 특허권의 정당한 행사에 해당하지 않아 공정거래법의 적용대상이 되고 공정거래법 제19조 제1항 제4호 및 제9호의 ‘부당한 공동행위에 해당한다는 취지로 시정명령과 과징금을 부과하였다.

 

이에 대해 G사는 불복하여 항소를 제기하였고 금번 대법원 판결에 이른 것이다.

 

대법원은 공정거래위원회의 원 결정의 취지를 대부분 인용하였다. 단 이 사건 합의 중 피부치료제 ‘발트렉스’의 경쟁제품에 관한 부분은 관련상품시장을 확정하지도 아니하였을 뿐아니라 그 합의가 경쟁에 미치는 영향에 대한 근거가 부족하다는 이유로 원심판결 중 과징금 납부명령 부분 및 ‘당해 특정신약의 특허와 관련이 없는 다른 신약의 복제약 내지 경쟁제품’에 관한 시정명령 부분을 파기하고 서울고등법원으로 환송하였다. 

특허분쟁 종결의 대가로 특허제품이 아닌 다른 제품에 대한 합의를 함께 넣고자 한다면 고려할 판결이다. 종종 당사자간에 향후 충돌할 수 있는 사업영역에서 분쟁을 사전에 막고 완전한 종결을 위해서 이러한 합의를 할 필요성이 있기 때문이다.

여기서 G사와 D사간의 특허분쟁종결합의가 공정거래법 제59조의 특허권의 정당한 권리행사에 해당하는 지에 대한 판단은 특허법무실무자가 눈여겨 보아야 할 것이다.

 

대법원은 이점에 대하여 “G사가 자신들의 특허권을 다투면서 경쟁제품을 출시한 D사에게 특허 관련 소송비용보다 훨씬 큰 규모의 경제적 이익을 제공하면서 그 대가로 경쟁제품을 시장에서 철수하고 특허기간보다 장기간 그 출시 등을 제한하기로 한 것으로서 특허권자인 G사가 이 사건 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 D사에게 제공하는 대신 자신의 독점력을 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미친 것이라고 할 수 있으므로 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하여 공정거래법의 적용대상이 된다”고 명시하였다.

 

3.     공정거래법과 특허법의 관계

 

특허법 제94조는 명시적으로 특허권자는 업으로 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하고 있다. 법이 시장을 독점할 권리를 인정하고 있는 것이다.

 

단 공정거래법 제59조는 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하여, ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되는 행위’에 한정하여 공정거래법의 적용여부를 판단 함으로써 법목적을 넘어 시장의 자유경쟁을 저해하고 독점권을 남용하는 것을 방지하고 있다.

 

판례는 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다고 명시하였다. 이는 특허권을 행사하는 것 자체가 아니라 특허분쟁 종결의 합의 시 주의하여야 한다는 것을 암시하기도 한다.

 

본 사건에서 대법원은 판결이유에서 구체적인 판단기준을 아래와 같이 제시하였다.

 

“의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조.판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우, 그 합의가 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하는지는 특허권자가 그 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다고 생각한다.

이를 위하여는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려하여야 한다.”

 

4.     판결에 대한 생각

 

(1)  특허분쟁과 협상타결의 이해필요

 

이 사건에서 D사가 G사의 특허권의 효력이나 권리범위를 다툰다는 점을 이유로 D사의 특허에 따른 독점이익을 고려하지 않은 것으로 추정한다. 나아가 이 사건에서는 D사가 특허권자 G사의 ‘온다론’ 제품과 경쟁할 수 있는 대체약품의 개발/생산/판매를 포기한 합의 자체가 특허권의 정당한 행사가 아니라고 본 것으로 이해된다.

 

대체로 특허권의 행사와 관련된 합의가 있는 경우 공정거래법 제59조의 게이트는 쉽게 열고 공정거래법상 부당한 공동행위가 있었는지를 판단하고자 했던 것 같다. 판시된 기준과 달리 구체적 타당성보다는 다소 획일된 기준을 적용한 것 같다는 느낌을 지울 수 없다.

 

특허분쟁은 근본적으로 특허권의 유효성과 침해를 믿는 특허권자와 그 주장을 다투는 실시자간에 발생하는 것이다. 당사자간에 이러한 믿음의 차이가 없다면 특허분쟁은 일어나지 않는다.

 

특허분쟁종결의 합의 역시, 당사자간의 다툼이 평행성을 이루는 가운데, 특허분쟁의 리스크를 줄이고자 이루어지는 것이다. 미국의 특허라이센싱 실무나 판례의 합리적인 로열티 배상 원리에서도 분쟁의 당사자가 특허가 유효하고 침해가 발생하였다는 것을 전제로 자발적인 라이센싱 협상이 이루어지고 있다는 것을 가상하여 로열티가 산정된다. 따라서 이 사건에서 D사가 G사의 특허권의 효력이나 권리범위를 다툰다고 하여 양 당사자간의 합의를 달리 볼 이유가 없다고 생각된다.

 

특허권의 라이센싱을 받은 입장에서는 특허권의 실시권을 받는 것이 대체기술보다 얼마나 부가가치가 있는지가 대가의 최대값이 되므로 이에 대한 기준도 필요하다. 나아가 획일적이지는 않지만 특허권의 효력과 권리범위를 다투는 자가 해당 특허권의 실시권을 받기로 하였다면 대체기술을 포기한 것으로 이해할 수도 있다.

 

이 사건에서는 D사가 특허권자 G사의 ‘온다론’ 제품과 경쟁할 수 있는 대체약품의 개발/생산/판매를 포기한 것만으로 공정경쟁을 저해하는 것인지 다시 살펴볼 여지가 있다. 어찌되었든 대법원은 이러한 합의가 일단 특허권의 부당한 행사로 보고 부당한 공동행위인지여부를 따진 것으로 이해된다.

 

공정거래위원회의 결정, 1심 판결 및 2심 판결과 소송기록을 읽어보지는 못하였지만 상고이유 제1점에서 ‘온다론’ 제품에 대한 시장과 경쟁제품이 미치는 영향을 평가하여 부당한 공동행위가 있다고 인정한 원심에 문제가 없는 것으로 판단했다. 이때 G사가 보유한 특허권의 시장독점이익이 얼마나 고려되었는지 궁금하다.

 

(2)   특허권으로 보장된 독점이익의 대가의 산정 필요

 

판결문에서는 G사가 보유한 특허권의 독점이익이 얼마나 큰지에 대하여 심리된 흔적을 찾을 수 없었다. G사가 보유한 특허권 (‘온다세트론’의 제조방법에 관한 특허) 의 독점적 효력으로 인하여 G사 가질 시장독점의 이익을 추정하여 설시하였다면 D사와의 합의를 통해 종결의 대가로 G사가 얻게 되는 이익을 좀 더 객관적으로 비교할 수 있었을 것이다. 아쉽다.

 

이 사건 판결문에서는 특허소송비용과 경제적 이익을 비교하는 수준에 멈추었다. 추정하건데 양 당사자가 특허권의 효력과 권리범위를 다투는 중간에 합의가 이루어졌다는 사실을 기초로 특허권의 독점이익 산정을 하지 않은 것으로 보인다.

 

그러나 실무적으로 보면 D사가 ‘온다세트론’이 포함된 모든 대체약품의 개발,생산,판매를 중단하겠다고 합의한 점은 G사 특허권의 효력이 위협적이었음을 짐작하게 한다.

 

앞에서 살펴 본 바와 같이 특허분쟁은 근본적으로 다투는 당사자간에 발생하나.로열티의 결정은 결국 특허권의 유효성을 전제로 이루어진 가상의 협상이론에서 시작된다는 점을 한번 더 밝히고 싶다.

 

(3)   특허분쟁종결 대가의 다양한 유형을 인정할 필요

 

이 사건에서는 특허분쟁종결의 대가로 D사가 G사에게 로열티를 지급한 것이 아니라 일부 제품에서 G사의 판매점 역할이란 사업 협력과 포기를 합의한 것으로 이해된다.

 

특허권은 침해자의 실시사업을 중단시킬 수도 있고 대가를 받을 수도 있게 하는법정 독점배타권이다. 그 특허권은 무효등이 확정되기 전에는 어느누구도 그 효력을 부정해서는 아니되는 것이다. 이러한 특허권 행사 중단의 대가는 반드시 금전으로 제한되지 아니한다. 대가는 단순히 로열티라는 돈으로 지급될 수 도 있고, 비즈니스에서 다양한 반대급부로 대체하여 지급될 수 있을 것이다.

 

이를 제한하는 것은 사적 자치의 지나친 제한이자 특허권의 효력을 극히 제한하는 결과를 낳을 수 있다. 이 점은 실무적으로 계속 검토되어야 할 것이다. 

 

(4)  특허분쟁종결 합의 대상

 

이 사건에서는 특허분쟁종결의 대가로 D사가 특허권자 G사의 항구토제 ‘온다론’ 제품과 경쟁할 수 있는 대체약품은 물론 분쟁대상 특허와 무관한 피부치료제 ‘발트렉스’의 개발 및 생산을 포기하고 G사의 ‘온다론’ 제품의 판매와 ‘발트렉스’ 제품을 독점 판매하기로 합의한 자체가 특허권의 정당한 행사가 아니라고 본 것으로 이해된다.

 

특허권자와 실시자가 향후 충돌이 발생할 여지가 있는 사업영역을 함께 묶어서 특허분쟁을 완전하고도 종국적으로 종결할 의사를 갖는 경우가 있다. 따라서 특허분쟁종결에 대한 대가는 당사자들의 사정에 따라 단순히 특허발명의 사업에만 한정되어서는 아니 되는 것이다. 이것을 제한하면 경쟁업체는 계속된 특허분쟁의 순환고리를 끊지 못한다. 대가는 다양한 방식으로 양 당사자간에 이익이 된다면 합의될 수 있어야 한다.

 

생각컨데, 만일 특허발명과 관련되지 않은 사업에서 그 대가합의가 이루어진다면 특허권이 미치는 영역 밖의 합의이므로 그 합의로 인하여 시장의 자유경쟁이 얼마나 저해되는지를  특허권의 시장독점이익과의 비교하여 특허권의 정당한 권리행사인지를 살펴야 한다고 본다.

 

따라서 특허권의 정당한 권리행사여부를 판단함에 있어서도 특허발명의 영역이 이 아닌 해당 합의 대상의 시장을 확정하고 이에 경쟁제한이 미치는 영향과 특허권의 독점이익을 반드시 따지는 것이 필수적이라고 생각한다.

 

(5)  합의 존속기간과 특허권 만료일의 관계

 

이 사건에서는 합의 존속기간이 2005. 4. 16.으로 G사의 특허만료일인 2005. 1. 25. 로부터 3개월을 초과하고 그 이후 계속 갱신하였다.

 

획일적으로 합의 존속기간 역시 반드시 특허권의 만료기한 내에 있어야 한다는 제한은 설득력이 약하다. 로열티 지급방식에서도 할부지급방식이 많이 있다. 특허권자가 침해자로 인하여 입은 독점이익손실을 충분히 배상받을 때까지 대가를 지급받는 합의는 존중되어야 하지 않을 까 생각한다.

 

이 사건에서는 합의 존속기간이 G사의 특허만료일을 3개월 초과하였다고 합의가권리의 남용이라고 보기는 어려울 것이다.

 

그러나, 본 합의가 그 이후 계속 갱신되어 이 사건 심의일인 2011. 10.19.까지도 유효했다는 점은 G사와 D사간의 합의가 과거 특허분쟁종결 합의를 넘어서 현재는 다른 비즈니스적 의도를 가지고 있다는 의심을 가지게 한다. 판결은 이 점을 우회적으로 지적하고 있다.

 

5.     결 론

 

공정거래법을 적용함에 있어서도 조금만 더 특허법, 특허라이센싱, 특허손해배상이론에 대한 이해가 있었으면 하는 아쉬움은 남지만, 이번 대법원 판례를 통해 공정거래법의 적용을 받는 ‘특허권의 정당한 행사에 해당하지 아니한 행위’에 대한 이해가 깊어진 것 같다.

 

특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 제품의 제조/판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우, 그 합의의 내용이 공정거래법 위반여부가 없는 지 좀더 세심한 주의가 필요할 것이다.

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특허라이센싱 협상과 로열티 결정의 이해(1편)

I.       들어가는 말

     특허라이센싱 협상을 한마디로 말하라고 하면 나는 협상 참여자 사이에 발생하는 기대값의 차이를 좁혀가는 것이다라고 말할 것이다. 협상에 참여하는 자란 협상대표로 나서는 자와 그 상대 대표만 말하는 것이 아니다. 협상대표에게 그 협상의 권한을 부여한 대표이사는 물론 관련 이해관계가 있는 부서의 장이 모두 포함된다. 특허라이센싱 협상은 이렇게 협상 참여자가 많고 이해관계가 복잡하게 얽혀있다. 그래서 어느 정도 규모를 가진 기업체에서 특허라이센싱 협상을 맡아 진행한다는 것은 쉬운 일이 아니다.
 
     ‘기대값의 차이’란 무엇일까? 기대값의 차이란? 특허권자가 갖는 기대값과 실시자가 갖는 기대값의 차이라고 정의할 수 있다. 그럼 ‘협상의 대상이 되는 기대값차의 범위’는 무엇일까? 이것을 이해하는 것이 특허라이센싱 협상의 시작이다. 편의상 본 고에서 로열티측면에서 ‘협상의 대상이 되는 기대값차의 범위’를 “협상범위”라고 말하기로 하고, 협상범위를 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티사이의 차이, 즉 뺀 값으로 정의하자.
 

II.     협상범위의 유형

     실제 발생할 수 있는 협상범위는 두 가지의 유형으로 설명할 수 있다. 하나는 (+)협상범위이고 다른 하나는 (-)협상범위이다.
 
     (+)협상범위란, 아래 그림에서 보는 바와 같이 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티 사이의 차이가 양(+)값인 유형으로, 주로 자발적인 협상환경에서 발생하는 유형이다. (+)협상범위는 합리적인 로열티배상이론에 따라 결정된다

     반면 (-)협상범위란, 아래그림에서 보는 바와 같이 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티 사이의 차이가 음(-)값인 유형으로, 주로 특허권자와 실시자가 경쟁관계에 놓여 있어서 분쟁 협상환경에서 발생하는 유형이다. (-)협상범위는 특허권자가 입은 독점이익의 손실에 따른 손해배상의 손실이익이론에 따라 결정된다.

 

 

III.   실시자의 기대치 최대값

     통상의 경우 특허침해는 특허권자의 동의 없이 특허발명을 실시하는 침해자에 의하여 비자발적으로 발생한다. 그러나 미국특허소송에서의 합리적인 로열티 손해배상은 실시자가 특허발명의 실시를 위하여 자발적으로 지급하였을 것을 개념으로 하여 추정된다. 이러한 추정은 특허가 유효이고 침해가 발생한다는 것을 전제조건으로 각종 증거의 도움을 받아 특허발명의 실시시점부터 특허권자와 실시자의 자발적인 협상이 이루어진 것을 가정하여 이루어진다. 즉 자발적인 가상의 협상을 전제로 결정되는 것이다.
 
      비자발적인 환경에서 발생한 (-)협상범위를 자발적인 환경에서 발생하는 (+)협상범위로 바꾸지 않으면 특허라이센싱 협상의 타결은 요원하다. 미국처럼 막대한 특허소송비용이 들어가는 국가에서는 특허소송이 (-)협상범위를 (+)협상범위로 바꿔주는 역할을 한다.

     특허소송비용은 특허권자의 최소 기대값을 낮추어 (-)협상범위에서 상한이었던 특허권자의 최소 기대값을 (+)협상범위의 하한이 되도록 하는 역할을 하는 매개체이다. 또한 실시자의 최대 기대값을 높여 기대차이가 좀더 쉽게  (+)협상범위가 되도록할 것이다.

    더우기 특허소송의 합리적인 로열티 손해배상이론은 자발적인 환경에서 협상을 가상하여 로열티를 결정하는 것을 전제하므로 분쟁환경을 제3자에 의하여 자발적인 환경으로 변경시키는 역할을 한다. 또한 내부 협상 참여자의 기대치를 낮추거나 올려주는 역할을 하고, 특허력에 대한 기대치도 조정받게 된다. 즉 미국에서는 특허소송이 특허라이센싱 협상에서 ‘기대값의 차이’를 좁혀주는 역할을 하는 좋은 수단이 된다.

      가상 협상에서 로열티는 서로가 Win-Win하는 것을 전제로 로열티 협상의 범위를 결정하는 일에서 시작한다.

      특허권자가 라이선스를 자발적으로 허여할 것이라면 그 범위의 하한은 특허권자가 받아들일 수 있는 최소로열티가 되고 상한은 실시자가 지급할 수 있는 최대로열티가 될 것이다.

      실시자가 자발적으로 지급할 수 있는 로열티의 최대값은 특허의 라이센싱으로부터 기대되는 이익의 부가가치액이다. 실시자 입장에서는 라이센싱 받지 않을 경우와 받을 경우를 비교하여 라이선스 받음으로 인하여 발생할 수 있는 단가상승, 매출증가, 비용절감 등으로부터 얻게 되는 이익액이 자발적으로 지급할 수 있는 최대액이 될 것이다. 비교되어야 할 라이센싱 받지 않을 경우란, 경쟁력있는 대체기술의 사용, 경쟁력있는 회피설계의 성공, 특허분쟁의 진행 등이 될 것이다.

      실시자는 특허를 라이센싱 받음으로 인하여 부가가치가 발생하여야 자발적으로 라이센싱을 받을 것이기 때문이다.

 

IV.   특허권자의 기대치 최소값

 

  1.   특허권자와 실시자가 경쟁관계가 아닌 경우
 
      이러한 경우는 보통 (+)협상의 유형을 나타낸다.

      특허권자와 실시자가 경쟁관계에 있는 것이 아니어서 매출손실에 따른 이익손실이 발생하는 것이 아니라면, 특허권자가 입은 손해는 로열티 수익일 것이다. 따라서 특허권자 입장에서는 로열티수익기회손실이 특허권자가 기대하는 최소의 하한이 될 것이다. 만일 특허권자가 라이센싱 프로그램이나 정책을 가동하고 있다면 그에 따르면 될 것이고 과거 특허분쟁없이 자발적인 라이센싱-아웃을 한 이력이 있다면 이를 참고하면 될 것이다. 이것도 저것도 없다면 동종업계에서 이루어지고 있는 라이센싱 관행을 참고하면 될 것이다.

 

  2.    특허권자와 실시자가 경쟁관계에 있는 경우

        이러한 경우는 보통 (-)협상의 유형을 나타낸다.

        특허권자와 실자가 경쟁관계에 있다거나 매출손실에 따른 이익손실이 발생하는 경우라면, 라이센싱 협상은 강제성을 띠게 되고 특허권자의 로열티 하한은 특허권자의 독점권을 침해 받아 발생하는 이익손실액이 되어 로열티 협상 범위(실시자의 로열티 상한)를 넘어서게 될 여지가 크다.

        특허권자의 손실이익에 대한 판례나 특허법 조항을 고려하면 특허권자의 독점권을 침해 받아 발생하는 손실이익액은의 계산 역시 특허침해자가 시장에 존재하지 않았을 경우에서 특허권자가 얻을 이익을 가상하여 침해자가 존재하는 경우에 특허권자가 얻은 이익을 차감하는 방식으로 이루어진다. 이익의 손실은 주로 매출손실과 단가침해손실로 이루어진다.

 

-      다음편에 계속 –

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최근 판례를 통해 살펴본 영문라이센싱 계약 Draft 주의점

 

지난주 금요일 라이센싱 계약서를 검토하는 계약법무팀이나 라이센싱계약팀이 눈여겨봐야 하는 판결이 미국 연방순회법원에서 나왔다.

 

종종 라이센시에게 Non-Assert Provision, a Damages Provision, Most Favored Licensee Provision은 중요한 key term이 된다.

 

그러나 draft의 시제를 놓치거나 문장이 장황해지거나 조항간 일관성결여로 모호해지게 되면 의도하는 효과가 발생하지 않게되므로 세심한 주의가 필요하다.

 

Wi-LAN과 Ericsson간의 특허소송에 관한 것이었다. 쟁점은 Wi-LAN가 4건의 Wi-LAN특허를 Ericsson에게 라이센싱하면서 체결한 라이센싱계약에 포함된 Non-Assert Provision, a Damages Provision, Most Favored Licensee Provision 이 세가지 조항에 대한 것으로 Wi-LAN가 라이센싱 계약체결이후 취득한 특허를 가지고 추가로 특허공격할 수 있는지에 대한 것이었다.

 

문제가 된 조항은 아래와 같다.

The Non-Assert Provision provided that Wi-LAN would not bring an action against “[Ericsson] PRODUCTS which would, but for this Agreement, infringe any WI-LAN PATENTS.”

 

The Damages Provision provided that “With respect to patents other than the WI-LAN PATENTS … WI-LAN hereby agrees that no damages shall accrue against [Ericsson] … for infringement of any patents that, on or after the EFFECTIVE DATE, are owned or controlled by WI-LAN where liability results from…[Ericsson’s] UMTS/HSPA PRODUCTS….”

 

The Most Favored Licensee Provision provided that “In the event Wi-LAN owns or controls the licensing of patents not already addressed under this Agreement and which are infringed or alleged to be infringed by UMTS/HSPA PRODUCTS, … WI-LAN will grant to [Ericsson] … a license at most-favored licensee status.”

 

이에 대한 1심 Texas법원과 Florida법원은 서로 의견을 달리했으나 결국 연방순회법원은 Wi-LAN의 손을 들어주었다.

 

이와 관련된 Christopher의 글을 발췌하고 관련 링크를 올린다.

On appeal, the Federal Circuit agreed with the Texas court and concluded that Wi-LAN was not precluded from asserting the four newly acquired patents in the Texas action and was neither obligated to license the patents asserted in the Texas action nor the patents asserted in the Florida action. In evaluating the obligations and intent of the parties under the Agreement, the Federal Circuit compared the language of the Non-Assert Provision to the language of the Damages Provision. The court noted that while the Non-Assert Provision only stated that Wi-LAN would not assert an action against Ericsson’s UMTS/HSPA products that infringe the WI-LAN PATENTS, the Damages Provision permitted Wi-LAN to seek damages for the sale of UMTS/HSPA products that infringed patentsother than the WI-LAN PATENTS.

 

Based on the language used in those provisions, the Federal Circuit inferred that the Non-Assert Provision was only intended to apply to the WI-LAN PATENTS and not any other Wi-LAN patents. As to the Most Favored Licensee Provision, the court concluded that this provision did not apply to the patents asserted in either of the Texas or Florida actions because the provision were drafted in the present tense and was directed to patents that “Wi-LAN owned or controlled as of the effective date of the [Agreement].” As a result, the Federal Circuit concluded this provision would not extend to after arising or future Wi-LAN patents.

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