특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

 

우리나라의 특허무효율이 높다는 문제점이 대두 된지 벌써 5여년이 넘어 가고 있습니다. 이에 입법적으로도 여러대안들이 거론되었고 이를 기다리지 않고 법원에서는 특허유효추정원칙을 적용한 판례가 나오고 있습니다. 

한미 FTA에 따라 우리나라 역시 특허법에 특허유효추정규정을 도입하기로 하였으나 아직 특허법에 반영되지는 못하였습니다. 그러나 사실상 특허유효추정원칙은 이미 판례에 반영된 경우도 있습니다.

대한민국의 특허가 존중 받는 시작점은 바로 특허유효추정원칙에서 시작됩니다.물론 각론에 들어가면 다양하고 복잡한 이유와 법리가 존재하여 유효추정규정 명문화에 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나 일단 유효추정규정을 명문화하고 그 외는 해석에 맡겨보는 것도 나쁘지 않을 것입니다.

어찌되었듯 법률요건분배설에 따라 형식적 입증책임을 무효를 주장하는 자(무효심판청구인)가 부담하고 있습니다. 

그러나 특허는 국가의 행정처분으로 권리가 발생한 결과입니다. 따라서 특허등록이라는 행정처분인 특허를 무효시키기 위해서는 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 할 것입니다(대법원 판례) 이에 대해 이견이 없다는 것이 성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님의 입장입니다. 이를 지지합니다.

따라서 등록특허의 무효는 실질적인 입증책임면에서도 우월적 입증을 넘어서 명백한 입증에 이르러야 할 것입니다. 

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에서도 이미 특허침해민사소송에서 진보성이 부정되어 특허무효심판에서 무효될 것이 “명백한 경우”에는 그 무효여부를 심리할 수 있다고 판시하여 특허무효를 주장하는 자에게 명백한 증거에 의한 입증을 요구하였습니다. 무효심판에 대한 심결의 불복만을 심리하던 특허법원이 특허침해민사소송의 2심까지 관할하게 된 지금에는 무효심결과 이에 후속하는 심결취소소송에서도 특허유효추정원칙에 따라 무효심판청구인에게 명백한 입증책임을 부담하는 것이 판결의 통일성과 예견성을 고려할 때 타당할 것입니다 [미국은 연방지법 특허소송에서와 달리 미국특허심판원(USPTAB)에서는 무효추정규정을 배제하고 있습니다. 우월적입증이나 명백한 입증이냐, 의심없는 입증이냐는 증거법이 발달한 미국의 실질적 입증책임원칙에 따른 구분으로 우월적입증(Preponderance of the evidence)은 민사소송에서 요구되는 입증수준으로 입증책임을 지는 자가 그 가능성이 50%를 초과한 수준의 입증이며, 명백한입증(Clear and Convincing Evidence)은 주로 행정소송이나 일부 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 80%이상의 가능성까지 입증하여야 하는 수준이고, 의심없는 입증(beyond a reasonable doubt)는 대부분의 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 90% 이상의 가능성을 입증하여야 하는 수준입니다. 우리나라에 그대로 매칭시키기는 어렵지만 (증거의 우월성, 명백성을 기준으로 나누어 우리나라 십중팔구 입증수준으로 매칭할지 아니면 증거에 의한 입증정도를 우월적 가능성, 명백한 가능성으로 나누어 매칭할지 어려운 부분이 있으나 제 생각으로는 우월한 증거에 의한 십중팔구 입증수준이 우리나라 민사소송의 입증수준 정도이지 않을까 생각합니다].

 

심지어 미국은 등록특허의 유효추정원칙을 특허청구범위를 해석하는 경우에도 반영하여 특허발명의 목적에 맞도록 유효하게 해석하여야 한다는 Canon이 있습니다.

 

따라서 무효심판과 그 심결취소소송에서 심판부와 재판부는 등록특허의 유효성을 심리할 것이 아니라 무효를 주장하는 자가 무효사유에 대한 증명책임을 제대로 하고 있는지를 심리하여야 합니다 (특허출원의 심사단계에서는 특허등록이후의 무효심판등과 달리 거꾸로 특허성을 엄격하게 심리하여야 할 것입니다).

예컨대 등록특허의 진보성을 단정할 수 없다는 이유로 그 발명의 진보성을 부정할 것이 아니라 진보성이 없다고 단정할 수 없으므로 진보성을 인정하여야 하며, 진보성을 부정하는 측에서는 명백한 증거로 입증책임을 다하여야지 우월적 증거만으로 입증을 다하였다고 인정되어서는 아니 될 것이며, 이미 등록된 특허발명의 효과가 있는지는 그 효과를 주장하는 특허권자가 우월한 증거로 입증하면 족할 것입니다.

  

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10), 48-67

미국 심사관의 엄격한 입증책임을 엿 볼 수 있는 황당특허

위키피디아에서 USPTO에 관한 정보를 검색하면, 너무나 황당하고 자명하여 이런 것들이 어떻게 등록될 수 있는 지 이해가 안 되는 황당특허 6건이 소개되어 있다. 이 등록특허들을 보면 USPTO 심사관이 특허불허 사유와 증거에 대해 얼마나 엄격한 입증책임을 떠 안고 있는 지를 느끼게 된다. 심심풀이로 그 중 하나의 특허를 골라 간단히 소개한다.

오늘 선택한 특허는 미국 변리사(patent attorney) 아버지 Peter L Olson이 7살의 아들(출원 당시는 5살) Steven Olson에게 미국 특허제도가 어떻게 흘러가는지를 보여주기 위해 2000. 11. 17. "Method of swinging on a swing"이란 제목으로 출원한 ‘그네를 옆으로 타는 방법’에 대한 특허이다. 

이 특허출원은 미국특허상표청(USPTO) 심사관이 몇가지 선행기술을 찾아 거절하였으지만 치명적인 선행자료를 확보하지 못해 결국 등록을 허락해주었고, 2002. 4. 9. 미국 등록특허번호 U.S. PN 6,368,227(이하 ‘227특허)로 등록되었다. 그 이후 2002. 5. 21. 재심사를 통해 결국 2002. 12. 9. 모든 청구항에 기재된 발명이 최종 거절되었다.

본 특허는 진보성 판단을 이해하는 기초 학습자료로도 자주 이용되는 특허이다

‘227특허의 아래 제1 청구항에서 볼 수 있듯이 마치 타잔이 숲에서 나무사이를 줄로 타고 가듯 한번은 한쪽에서 또 다른 한번은 다른 한쪽에서 그네를 당겨 옆으로 흔드는 방식으로 그네를 타는 방법에 대한 것이었다. 종래 그네를 타는 방식과 다른 점이 있다면 앞뒤로 흔들어 타느냐 옆으로 당겨 타느냐의 차이뿐이었다.  

1. A method of swinging on a swing, the method comprising the steps of:

a)     suspending a seat for supporting a user between only two chains that are hung from a tree branch;

b)    positioning a user on the seat so that the user is facing a direction perpendicular to the tree branch;

c)     having the user pull alternately on one chain to induce movement of the user and the swing toward one side, and then on the other chain to induce movement of the user and the swing toward the other side; and

d)    repeating step c) to create side-to-side swinging motion, relative to the user, that is parallel to the tree branch. 

Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임

Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임 

(특허법원 2011허4608 등록무효사건, 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항에대한 판결을 읽고서)

1. 들어가는 말

특허법원 2011허4608 등록무효사건에 대한 판결의 요지는 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항에서 제조방법의 해석방법에 대한 것이었다. Product by process 청구항이란, 미국특허실무에서 사용되는 용어로, 아래 표에 기재된 바와 같이물건(이하 물질을 포함한다)의 발명에서 보호받고자 하는 사항을 청구항에 기재할 때, 그 물건의 구성요소를 그 물건의 구조나 특징으로 특정하지 않고 제조방법에 의하여 특정하는 발명을 말한다. 우리나라와 일본에서는 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항 또는 물건의 발명을 제조방법으로 특정한 청구항이라고 한다.

1. 일반 물건 발명 청구항 예) 철심과, 상기 철심을 감싸는 탄소코팅층이 포함된 스프링 2. Product by process 청구항 예) 철심과, 상기 철심 위에 탄화수소 가스를 증착하여 형성된 탄소코팅층이 포함된 스프링 * 이탤릭체가 전형적인 Product by process

과거 한때 미국특허심사실무에서는 물건발명을 Product by process 청구항으로 기재하는 것을 극히 예외적인 경우에 한하여 허용하였으나, 지금은 미국, 한국, 일본 어느 국가도 단지 물건발명을 Product by process 청구항으로 기재하였다는 것을 이유로 등록을 거절하고 있지 않다.

산업분야별로 차이가 있으나 이러한 Product by process 청구항은 물건의 특징이 종래 물건과 큰 차이를 보이고 있지 않음에도 그 작은 차이점이 의미 있는 효과를 가져오는 경우와, 물건의 구조적 특징을 설명하기 어렵거나, 최종생산물의 차이점을 가시적으로 특정하기 어려우나 중간생산물의 차이로 의미있는 효과를 가져올 때 자주 사용되고 있다. 그래서 이와 같은 가시적이지 않은 특징이 쟁점인 실제 사건에서 Product by process 청구항의 청구범위를 확정하고 해석하는 것은 쉬운 일이 아니다.

한국은 물론 미국, 일본 역시 Product by process 청구항의 기재를 허용하지만 신규성 및 진보성을 심사하거나 권리범위를 정함에 있어서는 나름대로의 기준을 적용하고 있다. 단, 한국의 경우 권리범위에 관한 확립된 대법원 판례를 찾을 수 없어서 아쉽다.

2. 특허요건을 판단할 때 제조방법의 해석방법

한국,미국, 일본 모두 신규성 및 진보성 등 유무를 판단 할 때에는 그 제조방법이 신규한지와 진보한지는 고려의 대상이 아니고 오직 그 제조방법에 의하여 만들어진 물건이 신규한지와 진보한지만을 판단한다.

앞에서 예시한 Product by process 청구항에서 탄화수소 가스를 증착하여 탄소코팅층을 형성하는 것이 신규한지 진보성이 있는지는 관심의 대상이 아니고 오직 탄화수소 가스를 증착하여 형성된 탄소 코팅층이 종래의 다른 탄소코팅층과 기계적으로 또는 전기적으로 어떻게 다른지만 관심이 있는 것이다.

즉 제조방법에 의하여 만들어지는 물건의 특징, 발명의 목적, 효과가 어떻게 종래 물건의 특징과 다른 지와 그 다름이 유의미한지가 중요한 판단기준이 된다. 이때 중간생산물이 구성요소의 하나로 기재된 경우 종래 물건의 중간생산물과 비교하여 그 중간생산물이 가지는 차이점을 함께 검토한다. 청구항에 기재된 구성요소를 분해할 때에도 각각의 제조방법에 의하여 특정되는 물건의 특징적 구성요소를 확정하고 이를 각각 종래의 물건의 구성적 특징과 비교하여 판단한다.

즉 통상의 기술적 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 제조방법으로 얻어진 물건의 구성요소가 종래 공지의 물건의 구성요소와 같은 것인지 아니면 다른 것 인지에 대한 종합적으로 판단한다.

3. 권리범위를 판단할 때 제조방법의 해석방법

권리범위 해석과 관련하여 한국은 아직 확립된 대법원 판례를 찾아보기 어렵다. 따라서 Product by process 청구항에 대한 권리범위 또는 보호범위를 해석함에 있어서 다양한 견해가 존재한다. 일본의 판례는 권리범위를 판단함에 있어서는 특허요건을 판단할 때와 다소 차이를 두고 있는 것으로 보인다. 특허요건의 판단과 보호범위의 판단에서 약간의 차이가 있더라도 다른 기준을 적용한다는 점은 아직도 해결하여야 할 문제이다.

그러나 모든 발명은 출원인이 보호받고자 하는 사항을 기재한 특허청구범위에 기재된 사항으로 해석되어야 한다는 대원칙은 변함이 없어야 한다. 청구범위에 기재된 구성요소를 임의로 빼고 해석할 수 없는 것이다. 따라서 원칙적으로 물건의 발명에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 포함된 경우, 물건 발명의 권리범위는 당해 제조방법에 의하여 제조된 것으로 한정되어야 한다.

예외적으로 물건의 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하다는 사정이 있는 경우에 한하여 제조방법은 단지 발명의 특정수단에 불과하므로 “~와 같은 제조방법으로”라는 식으로 예시적으로 해석하여 특허청구범위에 기재된 제조방법에 한정되지 않고 물건 전체에 권리범위가 미치는 것으로 판단하여야 할 것이다(동지 일본 평성22년 제10043호 판결).

따라서 Product by process 청구항을 가지고 다른 제조방법으로 만들어진 물건에 대해 권리범위에 속한다고 주장하고자 한다면 “구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접 특정하는 것이 통상의 기술적 지식을 가진 자의 입장에서 출원 시에 극히 곤란하였다”는 점을 추가로 입증하여야 할 것이다. 단, 이 경우에도 금반원의 원칙은 적용될 것이다.

4. 결 론

사견으로는 만일 심사과정 등에서 청구항에 기재된 특정한 제조방법으로 물건을 제조하는 것이 고유의 기술적 효과를 가진다는 점을 주장하고 소명하면, 어차피 반금원의 원칙에 따라 권리범위 해석 시 그 제조방법에 의하여 제한 해석될 것이므로 발명을 장려하고 이를 통해 산업발전을 독려한다는 의미에서 등록을 허여하는 것이 타당할 것이다. 

이는 특허법이 발명자로 하여금 자신의 발명이론을 정확히 이해하고 있을 것을 요건으로 하지 아니하고 있고 무효율이 높은 한국에서 무효심리에서 상대방의 무효 입증 부담을 높여야 한다는 점을 고려할 때에도 타당한 것으로 생각한다(주석1). 

그러나 2011허4608 등록무효사건에서 특허법원은 특허권자가 공지기술과의 차이점을 명확히 하기 위하여 ‘자외선조사’라는 제조방법을 추가로 한정하여 정정하고 이에 관한 효과에 대한 논문과 기술정보지를 제출하였음에도 '자외선조사'란 제조방법으로 한정한 나노입자의 마그네슘연료 첨가제의 진보성을 인정할 수 없다고 판시하였다. 

특허요건의 심리와 논문의 심사는 달라야 하지 않을 까 하는 생각이며 나아가 진보성 흠결의 주장 및 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있다고 명확히 선을 그었던 특허법원 2000. 10. 26. 선고 2000허334판결에 비추어 볼때, 무효심판의 피청구인에게 입증책임을 전가한것이 아닌 가 한다. 이러한 점에서 아쉬운 점을 감출 수 없다. 


<주석1> 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결에서 Product by process 청구항에 대한 등록요건판단기준이 확립되고 기존 판결이 변경되었으므로 이에 대해서 다시 다루도록 하겠습니다.

<주석2> 특허무효심판에서 입증책임과 입증의 정도

특허무효심판에서 무효심판청구인이 특허무효이유에 대한 주장 및 입증책임이 있다고 할 것이고, 그 입증의 정도는 해당 특허의 무효이유에 대하여 법관이 확실한 심증형성을 가능하게 하는 것을 요한다 할 것이다. 

따라서 청구인이 하는 무효이유의 주장은 본증이므로 법관이 확신을 갖도록 해야 하며, 피청구인이 하는 부인은 반증이므로 법관의 확신이 흔들리게 하면 된다(참고로 피청구인이 청구인의 주장에 양립할 수 없는 증거를 추가하여 청구인의 무효주장을 부인하는 것은 청구인의 주장을 인정하면서 이와 양립가능한 새로운 주장을 하는 것이 아니므로 항변이 아니고 간접부인에 해당한다). 

민사소송에서 사실의 입증은 추호의 의혹도 있어서는 아니 되는 자연과학적 증명은 아니나, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합 검토하여 어떠한 사실이 있었다는 점을 시인할 수 있는 고도의 개연성을 증명하는 것이고, 그 판정은 통상인이라면 의심을 품지 않을 정도일 것을 필요로 한다.

청구인이 무효이유에 관한 사실을 주장하고 무효이유에 관한 증거를 제출하였으나 피청구인이 그 무효를 부인하는 경우에는, 양자의 주장이 모두 일리가 있거나 없어서 진위불명이 된 경우, 입증책임은 청구인에게 있기 때문에, 청구인이 패소하는 것이 마땅하다.

미국 민사소송에서도 특허의 무효를 주장하는 자가 증거제출책임(burden of producing evidence)과 설득책임(Burden of Persuasion)을 부담하며, 그 입증의 정도 역시 가장 강력한 것으로는 합리적 의심의 여지가 없는 증명(beyond a reasonable doubt)와 약한 증명으로는 증거우위의 증명(preponderance of evidence)의 중간에 위치하고 있는 명백하고 확실한 증명(clear and convincing evidence)에 의해서 가능하다. 이는 미국특허법에 등록특허의 유효추정규정이 명문화되었기 때문이 아닌가 한다.

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