미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격 들여다보기

미국은 우리나라처럼 소권이 인정되는 전용실시권이란 개념이 없고 지식재산권 신탁의 경우 계약의 해석에 따라 신탁자 또는 수탁자의 소권이 달라질 수 있다. 또한 미국 특허법(35 U.S.C.) 및 상표법(15 U.S.C.)에는 저작권법(17 U.S.C.) 과 달리 수익권자(Beneficial owner)가 침해소송을 제기할 적격이 있는 것으로 명시되어 있지도 않다. 

따라서 미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격을 알아보는 것은 다수의 이해관계자와 함께 지식재산권 수익화 구조 및 활동을 계획하고 협의하는 데 매우 중요한 기준이 된다. 

참고로 수익권자(Beneficial owner)란 소유권을 제3자에게 양도하였으나 실질적인 이익의 혜택을 받는 자를 말한다. 보통 신탁계약에서 명목상 소유권자는 수탁자가 되고 실실적인 소유권자는 신탁자가 되며, 신탁자는 비록 권리를 수탁자에게 양도하였으나 그 이익의 혜택을 받는 수익권자이다.

1.    특허침해소송에서 당사자 적격(Standing)

특허침해소송에서 당사자 적격은 세가지 부류가 있다. 하나는 단독으로 소송을 제기할 수 있는 자(제1부류), 둘째는 특허권자와 함께 소송을 제기할 수 있는 자(제2부류), 셋째는 당사자로서 소송에 참여할 수 없는 자(제3부류)이다(Pfizer inc v. teva pharm (E.D. Va. Aug. 12, 2011) 참조).

1) 제1의 부류에 속하는 자로는 i) 특허권자(35 U.S.C. § 281; Sicom, 427 F.3d at 976.)이거나. ii) 그 양수인이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.), iii) 양수인에 준하는 특허에 대한 모든 실질적인 권리(all substantial rights)를 허락 받은 배타적 실시권자(an exclusive licensee)이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.). iv) 실질적으로 제3자의 침해를 배제시키거나 특허권을 행사할 수 있는 권리가 유보된 수익권자(Benficial owner)이다 (pfizer inc v. teva pharm. 2:10cvl28. E.D. Va. Aug. 12, 2011).

A. 배타적라이센시와 신탁계약의 수탁자에 대한 원고적격과 관련하여 주의할 것은 

i) ‘모든 실질적인 권리가 허락되었는지’에 대한 계약해석에 따라 배타적실시권자 또는 수탁자의 당사자 적격의 인정여부가 달라진다는 것이다. 배타적실시권자 또는 수탁자가 소권을 가지기 위해서는 양수인에 준할 정도로 특허에 대한 모든 실질적인 권리가 허락되어야 한다. 

B. 2007년 수탁자의 원고적격에 대한 다툼(Propat case)에서 연방순회법원은 신탁계약의 내용을 해석할 때 i) 수탁자인 Propat은 특허발명을 실시할 권리가 없고 오직 라이센싱하거나 소송할 권리만 보유하였고, ii) Propat의 권리는 배타적인 권리도 아니며, iii) 신탁자의 동의 없이 제3자에게 특허를 양도할 수도 없으며, iv) 특허를 유지관리할 책임도 신탁자가 부담하고 있고, v) 특허의 행사에 따른 수익 역시 신탁자가 보유하고, 오직 소송 및 라이센싱 활동만 아웃소싱한 것이며, vi) 신탁자의 선택에 따라 계약을 해지하여 수탁자 Propat의 권리를 박탈시킬 수 있으므로, 수탁자인 Propat은 공동소유권자도 아닌 단순한 agent에 불과하여, 신탁자와 공동으로 소를 제기할 적격도 없다고 판시하였다.

2) 제2부류에 속하는 자로는 i) 양수인에 준할 정도는 아니지만 비배타적실시권보다 더 많은 권리를 허락받은 배타적 실시권자이다. 주로 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 경우이다 (Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459, 468 (1926) ; Sicom, 427 F.3d at 980; Abbott Labs, v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1132 (Fed. Cir. 1995)). Abbott Lab. V. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d (Fed. Cir. 1995)사건에서는 특허권자가 배타적라이센스를 허락하였으나 특허권자가 특허제품을 계속 생산할 권리를 제한된 범위에서 계속 유보하고 있었으며 침해소송에 대한 권리도 유보하는 등 특허권자가 실질적인 권리를 보유하고 있다고 하여 라이센시에 의한 독자적인 당사자적격을 부정하였다. 배타적 실시권자가 소송에 당사자가 될 수 있느냐 아니냐는 배타적실시권자가 제3자의 침해를 배제시킬 수 있는 권리를 허락 받았는지와 그 수익을 받을 수 있는지이다. ii) 나아가 특허권을 복수의 당사자가 공유하고 있는 경우에는 공동으로 소송을 제기하거나 동의를 받아야 한다.

3) 제3부류에 속하는 자로는 비배타적 실시권자이다. 비배타적 실시권자는 특허침해소송에 참여할 수 없다.

2.    저작권침해소송에서 당사자 적격(Standing)

미국 저작권법(17 U.S.C.) 제501조는 특허법과 달리 저작권의 법적소유자(legal owner) 및 수익권자(Beneficial owner)는 제3자의 저작권 침해행위를 배제할 권리가 있다고 명문화하고 있다. 따라서 제3자에 대해 저작권침해소송을 제기할 수 있는 당사자 적격이 인정되는 당사자로는 i) 원 창작자(Author)이거나 ii) 정당한 양수인이거나 iii) 신탁계약에서 신탁자와 같은 수익권자(Beneficial owner)이다 (Smith v. Casey No. 13-12351 (11^th Cir., Jan. 22, 2014).

[라이선스계약실무] 미국특허권에 대한 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

[라이선스계약실무] 미국법인의 미국특허권 등의 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

특허 로열티라고 불리는 특허 등 지식재산의 사용대가는 일종의 사용료 소득으로 국내 세적이 있는 경우에는 종합과세대상이 될 것이나 국내에 세적이 없는 미국법인에게 로열티 등의 사용료 소득을 지급할 경우에는 로열티를 지급하는 국내법인이 원천징수를 하고 로열티를 지급하여야 합니다.

로열티 협상할 때 이러한 원천징수를 고려하지 않고 큰 그림에서 Term sheets를 작성하여 합의하는 경우가 많습니다. 그러나 이런 경우 이후 라이선스계약서 작성시 로열티에 대한 세금을 누가 부담하느냐에 따라 라이센시 입장에서 부담하여야 할 금액 혹은 라이센서 입장에서 수령할 금액이 달라지게 되어 종종 지리한 추가 협상이 발생하기도 하였습니다.

예를 들어 국내법인이 미국법인에게 100만원의 특허 사용 로열티를 지급하기로 합의하였다고 가정하고 한미조세협약에 따른 제한세율 10%를 적용한다고 할 때 (사안의 단순화를 위하여 주민세는 고려하지 않기로 합니다), 첫째 라이센시가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센시는 11만원의 원천징수액을 부담하고 라이센서인 미국법인에게 100만원을 보내주어야 하므로 라이센시가 실질적으로 부담하는 로열티는 110만원이 될 것입니다. 반면 라이센서가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센서는 10만원의 원천징수액을 부담하여야 하므로 라이센시는 로열티 합의금 100만원에서 10만원을 제하고 라이센서인 미국법인에게 90만원만 보내주면 되므로 실질적으로 라이센서는 90만원만 수취하게 되는 것입니다.

사실 대부분 별다른 합의가 없으면 로열티 합의금을 라이센서에게 지급할 때 세금을 라이센시가 부담하고 세금을 제외한 로열티금액이 합의금에 맞추는 방식, 즉 Net Base 로열티 결정방법을 암묵적으로 사용하고 있었다고 해도 과언이 아니었으며, 라이센시는 원천징수액을 그대로 부담하였습니다.

그러나 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결에서 대법원은 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우, 미국법인이 사용 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

구체적으로 “구 법인세법(2010.12.30.법률 제10423호로 개정되기 전의 것)제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권,실용신안권,상표권,디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 ‘특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률제28조 는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조 에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”고 규정하고있으므로,국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약 제6조 제3항 , 제14조 제4항 은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산,사용,양도,대여,수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.”고 설시하였습니다.

즉 국내법인이 국내 특허권이 아니라 미국 특허권만을 기초로 미국법인에 로열티를 지급할 때에는 원천 징수할 근거가 없다는 것입니다(사견 : 이에 따른 주민세도 발생한 근거가 없을 것으로 보임). 이 판결의 여파는 예상보다 클 것으로 보입니다.

한편 국내특허와 해외특허를 묶어 그 사용 로열티를 지급하는 경우, 전체 로열티금액에서 국내 특허권에 대한 국내 실시허락에 따른 로열티를 어떻게 분리하여 원천징수해야 하는지가 궁금해집니다.