특허소송에서 소송대리인(Counsel)과 전문가(Expert)의 선정의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.
기업 인하우스들은 소송대리인(Counsel)을 전장의 장수에 비유하고, 전문가(Expert)를 증명의 핵심무기에 비유한다.
명장을 선임하면 무기의 좋고 나쁨을 탓하지 않고, 경험 많은 전문가를 선임하면 의심의 눈초리를 없애 거부할 수 없는 설득의 무기를 보여준다. 그러나 현실의 세계에서 그런 명장과 전문가를 만나기란 쉽지 않다.
본인은 기업의 당사자 입장에서 인하우스 변리사로서 일반 법무와 특허법무를 담당해보았고, 또 로펌과 특허펌에서 대리인으로 당사자를 위해 직무를 수행해보았다. 그래서 그들이 겉과 속이 다를 때를 잘 안다.
1. 대리인(Counsel)의 선정
많은 기업은 명장을 모시기 위해 장고의 시간을 거친다. 그래도 후회할 때가 있다. 기업마다 실수를 줄이기 위해 세운 선임 기준들이 있다. 이것들은 수많은 선배들이 오랜 경험을 통해 만든 것 들이다.
본인은 장수를 선정하기 위해 아래와 같은 것들을 검증한다.
1) 대형 로펌의 명성 있는 파트너보다 실제 사건을 맡아 일할 변호사/변리사가 누구인지 파악하고 만나 검증한다. 사건을 처음 분석하는 실무자의 능력과 성향이 중요하다. 그것을 우리는 앵커링 편견이라고 한다.
2) 상대방 대리인과 심판부나 재판부를 파악하여 대리인 진영의 균형을 맞춘다.
3) 마케팅만 강한 대리인이 있다. 따라서 독립적으로 객관적이고 건전한 의견(advice)를 제공할 수 있는지를 검증한다. 몇 가지 실무적인 쟁점에 대한 질문을 해보면 바로 알 수 있다.
4) 회사의 기술이나 사업과 예산에 대해 충분한 공감대를 형성할 수 있는 배경을 가지고 있는지 검증한다. 이것은 대리인의 배경과 과거 수행한 사건, 들어간 비용, 고객, 사회경력 등을 알아보고 가벼운 대화를 나누어 보면 알 수 있다.
5) 실제 특허 사건의 소송 수행 경험이 없는 대리인은 피한다. 인하우스가 소송 실무에 웬만큼 경험이 많지 않고는 외부 대리인이 공부하면서 소송을 수행하는 것은 위험하다. 장님 들이 서로 모여 회사 사건을 실험의 장, 훈련의 장으로 만들 수는 없다.
특허소송은 기술에 대한 이해, 즉 사실에 대한 이해가 중요한 기초가 되나 그것이 다가 아니다. 따라서 실제 수행한 사건에 대해서 물어본다. 그 사건의 승패, 함께 일한 변호사나 변리사, 참여의 역할과 기여정도, 에피소드 등을 확인해본다. 이 정보는 식사를 함께 하면서 확인해봐도 좋다.
6) 특허사건에서 심판이나 소송 대리인을 선임하는 경우라면 출원만 해본 대리인은 피한다. 쟁점을 보는 눈이나 청구범위를 해석하는 눈이 전혀 다르다. 이 눈이 하루 아침에 바뀌지 않는다. 명세서를 잘 쓴다고 심사관의 거절이유에 잘 대응한다고 심판이나 소송에 강하지 않다.
7) 현재 수행 사건이 많은 변호사/변리사는 가급적 피한다. 우리 회사가 그저 여러 고객 중 하나가 될 수 있다. 이것은 담당하고 있는 진행 사건과 관여정도, 난이도 등을 확인해보면 알 수 있다.
2. 미국 특허소송의 증명 및 디스커버리 특성에 따른 대리인의 선정 제한
만약 미국에서 특허 소송을 한다면 고려할 것이 하나 더 있다. 소송 전에 침해나 무효 의견서를 작성하였다면 그 의견서를 쓴 변호사/변리사가 속한 로펌의 변호사/변리사를 소송대리인으로 선임하는 것은 피한다.
한마디로 감정서를 작성한 변호사/변리사(Opinion Counsel)를 소송(재판) 변호사/변리사(Trial Counsel)로 선임하는 것은 가급적 피하고 감정서를 작성한 로펌을 소송/심판 로펌으로 선임하는 것은 피하란 말이다.
이것은 고의(Willful) 침해 항변을 위해 의견서를 작성한 변호사/변리사의 ACP 특권 포기 이슈가 소송 대리인에도 영향을 미칠 수 있고, 또는 소송에서 의견을 작성한 변호사/변리사의 전문가 증언이 필요할 수 있기 때문이다.
더 자세한 내용을 공부하고 싶다면 아래 글을 읽어 보기 바란다.
Erik R. Puknys (Finnegan),”WaiverofAttorney-Client Privilege After Seagate”, Law360 (2010)
3. 사실의 증명책임과 기술 전문가(Expert) 선정의 중요성
다음으로 기술 전문가(Expert) 선정과 관련된 것이다.
특히 미국 특허소송에서 유능하고 저명한 전문가(Expert)의 선점은 승소를 위한 핵심 전략 중 하나이다.
미국 특허 소송이 시작되면 인하우스가 하여야 하는 중요한 일 중 하나가 해당 분야의 기술전문가 풀(pool)을 작성하고 인터뷰를 시작하는 일이다. 일단 좋은 후보는 어장 관리하듯 확보한다. 그래야 상대방이 중요한 증명수단을 선점하지 못한다.
본인은 저명한 전문가를 확보하기 위해 무턱대고 영국의 대학으로 날아가 하루종일 기다린 적도 있다. 그 전문가는 일년전에 약속하지 않으면 정상적인 스케쥴로는 만날 수 없었기 때문이었다.
전문가(Expert)의 최종 선정은 소송 대리인의 검증 결과를 따르는 것이 일반적이다. 따라서 인하우스가 독립적인 선정기준을 세우지는 않는다, 그러나 그 전문가의 배경과 과거 특허와 기고문이나 논문은 모두 살펴보고 소송대리인에게 이해상충을 포함한 의견을 제시한다.
전문가(Expert)는 사실의 증명을 위해 필요하다. 또 상대방의 증거를 분석하여 헛점을 찾는 데에도 필요하다. 아니 이를 증명하기 위해 꼭 필요하다.
판단의 주체적 기준은 판단하는 재판부나 심판부나 심사관이 아니다. 통상의 기술자다. 통상의 기술자가 가진 기술상식과 발명 당시 혹은 출원 당시의 현유(現有)기술은 증명 책임이 있는 자의 증명의 대상이다.
아무리 변호사나 변리사의 기술이해도가 높다고 하더라도 그들은 대리인이지 증명방법이 아니다. 증명을 위해서는 기술 전문가(Expert)가 필요하다.
혹자들은 특허사건은 서면으로만 충분히 판단이 가능하고 명세서와 같은 내재적 증거만으로 충분하므로 전문가의 역할은 그리 중요하지 않다고 말한다.
그러나 이는 특허 심사와 분쟁의 차이를 오해하고 있는 것이다. 특허 분쟁에서 승리하려면 모든 것들이 증명하여야 하는 사실 들이다. 특히 사실에 기초한 법률판단 사항에 대해서 그 판단의 핵심 기초사실의 모든 것들에 대한 증명은 승패를 결정하는 핵심사항이다.
특허사건이라고 명세서나 문헌을 제출하는 것 만으로 증명책임이 끝나지 않는다. 만약 그렇게 생각한다면 당사자 또는 대리인에게 설득할 책임이 있다는 것을 망각한 것이다. 또한 요증사실의 제출책임만으로 증명책임을 다했다고 오해하고 있는 것이다.
승소하려면 법률상 요증사실의 존재는 물론 그 존재로부터 쉽게 법률판단에 이르게 할 사실(간접사실 포함)에 대해서도 증명하여야 한다. 우리는 설득하는 자이지 판단하는 자가 아니다. 이때 해당 분야의 기술전문가의 증언이나 의견은 정말 큰 도움이 된다.
예를 들어 신규성흠결을 위해 선행기술이 기재된 참조문헌을 제출한다고 하자. 승소를 위해선 그 선행문헌을 제출하는 것만으로 증명책임을 끝내선 않된다. 증거제출을 넘어 적극적으로 설득책임을 다하여야 증명책임이 끝나는 것이다. 생각해보면 설득을 위한 객관적인 증거들은 많다.
만약 선행문헌을 제출하였으나 그 선행에 문헌에 일부 구성이 명시적이지 않아, 묵시적 또는 내재적으로 개시되었다고 주장하려면, 또 선행문헌에 특허발명이 모두 실시가능하게 개시되어 있음을 주장하려면, 이를 객관적으로 뒷받침하기 위한 또 다른 증거가 필요하다. 이 것을 위해 또 다른 서증만으로 충분할 때가 있지만, 신뢰할 만한 기술전문가의 의견서나 증언은 주장을 더 빛나게 하는 효율적인 수단이 된다.
다시 말해 판단자에게 고민거리를 남기지 말라는 것이다. 그것이 증명책임을 다하는 것이다.
청구범위해석이나, 진보성의 판단이나, 실시가능성의 판단, 발명자 판단 등 모두 증명된 사실에 기초한 법률판단 영역이다. 증명되지 않은 사실은 존재하지 않는 것이다. 존재하지 않는 사실 위에 법률을 해석하여 적용할 수 없다. 직권심리가 작동하는 심판에서도 증명책임은 적용된다.
특히 미국에서는 기술전문가의 역할은 매우 중요하다. 이기려면 배심원이나 심판부를 설득해야한다.
생각해보라. 배심원들이나 심판관 앞에 선 전문가가 자기가 대학 다닐 때 공부한 교재의 저자라면 말이다. 그 전문가의 증언은 얼마나 큰 힘을 발휘할 지 생각해보라.
4. 두 사건의 동일 주제에 대한 동일 전문가(Expert)의 사용시 고려사항?
만약 미국 특허심판원(PTAB)과 민사지법(Distric Court) 등에서 소송을 병행하고 있다면 의사 결정할 것이 더 있다. 가급적 두 사건에서 동일한 전문가를 사용하면 비용면에서도 효율적이고 일관된 전략을 구사할 수 있다.
그러나 어느 한 사건에서 그 전문가의 의견이 불리하게 작용하면 다른 사건까지 영향을 미칠 수 있다. 참 고민스러운 일이다.
앞에서 언급한 바와 같이 청구범위 해석은 사실에 기초한 법률판단 사항이다. 사실의 증명은 명세서와 같은 내재적 증거가 우선하나 기술 전문가의 의견과 같은 외재적 증거 역시 승패를 좌우하는 경우가 많다.
특히 내재적 증거만으로는 첨예한 대립이 있는 경우 더 그렇다. 이렇게 첨예한 대립이 있는데도 내재적 증거에만 의존하고 판단자의 자유심증에 맡기는 것은 너무도 무모하다.
그래서 미국 특허소송에서는 특허청구범위의 해석에 다툼이 있는 경우, 기술전문가를 사용한다. 다시 한번 말하지만 청구범위 해석은 사실에 기초한 법률판단 사항이고, 그 기초 사실은 증명책임 있는자가 그 존재를 증명하여야 하는 대상이다.
미국 특허심판원(PTAB)이나 민사지법 특허침해소송이나 모두 이루어지는 중요한 과정이다. 과거에는 미국 특허심판원(PTAB)의 청구범위 해석은 BRI (최광의 합리 해석)기준을 따르고 민사지법의 해석은 필립스(Philips) 기준을 따르기에 같은 전문가를 활용해도 문제의 소지가 적었다.
그러나 2019년부터 미국 특허심판원(PTAB)에서도 민사지법과 같이 필립스(Philips) 기준을 따르기로 함에 따라 어느 한 사건에서 불리한 청구범위해석이 나오면 같은 전문가를 선임한 것 때문에 다른 사건에서 회복의 기회가 없어질 수 있다. 또한 ACP 특권의 포기 문제도 있다.
만약 소송 대리인이 같은 주제에 대해 두 사건의 전문가를 다르게 선임할 것을 제안하면 오해하지 말기를 바란다. 전문가 선임은 비용이라 소송대리인이 착복할 수 있는 수임료가 아니다.
고민할 것이 많아진다. 이와 관련하여 읽어볼 만한 글이 있어서 여기 링크로 남긴다.
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