디지털 데이터의 물건성과 특허의 대상

On April 21st, the Dutch Commercial Court (NCC) ruled that ownership of digital data cannot be recognized under Dutch law. 

According to the below article, the NCC determined that while the contractual relationship between the parties is governed by the law of New York, the question of whether property rights can arise in documents and data located in the Netherlands is governed by Dutch law. 

Under Dutch law, ownership can only be granted to "tangible objects under human control" (Article 5(1) and Article 3(2) of the Dutch Civil Code), and therefore digital data does not fall under this category. Inferring the legal concept of ownership to digital data would encroach upon the legislative branch's area of competence and privilege.

Most other European countries also define the object of ownership as tangible objects or things. However, other countries' judiciaries tend to interpret the definition of a tangible object as expandable to include controllable intangible objects. In contrast, the Dutch court ruled that this is a matter for the legislative branch, i.e., unless the legislature amends the law, ownership of digital data cannot be recognized.

Let's consider how the situation is in South Korea.

Under the South Korean Civil Code, the definition of an object of a right, which includes property rights, is broadly defined as "tangible objects and other natural forces that are capable of being controlled." In other words, anything that can be controlled, regardless of its form, can be considered an object of a right.

Digital data may not have a physical form, but it is capable of being controlled. That is, it can be artificially subject to exclusive control.

However, there remains a question as to whether digital data can be considered a natural force. Natural forces refer to everything that exists in a natural state.

Digital data is created by digital signals, which in turn are created by electrical signals. Electrical signals are created by controlling electricity acquired from nature.

Therefore, if we view the essence of digital data as electricity, digital data is artificially controlled by manipulating a natural force, electricity, and is capable of being dominated. In other words, digital data can be considered a thing and could potentially be an object of ownership.

In Korean civil law, the definition of the object of rights that can be subject to legal protection is closely related to the definition of inventions that can be subject to patent protection, i.e., technological ideas utilizing natural laws. Unlike Europe or the United States, where patent eligibility is restricted by statute, Korea has adopted a flexible approach by introducing a definition of invention, which allows for more interpretation. 

The scope of patent eligibility varies from country to country. For example, in Europe, computer programs and data are excluded from patent eligibility in the statute, but this only applies to programs and data as mere expressions of ideas or information. 

Since computer programs are essentially digital data, the digital data can be eligible for patent protection if they contain a technological idea that solves a technical problem. In fact, many European patents claim data or computer programs. In contrast, the United States limits the categories of patent-eligible subject matter to four under 35 U.S.C. §101, and even recognizes judicial exceptions. This is not unrelated to the fact that the U.S. industry is struggling with the "patent troll" of software and pharmaceutical patents.

Korea's patent eligibility is more flexible than in other countries. Therefore, it is logical to consider digital data as a subject matter of patents in Korea if they contain a technological idea that solves a technical problem.

지난 4월 21일. 네덜란드상사법원(NCC)는 디지털 데이터의 소유권을 인정할 수 없다고 판단했다.

그 이유에 대해 아래 기사를 보면, 

NCC는 당사자 간의 계약 관계는 뉴욕주 법의 적용을 받지만, 네덜란드에 위치한 문서와 데이터에 재산권이 발생할 수 있는지 여부는 네덜란드 법이 적용된다고 판단하고,  

네덜란드법상 소유권은 '인간의 통제 하에 있는 유체물'에만 부여될 수 있다(네덜란드 민법 제5조 제1항 및 제3조 제2항). 따라서 디지털 데이터는 이에 해당하지 않는다. 디지털 데이터에 소유권이라는 법적 개념을 유추 적용하는 것은 입법부의 영역과 특권을 침해하는 것이다라고 설시한 것으로 보인다.

유럽 다른 국가들도 대부분 소유권의 객체인 물건을 유형의 유체물 또는 사물로 규정하고 있다. 그러나 다른 나라의 사법부는 유체물의 정의를 통제가능한 무체물로 확대해석하려는 경향이 강하다. 그러나 네덜란드 법원은 그것은 입법부의 권한이라고 판단했다. 즉 입법부가 법을 개정하지 않는한 디지털데이터에 대한 소유권을 인정할 수 없다는 것이다.

그럼 우리나라는 어떠한지 생각해보자.

우리나라 민법은 권리의 객체인 물건의 정의를 '유체물 및 전기 기타 관리가능한 자연력'으로 넓게 정의하고 있다. 즉 형체가 있든 없든 관리할 수 있는 것이면 권리의 대상으로 하고 있다. 

디지털 데이터는형태가 없으나 관리 가능하다. 즉 인위적으로 배타적 지배가 가능하다. 

그런데 디지털 데이터가 자연력인지에 대한 의문이 남는다. 자연력이란 자연상태에서 존재하는 모든것을 말한다.

디지털 데이터는 디지털 신호에 의해 만들어지고 디지털신호는 전기 신호에 의해 만들어진다. 전기신호는 자연으로 부터 취득한 전기를 제어하여 만들어진다.

따라서 디지털 데이터의 본질을 전기로 보면 디지털 데이터는 전기라는 자연력을 인위적으로 제어하여 만들어진 것이고 지배가 가능하다. 즉 디지털 데이터는 물건으로 볼 수 있어서 소유권의 객체가 될 수 있을 것이다.

우리나라 민법상 권리의 객체가 되는 물건의 정의는 특허법상 특허의 대상인 발명의 정의, 즉 자연법칙을 이용한 기술사상과 일맥상통한다. 우리나라 특허법은 유럽이나 미국처럼 법문으로 특허의 대상을 제한하고 있지 않고, 대신 발명의 정의를 도입하여 더 유연하게 해석될 수 있도록 하였다.

특허의 대상이 되는 발명이 무엇인지는 각국마다 차이가 있다. 예를 들어, 유럽은 법문에서 컴퓨터 프로그램이나 데이터 등을 특허의 대상에서 제외하고 있다. 그러나 그것은 표현 저작물 또는 단순 정보로서의 데이터를 말한다.

참고로 컴퓨터프로그램의 본질은 디지털 데이터이다. 따라서 디지털 데이터가 기술적인 문제를 해결하기 위한 기술적 아이디어를 담고 있다면, 특허의 대상이 될 수 있다. 유럽의 등록특허를 보면 데이터나 컴퓨터프로그램을 청구한 특허를 종종 볼 수 있다. 반면 미국은 특허법 101조에 특허의 대상이 되는 범주를 4가지로 제한하고 더 나아가 판례는 사법적 예외까지 인정하고 있다. 이는 미국 산업이 SW특허나 의약특허의 괴물 때문에 골치를 앓고 있는 것과 무관하지 않다.

우리나라는 다른 국가보다 특허의 대상이 더 유연하도록 입법되었다. 결국 디지털 데이터는 우리나라 법상 특허의 대상으로 인정하는 데 논리적 경계 안에 있다고 볼 수 있다.

No ownership of digital data under Dutch law

https://www.rechtspraak.nl/English/NCC/news/Pages/NCC-judgment-no-ownership-of-digital-data-under-Dutch-law.aspx

[이진수의 ‘특허포차’] 소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (8)… ‘방법(方法) 발명’ 판례 ③

소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (8)… ‘방법(方法) 발명’ 3

[이진수의 ‘특허포차’] 소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (8)… ‘방법(方法) 발명’ 판례 ③

- 구성품 “복제행위”… Microsoft(AT&T) 사건(연방대법원, 2007)

- SW 제품 청구항 … Microsoft (Eolas) 사건(Fed. Cir. 2005)

<소개글> 

소프트웨어특허 난제를 하나하나 짚어보았습니다. 

이번에 연재되는 글은 거의 책 한권 분량이라 4월부터 매주 장기간 여러 편으로 연재되고 있습니다. 앞으로도 두 달넘게 연재될 예정입니다.

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! 1편부터 6편까지 다시 읽기>

7-1편 읽기 (특허포차)

7-2편 읽기 (특허포차)

7-3편 읽기 (특허포차)

8-1편 읽기 (특허포차)

SW 발명을 ‘방법(方法)’으로 청구하면?… 성질과 효력

무형의 ‘행동(action)’…. 방법발명 구성 단계

특정 행동의 ‘집합’ 전체…. ‘방법발명’의 효력 범위

‘방법’발명에서 ‘사용’과 관련된… ‘4가지’ 쟁점

방법이 ‘자동으로’ 실행되는 경우… 방법발명 ‘사용’ 쟁점

‘일부 단계’만 실행하는 경우… 방법발명 ‘사용’ 쟁점

8-2편 읽기 (특허포차)

방법 사용이 ‘해외’인 경우… 美 버지니아 동부지법 Enpat. 사건(1998)

美 특허법 제271조(f)… Cardiac Pacemakers 사건(Fed. Cir. 2009).

SW 방법발명 사용… NTP v. RIM의 Blackberry 사건(Fed. Cir. 2005)

[이진수의 ‘특허포차’] 소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (8)… ‘방법(方法) 발명’ 1,2

소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (8)… ‘방법(方法) 발명’ 1,2

8-1편 읽기 (특허포차)

SW 발명을 ‘방법(方法)’으로 청구하면?… 성질과 효력

무형의 ‘행동(action)’…. 방법발명 구성 단계

특정 행동의 ‘집합’ 전체…. ‘방법발명’의 효력 범위

‘방법’발명에서 ‘사용’과 관련된… ‘4가지’ 쟁점

방법이 ‘자동으로’ 실행되는 경우… 방법발명 ‘사용’ 쟁점

‘일부 단계’만 실행하는 경우… 방법발명 ‘사용’ 쟁점

8-2편 읽기 (특허포차)

방법 사용이 ‘해외’인 경우… 美 버지니아 동부지법 Enpat. 사건(1998)

美 특허법 제271조(f)… Cardiac Pacemakers 사건(Fed. Cir. 2009).

SW 방법발명 사용… NTP v. RIM의 Blackberry 사건(Fed. Cir. 2005)

<소개글> 

소프트웨어특허 난제를 하나하나 짚어보았습니다. 

이번에 연재되는 글은 거의 책 한권 분량이라 4월부터 매주 장기간 여러 편으로 연재되고 있습니다. 앞으로도 두 달넘게 연재될 예정입니다.

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! 1편부터 6편까지 다시 읽기>

7-1편 읽기 (특허포차)

7-2편 읽기 (특허포차)

7-3편 읽기 (특허포차)

[이진수의 ‘특허포차’] 소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (7)… SW ‘사용’ 관련 사례 탐구 ③

소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (7편-3편)

7-3편 읽기 (특허포차)

‘유니록(Uniloc)’ 사건 (Fed. Cir. 2011)

특허법상 ‘판매 제안(offer to sell)‘... ‘사용’의 제안 행위

‘로텍(Rotec)’ 사건 (Fed. Cir. 2000)… 판매제안의 ‘표시’와 ‘장소’

‘할로(Halo)’ 사건 (Fed. Cir. 2016)… 판매제안의 ‘속지성’

‘간접침해’ 여부.…미 특허법 35 U.S.C. § 271(f) (2)

<소개글> 

소프트웨어특허 난제를 하나하나 짚어보았습니다. 

이번에 연재되는 글은 거의 책 한권 분량이라 4월부터 매주 장기간 여러 편으로 연재되고 있습니다. 앞으로도 두 달넘게 연재될 예정입니다.

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! 1편부터 6편까지 다시 읽기>

7-1편 읽기 (특허포차)

7-2편 읽기 (특허포차)

[이진수의 ‘특허포차’] 소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (7-1편과 7-2편)

소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! (7편-1,2편)

7-1편 읽기 (특허포차)

‘침해여부’를 판단하는… 특허법상 “사용”행위

물건 발명의 “사용”이란?.. 구성요소 ‘결합’

시스템 발명의 ‘사용’… ‘Decca (1976)‘ 사례 탐구

SW 시스템 발명의 사용… ‘NTP (Fed. Cir. 2005)’ 사례 (1)

법원의 ‘직접 침해’에 관한 판단은?.. ‘NTP(Fed. Cir. 2005)’ 사례(2)

7-2편 읽기 (특허포차)

‘센틸리온(Centillion)‘ 사건 (Fed. Cir. 2011)

‘인텔렉츄얼 벤처스(Intellectual Ventures)’ 사건 (Fed. Cir. 09/13/17)

‘조지타운(Georgetown)’ 사건 (Fed. Cir. 2017)

‘Advanced Software’ & ‘Medical Solutions’…. 추가 탐구 사례

<소개글> 

소프트웨어특허 난제를 하나하나 짚어보았습니다. 

이번에 연재되는 글은 거의 책 한권 분량이라 4월부터 매주 장기간 여러 편으로 연재되고 있습니다. 앞으로도 두 달넘게 연재될 예정입니다.

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! 1편부터 6편까지 다시 읽기>

[이진수의 ‘특허포차’] ㊼ 인공지능(AI)과 창작(4·끝)… 어떻게 ‘특허권’으로 보호하나?

인공지능(AI)과 창작(4·끝)… 어떻게 ‘특허권’으로 보호하나?

마지막 편 

[이진수의 ‘특허포차’] 소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!

소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자! 

소프트웨어특허 난제를 하나하나 짚어보았습니다. 이번 글은 거의 책 한권 분량이라 4월부터 매주 장기간 여러 편으로 연재되고 있습니다. 앞으로도 두 달넘게 연재될 예정입니다.

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!>1편 

포기하기에는 너무 ‘위험한’… 소프트웨어(SW) 특허

특허법에서 보호하는… “발명”이란?

특허법에서 보호하지 않는… “발명”과 법적 근거

미국·유럽 등에서 보호하지 않는… “발명”과 법적 근거

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!>2편

특허법에서 다루는… ‘소프트웨어(SW)’ 이해

‘알고리즘 (algorithm)’화된, 디지털 데이터 SW… 컴퓨터 업계

‘보호 내용’에 따른 디지털 데이터 SW… 법원, 특허청 등

디지털 데이터 신호의 ‘물건성’… SW의 물리적 객체성

‘기록’ 또는 ‘구동’에 따른 ‘물건성’… SW의 물리적 객체성 

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!>3편 

컴퓨터 장치(물건)에 저장·실행·전송되는… 소프트웨어(SW)

컴퓨터 프로그램 실행의 핵심… “주기억장치(CPU)”

명령어와 ‘데이터’ 집합체… ‘CPU’ 입장에서 소프트웨어란?

다양한 ‘물리적 변화’를 이용한… SW 저장과 매체

서로 ‘데이터’를 주고받는… ‘전기신호’ 전송

기억장치에 ‘SW’를 저장하는… 특허법상 ‘생산’

소프트웨어를 실행하는… 특허법상 ‘사용’

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!>4편 

네트워크를 통한 ‘SW 전송’ 행위… 특허법상 ‘생산’과 ‘사용’

네트워크를 통한 ‘SW 전송’ 행위… 특허법상 ‘침해’ 기준

데이터 패킷 전송… ‘구성요소완비’의 원칙 등(1)

네트워크 기반의 분산 컴퓨팅… ‘구성요소완비’의 원칙 등(2)

네트워크 기반의 병렬컴퓨팅… ‘구성요소완비’의 원칙 등(3)

국가별 ‘청구항 기재’ 형식의 제한… SW 데이터

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!>5편 

사례를 통해 바라본… ‘청구항’ 기재의 실질적 제한

라디오 수신기 회로에 관한… Andrea II 사건(美, 1937년)

기계장치 ‘생산’에 관한… Paper Converting 사건(美, 1984년)

컴퓨터 장치와 물건에 관한… 一太郎事件(이치타로) 사건(日, 2005년)

‘기록매체’ 발명에 관한… 아바타 게임 캐릭터 사건(韓, 2006년)

‘오픈소스’ 프로그램에 관한… 다음 팟 인코더 사건(韓, 2013년)

‘정보처리’에 관한… 바이버 메신저 사건(韓, 2015년)

‘반제품’에 관한… 노키아 슬라이드 휴대폰 사건(韓, 2015년)

‘조립 및 결합’에 관한… 안명 리프팅 봉합사 키트 사건(韓, 2019년)

디지털 전환의 시대… ‘SW 발명’ 보호 방안은?

<소프트웨어(SW) 발명, 포기하지 말자!>6편 

판례를 통해 정리한… SW 발명의 “생산” 행위

발명의 ‘범주’에 따라 달라지는… 특허법상 ‘실시’ 행위

특허침해 ‘행위’에 대한 규정… 美 특허법 35 U.S.C 제271조

현대 산업활동에 맞지않는… 국내 특허법상 ‘침해’행위

‘물건’ 발명 Vs. ‘방법’ 발명… 특허법상 차이점은?

[이진수의 ‘특허포차’] 인공지능(AI)과 창작(3)… 이미지 변형과 전환 및 생성

이번 글은 인공지능(AI)기술을 이용한 창작의 현수준을 알아보면서 창작의 개념에 대해 질문을 던져봅니다.

1) 이미지 복원(Restoration)ㆍ변형(Translation)과 AI 창작

2) 이미지 ‘스타일 전환(CONVERSION)‘과 AI 창작

3) 이미지 ‘생성(GENERATION)’과 AI 창작

4) 텍스트 ‘명령’에 따른… 이미지 ‘생성(GENERATION)‘과 AI 창작

 

IPDaily 칼럼읽기

[이진수의 ‘특허포차’] 인공지능(AI)과 창작(3)… 이미지 변형과 전환 및 생성

<연재시리즈>

[이진수의 ‘특허포차’] 인공지능(AI)과 창작(중)… ‘발명자’는 누구인가? 

[이진수의 ‘특허포차’] 인공지능(AI)과 창작(상)… 신경망 ‘알고리즘’의 현주소 

[이진수의 ‘특허포차’] ㊺ 인공지능(AI)과 창작(중)… ‘발명자’는 누구인가?

인간의 ‘지적 노동’, ‘창작’을 보호… 지식재산권(IP) 제도

최근 컴퓨팅 비전(Computer Vision) 분야에서 AI 알고리즘을 이용하여 새로운 이미지를 만들어 내는 연구가 뜨거운 관심을 받고 있다. 비지니스 영역에서는 벌써 이런 연구결과를 이용한 가상 광고모델이 활동하고 있기도 하고, 의료용 학습데이터를 만들어 내기도 한다.

이것이 가능하게 된 것은 생성적 대립 신경망(GAN) 발명과 합성곱 신경망(CNN) 발명 덕분이었다. 전편에서는 이러한 GAN 발명과 CNN 발명에 대한 기술적 특징을 알아보았고, 현재 컴퓨팅 비전 분야의 이미지 생성수준을 살펴봄으로 전통적인 “창작”의 개념에 대해 생각해볼 화두를 던져보았다.

본 편에서는 인간의 ‘지적 노동’, ‘창작’이 무엇이며 지식재산권(IP)으로 보호하는 근거와 원리를 살펴보고 호주 법원이 ‘다부스(DABUS)’ AI 기계가 만든 2개의 발명의 귀속을 그 기계를 도구로 사용한 소유자에게 인정한 법원리를 되새겨보려고 한다.

이글은 총 3편으로 나누어 상편은 이미 연재되었고 본 글의 중편에 이어 다음에 하편이 연재될 예정이다.

우리는 과거 어느때보다 더 철학적이고 똑똑하고 현명해져야 한다.

<IPDaily 칼럼읽기>

[이진수의 ‘특허포차’] ㊺ 인공지능(AI)과 창작(중)… ‘발명자’는 누구인가?

[이진수의 ‘특허포차’] ㊹ 인공지능(AI)과 창작(상)… 신경망 ‘알고리즘’의 현주소

최근 컴퓨팅 비전(Computer Vision) 분야에서 AI 알고리즘을 이용하여 새로운 이미지를 만들어 내는 연구가 뜨거운 관심을 받고 있다. 비지니스 영역에서는 벌써 이런 연구결과를 이용한 가상 광고모델이 활동하고 있기도 하고, 의료용 학습데이터를 만들어 내기도 한다.

이것이 가능하게 된 것은 생성적 대립 신경망(GAN) 발명과 합성곱 신경망(CNN) 발명 덕분이었다.

본 고에서는 이러한 GAN 발명과 CNN 발명에 대한 기술적 특징을 알아보고, 현재 컴퓨팅 비전 분야의 이미지 생성수준을 살펴봄으로 전통적인 “창작”의 개념에 대해 생각해볼 화두를 던지고자 한다.

그러한 고민 중에 호주 법원이 ‘다부스(DABUS)’ AI 기계가 만든 2개의 발명의 귀속을 그 기계를 도구로 사용한 소유자에게 인정한 법원리를 되새겨보려고 한다. 

이글은 총 3편으로 나누어 연재될 예정이다.

이 글에서 본격적으로 다루지 않았지만, 이 글을 모두 읽고 나면 유형물을 도구로 사용한 유형적 결과물에 대한 귀속과 무형적 결과물에 대한 지식재산권의 귀속이 같은 원리를 적용할 수 있는지 질문을 던지게 될 것이다. 이 질문은 법철학적인 문제부터 고민을 안겨다 주지만 반드시 해결되어야 할 난제임이 분명하다. 

우리는 과거 어느때보다 더 철학적이고 똑똑하고 현명해져야 한다.

[이진수의 ‘특허포차’] ㊹ 인공지능(AI)과 창작(상)… 신경망 ‘알고리즘’의 현주소

[IPDaily ‘특허포차’] ㊴ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기 (하)

소프트웨어와 데이터에 대한 특허 이야기 (하) 

‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기 (하) 마지막 편입니다. 다음호에는 데이터발명에 대해 본격적으로 다루어 보겠습니다.

"...먼저 생각해볼 것은 특허법에 의해 데이터가 보호되더라도 그 보호 형식에 따라 그리고 보호하는 법정 실시유형에 따라 보호범위와 수준이 달라진다는 것이다.

...유럽이나 일본과 달리 매체 청구항 형식이 아닌 『데이터 청구항』 형식은 허용되지 않는다. 형식에 의존하지 않고 실질적으로 데이터 내용에 특징이 있는지 여부를 심사하는 유럽과 일본과 다르다....

...매체청구항이나 프로그램 혹은 데이터 청구항이더라도 특허법 측면에서 보면, 기재형식과 별개로 ‘프로그램 자체’나 ‘데이터 정보의 내용’을 기술적 특징으로 해 특허로 청구하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 컴퓨터프로그램이나 데이터를 청구항으로 표현하는 방식은 청구항 말미를 제외하면 실질적으로 물건 청구항이나 방법 청구항과 다르지 않다.

..데이터의 경우 데이터가 하드웨어에 저장되는 데이터구조로 기재하거나(data structure claim), 데이터가 하드웨어에서 처리되는 데이터구조나 단계, 즉 어떤 저장매체나 통신수단이나 계산 또는 제어수단이나 입출력수단 등과 같은 하드웨어 사이에서 데이터나 정보를 주고받으며 특정 기능을 수행하는 구조나 단계로 표현(Information communicated element claim)해야 한다. 프로그램명령을 나열하거나 데이터 정보를 나열하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 데이터 발명의 보호대상에 대한 이러한 실질적인 기준과 별개로 청구항의 기재형식을 별도의 요건으로 제한해야 하는지 비판이 있다."

[IPDaily ‘특허포차’ 읽기] ㊴ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기 (하) (2022년 1월 22일)

[이진수의 ‘특허포차’] ㊳ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(중)

특허포차 ㊳ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(중) 2022년 1월 16일

새해들어 인공지능 연구자와 많은 이야기를 나누다 새로운 관점으로 긴 글을 썼습니다. 

지난 주 (상)편에 이어 (중)편으로 이어집니다. 나누어 연재되고 있습니다.

남은 (하)편에서는 [데이터]를 [특허]로 청구하는 방법을 살펴볼 것입니다.

39회 연재가 끝나면, 40회에서는 데이터 발명의 특허 보호에 대한 본격적인 이슈를 다룬 글이 나올겁니다. 41회에서는 기술패권의 시대 간접침해와 산업경쟁력에 관한 이슈를, 42회에서는 손글씨 인식 기술 합성곱신경망 인공지능 기술 특허 들을 살펴보았고, 43회에서는 NFT와 관련된 특허이슈를, 44회에서는 이미지생성 GAN 인공지능기술을 살펴보면서 창작에 관해 고민해보았습니다.

위 글에 대한 투고는 이미 몇 주전에 마쳤으나 글이 길어 각 회차별로 나누어 연재될 것으로 예상합니다.

편하게 읽어주시길 바랍니다.

[IPDaily 읽기] 특허포차 ㊳ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(중) 2022년 1월 16일

일상의 주방도구로 수소를 만드는 장치 발명~

오늘 소개하는 이 영상은 편의점에서 쉽게 살 수 있는 일상의 주방도구를 이용하여 물로부터 순수한 수소만을 분리하는 장치를 만드는 모습을 보여주고 있습니다. 물을 그냥 전기분해하면 수소와 산소가 혼합된 가스가 생겨 폭발하기 쉽잖아요?

이 영상을 제작한 Ben은 처음 머릿속으로 생각한 디자인으로 제품을 만들어보고 그 디자인에서 발생하는 문제점을 개선하기 위해 디자인을 여러 차례 수정해 갑니다. 또 성능을 개선하면서도 안전을 위해 디자인을 수정해가는 노력도 게을리 하지 않습니다.

이런 노력과 시도, 시행오차의 과정이 담긴 Ben의 영상은 수많은 사람에게 어떻게 발명을 해나가는지를 보여주는 모델이 될 수 있다고 생각하였습니다.

또 영상을 통해 물을 전기분해하여 수소를 추출하는 장치에 대한 살아있는 지식을 쉽게 전달하는 교육적 효과도 큰 것 같습니다.

연료전지, 2차전지, 전기분해장치, 알고보면 대단한 것은 아닙니다. 그려~^^

재미있게 보았습니다. 함께 보시죠.

Ben의 HHO 연료전지와 Spilt Cell electrolysis
 

소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성에 관한 한국, 유럽, 일본의 실무 차이 연구

소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성 (발명 성립성 또는 대상성)에 관한 한국, 유럽, 일본 법령과 심사기준, 그리고 사례를 비교하여 요약하였습니다. 

~Software, ~Data, ~Model 청구항 형식에 대한 유럽특허청과 일본특허청의 적경성 인정 사례를 비교한 내용도 넣었습니다.

관심이 있으신 분은 아래 링크에서 다운 받으시기 바랍니다.

[SW발명의 적격성에 대한 한국,유럽,일본 실무 비교연구]

[참고자료]

1) 각국 특허심사기준과 핸드북

2) 관련 심결과 판결 선례 일부

3) 유럽특허청과 일본특허청 심사관들이 공동으로 연구한 "컴퓨터구현발명/소프트웨어관련 발명에 대한 비교 연구 보고서" (2018)

4) 우리나라 특허청이 발간한 "인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT) 서비스 발명의 IP5 특허요건 비교 연구 보고서" 

5) IPDaily 특허포차 및 개인 블로그

AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각 요약

AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각을 아래에 모아 요약하였습니다.

AI관련 논의는 크게

1) AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입에 대한 논의와

2) 딥런닝이나 데이터 분석/처리기술과 같은 AI 구현 기술에 대한 특허보호 확대에 대한 논의입니다.

아래 링크를 간단히 설명드리면

1) 점 (AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입)과 관련해서

아래 링크들은 IPDaily 컬럼과 제 개인 블로그 글 (개인의견)입니다. 현업에서 이런 생각도 가지고 있구나 하고 가볍게 받아 들여주십시요. 그래도 나름 관련 리서치를 하였습니다.

- "[‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ _ IPDaily"는 최근 호주연방법원의 판결의 이해를 위해 해설하고 영연방국가의 동향을 담은 것이고

  [IPDaily 칼럼 특허포차 읽기] 

- "AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상)" 은 최근 호주연방법원의 판결에 대한 우려를 나타내고 인공지능 생성물이 아닌 딥런닝같은 인공지능 구현 기술을 특허로 제대로 보호해야 한다는 의견을 근거와 함께 피력하였습니다.

  [sonovman 블로그 읽기]

- "AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)" 는 인공지능생성물은 자유이용 영역에 두는 것이 타당하나 그럼에도 조기 공개를 통한 기술발전촉진등과 같은 유용성이 있다는 점을 고려하여 특허제도에 편입하되 인공지능생성물에 대한 보호는 특허풀처럼 멤버쉽에 의한 보호를 제언해보았습니다. 그외 몇가지 제안을 더 담았습니다.

  [sonovman 블로그 읽기]

2) 점 (AI 기술에 대한 특허보호 확대개선)과 관련해서

아래 링크는 "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일"입니다.

[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]

이 파일은 작년 2020년 국가지식재산네트워크(KIPnet)의 IP보호분과에서 IP관련 단체, 산학협력,학교, 기업체에서 참여하여 토의를 통해 발표한 자료를 기초로 업데이트 한 것입니다.

- 각 내용은 비교법적으로 연구한 자료를 가지고 토의하여 도출한 것으로 발표 취지의 제1은 특허 적격성 판단에서 유럽이나 일본처럼 물건인지 방법인지를 심리하는 범주요건을 완화하자는 것이고, 제2는 발명의 실시유형에 대한 확대(간접침해규정의 개정 포함)이고, 제3은 발명의 정의규정 등에 대한 개선입니다.

- 이미 유럽이나 일본은 특허청구항에서 소프트웨어를 청구하는 것이 허용되어 등록된 사례가 있고 기술적 사상의 창작인지를 심리하는 것을 핵심으로 하고 있습니다. 다만 발명의 유체결합성에 대한 의문을 제기하는 등 관련 내용이 많습니다.

그외 

2020년 12월, 특허청이 공표한 인공지능(AI) 분야 심사 실무가이드를 기초로 AI분야에서 독특하게 요구하는 요건에 대한 해설과 생각을 상ㆍ하 2회에 걸쳐 작성한 칼럼도 링크합니다.

  [IPDaily 칼럼 특허포차 읽기] 

   1) 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

   2) 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(하)

소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다. 

Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO

[블로그] SW기술에 대한 특허적격성 실무 비교 연구

SW청구항에 대한 한국.유럽.일본 실무 비교

개인적인 생각과 부족하고 거친 연구결과이지만 혹시 관심이 있을 분들께 조금이나라 도움이 되시기를 간절히 바라면서 이만 글을 마칩니다.

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (하)

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상) 편에 밝힌 바와 같이 인공지능에 의해 창작된 생성물은 자유이용의 영역에 두는 것이 타당하다. 

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상) 

그러나 인공지능에 의해 창작된 생성물을 비공개 상태로 숨겨두지 않고 이를 다시 공중에 공개하여 창작의 도구로 사용하게 하는 것 역시 특허제도의 취지상 바람직하다. 즉 인공지능의 생성물이더라도 공중에 공개하여 발명이란 창작활동을 자극하게 하면 기술발전의 연쇄고리가 작동할 수 있다. 그러려면 특허제도의 선공개 촉진 수단과 같은 보상이 마련되어야 한다.

이점에서 특허제도에 인간의 창작물(기술적 사상의 창작)과 별개로 인공지능에 의해 창작된 생성물(기술적 사상의 창작)에 대한 출원 및 심사, 등록제도를 두는 것을 생각해볼 수 있다. 

다만 아래에서 인공지능 생성물에 대한 출원루트와 전통적인 인간에 의한 기술적 창작에 대한 특허루트 사이의 차별점을 생각해보았다. 공중의 자유이용에 두어야 할 인공지능 생성물을 일부 제한적으로 보호하려는 취지는 그 창작의 보호에 있는 것이 아니라 창작의 동기를 촉발하기 위한 것임을 다시 한번 밝혀둔다.

- 아 래 -

인공지능에 의한 생성물을 후술하는 멤버쉽으로 보호받기 위해서는 출원당시 인공지능에 의한 생성물임을 특정하여야 한다. 인공지능생성물로 특정하면 발명자를 기재할 필요가 없다.  대신 그 루트에 의한 출원발명은 아래와 같은 차별점을 갖는다.

1) 권리의 귀속

인공지능이 창작한 생성물에 대한 출원할 수 있는 권리는 미국 AIA 법 개정이전처럼 실제 그 인공지능 시스템을 정당하게 사용한 발명자에게만 귀속하게 할 것을 제안해본다. 특허제도의 원래 목적처럼 발명자가 그 보상을 받아 발명활동을 촉진하도록 하자는 것이다. 물론 출원이후 그 권리는 이전이 가능한 재산권성을 가질 것이다.

2) 등록요건 등의 판단주체 기준

또한 인공지능에 의한 창작물에 대한 특허요건 등의 판단의 주제는 통상의 기술자(Person having ordinary skill in the art, PHOSITA) 기준에서 통상의 기계 (machine of ordinary skill in the art, MOSITA) 기준으로 수정될 필요가 있을 것이다.

[참고] : Vertinsky L (2018) Thinking Machines and Patent Law, in Barfield W, Pagallo U (eds). Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence Edward Elgar. «with thinking machines in the equation, however, policymakers might have to consider whether the PHOSITA should be modified to include thinking machines - perhaps some kind of machine/person combination, or M/PHOSITA».

3) 권리행사 및 풀(Pool)제도의 이용 등

무엇보다 인공지능의 생성물은 자유이용에 기부되어야 한다는 취지를 살려야 한다. 그러나 여기에 적어도 기여한 자에게만 자유이용을 부여한다는 조건을 부여하는 것도 공평해보인다. 이 지점에서 특허풀(Patent Pool)을 벤치마킹해본다.

  ※ 표준필수특허(SEP)과 특허풀(Patent Pool) 참고자료

    1) Patent pools and licensing platforms in SEP licensing (with Japanese translation), November 6, 2019

    2) DOJ Business Review Letter of University Tech. Licensing Program for Non-SEPs, By David Long on January 28, 2021

먼저 인공지능생성물의 풀(Pool)을 관리하는 단체나 기관을 설립한다. 인공지능생성물의 풀(Pool)의 회원(Member)는 인공지능생성물에 대한 특허(신설)를 가지고 있거나 그 창작을 수행하는 인공지능기술에 대한 전통적인 특허를 가진 자로 한정한다. 인공지능생성물의 풀(Pool)을 관리하는 단체나 기관은 마치 특허의 연차료처럼 등록된 권리에 대한 유지관리 비용을 회원으로부터 징구하고 이용관계가 존재하는 선등록권리자에게 정해진 보상을 기준에 따라 매년 분배하도록 한다.

특허청은 심사를 거쳐 인공지능생성물에 대한 등록을 허락한다. 등록이 허락되면 그 등록된 권리는 인공지능생성물 풀(Pool)에 이관 등록되고 관리된다.

이 풀(pool)에 등록된 권리는 그 풀(Pool)의 맴버들 중 그 등록된 권리와 이용관계에 있는 특허 (종래 인간의 창작물의 특허이든 인공지능생성물의 특허이든)를 등록한 회원(member) 끼리만 자유이용이 보장되도록 한다. 

만약 기존에 등록된 인공지능의 생성물을 이용하기 위해 추가 개발하는 등의 기여가 없다면 기존 인공지능생성물을 자유롭게 이용할 수 없으므로 이러한 풀(Pool) 방식은 발명활동을 자극할 좋은 촉진제가 될 것으로 기대한다. 

4) 발명자 심리 신청제도 신설 등

특허출원발명이 누구의 발명인지는 사실심리에 기초한 법률판단사항이다. 따라서 발명자가 이를 완벽하게 판단하는 것은 그리 쉽지 않다. 출원이 계속 중이라면 출원인이 특허청에 누가 발명자인지를 심리해줄 것을 요청하는 제도를 도입하는 것이 바람직하다. 악의가 아니라면 그 결정을 통해 발명자를 수정할 수 있는 기회를 부여하여야 선의의 피해자가 발생하지 않을 것이다. 이 제도를 통해 인공지능에 의한 창작물인지 아니면 자연인에 의한 창작물인지도 함께 판단받을 수 있고 등록전에 발명자권의 하자를 치유받는 길이 열릴 것이다.

전통적인 인간의 창작물에 대한 특허제도와 병행하여 이와 같은 개선안을 마련함으로 공개를 통한 발명의 자극과 촉진을 기대할 수 있고 적어도 인공지능생성물을 이용하여 기술발전 촉진에 기여한 자가 자유이용이 가능하게 될 것이다.

이상 마칩니다.

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상)

지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템 “다부스(DABUS)”를 발명자로 인정하되 그 권리는 인공지능시스템에 귀속하지 않고 “다부스(DABUS)”의 소유자인 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사에게 귀속시켰다. 이러한 판결은 인공지능(AI) 시스템에 의한 창작물의 특허보호에 대한 논쟁을 가속화시키고 있다.

 

IPDaily컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

사실 호주 연방법원의 판결은 인공지능을 발명자로 인정하여 인공지능에 의한 작업물을 특허제도의 보호대상으로 끌어들이면서도, 그 발명에 대한 권리주체는 전통적인 법리에 따라 인공지능시스템의 소유자인 자연인이나 법인에게 귀속시키도록 하였다.

인공지능 기술의 발달로 인간이 인공지능을 도구로 창작활동을 하거나 인공지능의 작업물을 선택하여 유용한 발명으로 발전시키는 경향이 가속화되고 있는 현실 속에서, 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지 아니면 인간이 기계의 도움을 받아 창작한 것인지 여부를 판단하기는 어렵다.

호주연방법원의 판단은 이러한 현실적인 난제를 효율성과 투자보호측면에서 해결해보려는 것으로 생각할 수 있다.

그러나 인공지능기술의 발명자에게 그 발명기술에 대한 특허권을 허락하지 않는 대신 (포기하는 대신), 인공 생성물에 대한 특허권을 던져준 것은 아닐지 걱정스런 생각을 지울 수 없다. 사실 이것이 더 무섭다. 점점 발명자들은 인공지능을 구현하는 기술은 노하우로 숨기고 그 인공지능으로 만든 생성물만 출원하는 경향을 보일까 우려스럽다.

특허제도는 인간의 지적노동의 결과물인 창작에 대한 권리, 즉 자연권을 법률로 보호하고 인간의 창작활동을 자극하여 기술발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위해 설계된 제도이다. 이러한 특허제도 아래에서는 인공지능(AI) 시스템이 만들어낸 생성물을 보호한다는 것을 선뜻 동의하기 어렵다.

기계는 도구일 뿐 기계에 의한 생성물은 인간의 지적노동의 결과가 아닐 뿐 아니라 처음부터 창작하도록 프로그램된 인공지능(AI) 시스템이 보상을 통해 창작활동이 자극 받는 것도 아니기 때문이다.

이론적으로 특허제도는 인간의 지적노동의 결과물만을 보호하는 것이 타당하다. 그런데, 현실적으로 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지를 구분하는 것이 어려워지고 있다. 이를 구분할 수 있는 기술이 등장하지 않는다면 어떻게 인간의 지적노동의 결과물만을 특허로 보호할 수 있는지 의문이 든다.

이점에서 미국의 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 활용할 만하다. 미국은 특허를 출원할 때 발명자를 자연인으로 특정하고 그 발명자가 진정한 발명자라는 선서진술서(affidavit)를 제출하도록 하고 있다. 발명자는 특허명세서를 읽고 그 발명에 대해 자신이 진정한 발명자임을 진술하는 선언서에 서명을 해야만 한다. 선언서가 없는 특허는 무효다.

참고로, 미국 발명자의 선언서(§115(a))의 양식을 보면 “선언서나 진술서에 고의적 허위 진술(willful false statement)이 있으면 18 U.S.C. (연방형법) §1001 규정에 따라 벌금 또는 5년이하의 징역에 처해질 수 있음을 인식한다.” 라는 경고문도 들어간다.

우리나라 특허법도 거짓으로 특허청을 속여 등록받는 행위를 거짓행위의 죄(동법 제229조)로 형사처벌하도록 하고 있다. 따라서 특허출원 시 발명자 선언서나 진술서를 제출하게 하면, 악의적으로 인공지능이 창작한 발명을 자신의 발명으로 둔갑하는 행위를 억제할 수 있다. 이렇게 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 운영하면 출원발명이 인간의 창작물인지 아니면 인공지능의 창작물인지에 대한 고민에서 상당부분 벗어날 수 있을 것으로 기대한다.

다만 특허출원발명이 누구의 발명인지는 사실심리에 기초한 법률판단사항이란 점을 감안하여 출원이 계속 중이라면 출원인이 특허청에 누가 발명자인지를 심리해줄 것을 요청하는 제도를 도입하는 것이 바람직하다. 악의가 아니라면 그 결정을 통해 발명자를 수정할 수 있는 기회를 부여하여야 선의의 피해자가 발생하지 않을 것이다. 이 제도를 통해 인공지능에 의한 창작물인지 아니면 자연인에 의한 창작물인지도 함께 판단받을 수 있고 등록전에 발명자권의 하자를 치유받는 길이 열릴 것이다.

이제 인공지능 구현기술의 보호와 그 생성물에 대한 논의로 다시 돌아가 보자.

창작하도록 프로그램된 AI 시스템이 특허제도에 의해 창작의 동기가 자극 받을 것을 기대하기는 어렵다. 따라서 특허제도의 본질을 생각해보면 인공지능(AI) 시스템이란 기계에 의한 '생성물'을 보호할 것이 아니라 그 창작행위를 하는 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 "기술"을 보호하여야 한다.

인간과 달리, 인공지능시스템의 창작은 창작의 의지나 동기와 상관없이 이미 정해진 프로그램에 의해서 이루어진다. 다만, 창작하는 인공지능(AI) 시스템을 만들려면에 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋이 필요하고 인공지능 시스템이 창작활동을 하려면 목적에 맞게 처리된 빅데이터셋이 필요하다. 따라서 현대에 들어 데이터셋은 정제된 석유에 비유되곤 한다.

현재 기술 수준에서는 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋은 인간의 지적 노동 영역이고 그 결과물을 만들어 내기 위해 엄청난 투자가 필요하다.

※  특허제도, 즉 인간의 창작물을 보호하는 제도 아래에서는 창작의 도구는 자유이용을 보장하고 인간의 창작은 강하게 보호하는 체제를 근간으로 한다.

따라서 전통적인 인간 창작물과 달리 그 인공지능의 생성물은 자유이용을 보장하되 오히려 창작을 촉진할 창작의 도구, 즉 데이터 셋은 보호할 필요성이 생긴다. 

     [IPDaily 특허포차] 인공지능분야 특허 심사실무 가이드(하)

물론 MINT와 같은 학습데이터의 단순한 샘플은 학습기술에 대한 창작의 도구로 자유이용이 보장되어야 한다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 특허는 논리적으로 인공지능에 의한 생성물을 자유이용의 영역에 두는 것이 자연스럽고 타당하다. 

인공지능에 대한 투자와 기술개발의 촉진은, 딥-런닝과 같은 인공지능의 "기술"을 특허로 보호하고, 인공지능을 만드는 도구나 소재 중 인간의 지적노동이 들어간 창작적 선택물을 특허로 보호하는 것만으로도 충분히 달성할 수 있다. 

이를 특허제도에서 어떻게 보호할지에 대한 논의가 필요하다. 이를 포기하고 인공지능의 생성물을 보호하게 된다면 인류는 창작하는 기계를 만들어 내는 데만 몰입하게 되어 결국은 영화 터미네이터 속 스카이넷을 마주하게 될 수 있다.

데이터 마이닝과 분석을 포함한 딥런닝과 같은 기술을 특허로 보호함에 있어서 발목잡기는 없는지 들여다 보아야 한다.

역사를 돌이켜 보면 특허의 대상은 물건에서 시작하였다. 그래서 지금도 발명이란 용어와 발명품이란 용어가 동일하게 사용되기도 한다. 

때문에 특허는 청구항 말미가 물건이거나 방법으로 기재되지 않으면 특허의 대상이란 첫 관문을 통과하지 못한다. 청구항 말미를 컴퓨터프로그램이나 데이터로 기재하면 첫 관문조차 통과하지 못한다. 그 내용이 어떠한 기술적 창작인지는 따지지도 않는다. 이점은 개선되어야 하지 않을 까 생각한다.

<참고> 소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다. 

Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO

특허의 대상은 “기술적 사상”이라서 결국은 유체물에 사용될 때 그 유용성과 실용성이 나타난다. 때문에 미국에서 방법(Process)을 특허의 대상으로 허용하였지만 여전히 특허의 보호대상, 즉 보호대상이 되는 실시의 유형은 유체성을 벗어나지 못하였다.

따라서 현재는 컴퓨터프로그램을 특허 받기 위해서 물건의 발명으로 청구하거나 하드웨어를 구성요소로 사용한 소정의 프로세스(process), 즉 방법으로 청구하여야 한다. 

그러나 컴퓨터프로그램은 청구항에 하드웨어를 구성요소로 사용하지 않더라도 그 본질 상 컴퓨터란 하드웨어에서 구현될 수 밖에 없다. 이 점을 고려하면 SW발명이 하드웨어를 구성요소로 하였는지보다는, 현실의 세상에 어떤 "유형적" 변화를 유용하게 줄 수 있는 기술적 사상(concrete concept)의 창작인지가 등록요건의 핵심이 되어야 할 것이다.

인공지능기술이라고 다르지 않다. 딥러닝과 같은 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 SW기술은 컴퓨터에 구현되는 것을 전제한다. 컴퓨터 (라우터 역시 컴퓨터의 일종이다)와 분리해서는 실행되거나 저장 또는 전송될 수 없다. SW를 구현하는데 물건에 의존하지 않는 것은 존재하지 않는다. 

따라서 기술적 사상을 특허의 보호대상으로 할지를 따지면서 굳이 물건의 유체성에 한정해야 하는지 의문이다. 오히려 따져야 하는 것은 기술적 사상의 창작인지 아니면 누군가에게 독점하게 하면 안되는 창작의 도구나 소재인지가 아닐까?

특히 방법 발명이 물건에 구현되어 이용되기는 하나 그 방법특허의 대상을 물건에 사용되는 방법으로 한정하고 “사용”의 의미가 방법의 목적을 구현하는 행위로 정의되면, 현행 법문은 실시유형을 물건으로 한정하여 법정한 것과 다르지 않다. 결국 미래 다양한 실시유형을 포괄하기는 어렵다.

※     사용(使用) : 일정한 목적이나 기능에 맞게 씀.

특허법 제2조 (정의) 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

따라서 각각의 발명이 구현된 물건(발명품) 하나 하나에 적용되는 특허법 제2조의 실시행위 정의조항에 『발명을 이용하는 행위』를 추가하여 “발명”이라는 기술적 사상의 실시유형을 일반적으로 적용할 수 있도록 허용하는 것은 어떨까 제안해본다.

※ 이용(利用) :   1. 대상을 필요에 따라 이롭게 씀.   2. 다른 사람이나 대상을 자신의 이익을 채우기 위한 방편(方便)으로 씀.

※ KIPNET "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일 참고

[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]

기술적사상의 창작물에 대해 특허 대상을 확대하더라도 특허권자에게 지나치게 많은 영역에 대해 독점.배타권을 주는 것은 아닌지를 걱정할 필요는 없다.

창작의 소재와 도구는 여전히 특허의 대상에서 배제하여야 하고, 어차피 특허침해를 금지하거나 손해배상을 산정할 때는 발명이 구현된 물건성을 벗어나기 어렵기 때문이다.

권리행사의 대상은 물건성의 제한이 주어질 수 밖에 없으므로, 발명의 “이용(利用)”이란 실시유형을 도입하여 그 유형이 어떠하든 발명이란 기술적사상이 저장 또는 사용, 전송, 이전, 판매 등의 행위를 모두 포함하게 되더라도 당사자간 구체성을 넘어 추상적인 권리행사가 허용되지는 않을 것이다.

딥런닝과 같은 인공지능에 관한 기술과 별개로, 인공지능의 생성물에 대한 보호에 대한 논의는 다음편에서…

[인공지능 생성물의 등록을 통한 공지 제도와 이를 촉진하기 위한 정액 보상 제도 등등]

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)

[이진수의 ‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템이 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 했다 (Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879).

IPDaily 칼럼 특허포차 읽기 

이 사건에서 발명자로 인정된 인공지능(AI) 시스템은 “다부스(DABUS)”라는 장치로 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사가 만든 것이다.

...(중략)...

이번 호주 연방법원의 “다부스(DABUS)” 사건을 비롯해 몇몇 사건을 보면 영국을 비롯한 영연방 국가에서 신기술에 대한 특허보호 확대 움직임을 엿볼 수 있다. 지난 2021년 7월 자연현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용 (practical application)과 관련된 진단방법에 대해 영국 법원에 이어 호주 연방법원도 특허적격성을 허용한 바 있다 {영국 Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930; 호주 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021)}.

- 다부스 발명은 이번에 호주 연방법원 뿐 아니라 남아프리카공화국 법원에서도 특허 보호대상으로 인정되었다.

...(중략)...

호주 특허법의 제15조 제1항의 (c)호의 독특한 언어적 표현은 기계의 주인이 기계의 사용을 통해 얻게 되는 파생된 권리를 가질 수 있다는 해석의 유연성을 열어 주었다. 생각해보면 이러한 접근은 인공지능(AI)를 창작의 도구로 사용한 것과 크게 다르지 않다. 따라서 호주 연방법원의 이 사건은 호주 특허법 법문의 특이성 때문에 가능한 해석이라고 볼 수 있다.

...(중략)...

이제 다시 영연방 전선의 선두주자인 영국에서 인공지능의 생성물에 대한 논의가 어떻게 이루어졌는지를 살피고자 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 영국은 인공지능에 의한 생성물에 대한 취급을 별로도 영국의 저작권·디자인·특허 통합법(CDPA)에 규정하고 있다.

...(중략)...

그러나 AI의 창작물을 저작권으로 보호하는 것은 한계가 있다. 그 내용은 2021년 영국 특허청(UKIPO)의 자문결과물에서도 엿볼 수 있다.

...(이하생략)

호주법원!!! 영국법원에 이어, 미국과 달리 자연현상의 적용에 대한 특허를 허용

2021년 7월 16일 호주 연방법원 합의부는 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021) 사건에서 자연 현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용과 관련된 진단 방법에 대한 특허를 허용하기로 결정했습니다.

미국 연방순회항소법원(CAFC)이 동일한 이슈에 대해 특허적격성을 부정한 것과 상반된 것이었습니다 (Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom , Inc. 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015)).

최근 5년 사이 특허적격성과 관련한 미국의 Mayo/Alice 판단기준에 대해 전세계적으로 논란이 일어났고, 영국을 비롯하여 (Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930), 호주도 미국의 기준에 반기를 들기 시작하였습니다.

"호주 연방법원 합의부는 또한 미국 대법원의 판결(Funk Bros. Seed Co v Kalo Inoculant Co (1948) 333 US 127 at 134, 135(92 Law Ed 588, at 591))를 참조하여 다음과 같이 말했습니다. '자연의 작업'(work of nature)과 '자연의 법칙'(laws of nature)과 같은 용어를 도입하는 것은 문제를 혼란스럽게 할 뿐입니다. 이것은 너무 많은 모호성으로 오염되어 쉽게 변하는 다의적인 용어이기 때문입니다. 세상에서 발생하는 모든 것은 '자연의 작업'으로 간주될 수 있으며 특허 가능한 합성물은 '자연법칙'의 속성을 보여줍니다."

생각해봅니다. 

과연 법정 카데고리에 한정하여 특허적격성을 인정하는 것이 특허제도의 취지에 합당 한 것일까요?

또 특허제도로 보호할 발명이란 무엇일까요? 

특허제도로 발명의 보호에 국가가 조력하는 것은 사람의 지적 노동의 열매가 산업발전에 유익한 실용성에 있기 때문이 아닐까요?

특허가 보호해야 하는 기술사상의 "창작"과 자유롭게 공중 이용하게 할 "창작의 도구"는 무엇일까요?

함께 고민하기 위해 읽어 볼 기사를 소개합니다.

DIAGNOSTIC TESTS THAT RELY ON A NATURALLY OCCURRING PHENOMENA PATENT ELIGIBLE IN AUSTRALIA (16/07/21)

- Grant Shoebridge and Jennifer Enmon

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편)

특허출원 후 발명을 개량·구체화하면서 겪게 되는 딜레마 — 우선권주장출원 제도(한국의 국내우선권주장, 미국의 CIP)는 이를 해소하기 위해 마련되었지만, 실무에서는 생각보다 좁고 까다로운 함정을 담고 있다. 이 글에서는 두 제도의 구조적 차이와 실무상 유의점을 짚어본다.

목차

1. 들어가는 말
2. 문제의식
3. 질의 및 응답 (Q&A)
4. 결론

I. 들어가는 말

발명은 사람의 지적 창작물이라는 점에서 유체물과 다르다. 같은 발명적 사상을 서로 다른 사람이 동시에, 또는 시차를 두고 착안할 수 있기 때문에, 권리가 경합할 때 누구를 보호할 것인지가 문제된다. 특허법은 처음 땅을 개척하여 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적 원칙과 유사하게, 가장 먼저 특허출원을 한 자에게 권리를 인정한다. 이를 선출원주의(First-To-File system)라 한다.

발명자는 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 출원하려는 유인을 갖는다. 배가 닻을 내리면 그 밧줄이 닿는 범위 안에서 점유가 인정되듯, 출원인은 명세서에 기재된 범위의 아이디어를 선점하게 된다. 그러나 상용화 수준에 이르지 못한 발명으로 서둘러 출원하면, 이후 개량하거나 추가할 여지가 많이 남아 후속 출원인에게 실질적 이익을 빼앗기기 쉽다. 반대로 최초 출원인이 자신의 선출원을 구체화·개량하여 통상의 절차로 재출원하면 동일 발명이라는 이유로 거절되거나, 명세서·도면 보정 과정에서 새로운 사항(new matter) 추가를 이유로 거절될 수 있다.

최초 명세서에 암시적으로 내포된 사항이라면 추후 보정으로 보완할 수 있지만, 새로운 사항 자체는 보정으로 추가할 수 없다. 이 불편을 해소하기 위해 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶는 우선권주장출원 제도가 마련되었다. 해외에서는 이미 새로운 사항을 포함한 조약우선권(부분우선권) 주장출원을 통해 모출원에 대한 우선권 혜택을 받아 왔다.

이에 따라 유럽연합을 제외한 한국·미국·일본·중국 등 다수 국가는, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원일에 출원한 것으로 인정하는 우선권 제도를 두고 있다. 한국은 이를 국내우선권주장 출원제도(특허법 제55조)라 하고, 미국은 일부계속출원(Continuation-in-Part, CIP) 제도(35 U.S.C. §120 등)라 부른다.

용어 정리 본고에서는 편의상 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 CIP 출원제도를 통칭하여 "우선권주장출원"이라 부르고, 최초 선출원을 부모출원, 우선권주장출원을 자녀출원이라 부르기로 한다.

II. 문제의식

우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되어, 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 취지를 담고 있다. 그런데 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단할 때 청구항의 구성요소별(element-by-element) 대비까지는 나아가지 못하고, 청구항별(claim-by-claim) 판단에 머물러 있다. 그 결과 첫 발명자가 내린 닻의 범위에 있는 후속 발명을 충실히 보호한다는 취지에서 한 걸음 물러선 셈이 되었고, 독립적으로 여러 건을 출원하는 것과 비교해 경제적 효과와 관리 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 크지 않다는 지적도 뒤따른다.

예컨대 부모출원이 "~하는 단계1과 ~하는 단계2로 구성된 발명 A"(=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 "~하는 단계3"을 추가한 발명 B(=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우, 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어렵다. 부모출원일 이후 방법 A(=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대한 선행기술이 될 수 있는 것이다.

방법 A는 부모출원에 개시된 발명과 공통되므로 그 부분만큼은 부모출원일로 소급되어, 부모출원 이후 공개된 방법 A 관련 간행물이 자녀출원에 대해 선행기술 지위를 갖지 않으리라 생각하기 쉽지만 그렇지 않다. 현행 우선권주장출원 제도는 구성요소별이 아니라 청구항별로 판단하기 때문에, "~하는 단계3"을 추가한 발명 B를 아예 새로 출원하는 것과 실질적으로 다르지 않은 결과가 된다. 이 점에서는 미국과 한국의 실무가 유사한 한계를 보인다.

미국 CIP 출원의 특성

미국의 CIP 출원은 상대적으로 단점이 많다. 자녀출원의 우선권 혜택 인정 여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간이 짧아진다. 반면 한국은 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니라 등록요건 등 소정의 요건 심사에서만 부모출원일을 기준으로 심리하므로, 존속기간이 짧아지는 단점이 없다.

미국의 일부계속출원(CIP)

• 부모출원이 특허청에 계속(繫屬) 중이면 언제든 자녀출원(CIP)이 가능하고, 그 자녀출원을 다시 부모출원으로 삼아 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하는 한 우선권 주장의 사슬은 유지된다.
• 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고, 부모출원이 자녀출원일로부터 1년 전에 이미 공개되어 있었다면 부모출원 자체가 자녀출원의 신규성·진보성 판단의 선행기술이 될 수 있다. 부모출원의 공개까지 걸리는 기간(통상 1년 6개월)과, 공개 후 자녀출원에 대해 선행기술에서 배제되는 유예기간(AIA 35 U.S.C. §102(b)(1), 1년)을 합쳐 총 2년 6개월 동안은 부모출원이 자녀출원에 대한 선행기술 적격을 유예받는 구조다.
• 특허 존속기간이 짧아진다는 단점 외에도, 부모출원·특허에서 했던 주장이나 진술이 후속 CIP출원의 특허에서 청구항 용어를 좁게 해석하는 근거가 될 수 있다는 점, 그리고 부모-자녀-손자로 이어지는 우선권 사슬에서 자녀출원의 존속기간을 늘리려고 부모출원과 공통된 청구항을 삭제하면 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 유의해야 한다.
• CIP 출원 시에는 발명자 선언서를 새로 작성·제출해야 한다. 부모출원의 발명자 선언서 사본으로 갈음할 수 있는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과는 다른 부분이다.
• 부모출원일이 2013년 3월 16일 이전이고 그에 기초한 계속출원(CA)이 그 이후 출원된 경우, 계속출원 청구항의 유효출원일은 선출원일로 인정되어 개정 AIA의 선출원주의(First-Inventor-To-File)가 적용되지 않는다. 반면 CIP 출원은 신규 사항에 기초한 청구항을 하나라도 포함하면 그 출원 전체가 개정 AIA 기준으로 심사되어, 종전 선발명주의(First-To-Invent)에서는 선행기술 자격이 없던 참조문헌이 새롭게 선행기술 자격을 얻을 가능성이 있다. 계속출원·분할출원은 AIA 체제에서도 선출원일이 유효출원일로 유지되므로 이러한 우려가 없다. 이 밖에 PCT 국제출원을 기초로 미국 국내단계 진입 없이 바로 계속출원·분할출원·CIP출원을 하는 "우회 계속(bypass continuation)" 출원도 있으나, 지면 관계상 본고에서는 다루지 않는다.

한국의 국내우선권주장출원

한국의 국내우선권제도는 미국 CIP와 달리 부모출원(선출원)일로부터 1년 이내에만 우선권 주장이 가능하다. 1년 이내라면 우선권주장출원을 다시 부모출원으로 삼아 우선권을 주장하는 것도 가능하지만, 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통 부분에 대한 우선권 혜택은 사라진다.

또한 미국과 달리, 국내우선권 주장출원이 있으면 부모출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다(우선권 주장을 취하하면 취하 간주되지 않는다). 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합하는 상황 자체가 생기지 않는다. 부모출원이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 이루어지므로 부모출원은 자녀출원에 대해 선행기술로 작용하지 않으며, 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니므로 존속기간은 자녀출원일로부터 새로 시작한다.

실질적으로 한미 심사 실무의 차이가 두드러지는 지점은 동일성 판단이다. 구체적인 차이는 실제 사례를 각색한 다음 편 질의응답에서 다루기로 한다.

한국 특허제도 내에서 국내우선권주장출원의 실무적 유용성을 조금 더 살펴보면, 새로운 사항(new matter)을 국내우선권주장출원 없이 새로운 출원(new application)으로 진행하는 경우 출원인이 동일하므로 특허법 제29조 제3항(확대된 선원의 지위)은 적용되지 않지만, 제36조(선출원) 요건은 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 뚜렷한 차이가 없으면 실질적으로 동일하다는 판단으로 이어질 여지가 있다(다만 등록요건 판단과 등록 후 권리범위 판단의 동일성 기준을 반드시 일치시켜야 하는지는 별도로 검토가 필요하고, 선출원 요건 심리에서의 동일성 판단은 엄격하게 사실 문제로서 존부만 가려야 한다는 견해도 있다). 국내우선권주장출원을 하면 제36조 요건 자체가 적용되지 않으므로, 선출원과 후출원의 차이가 뚜렷하지 않을 때 특히 유용하다.

동일성 판단 기준에 관한 보충

• 동일성 판단은 신규성 판단, 우선권 인정 판단, 선출원 요건 판단, 진보성 판단의 인용발명 특정, 무권리자 출원 판단 등 여러 국면에서 공통적으로 문제된다.
• 미국·유럽은 동일성을 사실의 증거 문제로 다룬다. 선행문헌의 명시적 개시뿐 아니라 묵시적 개시도 포함하되, 묵시적 개시는 가능성이 아니라 필연성의 문제로 제한되며, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 개시되어야 한다. 미국 연방항소법원은 선행문헌에 동일한 발명이 기재되어 있더라도 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않았다면 신규성 판단의 선행기술이 될 수 없다고 일관되게 판시해 왔다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)).
• 한국은 여기에 더해 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일 판단 기준을 사용한다는 지적이 학계에서 제기된다. 구성에 일부 차이가 있어도 효과에 차이가 없으면 동일하다고 보는 접근인데, 이는 본래 동일성 판단의 영역이라기보다 진보성 판단의 영역에 가깝다는 것이다(이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 — 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여 —", 지식재산연구 제15권 제2호, 2020). 이 기준을 그대로 적용하면 구성요소 일부가 누락된 경우에도 구성완비의 원칙(all elements rule)을 벗어나 동일하다는 결론에 이를 수 있어, 일부 구성요소가 없으면 권리범위에 속하지 않는다고 보는 침해판단과 정합성 문제가 지적되기도 한다. 다만 최근 대법원은 명시적·묵시적 개시 여부, 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는지를 기준으로 삼는 사례를 늘려가고 있다.

참고: 명세서 실시가능요건 관련 글 · 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안", 지식재산연구, 한국지식재산연구원(2020)

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답 방식으로 짚어보며 한국 국내우선권주장 출원제도와 미국 CIP 출원제도를 비교한다. 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 제시하고, 답변은 다음 편에서 이어간다.

III. 질의 및 응답 (Q&A)

질문 1

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입을 제작해 정상 작동을 확인했다. 비용을 아끼고자 제품 사진만 첨부하여 "임시명세서 출원" 형식으로 부모출원을 하였다. 이후 개인 컴퓨터 제조사들이 앞다투어 마우스를 출시하기 시작하자, 발명가 A는 마우스의 구성과 작동 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 발명에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을까?

사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처: Wikimedia)

힌트 — 임시명세서가 사진만으로 통상의 기술자에게 발명의 구성·작동을 실시가능하게 개시하고 있는지가 관건이다. 실시가능요건(enablement)과 최초 명세서 기재요건(written description)을 충족하지 못한다면, 이후 추가된 구성·작동 설명은 새로운 사항(new matter)으로 취급될 수 있다.

질문 2

설치 공간이 자유로운 책상을 개발하던 중 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자마자 이를 개시하여 부모출원을 하였다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서, 최초 부모출원에 기재한 작동 원리는 같지만 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B(접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였다. 최초 부모출원에는 실시예 B를 간단히 언급만 했을 뿐 '외다리의 접이 구조' 자체는 기재하지 못했다. 마침 업계에 외다리 구조 책상이 유행하기 시작하자, 발명가는 구조 B(외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 구조 B에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택을 받을 수 있을까?

힌트 — 최초 명세서가 실시예 B를 언급만 하고 구체적 구조는 개시하지 않은 경우, 통상의 기술자에게 필연적으로 인식되는 암시적 개시(implicit/inherent disclosure)인지가 쟁점이다. 단순한 가능성이 아니라 필연성 기준으로 판단해야 한다는 점에 유의한다.

질문 3

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동 장소·빈도와 선호 브랜드 사이에 상관관계가 있으리라 보고, 소비자 동선 데이터를 받아 상품을 추천하는 방법을 딥러닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하여 부모출원을 하였다. 다만 출원 당시에는 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못해 데이터 상관관계에 대한 기재 없이 일반적인 딥러닝 예측 모델과 상품추천 알고리즘만 기재했고, 추천 프로세스의 구체적인 기술적 구현수단도 기재하지 못했다. 이후 데이터 공학 분야 잡지에 관련 빅데이터 분석 결과 일부가 실리자, 부모출원을 기초로 상관관계 설명과 실증례, 그리고 구체적인 기술적 구현수단을 추가하여 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있을까?

힌트 — 출원 당시 없었던 상관관계 데이터와 구체적 구현수단이, 최초 명세서로부터 통상의 기술자가 실시할 수 있었던 범위 내의 것인지가 핵심이다. 사후에 확보한 실증 데이터를 근거로 추가된 기재는 전형적으로 새로운 사항 문제를 일으킨다는 점을 염두에 둔다.

질문 4

바이오 연구소의 한 연구원이 생체 내 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩하는 특정 DNA 서열을 발견하고, 그 서열을 포함하는 소정의 gDNA(genomic DNA) A로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용해 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법을 발명하여 부모출원을 하면서 그 gDNA A를 명세서에 기재하였다. 이후 연구를 계속하던 중, 동일한 Exon 서열을 가지면서 더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA B가 있는 세포를 발견하고, gDNA B를 이용한 동일한 치료제 생산 방법을 명세서·청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였다. gDNA B는 최초 부모출원의 gDNA A와 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각은 일부 다르지만, 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열은 완전히 일치한다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합에 사용되는 DNA 원본으로, 특정 단백질을 코딩하는 Exon과 코딩하지 않는 Intron이 불연속적으로 구성되어 있다. 유전자 재조합 기술 자체는 이미 알려진 기술로, gDNA 원본으로부터 전사(transcription) 과정을 거쳐 mRNA라는 단백질 합성 주형을 만들고, 그 mRNA를 주형으로 상보적 DNA(cDNA)를 합성한 뒤 중합효소 연쇄반응(PCR)으로 증폭하여 최종 단백질을 만든다. mRNA 주형은 gDNA 원본을 복제한 뒤 제한효소로 Intron 부분을 잘라내고 Exon 조각만 이어 붙여 만들어지므로, 주형이 되는 mRNA와 이를 통해 합성된 cDNA는 Exon에 의해 전사된 염기서열만 갖는다. 따라서 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 Exon 서열이 동일한 gDNA를 이용하면 같은 단백질을 만들 수 있다.

힌트 — 미국식 기재요건은 생명공학 발명에서 구조적 개시(structural disclosure)를 중시하므로 Intron 서열 차이를 이유로 별개의 gDNA로 취급될 여지가 있는 반면, 한국식 실질적 동일성 판단은 효과(동일 단백질 생산)의 동일성을 중시한다는 점에서 결론이 갈릴 수 있는 사안이다.

질문 5

발명가 P 약사는 수십 년간 약국을 운영하며 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간의 임상 경험으로 얻은 용량과 비율로 A와 B를 혼합한 치료제를 부모출원하였다. 이후 후속 연구 중 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용하면 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고, 자녀출원의 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소(negative elements)를 추가하였다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 점막보호제 C를 함께 쓰면 왜 바람직한지가 기재되어 있었을 뿐 아니라, 같은 문장에서 A와 제산제 B를 함께 쓰면 왜 바람직한지도 함께 기재되어 있었다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

힌트 — 부정적 청구항 한정(negative limitation)이 최초 명세서만으로 지지되는지가 문제다. 미국 판례는 특정 구성요소를 배제할 '이유'가 명세서에 개시되어 있으면 지지를 인정하는데 (Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012)), 최초 명세서가 오히려 그 성분과의 병용이 바람직하다고만 기재했다면 배제 이유의 개시 여부가 쟁점이 된다.

질문 6

발명가 A는 "발광층이 InGaN으로 구성되고 클래드층으로 GaN이 사용된 발광다이오드"를 발명하여 부모출원을 하였다. 명세서에는 클래드층 물질로 GaN을 주로 설명했지만, InGaAlN 등 다른 클래드층을 사용해도 동일한 효과가 있다는 점도 함께 기재하였다. 이후 후속 개발 과정에서 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN을 클래드층으로 쓰는 것이 상용화에 더 유리하다고 판단하여, "발광층은 InGaN으로 구성되고 클래드층은 GaAlN으로 구성된 발광다이오드"를 청구항으로 하는 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

참고로 일반형 LED 칩은 빛을 내는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 클래드층으로 구성된다. 클래드층은 전극에 접해 있고 각각 n-doping 또는 p-doping되어 있어, 전압을 인가하면 전자와 정공이 활성층에서 결합해 빛을 낸다. 클래드층에는 보통 Al_xIn_yGa_1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 계열의 물질이 사용된다.

힌트 — 명세서가 실시예 외에 '동일한 효과를 갖는 대체물질'을 포괄적으로 개시한 경우, 후속 청구항이 그 포괄적 기재(상위개념, genus)에 포섭되는 특정 종(species)을 청구하는 것인지가 관건이다. 상위개념 개시가 하위개념을 지지하는지에 관한 이른바 '속-종' 기재요건 법리가 적용된다.

질문 7

발명가 A는 전투기의 공기저항과 조립시간을 줄이고자 "납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개"를 발명하여 부모출원을 하였다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 위치에 쓸 수 있는 "슬리브 블라인드 리벳"과 "특수 볼트와 너트"를 추가로 개발하여 명세서에 반영하고, 청구항은 다양한 실시예를 포괄하도록 더 넓게 "체결기구로 고정된 비행기 날개"로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

힌트 — 선출원에는 특정 종(납작머리 리벳)만 개시되어 있었는데, 후출원에서 상위개념(체결기구 전반)으로 청구범위를 넓히는 경우가 문제된다. 종에서 속으로의 확장은 최초 명세서가 그 넓은 범위 전체에 대한 발명자의 점유를 통상의 기술자에게 인식시키는지를 기준으로 판단해야 한다.

질문 8

발명가 A는 "구성 A, B, C로 결합된 발명"을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 "A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌"이 이미 존재하였다. 이후 동종업계에서 "구성 A와 B와 C가 결합된 제품"이 출시되기 시작하자, 발명가 A는 "구성 A와 B가 결합된 발명"을 청구발명으로 하고, 명세서에는 "구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"와 "구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"를 개시한 자녀출원을 하였다. 심사관은 자녀출원의 "구성 A와 B가 결합된 청구발명"이 앞서의 선행문헌에 의해 신규성이 없다는 거절이유를 통지하였다.

발명가 A는 거절이유를 검토하는 과정에서, 사실 구성 A는 필수적이지만 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점, 그리고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 "구성 A와 C가 결합된 구조"가 더 경쟁력이 있다는 점을 확인하였다. 이에 청구발명을 "구성 A와 C가 결합된 발명"으로 보정하려 한다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까?

힌트 — 명세서에 A+B+C가 결합된 하나의 발명만 개시되어 있었다면, 이를 분해한 부분 조합(A+C)만의 청구가 최초 명세서로부터 지지되는지가 쟁점이다. 구성요소 간 대체가능성이 명세서 자체에 시사되어 있지 않다면, 사후에 알게 된 대체가능성만으로는 지지관계를 인정받기 어려울 수 있다.

질문 9

발명가 A는 "병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기"를 특허와 디자인으로 부모출원하였다. 부모출원에는 병 상단 "외벽"에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 낸 음료를 출시해 국내 시장에서 큰 인기를 얻었고, 동종업계에서는 병 상단 "내벽"이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작했다. 회오리 돌기가 "내벽"에 형성되면 음료의 흐름이 와류로 바뀌는 효과가 발생한다.

이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 "외벽"과 "내벽"이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서, 청구항은 부모출원 그대로 "병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기"로 유지하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까? 특허를 받을 수 있을까?

힌트 — 청구항 문언 자체를 변경하지 않았다면 원칙적으로 그 문언이 담고 있는 범위에 대해서만 우선권·특허 여부가 문제된다. 다만 명세서에 새로 추가된 내벽 실시예가 청구범위에 포함되지 않는다고 해석될 경우, 개시되었으나 청구되지 않은 발명은 공중에 헌납된 것으로 취급된다는 이른바 '헌납의 법리'(dedication-disclosure doctrine, Johnson & Johnston Assocs., Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc))가 함께 문제될 수 있다.

IV. 결론

이번 편에서는 우선권주장출원 제도의 취지와 한계, 그리고 한미 양국 제도의 구조적 차이를 짚어보고 다음 편에서 다룰 질의를 제시하는 데 그쳤다. 위 아홉 개 질문은 모두 "부모출원의 기재 범위를 자녀출원이 얼마나, 어떤 형태로 벗어났는가"라는 하나의 축으로 수렴한다. 다음 편에서는 각 질문에 대해 한국 국내우선권주장 제도와 미국 CIP 제도의 판단 기준을 대비하며 답변을 이어간다.

▶ 다음편에서 계속됩니다

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