우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -질의응답편

<1편>에 이어 연속 

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

…(생략)…

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

III.  질의 및 응답 (Q&A)

1.    질문 1.     

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

  지식재산업계에 계신 분들은 설마 시제품 사진 한 장 들고 특허출원을 하는 사람이 있을까 싶겠지만 실제 이런 질문을 자주 듣습니다. 컴퓨터용 마우스는 2차원 평면에서의 움직임을 컴퓨터에 전송해 주는 입력장치입니다. 생김새가 생쥐를 닮았다고 해서 ‘마우스’라는 이름이 붙었다고 합니다. 마우스의 작동원리는 바퀴의 회전각도를 측정하여 전후 좌우의 움직임을 컴퓨터에 전송해주는 장치입니다.

  실제 스탠포드 연구소(SRI International)의 더글러스 엥겔바트(Douglas C Engelbart)가 발명한 이 마우스 발명은 1967년에 “X-y position indicator for a display system”이란 명칭으로 임시출원(provisional application)하였다가 바로 정규출원으로 전환하여 1970년에 미특허상표청(USPTO)에 특허로 등록 받았습니다 (등록번호 US 3,541,541). 최초 개시된 마우스는 두 개의 바퀴를 이용하여 x축과 y축 방향의 움직임을 측정하는 기기로, x축의 움직임은 각각 x축과 y축으로 배열된 바퀴(42, 46)의 회전각도를 측정하는 방식이었습니다.

[그림] X축 바퀴(42)와 Y축 바퀴(46)의 회전각도를 측정하여 평면에서의 움직임을 인식하는 장치(특허공보)

 

  이 특허발명은 애플의 스티브잡스가 매입하여 애플의 맥(Mac)의 운영체제(Mac OS)와 GUI 에 반영하였다고 하며, 안타깝게도 개인컴퓨터(PC) 시대가 도래하기 시작한 1987년에 만료되었습니다. 

  마우스는 텍스트 입력 방식에 머물렀던 컴퓨터(PC)의 사용자에겐 가히 혁명적인 사건이었습니다. 사실 맥이나 윈도우의 UI는 이 마우스가 있었기때문에 가능했다고 봐도 무리가 없습니다.

  발명의 설명은 문자(word)뿐 아니라 사진이나 도면에 의해서도 가능합니다. 그러나 이러한 사진이 실시가능요건을 만족하기 위해서는 모든 청구된 구조적 특징과 그것들이 어떻게 조합되는지를 보여주고 있어야 합니다. (In re Bager, 47 F.2d 951, 953, 8 USPQ 484, 486 (CCPA 1931))

  질문의 사안에서 제품의 외관 사진만으로는 컴퓨터용 마우스의 구조나 작동방법을 전혀 알 수 없습니다. 이 사진만 보고 마우스를 만들 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

  따라서 비록 형식적으로 사진을 명세서를 대용하여 출원한다고 해도 특허법상 실시가능요건(enablement) (한국 특허법 제42조 제3항 및 미국 특허법 제112호)를 만족받기 어렵습니다. 

 이에 따라 부모출원에 기초한 우선권주장 자녀출원은 그 출원일을 인정(또는 소급)받기 어렵습니다. 

 또한 부모출원을 그대로 청구범위를 추가 보정하여 심사를 받게 되면 명세서 기재요건 불비로 거절될 가능성이 높습니다.

  물론 임시명세서 출원도 보정을 통해 내용을 추가할 수 있으나, 출원한 이후 실시가능요건(enablement)을 만족시키기 위해 특징의 구조나 작동에 대한 설명을 추가하는 보정은 처음 명세서에 기재하지 않은 새로운 사항에 해당하여 그러한 보정은 허용되지 않습니다.

  이에 따라 자녀출원은 그 출원일을 부모출원일로 인정받지 못하고 부모출원일이후 출시된 경쟁사들의 마우스 모방 제품이 선행기술이 되어 자녀출원이 등록받기 어렵게 될 것입니다. 또 부모출원도 명세서기재요건 불비로 등록받지 못하고 그대로 소멸할 것입니다. 

  이제 컴퓨터용 마우스 시장은 특허장벽 없이 자유경쟁이란 미명아래 저가 경쟁과 브랜드 경쟁의 늪에 빠지게 될 것이고, 브랜드도 자금도 부족한 발명자는 어디에서도 보호를 받을 기회를 찾지 못할 것입니다.

  아무리 임시명세서 출원이라고 하더라도 처음부터 ‘발명의 설명’을 기재하여야 하고, 그 ‘발명의 설명’은 법정 요건에 맞도록 배경기술과 함께 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적어야 합니다.

[부록] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 다른 출원에 대하여 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  상세한 내용은 아래 다른 블로그 글에서 확인해주세요. 명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다. (sonovman.blogspot.com)

<질문2>부터는 다음 편에서 계속 합니다.