삼성의 무효심판청구에 대한 US PTAB의 결정과 그 여파

"USPTO to review Smartflash patents after Samsung challenge(April 7-2015)"

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 <2014년 9월, 삼성이 5건의 특허에 대해 PTAB에 무효심판 제기. 2015. 4. 2. PTAB에서 4건의 특허에 대해 심리개시결정. 마지막 1건 특허 US number 8,336,772 는 거절. 삼성은 계쟁특허 중 6번째 특허인 US number 7,942,317는 무효심판청구하지 않음.>

<생각>

위 뉴스는 삼성이 애플을 도아주는 꼴이 되었다며 세간의 주목을 끈 기사입니다. 사실 이렇게 삼성이 스마프플래쉬 특허의 무효에 집중하는 것은 삼성도 스마트플래쉬로부터 제소당한 입장이고 비침해항변보다 승산높은 무효심판(CBM proceeding로 추정됩니다) 을 활용하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문이었을 것 같습니다.

아시는 바와 같이, payment 시스템을 통한 디지털 data의 access를 제어하는 방법과 같은 BM특허는 발명성립성(§101)을 엄격하게 정한 Alice판결의 무효기준을 고려할때 무효될 가능성이 높습니다. 그럼에도 업계를 리딩하고 있으며 애플과 특허전쟁에서  한판 승리를 거둔 삼성이 로열티를 낼수없다는 자존심도 있었을 것입니다.

 최근 통계에 따르면 PTAB에서는 35 U.S.C. § 102 (anticipation)을 원인으로 한 무효청구가 37.5%, 35 U.S.C. § 103 (obviousness)을 원인으로 한 무효청구가 57.6%인 반면, 지방법원에서는 102에 의한 청구가 31.1%, 103에 의한 무효청구가 27.8%이었다고 하며, Business method patents만을 대상으로 한  CBM proceeding는  § 102 가 51.4%, § 103가 54.8%, § 101 (subject matter eligibility)가 74.6%, § 112 (indefiniteness/written description)가 57.5%를 차지 했고, 최종 무효율이  91.4%에 이르렀고, 반면 지방법원은 42.4% 수준이었다고 합니다.

또한 공표된 여러 다른 뉴스 기사에 따르면 삼성은 이미 IPR(Interparty review)을 신청해둔 상태이나 (일부 심리개시는 결정되었으나  일부는 기각되어 다시 신규 IPR도 넣어둔 것으로 알고 있습니다),  오직 선행기술에 의존한 §102 or § 103 만을 무효근거로 할 수 있는 IPR만으로는 스마트플래쉬 BM특허를 §101위반에 관한 Alice 판결기준으로 무효시키기 어려웠을 것입니다. 때문에 IPR에만 의존하지 않고 미국특허심판원 PTAB에  CBM (?)무효심판을 넣었을 것으로 추정됩니다.

아마존. 구글도 특허침해를 이유로 스마트플래쉬로부터 피소되었다는 것은 이미 알려진 사실입니다. 구글은 관할이송신청하는 등 다들 개별대응하고 있는 느낌이긴 하나, 다음과 같은 이유로 단순한 형식적인 공동방어수준을 넘어서 실질적인 JD(Joint defence, 공동방어)의 가능성도 배제할 수 없습니다.

이는, 이번에 미국 USPTO에서 무효논거로 보고 있는 것이 발명의 성립성 (subject matter eligibility)과 관련된 §101인데, 발명의 성립성 §101위반은 회사별 무효자료조사 능력과 관련이 없고, 이미 법원으로부터 손해배상명령을 받은 애플은 삼성과의 과거 소송수행능력에 비하여 스마트플래쉬에 대한 무효대응조치가 미약할 뿐 아니라, 구글은 오라클 자바특허의 발명의 성립성 §101위반을 근거로 무효로 싸우고 있음에도 이런 무효대응에서 눈에 띄는 조치나 성과를 볼 수 없기 때문입니다. 따라서 사실상 전략적인 JD 합의 아래 효율적으로 삼성이 앞장서서 싸우는 것이 아닌가 합니다. 또 애플이 삼성을 칩 파운더리로 적극 추진하는 것과도 연관이 있을 수 있수있습니다.

그러나 달리 생각해보면, 전략상 삼성은 초기 개별 협상 타결로 스마트플래쉬와의 특하 분쟁에서 먼저 빠지고 특허분쟁에 애플.구글.아마존만 남겨두는 전략도 고려되었을 것입니다. 한편으론 삼성의 초관심대상인 mobile payment 및 IoT payment 기술분야에서 시장에 밀리면 않된다는 분명한 신호를 보낼 필요성도 있었을 것이란 생각도 듭니다.

Apple lawyers to defend Samsung in Microsoft licensing dispute

삼성과 MS사 간의 특허로열티 미지불 사건에 대한 삼성 소송대리인으로 O'Melveny 로펌 소속 변호사가 선임될 것이라고 하네요. 로펌 O'Melveny 은 2008년 애플과 삼성의 공동피고대리인으로 인연을 맺기 시작하여 애플과 삼성이 특허소송 중이었을 때도 삼성의 사건을 맡았던 것으로 알려져 있죠. 그런데도 O'Melveny 샌프란시스코 사무실의 George Riley가 애플의 스티브 잡스와 긴밀한 친구이었던 것 때문에 업계에 관심거리가 되는 것 같습니다. close friend라고 할 정도이니...

소송 승패의 70~80%는 소송대리인을 선임하는 데에서 결정된다고 하죠. 전투의 승패가 전쟁의 승패로 바로 이어진다는 공식은 성립하지 않지만 전투에서 장수를 누구로 정하느냐가 그 전투의 승패를 좌우하는 것은 사실입니다. 전투의 장수를 선임하는 것은 매우 고통스러운 작업입니다. 저도 장수를 선임하는 것이 어렵지만 너무 중요하기에 여러 루트를 통해 레퍼런스를 받고 또 직접 리서치하는 것도 모잘라 확신이 들때까지 미국으로 날라가 리더와 그 팀맴버를 반복하여 인터뷰한 적이 있습니다. 그 선임의 결과는 결국 당사자의 책임으로 돌아갈 것이고 그래서 너무 중요한 결정사항이기에 그래야 했습니다.

소송대리인 입장에서도 고객이 자신을 One of them으로 보느냐 아니면 Have to be him로 보느냐에 따라 그 앞길이 달라집니다. 고객이 자신을 Have to be you로 지명한다는 건 영광이겠죠.

Alison Frankel가 Reuters Blog에 “Apple lawyers to defend Samsung in Microsoft licensingdispute”으로 올린 Article을 읽어보세요.

"When my whip-smart Reuters colleague Dan Levine noticed Tuesday that George Riley and several other lawyers from O’Melveny & Myers had entered appearances as defense counsel for Samsung in its month-old dispute with Microsoft over allegedly unpaid patent royalties, my immediate thought was that O’Melveny’s new assignment was another sign of the waning tensions between Apple and the South Korean electronics company....."

<참고>

O’Melveny & Myers LLP is an international law firm founded in Los Angeles, California. The firm is 29th largest law firm in the world and has been said by Vault to be one of America's top 25 most prestigious law firms and best firms to work for. It employs around 800 lawyers in 16 offices worldwide. The firm has represented clients, such as Bank of America, Exxon Mobil, Fannie Mae, Goldman Sachs, the District of Columbia, New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, and other law firms. They represented former Enron Corporation chief executive Jeffrey K. Skilling during his four-month fraud and conspiracy trial.

George Riley is a partner in O'Melveny's San Francisco office and one of the Firm's most experienced trial lawyers.  George was named by the San Francisco Chronicle Magazine as one of the top 15 lawyers in Northern California.  He was also recognized by the San Francisco and Los Angeles Daily Journal as among the top intellectual property lawyers in California (2008-11). The Legal 500 has repeatedly recognized George as a leading lawyer in the field of trade secrets litigation, calling him a "[c]lient favorite" who provides "advice that is always right on the button."  George has also been nationally recognized for his work in commercial litigation and broad intellectual property experience by the Practical Law Company in its "PLC Which Lawyer?" Yearbook, and has been repeatedly included in The Best Lawyers in America publication.