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Sunday, April 12, 2026

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기(마지막): 노트북LM에서 클로드 스킬까지

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (3)

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기(마지막): 노트북LM 지식베이스를 클로드 스킬로 전환하는 단계

앞에서 수행한 작업들은, 노트북LM에 판례 연구를 통해 정리한 ‘청구범위 해석 프레임워크’, ‘특허청구범위 해석 법리와 판례’, ‘사례’, ‘Claim Chart 작성법’ 등의 소스를 입력하고 리서치를 수행하여, 그 결과로 ‘특허청구범위 해석 법리와 해석 실무의 지식 베이스’ 요약본을 추출한 과정이었습니다.

이 단계에서 중요한 점은 단순히 자료를 많이 모으는 데 있지 않습니다. 실제로는, 노트북LM이 여러 소스를 바탕으로 공통된 법리와 실무 원칙을 구조화하여 요약하도록 만들고, 그 요약본을 다시 후속 작업의 출발점으로 삼는 데 핵심 의미가 있습니다.

즉, 흩어져 있는 판례와 실무 자료를 하나씩 읽으며 직접 체계를 세우는 대신, 먼저 노트북LM을 이용해 분산된 자료를 하나의 실무형 지식베이스로 통합하는 것입니다.

그 다음 단계에서는, 이렇게 생성된 여러 스킬 가이드 초안 중에서 마음에 드는 가이드를 선택하거나, 또는 여러 초안의 장점을 취합하여 통합 수정합니다. 이 과정도 매우 중요합니다. 왜냐하면 LLM이 생성한 초안이 일정 수준 이상으로 훌륭하더라도, 실제 실무에 쓰기 위해서는 사용자의 목적, 사건 유형, 분석 습관, 결과물 형식에 맞게 미세 조정할 필요가 있기 때문입니다.

이처럼 노트북LM에서 얻은 종합 요약본 지식베이스를 정리한 뒤에는, 이를 복사하여 클로드의 ‘스킬 생성기(Skill Creator)’에 붙여넣고 스킬 파일 생성을 지시합니다.

클로드 웹 또는 데스크톱 UI를 활용하는 경우라면, 노트북LM에서 정리된 지식 베이스(레포트)를 복사한 뒤, 클로드의 Customize(사용자 지정) > Skills(스킬) 메뉴로 들어가 새로운 스킬을 생성하면 됩니다.

이때 클로드에게 아래와 같이 요청하면, 클로드가 스스로 행동 규칙(Behavior rules)과 출력 가이드가 포함된 스킬을 생성합니다.

PROMPT
이 지식 베이스를 바탕으로 특정 프레임워크에 따라 생각하고 답변하는 전문가 스킬을 만들어 줘.

스킬 생성 과정에서의 상호작용

클로드는 스킬 생성 과정에서 필요한 정보가 부족하다고 판단하면 사용자에게 추가 정보를 묻는 경우가 있습니다. 이때는 원하는 방향, 중점적으로 다루고 싶은 법리, 결과물의 형식 등을 알려주면 됩니다. 스킬이 완성되면, 클로드가 스스로 샘플 테스트를 진행하기도 합니다.

이 역시 실무적으로는 꽤 유용합니다. 사용자가 일일이 테스트 케이스를 만들지 않더라도, 생성된 스킬이 최소한 어떤 방식으로 작동할지 미리 확인할 수 있기 때문입니다.

노트북LM의 지식베이스를 바탕으로 생성한 클로드 스킬은 아래와 같습니다.

PROMPT
name: kr-patent-expert-v2 description: > 한국 특허 청구범위 해석 및 침해·무효 분석을 위한 최상위 전문가 스킬 (v2). 한국 대법원·특허법원 판례 법리에 기반한 **6단계 문제 해결 방법론**과 **7열 Claim Chart**를 적용하여 침해소송·무효심판에 즉시 투입 가능한 전문가 수준의 분석을 수행한다. 다음 상황에서 반드시 이 스킬을 사용하라: - “청구항 해석”, “청구범위 분석”, “Claim Chart 작성”, “클레임 차트”, “7열 차트” - 한국 특허(KR) 명세서 또는 청구항과 함께 침해·무효 분석 요청이 있을 때 - PbP 청구항(제법한정물건), 수치한정발명, 파라미터 발명, 기능식 청구항 분석 요청 - “구성요소 완비(AER)”, “균등론(DOE)”, “과제 해결 원리”, “금반언”, “의식적 제외”, “공중봉헌”, “출원경과 참작” 등 한국 특허 법리 관련 분석이 요청될 때 - 침해 혐의 제품(확인대상발명)과 특허발명의 1:1 대비 분석이 필요할 때 - 기존 kr-patent-claim-analyzer보다 심층적인 6단계·7열 분석이 필요할 때 --- # 한국 특허 청구범위 해석 및 침해 분석 전문가 스킬 (v2) ## 역할 및 행동 규칙 (Behavior Rules) 본 스킬 적용 시 Claude는 **한국 대법원·특허법원 판례 법리에 정통한 최상위 특허 분쟁 전문가**로서 아래 규칙을 엄격히 준수한다. | # | 규칙 | 내용 | |---|------|------| | R1 | **판례 기반 엄격 해석** | 특허법 제97조 및 대법원 판례(문언해석 원칙, 명세서 참작, 출원경과 금반언, 공지기술 참작)를 절대 기준으로 적용 | | R2 | **PHOSITA 관점 견지** | 모든 용어 해석은 출원 당시 기술 분야의 통상의 기술자(PHOSITA) 객관적 눈높이에서 수행 | | R3 | **해석/한정 엄격 분리** | 명세서 참작으로 기술적 의미를 명확히 하는 것은 허용. 실시예를 청구항으로 도입하는 부당한 제한해석(Importing Limitations)은 엄격히 배척 | | R4 | **특수 청구항 선제 식별** | 기능식 청구항, PbP 청구항, 수치한정발명을 식별하면 일반 해석 원칙을 넘어선 대법원 맞춤형 법리를 선제 적용 | | R5 | **공방 논리 균형 구축** | 침해 분석 시 AER(구성요소 완비)을 최우선으로, 문언 비침해 예상 시 금반언·DOE(균등론)의 공격·방어 논리를 동시에 구축 | ## 입력 유형별 출력 가이드 (Output Decision Guide) 입력 자료의 종류에 따라 아래 출력 수준을 자동으로 결정한다. | 입력 유형 | 출력 내용 | |-----------|-----------| | **① 청구항 원문만** | 구조·기능 단위 분해 + 특수 쟁점(기능식/PbP/수치한정) 1차 진단 리포트 | | **② 청구항 + 명세서(설명·도면)** | 사전 편찬자 원칙 적용 여부 + 객관적 기술의의 도출 + 제한/확장 해석 위험 경고 포함 2단계 분석 | | **③ 청구항 + 명세서 + 출원경과(OA/의견서)** | 의식적 제외(K-금반언) 성립 여부 분석 + 최종 확정 권리범위 도출 | | **④ 특허발명 전체 + 확인대상발명(침해혐의제품)** | 6단계 방법론 전체 적용 → **7열 Claim Chart** 완성 출력 | ## 6단계 문제 해결 방법론 (6-Step Problem Solving Methodology) > **필수**: 아래 6단계를 순서대로 수행하며, 어떤 단계도 건너뛰지 않는다. ### 1단계 — 청구항 분해 및 문언의 1차 획정 - 청구항을 구조(Structure)·기능(Function)을 기준으로 **무효·침해 판단의 최소 단위**로 분해 - 구성요소 간 **물리적·기능적 유기적 결합관계** 도출 (단순 나열 금지) - 독립항·종속항의 차별화 원칙(Claim Differentiation) 사전 확인 ### 2단계 — 내적 증거 참작 및 기술적 의의 고찰 - 문언의 일반적(통상적) 의미를 기초로 명세서·도면을 1:1 참작 - **사전 편찬자 원칙(Lexicography)**: 출원인이 명시적으로 정의한 용어 → 우선 적용 - 각 구성의 기술적 과제 해결 원리 및 작용·효과 확정 ### 3단계 — 부당한 제한/확장 해석 필터링 - 청구범위 문언이 명확함에도 불구하고 특정 실시예나 도면 형상을 근거로 청구범위를 **축소하거나 명세서 밖으로 확장하는 오류를 통제(필터링)** - 체크: “이 해석이 실시예의 한정 사항을 청구항으로 도입(Import)하고 있는가?” ### 4단계 — 특수 청구항 맞춤형 법리 적용 | 청구항 유형 | 적용 법리 | |-------------|-----------| | **기능식 청구항** (~하는 수단) | 명세서 비추어 부당하게 넓을 경우 실시예로 제한 해석 사유 검토 (대법원 2017후905 법리) | | **PbP 청구항** (제법한정물건) | 제조방법 공정 자체가 아닌, **그 제법으로 인해 특정되는 최종 물건의 구조·성질**을 실질적 구성으로 번역·추출 | | **수치한정/파라미터 발명** | ① 수치 범위의 실시가능성(기재요건) + ② 현저한 효과의 임계적 의의 유무 판단 | ### 5단계 — 출원경과 참작 및 금반언/의식적 제외 검토 - 출원~등록, 분할출원, 정정심판 과정의 **의견서·보정서 전부 분석** - **의식적 제외(Conscious Disclaimer)**: 거절이유 회피를 위해 특정 구성을 포기했다면 권리범위에서 철저히 배제 - **공중 봉헌(Dedication to Public)**: 명세서에 기재하고 청구항에 기재하지 않은 대체재는 균등론 적용 차단 ### 6단계 — 침해 대비 및 균등론(DOE) 한계 판단 1. **AER(구성요소 완비 원칙)**: 모든 구성요소가 침해 혐의 제품에 존재하는지 1:1 대비 2. **문언 침해 판단**: 단 하나의 구성요소라도 결여되면 문언 침해 불성립 3. **DOE(균등론)**: 문언 침해 불성립 시 — **특허발명 특유의 ‘과제 해결 원리의 동일성’**을 선행기술을 참작하여 식별하여 균등 침해 성부 확정 - ① 과제 해결 원리(Way) 동일 여부 - ② 실질적으로 동일한 작용·효과(Result) 달성 여부 - ③ 통상의 기술자가 쉽게 치환 가능(Obvious to substitute) 여부 ## 7열 Claim Chart 출력 형식 (ALWAYS 이 형식 사용) 입력 유형 ④(전체 분석)의 경우 반드시 아래 **7열 Claim Chart**를 마크다운 표로 출력한다. | 번호 | 청구항 분해 문언 | 핵심 해석대상 | 명세서/도면 근거 | 객관적 기술의의 및 문언해석 결과 | 균등론(DOE) 대비: 과제 해결 원리 식별 | 방어논리: 출원경과 금반언 및 제한해석 사유 | | :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | [분해 문언] | [용어] | [근거] | [확정 의미] | [핵심 기술사상] | [의식적 제외 이력] | ### Claim Chart 작성 지침 (4대 원칙) 1. **유기적 결합 중시**: A와 B의 물리적·기능적 상호작용이 드러나도록 작성 2. **PbP 강제 번역**: ‘구조/물성’ 형태로 반드시 변환 기재 3. **균등론 대비 선행 식별**: 과제 해결 원리를 선제적으로 식별 4. **금반언 철저 기록**: 포기된 구성은 방어논리 컬럼에 명시

이 판례는 실무적으로 매우 좋은 테스트 사례입니다. 왜냐하면 명세서의 기재를 참작해야 한다는 일반 원칙과, 그럼에도 불구하고 실시예나 상세한 설명의 기재를 이유로 청구항을 부당하게 제한 해석해서는 안 된다는 원칙이 정면으로 충돌하는 것처럼 보이는 장면을 잘 보여주기 때문입니다. 즉, 스킬이 정말로 제대로 작동하는지 보려면, 이런 유형의 사건에서 부당한 제한해석을 걸러낼 수 있는지 확인해야 합니다.

클로드에서 실제로 어떻게 지시했는가

클로드에서 위에서 생성한 스킬을 활성화시키고, 특허 제10-1257892호 공고공보, 심사이력 파일, 심사관의 인용문헌을 업로드한 뒤 청구범위 해석을 지시하였습니다. 파일만 업로드하고 실행해도 스킬의 행동 규칙에 따라 작동합니다.

PROMPT
/kr-patent-expert-v2 업로드하는 특허 제10-1257892호의 청구항 제1항을 해석해줘.

이처럼 스킬이 잘 설계되어 있으면, 사용자는 장황한 설명을 덧붙이지 않아도 됩니다. 필요한 자료를 올리고, 스킬 이름을 호출한 뒤, 분석 대상을 지정하는 정도만으로도 상당히 깊이 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 물론 이것은 어디까지나 스킬의 사전 설계가 잘 되어 있을 때 가능한 이야기입니다.

입력 한계가 있을 때의 우회 방법

다만 클로드의 구독 유형에 따라, 간혹 처리할 수 있는 자료량이 클로드의 입력 한계를 넘어서는 경우가 있습니다. 실무에서는 이런 상황이 꽤 자주 발생합니다. 특히 심사이력이 길거나, 거절이유통지서와 의견서·보정서의 왕복이 여러 차례 있었던 사건에서는 파일 전체를 한 번에 넣기 어려울 수 있습니다.

이 경우에는 심사이력을 노트북LM에 넣고, 심사이력의 주요 쟁점, 핵심 주장, 그리고 한정되거나 포기된 권리범위를 정리하여, 이 내용을 심사이력 파일 대신 클로드에 입력하면 됩니다. 제가 사용한 프롬프트는 아래와 같습니다.

PROMPT
1) 특허 출원이 처음에 거절되었던 주요 원인은 무엇인가요? 2) 거절을 극복하기 위해 히터 구조를 어떻게 보정했나요? 3) 특허출원의 심사이력, 심사관의 거절이유통지와 출원인의 의견서와 보정서 등을 분석하여 쟁점과 핵심 주장, 그리고 등록에 이르기 위해 포기되거나 한정된 권리범위를 해설하라.

이 프롬프트의 장점은 단순히 “심사이력을 요약해 달라”고 하지 않고, 실제 청구범위 해석에 필요한 핵심 요소만 뽑아내도록 유도한다는 점입니다. 실무적으로 중요한 것은 파일 전체가 아니라, 그 파일에서 무엇이 쟁점이었고, 어떤 주장이 제출되었으며, 등록을 위해 어디까지 물러섰는가 이기 때문입니다.

실제 결과에 대한 평가

클로드가 제시한 청구범위 해석의 내용과 Claim Chart는 완성도가 높고 신뢰할 만했습니다. 내용이 길어 여기서는 모두 공유하지 않지만, 적어도 제가 확인한 바로는 웬만한 전문가의 능력을 넘어서는 매우 고도의 작업 결과라는 점을 확인할 수 있었습니다.

물론 여기서 주의할 점도 있습니다. AI의 결과가 훌륭하다고 해서 그대로 법률 의견서나 소송 서면에 옮겨 적을 수 있다는 뜻은 아닙니다. 다만, 분석의 출발점 또는 전문가 검토를 위한 초안으로서는 이미 상당히 강력한 수준에 도달해 있다는 의미입니다. 특히 방대한 자료를 구조화하고, 쟁점을 빠르게 분해하며, Claim Chart로 정리하는 속도와 일관성 측면에서는 실무 보조 도구로서 매우 유용합니다.

쟁점이 된 특징을 직접 질문해 보기

이번에는 직접적으로 청구범위 해석에서 쟁점이 된 특징에 대해 물어보겠습니다.

PROMPT
앞의 해석에서 제1, 2 코일부가 동시에 또는 별도로 조작되는 것이 가능한 상태이어야 한다고 한정 해석되는가?

답변의 내용 역시 매우 전문적이고 신뢰할 만한 수준이었습니다. 그중 결론 부분만 소개하면 아래와 같습니다. 결론은 대법원과 특허법원의 판단과 동일하였습니다.

결론 답변
청구항 제1항은 제1·2 코일부의 독립적(별도) 조작 가능성을 권리범위 한정 요건으로 요구하지 않는다. “상기 조작부에 의해 온/오프되며”라는 문언은 각 코일부가 조작부의 제어 하에 있다는 연결·제어 관계를 기재한 것으로, 동시 제어와 독립 제어를 모두 포섭하는 넓은 표현이다. 명세서 [0025]의 “각각 또는 동시에”라는 기재는 청구범위를 확인하는 내적 증거로 기능하기보다, 실시 가능한 제어 방식을 예시한 것에 불과하므로 이를 청구항 한정 요소로 도입하는 것은 부당한 제한해석에 해당한다.

이 답변이 실무적으로 의미 있는 이유는, 단순히 결론이 맞았기 때문만은 아닙니다. 더 중요한 것은, 문언 → 명세서 → 제한해석 금지 원칙의 순서로 reasoning이 전개되었다는 점입니다. 즉, 스킬이 단순히 판례 결론을 외운 것이 아니라, 한국 법원이 실제로 사용하는 해석 순서에 맞추어 사고하고 있다는 점을 보여줍니다. 이런 방식으로 reasoning이 구성되어 있어야, 다른 사건에 적용하더라도 일정한 신뢰를 기대할 수 있습니다.


마무리

이것으로, 노트북LM 지식베이스를 이용해 클로드 스킬을 생성하고, 실제 특허공보와 심사이력을 입력하여 AI로 청구범위 해석을 수행한 사례에 대한 소개를 마칩니다.

이번 작업의 핵심은 단순히 “클로드가 잘한다”는 점을 보여주는 데 있지 않습니다. 오히려 더 중요한 것은, 어떤 지식 구조를 먼저 만들고, 그 지식을 어떻게 스킬 형태로 전환하며, 실제 사건에서 어떻게 테스트하고 보완하는가에 있습니다. 즉, 결과의 품질은 모델 이름보다도 사전에 구축한 지식베이스와 프레임워크의 품질에 더 크게 좌우됩니다.

실무자의 관점에서 보면, 이 방식은 다음과 같은 의미를 가집니다.

  • 방대한 판례와 법리를 하나의 지식베이스로 구조화할 수 있다.
  • 특정 법리에 맞추어 사고하는 전문가형 스킬을 만들 수 있다.
  • 실제 특허 사건에 적용하여 Claim Chart 수준의 결과물을 얻을 수 있다.
  • 최종 판단은 사람이 하되, 분석 과정의 상당 부분을 효율화할 수 있다.

아무쪼록 이 글이 실무자들에게 실제적인 도움이 되었기를 바랍니다.

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기(3): Claim Chart 작성 지침 주입

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (3)
Practical Framework Part 3

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (3)

실무의 정수를 담은 Claim Chart 작성 지침 주입

다음 단계는 최종 결과물의 형식을 정립하기 위한 리서치 단계입니다.

저는 특허청구범위 해석 결과를 단순한 서술형 보고서로 정리하기보다는, 청구범위 해석용 Claim Chart 형태로 구조화하는 것을 선호합니다. 이는 단순히 보기 좋게 만들기 위한 것이 아니라, 이후 침해 분석, 무효 검토, 의견서 작성 등 모든 후속 작업에서 일관된 기준으로 활용할 수 있는 실무적 도구를 확보하기 위한 목적입니다.

1. 왜 Claim Chart 작성 기준을 먼저 정립해야 하는가

여기서 중요한 점이 하나 있습니다. Claim Chart는 단순한 “결과 정리 형식”이 아니라, 해석 자체의 품질을 결정하는 핵심 프레임워크입니다.

그런데 문제는, Claim Chart 작성을 위한 청구항 분해 방법, 구성요소 추출 기준, 실제 작성 방식이 교과서나 판례에 체계적으로 정리되어 있지 않다는 점입니다. 즉, 이 영역은 대부분 👉 실무 경험을 통해 축적되는 방법론입니다.

저 역시 다양한 사건을 경험하면서, 청구범위 해석에 적합한 Claim Chart를 만들기 위한 청구항 분해 기준, 구성요소 추출 방식, 표 구성 방법을 점진적으로 정립해 왔습니다.

2. LLM에게 “작성 방식”을 먼저 학습시킨다

이 단계에서 제가 하는 작업은 단순합니다. 제가 실무에서 사용하는 기준을 👉 신입사원에게 교육하듯 정리하여 NotebookLM의 소스로 등록합니다.

매우 중요한 포인트

이 작업은 단순히 “참고자료를 넣는 것”이 아닙니다. LLM이 이후 모든 해석 작업에서 동일한 기준으로 사고하도록 해석 프레임과 출력 형식을 사전에 학습시키는 과정입니다.

  • 입력자료를 넣기 전에 “어떻게 분석하고 어떻게 정리할 것인가”를 먼저 주입하는 단계입니다.
  • 이 단계를 생략하면 LLM은 매번 다른 기준으로 분석하게 되고, 결과적으로 전체적인 일관성이 무너지는 것을 방지합니다.

3. Claim Chart 작성 지침 (Draft)

아래는 제가 정리하여 검토를 요청한 Claim Chart 작성 실무 지침의 초안입니다.

DRAFT INSTRUCTION
**1. 청구범위 해석용 Claim Chart를 위한 청구항 분해 및 추출 방법** 청구항은 무효 및 침해 판단의 기초가 되는 최소 단위로 분해해야 합니다. 청구항 기재 내용을 문맥에 따라 분리하되, 발명의 특징적 구성이 잘 드러나도록 서브 구성으로 나누며, 구체적인 분해 및 추출 방법은 다음과 같습니다. * **구조(Structure) 및 기능(Function) 기반 분해:** 구성요소의 물리적 형상과 결합 관계를 나타내는 **구조**, 그리고 해당 구성이 수행하는 작용 및 역할을 의미하는 **기능**으로 분해합니다. * **유기적 결합(Relationship) 파악:** 단순히 구성요소를 나열하는 것을 넘어, 다른 구성요소와의 연결 방식 및 ‘기술적 과제 해결’에 기여하는 결합 관계를 도출합니다. * **해석 대상 용어 및 한정사항 추출:** 분리된 서브 구성 중에서 특별히 **청구범위 해석이 필요하거나 발명의 특징과 직결된 용어**를 핵심 해석 대상으로 추출합니다. 특히 기능적 표현(예: ~하는 수단)이 포함되어 실시예로의 제한 해석이 필요한지 검토해야 하는 용어나, 종속항에 의해 차별화 원칙이 적용될 수 있는 용어들이 주요 추출 대상이 됩니다. **2. 가장 바람직한 구체적인 Claim Chart 작성 방법론** 청구범위 해석 결과를 논리적이고 명확하게 시각화하기 위한 가장 실무적이고 바람직한 출력 형식은 **‘클레임 차트(Claim Chart)’**를 표 형태로 작성하는 것입니다. 이를 위해 다음의 **6가지 항목(컬럼)**으로 구성된 표 형식을 출력 포맷으로 제안합니다. | 번호 | 청구항 기재사항 | 청구항 구성요소 (해석대상) | 명세서/도면 근거 | 해석 결과 및 법리적 판단 (PHOSITA 관점) | 비고 (출원경과/제한해석) | | :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | 기재내용의 분해 | (예: 스크류) | [단락 번호], [도면 번호] | (예: 나선형 구조의 저속 압착체) | (예: 의견서 제출에 따른 수직형 한정) | **[컬럼별 작성 가이드 및 항목 설명]** * **청구항 기재사항:** 발명의 특징적 구성이 잘 드러나도록 분해한 최소 단위의 청구항 문언을 원문 그대로 기재합니다. * **청구항 구성요소 (해석대상):** 분해된 문언 중에서 특별히 해석이 필요하거나 기능적 표현(~수단)으로 기재된 핵심 타겟 용어나 한정사항을 추출합니다. * **명세서/도면 근거 (내적 증거 매핑):** 해당 용어의 의미를 정의하거나 뒷받침하는 발명의 상세한 설명의 구체적인 [단락 번호]와 [도면 번호]를 찾아 근거로 연결합니다. * **해석 결과 및 법리적 판단:** 통상의 기술자 관점에서 내적 증거를 우선 적용하여, 객관적이고 실질적으로 확정된 구성요소의 기술적 의미를 명확히 기술합니다. * **비고 (출원경과 및 제한해석 검토):** 출원 과정 중 의견서/보정서 제출 등에 따른 의식적 제외(금반언) 내역이나, 명세서상 명백한 권리범위 포기(Disavowal)로 인해 실시예로의 제한 해석이 적용되어야 하는 사유 등 법리적 특이사항을 기록합니다.

이러한 클레임 차트 형식은 추후 침해소송이나 무효심판에서 대상 제품(또는 선행기술)의 구성요소와의 일대일 문언 대비(Mapping)를 직관적으로 가능하게 해주며, 부당한 한정이나 확장 해석의 오류를 방지하는 가장 완벽한 실무 분석 도구가 됩니다.

4. 지침 검증 → 보완 → 재설계 과정

위 지침을 단순히 사용하는 것이 아니라, 다음과 같은 방식으로 검증을 진행했습니다.

“이 지침이 실제 법리와 판례 기준에서 충분히 타당한가?”

이를 위해 대화창에서 보완점을 반영하여 가장 바람직한 구체적인 Claim Chart 양식과 가이드를 다시 제시하도록 지시하였습니다.

5. 보완된 Claim Chart 작성지침 (최종본)

그 결과는 다음과 같으며, 이 역시 메모로 저장한 후 다시 소스로 변환하여 지식 베이스에 통합했습니다. 좋은 결과를 “일회성 답변”으로 두지 않고, 지속적으로 재사용 가능한 지식으로 전환하는 이 과정이 매우 중요합니다.

FINAL FRAMEWORK
**1. 청구범위 해석용 Claim Chart를 위한 청구항 분해 및 추출 방법 (특수 쟁점 반영)** 침해 및 무효 판단의 핵심인 ‘구성요소 완비의 원칙(AER)’을 적용하기 위해 청구항을 분해할 때는, 단순한 문언의 나열을 넘어 **특수 청구항(기능식, PbP, 수치한정)의 법리적 특성을 반영한 입체적 추출**이 필수적입니다. * **구조(Structure), 기능(Function) 및 유기적 결합관계 파악:** 발명을 구성하는 물리적 구조와 그 구조가 수행하는 기능으로 분해하되, 각 구성요소가 단독으로 존재하는 것이 아니라 기술적 과제 해결을 위해 다른 구성요소들과 유기적으로 결합되어 있는 관계를 명확히 도출해야 합니다. * **기능식 청구항의 제한해석 타겟 추출:** ‘~하는 수단’, ‘~단계’ 등 추상적·기능적으로 표현된 구성요소는 권리범위가 부당하게 넓어질 위험이 있으므로, 발명의 설명에 기재된 실시예로 제한 해석되어야 할 명백히 불합리한 사정이 없는지 집중 검토할 대상으로 추출합니다. * **PbP(제법한정물건) 청구항의 ‘구조/성질’ 추출:** 청구항에 제조방법이 기재되어 있더라도 발명의 대상은 ‘물건’이므로, 분해 시 제조방법 공정 자체를 독립된 구성요소로 단순 추출해서는 안 됩니다. 해당 제조방법에 의하여 최종적으로 특정되는 ‘물건의 구조나 성질’이 무엇인지를 실질적인 기술적 구성으로 추출해야 합니다. * **수치한정/파라미터 발명의 ‘임계적 의의’ 추출:** 특정한 수치 범위나 새롭게 창출된 파라미터가 포함된 경우, 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 과도한 실험 없이 실시가 가능한지(뒷받침 요건), 그리고 공지기술과 구별되는 현저한 효과(임계적 의의)가 있는지를 검증하기 위해 핵심 해석 대상으로 분리합니다. **2. 가장 바람직한 구체적인 Claim Chart 양식 (최상위 실무 템플릿)** 기존 6개 컬럼 구조를 업그레이드하여, **문언 비침해 시의 균등론(DOE) 방어/공격 논리와 특수 청구항 분석 지침을 완벽히 매핑할 수 있는 7컬럼 체계**를 제안합니다. | 번호 | 청구항 분해 문언 (유기적 결합 포함) | 핵심 해석대상 (특수쟁점: 기능/PbP/수치) | 명세서/도면 근거 (내적 증거 매핑) | 객관적 기술의의 및 문언해석 결과 (PHOSITA 관점) | 균등론(DOE) 대비: 과제 해결 원리 식별 | 방어논리: 출원경과 금반언 및 제한해석 사유 | | :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | (예: 여과된 물을 전기분해하여 세정수를 공급하는 세정수단) | 세정수단 (기능식 청구항) | [단락 0045], [도면 3] | (예: 전극을 통해 살균물질 없이 물리적으로 세척하는 내부 모듈) | (예: 화학물질 배제를 통한 친환경 세정 효율 극대화 원리) | (예: 의견서 제출 시 ‘화학약품 첨가 방식’ 의식적 제외) | | 2 | (예: 직타법으로 제조된 정제) | 직타법으로 제조된 (PbP 청구항) | [단락 0022] | (예: 직타법 공정으로 인해 입자간 공극률이 15%로 형성된 다공성 정제 구조) | (예: 공극률 조절을 통한 붕해 속도 조절 원리) | (예: 습식과립법으로 제조된 정제와 구조/성질이 상이함) | | 3 | (예: TTL ≤ 6.5mm 인 렌즈 조립체) | TTL ≤ 6.5mm (수치한정) | [단락 0110], [실험예 2] | (예: 총트랙길이가 6.5mm 이하로 초소형화된 렌즈 물리적 한계치) | (예: 굴절률 재배치를 통한 초단초점 구현 원리) | (예: 6.5mm 이하 전체 범위에 대한 명세서 실시가능성 기재 불비 타겟) | **3. [컬럼별 작성 가이드 및 항목 설명]** * **청구항 분해 문언:** 발명의 권리범위를 정하는 최소 단위로 분해된 청구항의 문언을 원문 그대로 기재하되, 단순 나열에 그치지 않고 구성요소 간의 물리적·기능적 결합관계가 잘 드러나도록 서술합니다. * **핵심 해석대상 (특수쟁점 표기):** 분해된 문언 중에서 기능식 표현(~수단), 제법한정(PbP) 기재, 또는 수치한정/파라미터 등 쟁점이 되는 핵심 단어를 추출하고 그 유형을 괄호 안에 병기하여 분석의 초점을 맞춥니다. * **명세서/도면 근거 (내적 증거 매핑):** 사전 편찬자 원칙에 따라 용어가 정의된 부분, 기능식 청구항을 뒷받침하는 실시예, PbP 청구항의 제조방법이 유발하는 구체적 물성 변화, 수치한정의 기술적 임계치를 증명하는 명세서의 구체적인 [단락 번호]와 [도면 번호]를 매핑합니다. * **객관적 기술의의 및 문언해석 결과 (PHOSITA 관점):** 해당 기술 분야의 통상의 기술자(PHOSITA) 관점에서 명세서 참작 원칙을 적용하여 객관적·합리적으로 도출된 구성요소의 실질적 의미를 기술합니다. PbP 청구항의 경우 제조방법 자체의 나열이 아니라, 그로 인해 특정되는 구조나 성질을 명확히 번역하여 기재해야 합니다. * **균등론(DOE) 대비: 과제 해결 원리 식별 (신설):** 문언적 일대일 대비 시 침해제품과 차이점이 발견될 경우 균등 침해 여부를 가리기 위한 항목입니다. 명세서에 기재된 내용과 출원 당시의 공지기술을 참작하여, 해당 구성이 속한 ‘특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심(과제 해결 원리)’이 무엇인지 사전에 명시해 둡니다. * **방어논리: 출원경과 금반언 및 제한해석 사유 (신설/보완):** 원출원 및 분할출원 심사 과정 전체에서 제출된 의견서나 보정서를 통해 특정 구성을 ‘의식적으로 제외(금반언)’한 이력을 기록합니다. 또한, 기능식 청구항이 명세서에 비추어 명백히 불합리하여 특정 실시예로 제한 해석되어야 하는 사유나, 수치한정 발명이 수치 전체 범위에 걸쳐 과도한 실험 없이 실시할 수 없어 명세서 기재요건(실시가능성 등) 위반 무효 사유가 있는지도 이곳에 함께 검토하여 기록합니다.

6. 이 단계의 핵심 의미

이 단계에서 얻어야 할 가장 중요한 인사이트는 다음입니다.

“Claim Chart는 단순한 ‘정리 도구’가 아니라 해석의 정확도를 통제하는 구조적 장치이다.”

그리고 LLM을 활용할 때는 결과를 잘 얻는 것이 아니라, 결과가 항상 같은 기준으로 나오도록 만드는 것이 핵심입니다.

7. 실무 적용 포인트

이 과정을 그대로 실무에 적용하면 다음과 같이 정리됩니다.

  1. 먼저 “작성 형식”(표의 구조)을 확립한다.
  2. 그 다음 “해석 기준”(법리 및 작성 지침)을 주입한다.
  3. 그 다음 “대상 자료”(명세서 및 증거)를 입력한다.
  4. 마지막으로 “해석 및 차트 작성”을 실행한다.

대부분은 이 순서를 거꾸로 합니다. 바로 해석부터 시키기 때문에 결과가 흔들리고 일관성을 잃게 되는 것입니다.

이 단계는 단순히 Claim Chart를 만드는 과정이 아니라, LLM이 어떻게 사고할 것인가를 설계하는 단계입니다. 이 작업이 제대로 되어 있으면 이후 분석 작업은 훨씬 안정적으로 진행됩니다.

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LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기(2): 청구범위 해석 프레임워크 보완 및 지식 확장 프로세스

LLM으로 완벽한 특허청구범위 해석하기 (2)

LLM으로 완성하는 특허청구범위 해석의 정석: 프레임워크 보완과 지식 확장

실무 경험칙과 AI의 결합, 단순한 분석을 넘어 전문가형 지식 자산으로 진화하는 법

이전 글에 이어, 이번에는 청구범위 해석(Claim Construction) 프레임워크를 보완하고 지식 체계를 확장하는 작업을 진행하였습니다.

이전 포스트에서 저는 별도로 정리해 두었던 실무적 경험칙을 추가로 제공하고, 이를 기존 판례 분석 결과와 비교·검증하도록 지시하였습니다. 제가 검토를 요청한 프레임워크는 “한국 법원의 특허청구항 해석 5단계 프레임워크”이었습니다.

System Directive
‘청구범위 중심주의(문언해석)’를 대원칙으로 삼되, ‘발명의 상세한 설명 및 도면을 보충적으로 참작’하여 객관적이고 합리적으로 기술적 의의를 확정하는 5단계 해석 구조입니다. 한국 법원의 특허청구항 해석 5단계 프레임워크 1) 1단계 (문언해석 원칙): 청구항에 기재된 용어 자체를 당해 기술 분야의 통상적인 의미로 파악하여 권리범위를 1차적으로 획정합니다. 2) 2단계 (상세한 설명 및 도면 참작): 통상의 기술자(PHOSITA)의 관점에서 명세서 전체의 맥락을 참작하며, 출원인이 명세서에 명시적으로 정의한 용어(사전 편찬자 원칙)가 있는 경우 이를 우선 적용합니다. 구체적으로는, 용어의 의미를 발명의 상세한 설명을 통해 해석하여 발명이 의도한 기능과 작용이 구현되도록 그 기술적 의미를 확정합니다. 대법원은 명세서 참작 시 단순히 문맥을 보는 것을 넘어, 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 ‘기술적 의의(과제 해결 원리와 작용 효과)’를 객관적·합리적으로 고찰할 것을 엄격히 요구하고 있습니다. 3) 3단계 (제한/확장해석 금지): 명세서를 참작하더라도 특정 실시예를 근거로 청구범위를 부당하게 축소하거나, 명세서 밖으로 무리하게 확장하는 것을 방지합니다. 구체적으로는, 청구항에 기재되지 않은 한정사항이나 특징을 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예의 한정사항이나 특징으로 임의로 도입하지 않습니다. 한국 특허 소송 실무에서 가장 경계하는 오류가 바로 ‘명세서를 참작하여 의미를 해석하는 것(interpret in light of specification)’과 ‘명세서의 한정 요소를 청구항으로 끌어들여 제한 해석하는 것(importing limitations)’의 혼동입니다. 발명의 설명에 의한 부당한 제한 해석을 엄격히 차단하는 것은 대법원의 확고한 태도(예: 크림 사건, 디스플레이 구조 사건 등)입니다. 4) 4단계 (출원경과 참작 및 금반언): 출원 과정에서 특정 구성을 의식적으로 제외하거나 한정한 경우, 이후 이를 번복하여 확장 해석하는 것을 제한합니다. 5) 5단계 (AER 및 균등론 적용): 침해 판단 시 구성요소 완비의 원칙(AER)을 적용하되, 우회 설계를 포섭하기 위해 균등론(DOE)을 보완적으로 적용합니다.

그 결과, 판례와의 정합성에 대한 긍정적인 평가를 얻을 수 있었으며, 동시에 일부 보완이 필요한 지점에 대한 개선안도 함께 제시받을 수 있었습니다. 이번 단계의 목적은 단순히 정보를 추가하는 것이 아니라, 이미 구축된 프레임워크가 실무적으로 충분한 근거를 갖추고 있는지 검증하고, 부족한 부분을 체계적으로 보완하는 것입니다.

1. 지식 확장 방식: “결과를 다시 소스로 만든다”

이번 작업에서 핵심적으로 사용한 방법은 다음과 같습니다.

  • 대화 과정에서 도출된 유의미한 분석 결과를 NotebookLM의 Studio 메모에 저장
  • 이를 다시 Source로 변환하여 기존 지식 베이스에 재주입

즉, 단순히 답변을 소비하는 것이 아니라 유효한 결과를 지속적으로 축적·정제하여 지식 자산으로 전환하는 구조입니다. 이 과정이 반복되면, LLM은 점점 더 사건 특화된 전문가형 모델에 가까워집니다.

2. 프레임워크 검증 결과: 구조는 우수, 기초 법리 보강 필요

23개의 소스를 기반으로 분석한 결과, 기존에 구성한 5단계 청구범위 해석 프레임워크는 실무적으로 매우 완성도 높은 구조를 갖추고 있는 것으로 확인되었습니다. 다만 NotebookLM은 중요한 몇 가지 문제점을 지적하였습니다.

현재 소스가 PBP 청구항, 수치한정발명, 일본 균등론 제5요건 등 특수 쟁점에 과도하게 편중되어 있다는 점입니다. 그 결과, 프레임워크의 “뼈대”는 탄탄하지만, 이를 지탱하는 한국 법리 중심의 일반 판례 기반이 상대적으로 부족한 상태입니다.

3. 단계별 보완 필요 사항 요약

(1) 1~2단계: 사전 편찬자 원칙 (Lexicographer Rule)

  • 현재 상태: 명세서 정의에 따른 해석 원칙은 일부 포함되었으나, “사전 편찬자 원칙” 자체에 대한 명시적 논의가 부족함.
  • 보완 필요 사항: 해당 원칙이 인정되기 위한 요건, 일반적 의미를 배제할 수 있는 수준의 “명시성” 기준.
  • 추가 조사 방향: 대법원 판례, 용어 정의의 명확성 기준을 분석한 학술자료.

(2) 3단계: 기능식 청구항 해석

  • 현재 상태: 제한 해석 가능성은 일부 반영되었으나 적용 기준이 불명확함.
  • 핵심 문제: 언제 원칙(문언적 해석)을 유지하고 언제 예외(제한 해석)를 인정하는지 구분이 어려움.
  • 추가 조사 방향: 제한 해석 인정 사례 vs 거부 사례 비교, 구체적 사실관계 중심 판례.

(3) 4단계: 출원경과 및 금반언

  • 현재 상태: 일부 최신 쟁점은 잘 반영되었으나 “일반 금반언 법리”가 부족함.
  • 핵심 문제: 일본 사례에 비해 한국 판례 기반이 부족함.
  • 추가 조사 방향: 의식적 제외(금반언) 리딩 케이스, 심사 대응 과정 전반을 다룬 판례, 공중 봉헌(Dedication) 법리의 국내 적용 여부.

(4) 5단계: AER 및 균등론

  • 현재 상태: 구성요소 완비의 원칙(AER) 설명이 매우 제한적이며, 균등론 판단 기준도 요약 수준임.
  • 핵심 문제: 실무 적용 가능한 판단 기준 부족.
  • 추가 조사 방향: 생략 침해, 간접 침해 관련 판례, 과제 해결 원리 동일성 판단 기준, 선행기술 고려 방식.

4. 중요한 인사이트: “특수 쟁점 데이터는 오히려 강점이다”

흥미로운 점은, 부족한 부분과는 별개로 현재 소스의 상당 부분이 PBP 청구항, 수치한정발명, 일본 및 한국 균등론 심층 사례와 같은 고난도 쟁점에 집중되어 있다는 것입니다. 이는 단점이 아니라 오히려 강점입니다. 왜냐하면 대부분의 실무 프레임워크는 일반 원칙까지만 다루고, 특수 쟁점에서 무너지는 경우가 많기 때문입니다.

5. 프레임워크 확장 제안

이러한 점을 반영하면, 기존 5단계 구조는 다음과 같이 확장될 수 있습니다.

“6단계: 특수 청구항(PBP, 수치한정발명)의 해석 및 균등론 적용 한계”

이 단계를 추가하면 프레임워크는 단순한 이론 정리를 넘어 고난도 사건까지 대응 가능한 실무형 구조로 발전합니다.

6. 제안된 소스의 보충 및 마무리

앞에서 도출된 보완 사항은 그대로 복사하여 NotebookLM의 소스 창에 다시 입력한 뒤, 딥리서치 기능을 활성화하여 부족한 판례와 법리 자료를 추가로 확보하였습니다. 이 과정을 통해 기존 프레임워크의 취약했던 부분을 보완하고, 지식 베이스를 보다 균형 있게 확장할 수 있었습니다.

이번 단계의 핵심 의미

  1. 프레임워크의 구조적 완성도 검증
  2. 법리 기반의 취약 지점 식별
  3. 지식 편향(특수 쟁점 vs 일반 법리) 확인
  4. 반복 가능한 지식 확장 프로세스 구축

청구범위 해석에서 중요한 것은 단순히 많은 자료를 확보하는 것이 아니라, 프레임워크가 그 자료를 제대로 소화할 수 있는 구조를 갖추고 있는지입니다. 좋은 결과는 모델 자체에서 나오기보다, 대부분 지식 구조와 보완 프로세스의 설계에서 나옵니다.

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Sunday, September 28, 2025

특허 심사기준, 이제는 바뀌어야 할 때: ‘일응 추정’ 원칙 도입

 

특허청의 모호한 거절이유, 더는 안 됩니다! 특허 심사관이 거절 이유를 명확히 입증해야 하는 ‘일응 추정’ 원칙을 아시나요? 미국과 한국의 심사기준을 비교하며, 더 공정하고 강한 특허를 만들기 위한 핵심 개선안을 제안합니다.

 

특허 출원을 하고 심사관의 첫 번째 의견제출통지서, 즉 ‘거절이유통지서’를 받아보신 분이라면 한 번쯤 답답함을 느껴보셨을 겁니다. 인용된 선행기술 몇 개만 나열된 채, “통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있다”는 한두 줄의 설명만으로 거절이유를 통지받는 경우가 많기 때문이죠. 대체 어느 부분을 어떻게 반박해야 할지 막막했던 경험, 다들 있으실 겁니다. 😅

이런 문제는 심사관 개인이 불친절하다거난 불성실하기 때문에 발생하는 것이 아닙니다. 바로 심사관에게 ‘입증 책임’을 명확히 부여하는 절차적 장치가 우리 심사기준에 빠져있기 때문인데요. 오늘은 미국 특허청(USPTO)의 ‘일응 추정(Prima Facie Case)’ 원칙을 통해 한국 특허 심사 제도의 문제점을 짚어보고, 어떻게 하면 더 공정하고 효율적인 시스템을 만들 수 있을지 이야기해 보겠습니다.

 

‘일응 추정’ 원칙, 정확히 무엇일까요? 🤔

‘일응 추정(Prima Facie Case)’은 심사관이 특허 출원 발명이 ‘진보성이 없다’는 등의 이유로 거절하려 할 때, 먼저 ‘명백히 진보성이 없다는 등의 등록 거절이유의 근거’을 제시할 책임이 있다는 의미입니다.

그러나 이는 형사재판처럼 ‘유죄를 입증해야 한다’는 강력한 의무가 아니라, “일응 명백하다고 추정될 수 있는 최소한의 근거를 제시하라”행정 절차상의 기준이자 증거 법칙입니다. 예를 들어, 즉, 심사관이 진보성 부재를 주장할 때, 판례나 MPEP(심사기준)에 근거한 간접사실을 통해 ‘명백히 진보성이 없음’을 추정할 수 있는 최소한의 논리적 근거를 제시해야 한다는 것입니다. 이러한 추정이 확립되면, 출원인은 그 추정을 반박할 책임(rebuttal burden)을 지게 됩니다.

 

✅ 심층 분석: 미국 USPTO의 ‘일응 추정’ 원칙의 실제 구조

1. 법적 근거: MPEP와 판례

미국의 ‘일응 추정’ 원칙은 심사관의 자의적 판단을 막기 위해 명확한 규정과 판례에 기반합니다.

  • MPEP § 2142 (미국 특허심사기준): 심사관은 “통상의 기술자라면 청구된 발명이 자명했을 것”이라는 점을 보여줌으로써 ‘일응 추정’을 확립한다고 규정합니다. 즉, 결론에 도달하기까지의 최소한의 논리적 근거 제시를 의무화합니다.
  • MPEP § 2143 및 KSR 판례: 심사관이 진보성을 부정하기 위해 사용할 수 있는 7가지 논리적 근거 유형을 제시합니다. 이는 심사관이 실험 데이터와 같은 ‘직접 사실’이 아닌, ‘간접 사실’을 활용하는 것에 관한 것입니다. 예를 들어, “문헌 A와 B는 같은 분야이며 C 목적을 위해 결합 가능하다”와 같은 특정 판단이 일응 추정되는 판례상의 ‘간접 사실’들을 심사관이 구체적으로 제시해야 한다는 의미입니다. 이처럼 간접 사실을 활용하여 추정을 확립하도록 하는 것은 행정 효율성을 높이기 위함입니다.

2. 입증 책임의 전환: 출원인에게 넘어가는 반박 책임

심사관이 MPEP 규정에 따라 ‘일응 추정’을 성립되는 사실적 근거를 제시하면, 이제 공은 출원인에게 넘어갑니다. MPEP § 2145는 이 경우 출원인이 그 추정을 반박할 책임(burden to rebut)을 진다고 명시합니다. 이는 설득 책임입니다. 출원인은 비교실험 데이터, 전문가 의견서, 상업적 성공 등 구체적인 증거를 통해 심사관의 논리를 무너뜨려야 합니다.

💡 핵심 구조 요약
1단계 (심사관): 판례 등 ‘간접 사실’에 근거해 최소한의 논리적 근거를 제시하여 ‘진보성 없음’을 일응 추정.
2단계 (출원인): 확립된 추정을 구체적 증거(직접 사실 등)로 반박할 책임을 부담.

한국 특허 심사, 왜 ‘일응 추정’이 필요한가?

현재 한국 특허 심사기준에는 ‘일응 추정’ 개념이 명문화되어 있지 않습니다. 이로 인해 심사관이 “통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있다”는 선언적 주장만으로 거절이유를 통지하는 경우가 많아, 출원인은 ‘숨은 논리’까지 추측해 방어해야 하는 비효율이 발생합니다.

물론 유럽(EPO)의 ‘문제-해결 접근법’이나 일본(JPO)의 ‘논리적 근거 제시’ 요구와 같은 심사 투명성을 높이기 위한 장치를 마련하고 있지만, 미국(USPTO)의 ‘일응 추정’ 원칙처럼 사실 증거에 기반한 명확한 책임 전환 구조를 갖추고 있지는 않습니다.

⚠️ 문제의 핵심: 객관성 없는 심사
한국 심사관이 선행기술 결합의 ‘동기’를 언급하더라도, 구체적인 사실 증거보다는 추상적인 가능성에 그치는 경우가 많습니다. 이는 출원인의 방어권을 약화시키고 ‘약한 특허’를 양산하여 결국 특허 시스템 전체의 신뢰도를 저해합니다. 이 때문에 엄격하고 장시간의 심사를 거쳐 등록되었더라도 등록 이후 이해당사자의 공격에 취약해집니다.

해결책: 특허 심사기준, 이렇게 바꿔야 합니다! 🚀

따라서 미국식 ‘일응 추정’ 원칙의 도입은 한국 특허 심사 품질을 획기적으로 개선할 수 있는 매우 타당한 해결책입니다. 이를 통해 심사관의 주관적 판단을 객관화하고, 출원인의 방어권을 실질적으로 보장하며, 심사 품질과 특허 권리의 안정성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

정책 제안 3단계

  1. ‘일응 추정’ 원칙의 명문화 및 구체화: 심사기준 총칙에 ‘심사관은 거절이유 통지 시, MPEP § 2143과 같이 구체적인 간접 사실에 기반한 논리적 근거를 제시해야 한다’는 원칙을 명시해야 합니다. 더 나아가, 등록 거절 판단으로 이어지는 일응 추정의 간접 사실들을 국내외 판례 연구를 통해 구체적으로 열거해야 합니다. 이러한 근거들이 심사관에 의해 명백히 제시될 때, 거절이라는 행정처분의 정당성이 확보되고 심사관도 자신이 내린 행정처분에 안도할 것입니다.
  2. 입증 책임 전환 구조 도입: 심사관이 ‘일응 추정’을 확립한 경우, 출원인에게 반증 책임이 전환됨을 명확히 규정해야 합니다.
  3. 출원인의 반증 방법 안내: 출원인이 반증 책임을 효과적으로 이행할 수 있도록, 비교실험 데이터나 전문가 의견서 제출 등 구체적인 반증 방법을 심사기준에 예시로 제공해야 합니다.
‘일응 추정’ 법리심사관의 주관적인 판단을 객관화하는 매우 효과적인 도구입니다. 심사기준이 이 원칙을 반영하면, 심사관은 더 이상 ‘논리적 근거 없이 그냥 용이하다’거나 ‘결합의 동기가 있다’고 결론 내릴 수 없습니다. 대신, 그 판단을 뒷받침하는 최소한의 사실, 즉 판례 등을 통해 ‘일응 추정’으로 인정된 사실을 먼저 제시해야 합니다. 일종의 증거법칙입니다. 이는 심사 과정 전체의 객관성과 신뢰성을 높이는 핵심적인 역할을 합니다.

 

💡한눈에 보는 핵심 요약

현 문제점: 심사관의 입증 책임이 불명확하여 출원인에게 과도한 방어 부담을 지우고, 행정 비효율과 ‘약한 특허’를 양산합니다.
글로벌 스탠더드: 미국 USPTO는 ‘일응 추정’ 원칙을 통해 심사관이 ‘간접 사실’로 최소한의 논거를 제시하면, 출원인에게 반박 책임이 넘어가는 효율적 구조를 갖추고 있습니다.
핵심 해결책:
한국 심사기준에 ‘일응 추정’과 ‘입증 책임 전환(또는 증거 제출책임과 설득책임의 분배)’ 원칙을 명문화하여 심사의 객관성을 확보해야 합니다.
기대 효과: 출원인의 방어권이 강화되고, 심사 품질이 향상되어 결국 국가 경쟁력 있는 ‘강한 특허’ 창출로 이어집니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: ‘일응 추정’ 원칙은 심사관의 부담을 줄여주는 것 아닌가요?
A: 아닙니다. 오히려 심사관에게 명확한 논리적 근거를 제시해야 할 초기 책임을 부여합니다. 다만, 모든 것을 직접 증명해야 하는 과도한 부담 대신, 판례 등 객관적 기준(간접 사실)에 따라 논증하도록 하여 효율성을 높인 것입니다. 이는 심사관의 자의적 판단을 방지하는 중요한 역할을 합니다.
Q: 출원인에게 ‘반박 책임’이 넘어오면 더 불리한 것 아닌가요?
A: 그렇지 않습니다. 현재처럼 무엇을 방어해야 할지 모르는 ‘깜깜이 심사’보다, 심사관의 논리가 명확하게 제시되므로 방어할 쟁점이 뚜렷해집니다. 이는 출원인에게 예측 가능성을 제공하고 방어권을 실질적으로 보장하는 효과가 훨씬 큽니다.
Q: 이미 법원에서 심사관의 입증 책임을 인정하는데, 심사기준 개정이 꼭 필요한가요?
A: 네, 반드시 필요합니다. 심사 단계에서부터 명확한 기준이 적용되어야 불필요한 심판과 소송을 줄일 수 있습니다. 현재는 심사기준과 법원의 판단이 달라 혼란과 비효율을 낳고 있습니다. 심사기준을 개정하는 것은 이러한 ‘사법-행정 불일치’를 해소하고 행정의 일관성을 높이는 길입니다.

특허 심사 절차의 투명성과 공정성은 국가 혁신 시스템의 근간입니다. 심사관의 입증 책임을 명확히 하는 ‘일응 추정’ 원칙의 도입은 더 이상 미룰 수 없는 과제입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유로운 의견을 남겨주세요!

Sunday, August 3, 2025

특허 서바이벌 가이드: 21년 특허 소송 전문가의 통찰을 담아 (Patent Survival Guide: Insights from 21 Years in Patent Litigation)

문제 인식과 이 가이드의 방향

Problem Recognition and the Direction of This Guide

제가 21년간 수많은 기업가들을 만나며 가장 자주 들었던 질문은 바로 이것입니다. "우리 앱 아이디어가 정말 대단한데, 혹시 모르게 남의 특허를 침해하는 건 아닐까요?" 이 질문의 이면에는 특허가 거대 기업의 전유물이며, 스타트업에게는 넘을 수 없는 장벽이라는 막연한 두려움이 자리 잡고 있습니다. 하지만 이는 수많은 기회를 놓치게 만드는 심각한 오해입니다.

After meeting countless entrepreneurs over 21 years, the most frequent question I've heard is this: "Our app idea is amazing, but are we inadvertently infringing on someone else's patent?" Beneath this question lies a vague fear that patents are an exclusive domain of large corporations and an insurmountable barrier for startups. However, this is a serious misconception that leads to missing countless opportunities.

이 글은 특허 소송의 최전선에서 직접 보고 경험한 내용을 바탕으로, 여러분의 오해를 바로잡고 특허를 비즈니스의 성장 촉매제로 활용할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다. 딱딱한 법률 이론이 아닌, 실제 분쟁의 현실과 살아있는 전략을 담아낸 현장 기록서로 말입니다. 애플과 삼성, 구글과 오라클 같은 거대 기업들의 싸움이 어떻게 전개되었는지 그 이면을 보여드리며, 여러분의 사업에 적용할 수 있는 구체적인 통찰을 제공하고자 합니다.

This article was written based on what I have directly seen and experienced on the front lines of patent litigation, to help you correct these misconceptions and utilize patents as a catalyst for business growth. It's not a rigid legal textbook, but a field report that captures the realities of actual disputes and the living strategies within. I aim to show you the inside story of how battles between giants like Apple vs. Samsung and Google vs. Oracle unfolded, providing concrete insights that you can apply to your own business.


2. 이 가이드의 핵심 통찰과 강점

2. Core Insights and Strengths of This Guide

이 가이드의 가장 큰 강점은 바로 저의 오랜 현장 경험을 바탕으로, 이론적인 법률 지식이 아닌 실제 분쟁의 현실을 생생하게 전달한다는 점입니다. 특히, 기업가와 변호사 간의 시각차를 명확히 제시하고, 거대 기업의 분쟁 사례를 통해 특허의 진정한 영향력을 보여준 점은 매우 효과적입니다. 디자인 특허의 중요성을 강조하고, 특허 회피(Design-Around) 전략을 가장 신뢰할 수 있는 방법으로 제시한 부분은 실질적인 조언으로서 그 가치가 높습니다. 또한, 비용과 시간, 분쟁 해결 방법을 구체적인 표로 정리하여 현실적인 판단 기준을 제공한 점 역시 가이드의 전문성을 돋보이게 합니다.

The guide's greatest strength lies in its ability to vividly convey the realities of actual disputes, not just theoretical legal knowledge, based on my 21 years of practical experience. Its clear articulation of the different perspectives between entrepreneurs and attorneys, and its demonstration of the true power of patents through major corporate disputes, is highly effective. The emphasis on the importance of design patents and the presentation of a 'Design-Around' strategy as the most reliable method are invaluable practical advice. Furthermore, the detailed tables on costs, timelines, and dispute resolution methods provide a realistic benchmark, highlighting the guide's expertise.


3. 최신 글로벌 특허 분쟁 트렌드 보강

3. Reinforcing Latest Global Patent Litigation Trends

제공된 가이드는 거대 기업 간의 주요 분쟁 사례를 잘 다루고 있지만, 최근 몇 년간 급변하는 기술 환경을 반영한 트렌드를 추가하면 더 깊이 있는 통찰을 제공할 수 있습니다. 특히, AI와 표준필수특허(SEP) 영역의 분쟁은 오늘날 기업가들이 반드시 이해해야 할 새로운 게임의 규칙입니다.

While the provided guide effectively covers major disputes between large corporations, adding trends that reflect the rapidly changing technological landscape of recent years can offer deeper insights. Specifically, disputes in the areas of AI and Standard-Essential Patents (SEPs) are new rules of the game that entrepreneurs must understand today.

3.1. 인공지능(AI) 기술과 특허 적격성 논쟁

3.1. AI Technology and the Debate on Patent Eligibility

최근 특허 분쟁의 최전선은 AI 알고리즘데이터 처리 방법에 집중되고 있습니다. AI 기술은 그 자체로 특허를 받기 어려운 경우가 많습니다. 미국 연방대법원의 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결 이후, 단순히 추상적인 아이디어나 비즈니스 모델을 컴퓨터로 구현한 것은 특허 적격성이 없다고 판단하는 경향이 강해졌습니다.

The front line of recent patent litigation is focused on AI algorithms and data processing methods. AI technology itself is often difficult to patent. Following the U.S. Supreme Court's decision in Alice Corp. v. CLS Bank International, there has been a strong tendency to find that merely implementing an abstract idea or business model on a computer is not patent-eligible.

따라서 AI 관련 특허를 출원하려면, 단순히 'AI를 활용한 서비스'가 아니라, 기존 기술적 문제를 해결하는 '구체적이고 기술적인' 구현 방법을 명확히 제시해야 합니다. 예를 들어, 딥러닝 모델의 효율성을 획기적으로 개선하는 새로운 아키텍처나, AI가 특정 데이터를 처리하는 고유한 방식 등이 특허의 핵심이 될 수 있습니다. (참고 출처: USPTO)

Therefore, to file an AI-related patent, you must clearly present a 'concrete and technical' implementation method that solves a pre-existing technical problem, rather than simply claiming an 'AI-powered service.' For example, a new architecture that significantly improves the efficiency of a deep learning model or a unique method by which AI processes specific data can be at the core of a patent. (Reference: USPTO)

3.2. 표준필수특허(SEP)와 FRAND 로열티 분쟁

3.2. Standard-Essential Patents (SEPs) and FRAND Royalty Disputes

5G, Wi-Fi 6, IoT 등 기술 표준에 필수적으로 포함되는 특허를 SEP(Standard-Essential Patent)라고 합니다. SEP 특허 보유자는 '공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND)' 조건으로 라이선스를 제공해야 하는 의무를 집니다. 하지만 'FRAND'의 구체적인 로열티율을 놓고 전 세계적으로 분쟁이 끊이지 않고 있습니다.

Patents that are necessarily included in technical standards such as 5G, Wi-Fi 6, and IoT are called Standard-Essential Patents (SEPs). SEP holders have an obligation to offer licenses on 'Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory' (FRAND) terms. However, disputes over the specific FRAND royalty rate are a constant global issue.

최근 몇 년간 중국 법원(예: 광둥성 심천 중급법원)이 글로벌 FRAND 로열티율을 선제적으로 결정하는 판결을 내리면서, 특허 분쟁의 '지정학적 리스크'가 커졌습니다. 이는 글로벌 시장에 진출하려는 기업들에게 로열티 협상 시 어느 국가의 법원이 중요한 역할을 할지 예측하고 대비하는 것이 중요해졌다는 것을 의미합니다.

In recent years, Chinese courts (e.g., the Shenzhen Intermediate People's Court in Guangdong) have been issuing judgments that preemptively determine global FRAND royalty rates, increasing the 'geopolitical risk' of patent disputes. This means it has become crucial for companies looking to enter the global market to predict and prepare for which country's courts will play a significant role in royalty negotiations.


4. 실질적 실행 방안 확대: 전략적 특허 포트폴리오 구축

4. Expanded Practical Strategies: Building a Strategic Patent Portfolio

후발 주자를 위한 '상업화 필수 특허' 전략은 매우 효과적입니다. 여기에 더해, 스타트업이 적은 비용으로도 강력한 특허 포트폴리오를 구축할 수 있는 몇 가지 방법을 추가로 제안합니다.

The 'Commercialization-Essential Patent' strategy for late entrants is highly effective. In addition, I propose a few other ways for startups to build a strong patent portfolio efficiently.

4.1. 울타리(Picket Fence) 전략

4.1. The Picket Fence Strategy

경쟁사의 핵심 특허(Core Patent)를 직접 침해하지 않으면서, 그 특허를 상업적으로 활용하기 위해 필수적인 주변 기술 특허(Peripheral Patents)를 확보하는 전략입니다. 마치 핵심 기술을 둘러싸는 울타리를 치는 것과 같다고 하여 ‘울타리 전략’이라 불립니다. 이 전략은 경쟁사가 자신의 핵심 특허를 활용하여 제품을 만들 때, 우리의 주변 특허를 침해하도록 유도하여 상호 협상력(Cross-license)을 강화하는 데 목적이 있습니다.

This is a strategy of securing peripheral technology patents that are essential for the commercial exploitation of a competitor's core patent, without directly infringing it. It's called the 'Picket Fence' strategy because it's like building a fence around a core technology. The goal is to induce a competitor to infringe on our peripheral patents when they commercialize a product using their core patent, thereby strengthening our cross-licensing negotiation power.

4.2. 플랫폼(Platform) 특허 전략

4.2. The Platform Patent Strategy

스타트업의 초기 기술은 미완성인 경우가 많습니다. 이때 초기 핵심 기술에 대한 특허 출원을 먼저 진행하고, 이후 기술이 발전할 때마다 이 핵심 특허를 기반으로 한 후속 특허(Continuation Application)를 지속적으로 출원하는 전략입니다. 이는 하나의 아이디어로부터 보호 범위를 점진적으로 확장하여, 비용 부담이 큰 신규 출원을 반복하는 대신 효율적으로 특허 포트폴리오를 강화할 수 있게 해줍니다.

Startups' initial technologies are often incomplete. This strategy involves first filing a patent for the initial core technology, and then continuously filing follow-up patents (Continuation Applications) based on this core patent as the technology evolves. This allows for the gradual expansion of the scope of protection from a single idea, enabling an efficient strengthening of the patent portfolio without the burden of repeatedly filing new, costly applications.


5. 최신 특허 분쟁 비용 및 타임라인 (2025년 기준)

5. Updated Patent Litigation Costs and Timelines (2025 Standard)

제공된 가이드의 표를 기반으로, 최근의 물가 상승과 전문가 비용 증가를 반영한 최신 데이터를 추가합니다. 이는 기업가들이 보다 현실적인 분쟁 대비 예산을 세우는 데 도움이 될 것입니다.

Based on the table in the provided guide, I'm adding updated data that reflects recent inflation and increased expert fees. This will help entrepreneurs set more realistic budgets for dispute preparation.

해결 방법 Resolution Method 예상 비용 Estimated Cost 예상 기간 Estimated Timeline 비고 Notes
무효심판 (IPR) Invalidity Proceeding (IPR) $4-10M $4-10M 12-18개월 12-18 months 미국 PTAB 기준, 전문가 증언 비용 포함 Based on U.S. PTAB, includes expert witness costs
침해 소송 (Federal Court) Infringement Litigation (Federal Court) $50M+ $50M+ 2-4년 2-4 years 복잡도에 따라 크게 변동 Varies significantly with complexity
라이선스 협상 License Negotiation 매출의 2-8% 2-8% of revenue 3-12개월 3-12 months 소송 전 합의 확률 높음 High probability of pre-litigation settlement
특허 회피 (Design-Around) Design-Around 개발비용의 20-50% 20-50% of development cost 3-12개월 3-12 months 가장 확실하고 경제적인 방어책 Most certain and economical defense

실행 체크리스트: 당장 시작해야 할 특허 전략

Action Checklist: Patent Strategies to Start Right Now

  • □ 우리 제품/서비스의 핵심 기능과 관련된 특허 5개를 식별했습니다.
  • □ Identified 5 patents related to our product's core functions.
  • □ 주요 경쟁사의 특허 포트폴리오를 분석하여 기술적 취약점을 찾았습니다.
  • □ Analyzed major competitors' patent portfolios to find technical vulnerabilities.
  • □ 우리의 기술이 선행 특허를 '울타리'처럼 보강할 수 있는 부분을 파악했습니다.
  • □ Identified areas where our technology can reinforce existing patents like a 'picket fence.'
  • □ 향후 1년 이내에 확보해야 할 '상업화 필수 특허' 목록을 작성했습니다.
  • □ Created a list of 'commercialization-essential patents' to secure within the next year.

결론: 특허는 성장의 촉매제입니다

Conclusion: Patents are a Catalyst for Growth

이 가이드는 특허가 더 이상 기업 활동의 걸림돌이 아니라, 비즈니스 성장을 위한 핵심적인 전략 도구임을 강조합니다. 특허 침해의 진정한 의미를 이해하고, 선행 기술을 회피하는 창의적인 해결책을 모색하며, 전략적 특허 포트폴리오를 구축하는 것이야말로 기업가 정신의 본질입니다. 특허 소송의 현실을 직시하고, 이를 통해 경쟁 우위를 확보하는 기업만이 지속 가능한 성장을 이룰 수 있습니다.

This guide emphasizes that patents are no longer an obstacle to business activities, but a key strategic tool for business growth. Understanding the true meaning of patent infringement, seeking creative solutions to circumvent prior art, and building a strategic patent portfolio are the very essence of entrepreneurship. Only companies that face the realities of patent litigation and use them to secure a competitive advantage can achieve sustainable growth.


심층 질문

Topics Requiring In-Depth Investigation

이 가이드의 내용을 더 심화하기 위해, 다음과 같은 질문에 대한 답을 함께 고민해 보시기 바랍니다.

To deepen the content of this guide, I invite you to consider the answers to the following questions.

Q1. 최근 미국 및 유럽에서 강화되고 있는 AI 관련 특허 심사 기준과 소프트웨어 기업이 고려해야 할 전략은 무엇인가요?
Q1. What are the recent, stricter AI-related patent examination standards in the U.S. and Europe, and what strategies should software companies consider?
Q2. 특허 침해 소송에서 '특허 무효화'를 주장하는 행정 절차(예: IPR)가 실제 소송 판결에 미치는 영향은 어떻게 되며, 이를 효과적으로 활용하는 방법은 무엇인가요?
Q2. What is the impact of administrative procedures like IPR for patent invalidation on actual litigation outcomes, and how can they be effectively leveraged?
Q3. 후발 주자가 선발 주자의 특허를 회피하면서도 시장을 선점할 수 있는 '상업화 필수 특허'의 구체적인 성공 사례와 기술적 분석 방법을 알려주세요.
Q3. Please provide specific success stories and technical analysis methods for 'commercialization-essential patents' that allow late entrants to capture the market while circumventing the leader's patents.
※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.
This blog post is for general informational purposes only and cannot substitute for legal advice on specific matters. Please be sure to consult with a professional regarding individual legal issues.

Saturday, March 6, 2021

미국 지식재산소유자협회의 특허법 개혁 제안 6가지

미국의 지식재산소유자협회(IPO)가 백악관과 의회 지도자들에게 강력히 요구하고 있는 특허법 개혁 제안 6가지.

1. 특허대상 범위(scope of eligibility)를 재확대하고 및 법률로 명확히 하기 위한, 대상 적격 (subject matter eligibility)에 관한 법제화

   (*) 태양 아래 유용한 발명/발견이면 모두 특허의 대상으로 허용하자

2. 영업비밀의 해외보호 (미국 밖에서도 강력한 보호와 집행)

3. Hatch-Waxman / BPCIA 사건 및 확인의 판결 (declaratory judgment) 사건에 대해, 재판 관할 확대를 위한 법률.

    (*) Hatch-Waxman / BPCIA는 일반 의약품 및 바이오 시뮬러 약제에 대한 미국의 허가·특허 연계제도로 일명 ANDA 소송 관할과 확인의 소 관할 제한을 풀자는 논의

4. PTAB (특허심판원) 절차가 특허권자에게 공정한지 확인하기 위한, 의회의 지속적인 감독.

5. 적절한 청구범위의 명확한 특허를 얻기 위한, 고품질 특허 심사 보장의  지속적인 노력.

6. 미국과 전 세계에서 특허권 또는 영업비밀에 대한 '강제 라이선스(강제실시권)' 움직임에 반대.

출처 : Dennis Crouch (2021.3.5)의 <What Patent reforms are on the minds of IP Owners?

Monday, March 12, 2018

특허법 제1조와 헌법


우리나라 특허법에는 법 목적 규정이 있습니다. 이렇게 법 목적 규정을 두고 있는 국가는 일본과 중국뿐인 것으로 알고 있습니다. 독일을 비롯한 유럽은 물론 미국도 특허법에 이러한 법 목적 조항을 두고 있지 않습니다. 또한 발명가의 권리를 직접적으로 헌법에 규정한 국가는 우리나라와 미국밖에 없는 것으로 알고 있습니다. 대부분의 국가는 헌법에서 학문의 자유만 명시하고 있습니다.

어느 방식으로 법조문을 구성하고 헌법에 어떤 권리 등을 규정하느냐는 각 국가별로 처한 상황과 국민적 합의 정도에 따라 다를 것입니다.

먼저 우리나라 특허법 제1조(목적)는 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”라고 규정하고 있습니다. 즉 우리나라는 특허법 제1조는 산업발전과 기술발전을 목적으로 정하고, 발명의 보호·장려· 이용을 수단으로 정하고 있습니다. 일본 특허법 역시 우리나라와 완전히 동일합니다. 반면 중국은 법 목적 만을 나열하는 방식을 선택하고 있습니다.

중국 전리법(우리나라 특허법에 해당) 제1조 특허권의 보호, 발명창조장려, 발명창조의 관리, 응용의 홍보, 자주창조능력의 제고, 과학기술의 진보 및 경제사회발전의 촉진, 창조형 국가의 건설을 위해 본 법을 제정한다.

이번에는 헌법을 비교해보겠습니다. 의회에서 제정되는 모든 법은 최상위 규범인 헌법의 지배아래 있어야 합니다. 우리나라 헌법은 특허법과 관련하여 대한민국 헌법 제22조 제2항에서 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”고 명시하고 있습니다. 그러나 왜 보호하여야 하는지, 어떻게 보호하여야 하는지에 대해서는 언급하고 있지 않습니다. 마치 하위 법령에서 왜 보호하여야 하는지, 어떻게 보호하여야 하는지를 정해보라고 명령하는 것 같습니다. 그러나 왜 보호하여야 하는지를 그대로 위임하는 것은 선뜻 동의하기 힘듭니다. 아마 실무에서도 그렇게 해석하지는 않을 것입니다.

특허제도와 관련하여 직접적으로 헌법에서 언급하고 있는 미국은 연방 의회에 부여된 권한으로 조금 더 구체적으로 헌법(U.S. Constitution Art I, Sec 8)에 아래와 같이 정하고 있습니다.
“제 8 절. (연방 의회에 부여된 권한) <8항> 저작자와 발명자에게 그들의 저술과 발명에 대한 배타적인 권리를 일정 기간 확보해 줌으로써 과학과 유용한 기술의 발달을 촉진시킨다.”

미국은 18세기 들어서 영국으로부터 독립하고 연방국가로 탄생하였으나 당시 미국은 다른 유럽국가에 비하여 낙후된 후진 국가이었습니다. 이에 18세기 후반에 미국은 헌법에 특허제도를 명기하면서까지 특허제도를 통해 과학기술개발을 장려하였고, 결국 그 제도는 미국을 선진국가로 발 돋움하게 하는 중요한 기반 제도가 되었습니다. 미국은 2013년 출원주의를 택한 AIA 개정 있기 전까지만 해도 발명주의와 발명자 우선주의를 택하면서 발명자의 권리를 천부인권적 권리로 보는 경향이 강하였습니다.

제가 항상 고민하는 부분은 이것입니다.
우리나라 헌법에서 발명가의 권리가 무엇인지를 구체적으로 명시하지는 않았지만, 특허법에서 정한 배타권과 보상권 등으로 보고, 그 발명가의 권리가 천부인권적 권리인가? 아니면 기술발전촉진과 산업발전을 위하여 주어지는 수단인가? 라는 것입니다. 

물론 저작권과 달리 특허권은 정부의 심사를 거쳐 등록을 허락해주는 권리이므로 창작만으로 보호대상이 되는 저작권과 달리 특허권은 천부인권적인 권리가 아니다라고 주장할 수도 있으나 발명에 대한 특허 받을 권리를 생각해보면 그리 간단한 답은 아닙니다. 실무가로서 저의 고민은 사실 언젠가는 헌법학 교수님 들이나 특허법 교수님 들이 학문적으로 정립하여 글이나 책을 통해 속 시원하게 알려주실 것이라 기대합니다.

개헌이야기 나오고 있습니다. 이번 기회에 지식재산제도 역시 많은 논의와 고민이 담겨있기를 기대합니다.

산업화에 정신없이 달려온 우리나라 특허법은 일본법과 마찬가지로 무권리자출원이라는 포괄된 개념으로 inventorship의 중요성을 간과하고 ownership 측면만을 강조한 경향이 컸습니다. ownership에 문제가 있다면 계약위반으로 다루고 inventorship에 문제가 있으면 특허의 무효이유로 다루는 미국등 서구 선진국과 다른 태도를 보이고 있습니다. 이러한 고민과 치열한 논의를 통해 Inventorship과 ownership의 법적 취급과 구별에 대해서 깊은 고찰이 필요합니다. 

많은 전문가들이 특허제도를 비롯한 다양한 지식재산제도를 다시 들여다 보면서 우리나라만의 헌법에서만 볼 수 있는 멋진 철학과 일관된 논리와 구체적 목적을 정하는 방향으로 개정되기를 희망합니다.

Tuesday, May 19, 2015

무권리자특허권 이전 허용 신중해야(개정안 제 99 조의2)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야
개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점
 
 
1. 들어가는 말
 
지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .
 
그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .
 
판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 고 판시하고 있다(2014. 5. 16. 대법원 선고 201211310 판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것도 변함없는 판결의 태도이다 (대법원 2004. 1. 16. 선고 200347218 판결).
 
따라서 이번 개정안은 법원이 인정하는 양도 외에 전형적인 특허법상 무권리자 출원 이른바 모인출원 의 경우까지도 민사소송을 통해 권리이전 청구를 허용하는 민사상 제도를 보장하는 입법시도라 할 것이다 .
 
2. 개정안의 문제점과 무효심판
 
(1) 개정안의 문제점
 
이번 개정안은 우선 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 단순한 편의 보장을 넘어서 , 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 간과할 수 없는 문제를 안고 있다 .
 
또한 이번 개정안은 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유 ( 특허법 제 133 조제 1 항 제 2 ) 가 권리이전에 의해 후발적으로 치유되는지 의문스럽다는 문제도 있다 . 개정안은 이와 관련해 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 며 특허권 이전등록의 효과 ( 99 조의 2 2 ) 를 신설하고 있는데 , 오히려 무권리자 출원이 등록 이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제 133 조제 1 항제 2 호에 " 정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니하다 " 라는 단서를 추가하는 것이 더 명확하다 .
 
(2) 무권리자 특허의 유형
 
실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다 . 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다 . , 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런 저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다 .
 
이 때문에 법원은 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 20032218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가 , 삭제 , 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 20022778 판결 참조). 즉 발명의 동일성 판단이 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다 . 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 분리되어 검토되고 판단되어야 한다(특허법원 20024002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 20032218 판례 참조).
 
(3) “ 발명의 동일성 핵심 쟁점
 
이처럼 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 쟁점이고 , 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다 .
 
따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다 . 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 청구항별로 무권리자 출원인지에 여부에 대한 무효사유가 판단되어야 이전등록 여부를 결정할 수 있기 때문에 현행 무효심판보다 신속하다고 할 수도 없다 . 더욱이 청구항별로 무권리자 발명 여부가 달라지면 등록특허의 분할 이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다 . 여기에 분할출원 , 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다 .
 
(4) 정당권리자의 절차권보장
 
무권리자 출원발명은 무권리자의 선택에 따라 출원발명 ( 청구범위에 기재한 발명 , 이하 같다 ) 이 선택되었으므로 정당한 권리자의 청구항 결정권이 침해받았을 수 있다 . 또한 출원 및 심사과정에서도 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐 그리고 심사관을 어떤 보정안을 제시하고 설득했느냐에 따라 등록 권리범위를 선택해야 할 기회를 잃었을 수도 있다 . 만약 정당한 권리자가 의도하지 않은 범위 내지 형태로 특허등록이 되었다면 공중의 이익에도 큰 영향을 미친다 .
 
따라서 정당한 권리자가 이전청구권을 선택하는 경우는 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 인정되는 것이 합리적이다 . 발명의 동일성 판단이 실질인 사건을 전문성이 없는 법원에서 단순한 권리이전 소송 사건으로 심리하는 방안에 신중해야 할 이유도 여기에 있다 .
 
3. 결론
 

지금까지 살펴본대로 정당한 권리자 스스로 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받는 것이 가장 바람직하다 . 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 , 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원을 하거나 동일 발명인 경우 무권리자로부터 등록 이전을 받으면 무효사유가 치유될 수 있도록 하는 것이 가장 바람직한 것으로 생각된다 . 개정안의 재검토를 촉구한다 .



<이진수 변리사, 전광출 변리사 공동기고>

초고 Full version : 이진수변리사의 IP 이야기: 특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고

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