[특허 회피설계 강좌] 제8장. 균등침해 회피설계 — 균등론(DOE) 소개 및 판례법리 개관

특허 회피설계 강좌 — Patent Design-Around Series

균등침해 회피설계 I
균등론(Doctrine of Equivalents) 소개 및 판례법리 개관

2026년 7월 18일

균등론 설계회피 미국 특허법

특허 회피설계 강좌 제8장 — 균등침해 회피설계 전편 구성

1. I. 균등론(DOE) 소개 및 판례법리 개관 (이번 편)
2. II. Graver Tank — 균등론의 출발점
3. III. The Early Federal Circuit Approach to DOE
4. IV. Pennwalt — The Shift in Approach
5. V. DOE for Design Around and Designing Around
6. VI. Hilton Davis — en banc 균등론 재정리
7. VII. Warner-Jenkinson — 연방대법원의 최종 정리
8. X. (보충) Warner-Jenkinson 이후 연방대법원 판례 분석

이 강좌를 시작하며

앞서 진행한 강좌에서는 문언침해(literal infringement)를 회피하기 위한 방법론을 다루었습니다. 이제부터는 침해의 또 다른 측면인 균등침해(infringement under the doctrine of equivalents)를 회피하기 위한 방법론으로 나아갑니다.

이 강좌는 균등침해 관련 판례법리를 선례를 통해 충실히 분석하고, 그 이해를 통해 균등침해 회피 방법론을 자연스럽게 체득하도록 설계하였습니다. 참고한 교재는 Patrick G. Burns et al., Designing Around Valid U.S. Patents (Patent Resources Group, Inc. 2005)입니다. 교재를 스터디하면서 쌓은 경험과 노하우를 담아 이해하기 쉽게 재구성하였습니다.

균등침해 회피 강좌는 총 8편으로 나누어 진행합니다. 이번 편에서는 균등침해가 무엇인지, 그리고 미국 판례법상 균등론이 어떻게 발전해 왔는지를 개괄적으로 살펴봅니다.

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왜 문언침해 회피만으로는 부족한가

설계회피(design around)를 할 때, 특허청구항의 문언을 피하는 것 자체는 그리 어렵지 않습니다. 청구항에 기재된 특정 구성요소를 다른 재료, 다른 위치, 다른 결합 방식, 다른 작동 구조로 바꾸면 문언상 일치하지 않게 만들 수 있기 때문입니다.

그러나 특허법은 그렇게 단순하지 않습니다. 성공적인 설계회피는 문언침해를 피하는 것에서 끝나지 않습니다. 균등론(doctrine of equivalents)에 따른 침해 판단도 반드시 피해야 합니다.

"좋은 설계회피란 청구항 문언만 피하는 것이 아니라, 균등론상으로도 실질적 차이를 확보하는 것이다."

발명자가 "나사"라고 청구항에 기재했는데, 경쟁자가 "볼트"나 "핀"으로 바꾸어 실질적으로 같은 작용효과를 얻는다면 어떻게 될까요? 문언침해는 부정되더라도, 법원은 발명의 실질적 내용을 가져간 것으로 볼 수 있습니다. 이 문제를 다루는 법리가 바로 균등론입니다.

따라서 특허 비침해 의견서(non-infringement opinion)를 작성할 때, "청구항의 A 구성요소가 우리 제품에는 없다"는 분석만으로는 부족합니다. 반드시 "그 A 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소도 없는가?"까지 검토해야 합니다.

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47년의 판례 흐름 — Graver Tank에서 Warner-Jenkinson까지

균등론의 현재 상태를 이해하려면 그 역사적 발전을 알아야 합니다. 균등론은 고정된 공식이 아닙니다. 한때 특허권자를 강하게 보호하는 방향으로 작동했지만, 시간이 지나면서 청구항의 고지 기능과 경쟁자의 예측 가능성을 중시하는 방향으로 제한되어 왔습니다.

이 강좌는 1950년 연방대법원의 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)에서 시작하여, 1997년 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)에 이르는 약 47년간의 판례 흐름을 추적합니다.

판례	연도	균등론상 의의
Graver Tank	1950	균등론의 정책적 정당성 확립. function-way-result 테스트 제시. 특허권자 보호 강조.
초기 Federal Circuit	1980년대 초	청구항 전체 대 피고 장치 전체 비교 유지. Graver Tank 기조 계승.
Pennwalt	1987	구성요소별 균등성 분석(element-by-element approach)으로 전환. 균등론 제한 시작.
Hilton Davis	1995	en banc 법원이 균등론의 성격을 재정리. 사실 문제 vs 법률 문제 논쟁.
Warner-Jenkinson	1997	균등론 존속 확인, 구성요소별 적용 및 출원경과 금반언을 문턱 문제로 재정리.

이 흐름에서 두 가지 가치가 충돌하고 있음을 알 수 있습니다. 한쪽에는 특허권자 보호의 논리가 있습니다. 사소한 변경으로 발명을 모방하게 해서는 안 된다는 것입니다. 다른 한쪽에는 경쟁자와 공중의 예측 가능성이 있습니다. 청구항을 읽고 권리범위를 합리적으로 예측할 수 있어야 한다는 것입니다. Federal Circuit의 판례 역사는 이 두 가치 사이에서 균형점을 조정해 온 역사입니다.

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Federal Circuit의 4가지 핵심 변화

이 강좌에서 검토할 판례들은 Federal Circuit의 균등론에 대한 관점이 어떻게 변화했는지, 그리고 균등침해 인정에서 멀어지는 경향(trend away from finding infringement)을 어떻게 형성했는지를 보여줍니다. 그 핵심 변화는 네 가지입니다.

① 전체 대 전체 비교 → 구성요소별 접근

전통적으로 법원은 피고 제품 전체와 청구항 전체를 비교하며 "전체적으로 보아 실질적으로 같은가?"를 물었습니다. Federal Circuit은 이 접근을 버리고, 청구항의 각 구성요소마다 동일하거나 균등한 대응요소가 피고 제품에 존재하는지를 개별적으로 검토하는 구성요소별 접근(element-by-element approach)을 채택하였습니다.

예컨대 특허발명이 A+B+C+D의 조합인데 피고 제품이 A+B+C+E라면, 전체적으로는 상당히 유사해 보일 수 있습니다. 그러나 D에 대응하는 E가 균등물이 아니라고 판단되면 균등침해는 부정됩니다. 이 접근은 경쟁자에게 청구항 구성요소 중 어느 부분을 실질적으로 다르게 만들면 되는지 분석할 수 있게 합니다.

② 기능·방식·결과 → 구조 중심 분석

Graver Tank식 균등론은 흔히 function-way-result 테스트(기능·방식·결과 테스트)로 설명됩니다. 피고 제품이 실질적으로 같은 기능을, 같은 방식으로 수행하여, 같은 결과를 얻는지를 봅니다.

Federal Circuit의 제한적 접근은 이 테스트에서 특히 "way"(방식)와 "structure"(구조)에 무게를 둡니다. 같은 기능을 하고 같은 결과를 내더라도, 그 작동 방식이나 구조가 다르면 균등침해를 부정할 수 있습니다. 예컨대 "스프링의 탄성력으로 부품을 밀어 올리는 장치"를 "공압 실린더의 압력으로 밀어 올리는 장치"로 대체한 경우, 기능과 결과는 같아도 방식과 구조의 차이가 균등성 부정의 근거가 될 수 있습니다.

③ 특허권자 보호 → 청구항 고지 기능(notice function) 중시

특허청구항은 특허권자와 특허청 사이의 문서가 아닙니다. 경쟁자, 투자자, 연구자, 제조업체가 특허권의 경계를 파악하기 위해 읽는 공적 문서입니다. Federal Circuit이 청구항의 고지 기능(notice function of claims)을 중시하기 시작했다는 것은, 경쟁자가 청구항을 보고 합리적으로 이해할 수 있는 권리범위를 더 중요하게 여긴다는 의미입니다.

이 변화는 설계회피를 정당화합니다. 청구항을 읽고 그 범위를 피해 새로운 구조를 만든 경쟁자를 쉽게 균등침해자로 보지 않겠다는 방향이기 때문입니다.

④ 청구항에서 특정적으로 제외된 대상에 대한 균등론 적용 금지

균등론은 청구항 문언을 보완하는 법리이지만, 청구항이 명시적으로 또는 구조적으로 제외한 것을 다시 끌어들일 수는 없습니다. 피고 제품이 청구항 범위에서 특정적으로 제외(specifically excluded)된 경우에는 균등론 적용이 금지됩니다.

예컨대 청구항이 "비전도성 플라스틱 하우징"을 요구할 때, "전도성 금속 하우징"을 사용한 피고 제품에 대해 "절연 효과가 있으므로 균등하다"는 주장은 제한될 수 있습니다. 청구항이 선택한 표현이 보호범위의 경계를 형성하며, 균등론은 그 경계와 정면으로 모순될 수 없습니다.

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설계회피는 왜 더 성공적이 되었는가

설계회피 자체는 새로운 행위가 아닙니다. 그러나 균등침해에 관한 Federal Circuit의 새로운 접근 방식은 새롭습니다. 위에서 제시한 네 가지 변화가 결합되면서, 설계회피는 단순한 단어 바꾸기를 넘어 법적으로 유효한 전략이 되었습니다.

설계회피 성공을 위한 균등론상 분석 체크리스트

1. 청구항을 구성요소별로 분해한다.
2. 피고 제품이 각 구성요소를 문언상 충족하는지 확인한다.
3. 문언상 충족하지 않는 요소에 대해 균등물이 있는지 검토한다.
4. 기능·방식·결과 중 특히 "방식"과 "구조"의 차이를 강조할 수 있는지 검토한다.
5. 청구항의 고지 기능상 경쟁자가 합리적으로 회피했다고 주장할 수 있는지 판단한다.
6. 해당 대체 구성이 청구항에서 특정적으로 제외된 것인지 확인한다.
7. 선행기술과 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)까지 검토한다.

이러한 새로운 접근은 설계회피를 장려했을 뿐만 아니라, 실제로 더 성공적인 설계회피 결과를 낳았습니다. 특허제도는 독점권을 부여하는 대신 기술을 공개하여 후속 혁신을 촉진합니다. 합법적 설계회피는 그 후속 혁신의 일부이며, Federal Circuit의 새로운 접근은 이를 실질적으로 뒷받침합니다.

설계회피의 핵심은 "다르게 보이게 만드는 것"이 아니라, 청구항의 특정 구성요소와 균등하지 않을 만큼 기술적으로 의미 있는 차이를 만드는 것이다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 제8장 균등침해(infringement under the doctrine of equivalents)의 소개

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다음 편 예고

다음 편에서는 이 장의 출발점인 Graver Tank 판결(1950)을 깊이 들여다봅니다. 이 판결이 왜 미국 균등론의 기념비적 출발점으로 취급되는지, 그리고 판결 안에 이미 특허권자 보호와 청구항 고지 기능 사이의 긴장이 어떻게 내재해 있는지를 정책론, 적용 기준, 사실관계, 반대논리의 순서로 분석합니다.

본 강좌는 Patrick G. Burns et al., Designing Around Valid U.S. Patents (Patent Resources Group, Inc., 2005)를 기반으로 재구성하였습니다.

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IP Law · Patent Practice

필립스 법리로 읽는 미국 특허 청구항 해석
— 원칙·증거·한계의 완전 해설

2026년 7월 16일

필립스 판결 청구항 해석 미국 특허법

미국 특허 실무에서 청구항 해석(claim construction)은 침해 판단과 무효 심리의 출발점이다. 그 해석 기준을 확립한 것이 바로 연방순회항소법원(Federal Circuit) 전원합의체의 Phillips v. AWH Corp. 판결이다. 이 글은 Phillips 법리의 핵심 원칙을 정리하고, 실무상 빈번하게 생기는 오해를 바로잡으며, 법리의 내재적 한계까지 균형 있게 살핀다.

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1. Phillips 판결의 핵심 법리

가. 청구범위 해석에는 기계적인 공식이 없다

연방순회항소법원 전원합의체는 청구범위 해석에 적용되는 "마법의 공식이나 정형화된 문답식 절차는 없다"고 판시하였다. 이는 해석 원칙 자체가 없다는 의미가 아니다. 사전에 정해진 기계적 검토 순서나 단일한 해석 도구가 모든 사건을 해결할 수 없다는 뜻이다.

특허마다 기술분야, 청구항 문언, 명세서의 작성 방식, 출원경과, 그리고 실제로 다투어지는 쟁점이 다르다. 따라서 법원은 각 사건에서 이용 가능한 증거 전체를 검토하여 청구항의 의미를 판단하여야 한다.

나. 청구항의 의미는 통상의 기술자(PHOSITA) 관점에서 판단한다

청구항의 용어에는 원칙적으로 해당 발명의 유효출원일 당시 통상의 기술자(person having ordinary skill in the art, PHOSITA)가 그 용어에 부여하였을 통상적이고 관습적인 의미가 부여된다. 판단 기준은 오늘날의 일반 독자나 법관의 언어감각이 아니다.

해당 특허의 유효출원일 당시, 관련 기술분야의 통상의 기술자가 특허문헌 전체를 읽었을 때 문제 되는 청구항 문언을 어떻게 이해하였을 것인가.

청구항의 용어는 추상적으로 또는 사전적 정의만으로 해석되는 것이 아니라, 해당 용어가 사용된 기술적 맥락과 발명 전체의 개시내용 속에서 이해되어야 한다.

다. 청구항은 명세서와 분리하여 해석할 수 없다

청구항은 명세서에 설명된 발명을 대상으로 작성된 것이므로, 청구항 문언의 의미는 명세서 전체의 맥락에서 파악하여야 한다. Phillips 판결은 명세서를 청구항 의미를 해석하는 "가장 중요한 단일한 지침(single best guide)"으로 명시하였다.

따라서 청구항의 의미를 정확히 이해하려면 다음 사항을 확인하여야 한다.

• 발명이 해결하려는 기술적 문제
• 명세서가 설명하는 발명의 목적과 작동원리
• 청구항 용어가 명세서에서 사용된 방식
• 실시형태들이 공통적으로 전제하는 기술적 관계
• 명세서가 특정 용어를 명시적으로 정의하였는지 여부
• 특정한 해석을 명백히 배제하거나 포기하였는지 여부

라. 명세서를 보되, 실시예의 한정을 청구항에 함부로 도입해서는 안 된다

명세서는 청구항을 이해하기 위한 핵심 자료이지만, 명세서에 기재된 특정 실시예(embodiment)의 구조를 청구항에 그대로 읽어 넣어서는 안 된다. 명세서와 청구항은 서로 연관되면서도 서로 다른 법적 기능을 수행하기 때문이다.

• 명세서: 발명을 설명하고 통상의 기술자가 이를 실시할 수 있도록 가르친다.
• 청구항: 특허권자가 주장할 수 있는 배타적 권리(exclusive right)의 외연을 정한다.

따라서 Phillips 법리는 두 원칙을 동시에 요구한다. 청구항을 명세서의 맥락에서 이해하되, 명세서에 기재된 실시예나 선호된 구조를 근거 없이 청구항의 제한요소로 도입하지 말라.

실무상 가장 어려운 문제는 바로 이 경계선이다. 명세서를 이용하여 청구항 문언의 의미를 밝히는 정당한 해석과, 명세서의 실시예를 청구항에 부당하게 도입하는 한정 해석(reading limitation from specification)을 구별하는 것은 쉽지 않다. Phillips 판결 자체도 이 경계가 현실적으로 쉽지 않다는 점을 인정하였다.

마. 청구범위 해석은 공중이 확인할 수 있는 증거를 중심으로 이루어진다

청구범위 해석은 특허권자가 소송에서 사후적으로 주장하는 주관적 의도보다, 공중이 접근할 수 있는 객관적 자료를 중심으로 이루어져야 한다. 특허 청구항이 특허권의 경계를 공중에게 알리는 공시기능(public notice function)을 수행하기 때문이다.

해석에 사용되는 주요 자료는 다음과 같이 구분된다.

내재증거(intrinsic evidence)

• 청구항 자체의 문언
• 다른 독립항과 종속항의 문언
• 명세서 전체
• 도면
• 출원경과(prosecution history)

외재증거(extrinsic evidence)

• 전문가 증언 및 발명자 증언
• 기술사전 및 일반사전
• 과학·기술 논문, 전문 교과서, 기술총서
• 당시의 기술표준, 관련 과학원리, 기술수준을 보여주는 기술문헌

이들 자료는 모두 해당 특허의 유효출원일 당시 통상의 기술자가 청구항 문언을 어떻게 이해하였는지를 밝히는 방향으로 사용되어야 한다.

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2. Phillips 법리의 한계와 비판

가. 유연성의 장점

Phillips가 기계적인 검토 순서를 부정한 것은 현실적인 접근이다. 특허마다 기술과 문언, 명세서 구조 및 출원경과가 다르므로 모든 사건에 일률적인 순서표를 적용하기는 어렵다.

어떤 사건에서는 청구항의 문법과 다른 청구항과의 관계가 결정적일 수 있다. 다른 사건에서는 명세서가 특정 용어를 특별한 의미로 정의했는지가 핵심일 수 있다. 또 다른 사건에서는 당시 기술용어의 의미를 설명하는 전문가 증언이나 기술문헌이 중요할 수 있다. 증거의 검토 방식에 일정한 유연성을 인정하는 것은 청구항을 실제 기술적 맥락에 맞게 해석하는 데 필요하다.

나. 유연성이 초래하는 잔존 불확실성

그러나 이러한 유연성은 동시에 불확실성을 발생시킨다. Phillips는 명세서를 가장 중요한 해석자료로 인정하면서도, 실시예의 제한을 청구항에 도입해서는 안 된다고 한다. 그런데 구체적인 사건에서 어느 해석이 명세서 문맥을 충실히 반영한 것인지, 어느 해석이 실시예의 부당한 도입인지 구분하기는 쉽지 않다.

또한 어떤 사건에서는 청구항의 통상적 의미가 강조되고, 다른 사건에서는 발명의 목적이나 명세서 전체의 기술적 설명이 더 큰 비중을 차지할 수 있다. 각 자료에 어느 정도의 비중을 부여할 것인지에 관한 완전히 계량화된 기준은 존재하지 않는다. 그 결과 동일한 특허에 대해서도 당사자, 전문가, 지방법원 및 항소법원이 서로 다른 해석에 이를 가능성이 남는다.

다. 예측가능성에 대한 균형적 평가

Phillips가 공중의 예측가능성을 무시한 것은 아니다. 오히려 Phillips는 특허 자체와 출원경과라는 공개자료에 해석의 중심을 둠으로써 특허권의 공시기능과 법적 안정성을 강화하려 하였다. 보다 정확한 평가는 다음과 같다.

Phillips는 공개된 내재증거를 해석의 중심으로 삼아 예측가능성을 높이려 하였으나, 청구항 문언·명세서의 문맥·외재증거 사이의 관계를 사건별로 조정하도록 한 결과 해석의 불확실성을 완전히 제거하지는 못하였다.

Phillips 법리의 한계는 원칙이 없다는 데 있는 것이 아니라, 복수의 원칙이 구체적 사건에서 서로 긴장할 때 이를 조정하는 완전히 객관적이고 기계적인 기준을 제공하기 어렵다는 데 있다.

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3. Phillips 법리에 관한 오해 바로잡기

가. Phillips가 부정한 것은 증거의 가치 차이가 아니라 경직된 검토 순서이다

Phillips는 모든 증거가 동일한 가치를 갖는다고 판시하지 않았다. 판결은 증거자료 사이의 상대적 신뢰성과 중요성의 차이를 분명히 인정하였다. 내재증거는 특허권자가 선택하여 공중에게 공개한 공식적인 권리문서이므로 청구항 해석에서 중심적인 위치를 차지한다. 반면 외재증거는 특허의 일부가 아니고, 소송을 위하여 선택되거나 작성될 가능성이 있다.

따라서 Phillips가 부정한 것은 다음과 같은 경직된 규칙이다.

반드시 청구항을 먼저 보고, 그다음 명세서, 그다음 출원경과를 검토하며, 모든 내재증거를 검토한 뒤에도 모호성이 남을 때에만 외재증거를 보아야 한다.

반면 Phillips가 유지한 원칙은 다음과 같다.

외재증거를 언제 검토하였는지와 관계없이, 최종적인 청구항 해석은 내재증거에 충실해야 하며 외재증거가 내재증거와 모순되는 해석을 정당화할 수 없다.

나. 외재증거는 반드시 '마지막 수단'인 것은 아니다

외재증거는 내재증거를 모두 검토한 후에도 청구항이 모호한 경우에만 허용되는 자료가 아니다. 법원은 필요하면 청구범위 해석의 초기 단계부터 다음과 같은 사항을 이해하기 위하여 외재증거를 검토할 수 있다. 특히 판단자가 출원일 당시 통상의 기술자 관점을 갖기 위해서는 외재증거의 심리가 불가피하다.

• 발명의 기술적 배경
• 관련 과학원리
• 유효출원일 당시의 기술수준
• 특정 기술용어의 당시 의미
• 통상의 기술자가 갖추었을 지식

예를 들어 법관이 "average molecular weight"라는 표현을 해석하려면 수평균 분자량, 중량평균 분자량 및 점도평균 분자량의 차이를 먼저 이해해야 할 수 있다. 이러한 배경지식은 전문가 증언, 교과서 또는 기술문헌이라는 외재증거를 통하여 얻을 수 있다.

다. 외재증거의 사용과 외재증거의 우월성은 별개의 문제이다

외재증거를 먼저 또는 초기에 검토하였다는 이유만으로 Phillips 법리에 위반되는 것은 아니다. 중요한 것은 외재증거를 검토한 시점이 아니라, 최종 해석에서 외재증거에 부여한 법적 비중이다.

외재증거를 사용할 수 있는 방식은 다음과 같다.

• 기술용어의 일반적 의미를 설명한다.
• 통상의 기술자의 배경지식을 밝힌다.
• 명세서의 기술적 설명을 이해하도록 돕는다.
• 유효출원일 당시의 기술수준을 확립한다.
• 복수의 가능한 의미가 존재했는지를 밝힌다.
• 명세서에 설명된 실험이나 도면의 기술적 의미를 설명한다.

반면 외재증거를 사용할 수 없는 방식은 다음과 같다.

• 명세서가 명확하게 부여한 의미를 변경한다.
• 출원경과에서 명백히 포기한 범위를 복원한다.
• 청구항 문언과 모순되는 제한을 새로 만든다.
• 특허문헌 전체와 배치되는 사전적 정의를 채택한다.
• 전문가의 사후적 의견만으로 공개된 특허문헌의 의미를 재작성한다.

라. 내재증거의 우선성은 '시간적 선후'가 아니라 '규범적 우위'를 뜻한다

Phillips 법리를 가장 정확하게 표현하면 다음과 같다.

내재증거의 우선성은 외재증거를 나중에만 보아야 한다는 절차적 순서의 원칙이 아니라, 최종적인 청구범위 해석이 내재증거에 의해 통제되어야 한다는 규범적·증거가치상의 원칙이다.

따라서 실무자는 외재증거를 초기에 검토하여 기술적 의미를 이해할 수 있다. 그러나 그 결과를 특허의 청구항, 명세서 및 출원경과와 대조하여야 하며, 내재증거와 충돌하는 외재증거의 의미를 최종적인 청구항 해석으로 채택해서는 안 된다.

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4. 종합 정리

Phillips 판결의 청구범위 해석 법리는 다음과 같이 요약된다.

1. 청구항의 의미는 유효출원일 당시 통상의 기술자의 관점에서 판단한다.
2. 청구항 문언은 명세서 전체와 발명의 기술적 맥락 속에서 읽어야 한다.
3. 명세서는 청구항 의미를 이해하는 가장 중요한 지침이지만, 실시예의 제한을 근거 없이 청구항에 도입해서는 안 된다.
4. 청구항, 명세서 및 출원경과라는 내재증거가 최종 해석을 통제한다.
5. 외재증거는 기술적 배경과 당시 용어의 의미를 파악하기 위하여 언제든 활용될 수 있다.
6. 다만 외재증거는 내재증거보다 일반적으로 신뢰성과 법적 비중이 낮고, 내재증거와 모순되는 해석을 정당화할 수 없다.
7. Phillips가 부정한 것은 증거의 가치 차이가 아니라 모든 사건에 적용되는 경직된 검토 순서이다.
8. Phillips는 공중의 예측가능성을 높이려는 법리이지만, 자료 간 긴장을 사건별로 조정하도록 한 결과 해석상 불확실성을 완전히 제거하지는 못하였다.

Phillips의 핵심은 한 문장으로 압축된다.
청구항의 의미는 유효출원일 당시 통상의 기술자가 공개된 특허문헌 전체를 읽고 이해했을 객관적 의미이며, 외재증거는 그 기술적 이해를 보조할 수 있지만 특허문헌 자체가 부여하는 의미를 대체하거나 변경할 수 없다.

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참고문헌 및 해설영상

참고문헌

Joshua D. Sarnoff & Edward D. Manzo, "An Introduction to, Premises of, and Problems with Patent Claim Construction," in Claim Construction in the Federal Circuit (K. Noonan, A. Kelly & E. Manzo eds., 2024).

▶ 해설 영상

[심층탐구] 필립스 판결에 따른 청구항 해석 법리와 증거 운용 원칙

YouTube에서 보기 →

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특허법의 변화와 혁신: 사유재산에서 공공이익의 균형으로(How Patent Law Evolved: From Private Property to Public Interest Balancing)

IP Law · Patent System US Patent Law

특허법의 변화와 혁신

사유재산(Private Property)에서 공공이익의 균형으로
— 미국 특허제도의 조용한 대전환

핵심 전환 판결  eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)

역사적 기반 판례  Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908) · McKeever v. United States (19세기)

역사적 사례  Sewing Machine Combination (1856) — 미국 최초의 특허풀

핵심 쟁점  특허침해 시 영구 금지명령(Permanent Injunction)의 인정 범위와 형평법적 4요건 테스트

서론  —  하나의 시나리오

상상해 보십시오. 수년 동안 피땀 흘려 세상을 바꿀 만한 기술을 발명했다고 합시다. 그런데 어느 날 거대한 IT 대기업이 그 기술을 보고, 허락도 받지 않은 채 자기 제품에 슬쩍 집어넣어 버립니다.

당연히 분노한 발명가는 법원으로 달려갈 것입니다. "판사님, 저 기업의 제품 생산과 판매를 즉시 멈춰 주십시오. 제 기술을 무단으로 사용했습니다." 그런데 판사가 이렇게 말한다면 어떨까요.

가상의 법정 — 현대 특허소송의 현실

"그 기술을 대기업이 계속 사용하는 편이 소비자와 대중에게 더 이익이 될 수 있습니다. 대신 적정한 사용료를 지급하라고 명령하겠습니다. 그러니 돈을 받고 이 사건을 마무리하십시오."

불공정하게 들리지만, 이 시나리오는 완전히 과장된 악몽만은 아닙니다. 오늘날 미국 특허법에서 실제로 논의되는 핵심 쟁점 — 특허권 침해에 대해 금지명령(Injunction)을 어느 범위까지 인정할 것인가 — 의 문제와 맞닿아 있습니다.

흥미로운 점은 미국 특허 시스템이 처음부터 이런 모습은 아니었다는 사실입니다. 법제사의 궤적을 따라가다 보면, 특허를 바라보는 관점 자체에 조용하지만 거대한 지각변동이 일어났음을 알 수 있습니다.

🔑 오늘의 핵심 질문

미국 특허법은 어떻게 특허를 헌법적으로 보호되는 사유재산(Private Property)으로 보던 19세기적 관점에서, 공공의 이익(Public Interest)과 형평(Equity)을 고려해 제한할 수 있는 현대적 권리 모델로 이동하게 되었을까요.

그리고 이 변화는 왜 스마트폰, 반도체, 인공지능(AI), 바이오 기술 같은 현대 혁신 산업 전체에 중대한 영향을 미칠까요.

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제1장   19세기 미국 특허법 — 사유재산 모델의 형성

1.1   영국 왕실 특권 체제와의 단절

미국 특허제도의 중요한 출발점은 영국 왕실 특권(Royal Prerogative) 체제와의 단절이었습니다. 영국의 초기 특허는 국왕이 은혜나 정책적 필요에 따라 부여하는 특권의 성격이 강했습니다. 반면 미국은 특허를 군주의 호의가 아니라 발명가의 노동과 창의에서 발생한 권리로 이해하려 했습니다.

19세기 미국 법원은 특허를 농부가 일군 토지나 가축처럼 하나의 재산(Property)으로 보는 경향을 보였습니다. 농부가 햇볕 아래에서 육체적 노동을 통해 수확물을 얻듯, 발명가는 정신적 노동을 통해 기술적 성과를 만들어낸다는 논리였습니다.

영국 전통 모델

특허 = 국왕이 하사하는 특권
언제든 회수 또는 변경 가능
발명가의 권리보다 왕실의 정책 우선

미국 19세기 모델

특허 = 발명가의 정신적 노동에서 나온 사유재산
헌법적으로 보호되는 배타적 권리
수정헌법 제5조 수용조항(Takings Clause) 적용

1.2   McKeever v. United States — 헌법적 재산권의 확립

이 맥락에서 자주 언급되는 사건 중 하나가 McKeever v. United States입니다. Samuel McKeever는 미 육군 장교로서 탄약통(Cartridge Box)과 관련된 개량 발명을 했고, 정부가 이를 군용으로 사용하면서 보상 문제가 발생했습니다.

McKeever v. United States — 핵심 쟁점

정부가 공익이나 국방상의 필요를 이유로 특허발명을 사용할 수 있다 하더라도, 그 사용이 특허권자의 재산적 이익을 침해한다면 정당한 보상(Just Compensation)이 필요한가.

특허가 단순히 국가가 베푼 은혜라면 국가는 언제든 그 혜택을 회수하거나 무시할 수 있습니다. 그러나 특허가 사유재산이라면 이야기는 달라집니다. 국방이나 공공 목적이 있더라도, 정부가 개인의 재산을 사용·수용하려면 정당한 보상을 해야 한다는 헌법적 사고 — 수정헌법 제5조의 수용조항(Takings Clause) — 가 작동합니다.

1.3   배타적 통제권의 본질 — Pardee v. Camden Lumber Co.

재산권이라고 선언하는 것과 그 재산권을 실제로 어떻게 보호할 것인지는 별개의 문제입니다. 이 지점에서 Pardee v. Camden Lumber Co. 사건은 좋은 비유를 제공합니다.

이 사건은 특허가 아니라 토지와 입목(立木), 즉 서 있는 나무에 관한 사건입니다. 누군가 남의 땅에 들어가 수십 년 된 나무를 베어 갔다고 해봅시다. 침해자가 "나무의 시장가격만큼 돈으로 배상하겠습니다"라고 말한다고 해서 문제가 완전히 해결될까요.

💡 재산권의 본질 — 배타적 통제권(Exclusive Control)

법원은 입목을 단순한 목재 가격으로만 환산할 수 없다는 점을 보았습니다. 소유자는 그 나무를 나중에 집을 짓기 위해 남겨두었을 수도 있고, 경관을 위해 보존하려 했을 수도 있습니다.

재산권의 핵심은 단순한 교환가치(Exchange Value)가 아니라, 그 물건을 보존할지·사용할지·팔지·팔지 않을지를 소유자가 결정할 수 있는 배타적 통제권에 있습니다.

이 논리는 특허권에도 그대로 연결됩니다. 특허권의 본질은 발명을 직접 실시할 권리라기보다, 타인이 허락 없이 그 발명을 실시하지 못하게 할 수 있는 배제권(Right to Exclude)입니다.

1.4   Continental Paper Bag 판결 (1908) — 금지명령의 황금기

1908년 연방대법원의 Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 사건은 이 시대의 특허권 인식을 잘 보여줍니다.

Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908)

특허권자가 특허발명을 직접 실시(Commercialize)하지 않는다는 이유만으로 금지명령(Injunction)을 부정할 수는 없다.

특허권의 본질은 타인의 무단 사용을 배제할 수 있는 권리에 있다는 관점이 강하게 드러난 판례입니다. 침해자가 아무리 많은 돈을 제시하더라도 특허권자가 허락하지 않으면 법원은 침해 제품의 제조·판매를 금지할 수 있었습니다.

이 시기의 특허권자는 침해가 인정되면 상대방의 생산과 판매를 중단시킬 수 있는 강력한 협상력을 가졌습니다. 금전배상은 부차적 구제수단이고, 핵심은 특허권자의 배타적 통제권을 회복시키는 것이었습니다.

📌 19세기 모델의 협상 구조

자본이 부족한 개인 발명가나 스타트업도 거대 기업과 협상할 수 있었습니다. 이유는 간단합니다.

"내 특허를 사용하려면 정식으로 라이선스(License)를 받으십시오. 그렇지 않으면 제품 판매를 중단시킬 수 있습니다."

이 한마디가 거대 기업을 협상 테이블로 끌어내는 강력한 지렛대가 되었습니다.

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제2장   2006년 eBay 판결 — 현대적 전환점

2.1   판결의 내용과 의의

특허권자에게 제품 생산과 판매를 중단시킬 수 있는 절대적 권한을 부여하면, 특허권자가 산업 전체를 볼모로 과도한 로열티를 요구할 수 있지 않을까요. 바로 이 문제의식이 현대 특허법의 중대한 전환을 가져왔습니다.

그 전환점이 2006년 연방대법원의 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 사건입니다.

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006) — 대전환

특허침해가 인정되었다고 해서 영구적 금지명령(Permanent Injunction)이 자동으로 발령되는 것은 아니다. 법원은 전통적인 형평법상(Equitable) 4요건 테스트를 적용해야 한다.

법원의 역할은 재산권의 경계선을 지키는 파수꾼에서, 사익(Private Interest)과 공익(Public Interest)을 비교형량(Balancing)하는 형평법적 조정자로 바뀌었습니다.

2.2   형평법상 4요건 테스트 (Four-Factor Equitable Test)

1. 회복불가능한 손해 (Irreparable Harm) 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 발생했는가.
2. 금전배상의 불충분성 (Inadequacy of Legal Remedy) 금전배상(Monetary Damages)만으로는 그 손해를 충분히 보상할 수 없는가.
3. 형평 비교 (Balance of Hardships) 양 당사자의 불이익을 비교할 때 금지명령이 정당한가.
4. 공공의 이익 (Public Interest) 금지명령이 공공의 이익에 반하지 않는가.

eBay 이전 (Pre-2006)

침해 인정 → 금지명령 자동 발령
재산권의 배타적 효력이 핵심
특허권자의 협상력 극대화

eBay 이후 (Post-2006)

침해 인정 → 4요건 테스트 필요
공공의 이익·형평 고려 필수
특허권자에게 무거운 입증 부담

과거에는 내 재산에 타인이 무단으로 들어오면 그를 내쫓는 것이 자연스러운 구제수단으로 여겨졌습니다. 그러나 eBay 판결 이후에는 특허권자가 법원에 이렇게 설명해야 합니다.

💬 eBay 이후 특허권자의 입증 과제

"금전배상만으로는 부족합니다. 상대방을 시장에서 멈춰 세우는 것이 형평에 맞고, 공공의 이익에도 반하지 않습니다."

이 입증 부담은 특히 직접 제품을 판매하지 않는 비실시 특허관리회사(NPE, Non-Practicing Entity)에게 매우 불리하게 작용합니다.

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제3장   특허 홀드업과 특허괴물 — eBay 판결의 배경

3.1   Kennedy 대법관의 보충의견이 지목한 문제

eBay 판결의 배경에는 특허 홀드업(Patent Hold-up)과 특허괴물(Patent Troll)에 대한 우려가 있었습니다. Kennedy 대법관의 보충의견은 현대 기술 산업에서 발생할 수 있는 문제를 구체적으로 지적했습니다.

Kennedy 대법관 보충의견 — 복합 제품(Complex Products)과 특허 홀드업

어떤 기업이 실제 제품은 만들지 않으면서 특허만 보유하고 있다가, 복잡한 제품의 작은 구성요소를 빌미로 전체 제품의 판매금지를 요구할 수 있다는 점에 주목해야 한다.

3.2   스마트폰·반도체에서의 특허 문제

스마트폰이나 반도체 같은 복합 제품(Complex Products)을 생각해 보면 문제는 분명해집니다. 하나의 제품 안에는 수만 개의 특허기술이 들어갑니다.

개념	정의	비유
특허 홀드업 (Patent Hold-up)	전체 제품 가치의 극히 일부에 해당하는 특허권자가 금지명령을 무기로 전체 제품의 판매 중단을 요구하는 현상	고속도로 한복판에 작은 바리케이드를 세워 전체 교통을 마비시키고 거액의 통행료를 요구하는 것
특허 덤불 (Patent Thicket)	수많은 특허가 복잡하게 얽혀 후속 개발과 제품화를 어렵게 만드는 상황	숲 속의 가시덤불처럼 전진을 막는 특허 장벽
특허괴물 (Patent Troll / NPE)	실제 제품은 생산하지 않으면서 특허 포트폴리오만 보유하고 라이선스·소송 수익을 추구하는 주체	다리 아래 숨어 통행자에게 통행료를 요구하는 존재

이러한 문제를 우려하여 법원은 특허권의 배타적 효력을 형평법적으로 조정하려 했습니다. 그러나 바로 이 지점에서 역사적으로 매우 흥미로운 반론이 등장합니다.

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제4장   역사적 교훈 — 1850년대 재봉틀 전쟁

4.1   19세기의 특허 덤불

🔍 중요한 역사적 질문

특허 홀드업과 특허 덤불은 정말 21세기 스마트폰 산업에서만 나타난 새로운 현상일까요.

그렇지 않습니다. 1850년대 미국 재봉틀 산업에서도 매우 유사한 현상이 발생했습니다. 당시 재봉틀은 오늘날의 스마트폰이나 인공지능만큼이나 산업과 생활을 바꾼 첨단 기술이었습니다.

쓸 만한 재봉틀 하나를 만들려면 바늘, 실 공급 방식, 박음질(Lockstitch) 구조, 이송장치 등 여러 핵심 특허가 동시에 필요했습니다. 문제는 이 특허들이 서로 다른 발명가와 기업에게 분산되어 있었다는 점입니다.

4.2   Sewing Machine War (재봉틀 전쟁, 1850s)

주요 인물	역할 및 전략
Elias Howe	Lockstitch(본봉 방식) 핵심 특허 보유. 직접 대규모 제조보다는 특허권을 근거로 제조사들을 상대로 소송 제기 및 로열티 요구 → 현대 NPE와 유사
I. M. Singer & Co.	실제 제품을 생산하며 시장을 확대하는 제조사. Howe의 특허권과 충돌.
Wheeler & Wilson Grover & Baker	주요 재봉틀 제조사. 특허소송과 상호 견제로 인해 교착상태.

4.3   Sewing Machine Combination (1856) — 미국 최초의 특허풀

그렇다면 19세기 법원과 시장은 이 문제를 어떻게 해결했을까요. 법원이 Howe의 금지명령 권한을 공익상 제한하거나, 정부가 강제로 로열티를 정했을까요.

핵심은 그렇지 않았다는 데 있습니다. 당사자들은 강력한 특허권을 전제로, 결국 사적 협상을 통해 해법을 만들었습니다.

Sewing Machine Combination (1856) — 미국 최초의 특허풀(Patent Pool)

Elias Howe, I. M. Singer & Co., Wheeler & Wilson, Grover & Baker 등이 참여하여, 주요 특허권자들이 특허를 한데 묶고 제조사들이 통일된 조건으로 라이선스를 받을 수 있도록 했습니다.

이를 통해 소송 비용을 줄이고, 생산과 판매를 안정화하며, 기술 확산을 촉진할 수 있었습니다. 강한 재산권이 오히려 협상과 라이선스·특허풀이라는 사적 질서(Private Order)를 만들어낼 수 있음을 보여주는 역사적 사례입니다.

📚 역사적 사례의 시사점

강력한 재산권이 언제나 산업을 마비시키는 것은 아닙니다. 오히려 각 당사자가 서로의 권리를 무시할 수 없을 때, 시장은 협상과 라이선스·특허풀이라는 자생적 질서를 만들어낼 수 있습니다.

권리가 강하기 때문에 협상이 가능하고, 협상이 가능하기 때문에 제도적 안정이 생긴다는 설명도 가능합니다.

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제5장   효율적 침해와 혁신 생태계의 딜레마

5.1   효율적 침해 (Efficient Infringement) 문제

eBay 판결 이후 특허권자는 침해금지를 받기 위해 더 높은 문턱을 넘어야 합니다. 이는 특허괴물의 남용을 억제하고 소비자 피해를 줄이는 장점이 있습니다. 그러나 동시에 스타트업과 개인 발명가의 협상력을 약화시킬 수 있다는 비판도 제기됩니다.

대기업이 스타트업의 기술을 무단으로 사용해 제품에 통합했다고 가정해 보겠습니다.

eBay 이전 — 강한 협상력

스타트업: "제품 판매를 중단시키겠다"
→ 대기업이 협상 테이블로 나옴
→ 정당한 라이선스 계약 체결

eBay 이후 — 약화된 협상력

대기업: 먼저 사용 후 소송 대기
→ 법원이 산정한 합리적 로열티만 지급
→ 소송 비용·기회비용 감수하면 유리

효율적 침해 (Efficient Infringement) — 정책적 개념

침해자가 특허권자의 허락을 받는 대신, 침해 후 소송 비용과 손해배상액을 사업 비용(Cost of Doing Business)으로 계산하는 전략.

이 표현은 정책적·논쟁적 용어이므로 모든 사건을 이렇게 단정할 수는 없습니다. 그러나 금지명령의 약화가 특허권자의 사전 협상력(Ex Ante Bargaining Power)을 낮출 수 있다는 문제의식은 분명히 존재합니다.

5.2   두 가지 위험 사이의 균형

결국 특허법은 두 위험 사이에서 균형을 잡아야 합니다.

위험 ①: 특허 홀드업

특허권자가 작은 구성요소 특허를 이용해 전체 산업을 볼모로 삼는 위험 → 과도한 로열티 착취, 혁신 저해

위험 ②: 효율적 침해

거대 기업이 약한 특허권자를 상대로 무단 사용 후 사후적으로 낮은 로열티만 지급하며 혁신의 대가를 축소하는 위험

5.3   혁신 생태계(Innovation Ecosystem)와의 연관

이 균형은 단순히 법률기술적 문제가 아닙니다. 혁신 생태계의 구조와 직결됩니다.

특허권 강도	혁신 생태계에 미치는 영향
강한 특허권Strong	스타트업은 기술을 만들고, 투자자는 독점성과 회수 가능성을 보고 자금을 투입하며, 제조기업은 라이선스를 통해 제품화하는 역할 분담(Division of Labor)이 가능. 기술 공개 인센티브 유지.
약한 특허권Weak	발명가와 스타트업이 기술을 공개하는 대신 영업비밀(Trade Secret)로 숨기려 함. 차세대 AI 알고리즘·생명공학 기술이 특허문헌으로 공개되지 않고 영업비밀의 영역에 머무를 위험.

🥤 코카콜라 딜레마

코카콜라의 제조비법은 특허가 아닌 영업비밀로 보호됩니다. 기업은 특허로 공개하는 대신 영업비밀로 보호하는 전략을 선택할 수 있습니다.

만약 발명가들이 "특허를 받아도 충분히 보호받지 못한다"고 느낀다면, 차세대 AI·바이오 기술이 특허문헌으로 공개되지 않고 영업비밀의 영역에 머무를 위험이 커질 수 있습니다. 사회 전체가 공개된 기술문헌을 기반으로 후속 혁신을 이어가는 특허 시스템의 기본 거래(Bargain)가 무너지는 것입니다.

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결론  —  균형의 설계

특허법의 대전환 — 핵심 요약

19세기 모델에서 특허는 발명가의 정신적 노동에서 나온 강력한 사유재산이었습니다. 그 권리의 핵심은 타인의 무단 사용을 배제하는 힘이었고, 금지명령(Injunction)은 그 힘을 실질화하는 핵심 수단이었습니다.

2006년 eBay 판결 이후 미국 특허법은 특허권자의 배제권과 공공의 이익·산업의 효율성·형평법적 고려를 함께 비교하는 체계로 이동했습니다.

• 특허괴물의 남용을 제어하는 긍정적 효과를 가질 수 있습니다.
• 동시에 스타트업·개인 발명가의 협상력을 낮추고, 효율적 침해(Efficient Infringement)라는 전략을 가능하게 만들 수 있다는 비판도 낳고 있습니다.
• 1850년대 재봉틀 전쟁과 Sewing Machine Combination의 역사는 강한 재산권이 반드시 시장 실패로 이어지는 것은 아님을 보여줍니다.
• 현대 특허법의 도구들 — 금지명령·계속적 로열티(Ongoing Royalty)·손해배상·FRAND 의무·특허풀·크로스라이선스 — 은 모두 이 균형을 맞추기 위한 수단입니다.

최종 질문 — 특허를 어떻게 볼 것인가

관점 A: 공공정책 조정 모델

특허 = 공공정책상 조정 가능한 법적 권리(Legal Right). 공익·효율성·소비자 후생을 고려해 배타적 효력을 제한할 수 있다.

관점 B: 핵심 재산권 모델

특허 = 혁신 생태계의 분업과 기술 공개를 가능하게 하는 핵심 재산권. 배타적 효력이 약화되면 발명 인센티브와 기술 공개 시스템이 위협받는다.

이 질문에 대한 답은 단지 법률가의 논쟁에 그치지 않습니다. 우리가 매일 사용하는 스마트폰, 인공지능 서비스, 의료기술, 반도체 산업의 미래와 직접 연결되어 있습니다.

🌐 현대 혁신 산업에 대한 함의

표준필수특허(SEP, Standard Essential Patent)와 FRAND 의무, AI 특허의 적격성, 바이오 기술의 특허보호 범위 논쟁은 모두 동일한 근본 질문 — "특허권은 얼마나 강해야 하는가" — 으로 귀결됩니다.

미국의 경험은 전 세계 특허 시스템 설계에 중요한 참고점이 됩니다. 한국·유럽·중국의 특허법도 이 균형점을 어디에 설정할 것인가라는 동일한 도전에 직면해 있습니다.

본 글은 미국 특허법의 역사적 변천과 현대적 과제를 개관하는 IP 법리 해설입니다.

eBay Inc. v. MercExchange (2006), Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. (1908),
McKeever v. United States, Sewing Machine Combination (1856) 등의 역사적 자료에 기반합니다.

© Hurom IP Intelligence  |  본 자료는 법률 의견서를 대체하지 않습니다.

미국, 유럽, 일본, 한국 특허 경고장을 바라보는 서로 다른 시각들... Different Perspectives on Patent Warning Letters in the US, Europe, Japan, and Korea...

국가별로 상이한 특허 경고장 규제, 권리자와 수신자 모두를 위한 필승 전략 가이드
Navigating Different Patent Warning Letter Regulations by Country: A Winning Strategy Guide for Both Rights Holders and Recipients

특허 침해 경고, 국가별로 대응법이 다르다는 사실을 알고 계셨나요?
Patent Infringement Warnings: Did you know that response strategies differ by country? 이 글에서는 미국, 유럽, 일본, 한국의 법적 차이를 명확히 분석하고, 특허권자와 수신자 모두를 위한 핵심 전략을 심층적으로 제시합니다.
This article clearly analyzes the legal differences in the United States, Europe, Japan, and South Korea, and provides in-depth core strategies for both patent holders and recipients.

1. 서론: 특허 경고권의 이중적 기능과 국가별 시각 차이
1. Introduction: The Dual Function of the Right to Warn and Differences in National Perspectives

특허권 침해 경고장(이하 '경고장')은 단순히 침해 중지를 요구하는 문서를 넘어 두 가지 중요한 기능을 수행합니다.
A patent infringement warning letter (hereinafter 'warning letter') is more than just a document demanding cessation of infringement; it performs two important functions.

• 법적 통지·증거 기능:
  Legal Notice and Evidentiary Function: 침해자에게 권리 존재와 침해 사실을 공식적으로 알려 즉각적인 중단을 요구합니다. 이는 향후 소송에서 고의 침해(willful infringement) 입증 및 손해배상 산정의 중요한 근거가 됩니다.
  It officially informs the infringer of the existence of the right and the fact of infringement, demanding immediate cessation. This becomes a crucial basis for proving willful infringement and calculating damages in future litigation.
• 협상 개시 기능:
  Negotiation Initiation Function: 소송을 피하고 라이선스 계약 등 상업적 해결을 유도하는 교섭의 출발점이 됩니다. 특히 독일법상 'Abmahnung(사전 경고)'은 침해 중지와 함께 위약벌 약정이 포함된 침해중단 선언(cease-and-desist declaration)을 제안하는 공식 절차로 자리 잡았습니다.
  It serves as a starting point for negotiations to avoid litigation and induce commercial resolutions such as license agreements. In particular, under German law, 'Abmahnung' (a formal warning) has become an established official procedure that proposes a cease-and-desist declaration, which includes a penalty clause, along with the cessation of infringement.

그러나 각국은 경고권의 법적 성격에 대해 근본적으로 다른 시각을 취합니다. 미국은 이를 특허권에 내재된 본질적 권능으로 폭넓게 보호하는 반면, 한국은 자력구제적 성격으로 위험시하며 엄격히 통제합니다. 유럽은 경쟁법과 비방 금지 원칙을 통한 시장질서 보호에 중점을 두고, 일본은 절차적 정당성 준수를 가장 중시합니다. 이러한 철학적 차이는 정당성 요건, 입증 책임, 제재 수단 전반에 큰 영향을 미칩니다.
However, each country takes a fundamentally different view on the legal nature of the right to warn. The United States broadly protects it as an inherent power of the patent right, whereas South Korea views it as a form of self-help, considering it risky and strictly controlling it. Europe focuses on protecting market order through competition law and principles against defamation, while Japan places the highest importance on adherence to procedural legitimacy. These philosophical differences have a significant impact on justification requirements, the burden of proof, and enforcement measures.

2. 주요 4개국별 상세 분석
2. Detailed Analysis by Four Major Countries

2.1 미국 (United States) 🇺🇸

• 법적 성질:
  Legal Nature: 'Good Faith' 원칙 하에 정당한 권리 행사로 폭넓게 인정됩니다. 연방대법원은 특허권자의 선의의 경고는 반독점법 위반이 아니라고 판시했으며 (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 1913), 이는 수정헌법 제1조의 표현의 자유와도 연결됩니다.
  It is broadly recognized as a legitimate exercise of rights under the 'Good Faith' principle. The Supreme Court has held that a patent holder's good-faith warning does not violate antitrust laws (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 1913), and this is also connected to the First Amendment's freedom of speech.
• 악의(Bad Faith) 판단:
  Determination of Bad Faith: 합리적으로 승소를 기대할 수 없는 '객관적 무근거성'과 이를 알면서도 합의금 갈취 등 부당한 목적으로 발송한 '주관적 악의'가 모두 입증될 경우 악의로 판단됩니다.
  Bad faith is determined when both 'objective baselessness' (where a reasonable party could not expect to win) and 'subjective bad faith' (sending the warning with improper motives like extorting settlement money, knowing it is baseless) are proven.
• 제재 및 대응:
  Sanctions and Responses: 30여 개 주에서 'Bad Faith Patent Assertion Law'를 통해 과도한 요구, 허위 정보 등을 금지하며, 위반 시 손해배상, 소송비용, 징벌적 배상까지 부과될 수 있습니다.
  In over 30 states, 'Bad Faith Patent Assertion Laws' prohibit excessive demands, false information, etc., and violations can lead to damages, attorney's fees, and even punitive damages.

2.2 유럽 (European Union) 🇪🇺

• 법적 성질:
  Legal Nature: 권리 행사는 인정되나, EU 경쟁법(TFEU 제102조)과 비방 금지 원칙의 제약이 강력합니다. 특히 시장지배적 지위 남용 시 막대한 과징금이 부과될 수 있습니다.
  The exercise of rights is recognized, but it is strongly constrained by EU competition law (Article 102 TFEU) and principles against defamation. In particular, abuse of a dominant market position can result in substantial fines.
• 국가별 특징:
  Country-Specific Features: 프랑스는 판결 전 경쟁사 거래처에 침해를 단정하면 비방 행위로, 독일은 허위·과장 주장을 불공정경쟁방지법 위반으로 봅니다. 영국은 2차 행위자(유통업체 등)에 대한 위협을 원칙적으로 금지합니다.
  France considers asserting infringement to a competitor's clients before a court ruling as defamation (dénigrement), while Germany sees false or exaggerated claims as a violation of the Unfair Competition Prevention Act. The UK generally prohibits threats against secondary actors (like distributors).
• SEP와 FRAND 의무:
  SEP and FRAND Obligations: 표준필수특허(SEP) 보유자는 소송 전 반드시 FRAND 협상 절차를 이행해야 하며, 위반 시 지위 남용으로 제재받습니다 (Huawei v. ZTE 판례).
  Holders of Standard Essential Patents (SEPs) must follow FRAND negotiation procedures before litigation; failure to do so is considered an abuse of position and is subject to sanctions (Huawei v. ZTE case).

2.3 일본 (Japan) 🇯🇵

• 법적 성질:
  Legal Nature: 선의나 악의보다 '절차적 정당성' 준수를 핵심으로 봅니다.
  The core focus is on adherence to 'procedural legitimacy' rather than good or bad faith.
• 정당성 요건:
  Justification Requirements: 유통업체나 고객보다 제조사/수입업자에게 우선적으로 경고해야 합니다. 특히 실용신안권은 권리 행사를 위해 반드시 특허청(JPO) 기술평가서를 첨부해야 합니다.
  Warnings should be sent to manufacturers/importers first, before distributors or customers. For utility model rights, a technical evaluation report from the JPO must be attached to exercise the right.
• 위법성 판단:
  Determination of Illegality: 무효 특허에 기반한 경고, 기술평가서 없는 실용신안 경고 등 절차적 요건을 지키지 않으면 불법행위로 평가될 수 있습니다.
  Failure to comply with procedural requirements, such as warnings based on an invalid patent or a utility model warning without a technical evaluation report, can be deemed an illegal act.

2.4 한국 (South Korea) 🇰🇷

• 법적 성질:
  Legal Nature: 경고장은 원칙적으로 사법절차를 우회하는 '자력구제 행위'로 간주되어, 법치주의 이념에 반할 수 있다고 봅니다.
  A warning letter is, in principle, considered an act of 'self-help' that bypasses judicial procedures and may conflict with the principle of the rule of law.
• 판례 경향:
  Case Law Trends: 무효가 확정된 권리로 거래처에 경고장을 발송한 행위를 불법행위(영업방해)로 인정한 바 있으며(특허법원 2020나1100), "독자적 판단에 따라 누구에게나 임의로 요구할 수 없다"고 명시했습니다.
  Courts have recognized the act of sending a warning letter to a business partner based on a right that was later invalidated as an illegal act (tort of business interference) (Patent Court Case 2020Na1100), stating that "one cannot arbitrarily make demands on anyone based on one's own judgment."
• 위법성 판단:
  Determination of Illegality: 침해 여부가 불분명한 상태에서 거래처에 경고하거나, 침해를 단정하는 표현을 사용하거나, 무효 특허에 기반해 경고하는 경우 위법으로 판단될 가능성이 높습니다.
  It is highly likely to be deemed illegal if a warning is sent to business partners when infringement is unclear, uses definitive language asserting infringement, or is based on an invalid patent.

3. 규제 동향 및 미래 전망 (3~5년)
3. Regulatory Trends and Future Outlook (3-5 Years)

특허 경고를 둘러싼 법적 환경은 계속 진화하고 있습니다. 향후 3~5년간 다음과 같은 변화가 예상됩니다.
The legal environment surrounding patent warnings continues to evolve. The following changes are expected over the next 3-5 years.

• 플랫폼 사업자 책임 강화:
  Strengthening Platform Operator Liability: EU의 디지털 서비스법(DSA)과 같이 플랫폼에 '통지-조치' 의무를 부과하고, 플랫폼 기반 경고 행위의 관할권 리스크가 부각될 것입니다.
  Like the EU's Digital Services Act (DSA), 'notice-and-takedown' obligations will be imposed on platforms, and the jurisdictional risks of platform-based warning activities will become more prominent.
• AI 활용 자동 경고 시스템:
  AI-Powered Automated Warning Systems: AI 기반 특허 분석 및 경고 초안 생성이 보편화되겠지만, 오류로 인한 무근거 경고 시 책임 소재가 새로운 법적 쟁점으로 떠오를 것입니다.
  AI-based patent analysis and the generation of draft warning letters will become common, but the issue of liability for baseless warnings due to errors will emerge as a new legal battleground.
• 'Bad Faith' 규제 강화 추세:
  Trend of Strengthening 'Bad Faith' Regulations: 미국, 유럽, 한국, 일본 모두 악의적이거나 부당한 특허 경고 행위에 대한 규제를 강화하는 추세입니다.
  The US, Europe, South Korea, and Japan are all moving towards strengthening regulations against malicious or unfair patent warning practices.

4. 결론 및 전략적 제언
4. Conclusion and Strategic Recommendations

종합 분석: 국가별 접근 방식 요약
Overall Analysis: Summary of National Approaches

• 미국:
  United States: 권리 중심적 접근 (선의 보호, 악의 입증은 수신자 책임)
  Rights-centric approach (protection of good faith, burden of proof for bad faith lies with the recipient)
• 유럽:
  Europe: 시장 중심적 접근 (경쟁법을 통한 시장 질서 보호)
  Market-centric approach (protection of market order through competition law)
• 일본:
  Japan: 절차 중심적 접근 (경고 절차 준수 여부가 핵심)
  Procedure-centric approach (compliance with warning procedures is key)
• 한국:
  South Korea: 사법 중심적 접근 (자력구제 금지, 사법절차 내 해결 강조)
  Judiciary-centric approach (prohibition of self-help, emphasis on resolution within judicial procedures)

4.2 특허권자를 위한 전략
4.2 Strategies for Patent Holders

• 사전 실사:
  Prior Due Diligence: 특허의 유효성과 침해 분석을 확실히 하고, 1차 침해자(제조사/수입업자)를 특정합니다.
  Thoroughly analyze patent validity and infringement, and identify the primary infringer (manufacturer/importer).
• 관할권별 유의사항 확인:
  Check Jurisdiction-Specific Considerations: 미국에서는 주법별 Bad Faith 법률을, 유럽에서는 SEP 절차를, 일본에서는 제조사 우선 원칙을, 한국에서는 제3자 경고 자제를 반드시 유념해야 합니다.
  One must be mindful of state-specific Bad Faith laws in the US, SEP procedures in Europe, the manufacturer-first principle in Japan, and refraining from third-party warnings in South Korea.
• 역소송 대비:
  Prepare for Counter-litigation: 상대방의 확인소송 제기 가능성에 대비하고, 전문가 의견서 등을 확보하여 방어 논리를 갖춥니다.
  Prepare for the possibility of a declaratory judgment action from the other party and build a defense logic by securing expert opinions.

4.3 수신자를 위한 대응 전략
4.3 Response Strategies for Recipients

• 초기 대응:
  Initial Response: 경고장을 무시하지 말고 즉시 법률 검토를 통해 특허 유효성 및 비침해 논리를 확보합니다.
  Do not ignore the warning letter; immediately seek legal review to establish arguments for patent invalidity and non-infringement.
• 법적 대응:
  Legal Action: 미국의 확인소송, 유럽의 경쟁법 위반 소송, 일본의 절차 위반 주장, 한국의 영업방해에 따른 손해배상 청구 및 공정위 제소 등 국가별 상황에 맞는 적극적인 대응을 고려합니다.
  Consider active responses tailored to each country's situation, such as declaratory judgment actions in the US, competition law violation lawsuits in Europe, claims of procedural violation in Japan, or claims for damages for business interference and filings with the Fair Trade Commission in South Korea.

※ 법적 고지 ※
※ Legal Notice ※
본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.
This blog post is for general informational purposes only and cannot substitute for legal advice on specific matters. Please be sure to consult with a professional regarding individual legal issues.

'잠수함 특허'의 종말? 미국 출원 해태 법리 완벽 분석 (Sonos vs Google 최신 판례)

 

특허 출원, 일부러 지연시키면 어떻게 될까요? 혹시 기술 시장이 성숙할 때까지 특허 등록을 미루는 '잠수함 특허' 전략에 대해 들어보셨나요? 이 글에서는 미국 특허 제도 속 시한폭탄, '출원 해태' 법리의 모든 것을 최신 판례와 함께 알기 쉽게 설명해 드립니다.

안녕하세요! 오늘은 기업이나 발명가라면 꼭 알아야 할, 조금은 생소하지만 아주 중요한 미국 특허 이야기를 해볼까 해요. 바로 '출원 해태(Prosecution Laches)'라는 개념인데요. 제가 최근에 'Sonos 대 Google' 사건 판결을 보고 '아, 이거 정말 중요하구나!' 싶어서 여러분께 꼭 공유하고 싶었어요. '나중에 해야지' 하고 미루는 습관이 특허 세계에서는 얼마나 큰 나비효과를 불러올 수 있는지, 지금부터 함께 알아보시죠!

'잠수함 특허'를 막는 방패, 출원 해태란? 🤔

'출원 해태'라는 말이 좀 어렵게 들리죠? 쉽게 말해, 특허 출원인이 합리적인 이유 없이 고의로 출원 절차를 지연시켜 다른 사람에게 피해를 줬을 때, 나중에 그 특허권을 주장할 수 없게 만드는 법리를 말해요. 아주 오래전부터 있던 형평법상의 방어 수단이죠.

특히 1995년 미국 특허법이 개정되기 전에는 이런 전략이 기승을 부렸어요. 당시에는 특허 기간이 '등록일'로부터 17년이었거든요. 그래서 일부러 등록을 늦추고, 관련 기술이 시장의 표준이 되었을 때 '짜잔!' 하고 나타나 막대한 로열티를 요구하는 거죠. 마치 깊은 바닷속에 숨어있다가 목표물이 나타나면 공격하는 잠수함 같다고 해서 '잠수함 특허(Submarine Patent)'라는 별명이 붙었답니다.

💡 알아두세요!
출원 해태가 인정되려면 크게 두 가지 요건이 필요해요. 첫째, 특허 출원인의 '불합리하고 설명할 수 없는 지연'이 있어야 하고, 둘째, 그 지연으로 인해 소송 상대방(피고)에게 '법적 불이익(prejudice)'이 발행한다는 점이 입증되어야 합니다. 여기서 말하는 '법적 불이익 또는 손해'(prejudice)란 단순한 피해를 넘어, '특허 출원인의 부당한 지연이 없었다면 발생하지 않았을, 피고의 경제적·사업적 이해관계 형성'을 의미하는 법률 용어랍니다.

 

전설의 발명가, 길버트 하얏트 이야기 📜

출원 해태를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물이 바로 '길버트 하얏트'입니다. 이분은 마이크로컨트롤러 기술의 선구자로 불리지만, 동시에 수십 년에 걸친 특허 출원 지연으로도 아주 유명해요. 1995년 법 개정 직전에 무려 400개에 가까운 특허를 출원하며 소위 'GATT 버블 출원'을 감행했죠.

미국 특허청(PTO)은 하얏트의 이런 장기적인 지연 행위가 특허 시스템을 남용하는 것이라며 '출원 해태'를 주장했고, 결국 2025년 연방순회항소법원은 특허청의 손을 들어줬습니다. 이 판결은 특허 출원 과정에서의 성실한 진행 의무를 다시 한번 일깨워준 중요한 사건으로 기록되었어요.

구분	일반적인 특허 출원	하얏트의 사례
출원 시점	기술 개발 후 즉시	1970년대부터 시작
지연 기간	평균 2~3년	수십 년에 걸쳐 진행
결과	정상적인 특허 등록	출원 해태로 인한 권리 불인정

 

최신 판례: Sonos 대 Google 스마트 스피커 전쟁 🔊

그렇다면 1995년 법 개정으로 특허 기간이 '출원일'로부터 20년으로 바뀐 지금은 어떨까요? '잠수함 특허' 전략은 이제 무의미해졌을까요? 최근 Sonos와 Google의 스마트 스피커 특허 소송이 이 질문에 대한 중요한 실마리를 제공합니다.

1심 법원은 Sonos가 13년이라는 긴 시간 동안 계속 출원을 통해 의도적으로 절차를 지연했고, 그 사이 Google이 해당 기술에 막대한 투자를 했다는 점을 들어 '출원 해태'를 인정했어요. 특히 1심 판사는 Sonos가 경쟁사(Google) 제품을 보고 그에 맞춰 청구항을 수정하는 '표적 계속 출원(Targeted Continuation Practice)' 관행을 강하게 비판했죠.

하지만! 2025년 연방순회항소법원은 이 판결을 뒤집었습니다. 항소 법원은 출원 해태는 '아주 드문 경우'에만 허용되는 예외적인 방어 수단임을 강조하며, Google이 Sonos의 지연 때문에 실질적인 피해를 봤다는 증거가 부족하다고 판단했어요. 이 판결로 Sonos는 3,250만 달러의 배심원 평결을 되찾을 수 있었습니다.

⚠️ 주의하세요!
Sonos 사건의 항소심 판결은 출원 해태 주장이 그만큼 어렵다는 것을 보여주지만, 그렇다고 해서 장기간의 출원 지연이 괜찮다는 의미는 아니에요. 특히 경쟁사 제품을 명백히 겨냥한 듯한 계속 출원 전략은 여전히 위험 부담이 따를 수 있답니다.

💡

출원 해태 핵심 요약

고의적 지연은 금물: 합리적 이유 없는 장기 지연은 특허권 행사에 걸림돌이 될 수 있어요.

'불이익' 입증이 관건: 실시자는 특허출원의 단순 지연만으론 부족! 지연 기간 동안 상대방이 기술에 투자/개발했다는 '개입 권리'과 같은 손해 또는 불이익 발생을 입증해야 합니다.

달라진 판결 추세:

Sonos 판결로 출원 해태 인정 문턱은 더 높아졌어요!

성실한 절차 진행: 모든 지연은 합리적으로 설명 가능해야 하며, 관련 기록을 잘 남겨두는 것이 중요해요.

특허는 타이밍! 권리 위에 잠자는 자는 보호받기 어렵습니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: 그럼 특허 계속출원(Continuation) 전략은 이제 위험한가요?

A: 아니요, 정상적인 계속출원 자체는 전혀 문제 되지 않아요. 기술을 발전시키고 권리 범위를 명확히 하기 위한 합법적인 절차입니다. 다만 수십 년씩 이유 없이 지연시키거나, 경쟁사 제품을 명백히 겨냥하는 듯한 모습은 피하는 것이 좋습니다.

Q: '불합리한 지연'의 명확한 기준이 있나요? 몇 년부터 위험한가요?

A: 아쉽게도 '몇 년 이상은 무조건 위험하다' 같은 명확한 기준은 없습니다. 법원은 '총체적 상황(totality of the circumstances)'을 고려하여 개별 사건마다 판단합니다. 하지만 하얏트의 사례처럼 수십 년에 걸친 지연은 명백히 불합리하다고 볼 수 있겠죠.

Q: 한국 특허법에도 출원 해태와 비슷한 제도가 있나요?

A: 한국 특허법에는 미국식 ‘출원 해태(prosecution laches)’ 법리가 명문으로 존재하지는 않습니다. 그러나 몇 가지 제도적 장치가 사실상 비슷한 제한 효과를 가집니다.

계속출원 제도 부재: 한국은 미국처럼 무제한 계속출원이 불가능하고, 대신 분할출원만 허용됩니다. 다만 이는 거절이유통지 후 의견서 제출기간이나 특허결정 송달 후 3개월 이내 등 특정 시점에서만 가능합니다.

심사청구 3년 기한: 출원일부터 3년 안에 심사청구를 하지 않으면 심사에 착수되지 않습니다. 이를 통해 일정 기간 시장을 관망할 수 있으나 3년이 상한입니다.

PCT 활용 가능: 국제출원을 활용하면 전략적 유연성을 가질 수 있지만, 장기간 권리화를 늦춰 ‘서브마린 특허’를 만드는 것은 제도상 불가능합니다.

따라서 한국에는 출원 해태와 동일한 법리는 없지만, 분할출원 시기 제한과 심사청구 3년 기한 등을 통해 권리 남용 방지 및 제3자의 예측가능성 보장이라는 정책적 취지는 구현되고 있습니다.

오늘은 미국 특허의 '출원 해태'라는 흥미로운 주제에 대해 알아봤습니다. 조금 복잡하게 느껴질 수 있지만, 핵심은 결국 '정당한 이유 없이 자신의 권리 행사를 미루어 타인에게 피해를 주지 말라'는 상식적인 원칙인 것 같아요. 여러분의 소중한 발명이 바닷속 잠수함처럼 가라앉지 않도록, 항상 성실하게 절차를 진행하는 것이 무엇보다 중요해 보입니다. 더 궁금한 점이 있다면 언제든 댓글로 물어봐 주세요!

※ 본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.

오래된 특허는 안전? PTAB의 '기득권적 기대' 법리 완벽 분석

 

오래된 특허는 안전할까? 미국 특허심판원(PTAB)의 새로운 정책 '기득권적 기대' 법리가 특허 무효 심판의 판도를 바꾸고 있습니다. 이 글을 통해 핵심 변경 사항과 실무 전략을 확인하세요.

안녕하세요! 특허 관련 업무를 하다 보면 '이 오래된 특허도 무효가 될 수 있을까?' 하는 궁금증, 한 번쯤 가져보셨을 텐데요. 최근 미국 특허심판원(PTAB)에서 이와 관련된 아주 중요한 정책 변화가 있었습니다. 바로 '기득권적 기대(settled expectations)'라는 법리인데요, 이게 특허권자나 무효 심판을 청구하려는 입장에서 모두 엄청난 영향을 미치고 있어요. 오늘은 이 뜨거운 감자에 대해 쉽고 명쾌하게 파헤쳐 보겠습니다!

 

'기득권적 기대' 법리, 대체 뭔가요? 🤔

'기득권적 기대' 법리는 아주 간단하게 말해, 특허가 오랜 기간 동안 별다른 무효 분쟁 없이 유효하게 존재했다면, 그 유효성에 대한 신뢰를 보호해주어야 한다는 원칙이에요. PTAB이 당사자계 재심사(IPR) 같은 무효 심판을 개시할지 말지 결정할 때, 이 '특허의 나이'를 중요한 재량적 판단 요소로 삼겠다는 거죠.

이전에는 주로 지방 법원에서 진행 중인 특허 침해 소송과의 관계를 따지는 'Fintiv 요소'가 재량적 기각의 주요 근거였는데, 이제는 새로운 시대가 열린 셈입니다. 2025년 3월, 코크 모건 스튜어트 특허청장 대행이 발표한 "PTAB 업무량 관리 임시 절차 메모"를 통해 이 정책이 공식화되었어요.

💡 알아두세요!
이 법리의 핵심 전제는, 특허가 6~8년 이상 존속했다면 특허권자는 물론이고 대중까지도 그 특허의 유효성을 신뢰하게 되므로, 이를 함부로 뒤집어 혼란을 주어서는 안 된다는 것입니다.

 

실무에서는 어떻게 적용되고 있나요? 📊

이 새로운 정책은 발표 직후부터 PTAB 실무에 아주 빠르게 적용되고 있어요. 특히 몇몇 주요 사례를 보면 그 기준을 엿볼 수 있습니다.

사건명	특허 연령	결정 요지
Irhythm v. Welch Allyn	약 13년	청구인이 특허를 인지하고도 조기에 이의를 제기하지 않아 '강력한 기득권적 기대'가 형성되었다고 판단.
Dabico v. Axa Power	약 8년	특허 침해 통지 여부와 상관없이, 오래 존속했다는 사실 자체로 기대가 형성된다고 판시.
Intel v. Proxense	약 9년	9년 이상 된 특허에 대해 기대를 인정했으나, 법률의 중대한 변경 등 예외 사유가 있으면 극복 가능함을 시사.

⚠️ 주의하세요!
PTAB은 특허 발행 후 만 6년이 지나면 '강력한 기득권적 기대'가 생긴다고 보고 있어요. 이는 특허 침해 손해배상 청구의 소멸시효(6년)와 유사한 기준을 적용하는 것으로 보입니다.

 

논란의 중심: 이 법리, 과연 공정한가? ⚖️

솔직히 말해서, 이 법리는 굉장한 논란을 낳고 있어요. 특허권자의 권리 안정성을 높여준다는 긍정적인 측면도 있지만, IPR 제도의 본래 목적과 충돌한다는 비판이 거셉니다.

주요 비판점들

• IPR 목적 훼손: IPR은 부실 특허를 효율적으로 제거하여 산업 발전에 기여하는 것이 목적인데, 이 법리가 그 문턱을 너무 높여버렸다는 지적이에요.
• 경험적 데이터와의 불일치: '오래된 특허는 괜찮을 것'이라는 기대와 달리, 실제 데이터는 다릅니다. 2012년 이후 제기된 IPR 청구 중 46% 이상(8,000건 이상)이 6년 이상 존속된 특허를 대상으로 했습니다. 이는 특허권자들이 오래된 특허가 도전받지 않을 것이라는 기대를 갖는 것이 비합리적임을 시사합니다.
• 특허권자에게 편향: 분쟁의 장을 PTAB에서 지방 법원으로 옮겨, 통계적으로 특허 무효를 인정받기 더 어려운 환경을 만든다는 비판도 있어요.

이 때문에 현재 연방항소법원에 이 법리의 적법성에 대한 소송들이 제기된 상태지만, 특허청장에게 주어진 광범위한 재량권을 고려할 때 법원에서 뒤집히기는 쉽지 않을 것이라는 전망도 나옵니다.

 

'기득권적 기대'를 극복할 예외 사유들 🔑

그렇다고 해서 오래된 특허에 대한 도전이 완전히 불가능해진 것은 아닙니다. PTAB은 '기득권적 기대'를 극복할 수 있는 몇 가지 예외적인 상황들을 제시하고 있습니다.

이런 경우, 재량적 기각을 피할 수 있습니다!

• 법률/판례의 중대한 변경: 특허 발행 후 특허성에 영향을 미치는 법이나 판례가 크게 바뀐 경우입니다.
• 특허권자의 상업적 활용 부재: 특허권자가 특허를 상업화하거나 라이선스를 주는 등 적극적으로 활용한 사실이 없는 경우입니다. (예: NPE가 처음으로 특허를 수익화하려는 경우)
• 관련 특허의 무효화: 패밀리 특허 등 관련 있는 특허가 이전에 무효로 판명된 이력이 있는 경우입니다.
• 심사 과정의 중대한 오류: 최초 특허 심사 과정에서 심각한 오류가 있었던 경우입니다.
• 유지보수료 미납으로 인한 만료: 특허가 유지료 미납으로 만료된 경우에도 해당될 수 있습니다.

 

핵심 요약 및 우리의 대응 전략 📝

'기득권적 기대' 법리의 등장은 미국 특허 실무에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 이 변화의 물결 속에서 우리는 어떻게 대응해야 할까요?

1. 특허권자의 입장: 6년 이상 된 특허는 이제 강력한 방어 수단을 얻었습니다. IPR 청구가 들어오면 '기득권적 기대'를 적극적으로 주장하여 조기에 방어할 수 있습니다.
2. 청구인의 입장: 오래된 특허에 IPR을 제기하려면 이제 더 신중한 접근이 필요합니다. 단순히 선행기술만으로는 부족하며, 앞서 설명한 '기득권적 기대'를 극복할 예외 사유를 함께 주장해야 합니다.
3. 전략의 변화: 이로 인해 특허 분쟁의 무게 중심이 다시 지방 법원으로 이동할 가능성이 커졌습니다. 특허 라이선스 협상이나 소송 전략을 세울 때 이 점을 반드시 고려해야 합니다.

💡

기득권적 기대 법리: 핵심 정리

적용 대상: 발행 후 6년 이상 경과한 특허

주요 효과: PTAB의 IPR 등 무효 심판 개시 거부율 급증

핵심 논리:

오랜 기간 존속 → 유효성에 대한 신뢰 형성 → 보호 필요

현재 상태: USPTO 정책 O / 연방항소법원 판례 X (소송 진행중)

특허 전략 수립 시 '특허의 나이'가 핵심 변수로 떠올랐습니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: '기득권적 기대'는 법원에서 확립된 법리인가요?

A: 아니요, 아직은 아닙니다. 이것은 USPTO 특허심판원(PTAB)이 도입한 새로운 '정책'이며, 현재 이 정책의 타당성에 대해 연방항소법원에서 소송이 진행 중입니다. 따라서 법원에서 확립된 법리라고 보기는 어렵습니다.

Q: 그럼 이제 오래된 특허는 아예 무효시킬 수 없나요?

A: 그렇지는 않습니다. '기득권적 기대'를 극복할 만한 예외적인 사유가 있다면 IPR 개시가 가능합니다. 예를 들어, 특허 발행 이후 관련 법률에 중대한 변경이 있었거나, 특허권자가 해당 특허를 한 번도 상업적으로 활용하지 않았다는 점 등을 입증하면 됩니다.

Q: 이 정책으로 인해 IPR 개시율은 얼마나 변했나요?

A: 매우 극적으로 변했습니다. 2024년 10월 1일 이후 접수된 IPR 청구의 기각률은 72%에 달했는데, 이는 정책 시행 이전의 개시율이 61%(기각률 39%)였던 것과 비교하면 엄청난 변화입니다.

이처럼 '기득권적 기대' 법리는 미국 특허 지형을 뒤흔드는 중요한 변화입니다. 앞으로 연방항소법원의 판단에 따라 또 다른 변화가 있을 수 있으니, 계속해서 주목해야겠습니다. 더 궁금한 점이 있다면 댓글로 물어봐 주세요!

면책 조항 (Disclaimer)
본 글은 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 구성하지 않습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 자격을 갖춘 법률 전문가와 상담하시기 바랍니다.

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
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