특허법원의 무효심결취소송에서 새로운 증거의 제출과 정정

우리나라를 비롯한 일본, 미국, 중국, 유럽 등 대부분의 국가는 특허권자에게 특허 등의 등록무효심판에서 청구범위 감축과 같이 실질적인 변함없이 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는 기회를 주고  있다 (특허법 제133조의2 특허무효심판절차에서의 특허의 정정). 

등록이후 심판에서 새로운 선행기술이 제출된 경우, 종래 선행기술과 심사 기준 아래에서 등록된 특허가 무효되는 것을 방지하기 위함이다. 특허권자의 방어수단인 것이다.

무효심판 청구인인 이해관계인에게 심사관이 미처 찾지 못한 새로운 선행기술을 찾아 등록의 무효를 다툴 수 있는 기회를 주고, 특허권자에게는 새로운 선행기술을 피해 청구항 등을 수정할 수 있는 기회를 준다. 이는 공평하다.

특허 등의 등록무효심판은 이해관계인이 일단 유효하게 등록된 특허권 등을 법정무효사유를 이유로 특허심판원에서 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시킬 수 있도록 하는 분쟁제도(특허법 제133조 등)로 준사법적(準司法的) 행정행위의 성격을 갖는다. 심판청구인은 이해관계인에 한정되고, 피청구인은 특허권자로 한정된다.

특허심판원의 심결에 불복하려면 고등법원급 전문법원인 특허법원에 소를 제기할 수 있고, 대법원에 상고할 수 있다. 일반행정심판과는 달리 반드시 특허심판을 거친 후에 특허소송을 제기할 수 있다. 특허심판은 사실상 제1심 법원의 역할을 수행하고 있다. 

미국도 이렇게 특허심판을 거쳐 소송으로 올라가는 체계를 가지고 있다. 

그러나 우리나라는 소송단계에서 새로운 주장과 새로운 증거를 제한없이 제출할 수 있다. 이렇게 새로운 주장과 증거를 처음부터 다시 심리하면 사실 심결의 하자를 심리하는 것이 아니다. 반면, 미국은 연방항소법원(CAFC)에서 새로운 증거를 제출할 수 없으며 오직 전심에 해당하는 특허심판원(PTAB)의 심결의 하자만을 심리한다. 

미국은 1심(사실심)인 특허심판에 더 충실하도록 강제하고 있다. 우리나라가 특허법원 소송에서 무제한설을 택한 이력과 논거는 합리적이기보다는 교조주의적이라는 비판이 이어지고 있다.

실제 특허심판에 대한 불복 소송에서 새로운 증거제출을 허용하는 국가는 거의 드물다. 가까운 일본도 제한된다. 법원은 심판원의 심결에 대한 하자만을 심리할 뿐 새로운 주장과 증거를 받아 이를 기초로 처음부터 다시 심리하지는 않는다. 

우리나라는 특허무효심판의 심결이 부적법하다는 이유로 심결을 취소하는 소송에서, 특허권자는 제일 중요한 방어수단인 정정조차 할 수 없는 데, 무효를 청구하는 심판청구인은 사실상 1심 심판에서 내지 않았던 새로운 선행기술을 증거로 제출할 수 있도록 허용하는 것은 불공평하다.

무효심결 이후 새로운 선행기술을 발견하고 이를 근거로 무효주장을 하려면 새로운 무효심판을 청구하도록 해야 공평하다.

물론 특허권자는 별도의 정정심판을 할 수 있으나 이중의 비용 부담과 두 개의 분쟁 트랙에 따른 소송의 지연과 법적 불안정성이 생긴다. 이 문제는 법원의 노력과 해석만으로 해결할 수 없다.

무효심결취소소송에서 새로운 증거제출을 허용하지 말고 심결 자체의 하자만을 다투도록 하든지, 이것이 어렵다면 소송단계에서도 정정을 허용하는 것이 타당해보인다.

[이진수의 ‘특허포차’] ㉗ 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유

양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 2021년 미 연방대법원의 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 사건 (이하 “미네르바 사건”) 판결은 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 이처럼 특허양도인이 그 특허의 무효항변이 가능한 경우를 살펴본다.

양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]

양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 1 사유는 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. ....(중략)...

양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 2 사유는 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우이다. 법이 개정되어 구법에 따르면 유효했던 특허가 개정법에 따라 무효사유를 갖는 경우이다. ...예를 들어, 판례법 국가에서 양도당시에는 판례가 특허적격성이 인정하였으나 그 이후 판례가 변경되어 특허적격성이 부정된 경우라던가, 특허법의 개정으로 선행기술의 적격성(국내주의에서 국제주의)이 변동된 경우가 대표적일 것이다. AIA 개정법으로 일부계속 (CIP) 출원의 선행기술 적격에 변동이 있는 것도 생각해볼 수 있다....(중략)...

양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 3 사유는 발명자이든 양도인이든 특허 또는 출원을 양도 할 때의 청구범위와 그 이후 청구범위가 다른 경우이다.

출원발명이든 특허발명이든 명세서에 기재된 발명은 공중에 기부한 것이고 오직 청구범위에 기재된 발명만이 심사의 대상이 되고 등록된 권리가 된다. 따라서 양도인이 발명을 양도한 이후 양수인이 청구범위를 변경한 것까지 그 유효성을 진술하거나 보증한 것으로 볼 수 없기 때문이다. 특허법에 나타난 발명자의 동일성 유지권의 다른 모습이라고 볼 수 있다.

(후략)...

[EOF]

[이진수의 ‘특허포차’] ㉕ 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

양도인 금반언의 원칙은 미국 대법원이 1924년 Westinghouse 사건에서 처음으로 도입했다 {Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co., 266 US 342(1924)}.

IPDaily 칼럼 특허포차 읽기 

이 원칙은 발명자는 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 이 판결로 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다.

미 연방대법원의 판결에는 양도인 금반언(Assignor estoppel)이 적용되지 않는 상황, 즉 양도인이 특허권을 양도할 때 묵시적으로 진술이나 보증을 할 수 없는 상황을 설명하고 있다.

1) 발명가가 발명을 완성하기 전에 미리 양도하기로 한 경우.

2) 나중에 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관한 경우.

3) 양도 이후 특허 청구범위가 변경된 경우.

...(후략)

<참고> 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 IPDaily 특허포차 컬럼 읽기

<다음편> 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]

특허 양도인은 양도한 특허에 대해 유효성을 다툴 수 있을까?

어제 (6/29), 미연방대법원은 특허를 양도하고 양도인이 그 특허에 대하여 무효를 다툴 수 있는 지와 관련된 Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 사건에서, 1세기 넘게 적용되어온 assignor estoppel 원칙을 유지하면서도 이 원칙이 무조건 적용될 수는 없다고 판시하였습니다.

양도인이 특허 청구발명이 유효하다고 보증하고 나중에 그 유효성을 거부하는 것은 공평한 거래의 규범을 위반한 것이나, 양도인이 무효 방어와 충돌되는 진술을 명시적 또는 암시적으로 하지 않았다면 assignor estoppel을 적용할 근거가 없다고 판시하였습니다.

판결문에는 이와 같이 Assignor estoppel이 적용될 수 없는 경우로 3가지를 들고 있습니다.

1) 발명가가 특정 특허 청구항 기재 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우.

      : 이런 경우는 주로 고용계약서를 통해 종업원이 미래 발명을 모두 회사에 양도하기로 할 때 발생하는데, 양도 시점에 발명이 특정되지 않아 유효성을 미리 보증할 수 없기 때문입니다. 이 경우 종업원은 회사에 넘어간 발명에 대해 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다.

2) 나중에 준거법의 변경과 같이 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우.

3) 양도한 이후 특허 청구항이 변경된 경우

 

    : 이런 경우는 등록 특허 보다 특허 출원을 양도할 때 가장 자주 발생할 것입니다. 양도한 이후 발명자가 보증할 수 있는 청구범위를 벗어나면 양도인은 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다.

위 세가지 Assignor estoppel의 예외를 "진술과 보증"(Reps & Warranty)의 법리로 해석하니 흥미롭습니다.

Justices uphold but narrow patent assignor estoppel

[특허법원판결속보] 특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)

 특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

특허공유가 반드시 공동출원에 의한 공유를 의미하는 것은 아니므로 원고 출원이 이 사건 특허발명의 무효사유(특허공유에 따른 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배)에 해당하지 않고, 선행발명은 비밀유지의무를 부담하는 자들 외 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았으므로 이로 인해 특허발명의 신규성이 부정되지도 않는다고 본 사례(특허법원 2020허1847)

<판시요지>

“특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.”

 

<원고(무효심판 피청구인)의 주장>

원고와 피고 사이의 특허공유 및 제조, 판매에 관한 계약서(이하 ‘이 사건 특허공유 계약’이라 한다) 제4조는 “금형특허를 공유한다.”고 규정하고 있는데, 이는 반드시 공동으로 출원하여야 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 추후에 지분을 이전하여 공유하게 되는 것도 포함되고, 원고는 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 후 피고에게 공유의 의사를 전달하였다. 따라서 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조에서 정한 위법사유가 없다.

<피고(무효심판 청구인)의 주장>

이 사건 특허공유 계약은 현재 및 미래의 일체의 특허를 대상으로 하고 있는 점에 비추어 이 사건 특허공유 계약 제4조의 금형특허를 공유한다는 것은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유한다는 의미로 해석하여야 하고, 그럼에도 불구하고 원고가 피고를 배제하고 단독으로 출원하여 등록받음으로써 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조를 위반한 무효사유가 있다.

 

<시사점>

그동안 비즈니스 세계에서 계약서에 특허를 공유한다는 문구만 있으면 특허를 받을 권리를 공유한다는 의미로 해석하는 경향이 없지 않았다. 이번 판례는 이러한 예단에 경종을 울리고 있다.

특허발명품의 개발 및 제조에 있어서, 특히 OEM 제조 단계에서 협력사 들간의 협력계약 작성시 당사자간의 의사를 명확하게 협의 및 확정하고 특허를 받을 권리의 귀속에 관한 계약문구 작성에 유의하여야 할 것이다.

폴라로이드와 코닥의 특허전쟁으로부터 재조명해본 세기의 교훈.

이번에 소개하려는 글은 듀크 대학의 애나 존스 (Anna Johns) 교수가 쓴 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁 > [저자 :피얼스틴 (Fierstein)]에 대한 서평입니다.

Anna Johns. Review of Fierstein, Ronald K., A Triumph of Genius: Edwin Land, Polaroid, and the Kodak Patent War. H-Sci-Med-Tech, H-Net Reviews. April, 2016. 

1938년부터 1970년대 초까지 이어진 미국 기업의 '반특허'(anti-patent) 정서는 우리나라와 유사한 점이 많기에 폴라로이드와 코닥의 특허전쟁은 우리에게 반면교사가 되기에 충분합니다.

이 서평에 따르면 1930년대 특허의 무효율은 약 90%에 가까웠으며, 1970년대에 이르러 특허의 무효율이 약 65 %로 개선되었지만, 여전히 1990년대 무효율 30%에 비하면 생존율은 턱없이 낮은 수준이었다고 합니다. 1970년대까지는 법원에서 특허침해를 주장하면 비침해보다는 특허가 무효로 죽는 경우가 더 많았다는 것입니다. 이것은 기업들이 타 기업인의 발명을 그냥 가져다 써도 된다는 것을 암시합니다.

코닥도 다르지 않았습니다. 

당시 코닥은 수십 년 동안 사진 분야에서 독점 금지 규제 기관으로부터 감시와 정기적인 조사를 받을 정도로 시장 지배력을 가진 선도기업이었습니다. 따라서 코닥의 경영진들은 기술에 대한 강한 자부심을 가지고 있었을 것입니다. 그들은 성공스토리의 덫에 빠져 있었던 것입니다.

코닥은 폴로라이드 뤤드(Land)의 특허발명들이 자신의 기술수준에 비추어 독창성이 없다고 생각했습니다. 코닥의 법률전문가들도 당시 '반특허'(anti-patent)적인 정서에 힘입어 뤤드(Land)의 특허는 등록요건인 신규성 또는 진보성 요건을 만족하기 어렵다고 판단하였습니다. 심지어 폴로라이드의 뤤드(Land)는 다른 경쟁자들이 뚫을 수 없을 정도로 특허(포트폴리오)의 벽을 촘촘히 만들어 자유경쟁시장을 독점하려고 한다고 주장하였습니다. 코닥은 이러한 이유로 즉석 카메라를 개발할 때부터 소송이 끝날때 까지 뤤드(Land)의 특허 포트폴리오 전부가 무효라고 믿었습니다.

코닥의 경영진들의 오만한 의사결정의 결과는 참으로 참담한 것이었습니다.

1976 년 폴로라이드의 뤤드(Land)는 법원에 코닥의 카메라에 대하여 10건의 특허권 침해 혐의로 제소하였고, 법원은 폴라로이드는 특허 침해를 주장한 10 건 중 7 건이 유효하고 침해가 인정된다고 판단하였습니다. 15년이라는 긴 싸움 동안 미국의 반특허(anti-patent) 정서는 친특허(pro-patent)쪽으로 바뀌었고, Kodak의 즉석 사진 촬영 분쟁을 촉발한 주요 의사 결정권자는 1990년 이 사건이 끝날 무렵 이미 은퇴하고 자리에 없었습니다. 코닥은 당시 10억 달러라는 거액의 배상금을 지급하여야 했고, 즉석 필름 및 카메라 제작에 대한 2 억 달러의 투자금을 잃었으며, 800 명의 근로자가 일자리를 잃었고, 1,600 만 대의 즉석 카메라가 하루 아침에 쓰레기가 되었습니다.

뤤드(Land)는 폴로라이드의 창업자이자 엔지니어입니다. 전통적인 엔지니어로서 기업을 일군 표본입니다. 폴로라이드의 뤤드(Land)는 하바드 대학 박사과정을 그만두고 폴로라이드를 설립하고 눈부심을 방지하기 위한 '플라스틱 편광시트'를 개발하였습니다. 이것을 시작으로 죽을 때까지 총 533건의 특허를 출원하였고 토마스 에디슨과 엘리후 톰슨에 이어 "미국에서 가장 많은 발명가 목록에 3 위"에 올랐다고 합니다.

뤤드(Land)의 폴로라이드 '편광시트'는 자동차 라이트 눈부심을 방지하기 위한 선글라스용 편광 렌즈에 사용되었고, 제2차 세계대전 당시 히로시마 원자 폭탄을 떨어 뜨렸을 때 군관계자들은 폴라로이드 특수안경을 착용했다고 합니다. 현재는 3D입체영화 관람용 "3D안경"에 채용되고 있는 발명입니다. 1943년 뤤드(Land)는 한걸음 더 나아가 즉석 사진을 개발하기 시작하면서 특허제도를 이용하여 꼼꼼하게 특허포트폴리오를 구축하였습니다. 거대 공룡 코닥을 이긴 폴로라이드 특허는 한 건이 아니었습니다. 탄탄하게 포진된 특허군이었습니다.

이러한 특허 포트폴리오를 모두 무력화시킬 수 있다고 믿은 코닥의 법률전문가와 경영진의 실수이었습니다.

이번에 소개한 서평의 대상이 된 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁>을 쓴 사람은 폴로라이드를 대리한 지식재산 전문 부티크 로펌의 변호사 피얼스틴 (Fierstein)입니다. 그래서 그런지 기업의 소송전략도 생생하게 엿볼 수 있습니다. 이미 많은 강연에서 소개된 폴로라이드와 코닥의 특허전쟁, 그러나 알려진 이야기 뒤에 숨은 이야기들이 더 재미있는 법, 지금까지 잘 알려지지 않은 이야기와 내부서신 등이 폭로(?)되어 있다고 합니다. 서평을 읽고 있으니 구입해서 꼭 읽어보고 싶어집니다.

무효될 가능성만 믿고 타인의 기술을 사용하는 것이 얼마나 위험한지, 그리고 자신이 가진 경쟁력을 과신하면 얼마나 후행판단의 오류에 빠지기 쉬운지, 그렇게 의사결정에 이르는 과정은 얼마나 많은 확증편향에 빠져 있을지를 돌아보게 합니다.

역사는 반복되고 현재 누군가는 똑같은 실수를 반복하고 있지 않을까 걱정이 듭니다.

그러한 실수에 빠지지 않으려면 내부의 반대 목소리를 무시하지 말고 나의 장자방(Adverse Advocate)로 활용하여야 합니다.

.EOB.

IP Daily에서 읽기

[이진수의 ‘특허포차’] ⑬ 자신의 ‘기술 경쟁력’을 과신하면… 폴라로이드 vs. 코닥 특허전쟁

 

애플 "밀어서 잠금해제" 유럽특허 무효 판결선고

독일 칼스루에에 있는 독일 연방대법원(BGH)는 2015년 8월 25일 애플이 보유하고 있는 유럽 특허 "밀어서 잠금해제" (제1,964,022호)를 무효화하는 판결을 선고했다고 합니다. 애플은 2012년 뮌헨 소재 법원에서 이 특허를 근거로 모토로라 모빌리티를 상대로 판매금지 가처분 신청을 내 승소한 적이 있으나, BGH의 이 특허의 무효 판결로 게임은 끝나겠네요.

법원이 선행기술로 인정한 것은 스웨덴의 '네오노데'라는 업체가 2007년에 만든 N1 전화기라는데, 무효심판이나 소송을 해보신 분은 알겠지만 선행특허도 아니고 선판제품은 채증하기도 어렵고 입증도 어려웠을 텐데....그것도 진보성 흠결이라

법원은 애플의 '밀어서 잠금해제' 기능은 네오노데의 제품 기능에 익숙한 이 분야의 전문가라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이므로, 그 자체로서는 특허로 인정할 수 없다고 판시했다고 합니다.

관련 기사 읽어 주세요.

연합뉴스네이버기사링크

무권리자특허권 이전 허용 신중해야(개정안 제 99 조의2)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야

개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점

 

 

1. 들어가는 말

 

지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .

 

그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .

 

판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다(2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것도 변함없는 판결의 태도이다 (대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결).

 

따라서 이번 개정안은 법원이 인정하는 양도 외에 전형적인 특허법상 무권리자 출원 이른바 “ 모인출원 ” 의 경우까지도 민사소송을 통해 권리이전 청구를 허용하는 민사상 제도를 보장하는 입법시도라 할 것이다 .

 

2. 개정안의 문제점과 무효심판

 

(1) 개정안의 문제점

 

이번 개정안은 우선 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 단순한 편의 보장을 넘어서 , 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 간과할 수 없는 문제를 안고 있다 .

 

또한 이번 개정안은 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유 ( 특허법 제 133 조제 1 항 제 2 호 ) 가 권리이전에 의해 후발적으로 치유되는지 의문스럽다는 문제도 있다 . 개정안은 이와 관련해 “ 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 ” 며 특허권 이전등록의 효과 ( 제 99 조의 2 제 2 항 ) 를 신설하고 있는데 , 오히려 무권리자 출원이 등록 이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제 133 조제 1 항제 2 호에 " 정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니하다 " 라는 단서를 추가하는 것이 더 명확하다 .

 

(2) 무권리자 특허의 유형

 

실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다 . 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다 . 즉 , 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런 저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다 .

 

이 때문에 법원은 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가 , 삭제 , 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 즉 발명의 동일성 판단이 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다 . 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 분리되어 검토되고 판단되어야 한다(특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조).

 

(3) “ 발명의 동일성 ” 핵심 쟁점

 

이처럼 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 쟁점이고 , 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다 .

 

따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다 . 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 청구항별로 무권리자 출원인지에 여부에 대한 무효사유가 판단되어야 이전등록 여부를 결정할 수 있기 때문에 현행 무효심판보다 신속하다고 할 수도 없다 . 더욱이 청구항별로 무권리자 발명 여부가 달라지면 등록특허의 분할 이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다 . 여기에 분할출원 , 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다 .

 

(4) 정당권리자의 절차권보장

 

무권리자 출원발명은 무권리자의 선택에 따라 출원발명 ( 청구범위에 기재한 발명 , 이하 같다 ) 이 선택되었으므로 정당한 권리자의 청구항 결정권이 침해받았을 수 있다 . 또한 출원 및 심사과정에서도 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐 그리고 심사관을 어떤 보정안을 제시하고 설득했느냐에 따라 등록 권리범위를 선택해야 할 기회를 잃었을 수도 있다 . 만약 정당한 권리자가 의도하지 않은 범위 내지 형태로 특허등록이 되었다면 공중의 이익에도 큰 영향을 미친다 .

 

따라서 정당한 권리자가 이전청구권을 선택하는 경우는 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 인정되는 것이 합리적이다 . 발명의 동일성 판단이 실질인 사건을 전문성이 없는 법원에서 단순한 권리이전 소송 사건으로 심리하는 방안에 신중해야 할 이유도 여기에 있다 .

 

3. 결론

 

지금까지 살펴본대로 정당한 권리자 스스로 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받는 것이 가장 바람직하다 . 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 , 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원을 하거나 동일 발명인 경우 무권리자로부터 등록 이전을 받으면 무효사유가 치유될 수 있도록 하는 것이 가장 바람직한 것으로 생각된다 . 개정안의 재검토를 촉구한다 .



<이진수 변리사, 전광출 변리사 공동기고>

초고 Full version : 이진수변리사의 IP 이야기: 특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고: 

AIA 이후 미국특허소송전략수립을 위한 무효제도 장단점 비교

1.   들어가는 말

 

2011년 9월 미국 개정 특허법인 ‘America Invents Act’(AIA)가 법제화 되면서 보다 쉽고 저렴하게 특허청을 통한 특허 무효화 신청할 수 있는 제도가 생겼다는 것은 익히 알려진 이야기이다. 특허 재심사는 신설된 ‘Patent Trial and Appeal Board’ (PTAB: 특허심판부)에서 다루며 신청자가 특허권자가 아닌 제3자로서 참여할 수 있는 재심사 절차로는 ‘Post Grant Review’(PGR: 등록 후 재심사제도)와 ‘Inter Partes Review’(IPR: 당사자 특허 무효 심판제도) 등이 운영되고 있다.

누구든지 특허침해금지소송을 받거나 강력한 경고장을 받으면 해당 제소특허의 유효성을 다투기 위하여 무효자료를 찾는다. 어렵게 무효자료를 확보한 이후에는 어떤 절차를 거쳐 제소특허의 무효를 다툴지를 선택하여야 한다.

 

AIA도입 이후 미국에서 특허에 대한 유효성을 다투는 방법으로 크게 민사지법에 Declaratory Judgement (DJ: 무효확인의 소)를 제기하는 전통적인 방법과 미국 특허청에 신설된 IPR이나 PGR을 제기하는 방법이 있다. 한국은 미국과 다르게 특허를 무효시키고자 한다면 특허심판원의 무효심판을 통해서만 다투는 것이 원칙이다. 물론 최근 일반 민사법원에서 특허무효를 적극적으로 심리하려고 하지만 한계가 분명히 존재한다.

 

과거에는 다른 사람으로부터 미국특허권을 침해하였다는 이유로 특허경고장을 받으면 민사지법에 DJ (무효확인의 소)를 제소하는 전략을 종종 구사하였다. DJ를 먼저 넣으면 여러 면에서 특허권자보다 유리한 위치에 설 수 있어서 특허침해소송에서 좋은 전략 중 하나이었다. 그러나 AIA 도입 이후 IPR등의 장점으로 DJ가 반드시 유리한 선택은 아니게 되었다.

 

이하에서 각 장단점을 비교하여 상황에 따라 적정한 절차를 선택하여야 할 것이다. 특허소송전략의 많은 변화를 가져온다는 점 역시 간과해서는 아니될 것이다.

 

2.   승소율

 

회계기준 2013년 및 2014년 1월까지 미국특허청의 최근 통계에 따르면 IPR 인용율이 82.8%에 육박한다. IPR 제소로 인한 협상 타결 건까지 고려하면 거의 90%가 IPR 청구권자의 승리로 돌아갔다. 반면, 민사지법의 무효심리에 대한 2007년부터 2012년까지의 연구결과에 따르면 특허권자가 66%~ 77%의 승소율을 기록하였다. 최근 IPR의 인용율이 계속 떨어지고 있다고 하지만 민사소송내에서의 특허무효싸움이 승소율면에서 볼 땐 무효를 주장하는 자에게 불리한 것은 사실이다.

 

3.   관할의 제한 등

 

DJ를 먼저 넣으면 특허권자가 유리한 관할에 특허침해금지소를 제기하는 것을 차단하는 효과가 발생한다. DJ를 심리하는 법원으로 소송이 이송될 가능성이 커지기 때문이다. 미국특허소송에서 관할의 선정은 매우 중요한 결정사항이다. 따라서 특허침해경고장을 받은 실시자는 자신에게 유리한 관할의 법원에 DJ를 먼저 넣어 특허권자의 관할선정의 자유도를 제한하는 전략을 자주 구사하였다. 반면 IPR등은 특허권자가 민사지법에 특허침해소송을 제기할 수 있는 제소관할을 제한하지 못한다.

미국에는 전통적으로 디스커버리 등의 절차 면이나 심리 면에서 특허권자에게 지나치다고 느낄 만큼 유리한 관할이 여럿 있다. 그러나 소송기술상 소송이송을 막는 방법은 여러 가지가 존재한다. 뛰어난 소송대리인을 만나면 좋은 가이드를 받을 수 있다. 본 지면에서는 이를 생략한다.

 

4.   청구범의의 해석 및 쟁점의 다양성과 일관성 등

 

IPR은 오직 선행기술(무효자료)에 따른 특허무효만을 주장할 수 있으나 민사소송에서는 다양한 무효이유를 근거로 무효를 주장할 수 있다. 민사소송에서 무효를 다투는 것이 더 다양한 공격방어방법의 구사가 가능하단 말이다.

그러나 IPR은 특허법과 기술의 전문가로 구성된 3명의 합의부에서 심리하나 민사소송은 법률전문가인 재판장과 일반시민으로 구성된 배심원에 의해서 심리된다. 아무래도 IPR의 합의부가 진보성 등을 바라보는 기준이 높을 수 밖에 없다. 기준이 높다는 건 그만큼 무효가능성 높아질 환경이란 뜻이다.

나아가 청구범위해석에 있어서 IPR은 민사소송보다 다소 넓게 해석하는 경향이 있다. 그만큼 IPR의 무효율이 높아지는 또 하나의 사실상의 이유이기도 하다. 미국특허청은 명세서를 참조한 합리적인 최광의 해석(최대한 넓게 해석)을 원칙으로 하고 있다. 반면 민사소송은 2005년 7월 필립스 판결 이후 청구항의 독립적 해석을 경계하고 명세서 전체에서 해석할 것을 주문하고서 상세한 설명 등 내재적 증거의 범위내에서 외재적 증거를 참조하여 상대적으로 좁게 해석하는 경향을 보이고 있다. 

미국특허청에서 별도의 절차를 통해 다투는 것보다 이러한 청구범위 해석을 기초로 민사소송 내에서 특허무효를 다투면서 비침해주장 등에서 일관성을 가지고 상대방의 약점을 요리할 가능성이 더 커진다. 무효율이 떨어지더라도 비침해논리를 이끌어가는데에 유리한 고지를 가져올 여지가 상대적으로 더 커진다.

 

5.   기간과 비용 등

 

IPR은 1년에서 1년 반이면 최종 결정에 이를 수 있으나, 민사소송은 관할법원과 재판장마다 다소의 차이는 있으나 평균 2년 반의 시간이 필요하다.

비용에 있어서도 IPR은 수 천만원에서 많아도 10억원을 넘지 않으나 민사소송은 AIPLA 보고서에 따르면 중간값 기준으로 소가가 10억원이하인 경우 8억원, 소가가 기250억원이 넘으면 55억원이 들어간다고 한다.

 

6.   디스커버리와 입증의 정도 등

 

IPR이든 DJ이든 미국의 증거개시절차인 디스커버리절차가 존재한다. 차이점이 있다면 IPR은 매우 제한된 영역에서 이루어진다. 디스커버리에서 중요한 이슈를 찾아야 한다면 IPR은 한계가 있다.

 

나아가 입증책임을 보면 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다.

또한 절차 내에서 IPR은 제한적이지만 청구항을 보정할 수 있으나 민사소송 내에서는 청구항을 보정할 수 없다. 특허보정을 하지 못하게 묶어두고 싶다면 IPR은 적절하지 못하나 IPR에서 보정의 가능성과 중용권을 염두에 두고 검토하면 위험을 줄일 수 있다.

 

7.   청구기한의 제한 등

 

IPR은 특허등록 이후 9개월이 지난 이후에 청구할 수 있으며 특허소송이 민사지법에 제기되면 그 제소 이후 1년이 지나면 청구할 수 없다. 또한 DJ(무효확인의소)를 민사지법에 먼저 넣었다면 미국특허청에 IPR을 제기할 수 없다. 반면 DJ는 아무런 제한이 없다.

 

8.   민사소송절차의 자동 중지 등

 

실시자가 미국특허청에 IPR은 청구하면  그 이후 제소된 민사소송은 IPR의 결정이 있을 때까지 자동으로 그 절차가 중지된다. 민사소송의 절차중지는 매우 중요한 소송전략 중 하나이므로 관심을 가지고 고려하여야 한다. 반면 DJ는 이러한 효과를 가져오기 어렵다. 그 외 무효를 주장하는 자에게 미치는 금반언의 원칙은 IPR이나 민사소송 내에서 다투든지 모두 적용된다.

Copyright © CHINSU LEE, but may partially include other’s copyright, This article is for informational purposes and is not intended to constitute legal advice.