[특허법원판결속보] 특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)

 특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

특허공유가 반드시 공동출원에 의한 공유를 의미하는 것은 아니므로 원고 출원이 이 사건 특허발명의 무효사유(특허공유에 따른 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배)에 해당하지 않고, 선행발명은 비밀유지의무를 부담하는 자들 외 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았으므로 이로 인해 특허발명의 신규성이 부정되지도 않는다고 본 사례(특허법원 2020허1847)

<판시요지>

“특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.”

 

<원고(무효심판 피청구인)의 주장>

원고와 피고 사이의 특허공유 및 제조, 판매에 관한 계약서(이하 ‘이 사건 특허공유 계약’이라 한다) 제4조는 “금형특허를 공유한다.”고 규정하고 있는데, 이는 반드시 공동으로 출원하여야 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 추후에 지분을 이전하여 공유하게 되는 것도 포함되고, 원고는 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 후 피고에게 공유의 의사를 전달하였다. 따라서 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조에서 정한 위법사유가 없다.

<피고(무효심판 청구인)의 주장>

이 사건 특허공유 계약은 현재 및 미래의 일체의 특허를 대상으로 하고 있는 점에 비추어 이 사건 특허공유 계약 제4조의 금형특허를 공유한다는 것은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유한다는 의미로 해석하여야 하고, 그럼에도 불구하고 원고가 피고를 배제하고 단독으로 출원하여 등록받음으로써 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조를 위반한 무효사유가 있다.

 

<시사점>

그동안 비즈니스 세계에서 계약서에 특허를 공유한다는 문구만 있으면 특허를 받을 권리를 공유한다는 의미로 해석하는 경향이 없지 않았다. 이번 판례는 이러한 예단에 경종을 울리고 있다.

특허발명품의 개발 및 제조에 있어서, 특히 OEM 제조 단계에서 협력사 들간의 협력계약 작성시 당사자간의 의사를 명확하게 협의 및 확정하고 특허를 받을 권리의 귀속에 관한 계약문구 작성에 유의하여야 할 것이다.