미국 디스커버리 제도가 특허권자 원고만을 위한 제도라는 오해에서 벗어나기

미국의 디스커버리 제도는 미연방소송규칙 FRCP Rule 26 ~ 37 (그 외 다른 연방민사소송규칙 및 해당 관할 지방법원의 Local Rule)에 의해, 법원의 명령 없이도 당사자 스스로 재판 전에 당사자간 증거를 교환할 의무를 부여한 법정 절차다. 

디스커버리 절차를 하였다고 해서 법원에 대한 당사자 간 증거 제출책임이 끝나는 것도 아니다. 증명책임이 있는 절차에는 모든 분쟁 절차에 적용된다. 직권심리주의가 적용될 여지가 있는 특허심판원(PTAB)의 절차에도 디스커버리 절차는 존재한다. 증명책임이 있는 자가 증명하지 못한 사실은 존재하지 않기 때문이다.

만약 일방 당사자가 디스커버리 규칙을 위반한 것으로 의심된 경우 타방 당사자는 신청을 통해 법원의 문서제출명령(order for production of documents)을 얻어 낼 수 있다. 그리고 최근 배터리 특허 및 영업비밀 침해 사건관련 미국 소송에서 본 바와 같이, 위반 혐의 당사자가 증거개시 명령에 불응하거나 성실히 협조하지 않은 경우는 강력한 제재가 내려질 수 있다.

원칙적으로 문서 제출자가 스스로 비용을 부담하나, 대리인이나 당사자가 주장의 근거를 합리적으로 확인하지 않는 등의 남소행위와 같은 예외적인 사유가 있으면 판사는 그 비용을 귀책 상대방에게 부담하게 할 수 있다. 제3자가 소지한 정보와 문서에 대해서도 그 제출 및 증언이 강제될 수 있다.

미국 디스커버리 제도가 원고인 특허권자만을 위한 것이라고 오해해서는 안된다. 나중에 이루어질 사실심리(재판)에서 사실 증거를 현출하여야 하는 양 당사자를 위한 것이다. 따라서 피고도 원고로부터 소송 사건과 관련된 자료를 제공받는다. 이를 통해 원고 특허의 약점을 찾고 주장의 헛점을 찾는다.

원고가 피고에 대한 디스커버리를 통해 달성하려는 목적은 익히 잘 알려져 있고 상식적으로 추정도 가능하므로 본 글에서는 생략하고, 오히려 피고가 원고에 대한 디스커버리를 통해 어떤 것을 달성할 수 있는 지를 과거 경험과 PLI 특허소송 실무교재(주1)를 참고하여 정리해본다. 구체적인 사안에 따라 다르겠지만 일반적으로 나열해보면 다음과 같은 주제와 관련된 것들이다.

- 특허 소유에 대한 특허권자의 주장 및 원고적격과 관련된 권원의 이전 이력 (예컨대 양도 및 라이선스라 같은 권원 사슬에 관한 문서들)

-   재판지 다툼을 위한 원고의 관할법원 선정의 연계 고리에 관한 사실들

-   원고 특허권자가 생각한 청구범위 해석

-   원고 특허권자의 침해에 대한 입장

-   발명자권(Inventorship) 흠결 여부를 확인하기 위한 발명의 착상(conception)과 실현(reduction to practice) 및 개발과정

-   발명자가 특허출원이전에 어떻게 발명을 실행하였는지

-   원고의 제소 특허발명품에 대한 설계변경 이력

-   특허출원 시 발명자가 알게 된 최적의 실시형태 (the best mode)

-   특허출원일 이전에 발명(품)의 판매나 청약 사실

-   발명에 이르는 작업에서의 어려움이나 곤란했던 사실

-   발명의 구체적인 실시예에 관한 불만사항

-   제소 특허의 출원 및 심사 과정 동안 작성한 선언서와 관련된 서류와 기초가 된 실험 (예컨대 Rule 132 선서진술서(affidavit) 등)

-   제소 특허의 심사이력 (file history)과 내부 검토

-  계속 출원이나 분할 출원, 같은 기술이 논의되었던 발명 주제와 관련된 관련 특허 또는 출원의 심사이력 (file history)과 내부 검토

-  해외 패밀리 특허 또는 출원 등에 대한 심사이력 (file history)과 내부 검토

-   모든 선행 참고 문헌

-   선행 참고 문헌에 대한 특허권자의 인식

-   특허권자와 피고사이에 이루어진 제소전 의사소통과 정보교류

-   특허권자가 만든 다른 침해 주장이나 비침해 인정

-   관련산업에서는 모든 라이선스

-   모든 라이선스 협상

-  쟁점이 되는 특허청구범위에 속하는 모든 특허권자의 제품이나 방법에 관한 정보

-   청구범위 해석에 대한 특허권자의 모든 입장

-   제소 특허 또는 관련 특허에 대한 선행 소송

-   발명자의 인사기록

-   발명자의 선행 증언들

-   특허권자가 가지고 있는 고의침해에 대한 입장

-   특허권자의 현재의 고객 또는 장래 고객과의 의사소통과 정보교류

-   만약 침해금지처분이 내려진다면 특허권자가 시장에 적정하게 공급할 능력을 가지고 있는지

-   특허권자의 제소 특허에 관한 라이선스 입장

-   같은 시장에서 다른 경쟁자의 존재여부

-   제소 특허에 대한 모든 라이선스

-   제소 특허의 라이선스 관련 특허권자가 받은 모든 로열티

-   비견될 만한 특허의 모든 라이선스

-   비견될 만한 특허로부터 받은 모든 로열티

-  특허권자의 라이선스 허락 또는 배타적 지위 유지와 관련한 정책과 마켓팅 프로그램

-   다른 회사의 제품의 판매에 대한 특허 제품의 판매 영향

-   특허 제품의 상업적 성공

-   다른 장치에 대한 특허발명의 유용성과 장점

-   특허제품이나 방법에 기인한 이익과 관련된 문서와 관련 재무 정보

-   특허된 특징으로부터 파생된 이익 또는 가격 비중

-   시장조사

-   특허제품 또는 방법에 대한 요구사항에 관한 문서

-   비침해 대체품의 존재여부

-   특허권자의 제조 및 판매 능력과 관련한 침해된 판매량

-   침해가 없었던 시절 특허권자가 달성한 이익과 관련 재무 서류

-   경쟁 비특허 또는 비침해 제품 대비 특허 또는 침해 제품의 판매

-   피소 제품 또는 장치의 이익이 되거나 바람직한 특징들

-   제품의 비교

-   제품의 가격 (특허제품 대비 경쟁제품)

-   특허권자의 부수 매출에 대한 정보

 

소송이 시작되면 양 당사자는 FRCP Rule 26(a)(1)에 따라 상대방의 증거개시 요구가 없어도 소송의 당사자는 스스로 후속 디스커버리 절차 진행, 즉 관련 정보의 교환을 위해 초기증거공개(Initial disclosure) 절차를 진행하여야 한다. 크게 디스커버리 대상이 될 증인 목록과 문서 목록이 주를 이룬다. 

그리고 늦어도 변론절차 30일 전에 본격적으로 FRCP Rule 26(a)(3) 변론전 증거공개(pretrial disclosure) 절차에 따라 사실심/재판(trial) 준비절차를 위한 자료를 교환하여야 한다.

그 외 FRCP Rule 26(a)(2) 감정인공개(disclosure of information on expert testimony) 절차에 따라 늦어도 변론절차가 개시되기 90일이전에 장래 소송에 관계 있을지도 모르는 감정인에 대한 인적 정보와 이력 등에 관한 정보를 교환하여야 한다.

 

특허침해소송사건의 초기증거공개(Initial disclosure) 절차에서 교환의 대상이 되는 정보와 문서들을 구체적으로 보면 다음과 같다.

1.     원고가 피고에게 제공하여야 하는 문서와 정보로는,

1)     증인 목록

-       발명자

-       특허출원대리인

-       침해사실을 알게 된 증인

-       고의 침해 주장을 지지할 증인

- 자명성(진보성흠결) 항변을 위한 객관적인 고려사항(2ndary consideration등)에 대한 정보를 가지고 있는 자

-       손해와 손해액에 대한 정보를 알고 있는 자

2)     문서목록

-       제소 특허

-       심사이력

-      침해가 있다는 특허권자(원고)의 믿음에 기초가 되는 문서 (비닉특권의 대상이 아닌 문서)

-      손해배상액에 대한 특허권자(원고)의 산정에 기초가 되는 문서 (비닉특권의 대상이 아닌 문서)

-       자명성(진보성 흠결) 주장과 관련된 문서

-       분쟁과 관련하여 당사자간 주고받은 사전 의사소통내용과 정보

-       가능한 범위 내에서의 손해액의 계산

 

2.     피고가 원고에게 제공하여야 하는 문서와 정보로는,

1)     증인 목록

-       선행 발명자

-       선행 특허출원대리인

-       피소 제품이나 방법을 알 수 있는 증인

-       제소 특허 발명에 대한 선행 발명자로 믿을 수 있는 사람

-       제소 특허 발명 이전에 관련 선행 지식을 가지고 있는 사람

-       제소 특허 발명 이전에 판매제안이나 사용했던 사람

-       고의 침해 주장에 대해 방어를 할 수 있는 증인

-       피소 제품의 판매 정보를 알고 있는 사람

-       선행기술을 알고 있는 사람

2)     문서목록

-       특허

-       심사이력과 관련 해외 패밀리 심사이력

-       선행기술자료 (제소특허이전의 판매사실 등)

-       침해가 없었다는 피고의 믿음에 기초가 되는 문서 (비닉특권의 대상이 아닌 문서)

-       분쟁과 관련하여 당사자간 주고받은 사전 의사소통내용과 정보

-       피소 제품이나 방법에 관한 일반적인 정보

-       그 외 방어를 지지할 만한 정보 들

 

다시 한번 강조하고 싶다.

민사소송에서 양 당사자의 증거수집을 용이하게 하기 위한 디스커버리 제도는 민사소송의 변론주의와 처분권주의를 보장한 최소한의 제도이다. 결코 원고인 특허권자만을 위한 것이 아니고 피고인 실시자만을 위한 제도도 아니다. 

또한 당사자간 관련 정보를 교환하는 디스커버리 절차만으로 법원에서 증거제출 책임이나 설득책임을 다한 것도 아니다. 

디스커버리 제도를 어느 일방 당사자 측면에서만 바라보고 평가하지 않아야 한다.  이러한 점들을 우리는 오해하지 말아야 한다.

<주1> 참고문헌 : Charles S. Barqu, "Patent Litigation", PLI PRESS

[EOF]