알기 쉬운 특허 침해에 따른 손해배상액 계산방법

 우리는 종종 내 특허를 침해하고 있는 경쟁사에게 최소한 얼마의 금액을 보상받을 수 있는지? 또는 특허권자로부터 경고장을 받았는데 특허침해가 인정될 경우 얼마나 배상해야 하는지? 에 대하여 의문을 갖곤 합니다. 이러한 의문을 갖게 될 때 손해배상액을 어떻게 추산할까요?

2019년 1월 악의적인 특허 침해자에 대한 3배 배상이 가능한 징벌적 배상제도가 도입되면서 (이제도는 공포일로부터 6개월이 지난 7월부터 시행되며 그 시행 이후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용) 많은 개인 발명가와 중소기업은 손해배상의 계산방법에 대하여 관심을 갖기 시작하였습니다.

또한 업계 많은 전문가들도 과거 디자인권과 상표권 침해사건에서 한계이익에 근거하여 손해배상액을 계산한 대법원 판결 (2004다36830, 2005다75002 판결)에 이어 최근 2019년 5월 특허침해사건의 항소심에서 한계이익으로 침해에 따른 일식이익을 계산하여 손해배상액을 높인 판례가 나오면서 (특허법원 2018나1701 등), 손해배상액 계산 방법에 대한 스터디에 열심입니다 (한계이익이란 매출액에서 변동비만 빼고 계산한 이익액을 말합니다. 반면 우리가 재무재표에서 자주 보는 영업이익액은 고정비까지 모두 차감한 금액을 말합니다).

기업 실무자들 역시 특허침해에 따른 손해배상액의 계산방법을 이해하기 위하여 국내외 판례를 뒤적이고 기본서를 공부하곤 하지만 정작 특허침해에 따른 손해배상액을 추산하여 최고 경영진에게 보고하자면 습득한 이론을 사용하여 숫자를 내어 놓는 것이 그리 간단한 일은 아닙니다.

이런 이유로 본 글에서는 일반인도 이해하기 쉬운 손해배상액 추산방법을 좀더 실무적으로 설명해보고자 합니다.

먼저 손해배상액의 계산방법을 이해하기 편하도록 가상 시나리오를 만들어 설명하고자 합니다.

------------<가상 시나리오 시작>-----------

대학원 때 음성지문(Voice print)(이하 “성문”)를 이용하여 신원을 판별하는 기술을 연구한 ‘철수’는 이를 칩에 구현하는 직접회로를 생각하고 특허 출원하고 등록 받았습니다. 

<음성명령만으로 성문인증이 자동으로 실행되어 송금이 이루어지는 개념도> 

(사진의 일부 출처는 중앙일보)

‘철수’는 대학원을 졸업하고 마땅히 좋은 취업자리를 구하지 못하다가 몇몇 동기생들과 함께 청년전용창업자금 1억원을 대출받아 성문(Voice print)를 이용하여 신원을 판별하는 IC칩 제조회사 A를 창업하였습니다. 불철주야 개발에 박차를 가한 끝에 IC칩을 상용화하는 기술을 성공리에 개발하였고 몇몇 대기업에 프로토타입(시제품)을 제안하여 주문을 받기 시작하였습니다. 이에 맞추어 A사는 월간 1만대를 생산할 수 있는 라인을 갖추기 위하여 전환사채(CB)를 발행하였고 약 10억원의 투자를 받아 성문인식칩 (모델명 'VOICEPRINT'칩)를 양산하기 시작하였습니다. 당시 ‘철수’는 자신이 창업한 회사 A사에게 자신의 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다.

본격적인 양산에 들어가면서 ‘철수’의 A사는 VOICEPRINT칩을 개당 5,000원에 생산하여 1,000원의 이익을 남기고 6,000원에 대기업에 납품하기 시작하였고, 칩이 소문이 나자 전세계에서 주문이 밀려들어와 월 1만대의 생산능력으로 감당하기 어려운 실정에 이르렀습니다. ‘철수’는 자신의 특허를 창업회사 A로 이전하고 이 특허를 담보로 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어갔습니다.

한편 이를 지켜본 반도체칩 전문 중견회사 B사는 A사의 수석연구원을 영입하여 좀더 저렴한 가격의 동일한 기술을 적용한 성문인식칩(모델명 'VOY'칩)을 개발하기 시작하였고 약 1년의 개발 끝에 중국산 원재료와 소재를 이용하여 저가 칩의 상용화에 성공하였습니다. B사는 개당 3,000원에 생산하여 2,000원의 이익을 남기고 5,000원에 시장에 내놓았고 고객사로부터 가격인하 압박을 받은 A사 역시 가격을 인하하여 5,000원에 납품하기 시작하였습니다. 그러나 B사는 이에 대응하여 다시 칩을 대당 4,000원으로 가격을 인하하였고 이러한 전략으로 매월 2만대의 주문이 밀려 들어왔습니다. 반면 A사는 경쟁에 밀려 주문량이 월 5천대로 줄어들기에 이르렀습니다.

한편 성문인식칩의 시장 수요가 급격히 증가하자 대기업 C사도 성문인식칩 시장에 뛰어 들기 위하여 ‘철수’의 성문인식기술를 개량한 이종의 기술을 적용한 성문인식칩 (모델명 '알파'칩)을 개발하기 시작하였고, 이를 성공하여 개당 1,000원에 생산하여 3,000원의 이익을 남기고 4,000원에 시장에 내어 놓기 시작하였습니다. 

그 결과 성문 인식칩의 시장점유율은 A사 (VOICEPRINT칩)는 20%, B사 (VOY칩)는 30%, C사 (알파칩)는 50%가 되었습니다.

‘철수’는 사업을 시작한지 3년이 되자 점차 주문도 줄어들어 손익분기점에도 미치지 못하게 되었고 대출금 이자조차 갚기 어려울 정도로 경영이 어려워졌습니다. 
이를 견디다 못한 A사는 B사를 상대로 특허침해소송을 제기하였습니다. 소송에서 당사자가 스스로 제출한 자료와 법원 명령에 따라 제출된 자료에 의하면 A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.

------------<가상 시나리오 끝>-------------

‘철수’(A사)는 특허침해소송에서 B사의 VOY칩이 특허침해로 인정받으면 B사는 VOY칩의 제조 및 판매가 중지되어 VOICEPRINT칩 시장점유율이 다시 50%까지 올라 갈 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 되었고 이러한 기대감은 손해배상액보다 더 희망적인 것이었습니다.

그러나 C사의 알파칩과 같이 대체품이 존재하는 시장에서 B사의 칩이 시장에서 배제되더라도 A사가 끌어올릴 수 있는 최대 시장점유율이 50%가 아니라는 것을 인식하지 못하였습니다. 이렇게 대체품이 존재하는 시장에서는 B가 점유한 시장점유율은 A사와 C사로 나뉘게 되고 이를 가상적으로 계산하면 A사가 회복할 수 있는 최대 시장점유율은 대체품 알파칩 때문에 29%가 될 것이기 때문입니다 (29% = 20% / (20%+50%) ).

시기적으로도 최소한 법원에서의 1심판결이 나오는 1년을 포함하여 판결 이후 침해금지판결의 효력이 시장에서 영향이 미치는 기간 (시장에 이미 풀린 제품 등의 판매 중단기간, 재고의 고객 사용중단기간 등)인 약 2년여간은 어떻게 하든 버텨내야 합니다.

따라서 손해배상으로 손해를 전보 받지 못하면 A사에게는 큰 손실이 될 것입니다. 그러나 손해배상판결이 확정되려면 몇 년이 더 걸릴지 모릅니다. 침해소송과 무효심판의 연속, 특허법원에서의 새로운 무효증거의 추가, 그리고 최소 환송판결의 순환, 이렇게 시간이 흐르면 대부분의 소기업은 이미 망했거나 식물기업 상태에 이릅니다. 그래서 특허침해소송은 신속한 심리와 판결, 이를 보장하기 위한 제도가 절실합니다.

만약 여러 이유로 이를 보장받기 어렵다면 A사는 회사가 망한 이후라도 구성원들이 손해를 전보 받을 수 있는 전향적인 판결을 간절히 바랄 것입니다. 

또한 손해배상과 별도로 1심판결이라도 속히 나오면 이 판결을 기초로 구성원들이 출구전략을 실행할 수 있는 보험이나 소송인수, 거래제도가 활성화될 수 있는 정책적 제도와 지원을 마지막 희망으로 기대할 것입니다.

A사 입장에서 입은 손해를 분류해보면 아래와 같습니다. 이때 B사의 VOY칩은 A사의 유효한 특허를 침해하였음을 전제합니다.

1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액; 2) B사의 저가 칩 출시로 인하여 A사가 가격인하를 단행하여 상실한 이익액; 3) A사(철수)의 특허로부터 받을 수 있었던 로열티 수입 상실액; 4) A사 및 ‘철수’가 사업을 위해 대출 받은 21억원의 대출 원금과 이자액 (설비투자액으로 소비되어 대표이사 개인 부동산등으로 추가 담보로 보증) ; 5) A사가 장래 생산계획에 따라 추가 생산을 위한 사전에 구매한 부품 및 원료 신용결재금액 (채무)

여기서 현행 특허제도나 민사제도에서 B사의 특허침해로 인하여 보상 받을 수 있는 항목은 1)부터 3)까지입니다. 4)이나 5)는 A사의 영역에서 발생한 사유이므로 침해자가 그 손해발생을 알 수 있었다는 특별한 사유가 없는 한 그 피해를 보전 받을 수 없습니다.

결국 어떻게 해서는 다시 사업을 일으켜 계속 사업을 유지하지 않으면 회사의 채무보증을 선 사업주는 그대로 회사의 채무를 부담하게 됩니다. 

생각해보면 빠져나올 수 없는 무서운 도박입니다. 이 모든 것이 B사의 침해행위로 촉발된 것이라는 점을 생각하면 A사는 당연히 부당하다고 느낄 수밖에 없을 것입니다.

특허법상 손해배상청구 역시 민사상 손해배상과 같이 피해자가 가해자의 불법행위로 인하여 발생한 손해가 발생하였다는 사실과 그 손해액, 즉 상당인과관계가 있는 손해액을 입증하여 청구하여야 합니다. 다만 특허법은 특별규정을 두어 이러한 상당인관계 있는 손해액입증을 특허권자가 모두 하지 않아도 되도록 하였습니다. 그럼에도 침해사실만으로 손해발생사실까지 법률상 추정되는 것은 아니므로 손해가 발생하였다는 것은 입증하여야 합니다. 법원 역시 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다는 점을 분명히 하였습니다 (대법원 2006다1831판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 그럼에도 법원은 특허법에 따른 손해배상은 실제 손해가 발생한 사실을 증명할 필요는 없고 손해가 발생할 염려 내지 개연성의 존재를 입증하면 되며 이러한 입증은 권리자가 침해자와 동종의 영업 또는 경업을 하고 있는 것을 증명하는 것으로 충분하다고 하였고 (대법원 2006다1831판결 등), 권리자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다고 판시하여 피해자인 권리자의 입증부담을 줄여주었습니다 ( 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 

또한 특허권자가 특허발명은 X이었으나 상용화한 제품은 특허발명 X를 개량한 X”를 적용한 것이라고 하더라도 침해자가 특허발명 X를 침해하고 있다면 특허권자가 반드시 특허발명을 실시할 것을 요구하는 것이 아니므로 이로 인하여 발생한 손해는 배상하여야 한다는 것이 서울고등법원의 입장입니다 (서울고법 2008나17757판결). 참고로 미국은 침해자로 인하여 특허품 X의 판매 손실이 발생하였고 이에 영향을 받아 특허품이 아닌 다른 제품 Y까지 판매손실이 발생하였다면 제품 X와 Y모두에 대하여 일실이익손해를 구할 수 있습니다.

먼저 1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액의 계산은 특허법 제128조 제2항이나 제4항에 따라 계산하여 청구할 수 있습니다. 

이를 간단히 설명하면 제128조 제2항은 침해자가 판매한 물량에 특허권자 입장에서 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액으로 청구할 수 있다는 것이고 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 청구할 수 있다는 것입니다. 특허권자 입장에서 유리한 방식을 선택하여 청구하면 됩니다. 뒤에서 확인할 수 있듯이 비록 가상적인 시나리오를 이용한 계산이지만 대체로 제128조 제4항의 방식이 특허권자에게 더 유리합니다.

1)    앞의 시나리오를 이용하여 제128조 제2항으로 한번 계산해보겠습니다.

앞에서 언급한 것처럼 128조 제2항은 침해자가 판매한 대수에 특허권자 입장에서 대당 이익액을 곱하여 손해액을 계산합니다. 따라서 침해자인 B사가 사업을 시작하여 침해를 시작한 A사의 2년차부터는 A사의 칩당 이익액이 “0”으로 없습니다. 즉 제128조 제2항으로 계산하면 특허권자인 A사는 청구할 손해배상액이 없다는 결론에 이릅니다.

그러나 다시 한번 살펴볼 것이 있습니다. 판례에 따르면 이때 이익액이 매출액에서 변동비용만 공제한 한계이익으로 계산된 것이어야 합니다. 

변동비용은 제품을 한 개 더 생산하거나 판매할 때마다 증가하는 비용을 말합니다. 한마디로 해당 제품의 추가 생산을 위하여 필요한 비용을 말합니다. 고정적으로 지출이 되는 임차료나 고정판매관리비 등은 공제되지 않습니다. 이해의 편의를 위하여 재무자료를 이용하여 원가내역을 아래와 같이 가정해봅니다. 

보통 변동비란, 생산량에 따라 변동하는 비용으로 주로 재료비, 외주가공비 등이 차지하며, 이에 반하여 고정비란 생산량의 변동에 관계없이 일정하게 발생하는 비용으로 감가상각비, 보험료, 임차료 등이 차지합니다. 

회계 작성 취지와 기준에 따라 '한계이익'은 매출액에서 생산과 구입에 직접 사용되는 직접비용을 공제하는 것으로 하고 '공헌이익'을 변동비용을 공제하는 것으로 하여 한계이익과 공헌이익을 구분하기도 합니다.

그러나 특허침해소송에서는 '대상 제품의 추가 생산 시 추가로 투입되는 비용만을 공제'한다는 점에서 일반적인 한계이익과는 약간의 차이가 있습니다. 

예를 들어 칩 한 개 더 생산하는 데에 더 들어가는 재료비는 일명 BOM(Bill of Materials)와 계약서나 주문서(PO) 사본만 입수하면 어렵지 않게 계산이 가능합니다. 판매관리비는 보통 대부분 고정비 성격을 가지므로 특허권자 입장에서 손해배상액을 약식으로 추산할 때는 이를 무시하고 추가로 투입되는 재료비와 외주가공비만을 변동비용으로 공제하기도 합니다.

만약 A사의 2년차 한계이익액을 다시 산출해보니 칩 1개당 500원이 되었다면, 특허권자 A사의 손해액은 1억5천만원[= (6만대*500원)+(24만대*500원)]이 됩니다.

다만 대체품 알파칩의 존재로 침해자 B사의 판매가 없었더라도 B사의 물량이 모두 특허권자에게 귀속되지 않을 것입니다. 

만약 침해자인 B사가 이점을 주장하고 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면, 특허법 제128조 제3항 단서에 따라 (특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 하므로), 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하여야 합니다. 

대체품의 시장점유율을 고려하여 다시 계산하면 손해배상액은 약 4천2백9십만원[=(1만7천대*500원)+(6만9천만대*500원)]이 됩니다.한발 더  나아가 침해자인 B사가 특허권자 A사는 생산능력은 월1만대로 년간 12만대 밖에 되지 않았다는 점을 주장하고 입증한다면 특허법 제128조 제3항에서 손해액 산정할 때 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하므로 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않게 됩니다.

즉 특허권자인 A사의 생산능력은 연간 12만대인데 2년차(B사의 1년차)에는 12만대를 생산하였고 3년차에는 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 3천만원[=(0만대*500원)+(6만대*500)]이 됩니다. 

여기서 한도액의 계산은 단지 본 조항에 따른 계산의 한계일 뿐입니다. 특허권자 A사의 생산능력을 넘어선 판매물량은 후술하는 사용하는 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다.

그러나 생산능력이란 현재와 과거의 생산능력만을 말하는 것이 아니고 시장에서 충분히 예측할 수 있는 범위 내에서 미래의 생산능력을 포함하는 개념입니다. 

A사는 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 9천만원[= (0만대*500원)+(18만대*500)]이 됩니다.

가상적인 시나리오이기는 하지만 현행 법과 판례에 따라 손해배상액을 계산해보니 힘이 많이 빠집니다. 여기에 침해자인 B사가 제품에 대한 특허발명의 기여도까지 주장하고 입증하면 더 슬퍼집니다.

2)    다음으로 제128조 제4항으로 한번 계산해보겠습니다.

     앞에서 언급한 것처럼 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 계산합니다. 이때 판례는 침해자의 이익액을 앞에서 언급한 일명 한계이익액을 기초로 계산합니다. 이는 모두 특허권자가 입증하여야 합니다. 

     다행히 특허권자인 A사는 법원의 명령을 통해 침해자인 B사에게 한계이익액을 산출할 수 있는 자료를 법원에 제출하도록 요구할 수 있으며 만약 침해자인 B사가 정당한 이유 없이 그 명령을 따르지 아니하거나 불성실하게 제출하면 재판부는 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수도 있습니다 (특허법 제132조 제4항 및 제5항). 그러나 침해자인 B사의 악의가 명백하지 않다면 재판부가 이러한 결정을 하는 것은 많이 부담되지 않을 수 없습니다.

       한번 계산해보겠습니다. B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였으므로 특허권자 A사는 손해액으로 3억6천만원을 청구할 수 있습니다 (3억6천만원=2000원*6만대+1000원*24만대). 다만 특허법 제128조 제4항에 의한 손해배상액은 다른 조항과 달리 그렇게 추정된다는 것으로 명시되어 있으므로 그 추정은 침해자의 주장과 입증으로 깨질 수 있습니다.

         여기서 침해자 B사의 이익액이 모두 한계이익액이라고 가정하였습니다. 그러나 실제 사건에서 침해자인 B사가 다양한 칩을 생산하여 판매하고 있다면 해당 침해제품인 VOY칩만의 변동비용만을 골라내는 것은 그리 만만한 작업이 아닙니다.

         다행이 최근 특허법 제132조이 도입되면서 이 법조항을 잘 활용하면 한결 입증이 용이하게 되었습니다. 우선 특허권자는 공개된 또는 제출명령을 통해 취득한 회계자료를 이용하여 매출액에서 통상의 제조원가만을 공제한 금액만을 침해자의 이익액으로 주장하고 거증하면서 한계이익액 산출을 위하여 추가로 공제하여야 할 자료를 제출할 것을 신청하는 것입니다. 만약 침해자가 이 명령에 불응하거나 불성실하게 자료를 제출하면 특허권자의 주장이 사실인 것으로 인정해달라고 재판부에 다시 요청하여 침해자가 스스로 공제항목과 그 비용을 입증하도록 하는 것입니다.

또한 침해자인 B사가 자신이 얻은 이익액이 자신의 브랜드파워나 영업망에 기인한 것과 같이 특허침해에 의해서만 발생한 것이 아니다거나 그 일부액은 다른 사정에 의하여 발생한 것이라는 것을 주장하고 입증하면 손해배상액은 감액될 것입니다.

초기 사전 검토과정에서 구체적인 침해 기업의 회계자료를 입수할 수 없고 침해 이외의 사정에 의해 발생되는 침해자의 이익을 상정할 수 없으므로 보통 예비검토추정단계에서는 한계이익액이 아닌 특허권자 회사의 영업이익율이나 순이익율 (서울고법 95나9060판결, 2002가합9308판결)이나 통계청이나 국세청의 동종업종의 유사 규모기업 통계에서 표준소득율을 이용하여 계산해보고(서울고법 2004나12511판결 참조) 이 값들을 비교해보곤 합니다. 

저는 특허권자 회사의 한계이익율을 뽑아 적용해보거나 동종업종 통계데이터를 적용하고 침해 이외의 사정을 감안한 할인율을 곱하여 감액하면서 민감도를 예측비교해보기도 합니다.

3)    이번에는 제일 많이 사용하는 제128조 제5항 (로열티)으로 계산해보겠습니다.

본 조항의 개정 전에는 ‘통상 받을 수 있는 금액’이라는 통상 받을 수 있는 로열티, 즉 '확립된 실시료'를 기준으로 많이 계산하였습니다. 본 사니리오에서는 ‘철수’가 자신의 특허를 창업회사 A사에게 이전하기 전에 계약한 로열티 합의가 그 기초자료가 될 수 있습니다. 그러나 ‘철수’는 자신의 창업회사에 부담이 되지 않도록 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다. 이를 기초로 침해자 B사에게 받을 수 있었던 로열티를 계산하면 1백2심6만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*0.1%]밖에 되지 않습니다.

그러나 2019년 1월 특허법이 개정되어 “특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”을 손해액으로 청구할 수 있게 되었습니다. 

미국처럼 합리적인 로열티 산정에서 자발적인 협상이라는 가정적인 계산이 허용된다는 것을 의미하기도 합니다. 침해성립을 전제로 하긴 하지만 양 당사자에게 모두 자발적이란 가정이 들어갑니다.

또한 시나리오처럼 철수가 회사 A에 특허를 이전할 때 산정된 특허의 가치평가액이나 담보대출 시 평가된 가치산정 자료가 중요한 기초자료가 될 것입니다. 주의깊게 기억해두어야 할 것은 현재 사용되고 있는 기술가치평가 방식은 사업(기업)가치를 먼저 뽑아내고 그 중 특허가 기여하는 가치를 뽑아내는 방식을 사용한다는 것입니다. 이러한 방식은 특허 자체의 가치가 아닌 누구의 사업가치를 계산하느냐에 따라서 금액이 많이 달라지게 됩니다.

그 외 많이 사용되는 방법으로는 변리사와 같은 전문가 들이 특허력을 평가하여 동종업종의 통계적 로열티율을 수정하는 기법입니다. 다만 이 역시 그 계산의 대상이 되는 매출액은 사업주체가 누구인지에 따라 달라집니다.

기업에서 실무적으로는 전세계 동종업체나 경쟁사의 실제 라이센싱 계약의 실사례나 미국 판례를 조사하여 이를 기초로 해당 기업의 상황에 맞게 수정하는 경우가 많습니다. 과거 반도체 칩의 경우 매출액의 약 2.5%가 중간값이었던 기억을 되살려 그대로 적용하여 계산해보면 3천1백5십만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*2.5%]이 되나 이 값 역시 특허권자의 손해를 전보하기에는 터무니 없이 작은 것은 사실입니다.

4)     마지막으로 침해자의 저가 공세로 특허권자가 어쩔 수 없이 가격인하를 하여 입은 손해 역시 특허법 제128조 제1항에 따른 침해자의 침해로 인하여 입은 손해로 계산할 수 있습니다. 이를 가격침식(price erosion)에 의한 손해라고 하는데 미국의 사례를 보면 고도의 손해배상전문가의 손에 의해 가격침식에 따른 손해액만을 뽑아놓은 의견서를 자주보게 되는데 판매일실손해보다 몇십배 더 커진 경우도 종종 있습니다. 

따라서 입증과 산정이 까다롭더라도 한번쯤은 짚어보아야 합니다. 우리나라에서는 이를 특별손해로 보고 침해자가 알았거나 알 수 있었던 손해이어야 배상받을 수 있는 것으로 보고 있습니다.

만약 가격침식의 손해가 인정되면 앞에서 계산한 특허법 제128조의 제2항에 따라 계산할 때 아래 시나리오에서 2년차 칩 1개당 이익액을 “0”원으로 계산하지 않고 가격인하 전인 최초 1년차 칩 1개당 1000원으로 2년차와 3년차를 계산하게 됩니다. 참고로 미국에서는 특허권자 제품의 가격하락이 시장가격보다 내려가면 가격침식 손해를 인정하지 않는다고 합니다.

<시나리오 리마인더> “A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.” 

      따라서 특허권자 A사의 손해액은 3억원[= (6만대*1000원)+(24만대*1000원)]이 됩니다.

      한편 침해자인 B사가 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면 앞에서 이미 계산한 바와 같이 특허법 제128조 제3항 단서에 따라, 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하면 손해배상액은 약 8천7백만원[=(1만7천대+6만9천만대)*1000원)]이 됩니다.

        이때 특허법 제128조 제3항에 따른 한도액은 앞에서 계산한 바와 같이 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않고 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 6천만원[= (0만대+6만대)*1000원)]이 됩니다. 물론 그 이상의 판매물량은 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다. 여기서 A사가 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 1억8천만원[=(0만대+18만대)*1000)]이 됩니다.

이상에서 현행 제도 아래에서 특허 침해자에 대한 손해배상청구액을 가상적인 시나리오를 기초로 계산해보았습니다. 누구나 이러한 방식을 따라가면서 자신의 사례도 계산해보는 것은 도움이 될 것으로 생각합니다.

앞에서 계산한 손해배상액을 다시 보면 최대 3억원 수준 (한도액 무시할 때)이 되고 이를 기초로 3배배상 판결을 받는다고 하더라도 9억원 수준입니다. 이것으로 담보대출액 원금이나 이자 (합계 최소 21억원이상)를 전보 받을 수 없고 결국 사업을 접게 되면 사업주의 개인채무로 바뀌게 됩니다. 사업을 시작하지 않았던 평화로운 상태로 되돌아갈 수 없습니다. 따라서 징벌적 배상만으로 특허권자의 손해회복 문제가 모두 해결된 것이 아니고 더욱이 징벌적 배상액을 정함에 있어서 고려하여야 하는 사항 들 (침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금,  침해행위를 한 자의 재산상태, 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도)을 생각하면 쉽게 받을 수 있는 손해액도 아닐 것 같다는 생각이 듭니다.

현행 제도만으로는 사업을 시작한 특허권자가 누군가의 특허침해로 입은 손해를 전보 받기는 어려워 보인다는 점에서 우울함이 앞서지만 앞으로 계속 발전하고 개선되고 보강될 것으로 기대합니다. 

아쉽지만 저도 지금은 마땅한 정답이 없습니다.

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

 

 

2016.3.29. 특허법 일부 개정에서 동법 제128조(손해배상청구권 등) 제1항에서 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 근거를 도입하였습니다. 개정 전까지는 특허침해에 의한 손해배상은 오직 민법 제750조에 기한 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구권 규정을 기초하고 있었습니다.

특허법에 손해배상청구권의 근거규정이 도입되면서특허침해로 인한 손해배상청구권이 민법의 불법행위로 인한 청구권의 관계에서 법조경합인지 청구권 경합인지가 논란이 될 수 있습니다. 

저는 그런 논란을 넘어서 2016.3.29 특허법 개정으로 특허침해로 인한 손해배상청구권 근거조항이 규정된 이상, 다음과 같은 이유로 완성된 독립된 청구권으로 인정될 수 있도록 민법 제766조의 소멸시효(손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위 한날로부터 10년)에 의존하지 말고 별도의 소멸시효 규정을 마련하여야 한다고 생각합니다.

                 -  다   음  -

 

 

1.   IP강국을 위하여 특허권자를 충분히 보호하여야 하고 이는 특허침해에 따른 손해배상을 강화시켜야 할 역사적 당위성과 발전 단계적 필요성이 있습니다.

2.   일반 민법상 불법행위로 인한 손해배상은 상당인과관계에 기초한 한계가 존재합니다. 현대 복잡하고 입증이 곤란한 특허분쟁사건에서 그 상당인과관계로는 독점배타권인 특허권의 침해로 인하여 발생한 직접손해와 간접손해를 보전받을 수 없습니다.

3.   특허침해로 인한 손해는 특허권이라는 독점배타권을 특허침해라는 불법적인 행위로 인하여 피고의 이익 또는 손해와 무관하게 원고가 입은 금전적인 손실의 보상이어야 하며, 그 손실은 침해가 없었다면 특허권자가 시장을 독점하여 가질 수 있었던 지위를 회복할 수 있을 정도의 손해배상이어야 합니다.

4.    특허침해로 인한 손해는 더 이상 단순히 일반 불법행위 법리에 의한 손해배상이 아니고 개정특허법 제128조 제2항이하가 단순히 손해배상액 산정에 대한 입증책임의 완화규정들이 아니라 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 성격을 특별히 규정하는 조항으로 해석되어야 합니다. 점차 모호한 부분은 그렇게 해석되도록 개정되어야 한다고 믿습니다.

5.   침해자의 한계이익액을 의미하는 침해자 이익액(개정특허법 제128조 제4항)은 민법상 불법행위로 인한 손해배상법리와 달리 특허권자의 손해와 결부시키지 않고 오직 침해자의 이익을 마치 부당이익 법리처럼 정당한 권원이 없음을 이유로 환수하는 성격을 갖고 있으므로 기존 민법 제766조의 불법행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효가 아니라 부당이득반환 채권에 관한 10년의 소멸시효가 적용되는 것이 타당할 것입니다 (민법 제162조 제1항 채권의 소멸시효).

6.   통상 받을 수 있는 실시료(개정특허법 제128조 제5항)은 실제 발생 손해액을 계산하는 것이 아니라 최소한 로열티는 받을 수 있어야 한다는 가상적인 상황을 상정하여 추정된 최소 손해액입니다. 이 역시 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권과 그 성격을 달리 한다고 볼 수 있습니다.

7.   상당손해(개정특허법 제128조 제7항)은 손해액을 계산하기 위한 기초사실을 입증하기 “극히” 곤란한 경우 예외적으로 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권처럼(대법원 2005.11.24. 선고 2004다48508) 상당한 손해액을 청구하도록 하는 것으로 이 역시 일반 일반불법행위로 인한 손해배상청구권의 특칙입니다.

8. 일실이익액(개정특허법 제128조 제2항 및 제3항)을 산출하고자 한다면  “그 침해행위가 없었다면”을 적용함에 있어서 특허권이 독점배타권이란 점을 강하게 인식하여야 합니다. 

      침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자가 추가로 판매할 수 있었던 물량을 산정하는 과정에서 i) 특허권자의 생산능력이나 판매능력의 한계를 반영하고자 한다면, 침해자의 침해제품의 판매로 인하여 특허권자의 시장이 줄어들고 이에 따라 생산능력을 충분히 갖추지 못하게 되는 경우가 많았으므로 침해자가 특허권자가 침해자가 없었더라도 갖출 수 있었던 생산능력의 한계를 입증하지 못하는 한, 침해자의 침해제품 물량을 모두 생산할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 인정하여야 할 것이고(또는 다수 경쟁자가 있는 경우 침해발생전과 후의 각각의 시장점유율의 변화 고려 등), 시장의 요구만 있다면 단순히 특허발명의 특징을 직접 가진 제품은 물론 그 특징을 가진 제품과 생산이나 판매 이익 면에서 연결된 제품이나 부품까지도 고려되어야 할 것입니다 (미국의 총 시장가치법 참조). [그 외에는 통상적인 방법으로 특허권자의 단위수량당 이익액 산정시 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허제품의 물량만큼 추가 생산하기 위하여 추가로 소요되는 비용만을 공제하면 될 것입니다. 특허권자는 개정 특허법 제132조에 따라 침해자로부터 해당 제품 및 연관제품의 판매수량 자료를 넘겨받아 특허권자의 판매제품수량으로 산정하고 그 증가수량만큼 추가 생산하기 위하여 들어가는 추가 비용만큼만 특허제품의 매출액에서 공제한 후 추가 판매 생산될 수 있는 물량으로 나누어 단위수량당 이익액을 산출하면 될 것입니다].

 

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10)

특허 경고장 작성 실무

1. 들어가는 말

연구개발에 막대한 자금과 시간을 투자하여 고유의 기술력과 경쟁력을 갖춘 회사는 저가 공세만으로 고객을 공략하는 신진 경쟁사를 그냥 두고 볼 수 없다. 경쟁사를 공략할 수 있는 특허포트폴리오까지 갖추었다면 누구나 이러한 파렴치한 신진 경쟁사의 시장 교란행위를 막기 위해 그동안 구축한 특허를 시장방어무기로 사용하고자 할 것이다.

이러한 특허전략을 시행하는 첫 단추가 경고장이다. 그러나 특허침해경고장을 작성하는 실무에 한국과 미국에 미묘한 차이가 있음을 알고 있는 사람은 많지 않다. 이러한 차이점과 리스크를 알지 못하고 그냥 경고장을 날렸다가는 예측하지 못하는 어려움에 처할 수 있다. 본 지면을 통해 그러한 점을 고려하여 몇가지 특허경고장 작성 실무팁을 소개하고자 한다.

2. 특허침해경고의 법정 효과

가. 한국 실무

특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해하 자에게 그 침해로 입은 손해를 청구할 수있다. 그러나 현행 한국 특허법의 손해배상청구권은 특허법이 아니라 민법 제750조 불법행위에 의한 손해배상청구권을 기초하고 있다.

단, 특허법 제130조에서 침해자의 과실을 추정하고 동법 제128조에서 손해액을 추정하고 있다. 따라서 보통 민사사건에서 경고장은 손해배상청구권의 고의 또는 과실이란 요건을 충족시키는 수단으로 사용되나 특허침해사건은 과실추정규정이 있기 때문에 경고장이 손해배상청구요건을 만족시키는 수단으로 잘 활용되지 아니한다.

물론 특허침해죄란 형사처벌을 목적으로 고의, 즉 범의를 입증하기 위해서 경고장은 좋은 증거가 되나, 경고장을 받았다는 것만으로 고의 또는 범의가 바로 입증되지 아니한다.

오히려 민법 제766조는 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다고 정하고 있어서 특허경고장은 민사상 손해배상 청구권의 소멸시효 기산점으로 작동한다.

나. 미국실무

미국은 특허법(35USC)에 특허 침해자에 대한 손해배상청구 근거규정이 마련되어 있다. 미국특허법 제287조는 침해자에게 손해배상을 청구하기 위해서는 특허권자는 그 특허품에 특허표시를 하도록 강제하고 있다. <하단 note 참조>

만일 그러한 특허표기를 하지 못할 경우에는, 침해자가 침해사실을 통보 받고서도 그 이후에 계속적인 침해를 했다는 것을 입증한 경우가 아니면 특허권자는 침해소송에서 손해배상을 받을 수가 없다. 이때 침해행위에 대한 손해배상은 그러한 통지 이후의 침해에 대해서만 보상된다. 소제기는 통지와 동일한 효과가 있다. 

이러한 통지가 미국 특허법 제287조의 통지요건을 갖추기 위해서는 특허침해사실의 통지라는 일명 Actual Notice 요건을 갖추어야 한다. 보통은 해당 특허번호와 침해제품을 기재하는 것으로 충족된다. 만약 당신이 경고장을 받았는데 Actual Notice 요건을 만족하지 못하였다면 그 통지서를 무시해도 좋다. 단, 제품은 적시되지 아니하였으나 특정된 특허가 핵심 특허이면 만반의 준비는 할 것을 조언한다.

따라서 미국 특허침해사건에서 경고장은 손해배상 청구액을 기산하는 시작점이 된다.

또한 특허공개 이후 합리적인 로열티를 받을 수 있는 미국 특허법 제154(d)의 임시권리(Provision right)는 그 통지가 있은 이후부터 청구할 수 있도록 정하고 있어서 경고장은 위 임시권리에 따른 손해배상청구권을 발생시키는 시점이 된다. 이 권리는 등록 이후 6년 이내에 행사하여야 한다. <하단 Note참조>

또한 미국특허법 제286조는 침해에 대한 소송을 제기하기 6년 이전에 행해진 침해에 대해서는 보상을 받을 수가 없도록 그 손해배상청구권의 소멸을 제척기간으로 정하고 있다. <하단 Note 참조>

3. 특허침해경고의 리스크

가. 한국 실무

합리적인 근거 없이 또는 정당한 권리 행사 수준을 넘어서 특허침해경고장을 남발하면, 권리남용 및 업무방해이슈가 발생한다. 따라서 특허침해경고장을 작성할 때 조심하여야 한다. 심지어 2015년 5월 1일 서울중앙지법 민사11부 (재판장 김기영 부장판사)는 식자재 유통업체가 대리인인 변호사를 상대로 특허권을 침해하지 않았음에도 거래처에 특허침해를 중지하라는 경고장을 보내서 거래를 중단시켜 손해를 입었으므로 모두 2억770여만원을 배상할 것을 청구한 손해배상청구소송(2014가합551954)에서 원고승소 판결하기도 했다.   

그외 한국에서는 특허의 무효나 권리범위 확인은 특허심판제도를 이용하여야 하는 심판전치주의에 있으므로 특허의 무효나 비침해확인만을 민사지법에 구할 수 없다. 특허경고장을 받은 자는 무효심판을 비롯한 법적 분쟁의 이해관계인, 즉 청구인적격을 갖추게 된다.  대체로 특허경고장을 받은 경우 당사자 적격의 허들을 낮추는 것이 실무이어서 그 특허경고의 내용과 수위에 따라 그 적격이 문제되는 경우는 거의 발생하지 아니한다.

또한 경고장을 날린 후 수년 동안 아무런 후속 조치 없다가 특허침해소송을 제기한다고 해서 특허권이 실효한다는 등의 리스크는 잘 발생하지 아니한다. 한국은 특허권은 존속기간이 정해진 제한된 권리이고 민사사상 권리실효를 인정하는 경우도 매우 예외적이다.

나. 미국실무

그러나 미국은 미국 특허심판항소부이외에 민사지법에 특허의 무효와 비침해의 확인을 별도로 구할 수 있다. 이를 Declaratory judgment라고 한다. 민사지법에 확인의 소 (Declaratory judgment)을 청구할 수 있는 적격은 경고장의 내용과 수위에 따라 “actual controversy”가 발생한 경우에 한한다. 물론 그 요건의 허들은 낮은 편이나 일률적이지 않다.

경고장을 받은 자가 먼저 민사지법에 Declaratory judgment을 넣으면 특허권자는 자신이 선호하는 관할을 선정하여 공격하기 어려워진다. 왜냐하면 다른 관할에 특허침해소송을 넣으면 대부분 소송의 이송신청에 따라 Declaratory judgment가 진행 중인 법원으로 이송되기 때문이다. 참고로 특허의 무효 및 비침해 확인의 소는 결국 특허권자의 답변서에서 필수적으로 특허침해반소로 이어진다.

따라서 경고장은 매우 주의 깊게 작성되어야 한다.

또한 특허권자가 특허경고장을 날린 이후 아무런 후속 조치를 하지 않았다가 소정의 기간이 지난 특허침해소송을 제기하면 권리행사를 포기한 것으로 해석되기도 한다. 특허경고장 발송 후 3.5년이 지나 특허침해소송을 제소한 Aspex Eyewear Inc v Clariti Eyewear, Inc 에서는 특허권자의 침해금지청구 및 손해배상청구를 기각한 바 있다.

4.  특허 경고장 작성 방법

결론적으로 말하면, 미국 실무에서는 경고장을 그 내용과 수위에 따라 두 종료로 나눈다. 하나는 Soft한 통지서, 즉 라이센싱 프로그램의 초대장이고, 다른 하나는 Hard한 통지서, 즉 침해중지 경고장이다. 둘 다 손해배상의 기산점이 될 수 있는 Actual Notice 요건을 만족하여야 하므로 특허번호와 제품은 특정하여야 한다.

대체로 라이센싱 프로그램 초대장 수준의 통지서는 “Actual controversy”를 발생시키지 않는 것으로 본다. 그 통지서에는 ‘당신이 침해하였다’라던가, ‘침해에 따른 법적조치’에 대한 언급이 없고, 단순히 ‘청구항의 권리범위에 속한다’라든가 ‘특허발명을 사용하고 있다면’이라던가라는 소프트한 표현이 사용된다.

그 외 강력한 위협이 들어간 침해중지 경고장은 한국실무에서 많이 사용하고 있는데,이러한 경고장은 Declaratory judgment(확인의 소) 적격을 만족하게 하는 “Actual controversy”를 발생시킬 가능성이 매우 높다.

따라서 보내려고 하는 경고의 목적과 취지에 따라서 단어 하나 하나, 표현 하나 하나에 세심한 주의를 기울여 작성하여야 한다. 잘못하면 전혀 예측하지 못한 방향으로 분쟁을 야기시킬 것이다.

“Actual controversy”를 발생시키지 않으면서도 Actual Notice 요건을 만족시키려면 라이센싱 프로그램 초대장 수준으로 작성되어야 안전하다.

_____________________________

<Note>

[35 U.S.C § 286]
Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.
In the case of claims against the United States Government for use of a patented invention, the period before bringing suit, up to six years, between the date of receipt of a written claim for compensation by the department or agency of the Government having authority to settle such claim, and the date of mailing by the Government of a notice to the claimant that his claim has been denied shall not be counted as part of the period referred to in the preceding paragraph.

[35 U.S.C § 287]
(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. 


In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

[35 U.S.C. § 154]
(d) PROVISIONAL RIGHTS.-
(1) IN GENERAL.- In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued-
(A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or
(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and
(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.
(2) RIGHT BASED ON SUBSTANTIALLY IDENTICAL INVENTIONS.- The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be available under this subsection unless the invention as claimed in the patent is substantially identical to the invention as claimed in the published patent application.
(3) TIME LIMITATION ON OBTAINING A REASONABLE ROYALTY.- The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall be available only in an action brought not later than 6 years after the patent is issued. The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be affected by the duration of the period described in paragraph (1).

공동침해에 대한 미국/한국/독일의 비교법적 고찰

복수의 주체에 의한 공동침해에 대한 미국/한국/독일의 비교법적 고찰

1.   들어가는 말

자유무역협정과 인터넷의 발달로 전세계 시장이 통합되는 현상이 가속화된지 어느덧 십수년이 흘렀다. 세계적인 글로벌기업들은 이제 어느 한 국가의 기업이 아니라 글로벌 다국적 기업의 모습을 갖춘지 오래다. 한 국가 내에 한 지역에 소재한 기업의 활동도 정확히 파악하기 힘들 정도로 복잡하고 큰 규모가 되었고 글로벌 기업은 전세계에 거미줄처럼 얽혀있는 사업구조 때문에 특허침해 소송에 필요한 정보를 확보하는 것은 불가능에 가깝게 되었다.

이러한 현실 속에서 대안적인 제도를 제공하고 있는 나라가 미국이었고 ICT 글로벌 기업이 앞다투어 다른 어느 국가보다 미국에 특허출원하고 미국에서 특허소송을 제기하는 이유가 되었다.

미국은 디스커버리 제도덕분에 특허권자가 상대방이 보유하고 있는 필요한 증거를 확보하여 확인할 수 있게 되었으며, 미국 특허법에서 단일의 주체에 의한 실시가 아님에도 특허침해를 인정하는 예외적인 규정이 존재할 뿐아니라 미국내 및 미국외에 존재하는 복수의 주체에 의한 공동침해를 인정하는 판례가 다수 존재하여 다양한 특허침해유형을 포섭하고 있다. 물론 친특허보호정책이나 막대한 특허소송비용 역시 미국특허우선 주의 유행을 일으키는 데 한 몫을 한 것은 두말할 필요도 없다. 

이러한 탓이었는지 미국 시장에서 제품이 판매되고 있다면 미국 밖에서 영업을 하고 있는 다른 국가의 기업들조차도 미국의 디스커버리제도를 국제절차규범으로 여기게 되었으며, 미국 이외의 국가에서 복수의 주체가 협력하여 분산 실시하는 사업을 한다고 해도 미국 판례를 검토하여 특허공격에 대비할 수 밖에 없게 되었다.

사물인터넷(IOT)의 시대가 도래한다고 한다. Big Data를 기반으로 한 사물인터넷은 복수의 중앙처리장치와 복수의 단말장치, 복수의 서버와 데이터베이스, 통신중계기 및 사이트가 결합되어 국내와 함께 해외 소재한 복수의 주체에 의해 실현될 가능성이 높은 기술영역이다. 

한편 특허권자입장에서는 IOT 플랫폼이나 통신시스템에 관한 특허을 출원 할 때 불가피하게 복수의 주체가 실시되는 구성으로 발명을 특정할 수 밖에 없는 경우가 종종있다. 아직까지 우리나라는 복수주체에 의한 공동침해이론이나 실무는 낯선 영역이다. 더욱이 해외에서의 일부 구성이 실시된다면 이를 현행법으로 어떻게 막을 수 있을지 의문이다.

사실 복수의 주체에 의한 공동침해가 발생한 경우 그 중 가장 핵심적인 발명의 구성을 실시하고있는 자 또는 귀책 사유있는 자의 행위만 금지시키면 소기의 목적을 달성할 수 있을 것이다. 그러나 손해배상책임을 누가 지느냐는 그리 간단한 문제가 아니다. 왜냐하면 특허와는 무관한 일부 범용품이나 범용서비스를 제공하고 있는자가 선의로 공동침해에 관여된 경우 손해배상책임을 부담시키는 것은 구체적인 타당성이 없고 특허의 특성 및 공동침해을 반영한 별도의 손해배상청구에 관한 규정도 없기 때문이다.

본 글에서는 우선 복수의 주체가 특허발명의 구성요소를 분산 실시하는 경우, 한국,미국,독일이 어떻게 특허침해를 인정하고 있는지에 대하여 살피고, 다음 호에서 해외의 분산 실시에 대해서도 비교법적으로 연구해보도록 하겠다.

2. 각국 특허법 등 법규정의 비교

가. 미국 특허법 규정 및 해석

(1)   미국 특허법 제271(a)direct은 “누구든지 특허권자의 동의 없이 특허발명을 미국 내에서 실시할 수 없다”는 방식으로 특허침해를 규정하고 있다. 이때 누구든지란 “whoever” 단어를 단수형으로 사용하여 단일의 주체에 의한 실시행위만을 침해로 구성하고 있다. 이를 Single Entity Rule이라고도 한다.

(2)   그 외에 미국 특허법 제271; (b) Inducement; (c) Contributory (e) Experimental use exception/drug patent provision, (f) Sale of Kit for assembly outside U.S., (g) Import of product made outside United States by patented method은 단일의 주체에 의한 실시가 아님에도 특허침해를 인정하는 예외적인 규정들이다.

나. 독일 특허법 규정 및 해석

(1)   독일은 복수의 주체에 의한 분산실시의 태양을 간접침해규정으로 포섭할 수 있도록 규정하고 있다.

독일특허법 Sec. 10 A patent shall have the further effect that a person not having the consent of the patentee shall be prohibited from supplying or offering to supply within the territory to which this Law applies a person, other than a person entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of such invention for exploiting the invention, where such person knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for exploiting the invention.

(2)   독일특허법에 따르면 특허발명의 일부 구성요소를 분산 실시하는 자가 그 구성요소품이 발명의 필수구성요소와 관련된 것이고(범용품 여부는 불문하나 전용품인 경우 아래 사용목적이 추정된다), 정황증거로 그 필수구성요소품이 발명을 이용할 목적에 부합하고 또 그러한 사용의도만 인정된다면, 그 일부 필수구성요소를 분산 실시하는 자의 행위는 특허침해를 성립한다.

(3)   독일법의 규정은 마치 1990년대 생략발명의 특허침해를 인정한 한국의 판례의 태도와 유사해보인다 (대법원 1998. 1. 23. 선고 97후2330 판결 등). 독일법은 미국의 판례에서 요구하는 “Direct and Control”요건도 필요하지 않고 직접침해가 존재할 것을 요하지도 않는다.

다. 한국 특허법 규정 및 해석

(1)   현행 한국의 법에 따르면 특허침해가 성립하면(특허법 제127조의 간접침해포함), 특허법 제126조에 따라 침해금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 민법 제750조, 제760조 및 제741조에 따라 손해배상청구 또는 부당이득반환청구할 수 있도록 구성하고 있다. 특허법에서 특허침해에 따른 별도의 손해배상청구 규정을 두고 있지 아니하다.

(2)   한국의 특허법 조문에서 미국처럼 단일주체에 의한 모든 구성요소의 실시만이 특허침해를 성립한다는 근거는 찾기 어렵다. 억지로 끼워 맞춘다면 동법 제126조에서 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지를 청구할 수 있다고 규정할 때 “권리를 침해한 자”를 “권리를 침해한 자들”과 같은 복수로 정의하지 않고 있다는 것을 이유로 특허법 제126조에서 그 근거를 찾을 수 있을 것이다. 특허법이 개정된다면 이러한 세세한 부분까지 고려한 법기술이 필요하다고 믿는다.

(3)   어찌되었든 복수의 주체가 특허발명을 분산실시 하는 경우 이를 특허침해가 성립되도록 구성한 명시적인 법규정은 오직 동법 제127조의 침해로 간주하는 행위뿐이다.

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. 1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

(4)   한국특허법은 특허발명에만 사용되는 전용품인 경우에 한하여 그 대상물의 특허침해를 인정하는 방식으로 규정하고 있다. 이는 미국특허법 271 (c) Contributory와 유사한 기술방식으로 독일법보다 간접침해를 제한적으로 인정한 것이다. 

    또한  “업으로” 실시할 때만  특허침해가 성립하여 특허발명이 분산 실시될 때, 어느 한 당사자가 업으로 실시하지 아니하는 경우 침해를 인정받기 어렵게 되어 있다.

(5)   미국은 다양한 태양의 간접침해를 포섭하는 규정과 판례법이 존재하지만 한국은 오직 동법 제127조만으로 간접침해를 규정하고 있는 현실에서, 미국법의 기여침해규정과 유사한 규정만 도입한 것은 개정할 필요가 있다. 특히 ICT나 컴퓨터 기술 분야에서 사용되는 장치나 소프트웨어가 상당부분 범용성을 가지므로 향후 IOT 미래 시장을 고려할 때 반드시 고려되어야 할 것으로 믿는다.

(6)   한편 특허권의 공동침해행위를 민법 제760조의 공동불법행위로 구성할 여지가 남아있으나 이론 구성에 논란이 많이 있다.

민법 제760조 【공동불법행위자의 책임】① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다. ② 공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다. ③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

(7)   그러나 설사 복수의 주체에 의한 특허발명의 분산실시를 민법상 공동불법행위 책임을 인정하더라도 불법행위에 기인한 침해금지청구를 할 수 있는 근거가 미약하다. 현행 법상  손해배상청구만 가능한 근거가 될 것이다. 

     나아가 공동불법행위 판례의 경향을 고려하여 객관적인 공동침해를 인정한다고 하더라도 민법 제760조 제1항에 따라 선의의 당사자도 손해배상의 연대책임을 부담하여야 한다는 점에서 그 구체적 타당성과 형평성이 부족해보인다.

3. 각국 판례의 비교

가. 미국 판례의 태도

(1)   미국 특허법이 단일주체침해성립원칙을 정하고 있지만 판례는 복수의 주체에 의한 공동침해를 부정하고 있지 않는다. 미국의 공동침해에 관한 판례를 흐름을 보면, BMC Resources, Inc. v. Paymentech 498 F.3d 1373(Fed. Cir. 2007)과 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. 53 F 3d. 1318(Fed. Cir. 2008) 판결이전에는 침해행위에 관련된 복수의 주체간에 일련의 관계가 인정되면 공동침해를 인정하였으나 위 판결 이후부터는 요건을 강화하여 피고가 제3자가 수행하고 있는 구성요소(피고 입장에서는 생략된 구성요소)를 어떻게 수행하는지를 direct하고 control하고 있다는 것을 입증하여야 그 피고에게 특허침해을 책임을 물을 수 있게 되었다.

(2) 한때 2012. 8. 31. Akamai v. limelight 사건에 대하여 미국 연방순회법원의 전원합의체가 Limelight가 Contents service provider와 같은 제3자를 “direct and control”하지 않음에도 Limelight의 유인침해 (Inducement infringement)를 인정하여, 마치 유인침해의 전제조건인 제3자의 직접침해를 요건으로 하지 않거나 위 Direct and Control 요건을 만족하여야만 공동침해를 인정한 종래의 판례를 뒤집는 것처럼 보였다. 그러나 대법원에선 단일주체에 의한 직접침해를 요건으로 한다고 판결하였습니다.

나. 독일 판례의 태도

(1)   독일은 악의적인 복수의 주체에 의한 특허발명의 분산실시가 있는 경우 독일특허법 Sec10에 따라 필수구성품을 실시하는 자의 행위를 침해로 구성할 수 있다.

(2)   독일 드셀도르프 항소법원의 판결(Appeal Court Dusseldorf, 2 U 51/08)을 보면 아래와 같이 독일내의 복수주체에 의한 분산실시에 대한 침해구성에 한걸음 더 나아가 해외에서 특허발명의 일부 구성이 다른 주체에 의하여 분산 실시하는 경우도 특허침해를 구성한 사례가 있다. 단 귀책성에 관한 요건이 추가되었다.

1.  방법발명의 직접침해는 독일 내에서 모든 단계가 실시될 것을 요하지 않는다. 2.  독일 외에서의 단계는 독일 내에서 단계를 실시하는 자에게 책임을 돌릴 수 있어야 한다. 3.  귀책성은 독일 내에서 그 특허발명의 효과를 발생시키는 혜택이 독일에서 발생하도록 그 행위자의 의도적인 행위를 요한다.

나. 한국 판례의 태도

(1)   1990년 한때 일부 구성요소를 생략한 실시의 경우도 통상의 지식을 가진 자가 일부 구성요소를 용이하게 생략할 수 있고, 그러한 생략에도 불구하고 작용효과에 별다른 차이가 없는 경우에는 발명의 동일성을 인정하여 특허침해로 볼 수 있다는 판례가 존재하였다 (대법원 1998. 1. 23. 선고 97후2330 판결, 1997. 4. 11. 선고 96후146 판결 참조).

     그러나 2000년대 들어서는 대법원은 확고하게 이러한 생략발명을 침해로 구성하는 것을 허용하고 있지 않고 있다. 

     생각하건대, 복수의 주체에 의한 분산실시의 태양에서 특허침해를 막는 방법은 그 중 중요 구성요소의 실시자의 실시행위를 금지시키면 족하므로, 엄격한 요건 아래 예외적으로 생략발명을 특허침해로 인정할 수 있다면 악의적으로 복수의 주체가 분산 실시하는 경우를 막을 수 있을 것이다. 물론 현행 간접침해 규정을 독일법처럼 개정하는 것이 더 확실한 방법일 수 있을 것이다.

(2)   IOT 등을 포함하여 최근 ICT기술은 그 기술적 사상이 동일한 테두리 안에 있음에도 네트워크를 중심으로 역할이 분담되어  복수의 주체에 의한 분산실시가 대다수를 이루고 자회사나 협력업체를 통하여 고의적으로 분산실시가 행해지는 등 악의적은 회피수단이 종종 등장한다. 이러한 이유로 하급심 판례이긴 하지만 구체적 타당성을 고려하여 적극적으로 복수의 주체에 의한 악의적인 특허발명의 분산실시를 특허침해로 구성하는 경우가 종종 나타나고 있다. 그러나 그 법리 구성에서 적극적으로 복수의 주체에 의한 공동침해를 인정하는 것은 아니었다. 하급심 판결을 소개하면 다음과 같다.

(3)  서울중앙지법 2007. 9. 7. 2006가합73442 침해금지청구사건의 판결에서 외국 회사의 국내 자회사(피고)가 kr도메인을 보유하고 있고 특허발명 각 구성요소의 실시가 외국 서버에서 행하여 지고 국내사용자들은 피고의 kr도메인을 통하여 이용하는 상황이었으나, 법원은 서비스가 피고에 의하여 국내에서 이루어지기 때문에 피고의 특허발명 불실시 항변을 배척하여 피고의 국내 실시를 인정하였다.

(4)   현재 한국에서 특허침해의 공동책임을 인정한 사례로는 실용신안권 침해를 결정하고 실행하게 한 주식회사 대표이사의 공동불법행위의 책임을 인정한 사례(대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판 결) 및 하청업체에 물품을 자신에게만 납품하게 하였는데 하청업체의 물품 제조 과정에서 특허침해가 된 경우 납품 의뢰자를 교사자로 보아 공동불법행위의 책임을 지게 한 판례(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결)등이 있으나, 이는 모두 복수 행위의 필요적 경합이 아니므로 복수주체의 분산실시에 의한 공동침해이론으로 바로 구성하기는 어렵다.

(5)   주목할 것은 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541결정 이후  민법상 불법행위에 대해 금지청구를 적용할 가능성이 제한적으로 열리게 되어 공동실시행위가 공동불법행위요건을 만족하는 경우 특허법상이 아닌 민법에 근거하여 공동침해자에 대한 침해금지청구가 완전히 배제된다고 할 수는 없을 것으로 생각된다. 2008마1541결정이전까지만 해도 대법원은 불법행위에 대한 손해배상 청구만 허용될 뿐 금지청구는 인정되지 않았다.

<참조문헌>

1.     Alexander Harguth, Divided Patent Infringement in Germany, 2012년 3월, McDermott Will&Emery

2.     Stephen R. Schaefer, Update on Divided and Inducing Infringment, Fish&RICHARDSON P.C.

3.     정재훈, 소프트웨어 특허 침해에 관한 고찰, 2008년 10월, 지식재산21

4.     특허법원 지적재산소송 실무연구원, 지적재산소송실무, 제3판, 박영사

5.     대한민국 대법원 판결문 및 BMC Resources, Inc. v. Paymentech 498 F.3d 1373(Fed. Cir. 2007)과 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. 53 F 3d. 1318(Fed. Cir. 2008), Akamai Tech. v. Limelight Networks 692 F3d. 1301(Fed, Cir. Aug. 31,202) 판결문

Copyright © CHINSU LEE, This article is for informational purposes and is not intended to constitute legal advice.