알기 쉬운 특허 침해에 따른 손해배상액 계산방법

 우리는 종종 내 특허를 침해하고 있는 경쟁사에게 최소한 얼마의 금액을 보상받을 수 있는지? 또는 특허권자로부터 경고장을 받았는데 특허침해가 인정될 경우 얼마나 배상해야 하는지? 에 대하여 의문을 갖곤 합니다. 이러한 의문을 갖게 될 때 손해배상액을 어떻게 추산할까요?

2019년 1월 악의적인 특허 침해자에 대한 3배 배상이 가능한 징벌적 배상제도가 도입되면서 (이제도는 공포일로부터 6개월이 지난 7월부터 시행되며 그 시행 이후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용) 많은 개인 발명가와 중소기업은 손해배상의 계산방법에 대하여 관심을 갖기 시작하였습니다.

또한 업계 많은 전문가들도 과거 디자인권과 상표권 침해사건에서 한계이익에 근거하여 손해배상액을 계산한 대법원 판결 (2004다36830, 2005다75002 판결)에 이어 최근 2019년 5월 특허침해사건의 항소심에서 한계이익으로 침해에 따른 일식이익을 계산하여 손해배상액을 높인 판례가 나오면서 (특허법원 2018나1701 등), 손해배상액 계산 방법에 대한 스터디에 열심입니다 (한계이익이란 매출액에서 변동비만 빼고 계산한 이익액을 말합니다. 반면 우리가 재무재표에서 자주 보는 영업이익액은 고정비까지 모두 차감한 금액을 말합니다).

기업 실무자들 역시 특허침해에 따른 손해배상액의 계산방법을 이해하기 위하여 국내외 판례를 뒤적이고 기본서를 공부하곤 하지만 정작 특허침해에 따른 손해배상액을 추산하여 최고 경영진에게 보고하자면 습득한 이론을 사용하여 숫자를 내어 놓는 것이 그리 간단한 일은 아닙니다.

이런 이유로 본 글에서는 일반인도 이해하기 쉬운 손해배상액 추산방법을 좀더 실무적으로 설명해보고자 합니다.

먼저 손해배상액의 계산방법을 이해하기 편하도록 가상 시나리오를 만들어 설명하고자 합니다.

------------<가상 시나리오 시작>-----------

대학원 때 음성지문(Voice print)(이하 “성문”)를 이용하여 신원을 판별하는 기술을 연구한 ‘철수’는 이를 칩에 구현하는 직접회로를 생각하고 특허 출원하고 등록 받았습니다. 

<음성명령만으로 성문인증이 자동으로 실행되어 송금이 이루어지는 개념도> 

(사진의 일부 출처는 중앙일보)

‘철수’는 대학원을 졸업하고 마땅히 좋은 취업자리를 구하지 못하다가 몇몇 동기생들과 함께 청년전용창업자금 1억원을 대출받아 성문(Voice print)를 이용하여 신원을 판별하는 IC칩 제조회사 A를 창업하였습니다. 불철주야 개발에 박차를 가한 끝에 IC칩을 상용화하는 기술을 성공리에 개발하였고 몇몇 대기업에 프로토타입(시제품)을 제안하여 주문을 받기 시작하였습니다. 이에 맞추어 A사는 월간 1만대를 생산할 수 있는 라인을 갖추기 위하여 전환사채(CB)를 발행하였고 약 10억원의 투자를 받아 성문인식칩 (모델명 'VOICEPRINT'칩)를 양산하기 시작하였습니다. 당시 ‘철수’는 자신이 창업한 회사 A사에게 자신의 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다.

본격적인 양산에 들어가면서 ‘철수’의 A사는 VOICEPRINT칩을 개당 5,000원에 생산하여 1,000원의 이익을 남기고 6,000원에 대기업에 납품하기 시작하였고, 칩이 소문이 나자 전세계에서 주문이 밀려들어와 월 1만대의 생산능력으로 감당하기 어려운 실정에 이르렀습니다. ‘철수’는 자신의 특허를 창업회사 A로 이전하고 이 특허를 담보로 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어갔습니다.

한편 이를 지켜본 반도체칩 전문 중견회사 B사는 A사의 수석연구원을 영입하여 좀더 저렴한 가격의 동일한 기술을 적용한 성문인식칩(모델명 'VOY'칩)을 개발하기 시작하였고 약 1년의 개발 끝에 중국산 원재료와 소재를 이용하여 저가 칩의 상용화에 성공하였습니다. B사는 개당 3,000원에 생산하여 2,000원의 이익을 남기고 5,000원에 시장에 내놓았고 고객사로부터 가격인하 압박을 받은 A사 역시 가격을 인하하여 5,000원에 납품하기 시작하였습니다. 그러나 B사는 이에 대응하여 다시 칩을 대당 4,000원으로 가격을 인하하였고 이러한 전략으로 매월 2만대의 주문이 밀려 들어왔습니다. 반면 A사는 경쟁에 밀려 주문량이 월 5천대로 줄어들기에 이르렀습니다.

한편 성문인식칩의 시장 수요가 급격히 증가하자 대기업 C사도 성문인식칩 시장에 뛰어 들기 위하여 ‘철수’의 성문인식기술를 개량한 이종의 기술을 적용한 성문인식칩 (모델명 '알파'칩)을 개발하기 시작하였고, 이를 성공하여 개당 1,000원에 생산하여 3,000원의 이익을 남기고 4,000원에 시장에 내어 놓기 시작하였습니다. 

그 결과 성문 인식칩의 시장점유율은 A사 (VOICEPRINT칩)는 20%, B사 (VOY칩)는 30%, C사 (알파칩)는 50%가 되었습니다.

‘철수’는 사업을 시작한지 3년이 되자 점차 주문도 줄어들어 손익분기점에도 미치지 못하게 되었고 대출금 이자조차 갚기 어려울 정도로 경영이 어려워졌습니다. 
이를 견디다 못한 A사는 B사를 상대로 특허침해소송을 제기하였습니다. 소송에서 당사자가 스스로 제출한 자료와 법원 명령에 따라 제출된 자료에 의하면 A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.

------------<가상 시나리오 끝>-------------

‘철수’(A사)는 특허침해소송에서 B사의 VOY칩이 특허침해로 인정받으면 B사는 VOY칩의 제조 및 판매가 중지되어 VOICEPRINT칩 시장점유율이 다시 50%까지 올라 갈 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 되었고 이러한 기대감은 손해배상액보다 더 희망적인 것이었습니다.

그러나 C사의 알파칩과 같이 대체품이 존재하는 시장에서 B사의 칩이 시장에서 배제되더라도 A사가 끌어올릴 수 있는 최대 시장점유율이 50%가 아니라는 것을 인식하지 못하였습니다. 이렇게 대체품이 존재하는 시장에서는 B가 점유한 시장점유율은 A사와 C사로 나뉘게 되고 이를 가상적으로 계산하면 A사가 회복할 수 있는 최대 시장점유율은 대체품 알파칩 때문에 29%가 될 것이기 때문입니다 (29% = 20% / (20%+50%) ).

시기적으로도 최소한 법원에서의 1심판결이 나오는 1년을 포함하여 판결 이후 침해금지판결의 효력이 시장에서 영향이 미치는 기간 (시장에 이미 풀린 제품 등의 판매 중단기간, 재고의 고객 사용중단기간 등)인 약 2년여간은 어떻게 하든 버텨내야 합니다.

따라서 손해배상으로 손해를 전보 받지 못하면 A사에게는 큰 손실이 될 것입니다. 그러나 손해배상판결이 확정되려면 몇 년이 더 걸릴지 모릅니다. 침해소송과 무효심판의 연속, 특허법원에서의 새로운 무효증거의 추가, 그리고 최소 환송판결의 순환, 이렇게 시간이 흐르면 대부분의 소기업은 이미 망했거나 식물기업 상태에 이릅니다. 그래서 특허침해소송은 신속한 심리와 판결, 이를 보장하기 위한 제도가 절실합니다.

만약 여러 이유로 이를 보장받기 어렵다면 A사는 회사가 망한 이후라도 구성원들이 손해를 전보 받을 수 있는 전향적인 판결을 간절히 바랄 것입니다. 

또한 손해배상과 별도로 1심판결이라도 속히 나오면 이 판결을 기초로 구성원들이 출구전략을 실행할 수 있는 보험이나 소송인수, 거래제도가 활성화될 수 있는 정책적 제도와 지원을 마지막 희망으로 기대할 것입니다.

A사 입장에서 입은 손해를 분류해보면 아래와 같습니다. 이때 B사의 VOY칩은 A사의 유효한 특허를 침해하였음을 전제합니다.

1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액; 2) B사의 저가 칩 출시로 인하여 A사가 가격인하를 단행하여 상실한 이익액; 3) A사(철수)의 특허로부터 받을 수 있었던 로열티 수입 상실액; 4) A사 및 ‘철수’가 사업을 위해 대출 받은 21억원의 대출 원금과 이자액 (설비투자액으로 소비되어 대표이사 개인 부동산등으로 추가 담보로 보증) ; 5) A사가 장래 생산계획에 따라 추가 생산을 위한 사전에 구매한 부품 및 원료 신용결재금액 (채무)

여기서 현행 특허제도나 민사제도에서 B사의 특허침해로 인하여 보상 받을 수 있는 항목은 1)부터 3)까지입니다. 4)이나 5)는 A사의 영역에서 발생한 사유이므로 침해자가 그 손해발생을 알 수 있었다는 특별한 사유가 없는 한 그 피해를 보전 받을 수 없습니다.

결국 어떻게 해서는 다시 사업을 일으켜 계속 사업을 유지하지 않으면 회사의 채무보증을 선 사업주는 그대로 회사의 채무를 부담하게 됩니다. 

생각해보면 빠져나올 수 없는 무서운 도박입니다. 이 모든 것이 B사의 침해행위로 촉발된 것이라는 점을 생각하면 A사는 당연히 부당하다고 느낄 수밖에 없을 것입니다.

특허법상 손해배상청구 역시 민사상 손해배상과 같이 피해자가 가해자의 불법행위로 인하여 발생한 손해가 발생하였다는 사실과 그 손해액, 즉 상당인과관계가 있는 손해액을 입증하여 청구하여야 합니다. 다만 특허법은 특별규정을 두어 이러한 상당인관계 있는 손해액입증을 특허권자가 모두 하지 않아도 되도록 하였습니다. 그럼에도 침해사실만으로 손해발생사실까지 법률상 추정되는 것은 아니므로 손해가 발생하였다는 것은 입증하여야 합니다. 법원 역시 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다는 점을 분명히 하였습니다 (대법원 2006다1831판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 그럼에도 법원은 특허법에 따른 손해배상은 실제 손해가 발생한 사실을 증명할 필요는 없고 손해가 발생할 염려 내지 개연성의 존재를 입증하면 되며 이러한 입증은 권리자가 침해자와 동종의 영업 또는 경업을 하고 있는 것을 증명하는 것으로 충분하다고 하였고 (대법원 2006다1831판결 등), 권리자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다고 판시하여 피해자인 권리자의 입증부담을 줄여주었습니다 ( 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 

또한 특허권자가 특허발명은 X이었으나 상용화한 제품은 특허발명 X를 개량한 X”를 적용한 것이라고 하더라도 침해자가 특허발명 X를 침해하고 있다면 특허권자가 반드시 특허발명을 실시할 것을 요구하는 것이 아니므로 이로 인하여 발생한 손해는 배상하여야 한다는 것이 서울고등법원의 입장입니다 (서울고법 2008나17757판결). 참고로 미국은 침해자로 인하여 특허품 X의 판매 손실이 발생하였고 이에 영향을 받아 특허품이 아닌 다른 제품 Y까지 판매손실이 발생하였다면 제품 X와 Y모두에 대하여 일실이익손해를 구할 수 있습니다.

먼저 1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액의 계산은 특허법 제128조 제2항이나 제4항에 따라 계산하여 청구할 수 있습니다. 

이를 간단히 설명하면 제128조 제2항은 침해자가 판매한 물량에 특허권자 입장에서 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액으로 청구할 수 있다는 것이고 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 청구할 수 있다는 것입니다. 특허권자 입장에서 유리한 방식을 선택하여 청구하면 됩니다. 뒤에서 확인할 수 있듯이 비록 가상적인 시나리오를 이용한 계산이지만 대체로 제128조 제4항의 방식이 특허권자에게 더 유리합니다.

1)    앞의 시나리오를 이용하여 제128조 제2항으로 한번 계산해보겠습니다.

앞에서 언급한 것처럼 128조 제2항은 침해자가 판매한 대수에 특허권자 입장에서 대당 이익액을 곱하여 손해액을 계산합니다. 따라서 침해자인 B사가 사업을 시작하여 침해를 시작한 A사의 2년차부터는 A사의 칩당 이익액이 “0”으로 없습니다. 즉 제128조 제2항으로 계산하면 특허권자인 A사는 청구할 손해배상액이 없다는 결론에 이릅니다.

그러나 다시 한번 살펴볼 것이 있습니다. 판례에 따르면 이때 이익액이 매출액에서 변동비용만 공제한 한계이익으로 계산된 것이어야 합니다. 

변동비용은 제품을 한 개 더 생산하거나 판매할 때마다 증가하는 비용을 말합니다. 한마디로 해당 제품의 추가 생산을 위하여 필요한 비용을 말합니다. 고정적으로 지출이 되는 임차료나 고정판매관리비 등은 공제되지 않습니다. 이해의 편의를 위하여 재무자료를 이용하여 원가내역을 아래와 같이 가정해봅니다. 

보통 변동비란, 생산량에 따라 변동하는 비용으로 주로 재료비, 외주가공비 등이 차지하며, 이에 반하여 고정비란 생산량의 변동에 관계없이 일정하게 발생하는 비용으로 감가상각비, 보험료, 임차료 등이 차지합니다. 

회계 작성 취지와 기준에 따라 '한계이익'은 매출액에서 생산과 구입에 직접 사용되는 직접비용을 공제하는 것으로 하고 '공헌이익'을 변동비용을 공제하는 것으로 하여 한계이익과 공헌이익을 구분하기도 합니다.

그러나 특허침해소송에서는 '대상 제품의 추가 생산 시 추가로 투입되는 비용만을 공제'한다는 점에서 일반적인 한계이익과는 약간의 차이가 있습니다. 

예를 들어 칩 한 개 더 생산하는 데에 더 들어가는 재료비는 일명 BOM(Bill of Materials)와 계약서나 주문서(PO) 사본만 입수하면 어렵지 않게 계산이 가능합니다. 판매관리비는 보통 대부분 고정비 성격을 가지므로 특허권자 입장에서 손해배상액을 약식으로 추산할 때는 이를 무시하고 추가로 투입되는 재료비와 외주가공비만을 변동비용으로 공제하기도 합니다.

만약 A사의 2년차 한계이익액을 다시 산출해보니 칩 1개당 500원이 되었다면, 특허권자 A사의 손해액은 1억5천만원[= (6만대*500원)+(24만대*500원)]이 됩니다.

다만 대체품 알파칩의 존재로 침해자 B사의 판매가 없었더라도 B사의 물량이 모두 특허권자에게 귀속되지 않을 것입니다. 

만약 침해자인 B사가 이점을 주장하고 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면, 특허법 제128조 제3항 단서에 따라 (특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 하므로), 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하여야 합니다. 

대체품의 시장점유율을 고려하여 다시 계산하면 손해배상액은 약 4천2백9십만원[=(1만7천대*500원)+(6만9천만대*500원)]이 됩니다.한발 더  나아가 침해자인 B사가 특허권자 A사는 생산능력은 월1만대로 년간 12만대 밖에 되지 않았다는 점을 주장하고 입증한다면 특허법 제128조 제3항에서 손해액 산정할 때 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하므로 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않게 됩니다.

즉 특허권자인 A사의 생산능력은 연간 12만대인데 2년차(B사의 1년차)에는 12만대를 생산하였고 3년차에는 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 3천만원[=(0만대*500원)+(6만대*500)]이 됩니다. 

여기서 한도액의 계산은 단지 본 조항에 따른 계산의 한계일 뿐입니다. 특허권자 A사의 생산능력을 넘어선 판매물량은 후술하는 사용하는 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다.

그러나 생산능력이란 현재와 과거의 생산능력만을 말하는 것이 아니고 시장에서 충분히 예측할 수 있는 범위 내에서 미래의 생산능력을 포함하는 개념입니다. 

A사는 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 9천만원[= (0만대*500원)+(18만대*500)]이 됩니다.

가상적인 시나리오이기는 하지만 현행 법과 판례에 따라 손해배상액을 계산해보니 힘이 많이 빠집니다. 여기에 침해자인 B사가 제품에 대한 특허발명의 기여도까지 주장하고 입증하면 더 슬퍼집니다.

2)    다음으로 제128조 제4항으로 한번 계산해보겠습니다.

     앞에서 언급한 것처럼 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 계산합니다. 이때 판례는 침해자의 이익액을 앞에서 언급한 일명 한계이익액을 기초로 계산합니다. 이는 모두 특허권자가 입증하여야 합니다. 

     다행히 특허권자인 A사는 법원의 명령을 통해 침해자인 B사에게 한계이익액을 산출할 수 있는 자료를 법원에 제출하도록 요구할 수 있으며 만약 침해자인 B사가 정당한 이유 없이 그 명령을 따르지 아니하거나 불성실하게 제출하면 재판부는 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수도 있습니다 (특허법 제132조 제4항 및 제5항). 그러나 침해자인 B사의 악의가 명백하지 않다면 재판부가 이러한 결정을 하는 것은 많이 부담되지 않을 수 없습니다.

       한번 계산해보겠습니다. B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였으므로 특허권자 A사는 손해액으로 3억6천만원을 청구할 수 있습니다 (3억6천만원=2000원*6만대+1000원*24만대). 다만 특허법 제128조 제4항에 의한 손해배상액은 다른 조항과 달리 그렇게 추정된다는 것으로 명시되어 있으므로 그 추정은 침해자의 주장과 입증으로 깨질 수 있습니다.

         여기서 침해자 B사의 이익액이 모두 한계이익액이라고 가정하였습니다. 그러나 실제 사건에서 침해자인 B사가 다양한 칩을 생산하여 판매하고 있다면 해당 침해제품인 VOY칩만의 변동비용만을 골라내는 것은 그리 만만한 작업이 아닙니다.

         다행이 최근 특허법 제132조이 도입되면서 이 법조항을 잘 활용하면 한결 입증이 용이하게 되었습니다. 우선 특허권자는 공개된 또는 제출명령을 통해 취득한 회계자료를 이용하여 매출액에서 통상의 제조원가만을 공제한 금액만을 침해자의 이익액으로 주장하고 거증하면서 한계이익액 산출을 위하여 추가로 공제하여야 할 자료를 제출할 것을 신청하는 것입니다. 만약 침해자가 이 명령에 불응하거나 불성실하게 자료를 제출하면 특허권자의 주장이 사실인 것으로 인정해달라고 재판부에 다시 요청하여 침해자가 스스로 공제항목과 그 비용을 입증하도록 하는 것입니다.

또한 침해자인 B사가 자신이 얻은 이익액이 자신의 브랜드파워나 영업망에 기인한 것과 같이 특허침해에 의해서만 발생한 것이 아니다거나 그 일부액은 다른 사정에 의하여 발생한 것이라는 것을 주장하고 입증하면 손해배상액은 감액될 것입니다.

초기 사전 검토과정에서 구체적인 침해 기업의 회계자료를 입수할 수 없고 침해 이외의 사정에 의해 발생되는 침해자의 이익을 상정할 수 없으므로 보통 예비검토추정단계에서는 한계이익액이 아닌 특허권자 회사의 영업이익율이나 순이익율 (서울고법 95나9060판결, 2002가합9308판결)이나 통계청이나 국세청의 동종업종의 유사 규모기업 통계에서 표준소득율을 이용하여 계산해보고(서울고법 2004나12511판결 참조) 이 값들을 비교해보곤 합니다. 

저는 특허권자 회사의 한계이익율을 뽑아 적용해보거나 동종업종 통계데이터를 적용하고 침해 이외의 사정을 감안한 할인율을 곱하여 감액하면서 민감도를 예측비교해보기도 합니다.

3)    이번에는 제일 많이 사용하는 제128조 제5항 (로열티)으로 계산해보겠습니다.

본 조항의 개정 전에는 ‘통상 받을 수 있는 금액’이라는 통상 받을 수 있는 로열티, 즉 '확립된 실시료'를 기준으로 많이 계산하였습니다. 본 사니리오에서는 ‘철수’가 자신의 특허를 창업회사 A사에게 이전하기 전에 계약한 로열티 합의가 그 기초자료가 될 수 있습니다. 그러나 ‘철수’는 자신의 창업회사에 부담이 되지 않도록 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다. 이를 기초로 침해자 B사에게 받을 수 있었던 로열티를 계산하면 1백2심6만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*0.1%]밖에 되지 않습니다.

그러나 2019년 1월 특허법이 개정되어 “특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”을 손해액으로 청구할 수 있게 되었습니다. 

미국처럼 합리적인 로열티 산정에서 자발적인 협상이라는 가정적인 계산이 허용된다는 것을 의미하기도 합니다. 침해성립을 전제로 하긴 하지만 양 당사자에게 모두 자발적이란 가정이 들어갑니다.

또한 시나리오처럼 철수가 회사 A에 특허를 이전할 때 산정된 특허의 가치평가액이나 담보대출 시 평가된 가치산정 자료가 중요한 기초자료가 될 것입니다. 주의깊게 기억해두어야 할 것은 현재 사용되고 있는 기술가치평가 방식은 사업(기업)가치를 먼저 뽑아내고 그 중 특허가 기여하는 가치를 뽑아내는 방식을 사용한다는 것입니다. 이러한 방식은 특허 자체의 가치가 아닌 누구의 사업가치를 계산하느냐에 따라서 금액이 많이 달라지게 됩니다.

그 외 많이 사용되는 방법으로는 변리사와 같은 전문가 들이 특허력을 평가하여 동종업종의 통계적 로열티율을 수정하는 기법입니다. 다만 이 역시 그 계산의 대상이 되는 매출액은 사업주체가 누구인지에 따라 달라집니다.

기업에서 실무적으로는 전세계 동종업체나 경쟁사의 실제 라이센싱 계약의 실사례나 미국 판례를 조사하여 이를 기초로 해당 기업의 상황에 맞게 수정하는 경우가 많습니다. 과거 반도체 칩의 경우 매출액의 약 2.5%가 중간값이었던 기억을 되살려 그대로 적용하여 계산해보면 3천1백5십만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*2.5%]이 되나 이 값 역시 특허권자의 손해를 전보하기에는 터무니 없이 작은 것은 사실입니다.

4)     마지막으로 침해자의 저가 공세로 특허권자가 어쩔 수 없이 가격인하를 하여 입은 손해 역시 특허법 제128조 제1항에 따른 침해자의 침해로 인하여 입은 손해로 계산할 수 있습니다. 이를 가격침식(price erosion)에 의한 손해라고 하는데 미국의 사례를 보면 고도의 손해배상전문가의 손에 의해 가격침식에 따른 손해액만을 뽑아놓은 의견서를 자주보게 되는데 판매일실손해보다 몇십배 더 커진 경우도 종종 있습니다. 

따라서 입증과 산정이 까다롭더라도 한번쯤은 짚어보아야 합니다. 우리나라에서는 이를 특별손해로 보고 침해자가 알았거나 알 수 있었던 손해이어야 배상받을 수 있는 것으로 보고 있습니다.

만약 가격침식의 손해가 인정되면 앞에서 계산한 특허법 제128조의 제2항에 따라 계산할 때 아래 시나리오에서 2년차 칩 1개당 이익액을 “0”원으로 계산하지 않고 가격인하 전인 최초 1년차 칩 1개당 1000원으로 2년차와 3년차를 계산하게 됩니다. 참고로 미국에서는 특허권자 제품의 가격하락이 시장가격보다 내려가면 가격침식 손해를 인정하지 않는다고 합니다.

<시나리오 리마인더> “A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.” 

      따라서 특허권자 A사의 손해액은 3억원[= (6만대*1000원)+(24만대*1000원)]이 됩니다.

      한편 침해자인 B사가 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면 앞에서 이미 계산한 바와 같이 특허법 제128조 제3항 단서에 따라, 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하면 손해배상액은 약 8천7백만원[=(1만7천대+6만9천만대)*1000원)]이 됩니다.

        이때 특허법 제128조 제3항에 따른 한도액은 앞에서 계산한 바와 같이 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않고 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 6천만원[= (0만대+6만대)*1000원)]이 됩니다. 물론 그 이상의 판매물량은 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다. 여기서 A사가 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 1억8천만원[=(0만대+18만대)*1000)]이 됩니다.

이상에서 현행 제도 아래에서 특허 침해자에 대한 손해배상청구액을 가상적인 시나리오를 기초로 계산해보았습니다. 누구나 이러한 방식을 따라가면서 자신의 사례도 계산해보는 것은 도움이 될 것으로 생각합니다.

앞에서 계산한 손해배상액을 다시 보면 최대 3억원 수준 (한도액 무시할 때)이 되고 이를 기초로 3배배상 판결을 받는다고 하더라도 9억원 수준입니다. 이것으로 담보대출액 원금이나 이자 (합계 최소 21억원이상)를 전보 받을 수 없고 결국 사업을 접게 되면 사업주의 개인채무로 바뀌게 됩니다. 사업을 시작하지 않았던 평화로운 상태로 되돌아갈 수 없습니다. 따라서 징벌적 배상만으로 특허권자의 손해회복 문제가 모두 해결된 것이 아니고 더욱이 징벌적 배상액을 정함에 있어서 고려하여야 하는 사항 들 (침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금,  침해행위를 한 자의 재산상태, 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도)을 생각하면 쉽게 받을 수 있는 손해액도 아닐 것 같다는 생각이 듭니다.

현행 제도만으로는 사업을 시작한 특허권자가 누군가의 특허침해로 입은 손해를 전보 받기는 어려워 보인다는 점에서 우울함이 앞서지만 앞으로 계속 발전하고 개선되고 보강될 것으로 기대합니다. 

아쉽지만 저도 지금은 마땅한 정답이 없습니다.