선행기술 파악 법리
진보성 판단에서 선행기술 전체 대비 원칙 — 실무 해설서
제1장 법리의 의의와 근거 판결
1.1 핵심 명제
진보성(inventive step) 판단에서 선행기술을 어떻게 파악하고 대비하여야 하는가에 관하여 대법원은 일관된 법리를 확립하고 있다. 그 핵심은 선행기술을 일부 구성만을 추출하여 대비할 것이 아니라 선행기술 전체를 기준으로 파악·대비하여야 한다는 것이다.
"제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는, 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다."
① "선행기술의 범위와 내용, 출원발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준을 증거에 기초하여 파악한 다음 용이도출 여부를 판단해야 한다" (2007후3660 진보성 판단 틀 재인용)
② "출원발명 명세서에 개시된 기술을 이미 알고 있다는 전제에서 사후적으로 용이성을 판단해서는 안 된다" (사후적 고찰 금지)
"제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다."
1.2 판결의 관계 및 위상
| 판결 | 위상 및 내용 |
|---|---|
| 2013후2873·2880 | 법리 원형. "선행문헌 전체" 대비 원칙과 "배치·불확실하게 하는 선행문헌 종합 고려" 법리를 최초로 명시적으로 설시한 판결. 이후 모든 관련 판결의 원형이 됨. |
| 2019후12094 | 주요 준거. 위 2013후2873·2880 법리를 그대로 인용·재확인하면서, 2007후3660의 진보성 일반 판단 틀 및 사후적 고찰 금지 법리를 함께 설시하여 "선행문헌 전체 대비" 원칙을 진보성 판단 전체 체계 속에 명확히 위치시킨 판결. |
| 2007후3660 등 | 진보성 일반 틀. "선행기술의 범위와 내용, 차이, 기술수준을 증거에 기초하여 파악한 뒤 용이도출 여부 판단"의 진보성 판단 일반 틀. 2019후12094가 이를 재인용. |
1.3 법리의 3가지 구성 요소
대법원 2019후12094 및 2013후2873·2880 판결이 설시하는 법리는 다음 3가지 요소로 구성된다.
| 요소 | 명칭 | 내용 |
|---|---|---|
| ① | 선행문헌 전체 대비 원칙 | 진보성 판단 시 선행문헌의 일부 기재만을 추출하여 대비하는 것이 허용되지 않으며, 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여야 한다. |
| ② | 배치 선행문헌 종합 고려 원칙 | 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우, 그 내용까지 종합적으로 고려하여 용이도출 여부를 판단하여야 한다. |
| ③ | 사후적 고찰 금지 원칙 | 출원발명 명세서에 개시된 기술을 이미 알고 있다는 전제에서 사후적으로 용이성을 판단해서는 안 된다. |
제2장 법리의 구조와 내용
2.1 "선행문헌 전체"의 의미
기계·장치 기술 분야에서 하나의 선행문헌이 개시하는 기계 장치는 구성요소들이 유기적으로 결합되어 특정 기능을 수행한다. 예컨대 특정 부품(c)이 다른 부품(d·e·f)과 맞물려 작동하는 구조에서, c만을 발췌하여 다른 발명에 적용하는 것은 c가 d·e·f와의 유기적 관계 위에서 발휘하는 기능을 무시하는 것이다.
"선행문헌 전체" = 해당 선행문헌이 개시하는 유기적으로 결합된 기술 사상 전체
포함: 명세서 전문(청구범위·발명의 설명·도면), 각 구성요소가 유기적으로 결합된 방식, 발명의 과제와 효과, 구성요소 간의 기능적 의존 관계
불포함: 선행문헌 중 일부 구성요소만을 발췌·추출한 것, 발명의 맥락에서 분리된 개별 부품·수단
2.2 "배치 또는 불확실하게 하는" 선행문헌의 고려
2013후2873·2880 판결이 추가로 설시한 이 원칙은 복수의 선행문헌이 제시될 때 특히 중요한 의미를 가진다.
| 적용 상황 | 법리 효과 |
|---|---|
| D2가 D1의 일부 구성과 배치되는 내용을 개시하는 경우 | D2를 D1과 단순 결합하는 것의 용이성을 부정하는 방향으로 작용 |
| D2가 D1의 특정 기재를 불확실하게 하는 내용을 포함하는 경우 | D1의 해당 부분의 의미를 D2를 고려하여 종합적으로 해석하여야 함 |
| D2의 전체 기술 사상이 D1의 구조와 기술적으로 충돌하는 경우 | 결합 용이성의 근거가 되기는커녕 결합을 저해하는 요소(Teaching Away)로 기능 |
제3장 전형적 결합 주장과 법리 위반의 유형
3.1 전형적인 결합 주장의 구조
진보성 흠결을 주장하는 가장 흔한 방식은 다음과 같은 구조를 취한다.
특허발명 A의 구성: a + b + c (c가 핵심 특징)
선행기술 D1: a + b (c 없음)
선행기술 D2: c 포함 (D1과 유사한 기술 분야)
청구인 주장: "D1에 D2의 c를 결합하면 발명 A가 된다 → 결합이 자명 → 진보성 없다"
→ 핵심 쟁점: D2에서 c만을 추출하여 D1에 이식하는 것이 허용되는가
3.2 법리 위반의 3가지 전형적 패턴
패턴 ① — 부품 창고형 추출 (Cherry-picking)
D2를 "c를 보유한 부품 창고"로 취급하여 c만을 오려내어 D1에 붙이는 방식이다.
D2 전체: c1 + c2 + c3 + c4 (유기적 결합)
→ 그 중 c2만 추출하여 D1에 이식
D2에서 c2는 c1·c3·c4가 있기 때문에 그 기능을 발휘하는 것. c2만 추출하면 D2가 c2를 그 맥락 위에서 가르쳐주는 것과 전혀 다른 의미가 됨 → "선행문헌 전체" 원칙 위반
패턴 ② — 역방향 조합형 (Hindsight-driven Selection)
발명 A가 완성된 후 A의 구조를 지침으로 삼아 각 구성요소의 출처를 선행기술에서 사후적으로 탐색하는 방식이다.
발명 A 완성 후 →
"a는 D1에서, b는 D3에서, c는 D2에서 가져오면 된다"
→ D1+D2+D3으로 A가 된다 → 자명
발명 A의 완성된 구조가 선행기술 탐색의 지도(roadmap)로 작동. 출원 당시 통상의 기술자는 이 지도를 가지지 않음 → 사후적 고찰 금지 위반
패턴 ③ — 호환 부품 대체형 (Modular Substitution)
D1의 구성 b'와 D2의 구성 c가 동일한 기능을 하므로 D2의 c로 D1의 b'를 대체할 수 있다고 주장하는 방식이다.
"D2의 c는 D1의 b'와 동일 기능이므로 대체하면 발명 A가 된다"
D2의 c는 D2의 전체 설계 사상 위에서 그 기능을 발휘. D1에 이식했을 때 동일 기능이 보장되지 않고, D1의 다른 구성들과 충돌 발생 가능 → 전체 사상 대비 없는 단순 기능 비교
제4장 결합 용이성 판단의 6단계 체크리스트
2019후12094 법리를 실무에 적용하기 위해 다음 6가지 질문을 순서대로 검토한다. 모든 항목이 "결합 용이" 방향으로 판정되어야만 결합에 의한 진보성 부정이 가능하다. 하나라도 "결합 어려움"으로 판정되면 해당 항목에서 진보성 유지 논거가 성립한다.
이것이 선행기술 전체 대비 원칙의 가장 핵심적인 적용 지점이다. D2에서 c는 독립적인 부품이 아니라 D2의 다른 구성들(d·e·f)과 유기적으로 결합되어 비로소 그 기능을 발휘하는 것일 수 있다.
c가 d·e·f와 유기적으로 기능 → d·e·f 없이는 c의 기능이 달라지거나 소멸 → c만 추출하는 것이 D2의 기술 사상 왜곡
c가 D2의 다른 구성과 독립적으로 기능하는 모듈형 구성 → 분리해도 동일한 기능 발휘
근거 판결: 대법원 2019후12094 — "선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항"이란 c를 d·e·f와의 유기적 관계 속에서 파악한 것을 의미한다.
기계·장치 분야 예시: 유압 실린더 장치(D2)에서 피스톤 씰(c)은 특정 유압 압력 범위(d)와 작동 온도(e)를 전제로 설계된 것이다. 씰만 추출하여 전혀 다른 압력·온도 조건의 D1 장치에 적용하면, D2에서의 씰 기능이 그대로 재현되지 않는다.
c를 D1에 이식하는 순간 D1의 기존 구조와 충돌이 발생하여 충돌 해소를 위해 D1의 다른 구성을 수정하거나 새로운 구성을 추가해야 한다면, 이것은 단순한 결합이 아니라 D1의 재설계(redesign)에 해당한다.
결합 (허용): c를 D1에 추가하는 것으로 완결됨. D1의 기존 구성 수정 불필요.
재설계 (불허): c 도입을 위해 D1의 다른 구성 A·B·C를 수정하거나 새로운 특징 X·Y·Z를 추가로 도입해야 함.
→ 새로운 특징의 수가 많을수록, 수정 규모가 클수록 결합이 아닌 재설계에 해당.
기계·장치 분야 예시: D2의 고하중용 베어링(c)을 D1의 경량 회전 장치에 도입하려면, D1의 축 직경 변경[새 특징①], 하우징 강도 강화[새 특징②], 윤활 시스템 변경[새 특징③]이 필요하다. c 하나를 위해 D1 전체를 재설계하여야 하므로 단순 결합으로 볼 수 없다.
결합에 의해 D1이 기존에 달성하고 있던 기술적 효과가 오히려 제거되거나 현저히 저하된다면, 통상의 기술자에게 그 결합을 선택할 합리적 동기가 존재하지 않는다.
판단 방법: "c 도입 전 D1이 달성하던 핵심 기능 목록"과 "c 도입 후 남아 있는 기능 목록"을 비교한다. 핵심 기능이 소멸한다면 결합 동기 부재로 결합 어려움이 인정된다.
기계·장치 분야 예시: D1이 "연속 무중단 생산"을 핵심 가치로 하는 자동화 장치인데, D2의 배치식 처리 챔버(c)를 도입하면 챔버가 가득 찰 때마다 작동을 중단하여야 한다. "연속 무중단"이라는 D1의 핵심 가치가 c 도입으로 소멸하므로 결합 동기가 없다.
D2가 c를 사용하도록 교시하는 것이 아니라 오히려 c와 반대 방향의 구성을 채택하도록 유도하거나, D1의 구조를 명시적으로 문제 있는 것으로 지적한다면, D2는 결합의 동기가 아니라 결합을 저해하는 요소가 된다. 이는 대법원 2013후2873·2880 판결이 설시한 "배치 선행문헌 종합 고려" 원칙의 적용이기도 하다.
| Teaching Away 유형 | 법리 효과 |
|---|---|
| D2 명세서에 "D1 방식은 문제가 있어 본 발명은 이를 극복하였다"는 명시적 기재 | D2는 D1과의 결합을 저해하는 방향을 교시. 결합 용이성 강력 부정. |
| D2의 전체 기술 사상이 D1의 구조와 정면으로 충돌하는 경우 | 결합의 자연스러운 귀결이 D1의 핵심 구성을 해체하는 방향 → 결합이 아닌 D1의 전면 교체 |
| D2가 통상의 기술자를 D1과 반대 방향으로 유도하는 경우 | D2를 읽은 통상의 기술자는 "D1에 c를 결합하라"가 아니라 "D1을 D2 방식으로 대체하라"는 교시를 받음 |
결합 동기는 선행기술 자체에서 객관적으로 도출되어야 한다. 발명 A를 완성한 후 사후적으로 설정된 동기는 인정되지 않는다. 대법원은 "증거에 기초하여 파악"한 사항만을 진보성 판단의 근거로 인정하고 있다(2019후12094 재인용의 2007후3660 법리).
D1 명세서 자체에 c의 필요성 암시·교시
D2가 D1과 동일한 과제를 해결하며 c가 그 수단으로 명시됨
해당 기술 분야의 통상적 관행상 이러한 결합이 자연스럽게 시도됨
D1·D2 어디에도 결합을 유도하는 기재 없음
결합 시 D1의 기존 성능이 저하됨 → 합리적 선택 이유 없음
기술 분야만 유사할 뿐 해결 과제·기술적 효과가 상이함
D1과 D2를 그 전체 기술 사상 기준으로 자연스럽게 결합했을 때 도달하는 구조가 발명 A와 동일해야 한다. 귀결이 다른 구조라면, 청구인이 발명 A를 보고 역방향으로 선행기술을 조합한 것이다.
결합의 귀결이 발명 A와 다르다는 것은 그 결합이 사후고찰에 기반한 것임을 가장 직접적으로 드러내는 증거이다.
발명 A를 이미 알고 있기 때문에 "어느 선행기술에서 어느 구성을 가져올지"가 명확해 보이는 것. 출원 당시 통상의 기술자는 이 지도를 갖지 않는다.
종합 판단표 — Q1~Q6 결합 용이성 체크리스트
| Q | 판단 질문 | 결합 방향 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|
| Q1 | c가 D2의 다른 구성 없이 독립적으로 기능하는가 | NO → 어려움 | c는 d·e·f와 유기적 결합 — 분리 시 기능 소멸 |
| Q2 | c 도입 시 D1에 새로운 특징 추가 불필요한가 | NO → 어려움 | 연쇄 수정 발생 → 결합이 아닌 D1 재설계 |
| Q3 | c 도입 후 D1의 핵심 기능이 유지되는가 | NO → 어려움 | 핵심 기능 훼손 → 합리적 결합 동기 없음 |
| Q4 | D2가 D1의 구조를 긍정하거나 중립인가 | NO → 어려움 | Teaching Away — D2가 결합 저해 방향 교시 |
| Q5 | 결합 동기가 D1·D2에 객관적으로 존재하는가 | NO → 어려움 | 동기 부재 — 증거에 기초한 동기 없음 |
| Q6 | 결합의 귀결이 발명 A와 구조적으로 동일한가 | NO → 어려움 | 사후고찰 편견 — 귀결이 발명 A와 다름 |
전항목 용이 → 결합에 의한 진보성 부정 가능
하나라도 어려움 → 해당 항목에서 진보성 유지 논거 성립
Q1~Q6 전항목 어려움 → 진보성 흠결 주장 전면 이유 없음
제5장 결합 난이도 유형별 예시 — 기계·장치 기술 분야
D1과 D2가 유사한 기술 분야(기계·장치)에 속하는 경우에도 결합의 용이성은 자동으로 인정되지 않는다. 기술 분야의 유사성은 결합 용이성의 충분 조건이 아니라 필요 조건의 하나에 불과하다.
5.1 결합이 어려운 경우 — 4가지 유형
유형 A — c가 D2의 구성과 기능적으로 불가분한 경우 (Q1 해당)
| D1: 수직 왕복 프레스 장치 | D2: 수평 연속 압출 장치 |
|---|---|
| 수직 램(ram) + 상하 이동 금형 하중 방향: 수직 하방 / 재료 이송: 중력 활용 |
c: 다단 성형 다이 d: 수평 압출 스크루 e: 수평 이송 컨베이어 f: 수평 방향 압력 분포 설계 |
왜 결합이 어려운가 (Q1 NO): D2의 다단 성형 다이(c)는 수평 압출 스크루(d)가 재료를 수평으로 밀어내는 방식에서 각 단의 다이가 이송 방향과 수직으로 성형력을 가한다. D1(수직 프레스)에 c를 도입하면 수직 하방 하중과 수평 이송을 전제로 설계된 다이의 성형 원리가 충돌하여 c가 D2에서와 동일한 기능을 발휘할 수 없다.
유형 B — c 도입 시 연쇄적 수정이 필요한 경우 (Q2 해당)
| D1: 연속 회전식 필터 장치 | D2: 배치식 교체형 필터 장치 |
|---|---|
| 자기 세정 회전 필터 드럼 / 연속 운전 전제 설계 / 소형 하우징 | c: 카트리지식 교체형 필터 d: 대용량 필터 챔버 e: 개폐 잠금 장치 f: 여과 포화 감지 센서 |
연쇄 수정 경로: c(카트리지 필터) 도입 → 카트리지 수용 공간 확보를 위해 하우징 대형화[새 특징①] → 교체 시 운전 중단 필요[새 특징②] → 포화 감지 시스템 추가[새 특징③] → 교체를 위한 잠금 해제 구조 추가[새 특징④]. 결국 c 하나를 위해 D1 전체를 재설계하여야 한다.
유형 C — c 도입이 D1의 핵심 기능을 훼손하는 경우 (Q3 해당)
| D1: 고정밀 연속 가공기 (연속 정밀도가 핵심) | D2: 범용 배치식 가공기 |
|---|---|
| 핵심 가치: ① 무중단 연속 가공 / ② ±0.01mm 이하 정밀도 / ③ 온도 변화 없는 정속 운전 | c: 자동 공구 교환 장치(ATC) → 교환 시 스핀들 정지 필요 → 재가열·재냉각 사이클 발생 |
왜 결합이 어려운가 (Q3 NO): c(자동 공구 교환 장치) 도입 시 ①공구 교환 중 가공 중단 → 연속 가공 불가, ②스핀들 재기동 시 온도 변화 → 열팽창으로 정밀도 저하, ③가공 재개 시 초기화 시간 발생. D1이 달성하던 3가지 핵심 가치가 모두 훼손된다.
유형 D — D2가 D1과 반대 방향을 교시하는 경우 — Teaching Away (Q4 해당)
| D1: 건식 분쇄기 (고속 회전) | D2: 습식 분쇄기 (저속 가압) |
|---|---|
| 구성: 고속 회전 충격식 분쇄 / 15,000rpm / 건식 재료 처리 전용 | 명세서 기재: "고속 충격 방식은 분쇄열 발생으로 제품 특성을 저하시키는 문제가 있어 본 발명은 이를 극복하기 위해 저속 가압 습식 방식을 채택하였다" c: 저속 가압 롤러(100rpm) |
Teaching Away 효과 (Q4 NO): D2 명세서가 D1의 구조(고속 충격 방식)를 명시적으로 "극복해야 할 문제"로 지적하고 있다. D2는 결합의 동기가 아니라 D1과의 결합을 저해하는 근거이다. D2를 읽은 통상의 기술자는 "D1에 c를 결합하라"가 아니라 "D1을 D2 방식으로 교체하라"는 교시를 받는다.
5.2 결합이 용이한 경우 — 4가지 유형
유형 A — c가 독립적으로 기능하는 모듈형 구성인 경우
| D1: 산업용 절삭 가공기 (안전장치 없음) | D2: 프레스 장치 |
|---|---|
| 고속 절삭 스핀들 + 이송 테이블 / 안전 인터록 장치 부재 | c: 도어 인터록 안전 스위치 (도어 열리면 구동 정지) d: 고압 프레스 램 (c와 독립) |
왜 결합이 용이한가: c(인터록 스위치)는 어떤 회전·구동 기기에서도 동일한 방식으로 작동하는 독립 안전 모듈이다. D1에 도입해도 절삭 스핀들·이송 테이블과 충돌이 없고, 새로운 특징 추가가 불필요하다. 산업용 기계에 안전 인터록을 추가하는 것은 해당 기술 분야의 통상적 설계 관행이다.
유형 B — c가 주지·관용 기술에 해당하는 경우
기계·장치 분야에서 O-링 씰, 방진 고무 마운트, 방수 커버 등과 같이 해당 기술 분야에서 표준적으로 사용되는 관용적 수단은 D2 없이도 통상의 기술자가 이미 알고 있다. 이러한 경우 결합 용이성이 쉽게 인정된다. 다만 이 경우 D2 자체가 필요 없을 수도 있다 — 주지·관용 기술은 선행기술 없이도 진보성 부정 논거가 될 수 있기 때문이다.
유형 C — D1 자체가 c의 필요성을 예정하고 있는 경우
D1 명세서에 "현재의 단방향 배출 구조에서는 분진 역류 문제가 있어 이에 대한 개선이 요구된다"는 기재가 있고, D2의 c(역류 방지 댐퍼)가 정확히 그 문제를 해결하는 수단이라면, 결합 동기가 D1 내부에서 명확히 존재한다. D1 스스로 c와 같은 개선이 필요함을 시사하고 있어 결합의 용이성이 인정될 수 있다.
유형 D — D1과 D2가 동일한 과제를 공유하며 c가 그 해결 수단인 경우
D1(컨베이어 장치)이 "경사 구간에서 물품 미끄러짐" 문제를 가지고 있고, D2(다른 종류의 컨베이어)의 c(물품 고정 핀)가 동일한 "물품 미끄러짐" 문제를 해결하는 수단으로 D2에서도 동일한 기능을 발휘하며, c를 D1에 도입해도 D1의 다른 구성과 충돌이 없다면 결합 용이성이 인정될 수 있다.
제6장 복수 선행문헌 결합 시 실무 적용 지침
6.1 진보성 흠결 주장 검토 시 순서
심판·소송에서 복수의 선행기술 결합에 의한 진보성 흠결 주장을 검토할 때 다음의 순서로 분석한다.
- 각 선행문헌을 전체 기술 사상으로 파악
2019후12094 — "선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항" - Q1~Q6 체크리스트 순차 적용
각 질문에 대한 "결합 용이" 또는 "결합 어려움" 판정 - 배치 선행문헌 존재 여부 검토
2013후2873·2880 — "배치·불확실하게 하는 선행문헌까지 종합 고려" - 결합의 귀결이 출원발명과 동일한지 확인
2019후12094 — 사후고찰 금지 "출원발명을 이미 알고 있다는 전제에서 사후적으로 판단해서는 안 된다" - Q1~Q6 전항목 종합 판정
전항목 용이 → 결합 용이성 인정 / 하나라도 어려움 → 해당 항목에서 진보성 유지
6.2 진보성 유지 논거 의견서 구성 방법
각 Q 항목을 의견서의 독립된 소항목으로 구성하고, 다음의 3단 논증 형식을 적용한다.
① 법리 근거: 해당 Q 항목의 근거가 되는 대법원 판결 법리 명시
주 인용: 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결
보조 인용: 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873·2880 판결
② 선행기술 명세서 기재: D1·D2 명세서의 구체적 단락 번호·도면 번호를 인용하여 해당 Q 항목의 판정 근거를 선행기술 기재 수준에서 실증
③ 적용 결과: 위 ①②를 출원발명 청구항 구성에 직접 대입하여 결합 어려움의 결론 도출
6.3 논거 우선순위 설정 지침
| 순위 | 논거 | 이유 |
|---|---|---|
| 1순위 | 결합 시 자기모순 구조 (Q2) | 청구인의 결합 방식 자체가 출원발명의 발명을 전제해야만 성립하는 경우, 가장 직접적·결정적 논거 |
| 2순위 | Teaching Away (Q4) | 선행기술 명세서 기재로 직접 입증 가능. 2013후2873·2880 판결 직접 적용 |
| 3순위 | 결합 동기 부재 (Q5) | 특허법원이 결합 동기 부재를 독립적 진보성 유지 근거로 인정하는 법리 확립. "증거에 기초하여 파악" 요건 원용 |
| 4순위 | 선행문헌 전체 대비 원칙 위반 (Q1) | 2019후12094·2013후2873·2880 판결 법리를 직접 원용. c의 분리 추출이 선행문헌 전체 파악 원칙에 반함을 명시 |
| 5순위 | 사후고찰 편견 (Q6) | 결합의 귀결이 출원발명과 다름을 도면 대비로 시각적으로 제시. 사후고찰 금지 법리 원용 |
| 보강 | 현저한 효과 (異質的 효과) | 법리 논거와 별도로 출원발명만이 달성하는 현저한 효과 — 특히 이질적(異質的) 효과의 경우 강력한 보강 논거 |
제7장 핵심 법리 요약 및 결론
7.1 대법원 법리 5대 원칙
| 원칙 | 내용 및 근거 |
|---|---|
| ① 선행문헌 전체 대비 | 진보성 판단 시 선행문헌의 일부 기재만을 추출하여 대비하는 것이 허용되지 않으며, 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여야 한다. (2019후12094, 2013후2873·2880) |
| ② 배치 선행문헌 종합 고려 | 일부 기재와 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우 그 내용까지도 종합적으로 고려하여야 한다. (2013후2873·2880) |
| ③ 증거 기초 판단 | 선행기술의 범위와 내용, 출원발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준을 "증거에 기초하여" 파악한 다음 용이도출 여부를 판단해야 한다. (2019후12094 재인용 2007후3660) |
| ④ 사후고찰 금지 | 출원발명 명세서에 개시된 기술을 이미 알고 있다는 전제에서 사후적으로 용이성을 판단해서는 안 된다. (2019후12094) |
| ⑤ 결합 동기 필요 | 결합 동기는 선행기술 자체에서 객관적으로 도출되어야 하며, 사후적으로 설정된 동기는 인정되지 않는다. |
7.2 핵심 요약
선행기술 파악 법리의 본질
선행기술(선행문헌)은 일부 발췌가 아니라 전체를 기준으로 파악·대비해야 하며, 진보성 부정을 위해 복수의 선행기술을 결합하는 경우에도 각 선행기술의 전체 기술 사상을 존중한 결합이어야 한다. 또한 그 결합이 출원 당시 통상의 기술자에게 용이하다는 것을 증거로 뒷받침하여야 한다.
- D2를 "필요한 부품을 꺼내 쓰는 창고"로 사용하는 것은 허용되지 않는다.
- D2는 그 전체 설계 사상을 가진 하나의 완결된 발명으로서 D1과 대비되어야 한다.
- 결합의 자연스러운 귀결이 출원발명에 도달해야 비로소 진보성 부정 논거가 될 수 있다.
- 출원발명의 완성된 구조를 지침으로 삼아 선행기술을 사후적으로 조합하는 것은 전형적인 사후고찰의 편견이다.
7.3 인용 판결 정리
| 판결 | 핵심 설시 |
|---|---|
| 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 (거절결정(특)) [주요 준거] |
"진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다."
+ 2007후3660 진보성 일반 판단 틀 재인용 |
| 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873·2880(병합) 판결 [법리 원형] |
"진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 ... 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 ... 판단하여야 한다." |
| 대법원 2007후3660 판결 등 [진보성 일반 틀] |
"특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 선행기술의 범위와 내용, 출원발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거에 기초하여 파악한 다음, 이를 기초로 통상의 기술자가 특허발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다." |
