[Updating] 2015. 1. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)

[2015. 1. 22. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)]

2015. 1. 22. 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 대법원의 전원합의체 판결(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927)이 나오면서 익일 23일자 신문에서는 ‘제조방법’은 특허의 대상이 아니다’라는 등 매우 자극적인 기사들이 쏟아져 나왔습니다. 저도 이 기사 제목만을 보고 설마 대법원이 이런 판결을 하였을까 의심하면서도 잠시 정신이 멍해지는 느낌을 받았습니다.

아직도 이 판결에 대해서 이런저런 이야기가 많아 이 기회에 해당 판결을 스터디하기 위하여 공유하기로 하였습니다. 이 글은 판례를 평석하기 위하여 작성한 것이 아니며 오직 이 판결을 정확히 이해하기 위하여 정리한 것입니다.

1. 사건의 경위

1) 특허심판원

윤**씨는 진보성이 없다는 이유로 특허 제696918호(폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름)에 대하여 2007. 6. 19. 등록무효심판을 청구하였고(사건번호 2007당1611호) 2008. 3. 12. 이에 대한 특허심판원의 심결에서 대상 특허발명의 진보성이 부정되어 심판청구가 인용되었습니다 (개인명의로 청구한 점과 대상특허 등록공고일 후 3월이내 심판청구를 하였다는 점에서 해당 특허권자인 가부시키가이샤 구라레 (株式會社クラレ)의 국내 경쟁사가 등록 전부터 모니터링하고 있다가 배후에서 개인명의를 내세워 청구하지 않았을 까 추측한다).

2) 특허법원

이에 일본 가부시키가이샤 구라레사(이하 '원고')는 윤**씨(이하 '피고')를 상대로 2008.05.16 위 무효심결을 취소해달라는 심결취소소송을 특허법원에 청구하였고(사건번호 2008허6239)(심결취소소송계속 중 두차례에 걸쳐 청구범위를 정정함), 이에 대해 특허법원은 대상특허 청구항 제6항(편광필름의 제조방법)은 비교대상발명들과 대비하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 설시하고 이 청구항 제6항의 종속항인 청구항 제7항(편광필름의 제조방법)은 당연히 진보성이 인정되며, 청구항 제9항(편광필림)은 청구항 제6항(제조방법)의 구성들이 그대로 포함하는 것을 특징으로 하는 편광필름에 관한 발명이므로 청구항 제6항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이와 동일한 기술적 특징을 그대로 가지고 있는 제9항 발명 역시 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 설시하였으고,  제9항 발명의 종속항으로 기재된 제10항(편광필림)의 발명은 당연히 진보성이 인정된다는 취지로 판단하고 위 무효심결을 취소하는 판결을 하였습니다.

청구항 1 내지 5, 8. (각 삭제) 청구항 6. 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량％ 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름으로서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 편광필름의 제조방법. 청구항 7. 제6항에 있어서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 150 ℃이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법. 청구항 9. 일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광필름. 청구항 10. 제9항에 있어서, 막제조 원료가 150 ℃ 이하의 온도에서 조제된 것인 편광필름.

3) 대법원

‘피고’는 위 특허법원 판결에 불복하여 대법원에 상소하였고 (사건번호 2011후927), 이에 대해 2015. 1. 22. 대법원은 i) 편광필름제조방법에 관한 특허청구범위 제6항과 제7항의 발명은 진보성이 인정되나, ii) 편광필름에 관한 특허청구범위 제9항과 제10항의 발명은 그 대상 발명이 방법발명이 아니라 물건발명인 점을 들어 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 설시하고 특허법원 판결의 제9항과 제10항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송하였습니다.

iii) 나아가 전원합의체 결정으로 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 , 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결 , 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결 , 대법원 2008. 8. 21.선고 2006후3472 판결 , 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 , 대법원 2009. 3.26. 선고 2006후3250 판결 , 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 하였습니다.

이해를 돕기 위해 대법원 판결문의 일부를 인용하면 아래와 같습니다. 밑줄 친 부분에 유의하여 보는 것이 좋을 것입니다.

2. 이 사건 제9, 10항 발명에 관한 상고이유에 대하여 가. 특허법 제2조 제3호 는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

나. 원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는 다고 판단하였다.  앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9,10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

본 대법원 판결은 그동안 이론적으로 인정되었던 원칙적인 기준을 법원 판단의 기준으로 확립하였고 본 대법원 판결로 인하여 PBP(프로세스 바이 프럭덕트)와 관련하여 과거 일본의 보호범위와 관련된 판례와 같은 취지로 판단하거나 사안에 따라 다소 애매한 기준이 적용되었던 과거 판례 들을 변경하므로써 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 등록요건(진보성 및 신규성 판단)에 대한 기준이 확립되어 법적 안정성이 생겼다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각합니다.

이와 별개로 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 보호범위를 판단할 때에도 제조방법에 의한 한정에 대한 의미를 등록요건의 판단할 때의 기준과 같이 적용할 지 궁금해집니다. 일본은 보호범위를 판단할 때 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어 판단한 판례가 많습니다. 

물론 침해소송이나 권리범위확인심판이 제기되었을 때 무효심판을 통해 먼저 무효여부로 정리하면 결과는 큰 차이가 없을 것이나 무효자료를 찾지 못하였다는 등의 사정으로 침해소송이나 권리범위확인심판에서 순수하게 청구범위해석에 의존하게 될 때 어떻게 판단할지 궁금해진다. 이 점에 대해서는 제 블로그에 올린 “Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임” 을 보면서 함께 고민하였으면 합니다. 사실 제조방법에 의하여 물건발명의 구성이 한정되는 것이 명백한 경우에는 논란의 여지가 적으나 한정이 모호한 경우에는 실무상 혼란스러울 수 밖에 없습니다. 

그러나 위 무효에 대한 대상판결(2011후927 사건)에 이어 대법원은 2015. 2. 12. 2013후1726판결에서 위 대상판결의 법리를 그대로 인용한 후 "제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해단계에서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위내로 한정할 수 있다"고 판시하였습니다.  

대법원의 태도가 확정된 이상 이러한 가이드를 따라야 할 것이나, 위와 같은 법리 안에서 향후 "물건발명형식으로 기재된 용도발명이나 용법발명"을 어떻게 인정하고 해석할지에 대한 의문이 남으며, 최종적으로 얻어지는 물건의 구성이 아닌 공정의 중간생성물을 구성으로 청구범위를 기재하는 경우와, 최종생성물의 구조에는 존재하지 않으나 중간공정단계에서 형성했다가 삭제하는 구조의 구성을 제조방법의 한정형식으로 청구범위를 기재하는 경우를 어떻게 인정하고 해석할지가 의문이 남습니다. 법적 안정성을 위하여 후속 가이드가 필요할 것 같습니다.    

또한 제조방법으로 한정 기재된 물건발명의 청구범위를 해석함에 있어서 제조방법의 한정을 제외하여야 한다면 "특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허여되어서는 아니 된다"는 전통적인 청구범위 해석원칙(대법원 2005. 11.25. 선고 2004후3478 판결, 대법원 2006.2.24. 선고 2004후2741판결 등 다수의 판결)과 어떻게 충돌을 피하여야 하는지도 의문입니다. 참고로 미국은 PbP청구항에 대한 특허침해사건에서 제조방법에 한정하여 해석하는 한정설을 채택하고 있습니다.