[특허법원판결속보] 특허권자의 경고할 권리에 대하여 (특허법원 2020나1100)

상표권자라도 독자적인 판단에 따라 누구에게 어떠한 행위를 임의로 요구할 권리를 가지는 것이 아니라 단지 재판상 청구권을 가지는 것이라는 취지 (특허법원 2020나1100)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

피고의 경고장 발송행위와 영업방해 행위를 불법행위로 판단하여 손해배상을 산정한 사례(특허법원 2020나1100)

<판시요지>

“등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.”

 

<주요배경사실과 판단>

피고 미스킨이 2016. 3.에서 2016. 6.경까지 원고 거래처인 temtem 소공동 지하상가, 롯데면세점 월드타워점, 갤러리아 면세점, 지에스홈쇼핑, 신라면세점 등에 ‘피고 미스킨이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다‘는 취지의 경고장을 내용증명으로 발송하였고, 2016. 6.경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며, 그 이후 거래가 재개되지 않았다. 피고 미스킨의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위는 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제57호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

<시사점>

이 사건 이외에도 우리나라 법원은 계속해서 특허권자 등이 사법적 구제절차를 취하지 않고 침해를 단정하여 실시행위의 중단을 요구하는 위협(경고장)을 적법하지 않은 부당한 행위로 보고 있다 (특허법원 2017나2417 판결, 대전지법 2008가합7844 판결, 서울중앙지법 2014가합551954 판결). 따라서 우리나라에서는 특허권자라고 하더라도 침해행위를 중단할 것을 요구하는 경고장의 발송은 매우 신중해야 한다.

그러나 한번 생각해 볼 것은 있다. 우리나라 법원의 이러한 입장은 미국의 태도와 사뭇 다르다. 미국 연방대법원은 특허권자에게 경고할 권리가 없으면 특허는 무의해진다고 판시하고, 특허권자는 침해 의심자에게 경고할 권리를 가지며 이러한 권리를 행사하는 것은 불법이 아니란 점을 분명히 하였다 [Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913)].

“Patents would be of little value if infringers of them could not be notified of the consequences of infringement, or proceeded against in the courts. Such action, considered by itself, cannot be said to be illegal. Patent rights, it is true, may be asserted in malicious prosecutions as other rights, or asserted rights, may be. But this is not an action for malicious prosecution. It is an action under the Sherman antitrust act for the violation of the provisions of that act, seeking treble damages. This, indeed, plaintiffs take special pains to allege, that there may be no confusion about the right or grounds or extent of recovery. The testimony shows that no wrong whatever was committed by the Owatonna Company, and the fact that it failed in its suit against plaintiffs does not convict it of any.” (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913))

그렇다고 미국도 특허권자의 무분별한 경고장을 허용하는 것은 아니다. 정당한 권리행사이어야 한다. 여기에는 “Good Faith”이어야 한다는 제한이 따른다. 경고장을 보내는 행위 자체를 문제 삼는 것이 아니라 침해판단의 성실성과 경고의 내용(요구사항)을 기준으로 판단한다. 미국은 2014년부터 주별로 Bad-faith 특허침해주장금지 법안을 시행하고 있다 (Alabama, Georgia, Idaho, New Jersey, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah, Vermont, Verginia, Wisconsin 등 18개주 법 통과, 11개주 진행 중). 주로 소기업이나 창업자를 보호하기 위한 취지이다. 이 법에는 “bad Faith assertion”를 판단하는 기준을 명확히 정하고 있다.

대체로 경고장을 발송한 특허권자가 그 특허발명을 실제 실시하고 있으면 “bad Faith assertion”으로 잘 보지 않는다. 반면, 처음부터 특허를 실시하지 않는 자가 돈의 지급을 요구하거나 실시중단을 강하게 요구하는 경우에는 “bad Faith assertion”으로 본다. 경고장에 침해를 판단한 청구발명이나 침해제품이 특정되어 있지 않아도 “bad Faith assertion”으로 본다.

우리나라도 특허권자가 잠재적인 침해자에 대해 보내는 경고장 자체를 사적 구제로만 볼 것이 아니라 다른 법률에 따른 위법행위를 따지는 것이 더 타당해 보인다.

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

 

 

2016.3.29. 특허법 일부 개정에서 동법 제128조(손해배상청구권 등) 제1항에서 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 근거를 도입하였습니다. 개정 전까지는 특허침해에 의한 손해배상은 오직 민법 제750조에 기한 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구권 규정을 기초하고 있었습니다.

특허법에 손해배상청구권의 근거규정이 도입되면서특허침해로 인한 손해배상청구권이 민법의 불법행위로 인한 청구권의 관계에서 법조경합인지 청구권 경합인지가 논란이 될 수 있습니다. 

저는 그런 논란을 넘어서 2016.3.29 특허법 개정으로 특허침해로 인한 손해배상청구권 근거조항이 규정된 이상, 다음과 같은 이유로 완성된 독립된 청구권으로 인정될 수 있도록 민법 제766조의 소멸시효(손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위 한날로부터 10년)에 의존하지 말고 별도의 소멸시효 규정을 마련하여야 한다고 생각합니다.

                 -  다   음  -

 

 

1.   IP강국을 위하여 특허권자를 충분히 보호하여야 하고 이는 특허침해에 따른 손해배상을 강화시켜야 할 역사적 당위성과 발전 단계적 필요성이 있습니다.

2.   일반 민법상 불법행위로 인한 손해배상은 상당인과관계에 기초한 한계가 존재합니다. 현대 복잡하고 입증이 곤란한 특허분쟁사건에서 그 상당인과관계로는 독점배타권인 특허권의 침해로 인하여 발생한 직접손해와 간접손해를 보전받을 수 없습니다.

3.   특허침해로 인한 손해는 특허권이라는 독점배타권을 특허침해라는 불법적인 행위로 인하여 피고의 이익 또는 손해와 무관하게 원고가 입은 금전적인 손실의 보상이어야 하며, 그 손실은 침해가 없었다면 특허권자가 시장을 독점하여 가질 수 있었던 지위를 회복할 수 있을 정도의 손해배상이어야 합니다.

4.    특허침해로 인한 손해는 더 이상 단순히 일반 불법행위 법리에 의한 손해배상이 아니고 개정특허법 제128조 제2항이하가 단순히 손해배상액 산정에 대한 입증책임의 완화규정들이 아니라 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 성격을 특별히 규정하는 조항으로 해석되어야 합니다. 점차 모호한 부분은 그렇게 해석되도록 개정되어야 한다고 믿습니다.

5.   침해자의 한계이익액을 의미하는 침해자 이익액(개정특허법 제128조 제4항)은 민법상 불법행위로 인한 손해배상법리와 달리 특허권자의 손해와 결부시키지 않고 오직 침해자의 이익을 마치 부당이익 법리처럼 정당한 권원이 없음을 이유로 환수하는 성격을 갖고 있으므로 기존 민법 제766조의 불법행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효가 아니라 부당이득반환 채권에 관한 10년의 소멸시효가 적용되는 것이 타당할 것입니다 (민법 제162조 제1항 채권의 소멸시효).

6.   통상 받을 수 있는 실시료(개정특허법 제128조 제5항)은 실제 발생 손해액을 계산하는 것이 아니라 최소한 로열티는 받을 수 있어야 한다는 가상적인 상황을 상정하여 추정된 최소 손해액입니다. 이 역시 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권과 그 성격을 달리 한다고 볼 수 있습니다.

7.   상당손해(개정특허법 제128조 제7항)은 손해액을 계산하기 위한 기초사실을 입증하기 “극히” 곤란한 경우 예외적으로 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권처럼(대법원 2005.11.24. 선고 2004다48508) 상당한 손해액을 청구하도록 하는 것으로 이 역시 일반 일반불법행위로 인한 손해배상청구권의 특칙입니다.

8. 일실이익액(개정특허법 제128조 제2항 및 제3항)을 산출하고자 한다면  “그 침해행위가 없었다면”을 적용함에 있어서 특허권이 독점배타권이란 점을 강하게 인식하여야 합니다. 

      침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자가 추가로 판매할 수 있었던 물량을 산정하는 과정에서 i) 특허권자의 생산능력이나 판매능력의 한계를 반영하고자 한다면, 침해자의 침해제품의 판매로 인하여 특허권자의 시장이 줄어들고 이에 따라 생산능력을 충분히 갖추지 못하게 되는 경우가 많았으므로 침해자가 특허권자가 침해자가 없었더라도 갖출 수 있었던 생산능력의 한계를 입증하지 못하는 한, 침해자의 침해제품 물량을 모두 생산할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 인정하여야 할 것이고(또는 다수 경쟁자가 있는 경우 침해발생전과 후의 각각의 시장점유율의 변화 고려 등), 시장의 요구만 있다면 단순히 특허발명의 특징을 직접 가진 제품은 물론 그 특징을 가진 제품과 생산이나 판매 이익 면에서 연결된 제품이나 부품까지도 고려되어야 할 것입니다 (미국의 총 시장가치법 참조). [그 외에는 통상적인 방법으로 특허권자의 단위수량당 이익액 산정시 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허제품의 물량만큼 추가 생산하기 위하여 추가로 소요되는 비용만을 공제하면 될 것입니다. 특허권자는 개정 특허법 제132조에 따라 침해자로부터 해당 제품 및 연관제품의 판매수량 자료를 넘겨받아 특허권자의 판매제품수량으로 산정하고 그 증가수량만큼 추가 생산하기 위하여 들어가는 추가 비용만큼만 특허제품의 매출액에서 공제한 후 추가 판매 생산될 수 있는 물량으로 나누어 단위수량당 이익액을 산출하면 될 것입니다].

 

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10)