AI가 변리사를 대체할 수 있을까? Can AI Replace Patent Attorneys?

 AI가 변리사를 대체할 수 있을까? Can AI Replace Patent Attorneys?

오늘 "튜링 테스트와 특허 세계: AI 생성 특허 출원의 평가"라는 흥미로운 글을 읽고 이를 공유하고자 글을 작성합니다.

Today, I came across an intriguing article titled "Turing’s Test in the Patent World: Evaluating AI-Generated Applications" and wanted to share my thoughts on it.

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튜링 테스트는 컴퓨터 과학자 앨런 튜링(Alan Turing)이 1950년에 제안한 개념으로, 인공지능(AI)이 인간처럼 사고하고 대화할 수 있는지를 판별하기 위한 테스트입니다.

튜링은 기계가 인간과 구별되지 않을 정도로 지능적인 대화를 나눌 수 있다면, 그 기계는 "지능적"이라고 간주할 수 있다고 주장했습니다.

이 개념은 철학적인 질문인 "기계가 생각할 수 있는가?"를 실용적이고 검증 가능한 질문인 "기계가 인간처럼 행동할 수 있는가?"로 전환한 중요한 기여로 평가받고 있습니다.

The Turing Test, proposed in 1950 by computer scientist Alan Turing, is a concept designed to assess whether artificial intelligence (AI) can think and communicate like a human.

Turing argued that if a machine could engage in a conversation indistinguishable from that of a human, it could be considered "intelligent."

This notion shifted the philosophical question of “Can machines think?” to the more practical and testable query, “Can machines behave like humans?”

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Ian Schick 박사는 이 튜링 테스트를 AI 생성 특허 출원과 인간 변리사가 작성한 출원을 비교하는 데 적용했습니다.

그는 특허 심사관이나 변리사가 AI가 작성한 출원과 인간이 작성한 출원을 구별하지 못한다면, 이는 AI가 고품질의 법률 문서를 작성할 수 있는 수준에 도달했음을 의미한다고 보았습니다.

Dr. Ian Schick applied this concept to the world of patent drafting, using the Turing Test framework to compare AI-generated patent applications with those drafted by human practitioners.

He posited that if patent examiners or attorneys could not distinguish between applications written by AI and those drafted by humans, it would signify that AI has reached a level capable of producing high-quality legal documents.

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테스트 결과는 매우 흥미로웠습니다.

AI가 작성한 출원은 구조적으로 우수했고 오류가 없었지만, 인간의 글에서 발견되는 독특한 흔적을 찾을 수 없어서 인간이 작성한 출원 명세서와 구별할 수 있었다는 것입니다.

The findings were fascinating.

While AI-drafted applications were structurally sound and error-free, they could still be distinguished from human-drafted applications due to the absence of certain human characteristics.

좀 더 상세한 이유는 다음과 같습니다:

The reasons for this distinction are as follows:

1. 표현 스타일의 단조로움: AI는 동일한 기술을 설명할 때도 문구, 문장 구조, 강조점의 변화가 적어 개성이 부족했습니다.

   Monotony in Expression Style: AI tends to rely on uniform wording, sentence structures, and emphasis, resulting in a lack of individuality when describing the same technology.

2. 인간 특유의 변동성 부족: 인간 작성물은 경험과 직관에서 비롯된 사소한 실수나 비일관성을 포함하지만, AI는 이를 완벽히 제거했습니다. 이 완벽성은 오히려 "비자연적인 특징"으로 작용했습니다.

   Absence of Human Variability: Human drafts often include minor inconsistencies or intuitive nuances stemming from personal experience, whereas AI eliminates such variability entirely. This “perfection” can ironically appear unnatural.

3. 창의적 표현의 부재: AI는 기존 데이터를 기반으로 작동하므로 완전히 새로운 비유나 사례를 제시하는 데 한계가 있었습니다. 반면, 인간 작성물은 개인적 스타일과 독창성이 반영되어 있었습니다.

   Lack of Creative Expression: AI operates on existing data patterns, which limits its ability to introduce novel analogies or examples. In contrast, human drafts frequently reflect unique stylistic choices and creative approaches.

AI는 통계적으로 가장 적합하거나 일반적인 표현을 선호하기 때문에 모든 작성물이 구조적으로 비슷하고 단조로워 보일 가능성이 큽니다.

이는 AI 작성물이 인간 작성물과 구별될 수 있는 주요 이유로 작용했습니다.

AI inherently favors statistically optimal or conventional expressions, which can make its output appear overly uniform and predictable.

This uniformity serves as a key factor in distinguishing AI-drafted applications from those authored by humans.

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Ian Schick 박사는 AI가 계속 발전하면서 AI 생성 특허 출원이 점차 보편화될 것으로 예상하고 있습니다.

Dr. Schick predicts that as AI technology continues to advance, AI-generated patent applications will become increasingly prevalent.

그는 특히 다음과 같은 전망을 제시했습니다:

He offers the following insights into the future of patent drafting:

1. 일상적인 특허 작성: 표준 기술이나 프로세스를 다루는 특허에서는 AI가 작성 과정을 간소화해 시간과 비용을 절감할 수 있을 것입니다.

   Routine Patent Drafting: For patents involving standard technologies or processes, AI can streamline drafting, reducing time and cost.

2. 복잡한 특허에 대한 인간의 역할 강화: 창의적인 법적 전략과 깊은 기술적 통찰이 필요한 복잡한 발명에 있어서는 여전히 인간 변리사가 필수적일 것입니다.

   Enhanced Role for Human Attorneys: For complex inventions requiring creative legal strategies and in-depth technical expertise, human practitioners will remain indispensable.

3. AI와 인간의 협력: 궁극적으로 AI는 인간 변리사를 대체하기보다는 그들의 능력을 보완하는 도구로 자리 잡을 것입니다.

   AI-Human Collaboration: Ultimately, AI is expected to complement, rather than replace, human patent attorneys by serving as a powerful tool that enhances their capabilities.

더 자세한 내용은 원문에서 확인할 수 있습니다:
For more details, you can refer to the original article:

Turing’s Test in the Patent World: Evaluating AI-Generated Applications

법률시장 개방과 변리사 관련 법령 미비점 들

법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이'

<법률신문기사읽기>

지난 9월 법률신문 기자 인터뷰했던 내용이 기사화된 것을 오늘에서야 인터넷판으로 확인했습니다.

요즘 바뻐도 넘 바쁘단 생각 ㅎ. 감사할 따름입니다.

기억으로는 아래 기사 내용에 더하여,

변리사도 미국로펌의 한국법인나 한미합작법무법인에 취업을 허용하되 변리사업을 휴업하도록 해야한다는 것과, 변리사는 업무특성상 글로벌 특허업무를 함께 취급해야하는 특징을 고려하여 각국 소재지 각각에서 미국로펌과 협력하는 것은 물론 미국로펌의 한국법인나 국내로펌의 협력은 허용하는 것이 바람직하다고 이야기한 것 같습니다. 외국자문사법에 반영이 어려우면 변리사법을 개정해서라도 반영하여야 할 내용이라고 믿습니다.

이하 법률신문 인터뷰 기사 내용 일부 발췌입니다.

(전략)......이진수(48) 특허법인 정안 변리사는 "변호사에게 변리사 자동자격이 허가되고 변리사법에 겸직금지 규정이 없는 상황에서 외국로펌이 설립한 합작법무법인이 국내 변호사를 고용할 수 있게 되면 사실상 국내 변리시장이 개방되는 것"이라며 "변리시장은 FTA의 개방대상이 아님에도 불구하고 국내 변리시장만 외국에 내주는 이른바 '우회개방' 현상이 발생하는 것"이라고 강조했다.

합작법무법인이 아니더라도 외국법자문법률사무소가 국내 변호사를 고용함으로써 국내 변리시장이 개방될 수 있다는 지적도 나온다. 외국법자문사법은 국내 변호사가 외국법자문사의 요건을 충족하는 경우 변호사를 휴업하거나 폐업한 경우에는 외국법자문사로 등록하고 외국법자문법률사무소에서 일할 수 있도록 규정하고 있다. 이 때문에 변호사 직은 휴·폐업했지만 변리사 자격은 그대로 둔 국내 변호사가 외국법자문사로 등록한 후 외국법자문법률사무소에 고용되면 국내 변리시장이 외국로펌에도 열리는 효과가 발생할 수 있는 것이다.

이 같은 우회개방을 막기 위해 변리사들은 외국법자문사법을 개정해 합작법무법인에 고용되거나 외국법자문사로 등록하려는 국내 변호사는 변호사 자격뿐만 아니라 변리사 자격도 휴·폐업하도록 해야 한다고 주장하고 있다.

이 변리사는 "국내 변호사가 외국법자문사로 등록하는 경우에는 변리사업도 같이 휴·폐업하도록 외국법자문사법을 개정하는 것이 타당하다"며 "마찬가지로 국내 변호사가 합작법무법인에 채용되는 경우에도 변리사를 휴·폐업하도록 의무화해야 한다"고 말했다.. . . . . (후략)

출처 : <법률신문> 법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이' 임순현 기자

[변리사법 개정에 관한 고민거리] 변리사는 상인인가?

변리사는 상인이 아니다

변리사가 상인에 해당하는 지 여부에 대한 질문을 받는다면 여러분은 어떻게 답을 할 수 있을까요? 저는 이 질문에 아래와 같이 답하고 싶습니다.

그동안 변리사라는 전문직업인의 직무 활동은 상업적이 성향이 강하였습니다. 그래서인지 사회 일각에서는 변리사가 유상의 위임계약 등을 통해 사실상 영리를 목적으로 그 직무를 행하는 것으로 보고 있는 것도 일부 사실입니다. 그러나 현행 변리사법 제1조 목적 규정을 보더라도 변리사는 그 직무와 관련하여 “변리사 제도를 확립하여 발명가의 권익을 보호하고 산업재산권 제도 및 산업의 발전에 이바지함을 목적”으로 하는 고도의 공공성과 윤리성이 강조된 전문가임을 부정할 수 없습니다. 그동안 이러한 법 목적을 너무 간과하고 있었던 것이 아닌가 싶습니다.

변리사는 위임인과의 개별적인 신뢰관계에 기초하여 개개 사건의 특성에 따라 지식재산권에 관한 전문적인 지식과 관련 법률지식을 활용하여 지식재산권의 창출, 권리화, 심판, 소송에 관한 대리행위와 관련 사무를 수행합니다. 이러한 변리사의 업무 활동은 간이 또는 신속하고 외관을 중시하는 정형적인 영업활동을 벌이고 자유로운 광고 및 선전활동을 통하여 영업의 활성화를 도모하며 영업소를 통하여 인적 및 물적 영업기반을 자유로이 확충하여 효율적인 방법으로 최대한의 영리를 추구하는 것이 허용되는 상인의 영업활동과 본질적으로 차이가 있어야 하는 것이 아닐까 합니다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2006마334 결정 참조).

이 점에서 변리사법 전부개정법률안(입법예고) 제2조(사명)에 “변리사는 지식재산권의 전문가로서 이 법에 따라 부여된 권한의 범위 내에서 공공성에 기초하여 독립적이고 자유롭게 그 업무를 수행한다.”라고 그 지위를 천명함으로 변리사가 공공성에 기초하여 독립적이고 자유롭게 업무를 수행하여야 한다는 것을 분명히 하는 것은 그 의미가 크다고 봅니다 (단, 개인적으로 조문의 제목이 변리사의 지위가 아니라 사명이라고 한점이 부적절해보입니다). 이는 변리사의 영리추구활동은 공공성이라 테두리 , 다시 말해 법 목적 내에서 엄격히 제한되어야 하며, 그 직무에 관하여 고도의 공공성과 윤리성이 강조되어야 하는 당위성이 있기때문입니다. 심판 및 소송에 관한 대리행위는 이러한 공공성과 윤리성이 담보되지 아니하고서는 소비자 국민의 신뢰를 받을 수 없기 때문입니다.

저는 이 즈음에서 변리사의 공공성이 전문성과 어떤 관계가 있을까라는 질문을 다시 던졌습니다. 제 생각은 이렇습니다. 고도의 전문성을 바탕으로 한 장인정신과 직업윤리는 공공성 형성의 기반이 되는 것이 아닐 까? 그렇습니다. 철저한 장인정신 없이는 건강한 직업윤리가 발현되기 어렵고 또 건강한 공인의식 역시 나타나기 어렵습니다. 따라서 전문성이 담보되지 아니하는 한 공공성 역시 외형만 갖춘 메아리에 불과할 것입니다.

변리사는 단순히 법률지식만을 활용하는 전문가가 아닙니다. 지식재산 및 지식재산권에 관한 전문적인 지식과 이와 관련된 법률지식을 함께 활용하여야 하는 고도의 전문가입니다. 따라서 전문성을 아무리 강조하여도 지나치지 않을 것입니다. 이에 변리사의 전문성을 담보할 수 있는 제도가 법제화되지 않는다면 변리사의 전문성은 물론 고도의 직업윤리도 공공성도 달성할 수 없을 것입니다. 그러나 변리사의 전문성을 지나치게 강조하여 변리사가 되는 것에 너무 높은 장벽을 쌓는 것 역시 바람직하지는 않을 것입니다. 변리사의 직무수행에 필요한 필수적인 지식과 소양을 갖추었다는 객관적인 사회적 공감대가 형성된다면 다양한 전문가의 진입을 막을 필요가 없을 것입니다. 

그렇다고 검증되지 않은 자에게 변리사의 자격을 주거나 변리사의 직무를 자유롭게 할 수 있도록 허용한다면 시장은 교란되고 소비자인 국민의 신뢰가 무너져 전문성은 물론 공공성을 확보할 수 없게 될 것입니다. 

예컨대, 지식재산권의 감정, 특히 특허침해나 무효에 관한 의견은 사실판단을 기초한 법률판단사안이므로 사실상 변리사가 아닌 자가 해서는 아니 된다고 생각합니다. 이러한 법률판단에 대한 사무를 변호사 또는 변리사가 아닌 자가 업으로 한다면 이는 변호사법 위반이 될 소지가 있다는 것을 별론으로 하고 만일 공공의 목적으로 불가피하게 변리사가 아닌 자가 이러한 감정 업무를 수행하여야 할 필요성이 있다면 그 공공의 목적 범위 내로 한정하는 것이 바람직할 것입니다. 이러한 법률의견서 및 관련 감정이 비록 법원에 구속력은 없다고 하더라도 이러한 법률의견 등을 전문가 아닌 자가 업으로 하게 둔다면 그 피해는 결국 소비자 국민이 될 것입니다. 

이 점에서 오해가 있을 수 있는 부분은 순수한 사실에 대한 감정, 즉 기술분석 등에 대한 감정까지 변리사가 독점하려고 하는 것이 아니냐는 것입니다. 그러나 사실에 대한 감정, 즉 기술분석 등에 대한 감정은 법으로 제한할 수 없습니다. 그러나 미국 특허소송에서 전문가 감정은 대학교수를 포함한 다양한 분야의 전문가들이 자유롭게 하나 법률의견서만큼은 변호사나 특허변호사(Patent Attorney)가 아니면 하지 못하며, 미국 특허대리인(Patent agent)도 법률의견서를 작성할 수 없습니다 ( http://m.maierandmaier.com/Patent_Attorney_Lawyer.aspx  참조).

이야기 주제를 다시 공공성으로 돌아가 보겠습니다. 변호사는 고도의 공공성과 윤리성이 강조된 대표적인 전문자격사입니다. 따라서 변호사법에서 공공성과 윤리성을 강조하기 위하여 어떤 규정을 두고 있는지 살펴 볼 필요가 있으며, 그러한 취지에서 변호사법은 변리사법이 개정되어야 할 방향을 제시할 것으로 믿습니다.

첫째, 변호사의 징계는 징계위원회에서 하도록 규정하고 있으며 (변호사법 제92조), 징계의원회는 대한변협과 법무부에 각각 두도록 하고 있습니다(동법 제92조). 나아가 변호사의 징계혐의사실조사를 위하여 별도의 조사위원회를 대한변협에 두도록 하고 있으며(동법 제92조의2) 이 조사결과에 따라 대한변협의 징계위원회는 1차 심의결정을 하고(동법 제95조) 법무부의 징계위원회는 대한변협의 징계위원회가 내린 결정에 대한 이의신청사건을 심의하도록 하고 있습니다(동법 제96조).

둘째, 변호사법에 따라 법조윤리협의회를 두고(동법 제88조), 법조윤리확립을 위한 법제도,정책 협의, 실태 조사분석, 윤리위반대책을 수립하는 등의 역할을 수행하도록 하고 있으며, 대한변협의 회칙을 법무부 장관의 인가사항으로 정하고 (동법 제79조), 모든 변호사에게 그 회칙 준수의무를 규정하고 (동법 제25조), 그 회칙 위반이 징계사유가 되도록 규정하고 있습니다(동법 제91조).

마지막으로, 기타 변호사의 결격사유(동법 제5조), 등록거부사유, 사무직원의 결격사유(동법 제22조), 광고의 제한(동법 제23조) 품위유지의무(동법 제24조) 등 공공성 및 윤리성을 담보할 수 있는 규정이 곳곳에 마련되어 있습니다.

변리사는 상인이 아닙니다. 따라서 변리사의 영리추구활동은 법 목적 내에서 엄격히 제한되어야 하고 그 직무에 관하여 고도의 공공성과 윤리성이 강조되어야 하며, 이를 위하여 그 전문성은 담보되어야 합니다. 이것이 제 결론이었습니다.

변리사의 특허침해소송대리권과 특허소송발전방향

경희대학교 법학과 이상정 교수님의 "특허소송제도의 구조조정 방안"에서 변리사법 제8조를 다음과 같이 개정할 것을 제안하셨습니다.

"변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 사항에 관하여 다음의 경우에는 소송대리인이 될 수 있다.

1. 특허심판원의 심결에 대한 취소소송에 있어서 당사자의 소송대리인.

2. 민사사건에 있어서 원고인 권리자의 소송대리인.

저는 개인적으로 특허민사사건에서 변리사에게 원고 대리만 가능하도록 하자는 안을 수긍할 수 없지만 기술입국과 법률소비자의 이익을 고려하신 것으로 그 의의가 있다고 생각합니다.

여기서 먼저 해외에서 변호사와 변리사의 소송대리권을 잠깐 설명하면 (신문지상을 통해 잘못된 왜곡된 사실이 자주 전달되는 점을 보고),

일본에서는 변리사가 특허침해소송에서 변호사와 공동대리하도록 하고 있으며 단독으로는 법률보좌인 자격으로 소송에 참여할 수 있도록 하고 있습니다 (심결취소소송은 한국과 동일).

독일은 특허침해금지청구소송은 변호사와 공동대리하도록 하고 있고 특허무효소송은 변리사 단독으로 할수 있습니다.

미국은 한국의 변리사와 동일한 자격은 없고 오직 특허변호사(Patent Attorney)와 특허대리인(Patent Agent)로 구분됩니다. 한미FTA에 따르면 한국변리사는  미국 특허변호사와 동일한 지위를 인정하고 있습니다.

아무튼 한국은 특허소송을 크게 i) 특허심결취소소송과 ii) 특허침해소송으로 나누며 i) 심결취소소송은 특허심판원의 심결에 대한 취소소송으로 특허법원의 전속관할로 되어 있고 불복은 대법원에서 행해지므로 실질적인 사실심은 심판원과 특허법원에서 이루어집니다. 반면 ii) 특허침해소송은 금지청구소송, 손해배상청구소송 등은 일반민사소송으로, 일반 민사법원이 관할합니다.

현재 특허침해소송에 대한 소송대리는 변호사가 하고 있고, 심결취소소송의 경우에는 변호사, 변리사 모두 소송대리를 하고 있습니다 (통계적으로 보면 심결취소소송의 90%가 기술(사실)과 특허법의 전문가인 변리사에 의해 대리됩니다).

그러나 변리사법 제8조는 [변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 소송대리인이 될 수 있다]고 규정하고 있습니다. 이에 대해 법원은 제8조를 제한해석하여 8조의 소송대리는 심결취소소송에 한정한 대리로 해석 결정하였지만 대다수의 민사소송법 학자는 산업재산권에 관한 소송에서는 변호사대리의 원칙의 예외로 변리사도 소송대리인이 될 수 있다고 봅니다.

어찌되었든 기술입국시대. 그리고 점점 한국이 치열해가는 해외기업들의 대형 특허분쟁의 장이 되고 있는 이 시대에, 특허침해소송에서 여러 가지 기술적 사항을 바탕으로 한 청구범위해석과 실체적인 진실의 발견을 위해서는 전문가인 변리사의 조력을 받아야 하는 것을 누구도 부정할 수 없습니다.

따라서 많은 기업가 및 기술.과학계는 더이상 특허분쟁의 비전문가가 대부분인 변호사에게 만 소송대리를 인정하는 것은 시대흐름을 역행하는 것이라고 생각하고 있습니다.

변호사와 변리사 모두는 해외 막강한 특허공세로부터 국내기업을 보호하고 서로 협력하여 성공적인 승리를 하여야 할 사명이 있다고 굳게 믿습니다.

이제 때묵은 논쟁은 뒤로 하고 변호사와 변리사가 서로 양보하여 공동으로 특허침해소송을 하도록 하는 결단이 시급한 시점입니다.

주석 :  한미FTA에 따르면 한국변리사는  미국 특허변호사와 동일한 지위를 인정되며, 미국의 patent agent는 무효나 침해에 대한 legal opinion (법률감정서)를 작성할 수 없으나 한국변리사는 무효나 침해에 대한 감정서를 작성할 법정권한이 있는 것도 차이가 있다.
 http://m.maierandmaier.com/Patent_Attorney_Lawyer.aspx

종종 한국 법조계나 한국계 미국인 변호사가 미국의 Patent Agent를 변리사로 부르거나 번역하는 것을 볼 수 있으나 변리사(Korea Patent Attorney)는 특허뿐아니라 상표와 디자인등 다양한 지식재산권을 대리하고 특허법원과 대법원에서 소송을 대리할 수 있다는 점과 그 자격취득과목에 민법등 일반법률이 포함된 점과 난이도 면에서 본 소송대리권을 비교벤치마킹함에 있어서 변리사를 미국의 Patent agent (특허만 특허청에 대해서만 대행) 와 동급으로 취급하는 것은 잘못된 비교라고 생각된다.

여기서 특허출원 및 분석면에서 미국 Patent Agent가 뛰어난 전문가 그룹이란 점을 부정하는 것은 아니다.

Copyright © CHINSU LEE, but may partially include other’s copyright, This article is for informational purposes and is not intended to constitute legal advice.

특허소송에서 대리인이 갖추어야 할 역량

특허소송에서 중요한 것은 특허청구범위의 해석이다. 특허청구범위해석은 기술적 사실의 분석을 기초로 법률을 적용하는 것이다. 따라서 사실판단이 아니라 법률판단 사항이다.

 

특허청구범위 해석에서 승리하려면 다양한 판례와 사례에 대한 지식을 가지고 있어야 하며 명세서 등에 기재된 기술적사항과 용어를 충분히 이해할 수 있어야 한다. 무엇보다도 충분히 이해된 기술적 사항을 기술의 문외한인 재판부가 쉽게 이해하도록 설명할 수 있는 능력이 필수적이다 (그러나 소송대리인 스스로 해당 기술을 충분히 이해하지도 못하여 재판부가 이해할 수 있는 부분만 집중하여 전달하자는 대리인을 만나면 신중하게 대리인 교체를 고려하여야 한다).

 

예컨대 청구범위해석시 "메모리 패키징"이란 용어를 만났다면 적어도 해당 기술업계에서 통상 기준에 비추어 메모리 패키징인 것과 아닌 것을 구분할 수 있는 능력이 있어야 할 뿐아니라 재판부가 그 차별점의 핵심을 쉽게 이해할 있도록 정의하여 설명하여야 한다. 예전에 "메모리 패키징"을 '포장기술'이라고 설명하는 변호사를 보고 어떻게 해야 할지 난감해했던 기억이 있다.

 

나아가 고객의 주장과 취지를 충분히 보호하기 위해서는 해당 기술분야의 기술동향과 핵심기술의 이해는 물론 기본적인 기술에 대한 선행기술조사 능력을 갖추어야 한다. 즉 스스로 청구범위와 명세서에 기재된 발명이 선행기술과 어떻게 구별되는지 그 차이가 어떤 의미를 갖는지 파악할 수 있는 능력이 있어야 한다.

 

이러한 점때문에 특허청구범위해석은 어렵게 시험을 거쳐 자격을 인정받은 변리사라는 특허법 전문가라도 몇년의 훈련과 실전이 더 필요하다.

 

과거 경험에 따르면 해당 기술에 정통한 변리사는 특허청구범위를 제한해석하려는 경향이 있고, 기술의 이해도가 떨어지는 변리사는 핵심적인 사항을 못찾아 엉뚱한 요소의 해석에서 헤매는 경우를 자주 보았다.

 

어느나라이든 청구범위해석시 발명의 상세한 설명을 참작하는 것을 허용하고 있다(상세한 설명 참작의 원칙). 그러나 이러한 허용을 잘못 이해하여 청구범위를 상세한 설명으로 제한해석하는 우를 범할 때가 있다.

 

경험있는 변리사도 종종 상세한 설명 참작의 원칙을 오해하여 ‘허용되는 참작에 의한 해석’과 ‘금지되는 제한해석’을 구분하지 못하는 경우를 종종 본다. 사실 실제 사건에 이러한 구분이 항상 쉬운것은 아니다. 그래서 전문가들의 고민과 합리적이 판단이 필요한 것이다.

 

예를 들어 "구성요송A와 구성요소B를 포함하는 장치 X"에 대한 특허청구범위가 있다고 하자.

 

1) 구성요소 A란 용어의 의미가 논쟁의 핵심이 된 경우, A가 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진자의 입장에서 어떻게 통상 정의되고 있는지를 먼저 살피고 그대로 A로 정의되는 것에 무리가 없다면 A로 해석될것이다.

단, 발명자가 그 의미를 별도로 상세한 설명이나 심사과정에서 명시적으로 b로 정의하였다면 그에 따라 A는 b로 해석되어야 할 것이다.

 

2) 그러나 상세한 설명에 기재된 장치X가 A+B+C로 구성되었다고 기재되었거나 상세한 설명에서 A를 그 하위개념의 실시예인 a로 기재되었다었다고 해서, A를 A+C로 해석하거나 a로 해석하는 것은 금지된다. 통상의 기술자 입장에서 예측할 수 있는 범위내에 있는지를 내재적 증거를 통해 면밀히 검토하여야 한다.

 

3) 문제는 특허청구범위에 기재된 사항만으로는 A를 정의할 수 없거나, 글자 그대로 A로 해석하면 상세한 설명에 기재된 발명의 목적, 과제해결 수단 등과 모순되는 경우일 것이다.

 

이런 경우는 해당 특허의 무효로 다투어야 할지 아니면 무효가 입증되기 전까지 최대한 무효되지 않게 해석할지를 고민하여야 할 것이다. 그렇다고 청구범위를 새로 구성해서는 아니된다. 물론 청구항 언어와 상세한 설명과 일치되는 유일한 청구항 해석이 해당 청구항을 무효로 만드는 경우에는 무효로 다투어야 할 것이다.

 

따라서 이 경우 우선 판례가 명시적으로 금지한 전형적인 제한 해석 사례, 즉 발명의 상세한 설명 중에 기재된 실시례에 한정하여 해석한다거나 발명의 상세한 설명에는 기재되어 있지만 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 사항을 특허청구범위에 기재되어 있는 것으로 해석하는 것은 배제한 다음 , 해당 용어 A를 상세한 설명 전체를 통해 일관성 있게 일정한 의미로 사용한 경우라면 묵시적 정의(implicit definition)가 있는 것으로 보아 그 묵시적 정의에 따라 해당 용어를 해석하는 것이 타당할 것이다. 즉 A가 특허청구범위 용어에 대한 일정한 의미가 발명의 목적, 과제해결 수단 등 상세한 설명 전체로부터 통상의 기술자에게 a로 이해되는 의미라면 그러한 의미로의 해석이 허용될 것이지만, 상세한 설명의 일부에 a로 기재되었다는 것만을 근거로 특허청구범위에 기재된 구성 A를 a의 의미로 해석해서는 안 될 것이다.

 

본인은 과거 로펌에서 일하였을 때나 기업체에서 실무를 담당할 때나 특허청구범위에 기재된 용어를 해석할 때에는  아무리 평소 사용하는 평범한 용어라고 하더라도 해당 발명의 명세서는 물론 심사출원 포대와 일반사전 및 해당분야 전문용어사전을 참작하여 문제되는 용어의 정의를 찾아보고 이를 해당 발명자의 유사 다른 출원발명의 명세서와 다른 발명자 들의 유사발명에서 사용되는 변형 용례를 참작하여 용어의 의미를 임시로 확정하였다. 나아가 선행기술 조사를 통해 무효가능성은 물론 그 차별점과 기술동향도 파악하고 난후 발명자와 인터뷰하고, 가능하다면 고객을 설득하여 해당분야 최고 교수님들에게 자문을 받곤 했다.

 

이렇게 하여야 고객도 감동하고 재판부도 쉽게 이해시킬 수 있기때문이다. 대리인의 결과물을 판단하는 기준은 3가지가 있다. 하나는 성과(경과와 결과의 품질)이고 다른 하나는 비용(비용의 합리성과 효율성)이며 마지막 하나는 시기(시기적정성)이다.

 

고객을 감동시키고 재판부를 멋지게 설득할 능력을 갖춘 대리인을 만난다는 건 행운인가보다.

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