스타트업은 ‘시제품과 특허’가 성공의 씨앗이 된다. 하지만…

스타트업은 ‘시제품과 특허’가 성공의 씨앗이 된다. 하지만…

"스타트업 창업 후 시제품을 제작하는 것은 비즈니스 성공을 위한 필수 단계다. 그러나 시제품 제작 및 의뢰와 시연이 자칫 특허요건을 스스로 훼손할 수도 있다. 따라서 국가별 특허 제도의 차이에서 오는 유의점을 충분히 인식해야 정확한 의사결정을 할 수 있다. 이런 차원에서 기업 비즈니스 현장에 필요한 시제품 제작 및 특허 전략 수립 방안에 대해 살펴보자."

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[최신미국판결] 경쟁사의 특허출원을 대리하는 것만으로는 이해상충이 아니다?

2015년 12월 24일 유사한 발명의 특허출원에 대하여 동일 기술분야에서 경쟁관계에 있는 두 고객을 동시에 대리하는 것만으로는 매사추세스 변호사윤리행동규칙을 위반한 것이 아니라는 판결이 나왔습니다.

 

물론 두 고객의 영업비밀정보를 보호하고 있는지 등 이해상충을 어떻게 판단해야 하는 지에 대한 언급도 있었습니다.

  
이 사건은 발명자가 자신의 발명을 출원 대리한 Finnegan이 경쟁사를 위하여 유사한 특허출원을 대리하자 이해상충임을 이유로 Finnegan을 제소한 사건이었습니다. 이 사건에서 Knobbe를 비롯한 다수의 미국 대형로펌들이 Finnegan의 입장을 옹호하는 Amicable Brief까지 제출하여 업계에서 화제가 되었던 사건이었습니다.

 

사실 기업체는 출원대리인을 선정할 때, 경쟁사를 대리하지 않을 것을 요구하는 것이 관행입니다. 변리사(Patent Attorney)가 두 경쟁사의 유사기술의 유사발명에 대한 특허명세서를 작성하게 되면 두 고객의 기술정보가 오염되는 문제도 있고, 자신의 기술정보가 경쟁사에 넘어갈 위험도 있기 때문이며, 두 고객간 당사자계 심판이나, 소송에 들어가게 될 경우 대리인으로 사용할 수 없기 때문이기도 합니다.

 

아무튼 (조심은 하여야 겠지만) 미국 메사추세스 주에서 만큼은 동일기술분야의 경쟁관계에 있는 다수의 고객을 동시에 대리하는 것이 가능하고 따라서 미국 대형 로펌의 영업상 자유도가 더 확보된 셈이네요.

"The Massachusetts Supreme Judicial Court yesterday affirmed a lower court’s dismissal of a legal malpractice suit finding that, “simultaneous representation by a law firm in the prosecution of patents for two clients competing in the same technology area for similar inventions is not a per se violation,” of certain Massachusetts attorney professional conduct rules."

 

 - 출처 : 뉴잉글랜드ip블로그