[특허 회피설계 강좌] 제12장 — Federal Circuit의 균등론 적대감: Slimfold와 Laitram이 설계회피 법리의 기초를 만들다
1. 1991년, 세 개의 판례가 흐름을 바꾸다
1991년은 미국 특허 균등론의 역사에서 중요한 해다. 이 해에 Federal Circuit이 선고한 여러 판결들은 법원이 균등론에 대해 상당히 적대적인 태도를 갖기 시작했음을 보여주었고, 동시에 설계회피(design around) 강좌의 법리적 기초를 마련했다.
물론 오해해서는 안 될 것이 있다. 1991년 판례들은 균등론이 여전히 살아 있다는 점도 보여주었다. 사실관계가 특허권자에게 충분히 유리하고, 담당 재판부가 균등론에 우호적이라면 여전히 균등침해가 인정될 수 있다. 그러나 전체적으로 분석하면, 이 판례들은 특허권자에게 큰 위안을 주지 않는다.
특히 주목해야 할 세 사건이 있다. Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Industries, Inc., Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 그리고 London v. Carson Pirie Scott & Co.다. 이 세 판결은 오늘날까지 정당한 설계회피 노력을 법적으로 뒷받침하는 기초 판례로 여겨진다. 이번 편에서는 그 중 Slimfold와 Laitram을 중점적으로 다룬다.
2. Slimfold v. Kinkead: Judge Rich의 정책 선언
의도적 설계회피는 그 자체로 잘못이 아니다
Slimfold 사건에서 가장 먼저 눈에 띄는 것은 Judge Rich가 남긴 정책 선언이다.
특허청구항을 의도적으로 설계회피하는 행위는 그 자체로 잘못이 아니며, 균등론을 적용하여 보상해야 할 대상도 아니다. 오히려 특허를 설계회피하는 것은 특허제도가 공중의 이익을 위해 작동하는 방식 중 하나이며, 유용한 기술의 발전을 촉진한다는 특허제도의 헌법적 목적에 부합한다.
이 선언은 Graver Tank의 "특허에 대한 사기(fraud on a patent)" 표현과 긴장관계에 있다. Graver Tank는 단순히 문언만 피한 실질적 모방을 막으려 했다. 그러나 Slimfold는 모든 회피 설계가 "특허에 대한 사기"는 아니라고 말한다. 핵심 구별은 다음과 같다.
| 합법적 설계회피 | 균등침해 위험이 있는 형식적 회피 |
|---|---|
| 청구항을 분석하고 실질적으로 다른 구조·방식 채택 | 청구항 문언만 피하고 실질적으로 같은 발명 이용 |
| 기술적 차이가 실질적으로 존재 | 차이가 겉보기에 불과 |
| 공중의 이익과 기술발전에 기여 | 특허권자의 발명 이익을 실질적으로 탈취 |
사건의 구조: Ford 특허와 접이식 문의 카트리지 피벗 로드
Slimfold 사건은 금속 접이식문(metal bi-fold door)에 사용하는 피벗 로드 조립체에 관한 것이었다. 특허권자 Slimfold는 재발행 특허 Re 33,553, 이른바 Ford 특허를 보유하고 있었다. 이 특허의 핵심은 카트리지형 피벗 로드 조립체(cartridge type pivot rod assembly)였다.
문을 설치할 때 가장 불편한 점 중 하나는 문 상단의 피벗 로드를 트랙에 맞추는 작업이다. 스프링 힘으로 항상 튀어나와 있는 피벗 로드를 트랙에 정확히 맞추기가 어렵다. Ford 특허는 이 문제를 해결했다. 조립과 운송 중에는 피벗 로드의 머리 부분을 수축 위치에 고정해 두었다가, 문을 제자리에 설치한 후 해제하여 피벗 로드가 트랙으로 들어가게 하는 구조였다.
핵심 청구항 구성요소는 releasable latch means였다. 이 수단은 피벗 로드의 head portion과 sleeve 사이에 작동하도록 배치되어, 피벗 로드 머리를 수축 위치에 임시로 고정하고 해제할 수 있었다.
Type I: 거의 복제, 문언침해 인정
피고 Kinkead는 고객들의 요구에 따라 Type I 문에서 Ford 설계를 사실상 복제했다. 당시 Kinkead는 Slimfold 설계를 본 후였지만 특허는 아직 몰랐다. 중요한 차이는 latch 해제 방식 정도였는데, 이 정도로는 Claim 1의 문언침해를 피하지 못했다. 1심도 Type I에 대해 문언침해를 인정했고, Kinkead도 이에 항소하지 않았다.
Type II: 의도적 설계회피 — latch를 없애고 foam wedge를 쓰다
Ford 특허를 알게 된 후, Kinkead는 적어도 문언침해를 피하기 위해 Type I을 포기하고 Type II를 만들었다. 변경의 핵심은 간단했다. latch 64를 제거하고, 대신 피벗 로드의 하단 부분과 문 facing 사이에 foam wedge를 삽입한 것이다.
청구항: 스프링 로드 피벗과 head portion & sleeve 사이의 releasable latch means를 포함하는 카트리지형 피벗 로드 조립체를 가진 접이식문
피고 Type II: 동일한 카트리지형 피벗 로드 조립체이나, 피벗 로드를 pibot rod 하단의 removable wedge로 고정
문언침해: 없음
판결: 균등론상 침해도 없음 — 하나는 latch 방식, 다른 하나는 wedge 방식 — 실질적으로 같은 방식이 아님
1심과 Federal Circuit의 충돌
1심은 Graver Tank에 주로 의존하여 Type II에 대해 균등침해를 인정했다. 그 근거는 다음과 같았다.
- Type II는 청구된 문과 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 수행한다.
- wedge와 latch는 당업자에게 상호대체 가능한 기계 요소다.
- 균등론을 적용해도 선행기술을 포섭하지 않는다.
- 출원경과 금반언도 없다.
1심의 논리는 Graver Tank의 망간/마그네슘 치환과 유사한 사고방식이다. 청구항 문언은 피했지만, 실질적으로는 같은 발명의 이익을 가져간 것으로 본 것이다.
그러나 Federal Circuit은 Type II에 대한 균등침해 판단을 뒤집었다. 특히 1심이 "way의 실질적 동일성"을 인정한 것이 명백히 잘못이라고 보았다.
핵심 법리: function과 result는 같지만, way가 다르다
Federal Circuit은 Type II 문이 function-way-result 테스트 중 function과 result는 충족한다는 점을 인정했다. 즉 wedge도 피벗 로드를 수축 위치에 유지하고, 설치 후 로드가 트랙으로 들어가게 한다.
그러나 결론은 다음 한 줄로 요약된다.
"One wedges, the other latches." — 서로 다른 위치에 적용된 latch와 wedge는 매우 다른 작동 방식을 가지며, Graver Tank 테스트를 충족하지 않는다.
| 항목 | 청구항 Latch | 피고 Wedge |
|---|---|---|
| 위치 | head portion과 sleeve 상단 사이 | pivot rod 하단과 door facing 사이 |
| 작동 원리 | 걸쇠가 홈에 걸림 | 쐐기가 마찰력으로 고정 |
| 기능(Function) | 피벗 로드 수축 위치 유지 | 피벗 로드 수축 위치 유지 |
| 결과(Result) | 설치 후 로드 트랙 진입 | 설치 후 로드 트랙 진입 |
| 방식(Way) | 걸쇠 결합 | 쐐기·마찰 압박 → 다름 |
Judge Rich는 균등론 분석의 첫 질문을 명확히 했다. "실질적 변경(substantial change)이 있었는가?" 이 질문에 "아니오"라고 답할 수 있을 때에만 균등물이 인정될 수 있다. Slimfold에서 latch에서 wedge로의 변경은 실질적 변경이었다.
교재의 비판: Graver Tank보다 Pennwalt가 더 적절했다
교재 저자는 이 판결을 상당히 비판적으로 평가한다. Slimfold에서는 Graver Tank가 말한 형평적 요소들이 특허권자에게 유리했다. 피고는 중요한 cartridge type assembly를 거의 그대로 복사했고, 1심의 사실인정도 특허권자 편이었으며, 선행기술이나 출원경과 금반언도 결정적 제한이 아니었다. 그럼에도 Federal Circuit은 latch와 wedge라는 하나의 구성요소 차이에만 집중했다.
이는 사실상 Graver Tank보다 Pennwalt 이후의 구성요소별 접근에 더 가깝다. 교재 저자는 그런 맥락에서 Judge Rich가 왜 굳이 Graver Tank를 인용했는지 의문이라고 말한다.
결과적으로 Slimfold는 균등론의 추가 침식을 예고했다. 그리고 청구항의 하나의 구성요소를 구조와 방식 면에서 실질적으로 다르게 바꾸면, 나머지 요소를 대부분 유지해도 균등침해를 피할 수 있다는 강력한 메시지를 남겼다.
3. Laitram v. Rexnord: 청구항 해석이 균등론을 무너뜨리다
핵심 질문: means-plus-function 문언침해 부정 후 균등론은 가능한가
Laitram 사건은 Slimfold보다 기술적으로 더 복잡한 쟁점을 다룬다. 법원이 청구항의 수단-기능 조항(means-plus-function clause)에 대해 문언침해가 없다고 판단한 뒤, 같은 조항을 다시 균등론으로 검토할 때 어떤 일이 발생하는가?
Laitram은 Rexnord를 상대로 미국 특허 제4,501,949호, 즉 '949 특허의 Claim 21과 22 침해를 주장했다. '949 특허는 돌출 리브 구조(raised rib construction)를 가진 모듈식 플라스틱 컨베이어 벨트에 관한 것이었다. 컨베이어 벨트를 여러 개의 플라스틱 모듈을 연결하여 만들고, 각 모듈의 link ends가 핀으로 연결되어 벨트를 형성하는 구조다.
판결의 핵심: 청구항 해석이 잘못되면 침해 분석 전체가 무너진다
Nies 판사가 작성한 의견에서 Federal Circuit은 1심의 문언침해 판단을 뒤집었고, 나아가 직권으로(sua sponte) 기록상 균등침해를 인정할 근거도 없다고 보았다.
Federal Circuit의 논리는 명쾌했다. 1심의 침해 판단은 잘못된 청구항 해석에 기초했다. 청구항을 올바르게 해석하면 문언침해도 균등침해도 존재하지 않는다.
Claim 21의 핵심: subparagraph 2의 joining means
Claim 21은 여러 link modules, link ends, joining means, 돌출된 vanes, 피벗 가능한 연결 수단 등을 포함하는 linked belt를 청구했다. Rexnord는 여러 구성요소의 충족 여부를 다투었지만, Federal Circuit은 특히 subparagraph 2, 즉 "means for joining"에 집중했다.
이유는 간단하다. 청구항의 한 한정사항이라도 충족되지 않으면 침해는 없다는 all-elements rule의 적용이다.
명세서상 구조: joining means는 연결 바 하나가 아니다
'949 특허의 명세서에 따르면 joining means는 두 층위의 구조로 이루어진다.
- elongated connecting sections 22: link ends를 길게 연결하여 link-like elements를 형성한다.
- cross members 24: 여러 link-like elements를 가로로 묶어 하나의 모듈 단위를 만들고, 이들이 평행 관계를 유지하도록 한다.
사다리에 비유하면, 세로로 긴 두 막대가 connecting sections 22이고, 가로로 연결해 구조를 안정화하는 발판이 cross members 24다. 세로 막대만 있으면 연결은 되지만 구조 전체가 비틀리거나 평행 유지가 어렵다. cross member는 구조적 강도와 평행 유지에 결정적으로 기여한다.
1심의 오류: §112(6)을 적용하지 않았다
Claim 21의 subparagraph 2는 means-plus-function 형식이므로 35 U.S.C. §112(6)이 적용되어야 했다. 그러나 Laitram은 1심에서, 해당 문구 안에 구조가 일부 기재되어 있다는 이유로 §112(6) 적용을 피하려 했다. 1심이 이를 받아들였고, 그 결과 joining means를 지나치게 넓게 해석하여 피고 제품에도 link ends를 연결하는 수단이 있으므로 침해라고 보았다.
Federal Circuit은 이를 정면으로 거부했다.
수단-기능 요소 안에 일부 구조가 언급되어 있다는 것만으로 §112(6)의 적용이 배제되지 않는다. 이 사건에서 joining means 조항의 구조적 설명은 그 수단의 기능을 더 구체적으로 특정할 뿐이다. 청구항에 기재된 구조적 표현은 joining means가 무엇을 하는지를 말할 뿐, 그것이 구조적으로 무엇인지를 말하지 않는다.
이 구별이 Laitram의 핵심 법리다. "축이 평행하게 유지된다"는 것은 joining means가 달성해야 할 기능의 결과이지, joining means가 어떤 구조인지를 말하는 것이 아니다. 따라서 §112(6)이 적용되어야 하고, joining means는 명세서상 구조, 즉 connecting sections 22와 cross members 24의 조합으로 제한된다.
claim differentiation 주장의 배척
Laitram은 강력한 반론을 제기했다. cross members는 종속항인 claim 24에 별도로 청구되어 있다. 따라서 독립항인 claim 21에는 cross members가 필수적이지 않다고 해석하는 것이 claim differentiation 원칙에 맞는다는 주장이었다.
Federal Circuit은 동의하지 않았다. Claim differentiation은 해석의 지침이지 절대 규칙이 아니며, §112(6)이라는 법률 규정을 압도할 수 없다. 종속항에 같은 구조를 별도로 청구했다는 사실만으로는 수단-기능 청구항의 법정 해석 규칙을 피할 수 없다.
피고 4707 벨트: reach bars는 있지만 cross members는 없다
피고 Rexnord의 4707 컨베이어 벨트에도 link ends를 연결하는 reach bars가 있었다. 이 reach bars는 '949 특허의 connecting members 22와 대응될 수 있었다. 그러나 cross members 24와 유사한 구조가 없었다. 문언침해가 부정된 이유다.
균등론도 마찬가지: cross members의 균등물 또한 없었다
균등론을 주장하려면 Laitram은 피고 장치에 joining means, 즉 connecting elements 22와 cross members 24 모두의 균등물이 대체되어 있음을 입증해야 했다. 그러나 Laitram은 구체적 증거 없이 결론만 주장했다. Federal Circuit은 증거 기록상 균등성을 뒷받침할 근거가 없다고 보아 균등침해도 부정했다.
더불어 Federal Circuit은 Pennwalt를 인용하며 §112(6)의 의미를 확인했다.
§112(6)은 청구항에 특정된 기능을 수행하는 모든 수단이 그 한정사항을 문언상 충족한다는 가능성을 배제한다.
이것이 수단-기능 청구항의 거래 구조다. 특허권자는 청구항에서 구조를 자세히 쓰지 않고 기능으로 표현할 수 있다. 그 대신 권리범위는 명세서에 개시된 구조와 그 균등물로 제한된다. Laitram은 이 거래의 대가를 치른 것이다.
4. 균등론의 예측 불가능성: 패널 구성이 결과를 바꾼다
1991년 판례들이 보여주는 가장 중요한 메시지 중 하나는, 균등론 판단의 예측 가능성이 낮다는 사실이다. 교재가 직접 언급하듯이, "적절한 사실관계와 적절한 Federal Circuit 패널"이 있으면 균등론은 여전히 살아 있다. 이 말을 뒤집으면, 같은 사실관계라도 패널 구성이 달라지면 결과가 달라질 수 있다는 뜻이다.
Slimfold에서 1심과 Federal Circuit의 충돌이 이를 잘 보여준다. 1심은 네 가지 균등론 제한 요소를 모두 검토하고 균등침해를 인정했다. Federal Circuit은 같은 사실관계를 보고 균등침해를 부정했다. 두 법원 모두 같은 법리를 적용했지만, way(방식)의 실질적 동일성이라는 핵심 판단에서 갈렸다.
이 예측 불가능성은 특허 실무에 중요한 함의를 갖는다. 비침해 의견서를 작성하거나 설계회피 전략을 평가할 때, 단순히 "기술적으로 다르다"고 기술자 수준에서 판단하는 것만으로는 부족하다. 어떤 패널이 어떤 수준의 추상화로 방식을 정의할 것인가까지 고려해야 한다.
5. 실무적 시사점: 설계회피를 위한 전략 원칙
Slimfold와 Laitram이 확립한 실무 원칙을 정리하면 다음과 같다.
첫째, 의도적 설계회피는 불법이 아니다. 특허를 알고 회피 설계를 했다는 사실이 곧 균등침해를 의미하지 않는다. Judge Rich는 이를 특허제도의 공익적 기능으로 명확히 선언했다.
둘째, 기능이 같아도 방식이 다르면 균등침해를 피할 수 있다. Slimfold에서 wedge는 latch와 같은 기능을 수행했지만, 방식이 달라 비침해가 되었다. 설계회피 전략의 핵심은 기능 자체를 없애는 것이 아니라, 기능을 수행하는 기술적 방식과 구조를 바꾸는 것이다.
셋째, 위치 차이도 중요한 방어 근거가 된다. 같은 방식이라도 청구항이 특정한 위치와 다른 위치에서 구현되었다면, 이는 way가 다르다는 주장의 보조 근거가 될 수 있다.
넷째, 청구항 해석이 균등론 분석 전체를 지배한다. Laitram은 이를 극명하게 보여준다. 잘못된 청구항 해석 위에서는 문언침해도 균등침해도 의미가 없다. 특히 수단-기능 청구항에서는 명세서에 개시된 구조가 권리범위를 실질적으로 결정한다.
다섯째, 특허권자는 청구항을 지나치게 특정 구조에 묶지 않도록 주의해야 한다. "latch"처럼 특정 작동 방식으로 한정하면, wedge나 자석, 마찰 패드, 캠 잠금 등 대체 구조에 의해 쉽게 회피될 수 있다. 반면 수단-기능 형식으로 쓰면 §112(6)이 적용되어 오히려 권리범위가 명세서 개시 구조로 좁혀지는 역설이 생길 수 있다.
여섯째, 비침해 의견서에서 function-way-result 중 way를 가장 깊이 분석해야 한다. Slimfold 이후 설계회피의 핵심 논리는 "동일 기능을 다른 방식으로 수행한다"는 것이다. 이를 설득력 있게 만들기 위해서는 작동 원리, 구조적 위치, 힘의 전달 방식, 당업자의 기술 상식 등을 구체적으로 뒷받침해야 한다.
맺음말: 균등론은 살아 있지만, 좁아지고 있다
1991년의 판례들은 균등론이 폐기된 것이 아님을 확인했다. 그러나 그 적용 범위는 분명히 좁아졌다. Federal Circuit은 청구항의 고지 기능, 경쟁자의 예측 가능성, 합법적 설계회피의 공익성을 점점 더 강조하고 있다.
Slimfold와 Laitram이 남긴 메시지를 한 줄로 정리하면 이것이다. 청구항의 특정 구성요소를 구조적으로, 그리고 방식적으로 실질적으로 다르게 구현하면, 전체적으로 유사한 제품을 만들더라도 균등침해를 피할 수 있다.
다음 편에서는 이 판례 흐름이 London v. Carson Pirie Scott 사건으로 어떻게 이어지는지, 그리고 Federal Circuit이 균등론에 대한 적대감을 어떻게 더 구체화하는지를 살펴볼 예정이다.
