문언침해 회피설계 제5장
— 외부 증거 및 특허 법리를 활용한 청구항 한정
앞선 글에서는 회피설계(design-around)의 첫 번째 단계인 용어의 객관적 의미 확정 및 모호성 공략(1~3단계)과, 두 번째 단계인 명세서와 출원경과를 통한 권리범위 축소(4~6단계, 8단계)를 살펴보았습니다. 이번 제5장에서는 세 번째 단계, 즉 외부 증거 및 특허 법리를 활용한 추가 한정을 다룹니다.
이 단계는 내재적 증거(intrinsic evidence) 분석이 완료된 후에도 권리범위를 더 좁힐 여지가 남아 있을 때 적용됩니다. 구체적으로는 ① 전문가 증언 등 외재적 증거(extrinsic evidence)의 활용(7단계), ② 청구항 차별화 원칙(doctrine of claim differentiation)의 분석(9단계), ③ 35 U.S.C. §112(2)의 공시·명확성 정책(§112 policy)을 이용한 청구항 축소(10단계), ④ 청구항을 무효화할 수 있는 필수 요소(essential elements) 탐색(11단계)이 핵심입니다.
전체 회피설계 16단계 중 이번 제5장의 위치
① 용어의 객관적 의미 확정 (1~3단계) → ② 내재적 증거를 통한 권리범위 축소 (4~6단계, 8단계) → ③ 외부 증거·특허 법리를 활용한 한정 (7단계, 9~11단계) ← 이번 장 → ④ 실무 부서 협업 및 제품 변경 (12~14단계) → ⑤ 역균등론 및 비침해 의견서 (15~16단계)
7단계 — 전문가 증언 및 외재적 증거의 전략적 활용
Step 7
청구항 해석에서 내재적 증거(청구항 문언·명세서·출원경과)가 1순위 자료라는 점은 Vitronics 계열 판례가 확립한 대원칙입니다. 그러나 내재적 증거만으로 용어의 의미가 명확하게 결정되지 않는 경우, 또는 내재적 증거가 모호하거나 충돌하는 경우에는 외재적 증거(extrinsic evidence)가 보조적 역할을 담당합니다.
외재적 증거란 내재적 증거 범주에 속하지 않는 모든 자료를 가리킵니다. 여기에는 전문가 증언(expert testimony), 발명자 증언(inventor testimony), 특허 발행 당시의 사전·교과서, 관련 기술 논문, 당해 기술분야의 선행기술 문헌 등이 포함됩니다.
전문가 증언의 역할과 한계
Markman v. Westview Instruments에서 연방대법원은 청구항 해석이 법률문제(question of law)임을 확인했습니다. 이는 전문가 증언이 법원을 기속하지 않는다는 뜻입니다. 그럼에도 전문가 증언은 두 가지 방향에서 회피설계에 기여합니다.
첫째, 해당 기술분야의 통상의 기술자(PHOSITA, person having ordinary skill in the art)가 특허 출원 당시 특정 용어를 어떻게 이해했는지를 증명하는 데 활용됩니다. 예컨대 "자동화(automation)"나 "선명한 색상(vivid color)"처럼 기술적으로 합의된 정의가 없는 용어는 전문가 증언을 통해 특정 의미로 좁혀질 수 있습니다.
둘째, Fromson v. Anitec Printing Plates나 Jonsson v. Stanley Works와 같은 사례에서 보듯이, 전문가 증언은 사전 등 다른 외재적 증거를 해석하는 맥락을 제공합니다. 다만 Vitronics가 강조했듯 외재적 증거는 내재적 증거의 명확한 의미를 뒤집을 수 없습니다. 회피설계자는 외재적 증거를 "청구항을 좁게 읽는 방향을 보강하는 도구"로 활용해야 하며, 내재적 증거와 모순되는 방향으로 사용하는 것은 무리입니다.
또한 Pitney Bowes나 Virginia Panel 사건은 용어의 일반적 의미와 전문가적 의미가 충돌할 때 어떻게 균형을 잡는지를 보여줍니다. 회피설계자는 발명 시점 당시 기술 문헌에서 쟁점 용어가 어떻게 쓰였는지를 수집하고, 그 좁은 의미가 전문가 증언으로 뒷받침되는 경우 이를 비침해 의견의 보강 근거로 활용할 수 있습니다.
9단계 — 청구항 차별화 원칙 (Doctrine of Claim Differentiation)
Step 9
특허 한 건에는 통상 수십 개의 청구항이 존재합니다. 이 청구항들은 독립항(independent claim)과 종속항(dependent claim)이라는 위계적 구조를 이룹니다. 청구항 차별화 원칙(doctrine of claim differentiation)은, 같은 특허 안의 서로 다른 청구항은 원칙적으로 서로 다른 범위를 가진다고 추정하는 청구항 해석 원칙입니다.
기본 원리
이 원칙의 가장 전형적인 적용 형태는 다음과 같습니다.
어떤 종속항이 특정 한정사항을 추가하고 있다면, 그 종속항이 의존하는 독립항에는 원칙적으로 그 한정사항이 포함되어 있지 않다고 추정한다.
예를 들어, 독립항 1이 "의자로서, 등받이(backrest)를 포함하는 의자"라고 기재되어 있고, 종속항 2가 "제1항에 있어서, 상기 등받이가 곡면 형태(curved)인 의자"라고 기재되어 있다면, 독립항 1의 등받이를 처음부터 curved backrest로 해석하면 종속항 2는 의미 없는 청구항이 됩니다. 따라서 독립항 1의 등받이는 곡면인 것도 평면인 것도 포함하는 더 넓은 개념으로 해석됩니다.
Tandon Corp. v. International Trade Commission 판결은 이 원칙의 정책적 근거를 명확히 했습니다. 청구항 간 차이가 무의미하게 처리되면 특정 청구항이 불필요(superfluous)한 것이 되어버린다는 논리입니다. Transmatic, Inc. v. Gulton Industries 및 D.M.I., Inc. v. Deere & Co.는 "넓은 청구항에 좁은 청구항의 한정사항을 읽어 넣어서는 안 된다"는 명제를 확인했습니다.
회피설계에서의 양면성
청구항 차별화 원칙은 회피설계자와 특허권자 모두에게 양날의 검입니다.
특허권자에게 유리한 경우: 종속항에 특정 구조가 따로 한정되어 있으므로, 독립항은 그 구조로 제한되지 않는다는 주장이 가능합니다. 이는 독립항의 권리범위를 넓혀 피고 제품을 포섭하는 논리가 됩니다.
피고(회피설계자)에게 유리한 경우: 특허권자가 독립항에 특정 한정사항을 읽어 넣으려 할 때, 그 한정사항이 다른 종속항에 따로 명시되어 있다면 독립항에 읽어 넣을 수 없다고 반박할 수 있습니다.
따라서 회피설계자는 이 원칙이 항상 자신에게 유리하게 작용하지 않는다는 점을 항상 의식해야 합니다. SunRace Roots Enterprise Co. v. SRAM Corporation(Fed. Cir. 2003) 사건에서 법원은 "자전거 변속 장치의 'shift actuator'를 명세서의 twist shifter로만 제한해서는 안 된다"고 보았습니다. 종속항들 중 일부는 cam 관련 한정사항을 추가하고, 다른 종속항은 단순히 "shift actuator"라고만 되어 있었기 때문입니다. 이 경우 claim differentiation이 독립항의 범위를 오히려 넓히는 방향으로 작동했습니다.
자전거 변속 장치 특허에서 'shift actuator'가 twist shifter에 한정되는지가 문제되었습니다. 법원은 이 용어의 통상적 의미가 "기어 변경을 제어하는 메커니즘"이라는 더 넓은 개념을 포괄한다고 보았으며, 피고의 좁은 해석 주장을 배척했습니다. 독립항과 종속항 사이의 유일하게 의미 있는 차이가 cam 구조였으므로, 그 제한을 독립항에 읽어 넣는 것은 청구항 차별화 원칙에 반한다고 판단했습니다.
Laitram v. NEC: 종속항을 무시한 회피설계의 실패
Laitram Corp. v. NEC Corp.(Fed. Cir. 1995)는 청구항 차별화 원칙을 무시한 회피설계가 어떻게 실패하는지를 보여주는 교과서적 사례입니다. 피고 NEC는 독립항의 "선택적 활성화(selectively activating)" 또는 "선택적 에너지 공급(selectively energizing)"이 연속 줄무늬 인쇄만을 의미한다고 주장하며, 스트로브(strobe) 방식으로 제품을 변경했습니다.
그러나 종속항들 중 일부는 "활성화 기간 동안 LED를 flash 또는 strobe하는 실시형태"를 명시하고 있었고, 또 다른 종속항은 그 strobing이 energization period 동안 발생한다고 기재하고 있었습니다. 법원은 독립항의 용어가 스트로브 줄무늬 인쇄를 포함할 만큼 충분히 넓다고 판단했고, 피고의 회피설계는 문언침해(literal infringement) 회피에 실패했습니다.
회피설계에서 가장 위험한 실수는 "종속항에 있는 대체 실시형태를 채택하면 침해를 피할 수 있다"는 착각이다. 종속항에 이미 있는 방식을 사용하는 것은 독립항의 넓은 범위 안에 있을 가능성이 높다.
청구항 차별화 원칙의 한계
이 원칙은 강력하지만 절대적이지 않습니다. 다음 상황에서는 추정이 깨질 수 있습니다.
- 명세서가 발명을 명확히 제한한 경우: 명세서 전체가 특정 구조를 "본 발명의 핵심"으로 반복적으로 설명하고 다른 구조를 명시적으로 배제했다면, 독립항도 그 구조로 제한될 수 있습니다.
- 심사경과상 명시적 포기(disclaimer)가 있는 경우: 심사 중 출원인이 특정 범위를 포기한 경우, claim differentiation 추정은 심사경과에 의해 약화됩니다.
- §112(f) means-plus-function 법리가 우선하는 경우: Laitram Corp. v. Rexnord, Inc.(Fed. Cir. 1991)는 "청구항 차별화 원칙은 법률을 우선할 수 없다(claim differentiation cannot override the statute)"는 원칙을 확립했습니다. 독립항에 "means for joining"처럼 기능식 표현이 있는 경우, 종속항에 그 대응 구조(H자형 배열)가 따로 기재되어 있더라도 독립항은 명세서의 대응 구조 및 그 균등물로 제한됩니다.
- 청구항 문언 자체가 구성요소를 명확히 구분하는 경우: Unique Concepts, Inc. v. Brown(Fed. Cir. 1991)에서 법원은 청구항이 "linear border pieces"와 "right angle corner border pieces"를 명시적으로 구별하고 있으므로, 취소된 종속항을 근거로 그 구분을 무의미하게 만들 수 없다고 보았습니다.
식품 코팅·건조 장치 특허에서 "air circulating means"가 공기 재순환(recirculation)까지 요구하는지가 문제되었습니다. 지방법원은 재순환 필요 → 비침해로 판단했으나, Federal Circuit은 파기했습니다. 청구항 3이 "recirculating a second portion of said air back into the interior of said reel"을 별도로 한정하고 있었기 때문에, 독립항 1의 기재된 기능인 "circulating"에 명시되지도 않은 recirculation 기능을 추가해서는 안 된다는 것입니다. Laitram v. Rexnord가 §112(f)의 구조 제한 우선 판례라면, Wenger는 그럼에도 다른 청구항을 완전히 무시해서는 안 된다는 균형 판례입니다.
회피설계를 위한 7단계 분석 알고리즘
청구항 차별화 원칙을 실무에 적용하려면 다음 순서로 분석합니다.
- 문제 특허의 모든 관련 독립항·종속항을 수집하여 한 눈에 볼 수 있는 표를 작성합니다.
- 각 청구항을 구성요소(한정사항, limitations)별로 분해합니다.
- 특정 한정사항이 일부 청구항에만 존재하는지, 즉 독립항에는 없고 종속항에만 있는 것이 무엇인지 확인합니다.
- 고객 제품이 해당 한정사항을 피하고 있는지 확인합니다.
- claim differentiation 추정이 명세서나 심사경과에 의해 깨지지 않는지 검토합니다.
- 넓은 독립항이 여전히 살아 있어 특허권자가 침해를 주장할 가능성을 평가합니다.
- 최종적으로 claim differentiation, 명세서, 심사경과, 제품 구조를 통합한 비침해 논리를 구성합니다.
10단계 — §112(2) 정책을 활용한 청구항 축소
Step 10
35 U.S.C. §112(2)는 특허청구항이 발명자가 발명이라고 여기는 대상을 "명확하게(particularly and distinctly) 지적하고 청구해야 한다"고 요구합니다. 이 명확성 요건에서 도출된 정책은 청구항 해석에도 적용됩니다. 한 용어가 일반적인 청구항 해석 도구를 동원해도 넓은 의미와 좁은 의미 중 어느 쪽이 맞는지 결정하기 어렵다면, §112의 공시·명확성 정책상 좁은 해석을 택한다는 원칙입니다.
Athletic Alternatives: 동등한 두 해석이 공존할 때
Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing, Inc. 사건에서 문제 된 표현은 테니스 라켓 줄 간격이 최솟값과 최댓값 사이에서 "varies between"한다는 것이었습니다. 이 표현이 최솟값·최댓값 두 개의 값만 있으면 되는지, 아니면 최솟값·최댓값·중간값 세 개 이상이 있어야 하는지가 쟁점이었습니다.
법원은 일반적인 청구항 해석 도구로도 두 해석이 동등하게 가능하다면, §112의 공시·명확성 정책상 좁은 해석을 채택해야 한다고 보았습니다. 논리는 단순합니다. 청구항을 작성한 것은 특허권자이므로, 그 모호함의 불이익을 경쟁자에게 전가하는 것은 불공정합니다.
회피설계자는 다음 네 가지 조건이 충족되면 이 논리를 활용할 수 있습니다.
- 쟁점 용어가 두 가지 이상의 합리적 의미를 가질 수 있는가
- 사전·명세서·심사경과·다른 청구항을 봐도 어느 쪽이 맞는지 결론이 나지 않는가
- 좁은 의미가 명세서에 의해 실시가능(enabled)하게 뒷받침되는가
- 넓은 의미를 허용하면 제3자에게 불공정한 기습(unfair surprise)이 되는가
Ethicon: 명확한 범위까지만 넓어진다
Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp. 사건에서 Federal Circuit은 Athletic Alternatives를 인용하여, 특허청구항은 그 명확한 범위(unambiguous scope)까지만 넓게 해석될 수 있다고 확인했습니다. "pusher assembly"라는 용어는 '519 특허에서 명확히 정의되지 않았고 경쟁사 특허에서 차용된 표현이었습니다. 법원은 그 용어가 pusher bars와 cam bar retainer까지는 명확히 포함하지만, firing means의 다른 부분까지 명확히 포함하지는 않는다고 판단했습니다.
이는 특허권자가 소송에서 특정 용어를 "매우 넓다"고 주장하려면 그 넓은 범위가 명세서에서 명확히 뒷받침되어야 한다는 의미입니다. 단어만 넓게 써놓고 명세서에서 충분히 설명하지 않은 경우, 법원은 그 용어를 특허권자가 원하는 만큼 넓게 보지 않을 수 있습니다.
Digital Biometrics: 소프트웨어·데이터 용어도 좁아질 수 있다
Digital Biometrics, Inc. v. Identix, Inc. 사건에서는 지문 이미지 저장·검색 시스템의 "arrays"라는 소프트웨어 용어가 문제되었습니다. 특허권자는 "array"를 넓게 해석하여 2차원 이미지 데이터가 메모리에 반드시 저장될 필요가 없다고 주장했습니다.
법원은 Athletic Alternatives에 크게 의존하여, 명세서가 실제로 2차원 지문 이미지를 메모리에 저장하는 구조만을 개시했다면 "array"를 그 구조로 제한할 수 있다고 보았습니다. AI·소프트웨어 특허 회피설계에서 중요한 시사점은 다음과 같습니다.
- 데이터 형태: 이미지 배열(2D array)인지, 특징점 벡터(feature vector)인지, 임베딩(embedding)인지
- 저장 여부: 메모리에 저장되는지, 실시간 처리되는지
- 자료구조: 2차원 행렬인지, 1차원 벡터인지
- 명세서 지원: 넓은 자료구조까지 명세서가 실시가능하게 기재하고 있는지
예를 들어 원본 이미지 배열을 저장하지 않고 특징 벡터만 저장하는 구조는, 특정 청구항에서는 문언침해를 피할 수 있는 설계 포인트가 될 수 있습니다.
11단계 — 청구항을 무효화할 수 있는 필수 요소(Essential Elements) 탐색
Step 11
청구항 해석을 아무리 좁혀도 피하기 어려운 경우에는, 해당 청구항 자체를 무효화하는 방어 논리를 찾아야 합니다. 이를 위해 가장 중요한 것은 명세서에서 발명의 필수 요소(essential element)를 찾아내어, 넓게 작성된 청구항이 그 요소를 결여하고 있음을 보이는 것입니다. 이는 35 U.S.C. §112(1)의 written description requirement(서면 기재 요건) 위반으로 이어질 수 있습니다.
Gentry Gallery: Essential Element가 빠진 청구항의 무효 위험
Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp. 사건에서는 리클라이너 소파의 조절장치 위치가 문제가 되었습니다. 명세서는 조절장치가 중앙 콘솔에 있는 구조를 발명의 핵심처럼 반복 설명했습니다. 그러나 일부 넓은 청구항은 조절장치 위치를 콘솔로 제한하지 않았습니다. Federal Circuit은 그런 넓은 청구항이 written description 요건을 충족하지 못해 무효라고 보았습니다.
이 판례에서 회피설계자가 배울 교훈은 다음과 같습니다.
- 청구항은 일반 원칙상 preferred embodiment에 한정되지 않습니다.
- 그러나 narrow disclosure는 권리범위를 제한할 수 있습니다.
- 청구항은 supporting disclosure보다 넓을 수 없습니다.
- essential element가 빠진 청구항은 무효 위험에 노출됩니다.
명세서에서 다음 표현이 있다면 필수 요소(essential element)의 징표로 볼 수 있습니다. "본 발명은 X를 포함한다", "X에 의해 문제가 해결된다", "X가 있어야 효과가 달성된다", "발명의 목적은 X를 제공하는 것이다", 최초 출원 청구항도 X를 포함하는 경우 등이 그 예입니다. 이런 요소가 현재 넓은 청구항에서 빠져 있다면, written description 위반 무효 주장을 검토할 수 있습니다.
ATD v. Lydall: Material Aspect가 청구항 용어를 제한한다
ATD Corporation v. Lydall, Inc. 사건에서는 자동차 하부용 단열 패드의 "embossments"라는 용어가 문제되었습니다. Lydall의 제품은 foil 자체의 엠보싱이 아니라 knitted/woven mesh로 층을 분리하는 방식을 사용했습니다.
Federal Circuit은 "embossments"를 인접 foil layer와 point contact하여 층을 분리하고 공기층을 형성하는 depressions 또는 bumps로 해석했습니다. 단순한 표면 자국이 아니라, 명세서가 이를 발명의 material aspect(본질적 측면)으로 설명했기 때문입니다.
이는 회피설계자에게 동일 기능을 별도 구조로 수행하는 방식이 유효할 수 있음을 보여줍니다. 구조 용어가 기능과 결합되어 있을 때는 "그 구조가 어떤 기능을 수행하는가", "명세서가 그 기능을 발명의 핵심으로 설명하는가", "피고 제품은 같은 기능을 다른 구조로 수행하는가"를 순서대로 검토해야 합니다.
Athletic Alternatives: 동등한 두 해석이 가능하면 §112 공시 정책상 좁은 해석을 택한다.
Ethicon: 특허청구항은 명확한 범위까지만 넓게 해석된다. 단어만 넓어서는 부족하다.
Digital Biometrics: AI·소프트웨어 용어도 명세서가 특정 자료구조만 개시했다면 좁아질 수 있다.
Gentry Gallery: 명세서의 필수 요소가 빠진 넓은 청구항은 written description 위반으로 무효 가능.
ATD v. Lydall: Material aspect로 설명된 기능적 구조는 청구항 용어를 제한한다.
통합 관점 — 세 번째 단계를 하나의 흐름으로
지금까지 살펴본 세 번째 단계의 핵심을 하나의 문장으로 압축하면 다음과 같습니다.
명세서 해석이 완료된 후에도, 전문가 증언·청구항 간 구조 비교·§112 모호성 정책·필수 요소 분석을 순차적으로 적용하여 청구항의 법적으로 작동하는 의미를 추가로 좁히고, 그 좁혀진 권리범위 밖으로 제품 또는 공정을 설계하는 것이 세 번째 단계의 본질이다.
실무적으로 이 세 단계를 활용할 때의 우선순위는 다음과 같습니다.
- 청구항 차별화 분석을 먼저 한다. 전체 청구항을 한 눈에 비교하는 표를 만들고, 특정 한정사항이 어느 청구항에만 존재하는지 확인합니다. 단, 이 원칙이 오히려 독립항을 넓히는 방향으로 작용하는지 반드시 확인해야 합니다.
- §112 모호성 정책을 검토한다. 쟁점 용어가 두 가지 이상 의미로 읽힐 수 있다면, 좁은 해석을 지지하는 공시·명확성 정책 논거를 개발합니다.
- 필수 요소 무효 논거를 탐색한다. 명세서에서 필수 요소 표현을 찾아내고, 그 요소가 넓은 청구항에서 빠진 경우 written description 무효 주장을 검토합니다.
- 외재적 증거로 보강한다. 위 논거들을 지지하는 전문가 증언, 기술 논문, 사전 정의 등을 수집하여 비침해 의견의 설득력을 높입니다.
다음 제6장에서는 법리적 분석이 완료된 후 기술팀·마케팅팀과 협업하여 실제 제품 변경을 구체화하고, 각 한정사항별 비침해 가능성을 순위화하며, 최후 수단으로서 역균등론(reverse doctrine of equivalents)을 검토하고, 최종 비침해 의견서를 작성하는 실무 단계(12~16단계)를 다룰 예정입니다.
📹 유튜브 해설 영상
아래 영상에서 이번 제5장 내용을 더 쉽게 설명하고 있습니다. 판례별 사실관계와 회피설계 실무 포인트를 영상으로 확인해 보세요.