Attorney-Client Privilege는 기본적으로 의뢰인이 법률적 조언을 구하고 받기 위해 변호사와 비밀리에 나눈 communication을 보호한다.
그런데 미국소송을 준비하면서 만들어지는 중요한 자료가 모두 communication인 것은 아니다.
변호사가 혼자 작성한 claim chart가 있다.
증인 인터뷰를 준비하면서 변호사가 작성한 질문목록도 있다.
인터뷰가 끝난 뒤 어떤 진술이 중요한지 골라 정리한 memorandum도 있다.
변호사의 요청을 받은 기술전문가가 경쟁제품을 분석한 보고서도 있다.
기업 IP팀이 litigation counsel의 요청에 따라 수천 건의 선행특허 가운데 무효자료로 검토할 후보만 선별한 목록도 있을 수 있다.
이 자료들은 의뢰인이 변호사에게 보낸 confidential communication이 아닐 수 있다.
그렇다면 Attorney-Client Privilege가 적용되지 않는다는 이유만으로 상대방이 Discovery를 통해 모두 가져갈 수 있어야 할까?
미국법은 그렇게 보지 않는다.
여기서 Attorney-Client Privilege와 구별되는 두 번째 보호체계가 등장한다.
Work-Product Doctrine, 또는 보다 정확하게는 Work-Product Protection이다.
그 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.
1K-Tech 가상사례 ― 경고장을 받은 뒤 만든 Claim Chart
제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.
Alpha Technologies는 K-Tech에 특허침해 경고장을 보낸 뒤 협상이 진전되지 않자 미국 연방법원에 특허침해소송을 제기한다.
하지만 K-Tech는 complaint를 받은 날부터 대응을 시작한 것이 아니다.
경고장을 받은 직후부터 미국 litigation counsel과 함께 소송 가능성을 검토했다.
미국변호사는 K-Tech IP팀에 다음과 같이 요청한다.
“Alpha가 주장하는 U.S. Patent의 각 claim limitation과 K-Tech 제품구조를 비교해 주십시오. 관련 설계자료와 prosecution history를 확보하고, invalidity 검토를 위해 관련 prior art도 수집해 주십시오.”
K-Tech IP팀은 counsel의 요청에 따라 내부 task force를 만든다.
미국변호사는 Alpha 특허의 claim을 분석하면서 자신의 노트에 다음과 같이 적는다.
“Element 3의 ‘continuous layer’가 핵심. K-Tech 양산제품에는 discontinuity가 존재할 가능성. Engineer 확인 필요. Claim construction에 따라 non-infringement argument 가능.”
그리고 preliminary claim chart를 작성한다.
IP팀은 변호사의 요청에 따라 제품개발 문서 가운데 관련성이 있다고 판단되는 자료를 선별한다.
미국변호사는 K-Tech의 연구원들을 인터뷰한다.
인터뷰 후에는 증인의 모든 말을 그대로 받아 적지 않고, 소송에서 중요하다고 판단한 부분만 memorandum으로 정리한다.
외부 technical consultant에게는 Alpha 특허의 실시예와 K-Tech 제품구조를 비교하는 실험을 요청한다.
아직 소송은 제기되지 않았다.
몇 달 뒤 Alpha가 실제로 소송을 제기한다.
Discovery가 시작되자 Alpha는 다음 자료를 요구한다.
- 미국변호사의 preliminary claim chart
- 연구원 interview notes
- interview memorandum
- IP팀이 선별한 prior-art list
- technical consultant의 분석자료
- Alpha 경고장을 받은 뒤 작성된 내부 기술분석자료
K-Tech는 Work-Product Protection을 주장한다.
Alpha는 반박한다.
“일부 자료는 변호사가 아니라 IP팀과 consultant가 작성했습니다. 게다가 상당수는 소송이 제기되기 전에 만들어졌습니다.”
어느 쪽 주장이 타당할까?
2핵심 질문 ― Work Product는 무엇을 보호하는가
Attorney-Client Privilege와 Work Product는 종종 한 문장 안에서 함께 등장한다.
두 제도는 함께 언급되지만 보호대상과 이유가 다르다.
하지만 보호하려는 대상과 이유가 다르다.
Attorney-Client Privilege의 중심에는 의뢰인과 변호사 사이의 confidential legal communication이 있다.
반면 Work-Product Doctrine의 중심에는 litigation preparation이 있다.
변호사가 사건을 준비하려면 사실을 조사하고, 증인을 인터뷰하고, 어떤 자료가 중요한지 선택하고, 상대방의 주장을 분석하고, 소송전략을 세워야 한다.
그런데 상대방이 Discovery를 이용하여 이러한 준비과정을 그대로 들여다볼 수 있다면 어떻게 될까?
한쪽 변호사가 수개월에 걸쳐 사건을 조사하고 분석한 결과를 상대방이 document request 하나로 받아볼 수 있게 된다.
상대방은 자신의 사건을 준비하는 대신 다른 변호사의 조사와 전략에 무임승차할 수 있다.
Work-Product Doctrine은 이 문제를 막기 위해 발전했다.
따라서 핵심 질문은 다음과 같다.
“변호사와 의뢰인 사이의 비밀대화인가?”
가 아니라,
“이 자료가 litigation을 예상하여 또는 trial을 위해 준비된 것인가?”
에 가깝다.
3법리 ― Hickman에서 Rule 26(b)(3)까지
Hickman v. Taylor ― 현대 Work-Product Doctrine의 출발점
1943년 예인선 J.M. Taylor가 Delaware River에서 침몰하여 승무원 5명이 사망했다.
사고 직후 여러 tugboat 회사는 변호사 Fortenbaugh를 선임했다.
변호사는 사고 생존자들을 인터뷰하고 진술을 받아 두었으며, 다른 사람들과도 면담했다.
이후 사망한 승무원의 유족이 소송을 제기했고, 원고 측은 Discovery를 통해 변호사가 확보한 witness statements와 interview materials를 요구했다.
사건은 연방대법원까지 올라갔다.
1947년 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495에서 연방대법원은 Discovery를 폭넓게 인정하면서도 한계를 분명히 했다.
소송을 준비하는 변호사가 조사한 내용을 상대방이 자유롭게 가져갈 수 있게 되면 변호사의 업무수행 자체가 훼손될 수 있다고 보았다.
변호사는 일정한 사적 영역, 즉 자신의 legal theories를 분석하고 전략을 준비할 수 있는 공간이 필요하다는 것이다.
이 판결이 현대적인 Work-Product Doctrine의 출발점이 되었다.
다만 Hickman이 변호사의 모든 자료에 절대적인 비공개권을 부여한 것은 아니다.
필요성이 충분히 강한 경우에는 일부 factual materials의 Discovery가 가능할 수 있음을 인정했다.
Rule 26(b)(3) ― 판례법리가 연방민사소송규칙으로 구체화되다
오늘날 핵심 규정은 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)이다.
그 보호대상은 단순히 “attorney documents”가 아니다.
- 핵심 구조는 다음과 같다.
- documents and tangible things prepared in anticipation of litigation or for trial by or for another party or its representative
- 즉 소송을 예상하여 또는 trial을 위해 당사자나 그 representative를 위하여 준비된 documents와 tangible things가 보호대상이 될 수 있다.
- 여기서 representative에는 attorney뿐 아니라 consultant, insurer, indemnitor, agent 등이 포함될 수 있다.
따라서
“변호사가 작성하지 않았으므로 Work Product가 아니다.”
라는 명제는 정확하지 않다.
반대로
“변호사가 작성했으므로 Work Product다.”
라는 명제 역시 정확하지 않다.
결정적인 것은 작성자만이 아니라 자료가 만들어진 이유다.
Ordinary Work Product와 Opinion Work Product
Rule 26(b)(3)은 보호의 강도에도 중요한 차이를 둔다.
사실조사 자료와 같은 이른바 ordinary 또는 fact work product는 절대적으로 보호되는 것은 아니다.
상대방이 그 자료에 대한 substantial need가 있고, 다른 방법으로 substantial equivalent를 undue hardship 없이 얻을 수 없다는 점을 보이면 Discovery가 허용될 수 있다.
그러나 법원이 production을 명하더라도 변호사 또는 당사자 대표자의
- mental impressions
- conclusions
- opinions
- legal theories
- 가 공개되지 않도록 보호해야 한다.
이 영역을 흔히 opinion work product라고 부른다.
따라서 Work Product를 단순히
“보호된다 / 보호되지 않는다”
이처럼 Work Product를 ‘보호된다/보호되지 않는다’라는 이분법으로만 이해해서는 부족하다.
자료의 성격에 따라 보호강도가 달라질 수 있다.
4주요 판례 ― Hickman이 보호하려 한 것은 ‘변호사의 머릿속’까지 포함한다
Hickman에서 연방대법원이 특히 우려한 것은 상대방이 변호사의 파일을 그대로 들여다보게 되는 상황이었다.
변호사의 interview memorandum에는 증인이 한 말만 들어 있는 것이 아니다.
어떤 증인을 인터뷰했는지, 무엇을 질문했는지, 어떤 답변을 기록했는지, 무엇을 중요하다고 판단했는지까지 드러날 수 있다.
따라서 interview notes를 공개하면 단순한 사실 이상으로 변호사가 사건을 어떻게 보고 있는지가 드러날 수 있다.
특허소송의 claim chart는 이 점을 이해하기 좋은 사례다.
- Alpha 특허에 25개의 claim limitation이 있다고 하자.
- K-Tech의 litigation counsel은 그중 4개만을 집중적으로 분석했다.
- 그 4개 limitation 옆에는 다음과 같은 메모가 있다.
- “Strong non-infringement argument.”
- “Need claim construction.”
- “Potential DOE risk.”
- “Prior art X may invalidate.”
이 문서는 단순한 제품비교표가 아니다.
어떤 claim element를 중요하게 보고 있는지, 어느 부분에서 위험을 느끼는지, 어떤 invalidity theory를 생각하고 있는지까지 보여준다.
즉 변호사의 mental impressions와 legal theories가 직접 드러난다.
Work-Product Doctrine이 강하게 보호하려는 전형적인 영역이다.
다만 underlying facts 자체까지 숨겨지는 것은 아니다.
K-Tech 제품에 특정 layer가 존재하는지, 제품이 언제 개발되었는지, 어떤 구조로 작동하는지와 같은 사실은 적절한 Discovery를 통해 별도로 조사될 수 있다.
상대방이 가져갈 수 없는 것은 원칙적으로 그 사실 자체가 아니라 상대방 변호사가 그 사실을 조사·선택·평가하여 litigation strategy로 구성한 결과물이다.
5특허실무 적용 ― 언제부터 ‘Litigation을 예상했다’고 볼 것인가
특허실무에서 가장 어려운 문제는 흔히 이 지점에서 생긴다.
소송이 제기된 뒤 litigation counsel이 작성한 claim chart라면 비교적 이해하기 쉽다.
하지만 K-Tech의 자료는 Alpha의 경고장을 받은 뒤, 아직 complaint가 접수되기 전에 작성되었다.
Work Product가 되려면 반드시 소송이 먼저 제기되어야 할까?
반드시 그렇지는 않다.
Rule 26(b)(3)은 “in anticipation of litigation or for trial”이라고 규정한다.
즉 litigation을 실제로 예상하여 준비된 자료라면 소송 제기 전에도 보호될 수 있다.
그러나 여기서 또 다른 오해가 생긴다.
기업은 항상 어느 정도의 소송위험 속에서 사업한다.
특허를 출원하면 장래에 litigation이 생길 수도 있다.
경쟁사 특허를 조사하면 언젠가 infringement dispute가 생길 수도 있다.
제품을 출시하면 누군가 소송을 제기할 가능성도 있다.
이 정도의 일반적인 가능성만으로 평상시 business documents까지 모두 Work Product가 되는 것은 아니다.
각 연방항소법원은 “in anticipation of litigation”을 판단하는 표현과 구체적 기준에서 차이를 보일 수 있다. 널리 사용되는 접근 중 하나는 문서가 litigation의 전망 때문에(because of the prospect of litigation) 작성되었는지를 묻는다. 일부 관할의 분석은 ordinary course of business와 litigation purpose를 구별하는 데 특히 엄격할 수 있다.
따라서 실제 사건에서는 해당 district court에 적용되는 circuit precedent를 확인해야 한다.
경고장은 중요한 전환점이 될 수 있지만 자동 기준은 아니다
Alpha가 K-Tech에 다음과 같은 편지를 보냈다고 하자.
“귀사의 제품이 당사의 U.S. Patent를 침해합니다. 30일 이내에 판매를 중단하거나 license negotiation을 시작하지 않으면 필요한 법적 조치를 취하겠습니다.”
이후 K-Tech가 litigation counsel을 선임하고, counsel의 지시에 따라 infringement와 invalidity를 분석하기 시작했다.
이 사실관계라면 litigation anticipation을 설명할 근거가 상당히 강해진다.
반면 3년 전 K-Tech가 평상시 freedom-to-operate 프로그램의 일환으로 Alpha의 특허를 검토하면서 만든 자료라면 분석이 달라질 수 있다.
따라서
경고장 이전 = Work Product 아님경고장 이후 = Work Product
라는 기계적인 공식도 옳지 않다.
핵심은 자료가 만들어진 실질적인 목적과 당시 litigation의 구체성이다.
Dual-Purpose Document는 더 어렵다
K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 다음 보고서를 작성했다고 하자.
“Alpha Patent 대응 및 제품 출시 검토보고서”
- 보고서에는 다음 내용이 함께 들어 있다.
- 미국변호사의 infringement analysis
- design-around 방안
- 제품 출시 일정
- 예상 매출
- 소송비용
- license 비용
- 공급업체 변경 가능성
이 문서는 litigation purpose와 business purpose가 섞여 있다.
이런 dual-purpose document의 Work-Product Protection 여부는 관할법원의 적용기준과 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있다.
따라서 기업이 모든 문서에
“Prepared in Anticipation of Litigation”
이라고 표시하는 것으로 문제를 해결하려 해서는 안 된다.
실제 작성경위와 목적이 이를 뒷받침해야 한다.
IP팀이 만든 자료도 Work Product가 될 수 있다
K-Tech litigation counsel이 IP팀에 이렇게 요청했다고 하자.
“2005년 이전 공개특허 가운데 claim element A-B-C 조합을 보여주는 자료를 찾아 목록을 만들어 주십시오.”
IP팀이 counsel의 요청에 따라 prior art를 조사하고 30개의 후보를 선별한다.
그 자료는 변호사가 직접 작성한 것은 아니다.
그러나 litigation을 예상하여 당사자 또는 그 representative를 위해 준비되었다는 Rule 26(b)(3)의 요건을 충족한다면 Work-Product Protection의 대상이 될 수 있다.
마찬가지로 counsel이 외부 technical consultant에게 특정 제품분석을 요청하여 만든 자료도 보호가능성을 검토할 수 있다.
따라서 Work Product를 ‘변호사가 직접 쓴 문서’로 한정해서는 안 된다.
하지만 기존 자료가 전달만으로 Work Product로 바뀌는 것은 아니다.
제4편에서 살펴본 문제와 비슷하다.
K-Tech 연구원이 2년 전에 제품개발을 위해 작성한 engineering report가 있다고 하자.
소송을 예상한 뒤 litigation counsel이 그 보고서를 요청하여 자신의 litigation file에 넣었다.
그렇다고 기존 engineering report 자체가 새롭게 Work Product로 변하는 것은 아니다.
원래 ordinary course of business에서 작성된 자료와, litigation을 예상하여 새로 작성된 분석자료는 구별해야 한다.
다만 counsel이 수천 건의 자료 가운데 특정 자료를 선택·배열한 결과 자체가 counsel의 litigation strategy나 mental impressions를 드러내는 경우에는 별도의 selection-and-compilation 문제가 제기될 수 있다.
6흔한 오해와 반례
- “변호사가 작성한 문서는 모두 Work Product다.”아니다. 변호사가 일상적인 계약업무나 business advice를 위해 작성한 자료까지 자동으로 Work Product가 되는 것은 아니다. Litigation anticipation 또는 trial preparation과의 관계가 필요하다.
- “변호사가 작성하지 않은 문서는 Work Product가 아니다.”아니다. Rule 26(b)(3)은 당사자뿐 아니라 attorney, consultant, insurer, indemnitor, agent 등 당사자의 representative를 위해 또는 그들에 의해 준비된 일정한 자료까지 포괄한다.
- “소송이 제기된 뒤 만든 자료만 Work Product다.”아니다. 실제 litigation을 예상하여 작성되었다면 filing 이전 자료도 보호될 수 있다.
- “경고장을 받으면 그날부터 모든 내부문서가 Work Product다.”아니다. 경고장은 중요한 사실이지만 자동적인 경계선은 아니다. 각 문서가 왜 만들어졌는지를 살펴야 한다.
- “Work Product이면 절대 Discovery할 수 없다.”아니다. Ordinary/fact work product는 substantial need와 undue hardship 요건이 충족되면 Discovery가 허용될 수 있다. 다만 mental impressions, conclusions, opinions와 legal theories에는 더 강한 보호가 적용된다.
- “Work Product는 변호사의 의견만 보호한다.”아니다. Rule 26(b)(3)은 일정한 factual investigation materials도 보호한다. 다만 factual work product와 opinion work product의 보호강도가 다를 수 있다.
- “기존 engineering report를 변호사에게 보내면 Work Product가 된다.”아니다. 이미 ordinary business course에서 만들어진 문서의 원래 성격이 단순한 전달 때문에 바뀌지는 않는다.
- “PRIVILEGED & WORK PRODUCT라고 표시하면 보호된다.”표시는 문서관리에는 도움이 되지만 법적 요건을 대신하지 않는다.
7기업 IP팀 체크리스트 ― Litigation Hold만큼 중요한 ‘목적의 기록’
- 1. Litigation anticipation의 시점을 사실에 따라 기록한다.경고장, cease-and-desist letter, 협상결렬, 소송위협, counsel engagement 등 당시 왜 litigation을 구체적으로 예상했는지 확인할 수 있도록 한다.
- 2. Counsel의 요청에 따라 작성하는 자료는 목적을 명확히 한다.예를 들어 “litigation counsel의 infringement/invalidity 분석을 지원하기 위해 작성”했다는 실제 업무목적이 문서흐름에서 드러나도록 한다.
- 3. Ordinary business records와 litigation-preparation materials를 구별한다.평상시 R&D·품질관리·제품개발 자료까지 무차별적으로 Work Product라고 표시하지 않는다.
- 4. Claim chart의 작성목적을 구분한다.평상시 FTO 검토용 claim chart와 특정 분쟁에 대응하기 위해 litigation counsel이 작성한 claim chart는 같은 분석을 받는다고 가정해서는 안 된다.
- 5. Consultant를 사용할 때 engagement 목적을 명확히 한다.Counsel이 litigation preparation을 위해 technical consultant를 활용하는 것인지, 사업부가 일반적인 기술자문을 받는 것인지 구별한다.
- 6. Fact Work Product와 Opinion Work Product를 구별한다.Witness statement, factual investigation과 counsel의 mental impressions·legal theories가 같은 수준으로 보호된다고 생각하지 않는다.
- 7. Pre-existing documents와 새로 작성한 litigation analysis를 분리한다.기존 문서를 counsel에게 전달하는 것과 counsel의 요청으로 새로운 분석자료를 만드는 것은 다른 문제다.
- 8. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 각각 검토한다.같은 문서가 두 보호를 동시에 받을 수도 있고, 하나만 적용될 수도 있으며, 둘 다 적용되지 않을 수도 있다.
- 9. 제3자 공유 전에 Work-Product waiver도 별도로 검토한다.Attorney-Client Privilege의 waiver 기준을 Work Product에 그대로 대입해서는 안 된다.
- 10. Privilege log를 염두에 두고 문서의 작성경위를 관리한다.나중에 “Work Product”라는 한 줄만 적는 것이 아니라 누가, 언제, 어떤 litigation을 예상하여, 누구의 요청으로 작성했는지를 설명할 수 있어야 한다.
8다음 편 연결 ― 보호가 성립한 뒤에도 ‘공개’하면 무너질 수 있다
여기까지 오면 미국 Discovery의 두 보호체계가 선명해진다.
- Attorney-Client Privilege는 주로 confidential legal communication을 보호한다.
- Work-Product Doctrine은 주로 litigation preparation을 보호한다.
- 둘은 겹칠 수 있지만 같은 제도는 아니다.
- K-Tech의 미국 litigation counsel이 연구원에게 infringement 관련 질문을 하고 받은 confidential answer에는 Attorney-Client Privilege가 적용될 수 있다.
- 그 인터뷰를 토대로 counsel이 작성한 memorandum에는 Work-Product Protection이 적용될 수 있다.
- 그 memorandum에 변호사의 평가와 litigation strategy가 드러난다면 opinion work product의 문제가 특히 중요해진다.
그런데 보호가 성립했다는 것만으로 끝나는 것은 아니다.
- K-Tech가 미국변호사에게 정식 infringement opinion을 받았다고 하자.
- CEO가 이 의견서를 board meeting에서 설명한다.
- IP팀이 일부 내용을 supplier에게 보낸다.
- 영업팀은 고객을 안심시키기 위해
- “Our U.S. counsel has concluded that we do not infringe Alpha’s patent.”
- 라고 설명한다.
- 그리고 실제 소송에서 K-Tech는
- “우리는 미국변호사의 non-infringement opinion을 신뢰했으므로 고의침해가 아닙니다.”
- 라고 주장한다.
- 그 순간 어떤 일이 벌어질까?
- K-Tech는 한편으로는
- “변호사의 의견을 믿고 행동했습니다.”
- 라고 주장하면서,
- 다른 한편으로는
- “그 변호사와 무슨 이야기를 했는지는 Privileged이므로 공개하지 않겠습니다.”
- 라고 할 수 있을까?
미국법은 이 문제를 Waiver 법리로 다룬다.
특허소송에서는 특히 advice-of-counsel defense와 willfulness가 결합하면서 매우 중요한 문제가 된다.
그리고 35 U.S.C. § 298은 또 하나의 중요한 경계를 설정한다. 피고가 변호사의 advice를 받지 않았거나 그러한 advice를 법정에서 제시하지 않았다는 사실만으로 willful infringement 또는 induced infringement를 입증할 수는 없다.
따라서
“Opinion을 받지 않으면 불리하다.”
와
“Opinion을 받아 법정에서 의존하면 어떤 범위까지 Privilege를 열어야 하는가.”
는 서로 다른 질문이다.
다음 편에서는 이 문제를 다룬다.
다음 편
제8편. 한번 공개하면 어디까지 무너지는가?
― Waiver of Attorney-Client Privilege와 Advice-of-Counsel
주요 법령·판례와 공식 자료
- Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
- Federal Rules of Civil Procedure — Rule 26미국 연방법원 공식 현행 규칙집
- Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
- 35 U.S.C. § 298미국 하원 법률개정실 공식 U.S. Code
검증 기준일: 2026년 9월 19일
