기업의 연구원이 새로운 기술을 개발하면 가장 먼저 작성하는 문서 가운데 하나가 발명신고서(Invention Disclosure 또는 Invention Record)다.
발명의 구조와 작동원리, 기존 기술과의 차이, 실험결과, 발명자, 발명일자, 관련 선행기술 등이 기록된다. IP팀은 이를 검토한 뒤 변리사나 patent attorney에게 보내 특허출원 여부를 판단하고 청구항을 작성하도록 한다.
그런데 미국 특허소송의 Discovery에서 상대방이 그 발명신고서를 제출하라고 요구한다면 어떻게 될까?
여기에는 선뜻 답하기 어려운 문제가 숨어 있다.
발명자가 변리사나 patent attorney에게 제공한 기술정보의 상당 부분은 결국 특허명세서에 들어가 USPTO를 통해 공개될 수 있다.
그렇다면 애초에 비밀정보라고 할 수 있을까?
반대로 발명자는 단순히 기술정보를 전달하려고 patent attorney를 찾아간 것이 아니다. 어떤 부분이 특허를 받을 수 있는지, 어떤 범위로 청구해야 하는지, 어떤 선행기술을 고려해야 하는지에 관한 전문적인 법률서비스를 받기 위해 기술을 설명한다.
그렇다면 그 communication은 Attorney-Client Privilege로 보호되어야 하지 않을까?
미국 법원도 오랫동안 이 문제를 놓고 서로 다른 접근을 취했다.
논쟁의 중심에는 한 가지 질문이 있었다.
Patent attorney는 발명자의 기술정보를 USPTO에 전달하는 단순한 ‘conduit’인가, 아니면 기술적 사실을 법적으로 평가하고 선택하여 특허권으로 구성하는 legal adviser인가?
1K-Tech의 발명신고서가 Discovery 대상이 되다
제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.
Alpha Technologies가 침해를 주장하는 K-Tech의 핵심 제품에는 7년 전에 개발된 bonding technology가 적용되어 있다.
당시 K-Tech의 연구원 김 박사는 새로운 bonding structure를 개발한 뒤 회사의 표준양식에 따라 발명신고서를 작성했다.
발명신고서에는 다음 내용이 포함되어 있었다.
- 발명의 명칭
- 발명자
- 종래기술의 문제점
- 새로운 bonding structure
- 실험결과
- 예상되는 기술적 효과
- 연구원이 알고 있던 경쟁사의 선행특허
- 최초 착상일과 실험일
- 외부 발표 여부
- 관련 제품의 개발일정
IP팀은 이 발명신고서를 한국 변리사에게 보냈다.
한국 변리사는 연구원들과 여러 차례 회의를 하면서 발명의 핵심을 정리하고 선행기술을 추가 조사했다. 이를 토대로 한국 특허출원을 작성했고, 1년 뒤 그 한국출원을 기초로 미국출원도 이루어졌다.
미국출원 과정에서는 U.S. patent attorney도 참여했다.
7년 뒤 Alpha가 K-Tech를 미국에서 특허침해로 제소했다.
Discovery 과정에서 Alpha는 K-Tech의 발명신고서와 그 이후 한국 변리사, 미국 patent attorney, 발명자와 IP팀 사이에서 오간 이메일을 모두 제출하라고 요구한다.
K-Tech는 이렇게 주장한다.
“이 자료들은 특허를 받을 수 있는지 판단하고 출원전략을 수립하기 위해 특허전문가에게 비밀리에 전달한 communication이므로 Privileged입니다.”
Alpha는 반박한다.
“발명신고서에 있는 기술정보 대부분은 결국 특허명세서에 공개되었습니다. 공개하기 위해 patent attorney에게 전달한 정보를 어떻게 confidential communication이라고 할 수 있습니까?”
어느 쪽 주장이 타당할까?
2특허출원은 단순한 서류작성 업무인가
먼저 특허출원 업무의 성격부터 살펴볼 필요가 있다.
미국 연방대법원은 Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar, 373 U.S. 379 (1963)에서 USPTO에 등록된 patent agent가 변호사 자격 없이도 연방법이 허용한 범위에서 특허출원 업무를 수행할 수 있다고 판단했다.
그렇다고 특허출원이 단순한 기술서류 작성이라는 뜻은 아니다.
Patent application을 작성하려면 발명자의 기술설명을 이해하고, 선행기술과 비교하고, 무엇이 발명의 법적 보호대상이 될 수 있는지를 판단해야 한다.
특히 청구항은 발명자가 말한 기술적 사실을 그대로 받아 적는 문서가 아니다.
발명의 기술적 내용을 분석하고, 선행기술과 구별되는 요소를 찾아내며, 보호받을 수 있는 범위를 법률적 언어로 구성하는 작업이다.
Federal Circuit도 이후 특허출원과 관련한 privilege를 판단하면서 바로 이 점을 중요하게 보았다.
3오래된 논쟁 ― Patent Attorney는 ‘Mere Conduit’인가
1970년 Jack Winter, Inc. v. Koratron Co., 50 F.R.D. 225 (N.D. Cal. 1970)에서는 특허출원 과정에서 발명자가 patent attorney에게 전달한 정보의 privilege 범위가 문제되었다.
법원은 먼저 중요한 점을 인정했다.
Patent application을 준비하는 업무는 specification과 claim을 작성하고 patentability에 관하여 의뢰인에게 조언하며 전문적인 판단을 요구하므로, 변호사가 이를 수행할 때 법률가로서 활동하지 않는다고 볼 수는 없다는 것이었다.
그러나 기술정보에 대해서는 별도의 문제가 있다고 보았다.
Patent attorney에게 전달된 정보 가운데 USPTO에 공개하기 위한 정보라면, 변호사는 그 부분에서는 의뢰인과 USPTO 사이의 일종의 “conduit”, 즉 전달통로에 불과하다는 논리가 등장했다.
이후 이 접근은 흔히 Jack Winter 또는 conduit theory라고 불렸다.
그 논리는 직관적이다.
발명자가 patent attorney에게
“우리 발명은 A, B, C라는 구조로 이루어져 있습니다.”
라고 설명하고,
그 정보가 그대로 특허명세서에 기재되어 세상에 공개될 예정이라면,
그 기술정보를 정말 confidential attorney-client communication이라고 할 수 있느냐는 것이다.
이 접근에 따르면 특허출원 과정에서 전달되는 순수한 기술정보에는 Privilege가 인정되기 어려운 영역이 상당히 넓어질 수 있다.
4그러나 특허출원 실무는 그렇게 단순하지 않다
실제 patent prosecution은 단순한 전달과정이 아니다.
발명자가 patent attorney에게 100개의 기술적 사실을 설명했다고 해서 그 100개가 그대로 특허명세서에 들어가는 것은 아니다.
Patent attorney는 질문한다.
- 어떤 구성이 필수적인가?
- 어떤 것은 선택사항인가?
- 발명의 핵심적인 차별점은 무엇인가?
- 선행기술과 비교하면 무엇이 새로운가?
- 어느 범위까지 청구할 수 있는가?
- Broad claim을 작성하면 어떤 prior art가 문제가 되는가?
- Narrow claim을 작성하면 경쟁사가 쉽게 design around할 수 있는가?
즉 기술적 사실은 그 자체로 끝나는 것이 아니다.
Patent attorney와 발명자의 대화를 거치면서 ‘발명의 법적 범위’로 재구성된다.
이 점을 강조하면서 conduit theory에 반대하는 판례들이 나타났다.
대표적인 것이 Knogo Corp. v. United States, 213 U.S.P.Q. 936 (Ct. Cl. Trial Div. 1980)이다.
5Knogo ― 기술정보도 법률상담의 재료가 될 수 있다
Knogo가 주목한 것은 특허출원의 실제 모습이었다.
발명자가 patent attorney에게 기술정보를 제공하는 이유는 단순히 그 정보를 USPTO에 전달해 달라고 부탁하기 위해서만은 아니다.
Patent attorney가 그 정보를 검토하여 patentability를 판단하고, patent application을 작성하고, USPTO에서 prosecution을 수행할 수 있도록 하기 위해서다.
따라서 발명자와 patent attorney 사이에서는 상당한 법률적 판단과 상호작용이 이루어진다.
예를 들어 발명자가 이렇게 말한다고 하자.
“A와 B를 결합하면 효율이 30% 증가합니다.”
Patent attorney는 단순히 받아 적지 않는다.
“그 결합은 선행기술에도 있는가?”
“30% 증가가 예상 밖의 효과인가?”
“A와 B 사이의 구조적 관계를 어떻게 정의해야 하는가?”
“C가 없어도 발명이 작동하는가?”
“청구항에서는 어느 요소까지 필수적으로 넣어야 하는가?”
라는 질문을 한다.
이 과정에서 기술정보는 법률적 조언을 만들기 위한 사실적 재료가 된다.
Knogo 계열의 접근은 그래서 patent attorney를 발명자와 특허청 사이의 단순한 우편배달부로 보는 데 반대했다.
6Federal Circuit의 중요한 정리 ― In re Spalding Sports
이 논쟁에서 가장 중요한 판례가 Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)이다.
사건의 대상은 일반적인 기업의 invention record였다.
Spalding의 두 발명자가 회사의 corporate legal department에 invention record를 제출했다.
그 문서에는 발명자의 이름, 발명의 설명과 범위, 가장 가까운 선행기술, conception과 disclosure에 관한 날짜 등 일반적인 발명신고서에 들어가는 정보가 담겨 있었다.
이후 특허침해소송이 발생했고 상대방인 Wilson Sporting Goods는 Discovery에서 그 invention record를 요구했다.
하급심에서는 기술정보라는 이유 등으로 제출을 명했다.
Spalding은 Federal Circuit에 mandamus를 신청했다.
Federal Circuit의 결론은 분명했다.
해당 invention record는 Attorney-Client Privilege로 보호된다고 보았다.
7Spalding이 중요하게 본 것은 문서의 ‘목적’이었다
Federal Circuit은 먼저 Attorney-Client Privilege의 핵심 질문을 확인했다.
그 communication이 의뢰인이 법률적 조언이나 법률서비스를 받기 위해 attorney에게 한 것인가?
Spalding의 invention record는 발명자들이 회사의 legal department에 제출한 문서였다.
그리고 회사의 patent counsel은 그 자료를 이용하여 patentability를 판단하고 patent application을 준비했다.
따라서 Federal Circuit은 해당 invention record가 법률적 조언과 법률서비스를 받기 위한 communication이라고 판단했다.
발명신고서에 법률적 표현이 얼마나 들어 있었는지는 핵심이 아니었다.
문서 대부분이 기술정보라고 하더라도 그것이 patent counsel에게 전달된 목적이 patentability에 관한 법률적 판단과 patent application 작성이라는 legal service를 받기 위한 것이었다는 점이 중요했다.
8“나중에 공개될 정보”라는 이유만으로 Privilege가 사라지지는 않는다
Spalding에서 특히 중요한 대목이다.
Wilson은 invention record에 담긴 기술정보의 상당 부분이 결국 patent application에 포함되어 공개된다는 점을 문제 삼았다.
그러나 Federal Circuit은 이 논리를 받아들이지 않았다.
기술정보가 나중에 어떤 형태로 patent application에 포함되어 공개된다는 사실만으로, 그 정보를 attorney에게 전달했던 confidential communication 자체의 Privilege가 부정되는 것은 아니라는 것이다.
이 구별이 중요하다.
예를 들어 발명자가 patent attorney에게 다음과 같이 말했다고 하자.
“현재 prototype에는 A, B, C, D가 들어 있습니다. 그런데 저는 B와 C의 조합이 발명의 핵심이라고 생각합니다. A가 반드시 필요한지는 확신하지 못하겠습니다.”
Patent attorney가 이를 검토한 뒤 최종 특허명세서에는 A, B, C, D 가운데 일부만 선택하여 기재하고 청구항을 구성했다고 하자.
나중에 B와 C가 공개되었다는 이유만으로 발명자와 attorney 사이에서 이루어진 전체 communication이 당연히 공개되는 것은 아니다.
Underlying fact의 공개와 confidential communication의 공개는 같은 문제가 아니다.
9그렇다고 특허 관련 모든 자료가 Privileged라는 뜻은 아니다
Spalding의 범위를 지나치게 넓혀서는 안 된다.
판결은
“Patent prosecution에 관련된 문서는 모두 Privileged다.”
라고 선언한 것이 아니다.
Federal Circuit은 Attorney-Client Privilege의 적용을 case-by-case로 판단해야 한다고 명시했다.
그리고 Spalding의 invention record가 보호된 핵심 이유는 그 문서가 patent counsel에게 전달되었고, 주로 patentability에 관한 legal advice와 patent application 작성이라는 legal services를 받기 위한 목적으로 작성·제출되었다는 데 있었다.
따라서 다음 자료가 모두 같은 결과에 이른다고 생각해서는 안 된다.
연구개발 노트
제품개발 보고서
특허위원회 자료
발명신고서
결국 문서의 이름보다 생성 목적과 전달경로가 중요하다.
10기존 기술자료를 발명신고서에 첨부하면 어떻게 되는가
K-Tech의 김 박사가 invention disclosure에 6개월 전에 작성한 시험보고서를 첨부했다고 하자.
시험보고서는 원래 R&D팀 내부에서 제품성능을 확인하기 위해 작성한 것이다.
이후 김 박사는 그 보고서를 한국 변리사와 미국 patent attorney에게 보내면서 다음과 같이 말했다.
“첨부 시험결과를 포함하여 이 기술이 특허를 받을 수 있는지 검토해 주십시오.”
여기서는 두 가지를 구별해야 한다.
첫째, patent attorney에게 법률적 조언을 구하기 위해 그 자료를 전달한 communication.
둘째, 그 이전부터 독립적으로 존재하던 시험보고서 자체.
Attorney-Client Privilege는 원래 존재하던 nonprivileged document를 변호사에게 전달하는 것만으로 새로운 Privileged document로 바꾸는 장치가 아니다.
따라서 상대방이 시험보고서 원본을 R&D 부서의 적법한 Discovery를 통해 확보할 수 있다면, “같은 보고서를 나중에 patent attorney에게 보냈다”는 이유만으로 원본까지 숨길 수 있는 것은 아니다.
이는 기업의 문서관리에서도 중요하다.
11발명신고서 양식 자체도 중요하다
K-Tech가 다음과 같은 발명신고서 양식을 사용한다고 하자.
- 신제품 아이디어 제안서
- 제품명
- 예상 매출
- 개발비용
- 출시예정일
- 기술적 특징
- 특허출원 필요 여부
이 문서는 특허출원뿐 아니라 회사의 제품개발과 투자 여부를 결정하기 위한 business document의 성격이 강하다.
반면 다음과 같은 양식이라면 상황이 달라질 수 있다.
CONFIDENTIAL INVENTION DISCLOSURE — FOR PATENT COUNSEL REVIEW
- 발명자
- 발명의 기술적 구성
- 종래기술
- 종래기술과의 차이
- 알고 있는 선행문헌
- 최초 착상일
- 외부 공개 여부
- 예상되는 변형예
- Patent counsel에게 검토를 요청하는 사항
그리고 회사의 실제 업무절차가 이 양식을 patent counsel에게 보내 patentability 판단과 출원 여부에 관한 법률적 조언을 받도록 설계되어 있다면 Spalding의 사실관계와 훨씬 가까워진다.
물론 제목에 ‘CONFIDENTIAL’이라고 적었다고 해서 자동으로 Privilege가 생기는 것은 아니다.
양식과 실제 업무과정이 일치해야 한다.
12선행기술을 적으면 오히려 위험한가
기업의 발명신고서에는 흔히 이런 항목이 있다.
“발명자가 알고 있는 가장 가까운 선행기술을 기재하십시오.”
연구원이 경쟁사 특허를 적어 놓으면 나중에 소송에서 걱정이 생긴다.
“이 문서가 Discovery되면 우리가 경쟁사 특허를 알고 있었다는 증거가 되는 것 아닌가?”
그래서 선행기술을 발명신고서에 적지 않는 편이 안전하다고 생각할 수도 있다.
그런 대응은 위험하다.
Spalding에서도 invention record에는 closest prior art가 포함되어 있었다.
Federal Circuit은 patent attorney가 patentability를 평가하고 제대로 된 patent application을 작성하려면 relevant technical information과 prior art를 알아야 한다는 점을 중요하게 보았다.
더구나 Spalding에서 상대방은 invention record에 특정 prior art가 들어 있다는 사실을 근거로 inequitable conduct와 fraud 문제까지 제기했다.
Federal Circuit은 단순히 invention record에 prior art가 기재되어 있다는 사실은 그것을 숨기려 했다는 증거라기보다 오히려 patent attorney에게 해당 prior art를 알려 준 것이라고 지적했다.
따라서 Privilege를 걱정하여 발명자가 알고 있는 중요한 prior art를 patent counsel에게 전달하지 않는 방식으로 대응해서는 안 된다.
13특허청에 공개된 부분만 골라서 Discovery할 수 있는가
여기서 한 가지 질문이 더 생긴다.
발명신고서 10페이지 가운데 3페이지의 내용이 나중에 특허명세서에 공개되었다고 하자.
그렇다면 상대방은
“그 3페이지의 기술정보는 이미 public이므로 그 부분만이라도 production하라.”
고 요구할 수 있을까?
Spalding은 invention record를 조각내어 그렇게 접근하지 않았다.
해당 사건에서 Federal Circuit은 invention record가 patentability에 관한 법률적 조언과 patent application 작성이라는 법률서비스를 받기 위해 작성·제출된 communication이라고 판단하고 문서 전체를 Privileged로 보았다.
이유는 중요한 의미를 갖는다.
Privilege의 대상은 단순히 개별 기술적 사실 하나하나가 아니라 그 사실들을 어떤 방식으로 선택하고 정리하여 counsel에게 전달하면서 legal advice를 구했는가라는 communication일 수 있기 때문이다.
다만 이 원칙을 모든 문서에 기계적으로 확대해서는 안 된다.
문서의 작성목적과 구성, 수신인, 실제 사용방식은 개별적으로 확인해야 한다.
14한국 변리사에게 보낸 발명신고서는 어떻게 보아야 하는가
여기서 제3편의 문제가 다시 등장한다.
K-Tech의 최초 invention disclosure는 미국 patent attorney가 아니라 한국 변리사에게 전달되었다.
한국 변리사는 이를 검토하여 한국 특허출원을 작성했고, 이후 그 출원을 기초로 미국출원이 이루어졌다.
Spalding이 있으니 이 invention disclosure도 미국 Discovery에서 당연히 Privileged라고 할 수 있을까?
결론은 그렇게 단순하지 않다.
Spalding은 attorney에게 법률적 조언과 patent application 작성이라는 legal services를 받기 위해 제출된 invention record를 다룬 사건이다.
한국 변리사와의 communication에는 제3편에서 살펴본 foreign patent practitioner privilege와 choice-of-law 문제가 추가된다.
따라서 분석은 적어도 두 단계로 나뉜다.
첫째,
이 invention disclosure가 patentability 판단과 patent application 작성이라는 전문적 법률서비스를 받기 위해 전달된 confidential communication인가?
둘째,
한국 변리사와 K-Tech 사이의 그 communication에 미국 법원이 어떤 privilege law를 적용하고 어떤 보호를 인정할 것인가?
첫 번째 질문에 Spalding이 중요한 도움을 준다고 해서 두 번째 질문까지 자동으로 해결되는 것은 아니다.
15미국 Patent Agent에게 보낸 경우에는 또 다른 법리가 적용된다
K-Tech가 미국 continuation application을 준비하면서 U.S. registered patent agent에게 새로운 실시예를 설명했다고 하자.
Patent agent는 attorney가 아니다.
따라서 전통적인 Attorney-Client Privilege만으로 설명하기 어려운 문제가 생긴다.
그러나 제3편에서 살펴본 In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)에서 Federal Circuit은 일정한 범위의 patent-agent privilege를 인정했다.
그 범위는 patent agent가 USPTO에서 수행하도록 법적으로 허용된 practice와 연결되어 있다. Federal Circuit은 이 privilege를 무제한으로 인정하지 않았고, authorized patent practice의 범위를 벗어난 communication까지 확장하지 않았다.
따라서 같은 기술자료라도
- U.S. patent attorney에게 patentability 판단을 위해 보낸 경우,
- U.S. patent agent에게 USPTO prosecution을 위해 보낸 경우,
- 한국 변리사에게 한국출원을 위해 보낸 경우
각각 보호의 법적 근거와 분석경로가 같다고 가정해서는 안 된다.
16기술전문가가 중간에 참여하면 어떻게 되는가
현대 특허출원에서는 발명자와 patent attorney만 communication하는 것도 아니다.
복잡한 반도체, 바이오, AI 기술에서는 외부 기술전문가가 patent counsel을 도와 기술을 이해하기도 한다.
그렇다면 제3자인 기술전문가가 참여하는 순간 confidentiality가 깨질까?
여기서는 United States v. Kovel, 296 F.2d 918 (2d Cir. 1961)에서 발전한 법리가 참고가 된다.
Kovel은 세무사건에서 회계전문가가 변호사와 의뢰인 사이의 communication을 이해하도록 돕는 역할을 한 사건이었다. Second Circuit은 이를 일종의 통역자에 비유했다. 변호사가 의뢰인에게 적절한 법률적 조언을 제공하기 위해 전문적인 도움을 필요로 하고, 그 communication이 그 목적을 위해 비밀리에 이루어진다면 제3자의 참여가 언제나 Privilege를 파괴하는 것은 아니라는 것이다.
다만 여기에도 중요한 한계가 있다.
의뢰인이 독립적인 기술자문을 받기 위해 consultant를 고용한 뒤 나중에 그 결과를 변호사에게 전달하는 것과, 변호사가 자신의 legal advice를 제공하기 위해 기술전문가의 도움을 필요로 하는 것은 같은 상황이 아니다.
Kovel도 핵심을 분명히 했다.
중요한 것은 communication이 변호사로부터 legal advice를 얻기 위한 목적으로 비밀리에 이루어졌는가이다.
따라서 patent counsel이 복잡한 기술을 이해하기 위해 전문가를 활용하는 경우에도 engagement와 communication의 구조를 제대로 설계할 필요가 있다.
17발명신고서를 지나치게 ‘법률문서화’하는 것도 답은 아니다
Spalding을 읽고 기업이 다음과 같이 대응할 수도 있다.
- 모든 R&D 보고서를 “Invention Disclosure”라고 부른다.
- 모든 기술자료에 “Prepared for Patent Counsel”이라고 적는다.
- 모든 연구원의 이메일에 patent attorney를 CC한다.
그러면 전부 Privileged가 되지 않을까?
그렇게 되지는 않는다.
Privilege는 실제 목적과 communication의 맥락에 따라 판단된다.
평상시 제품개발을 위해 작성된 engineering document를 사후적으로 invention disclosure라고 이름을 바꾼다고 그 성격이 달라지는 것은 아니다.
오히려 기업의 정상적인 R&D 기록과 법률자문을 위한 invention disclosure를 명확하게 구별하는 편이 좋다.
그래야 실제로 보호해야 할 communication의 목적을 설명하기도 쉬워진다.
18K-Tech의 발명신고 시스템을 다시 설계한다면
K-Tech의 기존 발명신고 절차는 다음과 같았다고 하자.
연구원 → 팀장 → R&D 본부 → IP팀 → 특허위원회 → 한국 변리사
하나의 문서가 기술개발 평가, 발명자 보상, 제품출시 여부, 특허출원 여부, 예산승인까지 모두 담당한다.
이 구조에서는 하나의 문서에 business purpose와 legal purpose가 뒤섞이기 쉽다.
업무 목적을 더 분명히 구분하는 구조를 생각할 수 있다.
- 먼저 연구개발 과정의 일반적인 R&D record는 정상적인 기술문서로 관리한다.
- 발명이 식별되면 별도의 Invention Disclosure를 작성하여 IP팀과 patent professional에게 전달한다.
- 그 문서에는 patentability 판단과 출원전략 수립에 필요한 기술적 사실, 선행기술, 공개 여부 등을 정리한다.
- 사업부가 “이 발명에 출원비용을 쓸 가치가 있는가”를 판단하기 위한 business evaluation은 가능한 범위에서 별도로 관리한다.
- 그리고 patent attorney나 변리사와 이루어지는 법률적·전문적 communication의 수신범위를 필요 이상으로 확대하지 않는다.
그렇다고 모든 문서를 Privileged로 만들 수 있는 것은 아니다.
목적은 일반 기업기록과 법률적 조언을 위한 communication을 실제 업무에서 구별하는 데 있다.
일반적인 기업기록과 법률적 조언을 받기 위한 communication을 실제 업무에서 구별하자는 것이다.
19흔한 오해와 반례
“특허명세서에 나중에 공개될 기술정보는 처음부터 Privileged가 아니다.”
그렇게 단순하지 않다. Spalding은 기술정보가 나중에 patent application을 통해 공개될 수 있다는 이유만으로 그 정보를 patent counsel에게 전달한 confidential communication의 Privilege가 부정되는 것은 아니라고 보았다.
“발명신고서는 모두 Privileged다.”
아니다. Patentability 판단과 patent application 작성 등 legal services를 받기 위해 confidential하게 전달된 것인지가 중요하다.
“기술정보는 사실이므로 Privilege가 없다.”
Underlying technical fact와 그 사실을 선택·정리하여 counsel에게 전달하면서 legal advice를 구한 communication은 구별해야 한다.
“기존 시험보고서를 patent attorney에게 보내면 보고서도 Privileged가 된다.”
그렇지 않다. 기존에 독립적으로 존재하던 nonprivileged document가 변호사에게 전달되었다는 이유만으로 원본의 성격이 자동으로 바뀌지는 않는다.
“Patent attorney는 기술정보를 USPTO에 전달하는 conduit에 불과하다.”
특허출원 업무의 실제 성격을 지나치게 단순화한 것이다. Knogo 계열 판례와 Spalding은 patent counsel이 기술정보를 바탕으로 patentability를 평가하고 특허권의 법적 범위를 구성하는 역할에 주목한다.
“발명신고서에 선행기술을 적지 않는 것이 Discovery에 안전하다.”
잘못된 접근이다. Patent counsel이 patentability를 적절하게 판단하려면 relevant prior art를 알아야 한다. Spalding에서도 Federal Circuit은 invention record에 prior art를 기재한 사실 자체를 concealment의 증거로 보지 않았다.
20기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트
- 1. R&D record와 Invention Disclosure를 구별한다.평상시 연구개발을 위해 작성한 기술문서와 patentability 판단을 받기 위해 작성한 communication을 가능한 범위에서 구분한다.
- 2. Invention Disclosure의 목적을 명확히 한다.Patentability 검토와 patent application 작성·출원전략 수립을 위해 patent professional에게 제공하는 자료라면 실제 업무절차도 그 목적에 맞게 운영한다.
- 3. Patent counsel에게 중요한 기술정보와 prior art를 숨기지 않는다.Privilege 우려 때문에 법률적 판단에 필요한 사실을 counsel에게 전달하지 않는 것은 해결책이 아니다.
- 4. 기존 자료를 counsel에게 보냈다는 이유만으로 원본까지 Privileged라고 생각하지 않는다.Underlying document와 confidential legal communication을 구별한다.
- 5. Business evaluation과 legal evaluation을 가능한 한 분리한다.특허출원 예산·제품출시·시장성 판단과 patentability 분석을 하나의 문서에 불필요하게 뒤섞지 않는다.
- 6. Foreign practitioner가 관여하면 제3편의 분석을 추가한다.한국 변리사에게 전달한 invention disclosure라면 Spalding만 볼 것이 아니라 foreign privilege와 applicable law도 함께 검토한다.
- 7. U.S. patent agent라면 Queen’s University의 authorized-practice 범위를 확인한다.Patent-agent privilege가 모든 법률상담을 보호하는 것은 아니다.
- 8. 외부 기술전문가가 필요하다면 역할과 engagement 구조를 먼저 설계한다.단순히 consultant에게 자료를 공유한 뒤 나중에 attorney를 참여시키는 방식과 counsel이 legal advice를 위해 전문가의 도움을 받는 구조는 Privilege 분석에서 같지 않을 수 있다.
21기술정보가 공개되었다고 ‘Communication’까지 공개되는 것은 아니다
이번 편의 핵심은 한 문장으로 정리된다.
특허에서 기술정보의 공개와 그 기술정보를 이용하여 법률적 조언을 구한 confidential communication의 공개는 같은 문제가 아니다.
Patent system은 공개를 전제로 한다.
발명자는 자신의 발명을 공개하는 대가로 일정 기간의 배타적 권리를 얻는다.
그러나 그 사실 때문에 patent attorney와 발명자가 특허출원을 준비하면서 나눈 모든 대화까지 처음부터 공개된다고 보는 것은 별개의 문제다.
- 발명자가 기술을 설명한다.
- Patent attorney는 질문한다.
- 선행기술을 검토한다.
- 발명의 핵심을 찾아낸다.
- 무엇을 specification에 넣고 무엇을 claim으로 보호할지 판단한다.
- 그 과정에서 단순한 기술적 사실은 특허법상 보호범위를 형성하기 위한 법률적 판단의 재료가 된다.
Jack Winter의 conduit theory와 Knogo의 반론을 거쳐 In re Spalding Sports가 보여준 중요한 변화가 바로 이것이다.
그렇다고 모든 특허자료가 Privileged인 것은 아니다.
결국 같은 질문으로 돌아간다.
누가, 누구에게, 어떤 목적으로, 어떤 법률적 서비스를 받기 위해 communication했는가?
그리고 기업에서는 여기에 또 하나의 문제가 붙는다.
발명자와 patent counsel만 communication하는 것이 아니기 때문이다.
- IP팀 직원이 발명자에게 정보를 받는다.
- 팀장이 검토한다.
- 특허위원회가 회의를 한다.
- 사내변호사가 참여한다.
- 해외 자회사의 엔지니어가 기술자료를 보낸다.
- 그렇다면 회사라는 거대한 조직에서 누구와 변호사 사이의 communication까지 Attorney-Client Privilege가 보호하는가?
- CEO와 General Counsel 사이의 대화만 보호되는가?
- 특허의 실제 내용을 가장 잘 알고 있는 평사원 연구원과 외부 patent attorney 사이의 communication도 보호되는가?
- 퇴직한 발명자는 어떠한가?
- 이 질문을 해결한 미국 연방대법원의 대표적인 판례가 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)이다.
다음 편에서는 기업의 Privilege를 이해하는 데 가장 중요한 이 판결을 중심으로 살펴본다.
다음 편
제5편. 회사의 누구와 이야기해야 Privilege가 보호되는가?
― Corporate Client, Employee Communications와 Upjohn Rule
주요 법령·판례와 공식 자료
- Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1963)미국 연방대법원 판결문 재게시본
- Jack Winter, 50 F.R.D. 225판결문 재게시본
- Jack Winter, 54 F.R.D. 44판례 인용정보
- Knogo Corp., 213 U.S.P.Q. 936판례 인용정보
- In re Spalding Sports, 203 F.3d 800판결문 재게시본
- In re Queen’s University, 820 F.3d 1287미국 정부 판결문 PDF
- United States v. Kovel, 296 F.2d 918판결문 재게시본
- USPTO — Applying for patentsUSPTO 공식 자료
실무에서 기억할 핵심 법리
- Underlying fact ≠ Communication
- Future public disclosure of technical information ≠ automatic loss of privilege over the earlier confidential attorney-client communication
- Patent prosecution ≠ mere mechanical transmission of technical information
- Invention Disclosure ≠ automatically privileged document
- The controlling inquiry remains the purpose and context of the communication.
주요 원문 정리
Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc. 판결은 invention record가 patentability 판단과 patent application 작성이라는 법률서비스를 받기 위해 제출된 경우 privilege로 보호된다고 판시하였다. 그 안의 기술정보 일부가 나중에 patent application에 들어가 공개된다는 사실만으로 communication의 privilege가 부정되는 것은 아니라고 설명하였다.
Jack Winter는 patent application의 작성 자체가 legal work가 아니라는 주장은 받아들이지 않았다. Specification과 claim의 작성, patentability에 관한 조언에는 legal skills와 professional judgment가 필요하다고 보았다. 다만 이후 기술정보의 전달과 관련하여 conduit theory가 발전하면서 논쟁이 이어졌다.
United States v. Kovel은 비변호사 전문가가 변호사의 legal advice를 가능하게 하기 위해 일종의 통역자 역할을 수행하는 경우를 설명하면서, 핵심은 communication이 변호사로부터 legal advice를 얻기 위해 confidential하게 이루어졌는지라고 강조했다.
검증 기준일: 2026년 9월 19일
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