문언침해와 균등침해의 회피설계 방법론은 이미 앞에서 다루었다. 이어서 심화과정으로, 제112조 제6항(기능식 청구항)의 문언적 균등물 해석과 사법적 균등론(DOE)의 중첩 적용 한계, 즉 Chiuminatta 원칙을 중심으로 실무에서 안전하게 회피설계를 수행하고 상대방의 기능식 청구항을 무력화할 수 있는 완전 정복 가이드를 정리한다.

기능식 청구항은 특허 실무에서 가장 오해받는 도구 중 하나다. 특허권자는 "기능"만 적어두었으니 넓은 권리를 확보했다고 착각하기 쉽다. 그러나 실제 소송에서는 명세서에 개시된 좁은 구조적 범위로 권리가 완전히 수축된다. 반대로 회피설계자에게는 이 조항의 법리를 꿰뚫는 것이 상대방 특허망을 합법적으로 무력화하는 최고의 열쇠다.

1. 기원: Halliburton에서 Williamson까지

미국 특허법 제112조 제6항(현행 §112(f))은 1952년, 대법원의 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker(329 U.S. 1, 1946) 판결에 대한 입법적 해결책으로 탄생했다. Halliburton에서 대법원은 음파 동조 장치를 구체적 구조 설명 없이 단순히 "동조 수단(tuning means)"이라는 광범위한 기능적 기재만으로 채운 청구항을 무효로 선언했다. Justice Black은 경고했다. "Walker의 포괄적 청구항이 유효하다면, 현재 알려져 있거나 미래에 발명될 어떤 장치도, 특허 존속 기간 중 이와 같은 조합에 사용될 수 없게 된다."

이에 의회는 타협안을 설계했다. 수단-기능(Means-Plus-Function) 기재를 허용하되, 그 권리범위를 "명세서에 기술된 대응 구조(Corresponding Structure) 및 그 균등물(Equivalents)로만 제한"한다는 반대급부(Quid Pro Quo)다. 이것이 현행 §112(f)의 골격이다.

그런데 이 법률이 탄생한 지 60여 년이 지난 2015년, 법리의 패러다임이 다시 한번 전환된다.

Williamson 전원합의체 판결 — "means" 없어도 §112(f)는 발동된다

Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc)

온라인 가상 교실 시스템 특허에서 "a distributed learning control module for receiving communications… and for relaying the communications…"이라는 청구항 요소가 문제됐다. 청구항에 "means"라는 단어는 없었다.

연방순회법원 전원합의체는 역사적 판결을 선고했다. ①"means"가 없어도 §112(f)는 발동될 수 있다. ②이전 판례들이 운용해 온 "강한 추정(strong presumption)" 법리를 명시적으로 폐기한다. ③"module"은 대표적인 Nonce Word(형식어, 구조 없는 일반 대체어)로서 §112(f)의 "means"를 대체한다. ④명세서가 대응 알고리즘을 개시하지 않아 §112(b) 불명확성 무효.

Williamson 이후 실무는 완전히 바뀌었다. "means" 단어 회피만으로는 §112(f)로부터 더 이상 안전하지 않다. 이제 법원이 묻는 질문은 하나다. "이 청구항 용어가 해당 기술 분야의 통상의 기술자(PHOSITA)에게 충분히 한정된 구조적 의미를 가지는가, 아니면 단지 기능을 수행하는 무언가에 불과한가?"

미국 특허청(USPTO)은 Williamson을 반영하여 MPEP §2181을 개정했다. §112(f) 발동 여부를 판단하는 3단계 기준(3-Prong Analysis)은 다음과 같다.

  • Prong A: 청구항 요소가 "means"·"step" 또는 그 대체 일반 형식어(nonce term)를 사용하는가?
  • Prong B: 기능(function)이 청구항에 기재되어 있는가?
  • Prong C: 청구항 요소가 기능을 수행하기 위한 충분히 한정된 구조를 기재하지 않는가?

세 가지 모두 충족되면 §112(f) 적용이 확정된다.

Nonce Words — 함정에 빠지기 쉬운 용어 목록

Williamson 판결과 MPEP §2181이 확인한 대표적인 Nonce Words는 다음과 같다. 이 용어들 뒤에 "for + 기능"이 붙으면 §112(f) 적용을 받을 수 있다.

  • "module for…", "mechanism for…", "device for…", "unit for…"
  • "component for…", "element for…", "member for…"
  • "system for…", "apparatus for…", "circuit for…", "logic for…"

반면, "filter(필터)", "detent(걸림쇠)", "amplifier(증폭기)", "baffle(차단막)", "detector(검출기)"처럼 해당 기술 분야에서 잘 알려진 구체적 구조의 이름으로 인정되는 용어는 "means"를 써도 §112(f)가 배제될 수 있다. (Greenberg v. Ethicon, 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996); Envirco v. Clestra, 209 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2000))

2. §112(f)의 2단계 해석: 기능 획정 → 대응 구조 추적

§112(f) 지배가 확정되면 법원은 2단계 해석 프로세스를 수행한다. 이 단계가 회피설계자에게는 가장 강력한 무기를 쥐여주는 구간이다.

1단계: 기능(Function)을 청구항 문언 그대로 확정한다

법원은 청구항에 적힌 문언적 기능을 가감 없이 그대로 채택해야 하며, 명세서의 다른 유리한 문구를 가져와 임의로 확장하거나 변형할 수 없다. (Micro Chemical v. Great Plains Chem. Co., 194 F.3d 1250 (Fed. Cir. 1999))

Texas Digital Systems v. Telegenix(308 F.3d 1193, Fed. Cir. 2002)에서 CAFC는 지방법원이 기능과 대응 구조를 잘못 식별한 4개 특허를 전부 파기환송했다. 원칙은 명료하다. 기능 식별은 청구항 문언에서 시작하고 끝난다. 기능 식별 오류는 대응 구조 식별 오류로 연쇄된다.

2단계: 명세서에서 "대응 구조"를 추적한다 — B. Braun 원칙

어떤 부품이 법적으로 유효한 "대응 구조(Corresponding Structure)"가 되려면 다음 5가지 요건을 모두 충족해야 한다.

  1. 기능을 직접 수행하는 구조여야 한다(단순 환경 제공 구조 불가).
  2. 기능 달성에 필요한 최소한의 구조만 포함해야 한다(과잉 구조 금지).
  3. 명세서에 기재된 모든 대안적 구조를 포함해야 한다.
  4. PHOSITA 관점에서 충분성을 판단한다.
  5. 가장 중요: 명세서 텍스트에서 기능과 명시적으로 연결(Link)된 구조여야 한다.
B. Braun 원칙 (Duty to Link)

B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997)

"명세서 또는 출원경과가 그 구조를 청구된 기능과 명확하게 연결하거나 연관시킬 경우에만 명세서에 개시된 구조가 '대응 구조'가 된다. 이것이 §112(f)의 편리한 기재 허용에 대한 반대급부(Quid Pro Quo)다."

판막 특허에서 도면의 "밸브 시트(valve seat)"는 본문 텍스트에 기능과의 연결 기재가 없어 대응 구조에서 제외됐다. 피고 Abbott은 완벽한 비침해 판정을 받았다.

실무 포인트: 상대방 특허의 도면에만 나오고 명세서 본문에 기능과의 연결 기재가 없는 부품을 찾아라. 그것은 대응 구조가 아니며 균등 비교 대상에서 제외된다. B. Braun 원칙은 회피설계자의 핵심 공격 포인트다.

3. 문언침해 회피설계의 핵심: 작동 방식(Way)을 바꿔라

피의 제품이 기능식 청구항을 문언적으로 침해하려면 두 요건을 동시에 충족해야 한다.

  • [요건 1] 기능의 100% 동일성: 피의 제품의 기능이 청구항 기능과 단 1%라도 다르면 문언침해는 원천적으로 성립하지 않는다.
  • [요건 2] 구조의 실질적 동일성: 피의 제품의 구조가 명세서 대응 구조와 "비실질적인 차이(Insubstantial differences)"만을 지닌 균등 구조여야 한다.

구조적 균등성 판단에는 FWR 테스트의 축소 버전이 적용된다. 기능이 이미 100% 동일하므로 "기능(Function)" 요소는 자동 충족되고, "실질적으로 동일한 방식(Way)으로 작동하여 실질적으로 동일한 결과(Result)를 내는가"만 비교한다. (Caterpillar Inc. v. Deere & Co., 224 F.3d 1374, Fed. Cir. 2000)

실패 사례 vs. 성공 사례: Way의 차이가 승패를 가른다

❌ 실패 — Al-Site Corp. v. VSI International, Inc., 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999)

안경 걸이 루프 고정 수단: 명세서는 "리벳"과 "단추-구멍"을 개시. 피고는 접착제(glue)를 사용했다. 법원: 안경 분야에서 리벳 대신 글루를 쓰는 것은 잘 알려진 비실질적 대체 → 문언침해 인정. 교훈: 동일 기술 분야에서 자명하게 대체 가능한 구조로의 단순 교체는 회피에 실패한다.

✅ 성공 — Chiuminatta Concrete Concepts v. Cardinal Industries, 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998)

콘크리트 절삭 톱 특허: 명세서 대응 구조 = 스킬 플레이트(skid plate, 평평한 미끄럼판). 피고 Cardinal: 소형 고무 바퀴(small wheels) 사용. 법원 분석: 스킬 플레이트는 딱딱하고 평평하며 콘크리트 위를 마찰로 미끄러지고(skid), 바퀴는 둥글고 부드럽고 압축성이 있으며 회전하며 굴러간다(roll). 물리적 작동 방식(Way)과 콘크리트 표면에 미치는 충격이 완전히 다르다 → 구조적 균등물 NOT, 비침해 확정.

✅ 성공 — Valmont Industries, Inc. v. Reinke Manufacturing Co., 983 F.2d 1039 (Fed. Cir. 1993)

관개 장치 조절 수단: 명세서 = "각도 인코더 + 비교 제어 회로". 피고 Reinke: 땅에 구리 전기 케이블을 매설하고 이를 센서로 추적. 둘 다 전기 신호를 쓰지만, 각도를 기계적으로 연산하는 것과 매설된 선을 추적하는 것은 물리적 작동 원리(Way)가 하늘과 땅 차이 → 구조적 균등물 아님 → 비침해.

설계 원칙: 단순히 부품 개수를 바꾸거나 재료를 교체하는 것으로는 충분하지 않다. 기능을 수행하는 물리적 작동 원리(Way) 자체를 근본적으로 달리 설계해야 안전한 회피가 완성된다.

또한 법원은 기능식 청구항의 구조적 균등성을 따질 때 부품별 분해 비교(Component-by-component analysis)를 금지한다. 기능을 수행하는 "전체적인 결합 구조(Overall structure)"를 한 덩어리로 비교해야 한다. (Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp., 185 F.3d 1259, Fed. Cir. 1999)

4. Chiuminatta 원칙 — 절대 방패: §112(f)와 DOE의 중첩 적용 한계

여기서부터가 이 강좌의 핵심이다.

가령 우리 제품의 대체 구조가 상대방 명세서의 대응 구조와 달라서 1층 문언침해를 성공적으로 피해냈다고 하자. 그러면 특허권자는 마지막 수단으로 2층인 사법적 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)을 들고나와 "비실질적 차이"를 주장하며 끈질기게 침해를 주장할 것이다.

이때 회피설계자는 기능식 청구항에만 적용되는 강력한 방어 논리인 Chiuminatta 원칙을 꺼내야 한다.

Chiuminatta 원칙 (미국 특허 소송 최고의 방어 논리)

"피의 제품에 적용된 대체 기술이 '특허 출원 및 발행 당시'에 이미 세상에 널리 알려져 있었던 기존 기술(Pre-existing Technology)이었음에도 불구하고, 특허권자가 이를 명세서에 기재하지 않았고 §112(f)에 따른 문언적 균등물 분석에서도 '비균등(Non-equivalent)'하다고 이미 판정되었다면, 특허권자는 동일한 기술에 대해 사법적 균등론(DOE)을 중첩 적용하여 침해를 다툴 수 없다."

왜 Chiuminatta 원칙이 적용되는가? — 3가지 근거

[근거 1] 양 테스트의 밀접한 연관성: §112(f)와 DOE는 기원과 목적이 다르지만 차이의 비실질성(insubstantiality) 분석이 밀접하게 연관된다. §112(f) 비균등 판정은 DOE 분석에 직접적 영향을 미친다.

[근거 2] 시간적 기준의 차이와 선재기술의 함의: §112(f) 구조적 균등물은 특허 발행 당시에 존재했어야 하지만(Al-Site Corp. v. VSI Int'l., 174 F.3d 1308, Fed. Cir. 1999), DOE는 후발 기술(after-arising technology)에도 적용될 수 있다. 선재기술의 경우 이 차이가 없으므로 차단 효과가 발생한다.

[근거 3] Two Bites at the Apple 금지: 특허권자는 출원 당시 그 기술이 존재함을 알았으므로 얼마든지 명세서에 기재하여 권리를 청구할 수 있었다. 본인이 기재하지 않아 놓고 나중에 형평법적 도구(DOE)로 구제받으려는 "두 번의 기회"는 사법 정책상 허용되지 않는다. CAFC의 선언: "하나의 요소가 동일한 구조에 대해 '비균등'이면서 동시에 '균등'일 수는 없다."

Chiuminatta 원칙의 두 가지 예외 — 특허권자의 역공 포인트

회피설계자는 역으로 이 예외에 해당하지 않도록 주의해야 한다.

[예외 1] 후발 기술(After-Arising Technology): 피의 제품의 기술이 특허 발행 당시에 아직 존재하지 않았던 신기술이라면, 출원인이 명세서에 기재하는 것이 원천적으로 불가능했으므로 DOE 구제가 인정될 수 있다. 회피설계자가 최신 기술을 활용한 우회 구조를 개발할 경우, 해당 기술이 특허 발행 전에 이미 알려져 있었음을 입증하는 선행 자료(논문, 다른 특허, 기술 표준)를 반드시 확보해야 한다.

[예외 2] 기능적 균등(WMS Gaming 패턴): 피의 제품 구조가 대응 구조와 구조적으로 균등하지만, 청구항의 "동일한 기능"이 아닌 "실질적으로 유사한 기능"만 수행하여 문언 비침해가 된 경우, DOE가 중첩 적용될 수 있다. (WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, 184 F.3d 1339, Fed. Cir. 1999)

WMS Gaming 판례 해설 — §112(f)와 DOE의 교차점

디지털 슬롯머신 특허에서 "means for assigning a plurality of numbers" 청구항이 문제됐다. 특허는 "단일 숫자" 할당, WMS 머신은 "숫자들의 결합(combinations)" 할당으로 기능이 달랐다. 구조(마이크로프로세서 알고리즘)는 균등했으나 기능의 동일성이 깨져 §112(f) 문언침해를 피했고, 법원은 2층 DOE를 적용하여 최종 침해를 선언했다. Chiuminatta 원칙이 적용되지 않은 이유: Chiuminatta는 "구조 비균등 + 선재기술" 패턴에서 DOE를 차단하지만, WMS Gaming은 "구조 균등 + 기능 유사" 패턴이므로 별개의 분석이 적용된다.

침해 판단 의사결정 흐름도

패턴 기능 구조 기술 시기 결론
Chiuminatta 패턴 동일 비균등 선재기술 §112(f)·DOE 모두 차단
Al-Site 패턴 동일 균등 선재기술 1층 문언침해 성립
후발 기술 패턴 동일 비균등 후발기술 2층 DOE 가능
WMS Gaming 패턴 유사 균등 선재기술 2층 DOE 가능
Unidynamics 패턴 상이 균등 선재기술 1층·2층 모두 차단
GE v. Nintendo 패턴 상이 무관 무관 1층·2층 모두 차단

5. 출원경과 금반언(PHE)과 DOE — Festo 원칙

Chiuminatta 원칙에 더해, 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel, PHE)은 DOE를 차단하는 또 다른 방패다. 2002년 대법원 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.(535 U.S. 722) 판결의 핵심은 다음과 같다.

  • PHE는 선행기술 회피 보정뿐만 아니라 §112 요건 충족을 위한 모든 협소화 보정에서 발생한다.
  • 단, PHE는 완전 차단(absolute bar)이 아닌 추정적 포기(Presumption of Surrender)로 작동한다. 특허권자가 번복하지 않으면 DOE 주장 차단.
  • 특허권자는 ①예측 불가능한 균등물, ②접선적 관계, ③기타 합리적 사유의 3가지 예외로 추정을 번복할 수 있다.

회피설계자에게 실무적 함의는 명료하다. 상대방 특허의 파일 히스토리(File History)를 전수 검토하여 §112 보정이나 기능 범위 축소 발언이 있다면, Chiuminatta 원칙에 더해 PHE로도 DOE를 추가 차단할 수 있다. 이중 방어선이 완성된다.

6. 소프트웨어·AI MPF 청구항 — Aristocrat의 알고리즘 개시 필수 원칙

현대 특허 분쟁에서 소프트웨어·AI 기능식 청구항은 별도의 전선을 형성한다. CAFC는 WMS Gaming → Aristocrat → Net MoneyIN의 판결 연속을 통해 엄격한 기준을 확립했다.

Aristocrat 원칙 (Aristocrat Technologies v. IGT, 521 F.3d 1328, Fed. Cir. 2008)

"소프트웨어 기능식 청구항에서 범용 컴퓨터를 대응 구조로 개시한 경우, 명세서는 반드시 범용 컴퓨터를 특수 목적 컴퓨터로 변환하는 알고리즘을 개시해야 한다. 이것이 되지 않은 경우 §112(b) 불명확성으로 무효."

허용되는 개시 형태: 순서도(Flowchart), 의사코드(Pseudocode), 수학 공식, 단계별 기능 서술.

불충분한 개시: "appropriate programming", 블랙박스 개요도만, 범용 컴퓨터/마이크로프로세서만, 외부 논문 제목 인용만.

Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc.(545 F.3d 1359, Fed. Cir. 2008)는 한 걸음 더 나아갔다. "은행 컴퓨터(bank computer)"는 §112(f) 맥락에서 충분한 구조가 아니다. 범용 컴퓨터는 완전히 다른 방식으로 매우 다양한 태스크를 수행할 수 있으므로, 단순 컴퓨터 개시는 기능을 수행하는 대응 구조 한정 요건을 충족하지 못한다.

Williamson과 Aristocrat을 결합하면 AI/ML 청구항의 위험이 한층 뚜렷해진다. "module for predicting [X] using AI"는 ①"module"이 Nonce Word로 §112(f) 발동(Williamson)되고, ②AI 알고리즘이 구체적으로 개시되지 않으면 불명확성 무효(Aristocrat)다. 이 이중 공격은 AI 특허의 아킬레스건이다.

7. 실무 체크리스트 — 경쟁사 특허 무력화 11단계

  • 1 MPF 추정 포착: "means for"·Nonce Word(module/unit/system 등) + 기능 기재 확인 → §112(f) 적용 확정.
  • 2 Williamson 3-Prong 분석: (A) nonce word/means? (B) 기능 기재? (C) 충분 구조 결여? → ALL YES → §112(f) 강제 발동.
  • 3 What Is vs. Does: 기재된 구조가 기능만 특정(what it does)인지 구조 자체 특정(what it is)인지 구별 → Laitram, Rodime.
  • 4 기능 획정: 청구항 문언의 기능을 엄격히 한계 짓고, 명세서 유리 실시예로의 확장 시도 차단.
  • 5 대응 구조 추출: 명세서·도면에서 기능 직접 수행하는 최소 단위 물리 구조를 발췌·표화.
  • 6 B. Braun Link 검증: 도면만 나오고 텍스트에 기능-구조 연결 없는 부품 → 대응 구조 탈락 → 비침해 근거 확보.
  • 7 출원경과 전수 검토: §112 보정·진술로 기능 범위 축소·구조 범위 제한 발언 확인 → PHE(Festo) 적용 기반 확보.
  • 8 SW 알고리즘 무효화: 소프트웨어 MPF: 알고리즘 미개시 → Aristocrat 원칙으로 §112(b) 불명확성 무효 공격.
  • 9 AI/ML 특수 무효화: AI 청구항: 모델 아키텍처+학습법+추론법 미개시 → Aristocrat 확장 적용 무효화.
  • 10 Chiuminatta 방패 구축: 자사 우회 구조 = 특허 발행 당시 선재기술 입증 자료(논문·특허·표준) 확보 → DOE 원천 차단.
  • 11 PHE 분석: 파일 히스토리에서 협소화 보정 확인 → 포기 영역 분석 → Festo로 DOE 추가 차단 → 이중 방어선 완성.

8. 자사 출원 체크리스트 — 9가지 방어 장치

  • 1 Nonce Word 회피: module/system/unit 등 Williamson 위험 용어 최소화. 불가피 시 구체적 구조 특정 언어 병기.
  • 2 MPF 의도 결정: 의도 없으면 means/step for 사용 금지. 구체적 구조를 청구항에 직접 기재.
  • 3 What It Is 기재: 청구항 구조 기재가 기능 한정(what it does)에 그치지 않고 구조 자체 특정(what it is)인지 확인.
  • 4 대응 구조 총동원: 모든 실시예(기계적·전기적·SW 대안 구조) 명세서+도면에 남김없이 기재.
  • 5 B. Braun Link 기재: "[A] 부품은 청구항 [N]항의 [B] 기능을 직접 수행하기 위한 구조이다"라는 명시적 텍스트 연결.
  • 6 알고리즘 완전 개시: SW/AI MPF: 순서도·의사코드·수학공식 수준 알고리즘 필수 개시. "appropriate programming" 절대 금지.
  • 7 AI/ML 완전 개시: 모델 아키텍처(레이어 구조) + 학습 방법(손실함수·옵티마이저) + 추론 절차를 단계별로 기재.
  • 8 출원경과 관리: 불필요한 §112 보정 최소화. 협소화 불가피 시 포기 의도 없음 명시적 기재 → Festo 예외 보존.
  • 9 한미 전략 차별화: 미국: 대응 구조 총동원 필수. 한국: §42(4)(2) 기능 표현 명확성 중심. 각국 법리에 맞춘 전략 설계.

마치며 — 기능식 청구항은 미로가 아니라 함정이다

"기능식 청구항의 문언은 바다처럼 넓어 보이지만, 그 실질(대응 구조)은 명세서라는 웅덩이에 갇혀 있습니다. 웅덩이 속에 특허권자가 빠뜨린 연결고리(Linkage)와 알고리즘(Algorithm)의 결함을 찾아내는 순간, 수십억짜리 특허 장벽은 모래성처럼 무너집니다. 그리고 Chiuminatta 원칙이라는 방패를 들어 DOE의 두 번째 공격마저 차단할 때, 비로소 회피설계는 완성됩니다."

Williamson은 Nonce Word라는 새로운 전선을 열었고, Festo는 DOE에 두 겹의 방패를 씌웠으며, Aristocrat은 소프트웨어 특허를 알고리즘의 감옥에 가두었다. 그리고 한국법은 이 모든 자동 제한 메커니즘 없이 기능 표현을 있는 그대로 넓게 읽는다. 이 네 가지 법리의 교차점을 꿰뚫는 자가 기능식 청구항 전쟁의 진정한 승자다.

기능식 청구항은 미로가 아니라 함정이다. 법리를 알면 빠져나오는 출구도 보이고, 나아가 상대를 그 함정에 빠뜨리는 방법도 보인다.

관련 해설 영상

[유튜브] 제16장. 기능식 청구항(MPF)의 해석과 회피설계