발명자 의무와 서명절차
이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.
1장. 발명을 법적으로 특정하는 것은 청구항이다
1.1 흔한 오해
발명자들은 종종 자신이 "발명했다고 생각하는 것"과 "출원서에 법적으로 기재된 것"이 같다고 착각합니다. 그러나 미국 실무상 발명은 명세서 본문이나 도면이 아니라 청구항(claim)에 의해 법적으로 특정됩니다.
- 명세서에는 기재되어 있으나 청구항에는 기재되지 않은 발명은, 법적으로는 "출원된 발명"이 아닙니다.
- 발명자가 머릿속에 그리는 발명과 청구항에 기재된 발명(claimed invention)이 다르다면, 반드시 청구항을 다시 써야 합니다.
1.2 발명자는 반드시 영문 청구항을 읽어야 한다
발명자가 도면만 훑어보고 명세서 본문이나 청구항을 전혀 읽지 않은 채 선언서(declaration)에 서명하는 경우가 있습니다. 이는 명백한 선언 위반입니다. 청구항을 읽지 않고 "내가 이 발명의 발명자다"라고 선언하는 것은 논리적으로 불가능하기 때문입니다.
"영문 청구항은 특허전문가가 작성한 것이고, 나는 그저 서명만 했을 뿐"이라는 항변은 어떤 구제도 되지 않습니다. 미국 출원서류에 서명하는 것은 가벼운 행위가 아니며, 한국의 인감도장 날인에 준하는 무게를 가진다는 인식이 필요합니다.
2장. 발명자 선언서(Inventor's Declaration)의 구조
미국출원 시 모든 발명자는 선언서에서 다음과 같은 취지의 사항을 선언해야 합니다 (구체적 문언·요건은 37 C.F.R. 1.63 등 관련 규정의 최신 개정을 확인해야 합니다).
| 선언 항목 | 의미 |
|---|---|
| (1) 원발명자·최초발명자·유일발명자 확인 | 첨부된 명세서에 기재되고 청구된 발명의 발명자임을 확인 |
| (2) 공지·공용 여부 부지 확인 | 해당 발명이 이미 공지·공용되었다고 알거나 믿지 않음을 선언 |
| (3) 정보개시의무 인지 | 심사에 중요한 정보를 개시할 의무가 있음을 인지 |
| (4) 해외 중복출원 부재 확인 | 미국 외 국가에 동일 발명에 대해 출원한 바가 없음(있다면 별도 목록화) |
| (5)-(6) 진실성 선언 | 지식에 근거한 진술 및 정보와 신념에 근거한 진술이 모두 진실임을 선언 |
| (7)-(8) 허위진술의 처벌 및 특허 유효성 위험 인지 | 고의적 허위진술이 형사처벌 대상이며 특허의 유효성을 위태롭게 할 수 있음을 인지 |
2.1 각 항목의 실무적 함의
항목 (1) — 청구항 확인 의무: 청구항에 기재된 발명이 곧 "이 발명(this invention)"입니다. 발명자가 청구항을 읽지 않고 서명하면 이 항목 자체를 위반하게 됩니다.
항목 (2) — 청구항의 광협과 공지기술 검토: 청구항이 넓을수록 발명자가 알고 있는 선행기술 중 그 넓은 범위에 포함되는 것이 없는지 주의 깊게 검토해야 합니다. 선행기술을 포함할 정도로 넓은 청구항이 기재되어 있다면 좁게 다시 써야 합니다.
항목 (3) — 정보개시의무(Duty to Disclose): 특허문헌이든 일반 기술문헌이든, 출원 심사에 중요하다고 판단되는 자료는 심사관에게 제출해야 할 의무가 있습니다. 이는 한 번 선언서에 서명한 이상 "몰랐다"는 항변을 허용하지 않습니다.
항목 (4) — 해외 중복출원 신고: 한국을 포함한 미국 외 국가에 동일 발명에 대해 출원한 이력이 있다면 반드시 목록화하여 신고해야 합니다. 한국 청구항과 영문 청구항의 실질적 내용이 다르면 특히 주의해야 하며, 1년 이내 여부와 관계없이 모두 열거해야 합니다.
2.2 위반 시 위험
이러한 선언에 위반하는 경우, 최악의 경우 특허가 무효로 될 수 있습니다. 이는 어디까지나 가능성의 문제이지만, 항목 (7)의 선언 자체가 이를 명확히 하고 있습니다. 무효 가능성을 최소화하려면 발명자는 반드시 영문 청구항을 읽어야 합니다.
3장. 서명 절차와 서류 불가변 원칙
3.1 서명 전 확인 의무
발명자는 서명 전에 출원서류에 무엇이 기재되어 있는지 신중히 확인할 의무가 있습니다. 모든 기재내용이 진실이라고 인정된 때 비로소 선언서에 서명해야 하며, 내용을 확인하지 않은 "맹목적 서명(blind signing)"은 절대 금지됩니다.
3.2 서명 후에는 서류를 수정할 수 없다는 원칙
한 번 선언서에 서명하면, 그 이후 명세서 및 선언서의 수정은 원칙적으로 허용되지 않습니다.
- 서명 후 누군가(한국측 담당자 또는 미국 대리인)가 서류 내용을 임의로 수정하면, 그 출원서류는 파기(stricken) 처리될 위험이 있습니다.
- 이는 미국 대리인에게도 동일하게 적용되는 원칙입니다. 발명자가 서명한 그대로의 형태로 출원서류가 USPTO에 제출되어야 합니다.
3.3 "첨부된 명세서" 요건
선언서에 서명할 때는 명세서가 선언서에 첨부된 상태여야 합니다. 명세서와 선언서가 분리된 상태에서는 절대 서명해서는 안 되며, 먼저 선언서에 서명한 뒤 나중에 명세서를 결합하는 방식도 허용되지 않습니다. 즉 서명 대상이 되는 완전한 출원서류(complete application)가 먼저 구성된 뒤에 서명이 이루어져야 합니다.
3.4 서명 후 수정이 필요한 경우의 절차
만약 서명 후 명세서에 수정이 필요한 부분이 발견되었다면, 다음 절차를 따라야 합니다.
- 기존 서류 전체를 폐기
- 수정된 명세서를 포함한 전체 서류를 새로 작성
- 새로운 선언서를 작성하고 (명세서만 수정되고 선언서 자체에는 수정할 곳이 없더라도, 선언서는 반드시 새로 작성)
- 전체 서류를 완전한 형태로 다시 결합한 뒤 발명자가 다시 서명
이 절차는 번거롭지만 반드시 지켜야 합니다. 서명 후 가감·정정이 이루어진 사실이 소송 과정에서 밝혀지면 해당 특허가 무효로 될 가능성이 커집니다.
3.5 국내(한국)측 실무 시사점
한국측 담당자가 유의해야 할 점은, 이 원칙이 한국의 일반적인 사내 결재문화와 상당히 다르다는 것입니다. 한국에서는 서명 후에도 담당자 재량으로 오탈자 등을 수정하는 경우가 흔하지만, 미국 실무에서는 이것이 절대 허용되지 않는다는 점을 발명자와 사내 결재라인에 명확히 안내해야 합니다.
4장. 서명 관리 체크리스트
① 서명 전 확인사항
- 발명자에게 영문 청구항 전문을 전달했는가?
- 발명자가 청구항 각 구성요소와 자신이 아는 선행기술을 대조 검토했는가?
- 명세서와 청구항이 발명자가 실제로 인식하는 발명과 일치하는지 확인했는가?
- 정보개시의무 대상이 되는 자료(관련 논문, 유사 제품, 발표자료 등)를 모두 취합했는가?
- 미국 외 국가(한국 포함)의 관련 출원 목록을 빠짐없이 정리했는가?
- 선언서와 명세서가 하나의 완전한 서류로 결합되어 있는가?
② 서명 시 확인사항
- 발명자 본인이 직접 서명하는가 (대리서명 금지)?
- 서명과 날짜 외에 다른 부분에 임의로 가필·수정하지 않았는가?
③ 서명 후 확인사항
- 서명된 서류를 수정 없이 그대로 미국 대리인에게 전달했는가?
- 만약 수정이 필요하다면, 전체 서류를 재작성하고 선언서를 새로 받는 절차를 밟았는가?
- 서명 이력과 버전 관리를 기록해 두었는가 (추후 소송 대응을 위한 문서관리)?
이 편의 핵심 요약
- 발명은 명세서나 도면이 아니라 청구항에 의해 법적으로 특정되므로, 발명자는 반드시 영문 청구항을 직접 읽고 서명해야 한다.
- 발명자 선언서는 발명자성 확인, 공지기술 부지, 정보개시의무 인지, 해외 중복출원 신고, 진실성 선언 등을 포함하며, 각 항목의 위반은 최악의 경우 특허 무효로 이어질 수 있다.
- 서명 전에는 반드시 서류 내용을 확인해야 하며 맹목적 서명은 금지된다.
- 서명 후에는 어떠한 수정도 허용되지 않으며, 수정이 필요하면 전체 서류를 재작성하고 새 선언서로 다시 서명해야 한다.
- 이는 한국의 사내 결재문화와 크게 다르므로, 담당자는 이 원칙을 발명자와 결재라인에 명확히 사전 안내해야 한다.
다음 편에서는 명세서 9유형 분류와 기업전략 연계, 특허평가(Patent Assessment) 개념을 다룹니다.
