이 글은 Designing Around Valid U.S. Patents(Patent Resources Group, 2005)에 수록된 John P. Pinkerton의 「Legal Limits on the Doctrine of Equivalents」(제5장)을 바탕으로, 사내 변호사·특허팀·R&D 엔지니어를 위해 재구성한 심층 해설 강의입니다. 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)은 형식적인 설계 변경으로 특허를 우회하는 행위를 차단하는 강력한 무기이지만, 법원은 그 무기가 무제한으로 휘둘러지지 않도록 다수의 사법적 제한 장치를 설계해왔습니다. 이 강의에서는 그 제한 법리를 5개 모듈로 체계화하여, 각 법리의 요건·판례·실무적 함의를 집중 해설합니다.

서론: 균등론은 살아있지만, 무제한이 아니다

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.(U.S. 1997) 이후 균등론이 여전히 살아있는 법리임은 재확인되었습니다. 그러나 그것이 무제한의 원칙이라는 의미는 결코 아닙니다. 전통적으로 균등론의 적용은 두 가지 축에 의해 제한되어 왔습니다. 하나는 선행기술(Prior Art)이 설정한 경계이고, 다른 하나는 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)입니다. 그러나 Warner-Jenkinson 전후로 연방순회항소법원(Federal Circuit, CAFC)은 추가적인 사법적 제한을 잇달아 선언하며 균등론의 작동 반경을 더욱 압축했습니다.

K-2 Corp. v. Salomon S.A. 판결은 이 제한들을 관통하는 두 가지 근본 원리(animating concepts)를 정식화했습니다.

첫째, 균등론은 제한된 법리다. 둘째, 특허권자는 균등론을 이용하여 스스로 포기한 사항을 다시 회복할 수 없다.

첫 번째 원리는 객관적 제한입니다. 특허권자의 행동과 무관하게, 법질서 자체가 균등론으로 포괄할 수 없는 영역(선행기술, 특허받을 수 없었던 사항, 청구항 요소의 소멸을 초래하는 확장 등)을 설정합니다. 두 번째 원리는 귀책 제한입니다. 특허권자가 심사 중 보정이나 주장으로 어떤 범위를 스스로 포기했거나, 명세서에 공개하고서도 청구하지 않은 경우가 여기에 해당합니다.

아래에서는 이 두 원리가 구현되는 5개의 구체적 제한 법리를 차례로 검토합니다.

Module 1
선행기술 장벽: 가상 청구항 분석(Hypothetical Claim Analysis)

선행기술 실시 항변과 그 한계

피고가 "우리는 단지 선행기술을 실시했을 뿐이다(practicing the prior art)"라고 항변할 때, 이는 독립적인 비침해 근거라기보다 균등 범위의 선행기술 제한 원칙을 원용하는 것입니다. "청구항의 제한에 부여되는 등가범위는 선행기술에 속하는 대상을 포함할 정도로 넓어질 수 없다" —이것은 확립된 원칙입니다. 특허청에서 적법하게 허여받을 수 없었던 범위를 침해소송에서 균등론이라는 우회로로 확보하려는 것은 허용되지 않습니다.

Wilson 가상 청구항 분석의 탄생

Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates (Fed. Cir. 1990)

원고 Wilson의 골프공 특허 청구항은 대원(Great Circle) 6개, 부삼각형 80개 구조에서 "교차 딤플 수 = 0개"를 한정했습니다. 피고 Dunlop 골프공은 딤플 60개가 대원과 0.0040~0.0087인치 범위로 교차하여 문언 침해를 피했습니다.

Rich 판사는 가상 청구항(Hypothetical Claim) 분석을 도입했습니다. 피고 제품을 문언상 포괄하는 가상 청구항("교차 딤플 0~60개, 교차 깊이 0~0.0087인치")을 구성한 뒤, Uniroyal 선행기술(교차 딤플 30개 이상, 교차 깊이 0.012~0.015인치)과 대비하여 그 가상 청구항이 특허받을 수 있었는지를 묻습니다. 선행기술에 비추어 자명하다면 그 등가범위는 차단됩니다.

가상 청구항 분석의 절차는 7단계입니다. ①실제 청구항 확인 → ②피고 제품과 다른 요소 특정 → ③그 요소를 필요한 범위만큼만 확대 → ④가상 청구항 완성 → ⑤선행기술과 대비 → ⑥신규성·비자명성 판단 → ⑦특허불가이면 등가범위 부정. 중요한 것은 피고 제품을 포함하는 데 필요한 만큼만 확대해야 하며, 선행기술을 회피하기 위해 다른 요소를 임의로 좁혀서는 안 된다는 점입니다.

비대칭 보정 금지: Streamfeeder 원칙

Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Systems, Inc. (Fed. Cir. 2000)

특허권자가 피고 제품을 포함하도록 특정 요소(마찰계수 → 마찰력)를 넓히면서, 동시에 선행기술을 회피하기 위해 다른 요소(게이트 형상)를 피고 제품의 구체적 특징으로 좁혔습니다. 법원은 이를 "체리피킹식 사후 재작성"으로 규정하며 금지했습니다.

원칙: 가상 청구항에서 특정 요소를 넓히면서(Broadening) 다른 요소를 좁히는(Narrowing) 비대칭 수정은 허용되지 않는다. 또한 복수의 선행기술 문헌을 결합한 자명성(Obviousness) 분석도 가상 청구항의 특허성을 무너뜨리는 데 활용할 수 있습니다.

선행 공용(Prior Public Use)과 입증책임: Ultra-Tex 원칙

Ultra-Tex Surfaces Inc. v. Hill Brothers Chemical Co. (Fed. Cir. 2000)

피고가 임계일(Critical Date) 이전에 Multicoat Corporation이 폴리에틸렌 코팅 종이 템플릿을 공개적으로 상업 시공했다는 증거를 제출했습니다. 법원은 입증책임 분배를 명확히 했습니다.

생산책임(Burden of Production): 피고가 선행 공용의 상당한 증거를 제시하면 충족.
설득책임(Burden of Persuasion): 가상 청구항이 선행기술에 비추어 특허받을 수 있었음을 입증할 최종 책임은 특허권자에게 있음.

실무 포인트 — M1 R&D 단계에서 특허공보·논문뿐 아니라 업계의 선행 상업적 실시 관행까지 조사하십시오. 피고가 제품을 설계할 때, 특허권자가 주장하는 등가범위를 문언으로 표현한 "가상 청구항"이 선행기술에 의해 특허받을 수 없는 범위임을 미리 확인하면 소송에서 가장 강력한 방어 논리가 됩니다.

Module 2
명시적 배제 법리(Specific Exclusion): 청구항이 선택한 구조의 반대면

별도 구성 요건과 일체형 통합의 한계: Dolly 판결

Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies (Fed. Cir. 1994)

원고 Dolly의 특허 청구항 16은 유아용 의자를 (a) 좌석 패널, (b) 등받이 패널, (c) 수평 홈이 형성된 측면 패널 2개, (d) 측면·좌석·등받이와 함께 신체를 지지하는 별도의 안정적 강성 프레임으로 구성하도록 청구했습니다. 바람직한 실시예는 3개의 타이로드(Tie Rod)가 측면 패널을 연결하여 프레임을 형성했습니다.

피고 Evenflo는 타이로드 없이, 좌석과 등받이 패널에 형성된 탭(Tab)이 측면 패널의 디텐트(Detent)에 잠기는 일체형 통합 구조를 사용했습니다. 기능(측면 패널 연결)과 결과(강성 의자)는 동일했지만, 방식(Way)이 달랐습니다.

법원: "등가의 개념은 청구항의 범위에서 구체적으로 배제된 구조를 포괄할 수 없다." 좌석·등받이와 구별되는 별도 프레임을 요구하는 청구항은, 바로 그 선택에 의해 좌석·등받이 자체가 프레임을 형성하는 구조를 배제했습니다. 피고 Evenflo의 설계는 형식적 변경이 아닌 적법한 설계회피(Design-Around)로 인정되었습니다.

Dolly는 중요한 구별을 제시합니다. 단순 치환(Substitution)이란 별도 프레임이라는 구성요소 관계를 유지하면서 소재나 형상만 바꾸는 것입니다. 반면 구조적 재편 (Structural Reconfiguration)은 별도 프레임이라는 요소 자체를 제거하고 다른 원리로 기능을 통합하는 것입니다. 등가론은 전자를 포착할 수 있지만 후자에는 원칙적으로 미치지 못합니다.

수치 개수 한정과 중간값 결여: Athletic Alternatives 판결

Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing, Inc. (Fed. Cir. 1996)

문제의 청구항은 테니스 라켓에서 스트링 끝 오프셋 거리가 "최소거리와 최대거리 사이에서 변화한다(varies between minimum and maximum)"고 한정했습니다. 법원은 "변화한다"는 표현이 최소값, 최대값, 그리고 적어도 하나의 중간값이라는 최소 3개 거리값을 요구한다고 해석했습니다.

피고 Prince의 Vortex 라켓은 모서리 2mm와 측면 4.5mm라는 단 두 개의 값만 사용했습니다. 중간값이 완전히 부재했기 때문에, 두 개의 오프셋 거리만 가진 시스템은 청구항 범위에서 구체적으로 배제된 구조에 해당한다고 판단되었습니다. 결론: 중간값 요소는 두 거리 구조에서 등가물을 가질 수 없습니다.

화학 공정에서의 명시적 배제: Eastman Kodak 판결

Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber(Fed. Cir. 1997)에서 코닥의 청구항은 PET 과립 결정화 공정에서 불활성 가스 분위기(Inert Gas Atmosphere)를 명시했습니다. 명세서는 산소 10 ppm·수분 250 ppm 미만의 극도로 엄격한 환경을 요구했습니다. 피고 굿이어가 사용한 가열 공기에는 산소 170,000 ppm, 수분 40,000 ppm이 포함되어 있었습니다. 청구항이 불활성 가스를 선택한 순간, 반응성 공기는 청구항 범위에서 명시적으로 배제되었습니다. 기능이 비슷하다는 사실만으로는 수만 배의 성분 차이를 극복하지 못합니다.

실무 포인트 — M2 청구항에 "별도의(Separate)", "구별되는(Distinct)"이라는 수식어, 또는 "최소·중간·최대"와 같은 다단계 수치 구조가 보이면, 그 구성요소를 단일 패널에 일체 성형하거나 중간 단계를 삭제하는 구조로 설계하십시오. 이것이 Dolly와 Athletic Alternatives 법리를 활용한 핵심 회피 공식입니다.

Module 3
요소 소멸 금지(Vitiation): 정반대 속성과 청구항 문언의 훼손

속이 빈 섬유와 속이 찬 섬유의 충돌: Hoganas 판결

Hoganas AB v. Dresser Industries (Fed. Cir. 1993)

Hoganas의 청구항은 가스 흐름을 통해 분말을 운반하는 속이 빈(Hollow) 섬유를 요구했습니다. 명세서는 속이 빈 구조가 더 많은 가스와 분말을 수용하고 균일한 흐름을 만든다는 이점을 강조했습니다. 피고 제품은 속이 꽉 찬(Solid) 섬유를 사용했습니다.

법원: 속이 찬 섬유를 속이 빈 섬유의 등가물이라고 인정하는 것은 "hollow"(속이 빈)라는 제한의 평범하고 명확한 의미를 사실상 제거(eviscerate)합니다. 이는 "정반대(Opposite) 구성"에 해당하여 등가론의 적용이 차단됩니다.

예견 가능한 변형과 작성자 위험 부담: Sage Products 판결

Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.(Fed. Cir. 1997)는 훨씬 더 강력한 원칙을 제시합니다. 특허 출원 당시에 예견 가능했던(Foreseeable) 대안을 명세서에 기재하지도, 청구항에 포함하지도 않은 경우, 특허권자는 소송에서 그 예견 가능한 영역을 균등론으로 확보할 수 없습니다.

"청구항 작성자는 자신이 알고 있었거나 예견할 수 있었던 변형까지 청구항에 포함하여야 하며, 그렇게 하지 않은 위험(risk)은 특허권자가 부담한다."

잠금 위치 변경과 종류·정도의 구별: Ethicon 판결

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp.(Fed. Cir. 1997)는 등가의 차이가 종류의 차이(Difference in Kind)인지 정도의 차이(Difference in Degree)인지를 구별하는 중요한 기준을 제시합니다. 수술용 스테이플러의 잠금 위치가 청구항에서 선택한 위치와 정반대의 위치에 있다면, 이는 단순한 정도의 차이가 아니라 종류의 차이로서 요소를 소멸시킵니다.

실무 포인트 — M3 청구항이 "속이 빈(Hollow)", "개방형(Open)", "비접촉식(Non-contact)", "정상 닫힘(Normally Closed)" 등 특정 상태를 명시하는 경우, 그 정반대 상태(Solid / Closed / Contact / Normally Open)의 제품을 설계하면 요소 소멸 법리로 등가 주장을 법률문제(Question of Law)로 차단할 수 있습니다.

Module 4
역할 및 장점의 결여(Missing Role or Advantage)

백업 기능의 소멸: Vehicular Technologies 판결

Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc. (Fed. Cir. 1999)

Vehicular의 특허 청구항은 동심으로 배치된 한 쌍의 코일 스프링을 사용하는 액슬 록킹 메커니즘을 청구했습니다. 명세서는 이 동심 스프링이 ①정상 작동 시 잠금력을 제공하고, ②외부 스프링이 파손되어도 내부 스프링이 백업(Backup) 기능을 수행하며, ③두 스프링이 서로 정렬(Alignment)을 유지한다는 세 가지 역할을 명시했습니다.

피고 Titan의 스프링 구성은 기본적인 잠금력은 제공했지만, 백업 기능과 정렬 유지 기능이 결여되어 있었습니다. 법원은, 교환가능성(Interchangeability)이 있더라도 청구요소가 수행하는 핵심적 추가 역할을 피고 구성이 실질적으로 수행하지 못하면 균등물이 될 수 없다고 판시했습니다.

기능의 우발성 vs. 핵심성: Toro 판결

Toro Co. v. White Consolidated Industries, Inc.(Fed. Cir. 1999)에서 청구된 링(Ring) 구성요소는 이음매 없는 고리로 강한 밀봉을 제공하는 역할을 했습니다. 법원은 피고 구성이 수행하는 역할이 명세서에 기재된 청구요소의 핵심 역할과 실질적으로 다름을 확인했습니다. 단, 명세서에 언급된 모든 장점이 반드시 청구요소의 필수 역할이 되는 것은 아닙니다. 그 장점이 단순한 부수적 효과인지, 아니면 발명의 본질적 기술 과제를 해결하는 핵심 역할인지를 구별해야 합니다.

실무 포인트 — M4 공격받는 청구요소에 대해 기능-방식-결과(Function-Way-Result) 분석을 수행하되, 기능을 협소하게 정의하여 피고 구성이 수행하지 못하는 핵심 역할이 드러나도록 구성하십시오. 명세서가 특정 역할을 "임계적(Critical)", "필수적(Essential)"이라고 강조한 경우, 그 역할이 피고 구성에 실질적으로 결여되어 있음을 입증하면 균등 주장을 봉쇄할 수 있습니다.

Module 5
공중 전용 원칙(Public Dedication Doctrine): 개시했지만 청구하지 않은 대안의 운명

이 모듈은 K-2가 정식화한 두 번째 원리—"포기한 사항은 균등론으로 회복할 수 없다"—의 독특한 하위 유형입니다. 출원경과상 보정이나 주장이 아니라, 명세서에는 대안을 구체적으로 기재하면서도 청구항에는 기입하지 않은 행위 자체가 포기(Dedication)로 평가됩니다.

신발 탭 봉제 대안의 공중 헌납: Maxwell 판결

Maxwell v. J. Baker, Inc. (Fed. Cir. 1996)

Maxwell의 청구항은 신발 한 쌍을 묶는 체결 탭을 "안창(Inner Sole)과 겉창(Outer Sole) 사이에 고정"하도록 명시했습니다. 그러나 명세서는 "대안으로, 탭을 신발 안감 솔기(Lining Seam)에 직접 봉제할 수도 있다"고 기재했습니다. 피고 J. Baker는 명세서의 미청구 대안인 솔기 봉제 구조를 사용했습니다.

법원: "특허출원에서 개시되었지만 청구되지 않은 대상은 공중에게 헌납된다." 특허권자는 좁게 청구하여 신속히 심사를 통과한 뒤, 소송에서 명세서의 미청구 대안을 균등론으로 포섭하려는 전략을 쓸 수 없습니다.

충돌과 해소: YBM Magnex 대 전원합의체

YBM Magnex Inc. v. International Trade Commission(Fed. Cir. 1998)에서 Newman 판사는 Maxwell의 절대적 규칙을 완화하여 "사안별 기술적 유사성을 검토해야 한다"고 판시했습니다. 이로써 Maxwell과의 충돌이 발생했고, 법원은 이를 정리할 전원합의체를 소집했습니다.

알루미늄 vs. 강철: 전원합의체의 최종 법리 확립

Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc. (Fed. Cir. 2002, en banc 12-1)

원고 J&J의 청구항은 인쇄회로기판 적층을 위해 알루미늄 기판에 구리 박판을 부착할 것을 청구했습니다. 명세서에는 "강철(Steel) 기판을 쓸 수도 있다"는 대안 기재가 있었지만, 청구항에는 기입되지 않았습니다. 피고 RES는 강철 기판을 사용했습니다.

전원합의체(12 대 1)의 판단:

  1. YBM Magnex를 공식 폐기하고 Maxwell을 지지합니다.
  2. 일률적 규칙(Per Se Rule): 명세서에 개시되었으나 청구되지 않은 대상은, 사안별 사정을 고려하지 않고 일률적으로 공중에 헌납된 것으로 봅니다.
  3. 특허권자의 적법한 구제 수단은 균등론이 아니라 재발행출원(Reissue, §251) 또는 계속·분할출원(Continuation/Divisional, §120)입니다.

이 판결은 "대체 시스템 vs. 대체 재료"라는 구별을 두지 않습니다. 어떤 종류의 대체 기술 요소이든, 명세서에 구체적으로 개시되어 있고 청구항에 없다면 공중 전용의 일률적 차단 규칙이 적용됩니다.

실무 포인트 — M5: 공중 전용 원칙 5대 검증 필터 경쟁사 특허 명세서에서 미청구 대안을 발굴하여 자사 제품에 적용할 때는 다음을 확인하십시오. ①명세서 본문 또는 도면에 해당 대안 기술이 통상의 기술자(POSITA)에게 명백하게 개시되어 있는가? ②모든 독립·종속 청구항에서 해당 대안이 완전히 누락되어 있는가? ③특허권자가 재발행출원 또는 계속출원으로 그 대안을 청구범위에 포함시킨 이력이 없는가? ④심사 회피를 위해 의도적으로 청구하지 않았다는 정황이 포착되는가? ⑤전원합의체 판결의 일률적 규칙이 배제할 다른 법적 예외사유가 없는가? 다섯 항목이 모두 충족된다면, 해당 우회 설계는 균등 침해 주장으로부터 영구적으로 보호됩니다.

종합: 균등론의 3대 경계와 피고의 순차적 방어 전략

K-2 판결이 정립한 등가론의 세 가지 경계는 다음과 같습니다.

  1. 선행기술(Prior Art)이 설정한 경계: 특허청에서 적법하게 허여받을 수 없었던 범위는 소송에서도 얻을 수 없다.
  2. 청구항 자체가 설정한 경계: 각 청구항 요소는 권리범위를 정의하며, 등가론으로 요소를 제거하거나 명시적으로 배제된 구조를 포섭할 수 없다.
  3. 포기된 사항이 설정한 경계: 출원경과상 포기, 또는 명세서 개시 후 미청구로 인한 공중 헌납.

침해소송에서 피고는 이 경계를 다음의 순차적 방어 논리로 구성할 수 있습니다.

  1. 문언 불충족(No Literal Infringement)
  2. 기술적 비등가(No Technical Equivalence) — 기능·방식·결과 분석
  3. 요소 제거(Vitiation) — 청구항 요소를 사실상 삭제하는 확장
  4. 명시적 배제(Specific Exclusion) — 청구항이 선택한 구조와 양립 불가능
  5. 선행기술 차단(Prior Art Bar) — 가상 청구항이 특허받을 수 없음
  6. 출원경과 금반언(PHE) — 심사 중 포기된 사항
  7. 공중 전용(Public Dedication) — 명세서에 개시했지만 미청구된 대안

특허제도는 합법적인 설계회피(Design-Around)를 허용하고 장려합니다. 경쟁자는 청구항을 읽고 무엇이 특허권 안에 있으며 무엇이 자유롭게 이용 가능한 영역인지를 판단할 수 있어야 합니다. 청구항의 공시 기능(Notice Function)을 신뢰한 공중의 합법적인 회피 노력이 소송 단계의 균등론에 의해 무너지는 것, 그것이 바로 법원이 이 5가지 제한 법리를 통해 막고자 하는 것입니다.

균등론은 폐지된 것이 아닙니다. 다만 선행기술·청구항 문언·포기된 사항이라는 세 경계 안에서만 작동합니다. 그 경계 밖에 제품을 설계하는 것이 특허 회피설계의 본질이며, 본 강의에서 살펴본 5대 법리가 그 경계를 정밀하게 그려주는 지도입니다.

※ 본 글은 John P. Pinkerton, "Legal Limits on the Doctrine of Equivalents," in Patrick G. Burns et al. eds., Designing Around Valid U.S. Patents, Vol. 1, Patent Resources Group, Inc. (2005), Chapter 5를 바탕으로 작성되었습니다. 인용된 판례는 연방순회항소법원 판결을 기준으로 하며, 구체적 사실관계의 적용은 반드시 해당 분야 전문가와 상의하시기 바랍니다.

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