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Saturday, August 8, 2026

일반적인 출원 절차가 언제 권리 남용이 되는가? Prosecution Laches 법리의 이해

일반적인 출원 절차가 언제 권리 남용이 되는가? Prosecution Laches 법리의 이해

Patent Law · Equity · Continuation Practice

일반적인 출원 절차가 언제 권리 남용이 되는가? Prosecution Laches 법리의 이해

읽기 전 안내: 본글은 일반 연구·정보 제공용이며 개별 사건의 법률의견이 아닙니다.

한눈에 보는 법리의 전개

  1. Woodbridge · Webster지연과 공중·제3자의 이해관계를 형평법상 통제
  2. Symbol · Bogese현대 법리의 재인정, PTO 절차관리, 극단적 남용에 실제 적용
  3. Cancer Research · Hyatt · PMCprejudice 독립요건, §145 특수규칙, GATT-bubble 사건 적용
  4. Sonos · Stewart · Supreme Court docketprejudice의 엄격한 증명과 최신 절차상태

들어가며 — 적법한 절차가 언제 남용이 되는가

미국 특허출원인은 최초 명세서에 공개한 발명을 바탕으로 continuation을 제기하고, 심사 과정에서 청구항을 고치며, 서로 다른 권리범위를 순차적으로 추구할 수 있다. 35 U.S.C. § 120은 일정 요건을 충족한 후출원에 선출원일의 이익을 부여한다.1 경쟁제품이 나온 뒤 그 제품을 포섭하도록 청구항을 넓히는 것조차, 최초 disclosure가 이를 뒷받침한다면 그 자체로 부정하지 않다는 것이 Federal Circuit의 일반적 출발점이다.2

그러나 그 유연성이 특허발행을 의도적으로 늦추고, 시장이 성장한 뒤 뒤늦게 청구범위를 맞추며, 공중과 경쟁자의 투자를 예상 밖의 독점에 노출시키는 수단으로 사용된다면 문제가 달라진다. 미국법은 이런 극단적인 상황을 prosecution laches, 즉 부당한 특허출원절차 지연에 대한 형평법상 통제로 다뤄 왔다.

이 법리는 평범한 continuation practice를 처벌하는 일반 규칙이 아니다. USPTO의 MPEP도 몇 년을 지연해야 부당한 출원절차 지연인지에 대한 연수 기준이 없으며, 오직 unreasonable and unexplained delay가 드러나는 egregious case에 한정된다고 설명한다.3 핵심은 “얼마나 오래 걸렸는가” 하나가 아니라, 출원계열 전체에서 무엇을, 왜, 언제 했고, 그 결과 누가 어떤 불이익을 입었는가다.

1. “laches”가 다 같은 “laches”가 아니다

Prosecution laches는 특허가 발행되기 전 출원·심사 단계의 비정상적 지연을 문제 삼는다. 이에 비해 infringement laches는 특허권자가 침해를 안 뒤에도 소송 제기를 지연한 경우처럼, 특허등록 후의 권리행사 지연을 다룬다. SCA Hygiene은 35 U.S.C. § 286이 허용하는 6년의 손해배상 청구기간 안에 발생한 손해에 대해서는 infringement laches를 이유로 배상을 배제할 수 없다고 판시했다. 이 판결에서 prosecution laches는 판단 대상이 아니었다.5

또한 prosecution laches는 다음과도 구별해야 한다.

  • Inequitable conduct는 중요정보의 고의적 누락·허위진술 등 PTO에 대한 기망을 중심으로 한다.
  • Patent misuse는 특허범위를 넘어 반경쟁적으로 권리를 이용하는 행태를 문제 삼는다.
  • Equitable estoppel은 권리자의 오인유발적 언동과 상대방의 신뢰·의존을 중심으로 한다.
  • Invalidity는 § 101, § 102, § 103, § 112 등 법정 특허요건을 충족하지 못해 권리가 무효라는 문제다.
  • Unenforceability는 특허가 등록되어 존재하더라도 형평상 특정 권리행사를 허용하지 않는 문제다. prosecution laches의 전형적 효과는 바로 이것이다.

다만 In re Bogese는 이미 발행된 특허의 권리행사를 제한한 사건이 아니다. 출원인이 약 8년 동안 실질적인 심사 진전 없이 계속출원을 반복하고 PTO의 경고에도 같은 방식을 되풀이하자, PTO는 그가 해당 출원에서 특허를 받을 권리를 상실한 것으로 처리했다. Federal Circuit도 PTO가 심사절차의 남용을 통제하기 위해 그러한 조치를 취할 수 있다고 판단했다. 즉, 이 사건은 특허가 발행되기 전에 PTO가 특허취득을 차단한 사건이다. 반면 전형적인 prosecution laches 사건은 이미 발행된 특허가 존재하지만 법원이 그 권리행사를 허용하지 않는 사건이다. 두 유형은 문제되는 시점과 법적 효과가 다르다.

2. 역사적 뿌리 — Woodbridge와 Webster Electric

Woodbridge v. United States

1923년 Woodbridge v. United States 당시 미국 특허의 존속기간은 원칙적으로 특허가 발행된 날부터 17년이었다. 따라서 특허발행을 늦추면 17년의 독점기간도 그만큼 나중에 시작될 수 있었다.

Woodbridge의 출원은 특허를 발행할 수 있는 단계에 이르렀지만, 그는 특허를 곧바로 발행해 달라고 하지 않았다. 오히려 관련 서류를 비밀로 보관하도록 한 뒤 약 9년 반 동안 특허발행을 미뤘다. 아무런 독점권이 없는 상태에서 심사가 지연된 것이 아니라, 특허를 받을 준비가 끝났는데도 독점기간의 시계를 나중에 작동시키려고 발행을 미룬 것이 문제였다.

연방대법원은 이러한 행위를 허용하면 출원인이 자신에게 유리한 시점을 골라 특허독점을 시작하고, 발명이 공중의 자유로운 이용 영역으로 돌아가는 시점도 임의로 늦출 수 있다고 보았다. 이는 일정 기간의 독점권을 주는 대신 그 기간이 끝나면 발명을 공중에게 개방한다는 특허제도의 기본적인 교환관계를 해치는 것이었다. 이에 대법원은 Woodbridge가 특허를 받을 권리를 상실했다고 판단했다.6

Webster Electric Co. v. Splitdorf Electric Co.

1924년 Webster Electric에서는 최초 출원에 기술내용이 기재되어 있었지만, 문제된 청구항은 약 8년이 지난 뒤 분할출원을 통해 비로소 제출되었다. 그 사이 다른 사람들이 관련 기술에 관하여 특허를 취득하거나 사업상 이해관계를 형성했다.

연방대법원은 출원인이 왜 그렇게 늦게 청구항을 제출했는지 정당한 이유를 제시하지 못했고, 장기간의 지연 사이에 다른 사람의 권리와 이해관계까지 형성되었다는 점을 중요하게 보았다. 이에 따라 대법원은 뒤늦게 제출된 해당 청구항을 지연을 이유로 효력이 없는 것으로 판단했다.

판결에는 “2년”이라는 기간이 등장한다. 당시 대법원은 권리범위를 확대하는 재발행출원에 적용되던 기준을 분할출원에도 유추하여, 2년을 넘긴 지연에는 일단 설명이 필요하다고 보았다. 그러나 이는 모든 분할출원이 2년을 넘으면 자동으로 허용되지 않는다는 절대적인 시효가 아니었다. 출원인이 특별한 사정을 들어 지연이 불합리하지 않았음을 설명하면 그 판단을 뒤집을 수 있었다. 더구나 현대의 prosecution laches는 이 “2년”을 일반 기준으로 사용하지 않는다. 현재는 출원기간 하나만 보는 것이 아니라, 출원절차 전체에서 지연이 불합리하고 설명되지 않는지, 그리고 그 지연 중 다른 사람에게 투자·사업상의 불이익이 실제로 형성되었는지를 함께 판단한다.7

WoodbridgeWebster Electric이 보여 주는 원칙은 두 가지다. 첫째, 계속출원이나 분할출원이 법에서 허용된 절차라고 하더라도, 그 절차를 이용하는 전체 방식이 부당하다면 형평법상 통제를 받을 수 있다. 둘째, 출원에 오랜 시간이 걸렸다는 사실만으로 곧바로 제재되는 것은 아니다. 법원은 지연의 이유, 출원인의 행동, 지연기간 중 형성된 다른 사람의 이해관계와 그 불이익을 함께 살펴야 한다.

다만 Webster Electric은 문제된 청구항을 void라고 판단했지만, 현대 Federal Circuit의 prosecution laches는 일반적으로 특허의 무효보다 권리행사 불가(unenforceability)의 문제로 설명된다. 따라서 1924년 판결의 표현을 현대 법리의 효과와 그대로 동일시해서는 안 된다.

3. 왜 ‘잠수함 특허’가 가능했나 — pre-GATT 구조의 결합효과

1995년 전 미국 특허기간의 기본구조는 등록일로부터 17년이었다. 과거 § 154의 문언도 “term of seventeen years”라고 규정했다.8 발행을 늦추면 독점의 시작과 종료가 함께 뒤로 밀릴 수 있었다.

이 문제는 한 요소만으로 설명되지 않는다.

  1. § 120 계열의 continuation flexibility가 선출원 disclosure에 기초한 후속 청구를 가능하게 했다.
  2. 당시에는 오늘날의 일반적 18개월 공개제도가 없어서 계류출원이 장기간 비공개로 남을 수 있었다.
  3. 존속기간이 issue date에 연결되어 발행 지연이 독점기간을 뒤로 옮길 수 있었다.
  4. 출원인은 산업의 전개를 보면서 후속 청구를 시장제품에 맞출 유인을 가질 수 있었다.

이 결합이 이른바 submarine patent의 제도적 토양이었다. 다만 모든 장기계류 출원이나 모든 continuation을 잠수함 특허라고 부르면 과도한 단순화다. 정당한 분할, restriction response, 기술적 복잡성, PTO 지연, 일관된 청구전략도 존재하기 때문이다.

URAA의 특허기간 개정은 1995년 6월 8일을 핵심 전환점으로 삼았다. 현행 § 154(a)(2)는 특허기간이 발행일에 시작하되, 원칙적으로 미국 출원일 또는 § 120 등으로 특정한 가장 이른 관련 출원일로부터 20년이 되는 날 종료한다고 정한다.

1995년 특허기간 개정 당시 이미 존속 중이던 특허와 그 전에 출원되어 심사 중이던 사건에는 § 154(c)의 경과규정이 적용되었다. 이 규정은 종전의 ‘특허발행일부터 17년’ 방식과 새로 도입된 ‘관련 출원일부터 20년’ 방식이 충돌하면서 기존 출원인이 예상하지 못한 불이익을 받는 것을 조정하기 위한 것이었다.9

오늘날 미국의 정규특허출원은 원칙적으로 우선권 또는 선출원일의 이익을 주장하는 가장 이른 출원일부터 18개월이 지나면 공개된다. 예를 들어 한국출원을 기초로 미국출원에서 우선권을 주장했다면, 일반적으로 미국출원일이 아니라 한국출원일부터 18개월을 계산한다. 다만 같은 발명을 18개월 공개제도가 적용되는 외국이나 PCT 절차에 출원하지 않겠다고 확인한 출원인은 미국출원과 동시에 비공개신청(nonpublication request)을 할 수 있다. 이 경우 출원내용은 특허가 발행되기 전까지 공개되지 않는다.10

따라서 1995년 이후에는 발행을 늦출수록 남은 특허기간이 대체로 줄고, 18개월 공개로 비밀성도 약화됐다. 그렇다고 prosecution laches가 사라진 것은 아니다. 후대 사건들은 제도의 유인이 줄었어도 극단적 남용과 지연으로 인한 불이익(prejudice)이 존재하면 형평법상 통제가 남아 있음을 보여 준다.

4. 법리가 현대에 다시 인정되다 — Symbol I

Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2002), No. 00-1583은 Lemelson 특허군을 둘러싼 첫 항소다. 문제는 laches가 실제 성립했는지보다, 1952년 Patent Act가 continuation과 continuation-in-part를 인정한 뒤에도 prosecution laches라는 항변이 법적으로 가능한지였다.

Federal Circuit은 가능하다고 보았다. district court가 이 항변을 법률상 불가능하다고 보아 청구를 배척한 판단을 뒤집고 사실심리를 위해 환송했다.11 따라서 Symbol I의 정확한 기능은 doctrine recognized; dismissal reversed; remand다. Lemelson 특허의 unenforceability를 이 단계에서 최종 확정한 판결은 아니다.

5. 특허발행 전에 PTO가 절차 남용을 통제하다 — In re Bogese

In re Bogese, 303 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2002), No. 01-1354에서 출원인은 약 8년간 12개의 continuation을 제출하면서 실질적으로 심사를 진전시키지 않았다. 심사관은 다음 continuation에서도 실질적 진전이 없으면 laches를 적용할 수 있다고 명시적으로 경고했지만, 출원인은 다시 같은 방식으로 출원했다. Federal Circuit은 PTO가 절차를 관리할 inherent authority를 가지고 있고, 충분한 사전통지 후 출원인이 특허를 받을 권리를 forfeiture한 것으로 처리한 것이 자의적·위법하지 않다고 보았다.12

여기서 정확한 구별이 중요하다. Bogese는 이미 발행된 특허를 침해소송에서 unenforceable로 만든 사건이 아니다. 계류 중인 출원에서 PTO의 절차관리와 특허취득권 forfeiture를 승인한 사건이다. 현재 MPEP § 2190도 이 사건을 들면서 examiner가 prosecution laches 거절을 하려면 Technology Center Director의 승인을 받도록 한다.3

6. 장기간 지연된 특허의 권리행사를 막다 — Symbol II

환송 뒤 Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 422 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005), No. 04-1451에서 Federal Circuit은 18년에서 39년에 이르는 지연, 반복적 filing pattern, 뒤늦은 청구 전개, 그리고 강한 intervening public and private rights를 근거로 특허들이 unenforceable이라는 판단을 유지했다.13

이 판결은 합법적 continuation과 남용을 가르는 예시도 제시했다. 다른 발명에 초점을 맞추기 위한 refiling, restriction requirement에 대응한 divisional, 상대방과의 interference를 위한 청구 등은 정당한 이유가 될 수 있다. 반면 이미 허용된 청구만을 다시 제출하면서 사업상 이유로 발행을 늦추는 식의 반복은 다르다. 판단은 특정 한 출원만이 아니라 관련 특허·출원계열 전체와 overall delay를 볼 수 있다.

주관적 악의나 시장포획 의도는 강력한 증거가 될 수 있지만, 독립된 필수요건이라고 단정할 수 없다. Symbol II는 의도적 stall이 증명되지 않았더라도 객관적 패턴과 intervening rights에 기초해 결론을 유지했다. 현대 분석의 중심은 객관적 prosecution conduct, 설명가능성, 지연과 불이익(prejudice)의 연결이다.

7. 출원 지연만으로는 부족하다 — Cancer Research

Cancer Research Technology Ltd. v. Barr Laboratories, Inc., 625 F.3d 724 (Fed. Cir. 2010), No. 2010-1204는 지연만으로 충분하지 않다는 반대 방향의 핵심 선례다. Federal Circuit은 (1) totality of circumstances 아래 unreasonable and inexcusable delay와 (2) 그 지연으로 인한 불이익(prejudice)을 요구했다. 침해피고가 지연기간 동안 청구기술에 투자·개발·사용했다는 intervening rights를 보이지 못했으므로, 특허를 unenforceable로 한 판단을 뒤집었다.14

Barr의 ANDA는 특허발행 후 13년이 지나 제출됐고, Barr 자신이 출원 지연기간 중 관련 기술에 투자했다는 증거도 부족했다. “출원이 오래 걸렸다”와 “피고가 그 지연 때문에 불리해졌다” 사이에는 별도의 인과 고리가 필요하다는 뜻이다.

8. 대규모 장기 출원전략에 법리를 적용하다 — PMC v. Apple

Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc., 57 F.4th 1346 (Fed. Cir. 2023), No. 2021-2275는 선례판결이다. PMC는 1995년 GATT 전환 직전 대규모 출원군을 제출했고, 기록에는 발행기간을 늘리려는 전략, 산업의 침해를 조용히 관찰한다는 문서, 수백 건의 출원과 뒤늦은 청구 전개가 포함됐다. 다수의견은 district court가 unreasonable and inexcusable delay와 Apple의 intervening investment를 인정한 데 재량권 남용이 없다고 보아 ’091 특허의 unenforceability를 유지했다.15

그러나 이 사건도 평범한 continuation의 일반 모델이 아니다. 328개에 이르는 application family, 내부 전략자료, 청구 제시 시점, Apple의 FairPlay 개발·투자가 함께 평가됐다. Stark 판사는 불이익(prejudice)이 부당한 지연기간 중 발생했다는 연결이 부족하다고 반대했다. 이 dissent는 불이익이 지연에 귀속되는지를 얼마나 정밀하게 입증해야 하는지가 여전히 첨예하다는 점을 보여 준다.

9. PTO 상대 특허취득소송에서 6년 추정을 인정하다 — Hyatt v. Hirshfeld

Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2021), lead No. 2018-2390은 일반 침해소송이 아니다. Hyatt가 35 U.S.C. § 145에 따라 PTO Director를 상대로 특허허여를 구한 민사소송에서 PTO가 prosecution laches를 affirmative defense로 주장한 사건이다.

Federal Circuit은 PTO가 § 145 사건에서 이 항변을 주장할 수 있다고 처음 명시적으로 판시했다. Hyatt의 수백 건 GATT-bubble applications, 11만 개가 넘는 청구, 중복·재작성·뒤늦은 청구 제시, 심사 비협조를 전체적으로 보고 unreasonable and unexplained delay를 인정했으며, 추가 사실심리를 위해 환송했다.16

여기서 유명한 6년 presumption을 정확히 이해해야 한다. 법원은 § 145 맥락에서 PTO가 원칙적으로 intervening rights를 입증해야 하지만, 불합리하고 설명되지 않은 지연이 6년 이상이면 불이익(prejudice)과 intervening rights의 추정이 생겨 출원인에게 반증 부담이 이동한다고 판시했다.17 이는 모든 continuation 또는 모든 침해소송에 적용되는 “6년 bright-line rule”이 아니다. 더구나 단순한 earliest priority-to-issue 기간을 기계적으로 세어 경보를 울리는 규칙도 아니다. 먼저 applicant-attributable unreasonable and unexplained delay가 특정되어야 한다.

또한 법원은 드문 § 145 상황에서 출원인의 명백한 남용이 PTO의 행정부담을 비정상적으로 키우고 전체 심사시스템을 해친다면 그 기관에 발생한 불이익(institutional prejudice)만으로도 충분할 수 있다고 했다. 이 부분 역시 일반 사인 간 침해소송의 불이익 기준으로 옮겨서는 안 된다.17

10. 환송심 이후의 결론과 대법원 절차 — Hyatt v. Stewart

환송 뒤 3주간의 bench trial과 247개의 사실인정을 거쳐 district court는 PTO 승소판결을 했다. Federal Circuit은 2025년 8월 29일 선례판결 Hyatt v. Stewart, Nos. 2018-2390, 2018-2391, 2018-2392, 2019-1049, 2024-1992–1995, 2019-1038–1039, 2019-1070에서 이를 유지했다. § 145에서 항변이 가능한지는 Hyatt I의 law of the case이고, Hyatt가 사실인정을 다투지 않은 기록에서 district court의 laches 판단은 재량권 남용이 아니라고 보았다.18

최신 절차상태는 정확히 다음과 같다.

  • Federal Circuit 판결일: 2025년 8월 29일
  • Federal Circuit rehearing denial: 2026년 1월 22일
  • Supreme Court docket: No. 25-1049, Gilbert P. Hyatt v. John A. Squires
  • certiorari denial: 2026년 6월 29일
  • petition for rehearing filed: 2026년 7월 24일
  • 2026년 8월 8일 현재: rehearing petition 계류 중19

Certiorari 기각은 하급심 결론의 본안 승인(merits affirmance)이 아니다. 다만 별도 stay가 없는 한 Federal Circuit의 선례는 그대로 작동한다. rehearing petition의 존재 역시 이미 내려진 cert. denial을 대법원의 본안판결로 바꾸지 않는다.

11. 투자와 지연 사이의 인과관계를 요구하다 — Google v. Sonos

2025년 8월 28일의 Google LLC v. Sonos, Inc., No. 24-1097은 Federal Circuit이 명시한 비선례(nonprecedential) 판결이다. 따라서 법리를 변경한 구속적 선례로 쓰면 안 된다. 그러나 불이익(prejudice) 요건을 적용한 최신 사례로는 매우 유용하다.20

district court는 Sonos의 Zone Scene 특허들이 늦게 청구됐고 Google이 관련 제품에 투자했다며 prosecution laches를 인정했다. Federal Circuit은 unreasonable delay 여부를 결정하지 않고 불이익(prejudice) 요건에서 사건을 끝냈다. Google은 2014년 또는 2015년에 실제 투자를 시작했다는 증거를 제시하지 못했고, 더구나 Sonos의 2007년 disclosure는 2013년 특허발행으로 공개되어 Google이 주장한 투자보다 앞섰다. 법원은 공개된 disclosure를 보고도 같은 기능을 제품에 넣은 것을 “늦은 claiming” 때문에 생긴 불이익이라고 할 수 없다고 보아 unenforceability 판단을 뒤집었다.21

이 사건의 교훈은 “경쟁제품을 보고 청구항을 맞췄다”는 서사만으로 부족하다는 것이다. 최초 명세서가 그 청구를 지원하는가, 관련 disclosure가 언제 공개됐는가, 투자·개발은 언제 시작됐는가, 그 결정이 늦은 claiming 때문에 예상 밖으로 이루어졌는가를 분리해 입증해야 한다.

12. SCA Hygiene와의 이론적 긴장

SCA Hygiene Products v. First Quality, 580 U.S. 328 (2017), No. 15-927은 § 286이 정한 6년 범위의 침해손해를 litigation laches로 막을 수 없다고 판시했다. 의회가 명시적 시간규율을 정했는데 법원이 형평법으로 이를 덮어쓰면 권력분립과 충돌한다는 논리다.5

Hyatt는 이 논리를 prosecution laches에도 적용해야 한다고 주장했다. 하지만 2025년 Hyatt v. Stewart 패널은 그 주장이 2021년 판결에서 이미 배척되어 law of the case라고 처리했고, prosecution laches의 존부를 새로 전면 심리하지 않았다.18

따라서 균형 잡힌 표현은 다음과 같다.

  • SCA Hygiene이 prosecution laches를 직접 폐기했다는 말은 부정확하다.
  • SCA Hygiene이 전혀 관계없다는 말도 과도하다. judge-made equity와 Patent Act의 명문 절차·기간규율 사이의 이론적 긴장을 제공한다.
  • 2026년 8월 8일 현재 Federal Circuit의 prosecution-laches 선례는 유효하다.
  • 대법원의 cert. denial은 그 실체법리를 승인한 본안판결이 아니며, rehearing petition이 계류 중이다.

13. 현재의 성립요건 — 지연기간보다 원인과 불이익의 연결이 중요하다

13.1 불합리하고 정당화되지 않은 지연

법원은 관련 application family 전체, 청구 제시 시점, 반복적 refiling, 이미 허용된 청구의 처리, PTO와의 협조, restriction 또는 interference 같은 정당한 사유, PTO 자체 지연을 함께 본다. 단순한 장기계류는 출발점일 뿐 결론이 아니다.

13.2 지연으로 인한 불이익(prejudice)

침해소송에서는 피고 또는 제3자가 부당한 지연기간 중 청구기술에 투자·개발·사용했는지가 핵심이다. 투자 시점, 공개 시점, 사업결정의 근거, 기술적 overlap을 증거로 연결해야 한다. Cancer Research는 그 연결 부재로 laches를 배척했고, PMC 다수의견은 연결을 인정했으며, Google v. Sonos는 증거와 surprise가 부족하다고 보았다.

13.3 주관적 의도

시장 타기팅 문서, 발행 지연 전략, 내부 이메일은 강력한 전체사정 증거다. 그러나 subjective bad faith를 언제나 독립된 필수요건이라고 쓸 수는 없다. 객관적 행태가 극단적 절차 남용(egregious misuse)에 해당하는지가 중심이다.

13.4 입증책임과 6년

일반 침해소송에서 항변자는 두 요소를 입증해야 한다. Hyatt의 6년 추정은 PTO가 § 145 소송에서 항변한 특수한 burden-shifting 규칙으로 설명해야 한다. 일반 포트폴리오 관리에서 “6년이 넘으면 laches”라는 자동 경보선으로 사용하면 안 된다.

13.5 효과

발행 특허에 적용되면 일반적으로 unenforceability다. 특허가 선행기술 때문에 invalid라는 판단과 구별한다. PTO 단계의 Bogese는 특허취득권 forfeiture와 청구거절의 절차관리 사건으로 별도 표시한다.

14. 판례별 사건번호·holding 표

사건정확한 citation / 사건번호연도·법원선례성핵심 holding이 글에서의 기능
Woodbridge v. United States263 U.S. 50; No. 511923, U.S. Supreme Court구속적 대법원 판례정당한 이유 없이 약 9년 반 발행을 늦춰 독점과 공중의 자유이용을 뒤로 미룬 행위는 특허법 목적의 회피이고 특허취득권을 상실시킴prosecution laches의 역사적 원형
Webster Electric Co. v. Splitdorf Electric Co.264 U.S. 463; No. 931924, U.S. Supreme Court구속적 대법원 판례약 8년 뒤 제시된 divisional claims와 intervening rights를 고려해 늦은 청구를 허용하지 않음; “2년”은 현대 일반 시효가 아님지연과 제3자 권리의 결합
Symbol Technologies I277 F.3d 1361; No. 00-15832002, Fed. Cir.선례1952 Patent Act와 continuation 규정이 prosecution laches를 배제하지 않음; dismissal 파기·환송현대 법리의 재인정, 최종 성립판단 아님
In re Bogese303 F.3d 1362; No. 01-13542002, Fed. Cir.선례경고 뒤에도 8년간 12개 continuation으로 실질적 진전을 하지 않은 출원인에게 PTO가 특허취득권 forfeiture를 적용한 것을 유지PTO 절차관리와 issued-patent unenforceability의 구별
Symbol Technologies II422 F.3d 1378; No. 04-14512005, Fed. Cir.선례관련 출원계열 전체, 18–39년 지연, 반복 패턴과 intervening rights를 고려해 unenforceability 유지egregious misuse의 전형; bright-line 부정
Cancer Research Technology v. Barr Laboratories625 F.3d 724; No. 2010-12042010, Fed. Cir.선례unreasonable/inexcusable delay와 지연으로 인한 불이익(delay-attributable prejudice)을 별도 요구; intervening rights 부재로 unenforceability 파기불이익(prejudice)의 독립요건 확립
SCA Hygiene Products v. First Quality580 U.S. 328; No. 15-9272017, U.S. Supreme Court구속적 대법원 판례§ 286의 6년 범위 내 침해손해를 litigation laches로 막을 수 없음prosecution laches의 직접판결은 아니나 이론적 긴장 제공
Hyatt v. Hirshfeld998 F.3d 1347; lead No. 2018-23902021, Fed. Cir.선례PTO가 § 145에서 항변 가능; 전체 출원군을 보고 지연 인정; § 145 맥락의 6년 불이익(prejudice) 추정 및 드문 institutional prejudice 인정PTO/§ 145 특수영역과 burden shifting
Personalized Media Communications v. Apple57 F.4th 1346; No. 2021-22752023, Fed. Cir.선례(2–1)대규모 GATT-bubble 전략, 늦은 청구와 Apple 투자 등을 근거로 ’091 특허 unenforceability 유지현대 침해소송의 강한 적용; prejudice timing dissent
Google LLC v. Sonos, Inc.No. 24-1097, slip op. (Fed. Cir. Aug. 28, 2025)2025, Fed. Cir.비선례Google이 투자시점과 surprise를 입증하지 못했고 선행 공개도 있었으므로 불이익(prejudice) 불성립; laches unenforceability 파기법리변경이 아닌 최신 불이익 요건 적용례
Hyatt v. StewartNos. 2018-2390 et al., slip op. (Fed. Cir. Aug. 29, 2025)2025, Fed. Cir.선례Hyatt I을 law of the case로 적용하고 환송심 laches 판단 유지; 일부 cross-appeal은 Article III 관할 부재극단적 § 145 남용에 대한 최종 항소심 적용
Hyatt v. Squires (대법원 절차명)U.S. Supreme Court No. 25-10492026, U.S. Supreme Court본안판결 없음2026-06-29 cert. denied; 2026-07-24 rehearing petition filed, 기준일 현재 계류cert. denial을 merits affirmance로 오인하지 않기 위한 절차 업데이트

15. 정상적인 계속출원 전략과 절차 남용은 어떻게 구별하는가

다음 사정은 통상 정상적 전략 쪽에 무게를 둔다.

  • 선출원 disclosure가 후속 청구를 분명히 뒷받침한다.
  • restriction requirement, divisional 필요, interference, 기술적 복잡성 등 구체적 이유가 기록되어 있다.
  • 각 continuation이 심사를 실질적으로 진전시키고 중복청구가 관리된다.
  • 공개 뒤 경쟁제품을 포섭하도록 청구를 조정했더라도, 새로운 matter를 넣지 않고 공개된 발명의 범위에 머문다.
  • PTO의 지연과 출원인의 지연을 분리해 설명할 수 있다.

반대로 위험신호는 다음의 조합이다.

  • 이미 허용된 청구를 발행시키지 않고 반복적으로 다시 제출한다.
  • 수많은 placeholder applications와 중복청구를 만든다.
  • 오래된 disclosure에 뒤늦게 전혀 다른 시장타깃 청구를 제시한다.
  • 우선권·written-description 매핑을 제때 제공하지 않아 심사를 사실상 재시작시킨다.
  • 발행 지연, 산업 모니터링, 특정 기업 포획을 지시하는 내부자료가 있다.
  • 그 기간에 제3자가 비공개 또는 불명확한 권리상태를 믿고 대규모 투자했다.

16. 한국법 비교 — 같은 이름의 법리보다 통제구조를 보아야 한다

16.1 미국의 prosecution laches는 한국의 독립된 일반법리가 아니다

한국 특허법이나 대법원 판례에서 출원인의 장기 심사지연만을 이유로 등록특허 전체를 형평법상 unenforceable로 만드는 미국식 prosecution laches가 독립된 일반법리로 확립됐다고 쓰기는 어렵다. 한국 민법 제2조는 신의성실과 권리남용금지를 선언하지만,22 이것이 곧 prosecution laches의 한국판이라는 뜻은 아니다.

16.2 법률 규정에 의한 사전적 통제

법률 규정에 의한 사전적 통제는 법률이 출원인에게 미리 경계선을 제시하는 방식이다. 한국 특허법은 권리취득 단계에서 다음과 같은 장치를 둔다.

  • 보정: 특허법 제47조는 보정 시기와 범위를 제한하고, 보정이 최초 명세서·도면에 기재된 사항의 범위 안에 있어야 한다고 정한다.23
  • 분할출원: 제52조는 최초 명세서·도면의 기재범위 안에서, 법정 기간에 일부를 분할하도록 한다. 적법한 분할은 원출원 시에 출원한 것으로 보지만 여러 예외와 절차요건이 있다.24
  • 국내우선권: 제55조는 자기의 선출원을 기초로 한 우선권 주장을 허용하되, 원칙적으로 선출원일부터 1년 안에 후출원해야 하며 최초 기재범위와 법정 요건에 묶인다.25
  • 출원공개: 제64조는 우선일 또는 출원일 등 법정 기준일부터 1년 6개월 후 공개를 원칙으로 한다.26
  • 존속기간: 제88조는 설정등록일부터 시작해 특허출원일 후 20년이 되는 날까지를 원칙으로 한다.27
  • 정정: 제136조는 감축·오류정정·불명확성 해소로 정정사유를 한정하고, 명세서 기재범위 및 청구범위의 실질적 확장·변경 금지를 둔다.28
실무 시사점 — 한국에서는 심사청구 지연보다 출원인 명의 은닉이 잠수함 전략의 핵심 변수다
미국식 GATT-bubble 잠수함 특허의 핵심은 심사절차 자체의 장기 지연이었다. 그러나 한국 특허법상 출원공개 제도(제64조)는 심사청구 여부와 무관하게 우선일 또는 출원일부터 원칙적으로 1년 6개월이 지나면 출원 내용을 공개하므로, 단순히 심사청구를 늦추는 방법만으로는 제3자의 인지·회피설계 기회를 봉쇄하기 어렵다. 즉 심사청구 지연 자체는 한국법상 잠수함 전략으로서 실효성이 제한적이다. 오히려 실무적으로 더 유효한 방법은 출원공개 자체를 막는 것이 아니라, 공개된 출원이 경쟁사의 통상적인 모니터링에서 누락되도록 하는 것이다. 기업이 아닌 개인(자연인) 명의로 출원해 두면, 경쟁사가 통상 법인명·상호를 기준으로 수행하는 명의자 검색·워칭(watching) 서비스에서 걸러지지 않아, 공개된 출원이더라도 조기에 포착되지 않을 위험이 커진다. 이 경우 한국법상 잠수함 전략의 무게중심은 '심사청구 시점 조절'에서 '출원인 명의를 통한 명의자 검색 회피'로 이동한다.

출원인이 이러한 요건을 충족하지 못하면 특허청은 출원을 거절하거나 보정·분할·우선권의 효과를 인정하지 않는다. 즉, 문제가 되는 권리가 형성되기 전에 법률이 정한 요건으로 통제하는 것이 전형적이다.

16.3 사후적 형평법상 통제

형평법상 통제는 출원인이 형식적인 법률요건을 충족했더라도, 그 절차를 이용한 전체 방식이 현저하게 부당한 경우 법원이 구체적인 권리행사를 제한하는 방식이다.

예를 들어 continuation 자체는 미국 특허법이 허용하는 절차다. 그러나 출원인이 이를 반복하여 청구항 제시를 부당하게 늦추고, 그동안 경쟁자가 관련 기술에 투자하도록 방치한 뒤, 뒤늦게 그 제품을 포섭하는 특허를 행사한다면 법원은 prosecution laches를 검토할 수 있다. 이때 법원은 단순히 “법에 계속출원이 허용되어 있는가”만 보지 않고 다음 사항을 살핀다.

  • 지연이 불합리하고 설명되지 않는가
  • 출원절차가 정상적인 권리확보보다 시장을 기다리는 수단으로 사용되었는가
  • 지연기간 중 경쟁자나 제3자가 기술에 투자·개발·사용했는가
  • 뒤늦은 특허권 행사로 그들에게 실질적인 불이익이 발생했는가

다만 형평법상 통제는 법관이 막연히 ‘불공평하다’고 느끼면 적용하는 제도가 아니다. 판례가 정한 요건, 증명책임 및 인과관계를 충족해야 하는 법적 통제다.

비교법적으로 보면 한국 특허법은 보정·분할출원·우선권·신규사항 추가금지 등 구체적인 법률 규정을 통해 출원 및 권리형성 단계에서 문제를 통제하는 비중이 상대적으로 크다. 반면 미국의 prosecution laches는 법률이 허용한 계속출원 절차가 구체적인 사건에서 현저하게 남용된 경우, 전체 사정과 그로 인한 불이익을 심사하여 권리행사를 제한하는 형평법상 통제라는 성격이 강하다. 이를 분석적으로 표현하면 한국은 사전적 법률 규정에 의한 통제(ex ante statutory control)의 비중이 상대적으로 크고, 미국의 prosecution laches는 사후적 형평법상 통제(ex post equitable control)의 대표적인 사례라고 할 수 있다. 다만 이는 양국 제도의 상대적 특징을 설명하기 위한 분석이지, 모든 통제수단을 양분하는 절대적인 구분은 아니다.

16.4 한국의 권리남용 항변은 비침해·대세적 무효와 다르다

대법원 2010다95390 전원합의체 판결은 특허가 진보성 결여로 무효될 것이 명백한 경우 특별한 사정이 없으면 침해금지·손해배상청구가 권리남용이 될 수 있다고 판시했다.29 그러나 이 판결의 직접 주제는 명백한 무효사유가 있는 등록특허의 침해소송상 권리행사다. 장기 prosecution delay와 intervening investment를 이유로 하는 미국식 prosecution laches가 아니다.

피고 제품이 청구범위에 포함될 수는 있다. 그러나 해당 특허가 진보성 결여 등으로 무효가 될 것이 명백하다면, 특허권자가 이를 근거로 금지·손해배상을 청구하는 것은 권리남용이 될 수 있다. 대법원 2010다95390 전원합의체 판결도 이를 “비침해”라고 표현한 것이 아니라, 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 그 특허에 기초한 침해금지·손해배상청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시했다.29

또한 대법원은 권리범위확인심판에서 진보성이 없다는 이유만으로 특허의 권리범위를 부정해서는 안 된다고 판시했다. 이는 진보성 결여에 관한 권리남용 판단을 곧바로 “비침해” 또는 “권리범위가 없음”으로 취급할 수 없다는 점을 보여 준다.30

반면 확인대상발명 또는 피고 제품이 공지기술과 동일하거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이라면, 특허발명과 대비할 필요 없이 그 보호범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있다. 이 경우는 권리남용보다 권리범위 불속 또는 비침해의 문제에 가깝다.

따라서 한국 대법원의 권리남용 법리는 피고 제품을 비침해로 판단하거나 특허 자체를 대세적으로 무효로 만드는 법리가 아니다. 별도의 무효심결이 확정되기 전까지 특허는 등록상 존속하지만, 해당 침해소송에서는 그 특허에 기초한 권리행사청구가 배척된다. 다음 세 층위를 섞지 말아야 한다.

  1. 보정·분할·우선권·기재요건 위반에 따른 취득단계 거절 또는 무효사유
  2. 정정의 범위와 확장금지 같은 등록 후 권리내용의 법정 통제
  3. 침해소송에서 신의칙·권리남용에 따른 구체적 권리행사 제한

한국법 비교의 결론은 “권리남용이 prosecution laches의 한국판”이 아니라, 동일한 정책위험을 서로 다른 제도와 법적 효과로 분산 통제한다는 정도가 적절하다.

17. 출원인·경쟁사·소송피고를 위한 실무 체크리스트

출원인·특허권자

  • continuation마다 독립된 기술·사업 목적과 심사 진전 이유를 contemporaneous record로 남겼는가?
  • 최초 disclosure와 늦게 제시한 청구항 사이의 written-description map이 명확한가?
  • 허용청구를 다시 숨기는 듯한 반복, placeholder, 대규모 중복청구가 있는가?
  • PTO 지연과 applicant-attributable delay를 구분할 수 있는가?
  • 경쟁제품 분석은 적법한 claim drafting인지, 발행 지연·시장 포획 전략과 결합됐는지 점검했는가?

경쟁사·FTO 담당자

  • 특허 한 건이 아니라 전체 family tree, priority chain, abandoned/continuing applications를 추적했는가?
  • 명세서 disclosure가 언제 공개됐고, 문제 청구가 언제 처음 제시됐는가?
  • 자사 투자·설계·출시 시점을 객관적 문서로 보존했는가?
  • 공개된 disclosure를 알고 투자했는지, 예측 불가능한 늦은 claiming이었는지 구별했는가?
  • “6년” 대신 pattern, explanation, disclosure timing, investment causation을 보고 있는가?

침해소송 피고

  • 불합리한 지연과 그로 인한 불이익(prejudice)을 각각 입증할 증거가 있는가?
  • intervening investment가 부당한 지연기간 중 발생했는가?
  • 공개특허·출원 때문에 청구기술을 예측할 수 있었다는 반론에 대비했는가?
  • 내부 시장자료·발행지연 전략·청구 타기팅 자료를 discovery로 특정했는가?
  • invalidity, inequitable conduct, estoppel, prosecution laches의 요건과 구제효과를 별도 pleading했는가?

결론 — 문제는 시간이 아니라 지연의 설계와 귀속된 불이익이다

Prosecution laches는 continuation을 의심하는 법리가 아니다. 특허법이 허용한 유연성을 이용하더라도, 출원계열 전체의 행태가 특허제도의 목적을 훼손할 정도로 현저하고, 그 지연 때문에 공중·경쟁자 또는 특수한 § 145 상황의 PTO가 구체적 불이익을 입은 경우 작동하는 예외적 통제다.

WoodbridgeWebster는 독점기간을 뒤로 미룬 행위와 intervening rights를 문제 삼았다. Symbol I은 현대법 아래 법리의 생존을 확인했고, Symbol II는 Lemelson의 극단적 패턴에 실제 적용했다. Bogese는 PTO의 계류출원 관리라는 별도 축을 세웠다. Cancer Research는 불이익(prejudice)을 독립요건으로 만들었고, PMC는 대규모 GATT-bubble 전략에 강하게 적용했다. Hyatt는 § 145와 PTO의 기관상 불이익(institutional prejudice)이라는 특수영역을 열었지만, 그 6년 추정은 보편적 시간표가 아니다. 비선례인 Google v. Sonos는 공개시점과 투자증거가 끊기면 늦은 청구만으로는 부족하다는 최신 경계선을 보여 준다.

한국법은 미국식 prosecution laches를 그대로 수입한 구조가 아니다. 분할·국내우선권·보정·공개·존속기간·정정 제한과 등록 후 권리남용이 서로 다른 단계에서 위험을 통제한다. 비교법적으로 중요한 질문은 “한국판 laches가 무엇인가”가 아니라, 늦은 권리형성이 제3자의 신뢰와 투자를 해치는 위험을 각 제도가 어느 단계에서 어떤 효과로 통제하는가다.



각주

  1. 35 U.S.C. § 120, U.S. House Office of the Law Revision Counsel, Benefit of earlier filing date.
  2. Google LLC v. Sonos, Inc., No. 24-1097, slip op. at 16–17 (Fed. Cir. Aug. 28, 2025) (citing Liebel-Flarsheim and explaining that supported claim broadening to encompass a competitor is not improper), official opinion.
  3. USPTO, MPEP § 2190, Prosecution Laches and Res Judicata.
  4. Cancer Research Technology Ltd. v. Barr Laboratories, Inc., 625 F.3d 724, 728–32 (Fed. Cir. 2010), No. 2010-1204; Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d 1347, 1362, 1369 (Fed. Cir. 2021), official opinion.
  5. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 580 U.S. 328, 331–32 (2017), No. 15-927, official opinion.
  6. Woodbridge v. United States, 263 U.S. 50, 55–56, 59 (1923), No. 51, U.S. Reports vol. 263.
  7. Webster Electric Co. v. Splitdorf Electric Co., 264 U.S. 463, 465–71 (1924), No. 93, U.S. Reports vol. 264; Hyatt, 998 F.3d at 1360–62.
  8. 35 U.S.C. § 154 historical text, 1994 ed. (reproducing pre-amendment “term of seventeen years”), GovInfo official PDF.
  9. 35 U.S.C. § 154(a)(2), (c), current text; URAA effective-date notes, Pub. L. 103-465 §§ 532–534.
  10. 35 U.S.C. § 122(a), (b)(1), (b)(2)(B), current text.
  11. Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 277 F.3d 1361, 1363, 1365–68 (Fed. Cir. 2002), No. 00-1583, opinion copy.
  12. In re Bogese, 303 F.3d 1362, 1364–69 (Fed. Cir. 2002), No. 01-1354, opinion copy.
  13. Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 422 F.3d 1378, 1384–86 (Fed. Cir. 2005), No. 04-1451, official opinion.
  14. Cancer Research, 625 F.3d at 728–32; 관련 district court 원문은 D. Del. official opinion 참조.
  15. Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc., 57 F.4th 1346, 1354–56 (Fed. Cir. 2023), No. 2021-2275, precedential, official opinion, official disposition page.
  16. Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d at 1352–57, 1362–69, official opinion.
  17. Id. at 1369–71. 법원은 § 145에서 6년 이상의 unreasonable and unexplained delay가 prejudice 추정을 일으킨다고 한 뒤, rare circumstances의 PTO administrative burden도 prejudice가 될 수 있다고 한정했다.
  18. Hyatt v. Stewart, Nos. 2018-2390 et al., slip op. at 2, 6–10 (Fed. Cir. Aug. 29, 2025), precedential, official opinion, official disposition page.
  19. Gilbert P. Hyatt v. John A. Squires, U.S. Supreme Court No. 25-1049, official docket. Docket에는 2026-06-29 “Petition DENIED”와 2026-07-24 “Petition for Rehearing filed”가 각각 기록되어 있다.
  20. Google LLC v. Sonos, Inc., No. 24-1097 (Fed. Cir. Aug. 28, 2025), official disposition page—Nonprecedential.
  21. Id., slip op. at 15–17, official opinion.
  22. 대한민국 민법 제2조, 국가법령정보센터.
  23. 대한민국 특허법 제47조 제1항–제3항, 국가법령정보센터.
  24. 대한민국 특허법 제52조, 국가법령정보센터.
  25. 대한민국 특허법 제55조, 국가법령정보센터.
  26. 대한민국 특허법 제64조, 국가법령정보센터.
  27. 대한민국 특허법 제88조, 국가법령정보센터.
  28. 대한민국 특허법 제136조 제1항, 제3항–제5항, 국가법령정보센터.
  29. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결, 국가법령정보센터 판례원문.
  30. 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 국가법령정보센터 (권리범위확인심판에서는 진보성 결여를 이유로 특허의 권리범위를 부정할 수 없다고 판시).

주요 1차 자료

  • U.S. Supreme Court: Woodbridge, Webster Electric, SCA Hygiene 판결문 및 No. 25-1049 docket.
  • U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit: Symbol II, Hyatt v. Hirshfeld, PMC v. Apple, Google v. Sonos, Hyatt v. Stewart 의견서와 선례성 표기.
  • USPTO: MPEP § 2190.
  • U.S. Code: 35 U.S.C. §§ 120, 122, 154 및 URAA 전환규정.
  • 대한민국 국가법령정보센터: 특허법 §§ 47, 52, 55, 64, 88, 136; 민법 § 2; 대법원 2010다95390 및 2012후4162.

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