미국 특허분쟁에 휘말린 한국 기업이 가장 먼저 상담하는 사람이 반드시 미국변호사인 것은 아니다.
오히려 해당 기술과 특허 포트폴리오를 오랫동안 관리해 온 한국 변리사(Korean patent attorney)에게 먼저 경고장을 보내고, 침해 가능성과 선행기술, 무효 가능성을 검토해 달라고 요청하는 경우가 적지 않다.
그런데 몇 달 뒤 미국에서 특허침해소송이 제기되고 Discovery가 시작되면 검토할 문제가 생긴다.
상대방이 한국 변리사와 주고받은 이메일과 의견서, claim chart를 제출하라고 요구한다면 어떻게 해야 할까?
한국에서는 변리사에게 직무상 비밀을 지킬 의무가 있고, 민사소송에서도 변리사의 직무상 비밀에 관한 증언과 문서제출을 거부할 수 있는 제도가 마련되어 있다.
그렇다면 미국 법원에서도 당연히 Attorney-Client Privilege가 인정될까?
반대로 한국 변리사는 미국의 attorney-at-law가 아니므로 Privilege가 전혀 인정되지 않는 것일까?
두 답 모두 지나치게 단순하다.
이를 판단하려면 미국의 patent-agent privilege, 외국 특허전문가에 관한 foreign privilege, 그리고 이른바 ‘touch base’ 법리를 구별해야 한다.
1K-Tech가 가장 먼저 찾은 사람은 한국 변리사였다
제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.
미국 경쟁사 Alpha Technologies로부터 특허침해 경고장을 받은 K-Tech의 IP팀은 즉시 미국 litigation counsel부터 선임하지 않았다.
먼저 10년 넘게 K-Tech의 특허 포트폴리오를 담당해 온 한국 특허법인의 변리사에게 Alpha의 경고장을 보냈다.
이 변리사는 해당 제품의 원천기술을 잘 알고 있었다. 한국의 기초출원을 직접 담당했고, 관련 특허의 무효심판과 권리범위확인심판을 수행한 경험도 있었다. 경쟁사 특허에 관한 침해·무효 감정도 여러 차례 담당했다.
IP팀장은 다음과 같이 요청했다.
“Alpha의 미국 특허 청구항과 당사 제품의 구조를 우선 비교해 주십시오. 관련 한국·미국·유럽 선행특허를 조사하여 무효 가능성도 검토해 주시고, 미국 counsel을 선임하면 미국법 쟁점은 함께 협의하겠습니다.”
한국 변리사는 K-Tech 연구원들과 비공개 회의를 열었다.
제품의 세부구조와 제조공정을 확인하고 Alpha 특허의 prosecution history와 family patent를 조사했다. 그 결과를 토대로 preliminary claim chart와 선행기술 분석표를 작성해 K-Tech IP팀에 전달했다.
그로부터 두 달 뒤 K-Tech는 미국 litigation counsel을 선임했다.
한국 변리사는 그동안의 분석결과를 미국변호사에게 설명했고, 이후에는 미국변호사와 함께 infringement와 invalidity 분석을 보완했다.
몇 달 뒤 Alpha가 미국 연방법원에 소송을 제기한다.
Discovery 과정에서 Alpha는 다음 자료를 요구한다.
“K-Tech와 Korean patent counsel 사이에서 Alpha 특허의 infringement, validity 및 enforceability에 관하여 이루어진 모든 communications와 analyses.”
K-Tech는 이를 거부할 수 있을까?
2먼저 바로잡아야 할 것 ― 한국 변리사는 U.S. Patent Agent와 같은 직역이 아니다
미국 판례를 읽다 보면 한국의 변리사를 곧바로 foreign patent agent로 번역하거나, 미국 patent agent와 같은 직역으로 취급하기 쉽다.
그러나 두 자격은 동일하지 않다.
미국에서는 USPTO에 등록된 patent attorney와 patent agent 모두 특허출원을 작성하고 USPTO에서 prosecution을 수행할 수 있다.
차이는 patent attorney가 attorney-at-law인 반면 patent agent는 그렇지 않다는 데 있다.
USPTO도 patent agent를 non-attorney라고 명시한다. Patent agent는 USPTO에서 특허출원업무를 수행할 수 있지만 법원에서 patent case를 변론할 수 없고, 계약서 작성 등 주법상 attorney에게 유보된 법률업무를 수행할 수도 없다.
반면 한국 변리사의 법정 업무범위는 훨씬 넓다.
변리사법은 변리사가 특허·실용신안·디자인·상표에 관하여 특허청 또는 법원에 제출할 사항을 대리하고, 감정 및 그 밖의 관련 업무를 수행하도록 규정하고 있다.
특허청의 출원대리만 하는 것이 아니다.
특허심판원에서 무효심판·권리범위확인심판 등의 당사자를 대리하고, 심결취소소송에서는 특허법원에서 소송대리를 할 수 있다. 특허법원의 심결취소소송에 관한 대리권은 대법원까지 이어질 수 있다. 침해·무효에 관한 감정도 변리사의 전형적인 전문업무에 속한다.
한국 변리사는 미국 patent agent와 마찬가지로 ‘변호사가 아니면서 특허청에서 특허출원을 대리할 수 있다’는 공통점이 있다. 하지만 그것만으로 두 자격을 같은 직역으로 볼 수는 없다.
한국 변리사의 업무범위는 오히려 일본의 benrishi, 영국의 patent attorney, European Patent Attorney 등과 비교해야 할 요소가 많다.
핵심은 명칭이 아니다.
해당 국가에서 그 전문직이 어떤 자격을 가지고 어떤 법률적·쟁송적 업무를 수행할 권한이 있는지를 보아야 한다.
Foreign privilege도 이처럼 기능적으로 접근해야 한다.
3미국 Patent Agent에게도 Privilege가 인정되는가
여기서 한 가지 문제가 생긴다.
미국 patent agent는 attorney가 아니다.
그렇다면 의뢰인과 patent agent 사이의 communication에는 Attorney-Client Privilege가 전혀 존재하지 않을까?
Federal Circuit은 2016년 In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)에서 이 문제를 정면으로 다루었다.
Federal Circuit은 일정한 범위에서 patent-agent privilege를 인정했다.
다만 중요한 제한이 있다.
이 판결이 인정한 것은
“Patent agent와 나눈 모든 특허 관련 communication은 Privileged다.”
라는 광범위한 특권이 아니다.
Patent-agent privilege의 범위는 USPTO가 patent agent에게 법적으로 허용한 practice의 범위와 연결된다.
즉 patentability 검토, patent application의 작성·출원·prosecution 등 USPTO practice에 합리적으로 필요하거나 부수되는 communication은 보호될 수 있지만, patent agent의 권한을 벗어난 일반적인 법률상담까지 보호범위가 확장되는 것은 아니다.
그래서 Queen’s University의 핵심은 단순히
“비변호사에게도 Privilege를 인정했다.”
가 아니다.
보다 정확하게 말하면,
연방법에 따라 전문적인 patent practice를 수행하도록 권한을 부여받은 registered patent agent에게, 그 authorized practice에 필요한 범위에서 독립적인 privilege를 인정했다
는 데 의미가 있다.
이 구별은 한국 변리사를 분석할 때도 중요하다.
4Queen’s University를 한국 변리사에게 그대로 적용할 수 있을까
그렇다고 다음과 같이 추론하면 곤란하다.
“미국 patent agent도 비변호사인데 Privilege가 인정된다. 한국 변리사도 비변호사이므로 같은 Privilege가 인정될 것이다.”
논리의 중간단계가 빠져 있다.
Queen’s University가 인정한 patent-agent privilege는 미국 연방법에 따라 USPTO practice를 수행하도록 권한을 받은 registered patent agent를 전제로 한다.
한국 변리사의 전문자격은 한국법에서 발생한다.
한국 변리사가 한국에서 특허출원, 심판, 심결취소소송, 침해·무효 감정 등을 수행할 권한이 있다는 사실은 매우 중요하지만, 그 사실만으로 미국 연방법상 Queen’s University의 patent-agent privilege가 자동으로 확장되는 것은 아니다.
Foreign patent practitioner의 communication에는 별도의 문제가 있다.
바로 어느 나라의 privilege law를 적용할 것인가라는 문제다.
5외국 변리사의 경우 첫 질문은 ‘Touch Base’다
미국 연방법원은 foreign patent agent 또는 foreign patent attorney와의 communication을 다루면서 오랫동안 이른바 “touch base” 접근을 사용해 왔다.
대표적인 판례가 Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co., 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992)이다.
이 접근의 요지는 다음과 같다.
외국의 의뢰인과 외국 patent practitioner 사이의 communication이 미국과 실질적으로 연결되는 사안이라면 미국 privilege law가 적용될 가능성이 커진다.
반면 communication이 해당 외국의 특허출원이나 그 나라의 특허법에 관한 법률조언처럼 외국과 중심적으로 연결되어 있다면, 국제예양(comity)의 관점에서 해당 외국법이 제공하는 보호를 살펴볼 수 있다.
Golden Trade는 foreign patent agent의 communication을 단순히 “그 사람이 미국변호사가 아니므로 Privilege가 없다”고 처리하지 않았다. 많은 국가에서 patent agent가 기능적으로 attorney와 유사한 역할을 하고 그 communication에 법적 보호를 제공한다는 현실을 고려했다.
이 접근은 이후 여러 연방법원 판례에서 반복적으로 등장한다.
그러나 “touch base”는 수학공식이 아니다.
미국 특허가 이메일에 한 번 언급되었다고 무조건 미국법이 적용된다거나, 외국 변리사와 외국어로 이메일을 주고받았다고 무조건 외국법이 적용된다는 뜻은 아니다.
Communication의 전체 목적과 관련 법질서가 가진 이해관계를 살펴야 한다.
6K-Tech의 첫 번째 상담에는 어느 법이 적용될까
K-Tech 사례를 세 상황으로 나누어 보자.
상황 A ― 한국 특허에 관한 상담
K-Tech가 한국 변리사에게 이렇게 묻는다.
“Alpha의 한국 대응특허가 당사 제품에 의해 침해되는지, 그리고 그 한국특허를 무효심판으로 다툴 수 있는지 검토해 주십시오.”
한국 변리사가 한국 특허법에 따라 침해·무효 가능성을 검토한다.
이 communication은 한국과 매우 강하게 연결되어 있다.
Foreign privilege에 관한 미국 판례의 전통적인 접근에 따르면 이러한 communication에서는 한국법이 제공하는 보호가 중요한 분석대상이 될 수 있다.
상황 B ― 미국특허에 관한 상담
이번에는 이렇게 묻는다.
“Alpha의 U.S. Patent No. X,XXX,XXX가 당사 미국 판매제품에 의해 침해되는지 미국법에 따라 검토해 주십시오.”
한국 변리사가 독자적으로 미국특허 침해 여부를 분석한다.
이 communication은 미국과의 연결성이 훨씬 강하다.
단순히 작성자와 의뢰인이 한국에 있다는 이유만으로 한국법이 적용된다고 가정하기 어렵다.
상황 C ― 한국 변리사가 미국 litigation counsel과 함께 분석
이번에는 K-Tech가 미국 litigation counsel을 선임하고, 한국 변리사가 그 counsel에게 제품기술과 prosecution history를 설명하면서 claim chart를 공동으로 작성한다고 하자.
이 경우에는 또 다른 문제가 발생한다.
한국 변리사가 독립적으로 foreign legal advice를 제공한 것인지, 아니면 미국변호사가 K-Tech에 법률서비스를 제공하기 위해 필요한 전문적 도움을 제공한 것인지가 중요해질 수 있다.
즉 foreign privilege의 문제와 attorney의 agent 또는 전문보조자에 관한 privilege 문제가 겹칠 수 있다.
따라서 세 상황을 똑같이 취급해서는 안 된다.
7외국법이 적용된다고 해서 자동으로 보호되는 것도 아니다
그다음에는 두 번째 단계로 넘어간다.
미국 법원이 “이 communication은 한국과 중심적으로 연결되어 있으므로 한국법을 살펴보겠다”고 판단했다고 하자.
그러면 자동으로 Privilege가 인정될까?
아니다.
법원은 다시 한국법이 해당 communication을 실제로 어떻게 보호하는지 묻는다.
한국법이 이 communication에 실제로 어떤 법적 보호를 제공하는가?
이 점에서 단순한 confidentiality obligation과 미국법상의 privilege를 구별해야 한다.
전문가에게 비밀유지의무가 있다는 것과, 소송에서 그 communication의 공개를 강제로 요구받았을 때 이를 거부할 법적 권리가 있다는 것은 동일한 개념이 아니기 때문이다.
Foreign privilege 판례들이 각국 법을 세밀하게 살핀 이유다.
8놀랍게도 한국법을 직접 검토한 미국 판례가 있다
한국 기업이 주의 깊게 볼 판례가 있다.
Astra Aktiebolag v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 208 F.R.D. 92 (S.D.N.Y. 2002)다. 이 판결은 Omeprazole 특허소송에서 외국 법률자문 및 소송 관련 문서의 privilege를 다룬 판결이다. 법원은 독일 변호사와의 communications에는 독일법을, Astra U.S.A.와 CKD 사이의 한국 특허·소송절차에 관련된 다수의 문서에는 원칙적으로 한국법을 적용 대상으로 보았다. 한국 관련 문서에는 Astra의 스웨덴 직원 및 사내변호사와 한국 외부대리인 Kim & Chang 사이의 communications 등이 포함되었다.
법원은 한국 변호사들의 선언서를 검토한 뒤, 한국법상 변호사의 비밀유지의무와 증언거부 관련 규정만으로는 의뢰인이 행사하는 미국식 attorney-client privilege 또는 소송예상 자료에 관한 미국식 work-product doctrine과 동등한 보호가 성립한다고 보기 어렵다고 판단하였다. 특히 한국의 관련 규정은 변호사가 업무상 알게 된 의뢰인 비밀과 변호사 자신의 증언거부를 중심으로 하며, 변호사와 의뢰인 사이의 모든 쌍방향 confidential legal communications을 포괄하는 미국식 제도와는 차이가 있다고 보았다.
그러나 법원은 당시 한국 민사소송의 제한적인 문서제출제도 아래에서는 문제된 문서들이 한국 소송에서 실제로 제출강제 대상이 되지 않는다고 보았다. 이에 따라 한국법상 미국식 privilege의 부재만을 기계적으로 적용하여 문서 전부의 공개를 명하는 것은 국제예양 및 미국 법정지의 공공정책에 반한다고 판단하였다. 법원은 결국 미국 privilege law를 한국 문서들에 적용하고, in camera review를 통하여 한국 특허·소송절차에 관한 법률자문을 구하거나 제공하기 위하여 비밀리에 이루어진 상당수 communications에 attorney-client privilege를 인정하였다.
따라서 Astra를 단순히
“미국 법원이 한국의 Privilege를 인정하지 않은 판례”
라고 요약하는 것도 정확하지 않다.
Astra의 판단은 그보다 훨씬 복잡하다.
9더 중요한 점 ― Astra는 2002년 판결이다
Astra를 오늘날 한국 변리사의 Privilege 문제에 그대로 대입해서도 안 된다.
이 판결은 2002년의 한국법을 미국 법원이 당시 제출된 전문가 의견을 토대로 해석한 결과다.
2026년 현재의 한국 민사소송법에는 이 판결을 읽을 때 반드시 함께 고려해야 할 명문 규정이 있다.
현행 민사소송법 제315조 제1항 제1호는 다음 전문직을 명시한다.
변호사·변리사·공증인·공인회계사·세무사·의료인·약사 등
그리고 이들이 직무상 비밀에 속하는 사항에 관하여 신문받는 경우 증언을 거부할 수 있도록 한다.
더 나아가 민사소송법 제344조는 제315조 제1항의 직무상 비밀이 적혀 있고 비밀유지의무가 면제되지 않은 문서에 대해서도 문서제출의무의 예외를 인정한다.
따라서 현재 한국법에 윤리적 confidentiality obligation만 존재한다고 말할 수는 없다.
변리사의 직무상 비밀에 관하여 증언거부와 문서제출 거부로 연결되는 명문의 절차법상 보호가 존재한다.
그렇다고 이를 곧바로
“한국에도 미국과 동일한 client-controlled Attorney-Client Privilege가 존재한다.”
고 바꾸어 말해서도 안 된다.
두 제도의 주체, 범위, waiver, 보호되는 communication의 범위와 법적 구조가 동일하다고 단정할 수 없기 때문이다.
그러나 적어도 2002년 Astra 판결의 한국법 설명을 2026년 현재의 한국 변리사 communication에 아무런 재검토 없이 그대로 적용하는 것은 위험하다.
이 점에서 한국 변리사법에 한국 변리사의 비밀 유지 특권 및 업무산출물 면책 규정의 도입은 필요하다.
10일본 변리사(Benrishi) 판례가 보여주는 또 하나의 방향
비교법적으로 흥미로운 판례가 Eisai Ltd. v. Dr. Reddy’s Laboratories, Inc., 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005)이다.
이 사건에서는 일본의 benrishi(弁理士)와의 communication이 문제되었다.
미국 법원은 일본 민사소송법이 benrishi에게 직무상 비밀에 관한 증언거부와 문서제출 거부의 법적 보호를 제공한다는 점을 중요하게 보았다.
그 결과 일본 benrishi가 제공한 legal advice 또는 그러한 advice를 요청하는 문서에 대한 Privilege 주장을 인정했다.
이 판결은 한국 변리사 문제와 비교할 지점을 제공한다.
한국의 현행 민사소송법 역시 변리사를 명시적으로 증언거부권의 주체로 규정하고, 그 직무상 비밀이 기재된 일정한 문서에 문서제출의무의 예외를 인정하고 있기 때문이다.
물론 이것만으로
“따라서 Eisai가 한국 변리사에게 그대로 적용된다.”
고 결론 내릴 수는 없다.
일본법과 한국법의 구체적인 구조가 다르고, 미국 법원이 foreign privilege를 판단하는 방법도 사건과 관할법원에 따라 달라질 수 있기 때문이다.
Eisai가 보여주는 핵심은 분명하다.
미국 법원이 foreign patent practitioner의 명칭만 보는 것이 아니라 그 나라의 법이 해당 전문직과 communication에 실제로 어떤 절차적 보호를 제공하는지를 살펴본다는 것이다.
11독일 변리사(Patent Attorney) 사례도 같은 점을 보여준다
Astra 사건 자체에서도 독일 변리사(patent attorney)와의 communication이 별도로 문제되었다.
법원은 독일법 아래에서 patent attorney와 의뢰인 사이의 일정한 communication이 강제공개로부터 보호된다는 설명을 검토하고 그 보호를 인정했다.
다른 미국 판례들도 독일 patent professionals가 patentability, infringement, validity 등과 관련하여 제공하는 전문적 법률서비스의 성격과 독일법상 보호를 검토해 왔다.
이 사례도 같은 결론을 가리킨다.
“Attorney라는 영어 명칭이 붙었는가”가 결정적인 것이 아니다.
독일 Patentanwalt, 일본 benrishi, European Patent Attorney, 영국 patent attorney, 한국 변리사는 각각 서로 다른 법률체계에서 만들어진 전문직이다.
미국의 attorney/patent agent 이분법을 다른 나라에 그대로 투영해서는 안 된다.
12한국 변리사의 업무범위는 Privilege 분석에서 왜 중요한가
K-Tech의 한국 변리사 사례로 돌아가 보자.
이 변리사가 단순히 미국 출원을 위해 발명자의 기술자료를 전달하는 역할만 했다고 하자.
그 경우와 다음 상황은 같지 않다.
한국 변리사가 K-Tech를 대리하여 한국 특허의 무효심판을 수행하고, 권리범위확인심판을 진행하며, 특허법원에서 심결취소소송을 대리하고, 경쟁제품의 침해 여부에 관한 감정의견을 제공했다고 하자.
후자의 한국 변리사를 미국의 non-attorney patent agent와 단순히 같다고 보기는 더욱 어렵다.
이는 ‘한국 변리사에게 미국의 Attorney-Client Privilege를 반드시 인정해야 한다’는 결론을 미리 정하려는 것이 아니다.
정확한 분석에 필요한 구별이다.
- Foreign privilege를 검토하려면 최소한 다음을 알아야 한다.
- 그 전문직의 법률상 자격은 무엇인가?
- 어떤 업무를 독립적으로 수행할 수 있는가?
- 행정청이나 심판기관에서 당사자를 대리할 수 있는가?
- 법원에서 소송대리권이 있는가?
- 침해·무효에 관한 법률적 감정을 수행할 수 있는가?
- 비밀유지의무가 있는가?
- 증언을 거부할 수 있는가?
- 직무상 비밀이 기재된 문서의 제출을 거부할 수 있는가?
이 질문에 대한 답을 확인한 다음에야 미국법상 foreign privilege 분석을 제대로 시작할 수 있다.
13한국 변리사에게 미국특허 침해의견을 받으면 안전한가
실무에서 가장 궁금한 질문을 보자.
K-Tech가 미국 litigation counsel을 선임하기 전에 한국 변리사에게 Alpha의 미국특허 침해 여부를 독자적으로 검토해 달라고 요청했다.
그 의견서는 미국 Discovery에서 보호된다고 믿어도 될까?
그렇게 믿어서는 안 된다.
문제의 communication이 미국특허의 infringement와 validity를 직접 다룬다면 미국과의 연결성이 매우 강해질 수 있다.
그 경우 미국 privilege law가 적용될 가능성을 검토해야 하고, 한국 변리사가 한국법상 폭넓은 전문업무를 수행한다는 사실만으로 미국 Attorney-Client Privilege가 자동으로 성립한다고 할 수는 없다.
특히 Queen’s University가 인정한 patent-agent privilege는 USPTO가 U.S. patent agent에게 허용한 practice의 범위와 연결되어 있기 때문에, 한국 변리사가 독자적으로 수행한 미국 특허침해 분석을 그 판례 하나만으로 보호된다고 보는 것은 위험하다.
미국 분쟁이 구체화된 뒤에는 미국 counsel과 한국 변리사의 역할을 처음부터 설계해야 한다.
14그렇다면 모든 것을 미국변호사에게 맡겨야 하는가
현실적으로 모든 업무를 미국변호사에게 맡기는 것도 적절하지 않다.
한국 기술기업의 제품을 가장 잘 아는 사람은 한국의 연구원과 IP팀이다.
관련 특허 포트폴리오의 prosecution history와 기술적 배경을 가장 잘 아는 외부 전문가는 수년 동안 사건을 담당해 온 한국 변리사일 수 있다.
미국 litigation counsel이 수천 페이지의 한국 특허기록과 기술자료를 처음부터 독자적으로 이해하도록 하는 것은 비효율적일 뿐 아니라 비용도 막대하다.
목표는 한국 변리사를 미국분쟁에서 배제하는 데 있지 않다.
한국 변리사의 전문성을 미국 counsel의 법률서비스와 적절히 결합해야 한다.
그 결합 방식을 분명히 하는 것이 중요하다.
가 중요하다.
미국변호사가 infringement, validity, enforceability 등 미국법상 legal advice를 제공하고, 한국 변리사가 관련 기술, 한국·외국 family prosecution, 선행기술, 한국 특허절차 등에 관한 전문적인 분석을 제공하는 구조를 명확하게 설계할 필요가 있다.
경우에 따라서는 한국 변리사가 미국 counsel의 법률서비스 제공에 필요한 전문적 조력을 수행하는 관계도 검토할 수 있다.
다만 미국변호사를 이메일에 CC하는 형식만 갖춘다고 해결되는 것은 아니다.
실제로 누가 법률적 판단의 책임을 지고, 한국 변리사가 어떤 역할을 수행했는지가 중요하다.
15가장 위험한 방식 ― 분쟁이 시작된 뒤 과거 문서를 재분류하는 것
K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 6개월 동안 한국에서 자체적으로 침해·무효 분석을 진행했다고 하자.
그 과정에서 IP팀과 한국 변리사 사이에 수백 통의 이메일이 오갔다.
미국소송이 제기된 뒤 litigation counsel이 들어와 과거 이메일에 일괄적으로
ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED
라는 표시를 붙인다.
이것으로 문제가 해결될까?
해결되지 않는다.
Privilege는 사후적인 문서 라벨로 생기지 않는다.
- 각 communication이 이루어진 당시
- 누구에게 법률적 조언을 구했는지,
- 어떤 법률에 관한 조언이었는지,
- 해당 전문가는 어떤 자격과 역할로 참여했는지,
- communication이 어느 국가와 중심적으로 연결되어 있었는지,
- confidentiality가 유지되었는지
를 살펴야 한다.
따라서 foreign privilege는 Discovery가 시작된 뒤 처리할 사안이 아니라 국제 특허분쟁의 초기 대응단계에서 설계할 문제다.
16K-Tech 사례를 네 가지로 나누면
같은 한국 변리사와의 communication이라도 다음 네 가지는 구별할 필요가 있다.
- 첫째, 한국 특허와 한국 절차에 관한 communication.한국 특허의 침해·무효, 특허심판원의 심판, 특허법원의 심결취소소송 등 한국법에 중심을 둔 업무라면 한국법상 전문직 지위와 비밀보호 규정이 중요해진다.
- 둘째, 미국특허에 관하여 한국 변리사가 독자적으로 제공한 의견.미국과의 touch base가 강해질 수 있으므로 미국 privilege law의 적용 가능성과 보호근거를 별도로 검토해야 한다.
- 셋째, 미국 counsel이 법률서비스를 제공하기 위해 한국 변리사의 전문적 도움을 받은 communication.Foreign practitioner 자체의 privilege와 별도로, 미국 attorney-client relationship을 지원하는 전문보조자 또는 agent의 communication이라는 분석 가능성을 검토할 수 있다.
- 넷째, 미국출원 prosecution에 관한 communication.U.S. patent agent 또는 patent attorney의 authorized USPTO practice, Queen’s University의 범위, 그리고 foreign practitioner가 수행한 구체적인 역할을 따져야 한다.
“한국 변리사와의 이메일”이라는 하나의 이름으로 이 네 상황을 묶어서는 안 된다.
17흔한 오해와 반례
“한국 변리사는 변호사가 아니므로 미국에서 Privilege가 없다.”
지나치게 단순하다. Foreign practitioner communication에서는 적용법, 해당 국가의 전문자격과 법적 보호, communication의 목적과 역할을 함께 검토해야 한다.
“U.S. patent agent에게 Privilege가 있으므로 한국 변리사도 똑같이 보호된다.”
그렇지 않다. Queen’s University의 patent-agent privilege는 미국의 authorized USPTO practice와 연결된 제한적인 법리다.
“한국 변리사는 미국 patent agent와 같은 직역이다.”
그렇지 않다. 특허출원을 대리하는 비변호사 전문자격이라는 공통점은 있지만 한국 변리사의 법정 업무범위에는 특허·상표·디자인, 심판, 심결취소소송 및 감정 등 훨씬 넓은 영역이 포함된다.
“한국법에 비밀유지의무가 있으니 미국에서도 자동으로 Privileged다.”
그렇지 않다. 미국 법원은 단순한 confidentiality obligation과 disclosure를 거부할 수 있는 privilege 또는 이에 상응하는 절차적 보호를 구별할 수 있다.
“2002년 Astra가 한국에는 Privilege가 없다고 했으니 지금도 끝난 문제다.”
그렇게 읽어서는 안 된다. Astra는 당시 제출된 한국법 자료를 기초로 한 2002년 판결이고, 현재 한국 민사소송법은 변리사의 직무상 비밀에 대한 증언거부권과 그러한 비밀이 기재된 문서에 대한 문서제출 거부의 법적 근거를 명시하고 있다.
“미국변호사를 CC하면 한국 변리사와의 모든 communication이 보호된다.”
그렇지 않다. 미국변호사가 실제로 법률서비스를 제공하고 있었는지, 한국 변리사의 참여가 그 법률서비스에 어떤 기능을 했는지가 중요하다.
18한국 기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트
미국 특허분쟁 가능성이 있는 상황에서 한국 변리사 및 foreign patent practitioner와 communication할 때에는 적어도 다음 사항을 확인할 필요가 있다.
- 1. 어느 나라의 법률에 관한 업무인지 구별한다.한국특허 분석과 미국특허 분석을 하나의 이메일 thread에 무분별하게 섞지 않는 편이 좋다.
- 2. 각 전문가의 역할을 명확히 한다.한국 변리사가 한국법 자문을 하는 것인지, 기술·prosecution background를 제공하는 것인지, 미국 counsel의 법률분석을 지원하는 것인지 구별한다.
- 3. 미국 분쟁이 구체화되면 U.S. counsel의 참여시점을 늦추지 않는다.이미 수백 건의 민감한 communication이 만들어진 뒤 Privilege 구조를 사후적으로 만들기는 어렵다.
- 4. U.S. patent agent와 foreign patent attorney를 동일하게 취급하지 않는다.각자의 자격과 authorized practice가 다르다.
- 5. Foreign law protection을 확인한다.단순한 직업윤리상의 비밀유지의무인지, 증언·문서제출을 거부할 법적 보호까지 있는지를 확인해야 한다.
- 6. 미국변호사를 형식적으로 CC하지 않는다.실제로 미국법상 legal advice를 제공하는 구조를 갖추는 것이 중요하다.
- 7. Privilege log 단계에서 처음 고민하지 않는다.Foreign privilege는 문서를 생성하는 단계에서부터 관리해야 한다.
19한국 변리사 문제의 핵심은 ‘Attorney인가 Agent인가’가 아니다
Foreign patent practitioner의 Privilege를 분석할 때는 미국의 직역분류를 다른 나라에 그대로 투영하지 않도록 주의해야 한다.
미국에서는 patent attorney와 patent agent의 구별이 명확하다.
그러나 한국 변리사, 일본 benrishi, German Patentanwalt, UK patent attorney, European Patent Attorney는 각각 자국의 법률제도에서 독자적으로 형성된 전문직이다.
따라서 미국 Discovery에서 이들의 communication을 판단할 때도
“미국 기준으로 attorney인가, agent인가?”
라는 질문만으로는 충분하지 않다.
더 중요한 질문은 다음과 같다.
그 전문가는 자국법에서 어떤 업무를 수행하도록 권한을 부여받았으며, 문제의 communication은 그 전문업무 가운데 무엇과 관련되어 있었고, 어느 법질서가 그 관계에 가장 강한 이해관계를 가지고 있는가?
그 다음에야 해당 국가의 법이 communication을 실제로 어떻게 보호하는지를 살펴볼 수 있다.
한국 기업에는 특히 중요한 문제다.
한국의 IP팀과 변리사는 미국소송이 시작되기 훨씬 전부터 발명 발굴, 출원, 심판, 침해·무효 분석을 함께 수행한다. 그 과정에서 만들어진 communication이 나중에 미국 Discovery의 대상이 될 수 있다.
따라서 가장 안전한 전략은
“한국 변리사와의 communication은 무조건 보호된다.”
고 믿는 것도,
“어차피 보호되지 않으니 의미가 없다.”
고 포기하는 것도 아니다.
국제분쟁이 예상되는 순간부터 각 전문가의 역할과 communication의 목적, 적용될 법을 의식하여 구조를 설계하는 것이다.
이 지점에서 다음 문제가 이어진다.
한국 변리사든 미국 patent attorney든, 전문가에게 전달되는 정보의 상당 부분은 결국 기술정보다.
발명신고서에는 발명의 구조가 적혀 있다.
선행기술 조사보고서에는 공개특허가 정리되어 있다.
Claim chart에는 제품의 구성과 특허청구항이 나란히 놓여 있다.
특허출원서에 들어갈 내용은 결국 USPTO나 특허청을 통해 공개될 수도 있다.
그렇다면 이런 기술정보는 어디까지 Privileged일까?
Patent attorney에게 보냈다는 이유만으로 발명신고서 전체가 보호되는가?
반대로 나중에 특허출원서에 공개될 정보라면 처음부터 Privilege가 존재하지 않는가?
다음 편에서는 미국 특허실무에서 오래된 논쟁인 Jack Winter, Knogo, 그리고 In re Spalding Sports를 중심으로 이 문제를 살펴본다.
다음 편
제4편. 특허출원을 위해 전달한 기술정보도 보호되는가?
― Invention Disclosure, Patent Prosecution과 Attorney-Client Privilege
주요 법령·판례와 공식 자료
- Federal Rule of Evidence 501미국 연방법원 공식 규칙집
- In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287미국 정부 판결문 PDF
- Golden Trade, 143 F.R.D. 514판결문 재게시본
- VLT Corp., 194 F.R.D. 8판결문 재게시본
- Astra Aktiebolag, 208 F.R.D. 92판결문 PDF 재게시본
- Eisai Ltd., 406 F. Supp. 2d 341판결문 재게시본
- Foseco International, 546 F. Supp. 22판결문 재게시본
- 변리사법 제2조국가법령정보센터
- 변리사법 제23조국가법령정보센터
- 민사소송법 제315조국가법령정보센터
- 민사소송법 제344조국가법령정보센터
- USPTO — Patent practitionersUSPTO 공식 자료
검증 기준일: 2026년 9월 19일
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