최근 Post-expiration patent royalties에 관한 미국 대법원 판례를 보면서

2015.6.22. 각종 다양한 매체를 통해 특허존속기간이후 로열티 지급의무가 없다는 미국대법원 판결(Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.) 소식이 쏟아져 나왔다.

당연한 결론인데 왜들 호들갑이냐는 반응도 있을 수 있지만, 이 사건은 미국에서 50년된 Brulotte rule이 뒤집어질 지도 모른다는 기대감(?)으로 업계에 주목을 받은 사건이었다.

Brulotte rule이란 1964년 Brulotte v. Thys Co. 사건에서 특허는 발명자가 자신의 발명을 공중에 공개하는 댓가로 20년동안 배타권을 인정받았고 그기간동안만 배타권에 기초한 보상받을 권리가 있다는 판결이 나오면서 확립된 rule이다.

그러나 본인이 주목한 것은 법원이 Brulotte rule을 위반하지 않으면서도 특허 라이센스 계약에서 특허존속기간을 너머서 로열티를 받을 수 있는 계약이 가능한 점을 인정하였다는 점이다. 그예로 들수 있는 경우는 다음과 같다.

1.Payments for use of an invention during the patent’s term can be deferred into a post-expiration period;

2. Post-expiration royalties can be tied to a non-patent right (such as a license of trade secrets); and

3. Other business arrangements (such as joint ventures) can confer benefits long after a patent term has expired.

따라서 특허존속기간을 넘어 로열티 지급조건으로 계약하고자 한다면 단순히 존속기간이 끝난 특허에 대한 로열티가 아니란 점이 부각되도록 계약서를 작성하여야 할 것이다.

[라이선스계약실무] 미국특허권에 대한 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

[라이선스계약실무] 미국법인의 미국특허권 등의 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

특허 로열티라고 불리는 특허 등 지식재산의 사용대가는 일종의 사용료 소득으로 국내 세적이 있는 경우에는 종합과세대상이 될 것이나 국내에 세적이 없는 미국법인에게 로열티 등의 사용료 소득을 지급할 경우에는 로열티를 지급하는 국내법인이 원천징수를 하고 로열티를 지급하여야 합니다.

로열티 협상할 때 이러한 원천징수를 고려하지 않고 큰 그림에서 Term sheets를 작성하여 합의하는 경우가 많습니다. 그러나 이런 경우 이후 라이선스계약서 작성시 로열티에 대한 세금을 누가 부담하느냐에 따라 라이센시 입장에서 부담하여야 할 금액 혹은 라이센서 입장에서 수령할 금액이 달라지게 되어 종종 지리한 추가 협상이 발생하기도 하였습니다.

예를 들어 국내법인이 미국법인에게 100만원의 특허 사용 로열티를 지급하기로 합의하였다고 가정하고 한미조세협약에 따른 제한세율 10%를 적용한다고 할 때 (사안의 단순화를 위하여 주민세는 고려하지 않기로 합니다), 첫째 라이센시가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센시는 11만원의 원천징수액을 부담하고 라이센서인 미국법인에게 100만원을 보내주어야 하므로 라이센시가 실질적으로 부담하는 로열티는 110만원이 될 것입니다. 반면 라이센서가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센서는 10만원의 원천징수액을 부담하여야 하므로 라이센시는 로열티 합의금 100만원에서 10만원을 제하고 라이센서인 미국법인에게 90만원만 보내주면 되므로 실질적으로 라이센서는 90만원만 수취하게 되는 것입니다.

사실 대부분 별다른 합의가 없으면 로열티 합의금을 라이센서에게 지급할 때 세금을 라이센시가 부담하고 세금을 제외한 로열티금액이 합의금에 맞추는 방식, 즉 Net Base 로열티 결정방법을 암묵적으로 사용하고 있었다고 해도 과언이 아니었으며, 라이센시는 원천징수액을 그대로 부담하였습니다.

그러나 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결에서 대법원은 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우, 미국법인이 사용 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

구체적으로 “구 법인세법(2010.12.30.법률 제10423호로 개정되기 전의 것)제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권,실용신안권,상표권,디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 ‘특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률제28조 는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조 에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”고 규정하고있으므로,국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약 제6조 제3항 , 제14조 제4항 은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산,사용,양도,대여,수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.”고 설시하였습니다.

즉 국내법인이 국내 특허권이 아니라 미국 특허권만을 기초로 미국법인에 로열티를 지급할 때에는 원천 징수할 근거가 없다는 것입니다(사견 : 이에 따른 주민세도 발생한 근거가 없을 것으로 보임). 이 판결의 여파는 예상보다 클 것으로 보입니다.

한편 국내특허와 해외특허를 묶어 그 사용 로열티를 지급하는 경우, 전체 로열티금액에서 국내 특허권에 대한 국내 실시허락에 따른 로열티를 어떻게 분리하여 원천징수해야 하는지가 궁금해집니다. 

[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?

[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?

어느 회사가 제품을 생산할 때 그 제품을 자신이 제작하기도 하지만 제3자에게 제작을 위탁하여 납품하게 하는 경우가 많다. 가격경쟁이 심한 제품일수록 제품수요의 변동이 심할수록 제작비와 인건비가 싼 협력업체에게 제품 사양과 제품 제작기술을 제공하고 그대로 만들도록 하는 방식이 많이 사용된다. 핵심역량을 제외하고는 중국이나 베트남 등 기업에게 아웃소싱하여 생산하게 하는 경우도 많다. 또한 제품을 제작할 때 그 제품에 들어가는 부품까지 직접 모두 생산하는 기업은 드물다. 

위와 같이 제품 또는 부품을 자신이 직접 제작하지 않고 제3자를 팔다리처럼 이용하여 대신 제작하게 하는 것이 위탁제작이다. 

그러나 제3자의 위탁제작과 서브라이선스가 다르다는 것에 유의하자. 도급은 도급자가 수급자를 마치 팔다리처럼 이용하여 자신의 행위를 대신하게 하는 것이며, 도급자는 수급자를 관리 감독하고 수급자의 모든 행위가 도급자의 이익을 위하여 이루어진다. 반면 서브라이선스는 허락받은 라이선스 내에서 자신의 이익을 위하여 독립하여 행위를 할 수 있는 권리이다. 간단히 말하면 위탁제작은 수급자가 제작한 제품을 도급자에게 모두 납품하지만 서브라이선스는 그 라이선스 범위 내에서 자유롭게 제3자에게 자신이 제작한 제품을 판매할 수 있다.

위탁제작(have-made)과 관련하여, 자주 접하기도 하고 고민하게 하는 이슈는 아래와 같이 네(4)가지이다.

1. 완제품 OEM(주문자 상표부착에 의한 생산)의 경우, OEM 수급자가 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부

2. 부품 OEM의 경우, 부품OEM 수급자와 완제품 제작자(도급자)가 공동으로 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부

3. 특허권이 공유인 경우 일부 지분을 가진 공유자가 제3자에게 위탁 제작하는 것도 자기 실시에 해당하는 지 여부.

4. 라이선스 계약에서, 제작(make)에 대한 라이선스에 본질적으로 위탁제작(have-made)할 권리가 포함되는 것인지 여부

제1점과 관련하여, 디자인권을 침해한 자가 그 디자인권의 등록 사실을 모르고 단지 제3자의 주문을 받아 생산하여 주문자 상표부착 방식으로 제3자에게 전량 납품한 경우, 그 생산행위 자체가 디자인권을 침해한 것으로 추정되는 실시행위로서 그와 같은 사유만으로는 과실이 없다거나 과실의 추정을 번복할 사유가 되지 못한다고 설시한 판례가 있다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결). 도급자의 지시와 요구에 따라 위탁제작하는 수급자라고 하더라도 특허침해에 대한 책임을 벗어버릴 수 없다는 것이다.

제2점과 관련해서는 하청업체에 물품을 자신에게만 납품하게 하였는데 하청업체의 물품 제조 과정에서 특허침해가 된 경우 납품 의뢰자를 교사자로 보아 공동불법행위의 책임을 지게 한 판례(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결)과 도급자의 의뢰에 따라 수급자들이 제품을 만들면서 특허발명의 일부 단계가 실시된 것은 도급자의 실시로 평가하여야 하고 설사 그렇지 않다고 하더라도, 도급자는 특허발명단계를 나누어 수급자가 일부 단계를 시행하여 특허발명제품을 제작•판매하게 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담한다고 할 것이다라고 설시한 판례(서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결)이 있다. 

복수당사자의 실시에 따른 책임과 관련하여 본인의 블로그 내에 개시한 “공동침해에 대한 미국/한국/독일의 비교법적 고찰” 참고하기 바란다.

제3점과 관련해서는 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항). 그러나 자기 실시와는 달리, 특허법 제99조 제4항은 ‘특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.’고 규정하여 타인으로 하여금 특허권을 실시하도록 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻도록 하고 있다. 공유자 중의 1인이 특허권을 제3자에게 도급을 하거나 위탁하여 가공하도록 하거나 외주 임가공을 하도록 하는 경우는 실시자유가 보장된 자기실시인가? 아니면 다른 공유자로부터 동의를 얻어야 하는 실시권의 허락에 해당하는 가? 이에 대해서는 일본 판례와 학설은 이렇게 제3자에게 위탁제작하게 하는 등 도급을 통해 제작하는 태양은 몇가지 요건하에 공유자의 자기 실시로 보고 있다.

제4점, 즉 명시적으로 위탁제작(have-made)에 대한 허락이 없어도 제작(make)에 대한 허락이 있었다면 위탁제작(have-made)하게 할 권리가 인정되는가와 관련하여, 참고할 국내 판례는 찾지 못하였다. 그러나 대체로 라이선스계약 해석에서 위탁제작을 특별 대우하고 있는 것 같지는 않다.

반면 미국 2009년 CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, No. 08-1502 (Fed. Cir. May 22, 2009) 사건에서 미연방순회항소법원은 명백하게 도급(Have-made)을 배제하는 것을 명시하지 않는 한, 라이센시에게는 도급(Have-made)할 권리가 내포된 것이라고 판시한 바 있다. 

따라서 미국 판례를 고려할 때 미국특허와 관련된 국제 라이선스계약을 작성하거나 협상을 할 때 라이센서 입장에서는 오직 ‘제작’(make)할 권리만 허락하고 싶다면 명시적으로 ‘위탁제작’(have made)할 권리를 배제하거나 제한하여야 할 것이고, 라이센시 입장에서는 위탁 제한 규정이 없다면 제3자에게 위탁할 권리가 당연하게 인정되므로 굳이 언급하지 않지 않는 것이 지혜로울 것으로 보인다.

The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit recently held that a license to make a patented article includes an inherent right to have a third party make the article absent express language to the contrary. CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, Case No. 08-1502 (Fed. Cir., May 22, 2009)

First, relying on other cases in the circuit, the CAFC ruled that the right to “have made” is inherent because a license to “make, use, and sell” does not restrict production to the licensee personally. Rather, the licensee is free to employ others to assist him in the production of the product so that he can later use it as he desires. Further, a right to have made is not equivalent to a sublicense because the licensee does not convey a sublicense on the contractor. Rather, the third party contractor manufactures the licensed product for the licensee only and cannot make or use for anyone other than the licensee and has no right to sell to third parties. Additionally, the CAFC ruled that because a right to “make, use, and sell” inherently includes the right to have a product made, a licensor must demonstrate a clear intent in the contract to exclude the licensee’s “have made” right.