안녕하세요! 오늘은 기업이나 발명가라면 꼭 알아야 할, 조금은 생소하지만 아주 중요한 미국 특허 이야기를 해볼까 해요. 바로 '출원 해태(Prosecution Laches)'라는 개념인데요. 제가 최근에 'Sonos 대 Google' 사건 판결을 보고 '아, 이거 정말 중요하구나!' 싶어서 여러분께 꼭 공유하고 싶었어요. '나중에 해야지' 하고 미루는 습관이 특허 세계에서는 얼마나 큰 나비효과를 불러올 수 있는지, 지금부터 함께 알아보시죠!
'잠수함 특허'를 막는 방패, 출원 해태란? 🤔
'출원 해태'라는 말이 좀 어렵게 들리죠? 쉽게 말해, 특허 출원인이 합리적인 이유 없이 고의로 출원 절차를 지연시켜 다른 사람에게 피해를 줬을 때, 나중에 그 특허권을 주장할 수 없게 만드는 법리를 말해요. 아주 오래전부터 있던 형평법상의 방어 수단이죠.
특히 1995년 미국 특허법이 개정되기 전에는 이런 전략이 기승을 부렸어요. 당시에는 특허 기간이 '등록일'로부터 17년이었거든요. 그래서 일부러 등록을 늦추고, 관련 기술이 시장의 표준이 되었을 때 '짜잔!' 하고 나타나 막대한 로열티를 요구하는 거죠. 마치 깊은 바닷속에 숨어있다가 목표물이 나타나면 공격하는 잠수함 같다고 해서 '잠수함 특허(Submarine Patent)'라는 별명이 붙었답니다.
출원 해태가 인정되려면 크게 두 가지 요건이 필요해요. 첫째, 특허 출원인의 '불합리하고 설명할 수 없는 지연'이 있어야 하고, 둘째, 그 지연으로 인해 소송 상대방(피고)에게 '법적 불이익(prejudice)'이 발행한다는 점이 입증되어야 합니다. 여기서 말하는 '법적 불이익 또는 손해'(prejudice)란 단순한 피해를 넘어, '특허 출원인의 부당한 지연이 없었다면 발생하지 않았을, 피고의 경제적·사업적 이해관계 형성'을 의미하는 법률 용어랍니다.
전설의 발명가, 길버트 하얏트 이야기 📜
출원 해태를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물이 바로 '길버트 하얏트'입니다. 이분은 마이크로컨트롤러 기술의 선구자로 불리지만, 동시에 수십 년에 걸친 특허 출원 지연으로도 아주 유명해요. 1995년 법 개정 직전에 무려 400개에 가까운 특허를 출원하며 소위 'GATT 버블 출원'을 감행했죠.
미국 특허청(PTO)은 하얏트의 이런 장기적인 지연 행위가 특허 시스템을 남용하는 것이라며 '출원 해태'를 주장했고, 결국 2025년 연방순회항소법원은 특허청의 손을 들어줬습니다. 이 판결은 특허 출원 과정에서의 성실한 진행 의무를 다시 한번 일깨워준 중요한 사건으로 기록되었어요.
| 구분 | 일반적인 특허 출원 | 하얏트의 사례 |
|---|---|---|
| 출원 시점 | 기술 개발 후 즉시 | 1970년대부터 시작 |
| 지연 기간 | 평균 2~3년 | 수십 년에 걸쳐 진행 |
| 결과 | 정상적인 특허 등록 | 출원 해태로 인한 권리 불인정 |
최신 판례: Sonos 대 Google 스마트 스피커 전쟁 🔊
그렇다면 1995년 법 개정으로 특허 기간이 '출원일'로부터 20년으로 바뀐 지금은 어떨까요? '잠수함 특허' 전략은 이제 무의미해졌을까요? 최근 Sonos와 Google의 스마트 스피커 특허 소송이 이 질문에 대한 중요한 실마리를 제공합니다.
1심 법원은 Sonos가 13년이라는 긴 시간 동안 계속 출원을 통해 의도적으로 절차를 지연했고, 그 사이 Google이 해당 기술에 막대한 투자를 했다는 점을 들어 '출원 해태'를 인정했어요. 특히 1심 판사는 Sonos가 경쟁사(Google) 제품을 보고 그에 맞춰 청구항을 수정하는 '표적 계속 출원(Targeted Continuation Practice)' 관행을 강하게 비판했죠.
하지만! 2025년 연방순회항소법원은 이 판결을 뒤집었습니다. 항소 법원은 출원 해태는 '아주 드문 경우'에만 허용되는 예외적인 방어 수단임을 강조하며, Google이 Sonos의 지연 때문에 실질적인 피해를 봤다는 증거가 부족하다고 판단했어요. 이 판결로 Sonos는 3,250만 달러의 배심원 평결을 되찾을 수 있었습니다.
Sonos 사건의 항소심 판결은 출원 해태 주장이 그만큼 어렵다는 것을 보여주지만, 그렇다고 해서 장기간의 출원 지연이 괜찮다는 의미는 아니에요. 특히 경쟁사 제품을 명백히 겨냥한 듯한 계속 출원 전략은 여전히 위험 부담이 따를 수 있답니다.
출원 해태 핵심 요약
자주 묻는 질문 ❓
계속출원 제도 부재: 한국은 미국처럼 무제한 계속출원이 불가능하고, 대신 분할출원만 허용됩니다. 다만 이는 거절이유통지 후 의견서 제출기간이나 특허결정 송달 후 3개월 이내 등 특정 시점에서만 가능합니다.
심사청구 3년 기한: 출원일부터 3년 안에 심사청구를 하지 않으면 심사에 착수되지 않습니다. 이를 통해 일정 기간 시장을 관망할 수 있으나 3년이 상한입니다.
PCT 활용 가능: 국제출원을 활용하면 전략적 유연성을 가질 수 있지만, 장기간 권리화를 늦춰 ‘서브마린 특허’를 만드는 것은 제도상 불가능합니다.
따라서 한국에는 출원 해태와 동일한 법리는 없지만, 분할출원 시기 제한과 심사청구 3년 기한 등을 통해 권리 남용 방지 및 제3자의 예측가능성 보장이라는 정책적 취지는 구현되고 있습니다.
오늘은 미국 특허의 '출원 해태'라는 흥미로운 주제에 대해 알아봤습니다. 조금 복잡하게 느껴질 수 있지만, 핵심은 결국 '정당한 이유 없이 자신의 권리 행사를 미루어 타인에게 피해를 주지 말라'는 상식적인 원칙인 것 같아요. 여러분의 소중한 발명이 바닷속 잠수함처럼 가라앉지 않도록, 항상 성실하게 절차를 진행하는 것이 무엇보다 중요해 보입니다. 더 궁금한 점이 있다면 언제든 댓글로 물어봐 주세요!
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