특허출원 후 발명을 개량·구체화하면서 겪게 되는 딜레마 — 우선권주장출원 제도(한국의 국내우선권주장, 미국의 CIP)는 이를 해소하기 위해 마련되었지만, 실무에서는 생각보다 좁고 까다로운 함정을 담고 있다. 이 글에서는 두 제도의 구조적 차이와 실무상 유의점을 짚어본다.
I. 들어가는 말
발명은 사람의 지적 창작물이라는 점에서 유체물과 다르다. 같은 발명적 사상을 서로 다른 사람이 동시에, 또는 시차를 두고 착안할 수 있기 때문에, 권리가 경합할 때 누구를 보호할 것인지가 문제된다. 특허법은 처음 땅을 개척하여 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적 원칙과 유사하게, 가장 먼저 특허출원을 한 자에게 권리를 인정한다. 이를 선출원주의(First-To-File system)라 한다.
발명자는 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 출원하려는 유인을 갖는다. 배가 닻을 내리면 그 밧줄이 닿는 범위 안에서 점유가 인정되듯, 출원인은 명세서에 기재된 범위의 아이디어를 선점하게 된다. 그러나 상용화 수준에 이르지 못한 발명으로 서둘러 출원하면, 이후 개량하거나 추가할 여지가 많이 남아 후속 출원인에게 실질적 이익을 빼앗기기 쉽다. 반대로 최초 출원인이 자신의 선출원을 구체화·개량하여 통상의 절차로 재출원하면 동일 발명이라는 이유로 거절되거나, 명세서·도면 보정 과정에서 새로운 사항(new matter) 추가를 이유로 거절될 수 있다.
최초 명세서에 암시적으로 내포된 사항이라면 추후 보정으로 보완할 수 있지만, 새로운 사항 자체는 보정으로 추가할 수 없다. 이 불편을 해소하기 위해 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶는 우선권주장출원 제도가 마련되었다. 해외에서는 이미 새로운 사항을 포함한 조약우선권(부분우선권) 주장출원을 통해 모출원에 대한 우선권 혜택을 받아 왔다.
이에 따라 유럽연합을 제외한 한국·미국·일본·중국 등 다수 국가는, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원일에 출원한 것으로 인정하는 우선권 제도를 두고 있다. 한국은 이를 국내우선권주장 출원제도(특허법 제55조)라 하고, 미국은 일부계속출원(Continuation-in-Part, CIP) 제도(35 U.S.C. §120 등)라 부른다.
II. 문제의식
우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되어, 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 취지를 담고 있다. 그런데 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단할 때 청구항의 구성요소별(element-by-element) 대비까지는 나아가지 못하고, 청구항별(claim-by-claim) 판단에 머물러 있다. 그 결과 첫 발명자가 내린 닻의 범위에 있는 후속 발명을 충실히 보호한다는 취지에서 한 걸음 물러선 셈이 되었고, 독립적으로 여러 건을 출원하는 것과 비교해 경제적 효과와 관리 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 크지 않다는 지적도 뒤따른다.
예컨대 부모출원이 "~하는 단계1과 ~하는 단계2로 구성된 발명 A"(=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 "~하는 단계3"을 추가한 발명 B(=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우, 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어렵다. 부모출원일 이후 방법 A(=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대한 선행기술이 될 수 있는 것이다.
방법 A는 부모출원에 개시된 발명과 공통되므로 그 부분만큼은 부모출원일로 소급되어, 부모출원 이후 공개된 방법 A 관련 간행물이 자녀출원에 대해 선행기술 지위를 갖지 않으리라 생각하기 쉽지만 그렇지 않다. 현행 우선권주장출원 제도는 구성요소별이 아니라 청구항별로 판단하기 때문에, "~하는 단계3"을 추가한 발명 B를 아예 새로 출원하는 것과 실질적으로 다르지 않은 결과가 된다. 이 점에서는 미국과 한국의 실무가 유사한 한계를 보인다.
미국 CIP 출원의 특성
미국의 CIP 출원은 상대적으로 단점이 많다. 자녀출원의 우선권 혜택 인정 여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간이 짧아진다. 반면 한국은 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니라 등록요건 등 소정의 요건 심사에서만 부모출원일을 기준으로 심리하므로, 존속기간이 짧아지는 단점이 없다.
- 부모출원이 특허청에 계속(繫屬) 중이면 언제든 자녀출원(CIP)이 가능하고, 그 자녀출원을 다시 부모출원으로 삼아 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하는 한 우선권 주장의 사슬은 유지된다.
- 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고, 부모출원이 자녀출원일로부터 1년 전에 이미 공개되어 있었다면 부모출원 자체가 자녀출원의 신규성·진보성 판단의 선행기술이 될 수 있다. 부모출원의 공개까지 걸리는 기간(통상 1년 6개월)과, 공개 후 자녀출원에 대해 선행기술에서 배제되는 유예기간(AIA 35 U.S.C. §102(b)(1), 1년)을 합쳐 총 2년 6개월 동안은 부모출원이 자녀출원에 대한 선행기술 적격을 유예받는 구조다.
- 특허 존속기간이 짧아진다는 단점 외에도, 부모출원·특허에서 했던 주장이나 진술이 후속 CIP출원의 특허에서 청구항 용어를 좁게 해석하는 근거가 될 수 있다는 점, 그리고 부모-자녀-손자로 이어지는 우선권 사슬에서 자녀출원의 존속기간을 늘리려고 부모출원과 공통된 청구항을 삭제하면 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 유의해야 한다.
- CIP 출원 시에는 발명자 선언서를 새로 작성·제출해야 한다. 부모출원의 발명자 선언서 사본으로 갈음할 수 있는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과는 다른 부분이다.
- 부모출원일이 2013년 3월 16일 이전이고 그에 기초한 계속출원(CA)이 그 이후 출원된 경우, 계속출원 청구항의 유효출원일은 선출원일로 인정되어 개정 AIA의 선출원주의(First-Inventor-To-File)가 적용되지 않는다. 반면 CIP 출원은 신규 사항에 기초한 청구항을 하나라도 포함하면 그 출원 전체가 개정 AIA 기준으로 심사되어, 종전 선발명주의(First-To-Invent)에서는 선행기술 자격이 없던 참조문헌이 새롭게 선행기술 자격을 얻을 가능성이 있다. 계속출원·분할출원은 AIA 체제에서도 선출원일이 유효출원일로 유지되므로 이러한 우려가 없다. 이 밖에 PCT 국제출원을 기초로 미국 국내단계 진입 없이 바로 계속출원·분할출원·CIP출원을 하는 "우회 계속(bypass continuation)" 출원도 있으나, 지면 관계상 본고에서는 다루지 않는다.
한국의 국내우선권제도는 미국 CIP와 달리 부모출원(선출원)일로부터 1년 이내에만 우선권 주장이 가능하다. 1년 이내라면 우선권주장출원을 다시 부모출원으로 삼아 우선권을 주장하는 것도 가능하지만, 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통 부분에 대한 우선권 혜택은 사라진다.
또한 미국과 달리, 국내우선권 주장출원이 있으면 부모출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다(우선권 주장을 취하하면 취하 간주되지 않는다). 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합하는 상황 자체가 생기지 않는다. 부모출원이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 이루어지므로 부모출원은 자녀출원에 대해 선행기술로 작용하지 않으며, 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니므로 존속기간은 자녀출원일로부터 새로 시작한다.
실질적으로 한미 심사 실무의 차이가 두드러지는 지점은 동일성 판단이다. 구체적인 차이는 실제 사례를 각색한 다음 편 질의응답에서 다루기로 한다.
한국 특허제도 내에서 국내우선권주장출원의 실무적 유용성을 조금 더 살펴보면, 새로운 사항(new matter)을 국내우선권주장출원 없이 새로운 출원(new application)으로 진행하는 경우 출원인이 동일하므로 특허법 제29조 제3항(확대된 선원의 지위)은 적용되지 않지만, 제36조(선출원) 요건은 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 뚜렷한 차이가 없으면 실질적으로 동일하다는 판단으로 이어질 여지가 있다(다만 등록요건 판단과 등록 후 권리범위 판단의 동일성 기준을 반드시 일치시켜야 하는지는 별도로 검토가 필요하고, 선출원 요건 심리에서의 동일성 판단은 엄격하게 사실 문제로서 존부만 가려야 한다는 견해도 있다). 국내우선권주장출원을 하면 제36조 요건 자체가 적용되지 않으므로, 선출원과 후출원의 차이가 뚜렷하지 않을 때 특히 유용하다.
- 동일성 판단은 신규성 판단, 우선권 인정 판단, 선출원 요건 판단, 진보성 판단의 인용발명 특정, 무권리자 출원 판단 등 여러 국면에서 공통적으로 문제된다.
- 미국·유럽은 동일성을 사실의 증거 문제로 다룬다. 선행문헌의 명시적 개시뿐 아니라 묵시적 개시도 포함하되, 묵시적 개시는 가능성이 아니라 필연성의 문제로 제한되며, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 개시되어야 한다. 미국 연방항소법원은 선행문헌에 동일한 발명이 기재되어 있더라도 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않았다면 신규성 판단의 선행기술이 될 수 없다고 일관되게 판시해 왔다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)).
- 한국은 여기에 더해 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일 판단 기준을 사용한다는 지적이 학계에서 제기된다. 구성에 일부 차이가 있어도 효과에 차이가 없으면 동일하다고 보는 접근인데, 이는 본래 동일성 판단의 영역이라기보다 진보성 판단의 영역에 가깝다는 것이다(이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 — 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여 —", 지식재산연구 제15권 제2호, 2020). 이 기준을 그대로 적용하면 구성요소 일부가 누락된 경우에도 구성완비의 원칙(all elements rule)을 벗어나 동일하다는 결론에 이를 수 있어, 일부 구성요소가 없으면 권리범위에 속하지 않는다고 보는 침해판단과 정합성 문제가 지적되기도 한다. 다만 최근 대법원은 명시적·묵시적 개시 여부, 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는지를 기준으로 삼는 사례를 늘려가고 있다.
참고: 명세서 실시가능요건 관련 글 · 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안", 지식재산연구, 한국지식재산연구원(2020)
이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답 방식으로 짚어보며 한국 국내우선권주장 출원제도와 미국 CIP 출원제도를 비교한다. 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 제시하고, 답변은 다음 편에서 이어간다.
III. 질의 및 응답 (Q&A)
발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입을 제작해 정상 작동을 확인했다. 비용을 아끼고자 제품 사진만 첨부하여 "임시명세서 출원" 형식으로 부모출원을 하였다. 이후 개인 컴퓨터 제조사들이 앞다투어 마우스를 출시하기 시작하자, 발명가 A는 마우스의 구성과 작동 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 발명에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을까?
설치 공간이 자유로운 책상을 개발하던 중 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자마자 이를 개시하여 부모출원을 하였다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서, 최초 부모출원에 기재한 작동 원리는 같지만 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B(접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였다. 최초 부모출원에는 실시예 B를 간단히 언급만 했을 뿐 '외다리의 접이 구조' 자체는 기재하지 못했다. 마침 업계에 외다리 구조 책상이 유행하기 시작하자, 발명가는 구조 B(외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 구조 B에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택을 받을 수 있을까?
개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동 장소·빈도와 선호 브랜드 사이에 상관관계가 있으리라 보고, 소비자 동선 데이터를 받아 상품을 추천하는 방법을 딥러닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하여 부모출원을 하였다. 다만 출원 당시에는 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못해 데이터 상관관계에 대한 기재 없이 일반적인 딥러닝 예측 모델과 상품추천 알고리즘만 기재했고, 추천 프로세스의 구체적인 기술적 구현수단도 기재하지 못했다. 이후 데이터 공학 분야 잡지에 관련 빅데이터 분석 결과 일부가 실리자, 부모출원을 기초로 상관관계 설명과 실증례, 그리고 구체적인 기술적 구현수단을 추가하여 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있을까?
바이오 연구소의 한 연구원이 생체 내 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩하는 특정 DNA 서열을 발견하고, 그 서열을 포함하는 소정의 gDNA(genomic DNA) A로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용해 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법을 발명하여 부모출원을 하면서 그 gDNA A를 명세서에 기재하였다. 이후 연구를 계속하던 중, 동일한 Exon 서열을 가지면서 더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA B가 있는 세포를 발견하고, gDNA B를 이용한 동일한 치료제 생산 방법을 명세서·청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였다. gDNA B는 최초 부모출원의 gDNA A와 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각은 일부 다르지만, 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열은 완전히 일치한다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?
참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합에 사용되는 DNA 원본으로, 특정 단백질을 코딩하는 Exon과 코딩하지 않는 Intron이 불연속적으로 구성되어 있다. 유전자 재조합 기술 자체는 이미 알려진 기술로, gDNA 원본으로부터 전사(transcription) 과정을 거쳐 mRNA라는 단백질 합성 주형을 만들고, 그 mRNA를 주형으로 상보적 DNA(cDNA)를 합성한 뒤 중합효소 연쇄반응(PCR)으로 증폭하여 최종 단백질을 만든다. mRNA 주형은 gDNA 원본을 복제한 뒤 제한효소로 Intron 부분을 잘라내고 Exon 조각만 이어 붙여 만들어지므로, 주형이 되는 mRNA와 이를 통해 합성된 cDNA는 Exon에 의해 전사된 염기서열만 갖는다. 따라서 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 Exon 서열이 동일한 gDNA를 이용하면 같은 단백질을 만들 수 있다.
발명가 P 약사는 수십 년간 약국을 운영하며 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간의 임상 경험으로 얻은 용량과 비율로 A와 B를 혼합한 치료제를 부모출원하였다. 이후 후속 연구 중 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용하면 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고, 자녀출원의 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소(negative elements)를 추가하였다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 점막보호제 C를 함께 쓰면 왜 바람직한지가 기재되어 있었을 뿐 아니라, 같은 문장에서 A와 제산제 B를 함께 쓰면 왜 바람직한지도 함께 기재되어 있었다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?
발명가 A는 "발광층이 InGaN으로 구성되고 클래드층으로 GaN이 사용된 발광다이오드"를 발명하여 부모출원을 하였다. 명세서에는 클래드층 물질로 GaN을 주로 설명했지만, InGaAlN 등 다른 클래드층을 사용해도 동일한 효과가 있다는 점도 함께 기재하였다. 이후 후속 개발 과정에서 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN을 클래드층으로 쓰는 것이 상용화에 더 유리하다고 판단하여, "발광층은 InGaN으로 구성되고 클래드층은 GaAlN으로 구성된 발광다이오드"를 청구항으로 하는 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?
참고로 일반형 LED 칩은 빛을 내는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 클래드층으로 구성된다. 클래드층은 전극에 접해 있고 각각 n-doping 또는 p-doping되어 있어, 전압을 인가하면 전자와 정공이 활성층에서 결합해 빛을 낸다. 클래드층에는 보통 AlxInyGa1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 계열의 물질이 사용된다.
발명가 A는 전투기의 공기저항과 조립시간을 줄이고자 "납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개"를 발명하여 부모출원을 하였다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 위치에 쓸 수 있는 "슬리브 블라인드 리벳"과 "특수 볼트와 너트"를 추가로 개발하여 명세서에 반영하고, 청구항은 다양한 실시예를 포괄하도록 더 넓게 "체결기구로 고정된 비행기 날개"로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?
발명가 A는 "구성 A, B, C로 결합된 발명"을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 "A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌"이 이미 존재하였다. 이후 동종업계에서 "구성 A와 B와 C가 결합된 제품"이 출시되기 시작하자, 발명가 A는 "구성 A와 B가 결합된 발명"을 청구발명으로 하고, 명세서에는 "구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"와 "구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"를 개시한 자녀출원을 하였다. 심사관은 자녀출원의 "구성 A와 B가 결합된 청구발명"이 앞서의 선행문헌에 의해 신규성이 없다는 거절이유를 통지하였다.
발명가 A는 거절이유를 검토하는 과정에서, 사실 구성 A는 필수적이지만 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점, 그리고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 "구성 A와 C가 결합된 구조"가 더 경쟁력이 있다는 점을 확인하였다. 이에 청구발명을 "구성 A와 C가 결합된 발명"으로 보정하려 한다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까?
발명가 A는 "병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기"를 특허와 디자인으로 부모출원하였다. 부모출원에는 병 상단 "외벽"에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 낸 음료를 출시해 국내 시장에서 큰 인기를 얻었고, 동종업계에서는 병 상단 "내벽"이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작했다. 회오리 돌기가 "내벽"에 형성되면 음료의 흐름이 와류로 바뀌는 효과가 발생한다.
이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 "외벽"과 "내벽"이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서, 청구항은 부모출원 그대로 "병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기"로 유지하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까? 특허를 받을 수 있을까?
IV. 결론
이번 편에서는 우선권주장출원 제도의 취지와 한계, 그리고 한미 양국 제도의 구조적 차이를 짚어보고 다음 편에서 다룰 질의를 제시하는 데 그쳤다. 위 아홉 개 질문은 모두 "부모출원의 기재 범위를 자녀출원이 얼마나, 어떤 형태로 벗어났는가"라는 하나의 축으로 수렴한다. 다음 편에서는 각 질문에 대해 한국 국내우선권주장 제도와 미국 CIP 제도의 판단 기준을 대비하며 답변을 이어간다.
본문은 필자의 실무 경험과 공개된 법령·판례·문헌을 토대로 작성한 참고용 해설이며, 구체적 사안에 대한 법률 자문을 대체하지 않습니다. 개별 출원·소송 전략은 반드시 관련 분야 전문가의 확인을 거치시기 바랍니다.
