특허침해소송을 당했다면 무엇부터 해야 할까 ― 미국 Discovery에서 "피고 기업"이 준비해야 할 것들

미국 특허소송에서 피고의 진짜 승부처, Discovery
― 무엇을 지키고, 무엇을 공개하며, 무엇으로 반격할 것인가

미국 특허침해소송에서 피고 기업의 Discovery는 원고의 자료요구에 수동적으로 대응하는 절차가 아니다. 제품의 설계와 작동자료, 매출과 재무정보를 공개해야 하는 동시에, 원고의 특허 권원과 침해주장, 특허 유효성 및 손해배상 논리를 공격해야 한다. 결국 Discovery는 피고가 비침해와 무효라는 방어논리를 실제 증거로 만들어 가는 과정이다.

미국에서 특허침해소송을 당한 기업이라면 가장 먼저 이런 생각을 하기 쉽다.

“우리 제품이 정말 이 특허를 침해하는가?”

물론 가장 중요한 질문이다. 하지만 소장이 도착한 순간 기업이 실제로 직면하는 문제는 훨씬 넓다.

누구의 이메일을 보존해야 하는가. 어떤 설계도면과 소스코드가 Discovery 대상이 되는가. 매출과 이익자료는 어디까지 공개해야 하는가. 엔지니어가 과거에 원고 특허를 검토한 기록은 없는가. 누가 Rule 30(b)(6) 증인으로 나가야 하는가.

그리고 동시에 질문해야 한다.

“원고의 특허는 정말 유효한가?”

피고에게 Discovery는 방어만 하는 절차가 아니다. 자신의 기술과 사업자료를 적절히 관리하면서 상대방 특허의 약점을 찾아 반격하는 과정이다.

1. 소장을 받았다면 먼저 ‘삭제’를 멈춰야 한다

특허침해소장을 받거나 소송을 합리적으로 예상할 수 있는 상황이 되면 기업이 가장 먼저 해야 할 일 가운데 하나는 관련 자료가 사라지지 않도록 보존체계를 갖추는 것이다.

실무에서 말하는 Litigation Hold다.

특허사건에서는 그 범위가 생각보다 넓을 수 있다. 침해 주장 제품의 연구개발 담당자와 설계 엔지니어뿐 아니라 제조, 영업, 마케팅, 재무 담당자도 관련 자료를 가지고 있을 수 있다.

문제는 종이문서만이 아니다. 이메일, 서버 파일, 설계자료, 기술문서와 같은 전자저장정보(Electronically Stored Information, ESI)도 Discovery의 중요한 대상이 된다.

피고가 기억해야 할 첫 번째 원칙

Discovery 대응의 첫 단계는 상대방의 특허를 무효화할 선행기술을 찾는 것이 아니라, 먼저 우리 회사의 증거가 사라지지 않도록 하는 것이다.

2. Discovery가 시작되면 제품의 ‘속’이 보이기 시작한다

특허권자는 소송을 제기하기 전까지 피고 제품의 내부를 완전히 알지 못하는 경우가 많다.

시중 제품을 구입해 분석할 수 있고, 사용설명서와 공개된 기술자료를 조사할 수도 있다. 하지만 실제 설계명세서, 내부 회로도, 제조공정, 개발자료와 소스코드까지 외부에서 확인하기는 어렵다.

Discovery가 시작되면 상황이 달라진다.

원고는 침해주장을 입증하기 위해 피고 제품의 구조와 작동방식, 설계자료, 제조공정, 성능자료 및 연구개발 기록 등을 요구할 수 있다.

피고 입장에서는 바로 이 지점부터 기술적 비밀을 보호하면서도 소송상 필요한 자료는 적법하게 개시해야 하는 어려운 균형 문제가 시작된다.

피고에게 Discovery가 어려운 이유 특허침해 여부를 가장 정확하게 보여주는 자료는 대개 기업이 가장 공개하고 싶지 않은 자료이기도 하다.

설계도면, 제조공정, 소스코드와 개발기록이 대표적이다.

3. 그렇다고 영업비밀을 세상에 공개하는 것은 아니다

Discovery 대상이라고 해서 기업의 기밀자료가 곧바로 일반에 공개되는 것은 아니다.

특허소송에서는 민감한 기술·사업정보를 다루기 때문에 Protective Order가 중요한 역할을 한다. 사건과 법원의 명령에 따라 접근할 수 있는 사람, 자료의 사용 목적과 보관·반환 방법 등이 제한될 수 있다.

소스코드처럼 특히 민감한 자료에는 더 엄격한 열람조건이 설정되는 경우도 있다. 특정 장소 또는 통제된 환경에서 열람하도록 하거나, 복사·반출과 접근자를 제한하는 방식이 사용될 수 있다.

따라서 소스코드 개시는 “파일을 상대방에게 넘긴다”는 식으로 단순화해서는 안 된다. 구체적인 제공 방식은 해당 사건의 Protective Order와 Discovery Order에 따라 달라질 수 있다.

4. 피고의 Discovery에는 세 개의 전선이 있다

피고는 방어만 해서는 안 된다. Discovery를 이용하여 원고의 사건 자체도 공격해야 한다.

① 비침해(Noninfringement)
피고 제품이 청구항의 모든 구성요소를 충족하는지를 공격한다.

② 무효(Invalidity)
선행기술과 기타 무효사유를 통해 계쟁 청구항의 유효성을 공격한다.

③ 원고의 권원·구제수단 공격
Chain of Title, 라이선스, 손해배상 산정과 금지청구의 근거 등을 검토한다.

이 세 전선은 서로 독립되어 있지 않다. 좋은 Discovery 전략은 처음부터 이 세 가지를 연결한다.

5. 첫 번째 반격 ― “우리 제품에는 그 구성요소가 없다”

비침해 주장의 출발점은 청구항이다.

특허침해가 인정되려면 적용되는 침해법리에 따라 청구항의 각 구성요소가 피고 제품 또는 방법에서 충족되는지가 문제된다. 따라서 피고는 원고가 제시한 Claim Chart를 구성요소별로 분해하여 검토해야 한다.

핵심은 막연하게 “우리 제품은 다르다”고 주장하는 것이 아니다.

비침해 분석의 핵심 질문 “어느 청구항의 어느 구성요소가 우리 제품의 어디에 존재하지 않는가?”

문언침해뿐 아니라 원고가 균등론 (Doctrine of Equivalents)을 주장할 가능성도 검토해야 한다.

결국 설계도면, 회로도, 제조공정과 소스코드는 원고에게는 침해를 입증하는 자료지만, 동시에 피고에게는 특정 청구항 구성요소가 존재하지 않는다는 사실을 보여주는 가장 강력한 비침해 증거가 될 수도 있다.

6. 두 번째 반격 ― “그 특허는 애초에 유효한가?”

비침해와 함께 피고가 구축하는 또 하나의 핵심 방어축은 특허의 무효다.

피고는 선행특허와 간행물뿐 아니라 사건의 사실관계와 적용법에 따라 출원 전 공개, 사용 또는 판매와 관련된 자료 등을 조사할 수 있다.

선행기술을 찾았다고 끝나는 것도 아니다.

어떤 선행기술이 어느 청구항을 공격하는지, 청구항의 각 구성요소가 선행기술의 어디에 개시되어 있는지, 복수 문헌을 결합한다면 어떠한 근거로 그 결합을 주장하는지를 구체적으로 정리해야 한다.

특허사건에서 흔히 말하는 Invalidity Contentions와 이에 수반되는 Prior Art Claim Chart가 중요한 이유다.

7. 무효 공격은 §102와 §103만의 문제가 아니다

피고의 무효 전략을 선행기술 검색으로만 이해하면 충분하지 않다.

사건에 따라 35 U.S.C. § 101의 특허적격성, § 102의 신규성, § 103의 비자명성, § 112의 기재요건과 명확성 등 여러 쟁점이 검토될 수 있다.

따라서 피고의 Invalidity Contentions는 “선행기술 몇 건을 찾아 제출하는 문서”가 아니라 특허의 유효성을 어떤 법적·기술적 논리로 공격할 것인지 구조화하는 방어설계도에 가깝다.

8. 피고도 원고의 내부를 들여다본다

Discovery의 화살표는 양방향이다.

원고가 피고의 제품과 매출자료를 요구한다면, 피고 역시 원고의 특허와 사업에 관한 자료를 요구할 수 있다.

우선 살펴볼 것은 특허의 권원이다. 특허가 누구에게서 누구에게 이전되었는지, 양도계약과 라이선스의 내용은 무엇인지, 원고가 해당 특허에 관하여 주장하는 권리를 실제로 보유하고 있는지 등이 쟁점과 관련되는 범위에서 검토될 수 있다.

발명의 역사도 중요하다. 발명의 착상과 개발과정, 연구·실험기록, 출원 전 공개나 판매와 관련된 자료 등이 무효 또는 다른 방어논리와 연결될 수 있다.

손해배상 주장 역시 공격 대상이다. 원고가 일실이익을 주장한다면 시장에 비침해 대체품(Noninfringing Alternatives)이 있었는지, 원고에게 수요를 충족할 생산·판매능력이 있었는지 등이 쟁점이 될 수 있다.

합리적 로열티가 문제라면 기존 라이선스 계약과 실제 로열티 자료가 중요해질 수 있다.

9. Written Discovery ― 문서와 답변이 방어논리를 고정한다

Rule 34의 Request for Production과 Rule 33의 Interrogatories는 피고에게도 중요한 Discovery 절차다.

피고는 관련성과 비례성 등의 적용 기준에 따라 제품 설계·구조·제조공정 자료와 매출, 판매수량, 비용 및 이익 등 손해배상과 관련된 자료를 제출해야 할 수 있다.

Interrogatories에서는 비침해 논리, 무효 주장의 사실적 근거, 선행기술 및 손해배상 관련 쟁점 등에 관하여 서면으로 답변하게 된다.

이 단계가 중요한 이유는 답변이 이후 Deposition과 전문가 보고서, Summary Judgment 및 Trial에서 계속 검증될 수 있기 때문이다.

10. Privilege는 ‘불리한 문서를 숨기는 제도’가 아니다

Discovery 대상 자료 가운데에는 Attorney-Client Privilege 또는 Work-Product Doctrine의 보호를 받을 수 있는 자료가 존재한다.

그러나 단순히 변호사가 이메일에 포함되어 있다는 이유만으로 모든 자료가 자동으로 보호되는 것은 아니다. 보호 여부는 해당 커뮤니케이션의 성격과 목적, 적용되는 법리에 따라 판단해야 한다.

특권을 이유로 자료를 제출하지 않는 경우에는 사건의 Discovery 절차에 따라 Privilege Log가 요구될 수 있다.

특허침해 위험을 검토한 사내·외 변호사 의견, 엔지니어와 변호사 사이의 커뮤니케이션은 고의침해 주장이나 Advice of Counsel 문제와 연결될 가능성이 있으므로 특히 신중하게 관리할 필요가 있다.

11. 문서보다 위험할 수 있는 Rule 30(b)(6) Deposition

기업 피고에게 Rule 30(b)(6) Deposition은 Discovery에서 특히 중요한 단계다.

원고가 적절한 범위에서 신문주제를 특정하면, 회사는 그 주제에 관하여 조직을 대표해 증언할 한 명 이상의 증인을 지정한다.

여기에서 흔한 오해가 있다.

그 주제를 개인적으로 가장 많이 아는 사람을 단순히 지정하면 된다고 생각하는 것이다. 그러나 Rule 30(b)(6) 증인은 개인 자격의 사실증인과 성격이 다르다.

회사는 지정된 사항에 관하여 합리적으로 이용 가능한 정보를 조사하고 증인이 조직의 지식을 적절하게 설명할 수 있도록 준비해야 한다.

Rule 30(b)(6)의 핵심

증인이 기억하는 것만 말하는 자리가 아니라, 회사가 알고 있는 것을 회사의 입장에서 증언하는 절차라는 점에 특별한 주의가 필요하다.

제품의 설계와 작동방식, 매출과 재무자료, 특허 또는 선행기술에 관한 인지 등은 특허사건에서 중요한 신문주제가 될 수 있다.

12. 전문가 Discovery에서 방어논리가 하나의 체계가 된다

Discovery 후반부에 이르면 비침해와 무효 논리는 전문가 분석으로 구체화된다.

기술 전문가는 피고 제품과 청구항을 비교하여 비침해 의견을 제시하고, 선행기술과 청구항을 분석하여 무효 주장을 뒷받침할 수 있다.

손해배상 전문가는 원고가 주장하는 일실이익이나 합리적 로열티의 전제와 계산을 검토한다. 비침해 대체품, 특허기술의 경제적 기여도, 라이선스 자료 등도 쟁점에 따라 분석대상이 될 수 있다.

전문가 보고서가 제출된 뒤에는 상대방이 전문가를 Deposition한다. 따라서 보고서의 가정과 데이터, 분석방법과 결론은 다시 공격받는다.

이 단계에서 기술팀, 법률팀, 손해배상 전문가가 서로 다른 사실관계를 전제로 하고 있다면 소송 전체의 일관성이 흔들릴 수 있다.

13. Discovery의 끝에서 Trial의 모습이 보인다

Discovery가 마무리되고 Trial이 가까워지면 Rule 26(a)(3)에 따른 Pretrial Disclosures 등 재판 준비 절차가 이어진다.

원고가 어떤 증인을 세울 것인지, 피고가 어떤 증인을 부를 것인지, 어떤 Deposition 증언과 서증을 Trial에서 사용할 것인지가 구체적으로 드러나기 시작한다.

특허 무효를 Trial에서 주장하는 경우에는 35 U.S.C. § 282에 따른 통지 문제도 함께 검토해야 한다.

Litigation Hold
↓
Initial Disclosures · Discovery Planning
↓
Product / Technical Discovery
↓
Noninfringement Strategy
↓
Invalidity Contentions · Prior Art
↓
Written Discovery · Source Code · Financial Data
↓
Fact / Rule 30(b)(6) Depositions
↓
Expert Discovery
↓
Pretrial Disclosures
↓
Trial

14. 피고의 Discovery 전략은 ‘자료를 덜 주는 기술’이 아니다

미국 특허소송을 처음 경험하는 기업은 Discovery 대응을 문서제출의 문제로 생각하기 쉽다.

“어디까지 제출해야 하는가.”
“이 문서는 안 내도 되는가.”
“소스코드를 꼭 보여줘야 하는가.”

물론 모두 중요한 질문이다. 그러나 이것만으로는 좋은 Discovery 전략이 되기 어렵다.

피고가 공개하는 제품자료는 원고에게 침해 증거가 될 수도 있지만 반대로 피고의 비침해를 보여주는 증거가 될 수도 있다.

피고가 찾아낸 선행기술은 특허를 무효화하는 공격수단이 될 수 있다.

원고에게서 확보한 발명기록과 라이선스, 손해배상 자료는 원고의 특허 유효성이나 구제범위를 공격하는 자료가 될 수 있다.

따라서 Discovery 대응의 목표는 자료를 최대한 적게 내는 것이 아니다.

보호할 것은 적법하게 보호하고, 공개해야 할 것은 일관성 있게 관리하며, 확보한 증거를 비침해·무효·손해배상 방어라는 하나의 소송전략으로 연결하는 것이 핵심이다.

칼럼의 결론 미국 특허소송에서 피고의 Discovery는 수동적인 방어절차가 아니다.

기업의 기술과 사업자료를 보호하면서 원고의 침해주장과 특허 유효성, 손해배상 논리를 동시에 시험하는 과정이다.

그래서 피고가 던져야 할 질문도 “어떻게 하면 자료를 덜 제출할 수 있을까?”에서 끝나서는 안 된다.

“무엇을 반드시 보존해야 하는가.
무엇을 적법하게 보호할 수 있는가.
무엇을 공개해야 하는가.
그리고 그 증거를 어떻게 비침해와 무효의 논리로 바꿀 것인가.”

이 네 가지 질문을 소송 초기부터 함께 관리할 때 Discovery는 부담스러운 자료제출 절차를 넘어 피고의 가장 중요한 방어수단이 된다.

※ 이 글은 미국 특허침해소송에서 피고가 경험하는 Discovery의 전체 구조를 이해하기 위한 일반적인 실무 설명이다. 구체적인 Discovery 범위와 제출기한, Infringement·Invalidity·Noninfringement Contentions, 소스코드 열람 및 기밀자료의 취급방식 등은 해당 연방법원의 Local Rules와 Patent Local Rules, 담당 판사의 Standing Order, Scheduling Order, Discovery Order 및 Protective Order 등에 따라 달라질 수 있다.

특허침해소송을 제기하면 내 자료도 공개해야 한다 ― 미국 Discovery에서 "특허권자"가 준비해야 할 것들

미국 특허소송의 진짜 승부처, Discovery
― 특허권자는 무엇을 요구하고 무엇을 내놓아야 하는가

미국 특허침해소송에서 Discovery는 단순히 피고의 자료를 받아내는 절차가 아니다. 특허권자가 상대방의 제품 구조와 매출자료를 들여다보는 만큼, 자신의 발명 과정, 특허 권원, 라이선스, 손해배상 자료와 증인도 상대방의 검증대에 올라간다. 그래서 Discovery는 소송의 준비단계가 아니라 소송의 실질적인 승패가 형성되는 과정이라고 할 수 있다.

특허권자가 미국에서 특허침해소송을 제기한다고 가정해 보자. 가장 먼저 떠오르는 것은 피고의 설계도면, 소스코드, 매출자료를 확보하는 일일 것이다. 물론 중요하다. 그러나 여기에는 반대 방향의 화살표도 있다.

피고 역시 특허권자의 발명노트, 출원 전 공개와 판매, 라이선스 계약, 손해배상 자료, 발명자의 증언까지 들여다볼 수 있다.

미국의 Discovery가 무서운 이유는 바로 이 양방향성에 있다.

1. Discovery는 소장을 제출한 뒤 시작되는 것이 아니다

특허소송을 준비하면서 가장 먼저 생각해야 할 것은 상대방에게 어떤 자료를 요구할 것인가가 아니다. 오히려 먼저 해야 할 일은 내 자료를 보존하는 것이다.

소송이 합리적으로 예상되는 시점에 이르면 관련 문서와 전자저장정보(Electronically Stored Information, ESI)를 보존해야 할 의무가 문제될 수 있다. 실무에서 흔히 말하는 Litigation Hold가 여기에서 출발한다.

발명자만 대상이 되는 것도 아니다. 연구개발 담당자, 특허업무 담당자, 영업·재무 담당자 등 사건과 관련된 자료를 보유하고 있을 가능성이 있는 핵심 보관자(Custodians)를 식별해야 한다. 이메일, 연구기록, 설계자료, 계약서와 재무자료가 통상적인 문서 삭제 정책에 따라 사라지지 않도록 관리할 필요가 있다.

특허권자가 기억해야 할 첫 번째 원칙

Discovery 전략의 출발점은 상대방 자료의 확보가 아니라 자신의 증거를 온전하게 보존하는 것이다.

2. 초기 단계부터 자신의 사건을 설명할 준비가 필요하다

미국 연방민사소송에서는 Rule 26을 중심으로 초기 단계부터 일정한 정보의 공개와 Discovery 계획이 이루어진다. 특허사건에서는 여기에 각 법원의 Patent Local Rules, Scheduling Order 또는 Case Management Order가 더해질 수 있다.

특허권자 입장에서는 자신이 누구의 증언에 의존할 것인지, 어떤 자료로 침해와 손해를 입증할 것인지, 어떤 특허와 제품이 사건의 대상인지 등을 일찍부터 체계화해야 한다.

여기에서 특히 중요한 것이 특허의 권리관계다. 양도계약과 라이선스 계약, 특허권의 이전 경위 등 Chain of Title에 문제가 있다면 단순한 Discovery 문제가 아니라 원고적격이나 손해배상 범위와 연결될 수 있기 때문이다.

3. 특허소송의 핵심 문서, Infringement Contentions와 Claim Chart

특허침해소송에서 원고가 결국 설명해야 하는 질문은 단순하다.

“피고 제품의 어디가 내 특허청구항의 어느 구성요소를 충족하는가?” 특허침해 주장은 추상적인 유사성만으로 완성되지 않는다. 각 청구항의 구성요소와 피고 제품 또는 방법의 대응관계를 구체적으로 설명할 수 있어야 한다.

이를 구조화한 대표적인 자료가 Claim Chart다. 원고는 침해를 주장하는 청구항을 특정하고, 각 구성요소가 피고 제품이나 방법의 어느 부분에서 구현되는지를 대응시킨다.

문언침해(Literal Infringement)를 주장하는지, 균등론(Doctrine of Equivalents)에 의존하는지도 중요한 문제다. 균등론을 주장한다면 단순히 “실질적으로 같다”고 적는 것으로는 부족하다. 구체적인 사실관계와 적용되는 법리에 맞추어 그 주장의 근거를 설명해야 한다.

이 단계에서 작성된 침해주장은 이후 청구항 해석, 전문가 보고서, Summary Judgment와 Trial까지 이어질 수 있다. 그래서 초기 Claim Chart는 단순한 제출서류가 아니라 소송 전체의 기술적 논리를 설계하는 문서에 가깝다.

[본문 이미지 삽입 위치 ― Patent Claim → Claim Elements → Accused Product의 Claim Chart 개념도]

4. 특허권자가 정말 원하는 것은 피고 내부의 자료다

소송 전에는 특허권자가 피고 제품의 내부 구조를 완전히 알기 어려운 경우가 많다. 외부에서 구입한 제품을 분석하거나 공개된 설명서와 특허문헌을 검토할 수 있지만, 제조공정, 내부 회로, 소스코드, 개발자료까지 접근하기는 쉽지 않다.

Discovery의 가치가 가장 선명하게 드러나는 지점이다. 원고는 사건의 쟁점과 비례성의 범위 안에서 피고 제품의 설계자료, 제조공정, 작동방식, 개발 이력 등에 관한 자료를 요구할 수 있다.

손해배상을 입증하려면 재무정보도 중요하다. 판매수량과 매출액, 가격, 비용과 이익 관련 자료, 라이선스 및 협상자료 등은 일실이익(Lost Profits) 또는 합리적 로열티(Reasonable Royalty)를 산정하는 과정에서 중요한 자료가 될 수 있다.

고의침해를 주장하는 사건이라면 피고가 언제 특허를 알게 되었는지, 특허 또는 특허제품을 어떻게 평가했는지, Design-around를 검토했는지 등도 쟁점이 될 수 있다. 다만 변호사 의견서 등에는 Attorney-Client Privilege나 관련 waiver 문제가 얽힐 수 있으므로, 단순히 “요구하면 모두 받을 수 있는 자료”라고 이해해서는 안 된다.

5. 그런데 피고도 똑같이 원고의 약점을 찾는다

Discovery의 진짜 부담은 여기에서 시작된다. 원고가 피고에게 광범위한 자료를 요구하면, 피고 역시 원고의 특허와 침해주장을 공격하기 위한 자료를 요구한다.

가장 먼저 검토되는 것 가운데 하나가 특허권의 권원이다. 특허의 양도 경위, 기존 라이선스, 소송 제기 권한 등은 원고가 해당 특허를 실제로 행사할 수 있는지와 관련될 수 있다.

그 다음에는 발명의 역사가 조사 대상이 된다. 발명의 착상과 개발 과정, 연구노트, 실험자료, 출원 전 공개·사용·판매 또는 판매제안과 관련된 자료가 검토될 수 있다.

손해배상을 크게 청구할수록 원고 자신의 사업자료도 중요해진다. 일실이익을 주장한다면 생산능력과 판매자료, 시장상황 및 비침해 대체품(Noninfringing Alternatives)의 존재 등이 쟁점이 될 수 있다.

Discovery의 역설 상대방에게 더 깊이 들어갈수록 상대방도 내 사건의 더 깊은 곳으로 들어온다.

따라서 미국 특허소송을 제기하기 전에는 “상대방에게서 무엇을 받을 것인가”뿐 아니라 “상대방에게 무엇을 보여주게 될 것인가”를 함께 검토해야 한다.

6. Request for Production과 Interrogatories

Discovery의 상당 부분은 서면으로 진행된다. 대표적인 수단이 Rule 34의 Request for Production과 Rule 33의 Interrogatories다.

문서제출요구를 통해 사건과 관련된 문서와 ESI 등을 요구하고, Interrogatories를 통해 특정 사실이나 주장에 대한 서면 답변을 요구할 수 있다.

특허사건에서는 발명의 완성 과정, 우선권과 관련된 사실, 침해·무효 주장, 손해배상 산정의 사실적 근거 등 다양한 문제가 이러한 서면 Discovery를 통해 구체화된다.

그렇다고 모든 문서를 무제한으로 공개하는 것은 아니다. Attorney-Client Privilege 또는 Work-Product Doctrine이 적용되는 자료는 적절한 요건 아래 보호될 수 있다. 이 때문에 제출하지 않는 자료의 성격과 특권 주장 근거를 정리한 Privilege Log가 실무적으로 중요해진다.

7. 문서보다 더 어려운 순간, Deposition

문서는 시간을 두고 검토하고 답할 수 있다. Deposition은 다르다. 상대방 변호사의 질문에 증인이 직접 답하고, 그 증언은 기록으로 남는다.

특허권자 측에서는 발명자, 연구개발 담당자, 특허업무 담당자와 기타 핵심 사실증인이 Deposition 대상이 될 수 있다.

기업에는 Rule 30(b)(6) Deposition이 특히 중요하다. 상대방이 특정 주제를 지정하면, 회사는 해당 주제에 관한 조직의 지식을 대표하여 증언할 사람을 준비해야 한다. 따라서 단순히 “그 업무를 가장 잘 아는 사람”을 데려가는 문제로 끝나지 않는다. 회사가 지정된 주제에 관하여 합리적으로 이용 가능한 정보를 조사하고, 증인이 조직의 입장을 적절히 설명할 수 있도록 준비해야 한다.

이 과정에서 초기 서면, Claim Chart, 이메일, 연구기록 및 과거의 진술 사이에 모순이 있다면 Deposition에서 드러날 가능성이 높다.

8. 전문가 Discovery에서 기술과 손해배상 논리가 완성된다

특허소송은 전문가의 역할이 특히 큰 분야다. 기술 전문가는 침해와 무효 등 기술적 쟁점에 관한 의견을 제시하고, 손해배상 전문가는 일실이익이나 합리적 로열티 등 손해액 산정에 관한 분석을 수행한다.

Rule 26(a)(2)의 적용을 받는 전문가 보고서에는 전문가의 의견뿐 아니라 그 의견의 근거와 사용한 자료 등이 규칙이 요구하는 범위에서 제시된다.

보고서를 제출하면 끝나는 것도 아니다. 상대방은 전문가를 Deposition하고, 분석방법과 가정, 사용한 데이터와 논리의 약점을 공격한다. 이후 사건에 따라 전문가 증언의 허용 여부 자체가 중요한 다툼이 될 수도 있다.

9. Discovery의 끝은 Trial 준비의 시작이다

Discovery가 끝나면 사건은 Trial을 향해 좁혀진다. Rule 26(a)(3)에 따른 Pretrial Disclosures에서는 Trial에서 제시할 증인과 증언녹취 부분, 서증 등에 관한 정보가 규칙이 정하는 시기에 공개된다.

이 시점이 되면 처음 소장을 제출했을 때의 사건과는 모습이 달라져 있다. 어떤 청구항이 살아남았는지, 어떤 침해이론과 무효이론이 실제 쟁점인지, 어떤 증거와 전문가 의견이 Trial에서 사용될 수 있는지가 상당 부분 구체화되어 있기 때문이다.

Litigation Hold
↓
Initial Disclosures · Discovery Planning
↓
Infringement Contentions · Claim Chart
↓
Written Discovery · Document Production
↓
Fact / Rule 30(b)(6) Depositions
↓
Expert Discovery
↓
Pretrial Disclosures
↓
Trial

10. 특허권자는 소송을 제기하기 전에 Discovery를 준비해야 한다

미국 특허소송에서 흔히 범하기 쉬운 착각은 “일단 소송을 제기한 뒤 Discovery를 통해 필요한 자료를 찾으면 된다”는 생각이다.

그러나 Discovery는 상대방의 약점을 찾는 과정인 동시에 자신의 특허와 사업, 발명의 역사와 손해배상 논리를 상대방의 검증에 내놓는 과정이다.

따라서 소송 제기 전에는 침해분석만 해서는 부족하다. 특허의 권원은 깨끗한지, 발명과 출원 과정의 기록에는 문제가 없는지, 과거 라이선스가 손해배상 주장과 충돌하지 않는지, 발명자와 임직원의 이메일에는 어떤 내용이 남아 있는지, 손해배상 주장을 실제 재무자료로 뒷받침할 수 있는지까지 살펴볼 필요가 있다.

칼럼의 결론 미국 특허소송에서 Discovery는 상대방에게 증거를 요구하는 단순한 절차가 아니다.

특허권자의 사건 전체를 스트레스 테스트하는 과정에 가깝다.

침해주장이 강하더라도 권리관계에 문제가 있거나, 발명 과정의 기록과 증언이 충돌하거나, 손해배상 이론이 실제 재무자료와 맞지 않는다면 Discovery 과정에서 소송의 약점이 드러날 수 있다.

그래서 미국 특허소송의 Discovery 전략은 “무엇을 요구할 것인가”라는 질문에서 시작해서는 부족하다.

“우리가 상대방에게 요구할 자료는 무엇인가, 그리고 그 대가로 우리의 무엇이 검증대에 올라갈 것인가.”

이 두 질문에 동시에 답할 수 있을 때 비로소 제대로 된 Discovery 전략이 시작된다.

※ 이 글은 미국 특허침해소송의 Discovery 구조를 이해하기 위한 일반적인 실무 설명이다. 구체적인 개시 범위와 제출기한, Infringement/Invalidity Contentions 등의 절차는 해당 연방법원의 Local Rules와 Patent Local Rules, 담당 판사의 Standing Order, Scheduling Order 및 사건별 명령에 따라 달라질 수 있다.