특허권의 보호범위를 어떻게 확정할 것인가. 이 물음은 특허 실무 전반을 관통하는 핵심 과제다. 특허법 제97조는 "특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다"고 명시하지만, 같은 청구범위 문언이라도 등록·무효 (특허요건, Patent Requirements) 판단의 국면에 놓이느냐, 침해·권리범위확인 (침해요건, Infringement Requirements) 판단의 국면에 놓이느냐에 따라 해석의 무게중심이 미묘하게 달라진다.
대한민국 대법원은 이 두 국면에서 청구범위를 동일한 기준으로 해석해야 한다는 일원론(一元論, Monism)을 공식 기조로 채택하고 있다. 그러나 실제 사법 실무는 일원론 기조를 유지하면서도, 사안의 구체적 타당성과 제3자의 안정성을 확보하기 위해 참작 및 통제 법리(제한해석 금지, 균등론, 출원경과 금반언 등)를 국면별로 유연하고 정교하게 활용하여, 그 결과가 마치 실질적 이원성(實質的 二元性, Practical Dualism)을 함께 구현하는 것처럼 나타난다. 이 글은 최신 대법원 판례를 중심으로 그 정밀한 균형 구조를 분석한다.
다만 한 가지를 미리 밝혀둘 필요가 있다. 대한민국의 청구범위 해석 법리는 아직 하나의 완결된 체계로 확립되었다고 보기 어렵다. 원칙과 원칙 사이의 경계, 참작 해석과 제한 해석의 구분선, 기능식 청구항과 용도발명에 대한 구체적 취급 기준 등 여러 쟁점에서 판례가 사안마다 달리 나타나고 있고, 학설도 수렴보다는 논쟁의 국면에 있는 경우가 적지 않다. 달리 말하면, 현재의 법리는 추상적 선언에서 실제 분쟁에 적용 가능한 구체적 기준으로 고도화되어 가는 과정에 놓여 있다. 이 글이 소개하는 판례와 법리도 그 진행 중인 여정의 한 단면이며, 독자는 이를 확정된 결론이 아니라 진화 중인 기준으로 읽어주기를 권한다.
1. 청구범위 해석의 3대 원칙
대법원이 정립한 특허 청구범위 해석의 기본 틀은 세 가지 원칙으로 요약된다.
- 제1원칙 — 청구범위 문언 우선(Claim Language Priority): 청구범위에 기재된 사항 자체를 출발점으로 삼으며, 문언이 명확한 경우에는 이를 최우선적으로 적용한다.
- 제2원칙 — 발명의 상세한 설명 참작(Reference to Detailed Description): 과거에는 청구범위 기재가 불명확한 경우에만 명세서를 참작할 수 있다는 소극적 해석 기조가 일부 존재하였다. 그러나 현대 사법 실무는 청구범위의 용어가 발명의 설명 및 도면을 유기적으로 함께 읽어야만 정확한 기술적 의의를 파악할 수 있다는 이유에서 원칙적 상시 참작의 태도를 취한다. 참작은 다의적 표현에만 적용되는 보충적 수단이 아니라 청구범위 해석의 기본 방법론으로 자리잡았다 (대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결).
- 제3원칙 — 제한·확장 금지(Prohibition of Limitation/Extension): 발명의 설명 등을 참작하더라도, 청구범위에 없는 제한 요소를 덧붙이거나 권리범위를 임의로 좁히거나 넓히는 것은 엄격히 금지된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결).
여기서 핵심 구분은 '참작 해석(Interpretation)'과 '제한 해석(Limitation)'의 경계다. 참작 해석은 청구범위에 기재된 다의적·추상적 용어의 의미를 명세서 문맥에 비추어 구체화하는 정당한 해석이다. 반면 제한 해석은 청구범위에 기재되지 않은 독립적 기술 요소를 발명의 상세한 설명 중 특정 실시예에서 끌어들여 권리범위를 축소하는, 금지된 해석 방식이다.
해석의 전제 조건 — 청구항 기재불비(Definiteness, 명확성 요건)
위 3대 원칙은 청구항이 일정한 명확성을 갖추고 있는 경우를 전제로 작동한다. 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구항이 발명을 명확하고 간결하게 기재할 것을 요구하며, 이를 위반한 불명확 청구항은 등록거절 및 무효 사유가 된다.
만약 청구항의 기재가 지나치게 모호하여, 통상의 기술자(PHOSITA)가 발명의 설명·도면· 기술상식을 아무리 참작하더라도 구체적인 구성을 특정할 수 없다면, 이는 참작의 한계를 넘어선 기재불비(記載不備) 상태에 해당한다. 법원은 명세서 참작을 통해 불명확한 청구항을 사후에 구제하려는 해석을 경계하며, 공시기능의 실효성 확보를 위해 기재불비 규정을 엄격히 적용하여 무효화하는 태도를 유지하고 있다.
미국의 경우 35 U.S.C. §112(b)가 명확성 요건(Definiteness Requirement)을 규정하며, 연방대법원은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (134 S. Ct. 2120, 2014)에서 청구범위가 통상의 기술자에게 발명의 범위에 관해 '합리적인 확실성 (Reasonable Certainty)'을 제공해야 한다는 기준을 제시하였다. 한국 특허법상 기재불비 요건의 적용 기준도 이와 유사하게 '통상의 기술자가 발명을 명확하게 이해하고 실시할 수 있는지'를 기준으로 판단하고 있다.
2. 일원론의 대원칙과 이원론의 실질적 조화
대법원은 특허 등록·무효 판단과 침해·권리범위확인 판단 시 청구범위를 동일한 기준으로 해석해야 한다는 일원론을 기본 입장으로 선언하고 있다.
"특허발명의 보호범위는 청구범위 기재 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고… 기재만으로 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 제한 해석할 수 없다."
대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결; 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결
그러나 실제 분쟁 해결의 타당성을 확보하기 위한 사법 실무에서는 각 절차 국면의 제도적 목적에 따라 이원적 운용이 정교하게 이루어진다.
| 사법 절차 국면 | 핵심 가치 | 해석 방향 | 적용 법리 |
|---|---|---|---|
| 거절·등록 무효 (특허 요건) |
부당 독점 방지 / 실체 규명 |
가장 넓은 합리적 해석 | 상세한 설명 적극 참작 → 진정한 신규성·진보성만 인정 |
| 침해소송·권리범위확인 (침해 요건) |
법적 안정성 / 공시기능 |
문언 기준 원칙 유지 + 예외적 제한 해석 |
제한해석 금지 원칙 + 균등론(DOE)으로 구제 |
① 거절 및 등록 무효 단계 — 실체 규명과 독점 방지
특허청과 법원은 부당하고 광범위한 독점권이 설정되는 것을 사전에 차단해야 할 공익적 책무를 진다. 이 국면에서는 청구항의 문언이 가지는 가장 넓은 합리적 의미로 해석하여 선행기술과의 저촉 여부를 엄격하게 심사한다.
특히 기능, 효과, 성질 등으로 발명을 특정하는 기재가 포함된 경우, 그러한 기능 등을 가지는 모든 발명을 포섭하는 것으로 해석하는 것이 원칙이다 (대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결). 이를 통해 근거 없는 독점을 사전에 걸러내는 실체적 심사 기능이 발휘된다.
한편 진보성(Inventive Step / Non-obviousness) 판단 단계에서는 사후적 고찰 금지(Prohibition of Hindsight Bias) 원칙이 중요하게 기능한다. 대법원은 이동통신 비상호출 처리장치에 관한 특허(등록번호 제379946호)의 무효 심판 사건에서, 비교 대상 발명의 '무음착신' 구성으로부터 이 사건 특허의 '도청모드' 구성을 용이하게 발명할 수 있다고 한 원심 판단이 특허발명의 명세서에 개시된 내용을 이미 알고 있음을 전제로 한 사후적 판단으로서 허용될 수 없다고 하여 파기·환송하였다 (대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결). 이 원칙은 거절·무효 국면에서도 해석의 출발점이 해당 명세서를 아직 알지 못하는 통상의 기술자(PHOSITA)의 출원 당시 시각이어야 함을 재확인한 것이다.
② 침해소송 및 권리범위확인 단계 — 법적 안정성과 형평의 조화
제3자에게 이미 공개된 등록 청구범위는 시장 경쟁자들이 자신의 행위가 특허권을 침해하는지 여부를 예측하는 기준이 된다. 따라서 법관이 명세서를 근거로 청구항을 임의로 좁게 다시 쓰는 행위는 제한해석 금지 원칙에 의해 강하게 통제된다.
다만 두 가지 예외적 법리가 이 원칙을 보완한다.
- 소극적 제한 — 예외적 제한 해석: 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 특별한 사정이 인정되는 경우에 한하여, 출원경과(Prosecution History)와 제3자의 신뢰를 고려해 예외적으로 권리범위를 좁히는 해석이 허용된다(대법원 2001. 7. 11. 선고 2001후2856 판결). 명백히 불합리한 사정의 대표적인 예로는 ① 상세한 설명에 의한 미뒷받침, ② 출원경과에서의 의식적 제외(Conscious Exclusion)가 있다.
- 적극적 구제 — 균등론(Doctrine of Equivalents): 청구범위 문언에는 포함되지 않지만 과제해결원리가 실질적으로 동일하고 치환이 자명한 피고의 침해 회피 행위에 대해서는 균등론을 적용하여 사법적 정의와 형평을 실현한다 (대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 — 균등론 명시적 정립).
3. 기능식 청구항의 해석 — 주요 판례
발명의 필수 구성요소를 구체적인 물리적 구조 대신 '기능, 효과, 성질' 등 기능적 표현으로 나타낸 기능식 청구항(Functional Claim)은 넓은 권리를 확보할 수 있는 장점이 있다. 그러나 사법 실무에서는 무제한적인 권리 확장을 방지하기 위해 명세서에 기재된 구체적 구조와 동등한 범위로 권리를 통제한다.
완충기 사건 (대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결)
휠 발전기의 '완충기'라는 기능적 용어가 쟁점이 된 사안이다. 청구범위 자체에는 구체적 구조에 관한 한정이 없었으나, 대법원은 해당 용어만으로는 구체적 구성을 파악할 수 없다고 보고 발명의 설명 및 도면을 참작하여 '탄력성이 양호한 완충날개들과 완충공간이 구비된 구조 및 그와 유사한 구조'로 권리범위를 구체적으로 확정하였다. 그 결과 해당 구조를 갖추지 않은 피고 제품을 비침해로 판시하였다.
서오텔레콤 사건 (대법원 2019. 2. 14. 선고 2018후10350 판결)
이동통신 비상호출 처리장치에 관한 특허(등록번호 제379946호)의 권리범위확인 사건에서, 대법원은 청구범위 제3항의 구성요소인 '비상연락처로부터의 비상발신'이라는 기능적 표현의 기술적 의의를 다음과 같은 원칙에 따라 확정하였다.
"청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다."
대법원 2019. 2. 14. 선고 2018후10350 판결 (대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 인용)
이 원칙에 따라 대법원은 '비상연락처로부터의 비상발신'을 "비상연락처가 주체가 되어 새로운 통화채널을 형성하기 위한 발신행위 또는 비상연락처가 주체로 된 새로운 호접속 요구"로 해석하고, 원심 판단이 정당하다고 확인하였다. 아울러 균등론 적용 여부도 함께 검토하였는데, 확인대상발명(피고 실시제품)은 위난자(遭難者)의 단말기가 주체가 되어 비상연락처의 응답에 의해 도청모드를 실행하는 방식이어서 특허발명의 과제해결원리(비상연락처 주도의 호접속)와 근본적으로 다르다고 판단하여 균등침해도 부정하였다.
이 사건에서 대법원이 채택한 해석 방식을 실질적으로 살펴보면, 발명의 설명을 참작하여 기술적 의의를 고찰하라는 원칙이 사실상 발명의 본질이 무엇인지를 명세서에서 추적한 뒤 청구범위를 그에 맞추어 한정하는 방향성을 띤다고 평가할 수 있다. 이와 유사한 논쟁은 미국에서도 전개된 바 있다. 미국 연방순회항소법원 (CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)은 발명의 본질 (Essence of the Invention)이나 명세서 내 특정 실시예를 기준으로 청구범위를 좁히는 해석 방식이 결국 청구범위 문언에 충실한 해석에서 벗어나, 시장 참여자들이 권리범위를 사전에 예측하기 어렵게 만들어 청구범위의 공시기능(Public Notice Function)을 약화시킨다는 비판을 제기해 왔다(Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, Fed. Cir. 2005 en banc). 청구범위 문언이 가지는 객관적 경계가 해석 과정에서 지속적으로 후퇴하면 제3자가 자신의 기술 개발이 특허 침해인지 여부를 미리 판단하기 어려워지는 것은 한·미 양국 공통의 과제다.
세정수단 사건 (대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결)
정수기 자가 세정을 위한 '세정수단'이 쟁점이 된 최신 판결이다. 대법원은 기능적 표현의 침해 국면 해석 원칙을 명시하는 한편, 출원경과에서의 의식적 제외를 핵심 제한 요소로 정면에서 도입하였다.
"청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다."
대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결
법원은 출원인이 심사 단계에서 '전기분해 방식'을 세정수단에서 명시적·의식적으로 배제하는 주장을 한 사실을 근거로, 전기분해로 살균물질을 생성하는 피고 제품은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하며 원심을 파기·환송하였다.
4. 특수 유형 발명의 청구범위 해석
제조방법 기재 물건발명(PBP 청구항, Product-by-Process Claim) — 일원론 아래의 실질적 예외
물건의 청구범위에 제조방법을 결합하여 청구하는 PBP 청구항 (Product-by-Process Claim)의 해석을 둘러싸고 오랜 논쟁이 이어져 왔다. 대법원은 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 통해 특허 등록·유무효 판단 단계에서는 제조방법의 기재에 얽매이지 않고 최종 생산된 '물건 자체'를 기준으로 판단해야 한다는 물건자체설(物件自體說)을 선언하고, 진정·부진정 PBP 구분을 공식적으로 폐기하였다.
이 기조는 침해소송 단계(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결)에도 일원론적 원칙으로 유지되었다. 다만 동 판결은 '명백히 불합리한 사정'이 있는 예외적 경우에 한하여 제조방법 범위 내로 권리를 좁히는 제법한정설 (Product-by-Process Limitation) 적용 가능성을 열어두었다. 이는 일원론을 유지하면서도 구체적 타당성을 확보하기 위한 절충으로 평가된다.
대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결에서는 제법한정설의 단서 법리를 별도로 설시하지 않아, 일원설 유지 여부에 관한 실무적 논의가 현재도 이어지고 있다.
용도발명(Purpose-Bound Claim, 용도 한정 물건 발명)의 청구범위 해석
이미 알려진 물건이나 물질에서 새로운 성질이나 용도를 발견하여 권리화하는 용도발명(用途發明)은 특수한 청구 형태를 갖는다. 예컨대 'A 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물'과 같이, 물건 자체는 공지일 수 있더라도 특정 '용도'를 한정한 기재가 신규성(Novelty) 및 진보성(Inventive Step)의 핵심 판단 요소가 된다. 이때 청구범위의 용도 한정은 단순한 의도 표시가 아니라 발명을 특정하는 구성요소로서의 법적 의미를 가진다.
침해 판단 단계에서는 용도를 인식하지 않은 채 물건만을 생산·판매하는 경우 직접침해 (Direct Infringement) 성립 여부가 문제된다. 용도발명의 대상이 전용물(專用物)이 아닌 경우 직접침해 성립이 어렵고, 간접침해(Indirect Infringement, 특허법 제127조) 규정으로 보완해야 하는데, 현행법상 간접침해 성립 요건이 엄격하여 보호에 공백이 생긴다는 지적이 있다.
이를 보완하기 위해 학계·실무계에서는 주관적 인식요건을 부가한 유도침해 (Induced Infringement) 유형의 명문화, 또는 비전용물에 대한 간접침해 요건을 완화하는 방향의 특허법 제127조 개정이 입법적 과제로 제언된다. 또한 용도발명의 방법적 성격에 주목하여 물건 발명에서 방법 발명으로의 카테고리 변경을 보다 탄력적으로 허용하자는 논의도 이어지고 있다.
5. 출원인의 의사 참작 — 내심의 의사와 객관적으로 표출된 의사
출원인의 주관적 의사를 청구범위 해석에 반영할지를 두고, 참작해야 한다는 긍정설(중심한정주의, Central Claiming)과 당사자의 주관적 의사와 무관하게 청구범위 문언의 객관적 의미에 따라야 한다는 부정설(주변한정주의, Peripheral Claiming)이 팽팽히 맞서고 있다.
대법원의 입장은 분명하다 — 출원인의 내밀한 '내심의 의사'는 철저히 배제하되, 특허청 심사 과정에서 서류를 통해 객관적으로 표출된 의사, 즉 출원경과(Prosecution History)는 특허권 남용 방지와 형평의 원칙상 적극적으로 참작한다.
"특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 문언의 객관적 의미를 파악하여 확정하는 것이지 특허출원인의 내심의 의사를 탐구하여 확정하는 것이 아니다."
대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다75839 판결 등
의식적 제외(출원경과 금반언)의 적용 기준
보정서나 의견서 등 공적 기록에 명시적으로 나타난 출원인의 의사는 '의식적 제외(Conscious Exclusion / Prosecution History Estoppel)' 여부를 판단하는 핵심 기준이 된다.
"특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다."
대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결
다파글리플로진 사건 — 출원인의 진정한 의사를 추적한 기념비적 판례
대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결(다파글리플로진 사건)은 출원인의 진정한 의사를 추적하여 금반언 적용을 배제한 주목할 만한 사례다.
이 사건에서 특허권자는 심사 과정에서 청구범위 끝부분의 '프로드러그 에스테르'라는 단어를 삭제하는 보정을 하였고, 피고는 침해소송에서 이를 권리 포기 — 즉 의식적 제외 — 라고 항변하였다. 대법원은 감축 보정의 외형적 사실만으로 권리 포기를 단정 짓지 않고, 거절이유통지와 의견서 등 출원경과 전체를 종합하여 출원인의 보정 의도를 추적하였다.
그 결과, 출원인은 선행기술을 회피하려 한 것이 아니라 단지 특허청의 기재불비 거절이유를 해소하기 위해 삭제한 것에 불과하다고 판단하였다. 즉, 권리를 영구히 포기하려는 의사가 없었다고 보아 의식적 제외를 인정하지 않고 균등침해를 인정하였다.
의견서만으로도 금반언 효력이 발생한다
대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결은, 청구범위의 감축 보정이 없었더라도 출원인이 의견제출통지에 대응하여 제출한 의견서상의 의견진술만으로도 금반언의 효력이 발생한다고 판시하였다. 공적 기록에 남은 의사 표명을 기속력 있는 요소로 취급한 것이다.
6. 입법적 과제와 전망
기능식 청구항 해석 기준의 명문화
현행 특허법 제42조 제6항은 기능적 표현의 사용을 허용하나, 그 구체적인 해석 범위에 관한 명확한 기준을 법률에서 제공하지 않는다. 이로 인해 해석이 개별 사건에서의 법관 재량이나 사후적 결과론에 따라 달라질 수 있는 한계가 있다. 미국 특허법 제112조(f)는 기능적 기재에 대응하는 명세서상의 '구체적 구조와 그 균등물(Equivalents)'로 권리범위를 법제화하여 예측 가능성을 보장하고 있다.
법적 안정성과 청구범위의 공시기능 강화를 위해, 한국 특허법에도 기능식 표현의 객관적 범위를 명세서의 구체적 실시예 및 그 균등 범위로 제한하는 명문의 해석 조항 신설이 입법적 과제로 제언된다.
용도발명 보호 강화를 위한 간접침해 규정 정비
앞서 살펴본 바와 같이, 용도발명의 간접침해(특허법 제127조) 적용에는 현행 법제상 공백이 존재한다. 비전용물에 대한 간접침해 성립 요건의 완화, 또는 미국·독일 등 주요국에서 인정되는 유도침해(Induced Infringement) 유형을 명문화하는 방향의 입법 정비가 용도발명의 실질적 보호를 위해 필요하다는 점이 입법적 과제로 제언된다.
맥락 중심의 균형 잡힌 해석 정착
특허제도는 발명에 대한 독점권 부여와 기술 공개의 공익적 조화를 목적으로 한다. 명세서의 상세한 설명을 '참작'하는 수준을 넘어 특정 실시예로 청구범위를 좁히는 '제한 해석'의 한계를 분명히 하는 사법적 기준이 꾸준히 다듬어져야 한다.
용어 자체의 사전적 의미에만 머무르지 않고, 발명이 해결하고자 하는 본질적 과제와 통상의 기술자가 인식하는 기술상식을 합리적으로 접목하는 맥락 중심의 균형 잡힌 심리가 정착되는 것, 이것이 지식재산 강국 대한민국 특허 사법이 나아갈 방향이다.
정리 — 대한민국 사법 실무가 찾아낸 균형점
일원론과 이원론의 조화는 단순한 이론적 타협이 아니다. 그것은 "해석 기준은 일원론적으로 통일하되, 사안의 구체적 타당성과 제3자의 법적 안정성을 지키기 위해 참작 및 통제 법리(제한해석 금지, 균등론, 출원경과 금반언 등)를 각 절차 국면에 맞게 유연하고 정교하게 활용"하는 높은 수준의 사법적 지혜다.
대법원이 참작하는 출원인의 의사는 결국 "제3자가 공적으로 열람할 수 있는 심사 기록을 통해 객관적으로 확인되고 표출된 문서상 의사"에 한정된다. 이는 내심의 의도를 추정하는 것이 아니라, 공개 기록에 나타난 객관적 사정에 기초하여 공시기능과 권리자 보호의 균형을 맞추는 규범적 해석 도구로 작동하고 있는 것이다.
