[특허 회피설계 강좌] 제10장
균등침해 회피설계 — Federal Circuit 초기 균등론과 Pennwalt 전환점
앞선 강좌에서는 균등침해 법리의 출발점인 Graver Tank 판결의 법리와 그 반대의견을 살펴보았습니다. 이번 편에서는 Graver Tank 이후 Federal Circuit이 초기에 균등론을 어떻게 수용했는지, 그리고 1987년 어떤 계기로 접근 방식이 근본적으로 바뀌었는지를 두 단계에 걸쳐 추적합니다.
첫 번째 단계는 Hughes Aircraft Co. v. U.S.로 대표되는 초기 Federal Circuit의 전통적·전체적 균등론입니다. 두 번째 단계는 1987년 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.로 상징되는 구성요소별 접근(element-by-element approach)으로의 전환입니다. 이 두 흐름 사이의 긴장과 대립을 이해하는 것이 현대 균등론과 회피설계 전략 전체의 토대가 됩니다.
III. 초기 Federal Circuit의 균등론 — Hughes Aircraft의 전통적 접근
Federal Circuit은 처음 5년간 전통적 균등론을 따랐다
1982년 설립된 Federal Circuit은 처음 약 5년 동안 균등론에 대해 비교적 일관되게 전통적 접근(traditional approach)을 유지했습니다. 이는 Graver Tank 판결이 확립한 정신, 즉 청구항의 형식보다 발명의 실질을 중시하고, 청구항 전체(claim as a whole)와 피고 장치 전체(accused device as a whole)를 비교하는 방식입니다.
이 시기 균등론을 다룬 가장 중요한 판례가 Hughes Aircraft Co. v. U.S., 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983)입니다. 이 판결은 이후 Pennwalt에서 등장할 구성요소별 접근을 이해하기 위한 핵심적인 대비점이 됩니다.
Hughes Aircraft 사건의 구조
사건의 대상 특허(Williams 특허)는 지구 정지 위성에 관한 것이었습니다. 위성의 순간 회전각(instantaneous spin angle)을 지상 컴퓨터(ground computer)가 결정하고, 그에 따라 제트(jets)를 조정하여 위성의 자세를 유지하는 시스템이었습니다.
선행기술인 McLean은 온보드 컴퓨터(on-board computer)를 사용하고 지상 제어는 사용하지 않았습니다. 반면 피고 우주선(S/E spacecraft)은 온보드 컴퓨터와 지상 제어를 결합한 구조였습니다. 온보드 컴퓨터가 태양 센서 신호를 처리하고 계산값을 지상 제어소로 전송하면, 지상 제어소가 조정 여부를 결정하고 그 명령은 위성 내부 컴퓨터에 저장된 뒤 나중에 실행되었습니다.
이러한 구현 방식의 차이 때문에 Hughes는 재판에서 문언침해(literal infringement)가 없다는 점을 인정했습니다. 따라서 법원은 균등론상 침해(infringement under the doctrine of equivalents) 여부를 판단해야 했습니다.
7가지 유사점과 선행기술 McLean과의 비교
Federal Circuit은 Williams 특허 위성과 피고 위성 사이의 유사점을 다음과 같이 정리했습니다.
- 둘 다 회전 안정화(spin stabilized)된 위성이다.
- 둘 다 주변부에 제트(jet)를 가지고 있으며, 유체를 회전축과 실질적으로 평행하게 분출한다.
- 둘 다 순간 회전각 위치(ISA position)를 감지하기 위해 태양 센서(sun sensors)를 사용한다.
- 둘 다 고정된 외부 좌표계에 대한 방향 정보를 필요로 한다.
- 둘 다 지상과 통신하기 위한 무선 장비(radio equipment)를 포함한다.
- 둘 다 회전률과 태양각 정보를 지상 요원에게 전송한다.
- 둘 다 제트 분사가 순간 회전각 위치와 동기화되어 세차운동(precession)을 제어한다.
결정적으로, 선행기술 McLean에는 이 7가지 유사점 중 1번과 2번만 존재했습니다. 피고 위성은 McLean보다 Williams 특허에 훨씬 가까웠습니다. 이 비교 구조가 균등침해 인정의 핵심 근거가 되었습니다.
이것은 균등론 판단에서 매우 중요한 방법론을 보여줍니다. 피고 장치가 선행기술보다 특허발명에 더 가까울수록 균등침해 가능성은 커지고, 선행기술에 더 가까울수록 균등론 주장은 약해집니다.
단일 구성요소 균등성과 발명 전체 고려의 병존
Hughes Aircraft는 다음과 같은 중요한 원칙을 확립합니다. 피고 제품이 청구항의 단 하나의 구성요소에서만 다를 경우에는 그 단일 구성요소의 균등성을 살펴보는 것이 적절합니다. 그러나 동시에, 균등론 판단에서는 발명 전체(invention as a whole)를 고려해야 합니다.
이는 오해하기 쉬운 지점입니다. 초기 Federal Circuit이 전체적 접근을 취했다고 해서 개별 구성요소 분석을 전혀 하지 않았다는 뜻이 아닙니다. 문언침해 판단 단계에서는 여전히 구성요소별 분석을 합니다. 다만, 문언침해가 부정된 뒤 균등론 판단에서는 청구항 전체와 피고 장치 전체의 실질적 등가성을 넓게 보았다는 점이 핵심입니다.
Hughes Aircraft 분석의 2단계 구조
Federal Circuit은 Hughes Aircraft에서 다음과 같은 2단계 분석 구조를 제시했습니다.
문언침해 판단에서 구성요소별 분석을 마치고 문언침해가 없다고 판단된 후, 균등론상 침해 여부를 검토하는 것이 적절하다. 이때 균등론 판단은 청구항 전체(claim as a whole)를 대상으로 해야 한다. 쟁점은 피고 장치 전체를 보았을 때 그것이 청구된 장치 전체와 균등한지 여부이다.
이에 따르면, 1단계(문언침해)에서는 청구항 구성요소별 비교를 하고, 2단계(균등침해)에서는 청구항 전체와 피고 장치 전체의 실질적 균등성을 검토합니다. 이 구조는 특허권자에게 유리합니다. 피고가 특정 요소를 다르게 구현했더라도, 전체 시스템이 청구발명의 기능과 작동을 실질적으로 수행한다면 균등침해가 인정될 여지가 있기 때문입니다.
하나의 요소가 다르게 작동해도 전체로는 균등할 수 있다
Hughes Aircraft의 특허권자 친화적 성격을 가장 잘 보여주는 원칙은 다음입니다.
피고 장치가 청구항의 문언상 충족되지 않는 특정 구성요소와 비교하여 상당히 다른 방식으로 작동하는 요소를 사용하더라도, 청구항 전체를 고려하면 피고 장치가 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 수행한다고 볼 수 있다.
Hughes Aircraft에서 온보드 컴퓨터는 Williams 특허의 지상 컴퓨터와 역할 분담이 달랐습니다. 그러나 법원은 전체적으로 보면 피고 위성이 Williams 발명의 가르침을 현대 컴퓨터를 통해 간접적으로 수행한 것으로 평가했습니다.
출원경과 금반언의 한계와 균등론의 범위
법원은 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)으로 인해 Hughes가 McLean 구조까지 포섭하거나 펄스 제트를 사용하는 모든 구조까지 포함할 정도로 넓은 청구항 해석을 얻을 수는 없다고 보았습니다.
그럼에도 법원은 피고 S/E 우주선이 McLean보다 Williams 특허에 훨씬 더 가깝다는 점을 확인하며 균등침해를 인정했습니다. 균등론은 선행기술을 포섭할 수 없고, 출원 과정에서 포기한 범위도 주장할 수 없지만, 그 한계를 넘지 않는 범위에서는 특허권자에게 유리하게 작동한 것입니다.
Hughes Aircraft의 결론과 역사적 의미
법원은 최종적으로 정부가 Williams가 직접 하도록 가르친 것을 현대 컴퓨터를 이용하여 간접적으로 수행했다고 보아 균등론상 침해를 인정했습니다. 이것이 초기 Federal Circuit 접근의 요체입니다.
| 항목 | Hughes Aircraft (초기 접근) |
|---|---|
| 대표 판례 | Hughes Aircraft Co. v. U.S., 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983) |
| 청구발명 | 지상 컴퓨터가 위성 순간 회전각을 결정하고 제트를 조정 |
| 선행기술 | McLean — 온보드 컴퓨터 사용, 지상 제어 없음 |
| 피고 장치 | 온보드 컴퓨터 + 지상 제어 조합 |
| 문언침해 | 없음 (Hughes가 인정) |
| 균등침해 | 있음 |
| 핵심 접근 | claim as a whole vs. accused device as a whole |
| 핵심 표현 | 현대 컴퓨터로 Williams가 직접 가르친 것을 간접 수행 |
IV. Pennwalt — 균등론의 전환점
1987년 두 판결이 균등론을 바꾸다
Hughes Aircraft로 대표되는 전통적 접근은 1987년 두 판결에 의해 근본적으로 흔들립니다. 그 두 판결이 바로 Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp.와 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.입니다.
핵심 변화는 다음과 같습니다. Hughes Aircraft에서는 청구항 전체(claim as a whole)와 피고 장치 전체를 비교했습니다. 그러나 이 두 판결 이후에는 청구항의 각 구성요소별로 피고 장치의 대응 구성 또는 균등물이 존재하는지를 따지는 구성요소별 접근(element-by-element approach)이 강화됩니다.
Perkin-Elmer: 전환의 예고
Perkin-Elmer 사건에서 문제 된 청구항은 무전극 방전램프(electrodeless discharge lamp, EDL)를 위한 공진 결합기(resonant coupler)에 관한 것이었습니다. 피고 장치는 특허권자의 상업 제품을 거의 복제한 것으로 보였지만, 청구항의 핵심 구성요소인 오토트랜스포머형 탭 결합(auto transformer-type tap coupling) 대신 트랜스포머형 루프 결합(transformer-type loop coupling)을 사용했습니다.
다수의견은 비침해를 인정했습니다. 피고 장치가 특허제품을 거의 복제했다는 사정보다 청구항의 특정 구성요소인 tap coupling의 부재 또는 비균등성에 더 큰 비중을 둔 것입니다.
더 나아가 다수의견은 다음과 같이 보았습니다. "발명의 본질(gist, essence, heart)"을 고려한다는 판례 표현이 청구항의 구체적 한정사항을 중요하지 않거나 무의미한 것으로 무시할 수 있다는 의미로 읽혀서는 안 된다는 것입니다. 이는 청구항 중심주의의 강화를 의미합니다.
Newman 판사: 선례 변경은 en banc로 다루어야 한다
Perkin-Elmer 반대의견에서 Newman 판사는 다음과 같이 지적했습니다.
다수의견이 정말로 균등론에 관한 Federal Circuit 선례를 재정의하려는 것이라면, 이 중요한 문제는 공공정책의 문제로 정면에서 다루어져야 한다. 특허 이용자 공동체는 판례가 법적으로 폐기되기 전까지 기존 판례를 신뢰할 권리가 있다.
Newman의 문제의식은 명확합니다. Perkin-Elmer 다수의견이 실질적으로 Hughes Aircraft를 바꾸고 있으면서도 그 점을 정면으로 인정하지 않는다는 것입니다. 균등론의 변화는 기업의 설계회피 전략, 라이선스 협상, 소송 전략, 청구항 작성 전체에 직접 영향을 미치므로, 패널 판결의 각주처럼 처리할 것이 아니라 전원합의체(en banc)로 명시적으로 다루어야 한다는 주장이었습니다.
Pennwalt: en banc로 불일치를 해결하다
법원은 Pennwalt에서 Newman 판사가 요구한 바로 그 일을 했습니다. 전원합의체로 이 문제를 다루었고, 다수의견(7대 4)은 Hughes Aircraft 접근과 Perkin-Elmer 접근 사이의 불일치를 해결하면서 Perkin-Elmer 쪽에 섰습니다.
Pennwalt 다수의견의 핵심 법리는 다음과 같습니다.
균등론상 균등성을 판단할 때 피고 장치는 청구항과 비교되어야 하되, 전체 대 전체 방식이 아니라 구성요소별(element-by-element)로 비교해야 한다. 청구항의 단일 구성요소 또는 그러한 구성요소의 기능이 피고 장치에 없으면, 균등성은 인정될 수 없다.
이 법리의 실무적 의미는 큽니다. 특허권자는 더 이상 "전체적으로 발명을 모방했다"는 주장만으로는 부족하고, 각 청구항 구성요소별로 피고 제품에 동일물 또는 균등물이 있음을 입증해야 합니다. 반면 설계회피자는 청구항 구성요소 중 하나를 실질적으로 다르게 만들어 비침해 방어 가능성을 높일 수 있게 되었습니다.
Pennwalt 사실관계: 과일 선별기와 continuous position indicating means
Pennwalt 특허는 과일을 색상·무게 또는 그 조합에 따라 선별하는 장치(sorter)에 관한 것이었습니다. 청구항에는 여러 "수단(means)"이 포함되었는데, 그중 핵심 쟁점이 된 구성이 연속 위치 표시 수단(continuous position indicating means)이었습니다. 이 기능은 컨베이어 위 각 과일의 위치를 연속적으로 추적하여 색상·무게 데이터와 연결하고, 적절한 시점에 배출기를 작동시키는 데 필수적이었습니다.
피고 선별기에는 이와 같은 연속 위치 표시 수단이 없었습니다. 따라서 문언침해는 부정되었습니다. 그런데 피고 장치에는 큐 포인터(queue pointer)가 있었습니다. 이 포인터는 공정 중 특정 위치의 과일에 관한 색상·무게 데이터가 저장된 메모리 위치를 가리켰습니다.
이론적으로는 이 정보를 위치 표시자로 사용할 수도 있었습니다. 그러나 피고 장치에서 queue pointer 데이터의 실제 기능은 물품이 무게 저울에 도달한 후 색상 기준값과 비교하는 것이었습니다. 연속 위치 표시 기능을 수행하지 않았던 것입니다.
다수의견은 이 사실에 주목했습니다. 어떤 구성요소가 청구항의 기능을 수행할 수 있다는 것만으로는 부족하고, 피고 장치에서 실제로 그 기능을 수행해야 한다는 원칙을 확인한 것입니다. continuous position indicating function이 없으므로 균등론상 침해도 없다고 판시했습니다.
반대의견: Graver Tank와 Hughes는 전체 발명을 보라고 한다
Bennett 판사 등 반대의견은 Hughes에서 표현된 "청구된 발명 전체(claimed invention as a whole)"에 대한 균등론 적용이 Graver Tank의 정책에 내재되어 있다고 반박했습니다. Graver Tank가 요구하는 것처럼 어떤 성분이 특허에서 어떤 목적으로 사용되는지, 다른 성분들과 결합했을 때 어떤 성질을 가지는지 판단하려면, 단순한 구성요소별 비교가 아니라 청구항 전체를 하나로 보아야 한다는 것입니다.
Newman 판사는 한발 더 나아가 Pennwalt 다수의견이 Federal Circuit과 연방대법원의 주요 선례와 표면적으로 모순되는 균등론 관점을 채택했으며, 법원의 형평적 권한을 급격히 축소했다고 비판했습니다.
Spectra: 법이 바뀐 것처럼 보이다
1988년 2월, Pennwalt 이후 첫 판시인 Spectra Corp. v. Lutz에서 법원은 청구항의 한 구성요소 기능에 차이가 있다는 이유로 Pennwalt를 인용하며 균등론상 침해가 없다는 약식판단(summary determination)을 유지했습니다. 이로써 Pennwalt가 단순한 선언에 그치지 않고 실제 판단에 즉각적 영향을 미치고 있음이 확인되었습니다.
Corning Glass: Pennwalt만으로는 부족하다
그러나 Corning Glass Works v. Sumitomo는 Pennwalt를 단순화해서 이해하면 안 된다는 점을 보여줍니다. Nies 판사는 all-elements rule이 적용된다고 하면서도, 청구항의 한 구성요소가 피고 구조에 직접 발견되지 않았음에도 균등침해를 인정했습니다.
이 사건의 기술은 광도파관(optical waveguide)이었습니다. 청구항은 코어(core)에 양성 도펀트(positive dopant)를 추가하여 코어의 굴절률이 클래딩(cladding)보다 높도록 하는 구조였습니다. 피고 S-3 fiber는 코어에 양성 도펀트가 없었고, 대신 클래딩에 음성 도펀트(negative dopant)를 사용했습니다. 코어의 굴절률을 올리는 방법 대신 클래딩의 굴절률을 낮추는 방법을 택한 것입니다. 결과적으로 코어와 클래딩 사이의 굴절률 차이를 만든다는 기술적 역할은 유사했고, 법원은 이를 균등한 것으로 보았습니다.
Corning Glass는 다음과 같은 핵심 원칙을 정리합니다.
- all-elements rule에서 "elements"는 청구항의 물리적 부품이 아니라 청구항 한정사항(limitation)의 의미로 사용된다.
- 청구항의 모든 한정사항에 대한 균등물은 피고 장치 어딘가에서 발견되어야 하지만, 반드시 청구항의 대응 구성요소와 같은 위치나 같은 부품에 있을 필요는 없다.
- 균등성은 발명의 맥락에서 평가되어야 한다.
실무적 결론: Pennwalt만 믿고 비침해 의견을 쓰면 위험하다
Corning Glass를 고려하면, 비침해 의견서를 작성할 때 Pennwalt와 청구항 구성요소의 부재만을 근거로 삼는 것은 충분하지 않습니다. 이는 설계회피 실무에서 반드시 기억해야 할 중요한 포인트입니다.
| 부족한 분석 | 필요한 분석 |
|---|---|
| "청구항의 A 요소가 없다" | "A 요소 또는 그 실질적 균등물이 피고 제품 어디에도 없다" |
| "대응 부품이 없다" | "다른 부품 또는 조합이 A 한정의 기능·방식·결과를 수행하지 않는다" |
| "Pennwalt상 비침해" | "Pennwalt와 Corning Glass를 모두 고려해도 비침해" |
III·IV 섹션의 역사적 대비와 시사점
두 섹션을 종합하면 균등론의 역사적 흐름이 선명하게 드러납니다.
| 구분 | Hughes Aircraft (초기) | Pennwalt 이후 |
|---|---|---|
| 비교 단위 | 청구항 전체 ↔ 피고 장치 전체 | 구성요소별 1:1 대응 |
| 균등론 문턱 | 상대적으로 낮음 | 높아짐 |
| 후발 기술 | 특허발명의 가르침을 간접 수행하면 침해 가능 | 각 구성요소별 균등물 존재 필요 |
| 특허권자 | 유리 | 불리 (입증 부담 증가) |
| 설계회피자 | 불리 | 유리 (특정 기능 제거로 방어 가능) |
그러나 Pennwalt 이후에도 균등론은 폐기되지 않았습니다. 다만 청구항 한정사항별 균등물의 존재를 더 엄격히 요구하는 방향으로 바뀌었습니다. Corning Glass가 보여주듯, 균등물은 청구항의 대응 부품이 아닌 피고 장치의 다른 위치나 조합에서 발견될 수도 있습니다.
비침해 의견서나 설계회피 전략을 수립할 때는 다음 질문들을 체계적으로 검토해야 합니다.
- 청구항의 각 구성요소(한정사항)는 무엇인가?
- 피고 제품에 문언상 동일한 구성요소가 있는가?
- 없다면, 그 구성요소의 기능을 수행하는 균등물이 있는가?
- 그 균등물이 대응 부품이 아닌 다른 위치나 조합에 존재하는가?
- 피고 제품의 해당 구성은 실제로 그 기능을 수행하는가, 아니면 단지 수행 가능할 뿐인가?
- 차이가 기능(function), 방식(way), 결과(result) 중 어디에서 실질적인가?
- 선행기술이나 출원경과 금반언이 균등범위를 제한하는가?
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다음 편에서는 Pennwalt가 제공한 설계회피 메시지가 실제 판례들에서 어떻게 작동하는지를 구체적인 사례를 통해 살펴보겠습니다. 특히 Slimfold, Laitram, London 등의 사건에서 기능(function)과 결과(result)가 같더라도 방식(way)이 다르면 균등침해가 부정될 수 있다는 흐름이 어떻게 강화되는지를 다룰 예정입니다.
