짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 (특허법원 2020허4518)
2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고
실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.
<요약>
확인대상표장(cafe
Hue & Jung)은 이 사건 등록서비스표(CAFE HUE)와
그 표장이 유사하지 않아 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않다고 본 사례(특허법원 2020허4518)
<판시요지>
“이 사건 등록서비스표(CAFE
HUE) 중 ‘CAFE ’ 부분은 지정서비스업인 ‘카페업’을 지칭하는 단어로 식별력이 없으므로, ‘HUE’
부분이
요부가 된다.
확인대상표장(cafe Hue & Jung)
중 ‘cafe’
부분은
사용서비스업인 ‘카페업’을 가리키는 단어로 식별력이 없다. 나아가 아래와 같은 이유로 나머지 ‘Hue & Jung’
부분
중 ‘Hue’
부분이
요부에 해당한다고 보기 어렵고, 확인대상표장은 ‘Hue & Jung’
전체로서
관찰되어야 한다.
① ‘Hue & Jung’
부분은 ‘휴앤정’ 혹은 ‘휴앤드정’으로 호칭되어 짧은 3음절
혹은 4음절에 불과하여 한 번에 호칭될 것으로 보이고, ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’
부분은
영어의 ‘and’를 의미하는 ‘&’
기호로
연결되어 있어 밀접하게 결합되어 있다.
② 확인대상표장 중 ‘Hue’
부분과 ‘Jung’
부분은
각각 그 부분이 그 자체로 주지․저명하다거나 일반 수요자에게
강한 인상을 주는 부분임을 인정할 자료도 없다. 게다가 일반 수요자 및 거래자들이 확인대상표장을 ‘휴’ 또는 ‘카페휴’로만 분리하여 약칭하거나 ‘정’ 또는 ‘카페정’으로만 약칭하였다고 볼만한 자료도 보이지 않는다.
③ 또한, ‘Hue’
부분은 ‘빛깔, 색채’ 등의 의미를
갖고, ‘Jung’
부분은
영어사전에서 그 뜻을 찾아볼 수 없고 우리나라의 흔한 성씨 등으로 인식될 것으로 보이고, ‘Hue’ 부분은 ‘Jung’
부분과 ‘&’
기호로
대등하게 연결되어 있으며, 크기나 비중 등에 있어서도 ‘Jung’ 부분과 별다른 차이가 없는
점에 비추어 확인대상표장 중 ‘Hue’ 부분이 ‘Jung’ 부분과 비교할 때 상대적으로
식별력이 높다고 보기 어렵다.
④ 이러한 점을 종합하여 볼
때, 확인대상표장은 그 중 ‘Hue’ 부분만이 독립하여 서비스업의
출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없고, ‘Hue & Jung’ 부분 전체로서 이 사건
등록서비스표의 요부인 ‘HUE’ 부분과 대비하여 그 유사 여부를 판단함이 타당하다.
이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 대비하면, 양 표장은 ‘& Jung’ 부분의 유무에 따라 외관이 상이하다. 또한 이 사건 등록서비스표는 요부가 ‘휴’로 호칭됨에 반해 확인대상표장의 요부는 ‘휴앤정’ 혹은 ‘휴앤드정’으로
호칭되어 그 호칭에 차이가 있다. 이 사건 등록서비스표는 ‘빛깔, 색채’ 등으로 관념됨에 반해 확인대상표장은 별다른 관념을 갖지 않아
그 관념을 대비하기 어렵다.
그렇다면 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 표장이 유사하지
아니하므로, 나아가 살필 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고
봄이 타당하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.”
<시사점>
결합문자 상표의 유사판단에 있어서 실무적으로 분리관찰의 유혹에 빠지기쉽다. 이 사건에서도 ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’ 부분이 영어의 ‘and’라는 접속사를 의미하는 ‘&’ 기호로 연결되어 오히려 분리되기 쉽다고 생각할 수도 있다.
그러나 이 사건 처럼 법원은 표장의 호칭이 짧은 3음절 혹은 4음절에 불과한 경우 각각 분리하여 호칭하기 보다는 한 번에 호칭될 수 있다고 보는 경향이 있다.
다만 전체관찰에 따른 "요부" 대비 판단이 확립되어 있다는 것도 주의하여야 한다. 대체로 조어 내지 임의 선택적 단어(arbitrary word)나 주지 단어 등은 독자적의 식별표지로 기능할 수 있는 요부라고 판단될 수 있을 것이다.
상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 할 수 있다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 자생초사건). 요부인지 판단은 결합강도와 표장의 식별력 강도. 수요자 인식정도를 따져 판단할 수 밖에 없다.
지난 3월 대법원 전원합의체 판결 이후 자신의 등록상표를 사용하고 있다는 항변이 정당한 비침해 항변으로 인정받지 않게 되었다. (대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 따라서 더욱 주의하여야 한다. 상표유사판단의 모호성을 생각할 때 상표법 실무가 더 어려워지고 있다.
-------------------------------------------------------------------------------------------
(참고) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 (자생한의원 vs. 자생초 유사판단)
[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.
[2] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.
그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.
