특허 무효 심판(IPR)의 배후는 누구? USPTO, 투명성 강화 선언

 

미국의 기술 혁신은 국가 경쟁력의 심장과도 같습니다. 그러나 이 혁신의 과실을 지키기 위한 보이지 않는 전쟁이 지금 이 순간에도 벌어지고 있습니다. 특허 시스템의 허점을 교묘하게 파고들어 미국 기업의 핵심 기술을 약화시키거나 탈취하려는 숨겨진 세력들이 존재해왔습니다.

최근 미국 특허상표청(USPTO)이 바로 이 위협에 대응하기 위해 조용하지만 강력한 칼을 뽑아 들었습니다. 언뜻 보면 단순한 행정 절차 변경처럼 보이지만, 그 이면에는 미국의 기술 주권을 지키려는 단호한 의지가 담겨 있습니다.

 

이 글에서는 이번 결정이 왜 그렇게 중요하고 놀라운 일인지, 그 핵심 시사점 세 가지를 알기 쉽게 풀어보겠습니다.

미국 특허청(USPTO)의 결정이 기술 혁신을 보호하는 방패 역할을 상징하는 이미지

1. 첫 번째 시사점: 이것은 단순한 서류 절차가 아니라 국가 안보입니다

과거 특허 무효 심판(IPR, 연방 법원 소송보다 빠르고 저렴하게 특허 유효성에 이의를 제기할 수 있도록 특허청 내에서 진행되는 행정 심판)을 청구할 때 ‘실질적 이해당사자(Real Party in Interest, RPI)’를 공개하는 것은 단순한 절차적 요건으로 여겨졌습니다. 하지만 이제 그 의미는 완전히 달라졌습니다. USPTO의 존 스콰이어스(John A. Squires) 청장은 이번 조치를 통해 RPI 공개 요건을 ‘국가 안보 조치’로 격상시켰습니다.

USPTO는 단순히 규칙을 바꾼 것이 아닙니다. 이전까지 어둡게 방치되었던 방에 불을 환하게 켠 것과 같습니다. 기존의 완화된 기준이었던 ‘SharkNinja’ 판례를 폐기하고, 더 엄격한 투명성을 요구하는 ‘Corning Optical’ 판례를 선례로 복원함으로써, 누가 특허에 이의를 제기하는지 아는 수준을 넘어섰습니다. 이제 그 청원의 배후에 누가 자금을 대고, 누가 지시하며, 궁극적으로 누가 이익을 얻는지 명확히 밝히도록 강제하는 것입니다. 이는 미국의 핵심 기술과 지적 재산이 적대 세력의 손에 넘어가는 것을 막기 위한 핵심적인 방어선이 될 것입니다.

스콰이어스 청장은 메모를 통해 이 조치의 중요성을 다음과 같이 역설했습니다.

“전체적으로 볼 때, RPI 요건은 단순한 절차적 안전장치로서가 아니라 국가 안보 조치로서 기능합니다. PTAB 절차의 무결성은 청원의 배후에 누가 있는지, 즉 누가 자금을 대고, 지시하며, 그로부터 이익을 얻는지를 아는 것에 달려 있습니다. 이러한 통제 사슬의 불투명성은 착취를 조장하고, 미국 법률, 규제 및 이익에 반하는 기술 이전을 용이하게 할 수 있으며, 특허 시스템의 무결성에 대한 대중의 신뢰를 훼손할 뿐입니다. 우리는 미국의 혁신 기관에서 그런 일이 일어나도록 두지 않을 것입니다.”
        

2. 두 번째 시사점: 해외 적대 세력은 이미 시스템을 악용하고 있었습니다

이번 USPTO의 결정은 막연한 우려에 기반한 것이 아닙니다. USPTO의 메모는 외국의 국가 연계 단체들이 이미 불투명한 투자 구조를 이용해 미국 특허 시스템을 은밀하게 공격해왔다는 사실을 명확히 지적합니다. 이들의 목표는 소송을 통해 미국 기업을 괴롭히거나, 더 나아가 미국의 핵심 지적 재산에 대한 접근권이나 영향력을 획득하는 것이었습니다.

메모는 위협의 심각성을 보여주는 구체적인 사례들을 제시합니다.

• 핵심 기술 분야 공격: 이들의 공격은 반도체, 인공지능(AI), 양자 컴퓨팅, 첨단 소재 등 미국의 미래를 좌우할 핵심 기술 분야에 집중되었습니다.
• 제재 대상의 연루: 미 상무부의 ‘entity list(수출 통제 명단)’를 포함해 해외자산통제국(OFAC), 무역대표부(USTR) 등 다양한 미국 정부의 감시 목록에 오른, 즉 미국의 국가 안보나 외교 정책 이익에 반하는 활동을 한다고 공식적으로 지정된 단체들이 연루된 정황도 포착되었습니다.
• 공격 규모의 폭로: 특히 메모는 이 위협의 엄청난 규모를 적나라하게 보여줍니다. DJI, 화웨이(Huawei), SMIC와 같은 기업들이 2019년에서 2024년 사이에만 수십 건의 특허 무효 심판(IPR)을 제기했다는 사실을 사건 번호까지 일일이 나열하며 폭로했습니다. 이것은 산발적인 소송이 아니었습니다. 미국의 특허를 겨냥한 체계적이고 대규모적인 캠페인이었습니다.

3. 세 번째 시사점: 오래된 규칙의 부활이 거대한 변화를 만들었습니다

이번 조치가 더욱 놀라운 점은 완전히 새로운 법이나 규정을 만든 것이 아니라는 사실입니다. USPTO는 복잡한 입법 과정 없이, 기존의 관행이었던 ‘SharkNinja’ 판례를 폐기하고 과거의 엄격한 기준인 ‘Corning Optical’ 판례를 부활시키는 단호하고 명쾌한 방식으로 이 거대한 변화를 이끌어냈습니다.

이는 특허 소송을 제기하려는 잠재적 청원인들, 특히 불투명한 해외 자금과 연계된 이들에게 강력한 메시지를 보냅니다. 이제 더 이상 배후를 숨긴 채 익명의 대리인을 내세워 미국 기업을 공격할 수 없게 된 것입니다.

이번 조치는 해외 자금의 지원을 받는 도전자들에게 두 가지 선택지를 강요합니다. 자신들의 연관성을 투명하게 공개하고 심사와 기각의 위험을 감수하거나, 아니면 아예 도전을 포기하는 것입니다. 이는 표적이 된 미국 혁신가들에게 즉각적이고 실질적인 보호막을 제공하는 효과를 낳습니다.

 

결론: 투명성이 혁신의 미래를 결정한다

USPTO의 이번 결정은 단순한 행정적 변경을 넘어, 미국의 기술 주권을 지키기 위한 중요한 전환점입니다. 투명성을 강화하는 것이 곧 국가 안보를 강화하는 길이라는 명확한 원칙을 세운 것입니다. 보이지 않는 곳에서 미국의 혁신을 위협하던 세력들에게 이제 ‘그림자 속에 숨을 곳은 없다’는 강력한 경고를, 바로 ‘미국의 혁신 기관(America’s Innovation Agency)’의 심장부에서 보낸 셈입니다.

혁신을 둘러싼 글로벌 경쟁이 더욱 치열해지는 지금, 우리의 기술을 보호하기 위해 또 어떤 ‘보이지 않는 규칙’을 바로잡아야 할까요? 이번 결정은 그 첫걸음일 뿐입니다.

 

미국 IPR 제도 격변: ‘특허 사살 분대’ 조용한 쿠데타가 한국 기업에 던지는 4가지 경고

 

Blogging_CS · 2025년 10월 18일 · 읽는 데 약 10분 소요

‘특허 사살 분대’를 향한 조용한 쿠데타: 미국 특허 시스템이 당신 모르게 바뀌는 4가지 방식

수억 원의 특허 무효 심판이 이유 통지 없이 기각된다? IPR 제도의 권한 집중과 투명성 약화가 한국 기업에 미치는 중대한 경제적, 법률적 함정을 분석합니다.

미국 특허 소송의 ‘게임의 규칙’이 조용히 바뀌었습니다. 이 글에서는 특허 무효화에 강력했던 IPR 제도의 권한이 청장에게 집중되며 발생하는 심각한 법적, 경제적 문제를 짚어보고, 한국 기업이 즉시 취해야 할 전략적 대응 방안을 제시합니다.

 

특허는 흔히 혁신에 대한 정당한 보상으로 인식됩니다. 그러나 현실에서는 애초에 신규성이나 진보성이 부족하여 등록되어서는 안 되었던, 즉 무효 가능성이 높은 특허들도 적지 않습니다. 이러한 무효 가능성은 일반 대중에게는 드러나지 않지만, 실제로는 경쟁자의 시선에서는 명확히 포착됩니다. 그 결과, 이러한 특허는 혁신의 보상이 아니라 오히려 정당한 경쟁과 후속 혁신을 가로막는 장벽으로 작용하기도 합니다.

지난 10년간, 미국 특허상표청(USPTO)에는 이러한 무효 가능성이 높은 특허에 이의를 제기하는 강력하고 효율적인 행정 절차, 즉 ‘당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)’제도가 존재했습니다. IPR은 막대한 비용이 드는 법원 소송 대신, 특허 침해로 피소된 기업들이 선호하는 핵심적인 방어 수단이었습니다. 특허심판원(PTAB)의 전문가 심판관들이 사건을 다루기에, 복잡한 기술적 쟁점을 정확히 판단할 가능성이 높았기 때문입니다.

하지만 이 인기 있던 제도는 지금 극적이고 논란 많은 변화의 중심에 서 있습니다. 최근 USPTO가 단행한 일련의 조치들은 IPR 제도의 투명성을 약화시키고 특정 개인에게 권한을 집중시키며, 미국 특허 시스템의 힘의 균형을 완전히 뒤바꾸고 있습니다. 이제 여러분의 비즈니스가 미국 특허 소송에 휘말릴 위험이 있다면, 이 변화의 핵심을 반드시 이해하셔야 합니다! 😊

 

시사점 1: ‘특허 사살 분대’의 권한이 단 한 명에게 집중된다

IPR 절차를 담당하는 특허심판원(PTAB)은 특허 무효화에 매우 효과적이어서, 전직 연방순회항소법원장이었던 랜달 레이더(Randall Rader) 판사는 PTAB을 “재산권을 죽이는 사살 분대(death squads, killing property rights)”라고 부르기도 했습니다. 그만큼 PTAB은 무효 가능성이 높은 특허를 제거하는 데 강력한 역할을 해왔습니다.

그러나 2025년 10월 17일, USPTO의 존 스콰이어스(John Squires) 청장은 IPR 개시 결정에 대한 모든 권한을 자신에게 귀속시키겠다고 발표했습니다. 이는 2012년 IPR 제도가 도입된 이래 3인의 PTAB 심판관 패널에 위임되었던 권한을 청장 개인이 회수하는 중대한 변화입니다.

핵심 변경 사항!
스콰이어스 청장은 이러한 변화의 이유로, 기존의 위임 모델이 “미국발명법(AIA)의 설계, 명확한 언어, 그리고 의도와 일치하지 않는다”는 우려를 제기했습니다. 연방대법원도 특허청장만과 같이 청문회를 통과한 고위 공무원만이 재량 결정권이 있다고 판단한 바 있습니다. 또한 등록된 특허에 대한 ‘유효성 추정(presumption of validity)‘ 원칙을 복원하고, PTAB 패널이 스스로의 업무를 만들기 위해 무효심판(IPR)을 개시하는 것 아니냐는 ‘자기 인센티브에 대한 인식(perception of self-incentivization)‘ 문제를 해결하기 위함이라고 밝혔습니다. 결과적으로, 이제 특허에 대한 도전을 시작할지 여부를 결정하는 막강한 권한이 사법부가 아닌, 단 한 명의 정치적 임명직 관료의 손에 집중되었습니다.

 

시사점 2: 수억 원짜리 특허 이의신청이 이유 없이 기각될 수 있으며, 항소는 불가능하다

새로운 절차에 따르면, 청장은 “최소 세 명의 PTAB 심판관과의 협의”를 거쳐 IPR 개시 여부를 개인적으로 결정하게 됩니다. 하지만 이 과정에서 가장 충격적인 변화는 대부분의 결정이 상세한 이유 없이 내려진다는 점입니다.

이제 청장은 대다수 사건에 대해 IPR 개시를 승인하거나 거부하는 ‘요약 통지(summary notice)‘만을 발행할 것입니다. 상세한 이유가 담긴 결정문은 오직 “새롭거나 중요한 사실적 또는 법적 쟁점”이 있는 사건에만 국한됩니다. 이는 청원인 입장에서 수억 원에 달하는 비용—결코 적은 금액이 아니지만, 수십억 원이 소요될 수 있는 법원 소송 비용에 비하면 일부에 불과한—을 들여 상세한 증거와 함께 이의신청을 하더라도, 왜 기각되었는지 전혀 알 수 없는 짧은 통지서 한 장만 받게 될 수 있다는 의미입니다.

기각 사유가 선행 기술의 설득력 부족인지, 청구항 해석의 차이 때문인지, 혹은 다른 재량적 요인 때문인지 알 길이 없습니다. 이러한 구조는 정치적 임명직 관료가 아무런 설명 없이 내리는, 검토 불가능한 요약 거부가 새로운 표준이 될 가능성을 만듭니다.

⚠️ 법률적 쟁점: 항소는 불가능합니다!
미국 특허법(35 U.S.C. § 314(d))은 IPR 개시 결정이 “최종적이며 항소할 수 없다(final and nonappealable)”고 명시하고 있습니다. 이는 Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP 사건 등에서 연방대법원이 확인한 바와 같이, 설명 없는 기각 결정에 대해 사법적으로 다툴 경로가 없음을 의미합니다.

 

시사점 3: 무효 쟁점이 있는 특허와의 싸움은 아무도 돈을 내고 싶어 하지 않는 공익 활동이다

당신이 ‘특허 무효 쟁점이 있는 특허’를 가진 대기업으로부터 소송을 당한 작은 기업이라고 상상해 보십시오. 당신에게는 두 가지 싸움의 길이 있습니다. 첫 번째 길은 당신의 제품이 상대방의 특허를 침해하지 않았다고 주장하는 개별 방어(Individualized Defense)입니다. 이 방어에서 이기면 당신은 자유로워지지만, 그 특허 자체는 그대로 남아 다른 기업들을 계속 위협할 것입니다.

두 번째 길은 그 특허가 애초에 자명한 기술이라 무효라고 주장하는 일반 방어(General Defense)입니다. 이 방어에서 승리하면 당신뿐만 아니라 사회 전체가 혜택을 봅니다. 무효화된 특허 기술은 누구나 자유롭게 사용할 수 있게 되기 때문입니다. 이처럼 일반 방어는 사회 전체에 이익을 주는 공익 활동과 같습니다.

하지만 여기에 치명적인 경제적 함정이 있습니다. ‘일반 방어’를 선택한 당신은 막대한 소송 비용을 100% 혼자 부담하지만, 그 승리로 발생하는 사회 전체의 이익 중 아주 작은 부분만을 가져갑니다. 이는 경제학에서 말하는 전형적인 ‘긍정적 외부효과(positive externality)’ 문제입니다.

경제적 함정

개인의 비용: 소송 비용 100% 부담.

개인의 이익: 사회적 이익 중 작은 부분만을 획득.

→ 개인의 비용이 개인의 이익을 압도하기 때문에, 합리적인 기업이라면 무효 쟁점이 있는 특허와 싸우기보다 특허권자에게 합의금을 지불하는 편을 택하게 됩니다。차라리 특허권자와 한편이 되어 다른 경쟁자를 시장에서 배제하는 것이 더 이익이 될 수 있습니다.

이는 특허 무효 쟁점이 있는 특허가 시장에 계속 살아남아 혁신과 경쟁을 저해하는 결과를 낳습니다. 더 나아가, 이는 특허권자들이 ‘일반 방어’ 비용을 감당할 수 없는 재정적으로 취약한 기업들을 전략적으로 표적 삼아, 특허가 무효일 때조차 합의금을 받아내는 것을 가능하게 합니다.

 

시사점 4: 더 싸고 빠른 대안이 의도적으로 무력화되고 있다

미국발명법(America Invents Act, AIA)이 IPR 제도를 도입한 근본적인 이유는 연방 법원 소송보다 더 빠르고, 저렴하며, 효율적인 특허 이의신청 절차를 마련하기 위함이었습니다. 침해 피고들이 IPR을 선호했던 이유는 명확합니다. 법원의 ‘비전문가 배심원단’보다 해당 기술 분야의 전문가인 PTAB 심판관들이 자명한 발명을 더 정확하게 판단하여 특허를 무효화할 가능성이 높았기 때문입니다. 이는 특히 ‘특허 괴물(patent troll)’에 대항하는 강력한 무기였습니다.

하지만 최근 청장의 조치들은 이러한 효율적인 절차에 대한 접근을 의도적으로 제한하려는 정책적 전환으로 해석됩니다. 청장이 밝힌 대로, 등록된 특허에 대한 ‘조용한 소유권(quiet title)’과 신뢰를 회복하겠다는 목표는 사실상 특허권자에게 유리한 방향으로 무게추를 옮기는 것입니다.

이것은 단순히 절차를 늦추는 것을 넘어, IPR을 탄생시킨 AIA의 핵심 철학을 뒤집는 것입니다. IPR 제도의 주된 목표였던, 특허 품질 문제를 해결하기 위한 전문적이고 효율적인 포럼을 제공한다는 개념 자체가 약화되고 있습니다. 결국 IPR 개시를 더 어렵고 예측 불가능하게 만듦으로써, 새로운 정책은 특허 분쟁을 다시 IPR이 피하고자 했던 그 무대, 즉 더 느리고, 더 비싸며, 전문성이 떨어질 수 있는 연방 법원으로 되돌려 보내고 있습니다. 이는 지난 10년간의 특허 개혁 시계를 거꾸로 돌리는 것과 같다는 우려가 있습니다.

특허 분쟁 절차 비교: IPR 변화의 여파

구분	기존 IPR (PTAB 주도)	연방 법원 소송	신규 IPR (청장 주도)
전문성	특허 전문가 심판관	비전문가 배심원단 가능성	여전히 높으나, 개시 결정은 정치적
비용 및 속도	상대적으로 저렴하고 빠름	비용 막대하고 느림	개시 확률 낮고 예측 불확실
결정 투명성	상세 결정문으로 명확함	비교적 명확함	대부분 ‘요약 통지’로 불투명

📌 전문가 팁: 통합 방어 전략
IPR 개시의 불확실성이 커진 만큼, 기업들은 IPR 청원 단계부터 법원 소송 방어 논리를 병행하고, 통합적이고 유연한 전략을 수립하는 것이 생존에 필수적입니다.

 

실전 예시: IPR 기각 시의 경제적 충격파 분석

IPR 제도의 변화가 현실 기업의 재무 상태에 미치는 영향을 구체적인 비용 추정을 통해 분석해 보겠습니다. 이 예시는 시사점 3에서 언급한 ‘긍정적 외부효과’의 경제적 함정을 피하기 어려운 이유를 보여줍니다.

사례 설정: 중소기업의 방어 비용

• 첫 번째 정보: 중소기업이 특허 무효 쟁점이 있는 특허에 피소되어, 일반 방어(IPR)를 통해 특허를 무효화하는 전략을 선택합니다.
• 두 번째 정보: IPR 예상 총 비용은 4억 원입니다. 연방 법원 소송 예상 총 비용은 30억 원 이상입니다.

IPR 기각 시 경제적 충격파

1) 첫 번째 단계: 4억 원을 투입하여 IPR 청원을 했으나, 청장의 요약 통지로 기각됩니다. 이 4억 원은 회수할 수 없는 매몰 비용이 됩니다.

2) 두 번째 단계: IPR 기각 후, 기업은 남은 연방 법원 소송(최소 30억 원)에 전적으로 의존해야 합니다.

최종 결론

- 결과 항목 1: IPR의 비용 절감 효과 상실. 4억 원을 잃고 30억 원 이상의 고비용 소송에 직면하여 기업의 재정적 부담이 극대화됩니다.

- 결과 항목 2: 합의금 압박 증가. IPR이라는 저렴한 방어 수단이 사라지면서, 특허권자의 합의금 요구에 응할 수밖에 없는 취약성이 커집니다. (시사점 3의 경제적 함정 증폭)

이 사례를 통해 우리는 IPR 개시의 불확실성이 곧 재정적 리스크의 증가와 직결됨을 알 수 있습니다. 특히 자금력이 부족한 중소기업이나 스타트업에게는 치명적인 위협이 아닐 수 없습니다. 이제 초기 단계의 IPR 전략 수립은 단순한 무효화가 아닌, 다음 단계인 연방 법원 소송으로의 안전한 연착륙을 위한 교두보로서 설계되어야 합니다.

 

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미국 IPR 제도 변화 핵심 요약

첫 번째 핵심: 권한 집중 IPR 개시 결정 권한이 USPTO 청장 한 명에게 귀속됩니다.

두 번째 핵심: 투명성 약화 대부분의 기각 결정이 이유 없는 ‘요약 통지’로 대체됩니다.

세 번째 핵심: 법원으로 회귀

IPR의 문턱 상승으로 고비용/저효율의 연방 법원 소송 의존도가 증가합니다.

네 번째 핵심: 전략적 대응 요약 기각에 대비해 IPR과 법원 방어 전략을 통합적으로 수립해야 합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 청장의 결정에 대해 이의를 제기하거나 항소할 수 있나요?

A: 아쉽지만 불가능합니다. 미국 특허법에 따라 IPR 개시 결정은 “최종적이며 항소할 수 없기” 때문입니다. 따라서 요약 기각 결정이 내려지면, 해당 결정에 대해 사법적으로 다툴 방법은 없다고 보는 것이 다수적 견해입니다.

Q: IPR 비용이 수억 원인데, 왜 기업들이 여전히 선호했었나요?

A: 네, 수억 원은 결코 적은 금액이 아니지만, 연방 법원 소송 비용이 수십억 원에 달할 수 있기 때문에, IPR은 훨씬 빠르고 저렴하며, 기술 전문가인 PTAB 심판관이 다룬다는 점에서 정확성이 높다고 여겨졌기 때문입니다.

Q: 한국 기업은 이 변화에 어떻게 대응해야 하나요?

A: IPR 개시의 불확실성이 커졌으므로, IPR 청원 준비 단계부터 청장의 재량적 기각 가능성을 염두에 두고 법원 소송 방어 전략과 유기적으로 연결해야 합니다. 선제적인 특허 포트폴리오 분석도 중요합니다.

Q: ‘무효 가능성이 높은 특허’와의 싸움이 왜 공익 활동으로 보는 시각이 있는가요?

A: 특허 무효화(일반 방어)에 성공하면, 그 특허 기술을 누구나 자유롭게 사용할 수 있게 되어 사회 전체의 혁신과 경쟁에 이익이 되기 때문입니다. 이는 전형적인 ‘긍정적 외부효과’ 문제입니다.

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.
This blog post is for general informational purposes only and cannot substitute for legal advice on specific matters. Please be sure to consult with a professional regarding individual legal issues.

Is “Hunting Patent Trolls” a Thing of the Past? Corporate Survival Strategies as the USPTO Raises the IPR Bar

 

“What if your business license had to be reviewed every year?” A bold statement from the Acting Director of the USPTO heralds a major upheaval in the U.S. patent system! In this deep analysis, we examine what patent holders and companies need to know in the face of a sweeping paradigm shift brought about by Acting Director Stewart’s pro-patent policies.

 

Recently, Acting Director Coke Morgan Stewart delivered a keynote speech at the IPOA annual meeting that sounded like a seismic shift in the U.S. patent landscape. In unusually strong terms, he criticized the current IPR system, saying, “Imagine if your college degree or your home ownership were reviewed every year, endlessly, by anyone and everyone.” He argued that this kind of system undermines the constitutional rights and certainty afforded to patent holders.

Stewart asserted, “A stable patent system is essential to a stable economy,” and directly targeted the structural flaws of the current system—particularly the ease of repeatedly challenging patents under a low burden of proof. He further suggested that PTAB’s high invalidation rates may be a “statistical illusion” caused by repeated challenges, and that the Federal Circuit’s “reasonableness” standard alone cannot ensure the substantive accuracy of PTAB decisions. This speech makes it clear that the USPTO will actively promote policies that significantly strengthen patent stability. So, how should companies prepare amid this large wave of change? Let’s dive into the core issues. 😊

 

📜 What's Changed at the USPTO: Stewart’s Three Key Pro‑Patent Initiatives

Stewart has rolled out distinctly different policies under the banner of a "strong and stable" patent system. Most notably, the bar for challenging already-issued patents through IPR has been raised—making it significantly harder to invalidate patents. We can break down these major changes into three key points:

1. Resurgence of Discretionary Denial & bifurcated proceedings: Not only has the flexibility introduced under former Director Kathi Vidal been reversed, but as of March 2025, IPR proceedings have become two-tiered—split between “discretionary denial assessment” and “merits review.” This shift is paving the way for more discretionary denials in favor of patent holders.
2. New grounds for denial: “Settled Expectations”: This concept is critical. If a patent has been valid for a long time, protecting the social and economic reliance on that patent—i.e., ‘settled expectations’—becomes paramount. Thus, older patents are now much harder to challenge via IPR.
3. Separate briefing process introduced: Under the USPTO’s interim procedures issued March 26, 2025, patent owners may now submit a separate brief arguing for discretionary denial—known as the Discretionary Denial Brief—and it’s capped at 14,000 words. This matching word limit ensures that patent holders have a robust opportunity to defend their rights.

 

🤔 Who Benefits More—Patent Holders or Challengers?

Clearly, these changes affect market players differently. Patent owners stand to gain, while challengers face increasing hurdles. Here's a summary in a convenient table:

Category	Patent Holder	Practicing Entity (Challenger)
Advantages	Stronger IPR defenses, increased patent value, more leverage in licensing	–
Disadvantages	Risk of prosecution laches (though difficult to establish in practice)	Harder to invalidate patents via IPR, increased legal costs, vulnerability to NPEs
Key Strategy	Leverage continuations, strengthen discretionary denial arguments	File IPRs early and in compliance, utilize defensive patent communities

💡 Quick Tip: What Is Prosecution Laches?
Prosecution laches refers to the doctrine preventing patent owners from intentionally delaying prosecution to target competitors later. However, courts apply this doctrine very sparingly—especially where normal continuation strategies are used. In practice, it’s very hard for a challenger to neutralize a patent by relying on prosecution laches alone.

 

🚀 Tailored Strategies for Your Company

Given these sweeping changes, how should your company navigate the IPR landscape? We’ve outlined actionable strategies for both patent holders and challengers:

👑 “Aggressive Value‑Maximization” Strategy for Patent Holders

Your patents are now more powerful than ever—use that to your advantage.

• Maximize Continuations: Secure core technologies early, then build a dense patent portfolio through strategic continuations—this allows you to block competitors and set up for stronger licensing opportunities down the line.
• Invoke the “Settled Expectations” Principle: Emphasize that your patent has been relied upon in the marketplace—especially if it’s been six years or more since issuance—to argue against IPR initiation.

🛡 “Strategic Workaround” & “Rapid Response” Strategy for Challengers

IPR isn’t as powerful as it used to be—but a smart, rapid approach can still make a difference.

• Timing and compliance are critical: IPR is now a race. You must file within 9 months after patent issuance or within one year of being sued—but beware that the USPTO may also deny IPR if a patent has been around for ~6 years or if civil or ITC proceedings are well underway.
• Target exceptions to “Settled Expectations”: Older patents can still be challenged if you uncover powerful new invalidity evidence or show the patent was never practiced or licensed—thus no settled expectations apply.
• Use defensive networks like LOT Network & Unified Patent: If you're a small company concerned about NPE attacks, joining a collaborative defense community can offer collective patent risk mitigation.

💡 Legislative Spotlight:
Beyond administrative changes, Congress is also pursuing pro-patent legislation. These bills highlight where the U.S. patent system may be headed:

• PREVAIL Act: Aims to revamp PTAB structure and bolster patent holder protection—designed to curb challenger abuse of IPR and stabilize issued patents.
• RESTORE Patent Rights Act: Would make it easier for patent holders to secure permanent injunctions following infringement victories—adding pressure on infringers.
• PERA (Patent Eligibility Restoration Act): Seeks to clarify §101 patent subject-matter eligibility—especially for software and business methods—to make it easier for such inventions to obtain patents.

 

💡

Key Takeaways from USPTO’s 2025 Policy Shifts

Pro-Patent Era: Stewart’s policies significantly strengthen patent holders’ rights.

Higher IPR Bar: Fintiv and “Settled Expectations” make invalidating patents older than six years much harder.

Patent Holder Strategy: Leverage continuations and assert discretionary denial to maximize patent value.

Challenger Strategy: File timely IPRs and consider collective defenses such as LOT Network.

Understanding these shifts is the first step to success in the U.S. market.

 

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: What’s the most important timing restriction when filing an IPR?

A: You must consider both statutory and discretionary limits. Statutorily, you must file within one year of being sued for infringement. Discretionarily, the USPTO is more likely to deny IPR if a patent has been issued for ~6 years or if other litigation has already advanced significantly.

Q: Does that mean older patents can never be invalidated?

A: It’s very difficult, but not impossible. If you uncover a strong “smoking gun” prior art reference, or show the patent has never been practiced or licensed, you may argue the “Settled Expectations” doctrine doesn’t apply. You can also pursue invalidity in federal court.

Q: We’re a small startup. Are these changes especially challenging for us?

A: Yes, startups face tougher conditions, as large corporations’ patent portfolios become even stronger. That’s why collective defense is key—joining groups like LOT Network (where members agree not to sue each other with patents) or Unified Patent (focused on invalidating NPE patents) can provide cost-effective protection.

Today we reviewed major changes in the U.S. patent system for 2025. It’s a pivotal moment: an opportunity for patent holders, but a serious challenge for challengers. As always, companies that read the shifts correctly and act quickly will prevail. Still, given that much of America’s innovation is driven by startups, policymakers may need to fine-tune these changes to ensure small businesses remain protected. I hope this analysis helps your business. If you have questions, feel free to ask in the comments! 😉

*This post is for general informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific issues, please consult with a qualified professional.

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“특허 괴물 잡아라”는 옛말? IPR 문턱 높인 USPTO, 기업 생존 전략은?

 

“당신의 사업 면허가 매년 재심사받는다면?” USPTO 국장의 작심 발언, 미국 특허 제도의 대격변을 예고하다!

Stewart 대행 국장의 친특허 정책이 가져온 IPR 제도의 거대한 패러다임 전환 속에서 특허권자와 실시기업이 반드시 알아야 할 생존 전략을 심층 분석합니다.

 

최근 미국 특허상표청(USPTO)의 Coke Morgan Stewart 청장 대행이 지식재산권자협회(IPOA) 연례회의에서 한 기조연설은, 그야말로 미국 특허 제도의 지각 변동을 알리는 강력한 신호탄이었습니다. 그는 현재의 특허 무효 심판(IPR) 제도를 향해 “마치 여러분의 대학 학위나 주택 소유권이 아무런 시한 없이, 누구에게나, 매년 재검토 대상이 된다고 상상해 보십시오.”라며 이례적으로 강한 어조로 비판했습니다. 이는 특허권자에게 부여된 헌법적 권리와 안정성을 심각하게 훼손하는, 비정상적인 시스템이라는 것이죠.

Stewart 국장은 “안정적인 경제를 위해서는 안정적인 특허 시스템이 필요하다”고 단언하며, 낮은 증명 기준으로 특허를 반복적으로 재심사하는 현행 제도의 구조적 문제점을 정면으로 겨냥했습니다. 심지어 그는 높은 PTAB(특허심판원)의 특허 취소율이 반복적인 도전에 의한 ‘통계적 착시’일 수 있으며, 연방순회법원의 ‘합리성’ 심사 기준만으로는 PTAB 결정의 실질적 정확성을 담보할 수 없다고 꼬집었습니다. 이 연설은 USPTO가 앞으로 특허권의 안정성을 대폭 강화하는 방향으로 정책을 추진할 것임을 명확히 보여줍니다. 그렇다면 이러한 거대한 변화의 물결 속에서, 우리 기업들은 무엇을 준비해야 할까요? 지금부터 그 핵심을 짚어보겠습니다. 😊

 

📜 확 달라진 USPTO, Stewart 국장의 친특허 정책 핵심 3가지

Stewart 국장은 ‘강력하고 안정적인 특허 시스템’을 내세우며 이전과는 확연히 다른 정책들을 내놓았습니다. 특히 특허 무효 심판인 IPR(Inter Partes Review) 제도의 문턱을 높인 것이 가장 큰 변화인데요. 쉽게 말해, 이미 등록된 특허에 대해 무효를 주장하기가 훨씬 까다로워졌다는 뜻입니다. 핵심적인 변화는 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.

1. IPR 재량 거부 권한의 부활 및 절차 이원화: Kathi Vidal 전 청장이 완화했던 ‘Fintiv 원칙’을 다시 강화했을 뿐만 아니라, 2025년 3월부터는 IPR 절차를 ‘재량적 거절 판단’과 ‘실체적 심리’로 분리했습니다. 이로 인해 특허권자에게 유리한 방향으로 재량적 거절이 증가하는 추세입니다.
2. 새로운 거부 요인, ‘정착된 기대(Settled Expectations)’의 등장: 이 개념은 정말 중요한데요. 특허가 오랜 기간 동안 유효하게 존재했다면, 그에 대한 사회적, 경제적 신뢰, 즉 ‘정착된 기대’를 보호해야 한다는 논리입니다. 따라서 오래된 특허일수록 IPR을 통해 무효시키기가 더욱 어려워졌습니다.
3. 별도의 서면 제출 절차 도입: 2025년 3월 26일자 USPTO의 임시 절차(Interim Process Memo)에 따라, IPR 및 PGR 절차에서 특허권자는 ‘재량적 거절’을 주장하기 위한 별도의 서면을 제출할 수 있으며, 이 개시 서면(Discretionary Denial Brief)은 최대 14,000단어(word limit) 까지 허용됩니다. 이는 기존의 청구 및 예비 대응 서면(word limits)과 동일한 분량으로 특허권자에게 자신의 권리를 방어할 충분한 기회를 제공하는 강력한 무기가 될 수 있습니다.

 

🤔 특허권자 vs 도전자, 누구에게 웃어줄까?

이러한 변화는 당연히 시장 참여자들에게 각기 다른 영향을 미칩니다. 특허를 가진 쪽과 특허를 무효화하려는 쪽의 희비가 엇갈릴 수밖에 없죠. 한눈에 이해하기 쉽게 표로 정리해 보았습니다.

구분	특허권자 (권리자)	실시기업 (도전자)
유리한 점 👍	IPR 방어 용이, 특허 가치 상승, 라이선스 협상력 강화	-
불리한 점 👎	‘Prosecution Laches’ 위험 (단, 인정 요건이 엄격해 실효성은 제한적)	IPR 통한 특허 무효화 어려움, 소송 비용 증가, NPE 공격 취약
핵심 전략 💡	계속출원(Continuation) 활용, 재량 거부 주장 강화	IPR 조기 신청 및 시기 준수, 방어적 특허 커뮤니티 활용

💡 여기서 잠깐! Prosecution Laches란?
특허권자가 의도적으로 특허 출원 절차를 지연시켜 경쟁사들이 관련 기술을 상용화한 뒤에야 특허를 등록하여 공격하는 것을 막기 위한 법리입니다. 하지만 최근 법원은 이 주장의 인정 요건을 매우 엄격하게 보고 있으며, 특히 정상적인 ‘계속출원’ 전략에는 적용하기 어렵다고 판단하는 추세입니다. 따라서 특허권자는 계속해서 표적을 향해 권리 범위를 조정해갈 수 있으나, 도전자가 Prosecution Laches에만 의존하여 특허의 힘을 빼기는 현실적으로 매우 어렵습니다.

 

🚀 우리 회사를 위한 맞춤형 대응 전략

그렇다면 이 거대한 변화의 물결 속에서 우리는 어떻게 항해해야 할까요? 특허권자와 도전자, 각자의 입장에서 구체적인 대응 전략을 세워야 합니다.

👑 특허권자를 위한 ‘공격적 가치 극대화’ 전략

이제 여러분의 특허는 그 어느 때보다 강력한 방패이자 창이 되었습니다. 이 기회를 최대한 활용해야 합니다.

• 계속출원(Continuation) 적극 활용: 핵심 기술에 대한 특허를 먼저 확보한 뒤, 시장의 발전 방향을 보면서 계속출원을 통해 특허 포트폴리오를 촘촘하게 확장해 나가세요. 이는 경쟁사의 기술 개발을 효과적으로 견제하고, 나중에 더 큰 라이선스 수익을 기대할 수 있는 전략입니다.
• ‘정착된 기대’ 원칙 활용: 여러분의 특허가 시장에서 오랫동안 신뢰를 받아왔다는 점, 특히 대체로 등록 후 6년 이상 경과했다는 사실을 적극적으로 어필하여 IPR 개시 자체를 막는 전략을 구사할 수 있습니다.

🛡️ 도전자를 위한 ‘전략적 우회’ 및 ‘신속 대응’ 전략

IPR이라는 가장 강력했던 무기가 예전 같지 않지만, 길은 있습니다. 더 빠르고, 더 전략적으로 움직여야 합니다.

• IPR, 타이밍과 조건이 생명: IPR은 이제 타이밍 싸움입니다. 법적으로는 ①특허 등록 후 9개월 경과, ②침해 소송 피고 시 1년 이내 신청이라는 절대적 시간 제한이 있습니다. 하지만 여기에 더해, USPTO의 재량적 거절이라는 새로운 허들이 생겼습니다. 예를 들어, 등록 후 약 6년이 지난 특허는 ‘정착된 기대’ 원칙에 따라 IPR 개시가 거절될 가능성이 높습니다. 또한, 별도의 민사 소송이나 ITC 조사가 상당히 진행된 경우에도 자원 낭비를 막기 위해 IPR을 거절합니다.
• ‘정착된 기대’의 예외 사유 공략: 등록된 지 오래된 특허라도, 아주 강력한 신규 무효 자료를 찾아냈거나, 해당 특허가 시장에서 전혀 실시되거나 라이선스된 적이 없다는 점을 입증하면 ‘정착된 기대’가 없었다고 주장해볼 수 있습니다.
• 중소기업/스타트업의 방어 카드, LOT Network & Unified Patent: 특허괴물(NPE)의 공격이 두려운 기업이라면 방어적 특허 공유 커뮤니티인 ‘LOT Network’나 NPE 특허를 사전에 무효화하는 데 특화된 ‘Unified Patent’ 가입을 적극 고려해볼 만합니다. 이는 개별 기업이 대응하기 어려운 특허 리스크를 공동으로 방어하는 효과적인 수단이 될 수 있습니다.

💡 알아두세요! 행정부를 넘어 의회까지, ‘친특허’ 입법 동향
Stewart 국장의 행정적 변화뿐만 아니라, 미국 의회에서도 특허권자 보호를 강화하려는 움직임이 활발합니다. 이러한 법안들은 현재 미국 특허 시스템의 방향성을 명확히 보여줍니다.

• PREVAIL Act: PTAB(특허심판원)의 구조를 개편하고 특허권자 보호를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이는 도전자의 IPR 남용을 막고, 한번 등록된 특허의 안정성을 높이려는 취지입니다.
• RESTORE Patent Rights Act: 특허 침해 소송에서 승소한 특허권자에게 ‘영구적 판매 금지 명령’을 더 쉽게 받을 수 있도록 하는 법안입니다. 이는 침해자에게 강력한 압박 수단이 될 수 있습니다.
• PERA (Patent Eligibility Restoration Act): 특허 대상 적격성(§ 101)의 모호한 기준을 명확히 하여, 특히 소프트웨어나 BM 관련 발명이 더 쉽게 특허를 받을 수 있도록 길을 열어주는 것을 목적으로 합니다.

 

💡

2025 USPTO 정책 변화 핵심 요약

친특허 시대 개막: Stewart 국장 정책으로 특허권자 권리 대폭 강화.

IPR 문턱 상승: Fintiv 및 ‘정착된 기대’ 원칙으로 6년 이상 된 특허 무효화 어려워짐.

특허권자 전략: 계속출원 및 재량 거부 주장으로 특허 가치 극대화 필요.

도전자 전략: IPR 시기 준수 및 LOT Network 등 공동 방어 전략 모색.

이 변화를 이해하는 것이 미국 시장 성공의 첫걸음입니다.

 

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: IPR 신청 시 가장 주의해야 할 시기 제한은 무엇인가요?

A: 법적 시한과 재량적 시한, 두 가지를 모두 고려해야 합니다. 법적으로는 소송 피고 시 1년 내 신청해야 하는 ‘강행 규정’이 있고, 재량적으로는 등록 후 약 6년이 지났거나 다른 소송이 많이 진행된 경우 USPTO가 거절할 가능성이 매우 높다는 ‘실질적 장벽’이 생겼습니다.

Q: 그럼 등록된 지 오래된 특허는 아예 무효시킬 방법이 없나요?

A: IPR을 통하기는 매우 어려워졌지만 불가능한 것은 아닙니다. 누구도 예상치 못한 강력한 무효 증거(smoking gun)를 찾아내거나, 해당 특허가 장롱 속에만 있던 ‘실시되지 않은 특허’라는 점을 증명하면 ‘정착된 기대’ 원칙의 예외를 주장해볼 수 있습니다. 또는 연방법원을 통한 무효 소송이라는 다른 길도 여전히 열려 있습니다.

Q: 저희는 작은 스타트업인데, 이번 변화가 특히 더 부담스러워요.

A: 스타트업에게는 분명 도전적인 상황입니다. 거대 기업의 특허 공세에 맞서기 더 어려워졌기 때문이죠. 따라서 이제는 개별 대응보다 ‘공동 방어’ 전략이 중요해졌습니다. LOT Network와 같이 회원사 간 특허 공격을 하지 않도록 약속하는 커뮤니티나, Unified Patent처럼 힘을 합쳐 NPE 특허를 무효화시키는 서비스에 가입하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있습니다.

오늘은 2025년 미국 특허 제도의 큰 변화에 대해 알아봤는데요, 정말 중요한 시점인 것 같아요. 특허권자에게는 절호의 기회가, 반대로 도전자에게는 위기가 될 수 있는 상황입니다. 하지만 언제나 그렇듯, 변화를 정확히 읽고 빠르게 대응하는 기업만이 승리할 수 있겠죠. 다만, 미국의 기술 혁신을 스타트업과 같은 중소기업이 주도하고 있다는 점을 고려하면, 특허정책의 변화가 다른 측면에서 스타트업의 사업을 보호할 수 있도록 미세 조정이 필요해보입니다. 이 글이 여러분의 비즈니스에 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 더 궁금한 점이 있다면 언제든 댓글로 물어봐 주세요! 😉

*본 포스팅은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.

오래된 특허는 안전? PTAB의 '기득권적 기대' 법리 완벽 분석

 

오래된 특허는 안전할까? 미국 특허심판원(PTAB)의 새로운 정책 '기득권적 기대' 법리가 특허 무효 심판의 판도를 바꾸고 있습니다. 이 글을 통해 핵심 변경 사항과 실무 전략을 확인하세요.

안녕하세요! 특허 관련 업무를 하다 보면 '이 오래된 특허도 무효가 될 수 있을까?' 하는 궁금증, 한 번쯤 가져보셨을 텐데요. 최근 미국 특허심판원(PTAB)에서 이와 관련된 아주 중요한 정책 변화가 있었습니다. 바로 '기득권적 기대(settled expectations)'라는 법리인데요, 이게 특허권자나 무효 심판을 청구하려는 입장에서 모두 엄청난 영향을 미치고 있어요. 오늘은 이 뜨거운 감자에 대해 쉽고 명쾌하게 파헤쳐 보겠습니다!

 

'기득권적 기대' 법리, 대체 뭔가요? 🤔

'기득권적 기대' 법리는 아주 간단하게 말해, 특허가 오랜 기간 동안 별다른 무효 분쟁 없이 유효하게 존재했다면, 그 유효성에 대한 신뢰를 보호해주어야 한다는 원칙이에요. PTAB이 당사자계 재심사(IPR) 같은 무효 심판을 개시할지 말지 결정할 때, 이 '특허의 나이'를 중요한 재량적 판단 요소로 삼겠다는 거죠.

이전에는 주로 지방 법원에서 진행 중인 특허 침해 소송과의 관계를 따지는 'Fintiv 요소'가 재량적 기각의 주요 근거였는데, 이제는 새로운 시대가 열린 셈입니다. 2025년 3월, 코크 모건 스튜어트 특허청장 대행이 발표한 "PTAB 업무량 관리 임시 절차 메모"를 통해 이 정책이 공식화되었어요.

💡 알아두세요!
이 법리의 핵심 전제는, 특허가 6~8년 이상 존속했다면 특허권자는 물론이고 대중까지도 그 특허의 유효성을 신뢰하게 되므로, 이를 함부로 뒤집어 혼란을 주어서는 안 된다는 것입니다.

 

실무에서는 어떻게 적용되고 있나요? 📊

이 새로운 정책은 발표 직후부터 PTAB 실무에 아주 빠르게 적용되고 있어요. 특히 몇몇 주요 사례를 보면 그 기준을 엿볼 수 있습니다.

사건명	특허 연령	결정 요지
Irhythm v. Welch Allyn	약 13년	청구인이 특허를 인지하고도 조기에 이의를 제기하지 않아 '강력한 기득권적 기대'가 형성되었다고 판단.
Dabico v. Axa Power	약 8년	특허 침해 통지 여부와 상관없이, 오래 존속했다는 사실 자체로 기대가 형성된다고 판시.
Intel v. Proxense	약 9년	9년 이상 된 특허에 대해 기대를 인정했으나, 법률의 중대한 변경 등 예외 사유가 있으면 극복 가능함을 시사.

⚠️ 주의하세요!
PTAB은 특허 발행 후 만 6년이 지나면 '강력한 기득권적 기대'가 생긴다고 보고 있어요. 이는 특허 침해 손해배상 청구의 소멸시효(6년)와 유사한 기준을 적용하는 것으로 보입니다.

 

논란의 중심: 이 법리, 과연 공정한가? ⚖️

솔직히 말해서, 이 법리는 굉장한 논란을 낳고 있어요. 특허권자의 권리 안정성을 높여준다는 긍정적인 측면도 있지만, IPR 제도의 본래 목적과 충돌한다는 비판이 거셉니다.

주요 비판점들

• IPR 목적 훼손: IPR은 부실 특허를 효율적으로 제거하여 산업 발전에 기여하는 것이 목적인데, 이 법리가 그 문턱을 너무 높여버렸다는 지적이에요.
• 경험적 데이터와의 불일치: '오래된 특허는 괜찮을 것'이라는 기대와 달리, 실제 데이터는 다릅니다. 2012년 이후 제기된 IPR 청구 중 46% 이상(8,000건 이상)이 6년 이상 존속된 특허를 대상으로 했습니다. 이는 특허권자들이 오래된 특허가 도전받지 않을 것이라는 기대를 갖는 것이 비합리적임을 시사합니다.
• 특허권자에게 편향: 분쟁의 장을 PTAB에서 지방 법원으로 옮겨, 통계적으로 특허 무효를 인정받기 더 어려운 환경을 만든다는 비판도 있어요.

이 때문에 현재 연방항소법원에 이 법리의 적법성에 대한 소송들이 제기된 상태지만, 특허청장에게 주어진 광범위한 재량권을 고려할 때 법원에서 뒤집히기는 쉽지 않을 것이라는 전망도 나옵니다.

 

'기득권적 기대'를 극복할 예외 사유들 🔑

그렇다고 해서 오래된 특허에 대한 도전이 완전히 불가능해진 것은 아닙니다. PTAB은 '기득권적 기대'를 극복할 수 있는 몇 가지 예외적인 상황들을 제시하고 있습니다.

이런 경우, 재량적 기각을 피할 수 있습니다!

• 법률/판례의 중대한 변경: 특허 발행 후 특허성에 영향을 미치는 법이나 판례가 크게 바뀐 경우입니다.
• 특허권자의 상업적 활용 부재: 특허권자가 특허를 상업화하거나 라이선스를 주는 등 적극적으로 활용한 사실이 없는 경우입니다. (예: NPE가 처음으로 특허를 수익화하려는 경우)
• 관련 특허의 무효화: 패밀리 특허 등 관련 있는 특허가 이전에 무효로 판명된 이력이 있는 경우입니다.
• 심사 과정의 중대한 오류: 최초 특허 심사 과정에서 심각한 오류가 있었던 경우입니다.
• 유지보수료 미납으로 인한 만료: 특허가 유지료 미납으로 만료된 경우에도 해당될 수 있습니다.

 

핵심 요약 및 우리의 대응 전략 📝

'기득권적 기대' 법리의 등장은 미국 특허 실무에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 이 변화의 물결 속에서 우리는 어떻게 대응해야 할까요?

1. 특허권자의 입장: 6년 이상 된 특허는 이제 강력한 방어 수단을 얻었습니다. IPR 청구가 들어오면 '기득권적 기대'를 적극적으로 주장하여 조기에 방어할 수 있습니다.
2. 청구인의 입장: 오래된 특허에 IPR을 제기하려면 이제 더 신중한 접근이 필요합니다. 단순히 선행기술만으로는 부족하며, 앞서 설명한 '기득권적 기대'를 극복할 예외 사유를 함께 주장해야 합니다.
3. 전략의 변화: 이로 인해 특허 분쟁의 무게 중심이 다시 지방 법원으로 이동할 가능성이 커졌습니다. 특허 라이선스 협상이나 소송 전략을 세울 때 이 점을 반드시 고려해야 합니다.

💡

기득권적 기대 법리: 핵심 정리

적용 대상: 발행 후 6년 이상 경과한 특허

주요 효과: PTAB의 IPR 등 무효 심판 개시 거부율 급증

핵심 논리:

오랜 기간 존속 → 유효성에 대한 신뢰 형성 → 보호 필요

현재 상태: USPTO 정책 O / 연방항소법원 판례 X (소송 진행중)

특허 전략 수립 시 '특허의 나이'가 핵심 변수로 떠올랐습니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: '기득권적 기대'는 법원에서 확립된 법리인가요?

A: 아니요, 아직은 아닙니다. 이것은 USPTO 특허심판원(PTAB)이 도입한 새로운 '정책'이며, 현재 이 정책의 타당성에 대해 연방항소법원에서 소송이 진행 중입니다. 따라서 법원에서 확립된 법리라고 보기는 어렵습니다.

Q: 그럼 이제 오래된 특허는 아예 무효시킬 수 없나요?

A: 그렇지는 않습니다. '기득권적 기대'를 극복할 만한 예외적인 사유가 있다면 IPR 개시가 가능합니다. 예를 들어, 특허 발행 이후 관련 법률에 중대한 변경이 있었거나, 특허권자가 해당 특허를 한 번도 상업적으로 활용하지 않았다는 점 등을 입증하면 됩니다.

Q: 이 정책으로 인해 IPR 개시율은 얼마나 변했나요?

A: 매우 극적으로 변했습니다. 2024년 10월 1일 이후 접수된 IPR 청구의 기각률은 72%에 달했는데, 이는 정책 시행 이전의 개시율이 61%(기각률 39%)였던 것과 비교하면 엄청난 변화입니다.

이처럼 '기득권적 기대' 법리는 미국 특허 지형을 뒤흔드는 중요한 변화입니다. 앞으로 연방항소법원의 판단에 따라 또 다른 변화가 있을 수 있으니, 계속해서 주목해야겠습니다. 더 궁금한 점이 있다면 댓글로 물어봐 주세요!

면책 조항 (Disclaimer)
본 글은 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 구성하지 않습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 자격을 갖춘 법률 전문가와 상담하시기 바랍니다.

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
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미국 연방대법원 미국 무효심판이 위헌인지를 심리한다고 합니다.

미국 AIA (특허개정법)이 미국 헌법을 위반하였는지를 심리한다고 합니다. 특히 문제가 되는 것은 미국 특허심판원(PTAB)에서의 특허무효심판(IPR)에 의한 특허무효가 헌법상 사법권을 침해하였는지 입니다. 

논쟁의 핵심과 근거가 우리나라와는 다른 면이 있으나 판결의 결과는 우리나라의 대미수출기업은 물론 국내 사법부에서도 관심을 갖을 것 같습니다.

오일 스테이트(Oil States)는 특허가 공적권리가 아니라 사적 권리(사유재산권)이므로 온전히 사법권의 권한 아래 있어야 한다고 주장하고 연방법원이 아닌 행정부 심판원에서 무효시키는 것은 미국 헌법을 위반한 것이라는 것입니다. 

미국 헌법 제3조(사법부) 편을 보면 미국 사법권은 대법원과 그 하급법원에 속한다고 정하고, 사법권은 하나의 주와 다른 주의 시민사이의 분쟁, 어떤 주나 또는 그 주의 시민과 외국인과의 사이에 발생하는 분쟁에 미친다라고 정하고 있습니다.

우리나라에서도 특허심판을 심판전치주의로 정한 것이 헌법상 재판 받을 권리를 침해한 것인지에 대한 논란이 계속되었으나 헌법재판소는 2007년 현행 헌법 제106조 제3항 (행정심판에서의 사법절차의 준용)이 적용되는 행정심판에 있어서 필요적 전치주의는 합헌이라고 하였습니다(헌재 2007. 1. 17. 선고 2005헌바86 결정).

그동안 미특허청은 물론 미연방법원이나 대법원은 특허권의 공적권리성에 의문을 품지 않고 있었으며 특허심판원(PTAB)에서의 특허무효심판(IPR)이 미국 사법권을 침해한 것으로 보지는 않았습니다.

어쩌면 개인자유주의가 강하고 개인과 국가간의 관계를 개인과의 관계와 달리보지 않는 영미법계, 보통법 국가인 미국의 특성을 고려하여 만약 특허가 순수한 사적권리라고 판단하더라도 결국 공적기관, 즉 정부에 의하여 실현되는 권리인 점을 고려할때 "국가의제이론"이 거론될 수 도 있을 것 같습니다. 

20세기 들어 행정법 제도를 고민하고 미국, 이번 심리의 결과가 주목됩니다.

뉴스출처 : 

1. IPwatchdog

Supreme Court to decide if Inter Partes Review is Unconstitutional

2. LAW360

Justices To Consider If AIA Reviews Are Unconstitutional

미국 특허심판원이 미국연방법원의 판결을 뒤엎었다고?

지난 2017년 5월 23일 항소연방법원이 미국 특허심판원(PTAB) 사건 중 하나인 IPR(일종의 특허무효심판)이 무효로 심결한 결정을 확정하였다는 뉴스가 나왔습니다 (Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals Inc.). 대상특허들 (US 6,316,023, US 6,335,031)은 이미 미국 민사지방법원에서 벌어진 특허침해소송을 거쳐 항소심 연방법원에서 동일한 선행증거 대비 유효하다는 것을 확정받은 바 있습니다.

이 뉴스를 들은 한 국내법 전문가인 한 친구가 내게 전화를 걸어 미국은 특허심판원이 법원의 판결도 뒤집냐며 의아해 했습니다. 내용을 들어보니 미국 특허분쟁제도를 잘 몰라서 생긴 오해인 것 같아 잠시 시간을 내어 설명해주었습니다.

" 미국 특허심판원(PTAB)에서 특허요건에 대한 입증은 우월적 입증(Preponderance of evidence)에 의하는 반면(35 USC 316e) 민사지방법원은 그보다 높은 확실하고 명확한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 해서 같은 증거라고 하더라도 그 입증책임의 차이로 결론이 달라질 수 있고, 청구항(Claim) 해석에 있어서도 미국 특허심판원(PTAB)은 가장 넓은 합리적인 해석(Broadest Reasonable Interpretation (BARI)) 하여야 할 뿐 아니라 유효추정규정도 적용되지 않아 무효될 확률이 상대적으로 높은 반면 (35 USC 282), 민사지방법원은 필립스 스탠다드(Philips Standard)가 적용되어 상대적으로 청구범위가 좁게 해석될 뿐 아니라 유효추정규정도 적용되어 동일한 특허라고 하더라도 유효로 결정될 확률이 더 높으며 이 점은 미 연방법원이나 연방대법원에서도 당연한 것이라고 판단한 바 있어. 

그러니까 특허심판원이 미국 민사지법 판결을 뒤엎은 것이라기 보다는 양 제도의 판단기준과 입증수준이 달라서 발생한 거야. 

따라서 미국에서는 특허침해소송이 들어오면 피고는 특허심판원(PTAB)에 무효심판(IPR)을 제기하는 것을 추천하고 효과나 비용면에서 효율적이란 점을 잘 설명해봐. 

또 민사소송을 받았을 때 최대한 빨리 IPR를 제기하면 민사지방법원에 제소된 특허침해소송의 절차가 중지(Stay)될 확률이 높아 IPR은 소송전략적으로도 유용하단 점도 알려주고, 피고입장에서 민사소송을 최대한 빨리 종결시킬 수 있는 방법이기도 하고 early settlement (조기 타결)을 할 수 있는 위치를 확보할 수 있다는 점도 알려주고 ~ "

<그림출처> Finnegan 웹사이트 March 7, 2014 글에 개시된 사진인용

“Inter Partes Review in Generic Drug Litigation—Why the USPTO Should Exercise Its Discretion to Deny IPR Petitions in Appropriate Hatch-Waxman Act Disputes”

AIA 이후 미국특허소송전략수립을 위한 무효제도 장단점 비교

1.   들어가는 말

 

2011년 9월 미국 개정 특허법인 ‘America Invents Act’(AIA)가 법제화 되면서 보다 쉽고 저렴하게 특허청을 통한 특허 무효화 신청할 수 있는 제도가 생겼다는 것은 익히 알려진 이야기이다. 특허 재심사는 신설된 ‘Patent Trial and Appeal Board’ (PTAB: 특허심판부)에서 다루며 신청자가 특허권자가 아닌 제3자로서 참여할 수 있는 재심사 절차로는 ‘Post Grant Review’(PGR: 등록 후 재심사제도)와 ‘Inter Partes Review’(IPR: 당사자 특허 무효 심판제도) 등이 운영되고 있다.

누구든지 특허침해금지소송을 받거나 강력한 경고장을 받으면 해당 제소특허의 유효성을 다투기 위하여 무효자료를 찾는다. 어렵게 무효자료를 확보한 이후에는 어떤 절차를 거쳐 제소특허의 무효를 다툴지를 선택하여야 한다.

 

AIA도입 이후 미국에서 특허에 대한 유효성을 다투는 방법으로 크게 민사지법에 Declaratory Judgement (DJ: 무효확인의 소)를 제기하는 전통적인 방법과 미국 특허청에 신설된 IPR이나 PGR을 제기하는 방법이 있다. 한국은 미국과 다르게 특허를 무효시키고자 한다면 특허심판원의 무효심판을 통해서만 다투는 것이 원칙이다. 물론 최근 일반 민사법원에서 특허무효를 적극적으로 심리하려고 하지만 한계가 분명히 존재한다.

 

과거에는 다른 사람으로부터 미국특허권을 침해하였다는 이유로 특허경고장을 받으면 민사지법에 DJ (무효확인의 소)를 제소하는 전략을 종종 구사하였다. DJ를 먼저 넣으면 여러 면에서 특허권자보다 유리한 위치에 설 수 있어서 특허침해소송에서 좋은 전략 중 하나이었다. 그러나 AIA 도입 이후 IPR등의 장점으로 DJ가 반드시 유리한 선택은 아니게 되었다.

 

이하에서 각 장단점을 비교하여 상황에 따라 적정한 절차를 선택하여야 할 것이다. 특허소송전략의 많은 변화를 가져온다는 점 역시 간과해서는 아니될 것이다.

 

2.   승소율

 

회계기준 2013년 및 2014년 1월까지 미국특허청의 최근 통계에 따르면 IPR 인용율이 82.8%에 육박한다. IPR 제소로 인한 협상 타결 건까지 고려하면 거의 90%가 IPR 청구권자의 승리로 돌아갔다. 반면, 민사지법의 무효심리에 대한 2007년부터 2012년까지의 연구결과에 따르면 특허권자가 66%~ 77%의 승소율을 기록하였다. 최근 IPR의 인용율이 계속 떨어지고 있다고 하지만 민사소송내에서의 특허무효싸움이 승소율면에서 볼 땐 무효를 주장하는 자에게 불리한 것은 사실이다.

 

3.   관할의 제한 등

 

DJ를 먼저 넣으면 특허권자가 유리한 관할에 특허침해금지소를 제기하는 것을 차단하는 효과가 발생한다. DJ를 심리하는 법원으로 소송이 이송될 가능성이 커지기 때문이다. 미국특허소송에서 관할의 선정은 매우 중요한 결정사항이다. 따라서 특허침해경고장을 받은 실시자는 자신에게 유리한 관할의 법원에 DJ를 먼저 넣어 특허권자의 관할선정의 자유도를 제한하는 전략을 자주 구사하였다. 반면 IPR등은 특허권자가 민사지법에 특허침해소송을 제기할 수 있는 제소관할을 제한하지 못한다.

미국에는 전통적으로 디스커버리 등의 절차 면이나 심리 면에서 특허권자에게 지나치다고 느낄 만큼 유리한 관할이 여럿 있다. 그러나 소송기술상 소송이송을 막는 방법은 여러 가지가 존재한다. 뛰어난 소송대리인을 만나면 좋은 가이드를 받을 수 있다. 본 지면에서는 이를 생략한다.

 

4.   청구범의의 해석 및 쟁점의 다양성과 일관성 등

 

IPR은 오직 선행기술(무효자료)에 따른 특허무효만을 주장할 수 있으나 민사소송에서는 다양한 무효이유를 근거로 무효를 주장할 수 있다. 민사소송에서 무효를 다투는 것이 더 다양한 공격방어방법의 구사가 가능하단 말이다.

그러나 IPR은 특허법과 기술의 전문가로 구성된 3명의 합의부에서 심리하나 민사소송은 법률전문가인 재판장과 일반시민으로 구성된 배심원에 의해서 심리된다. 아무래도 IPR의 합의부가 진보성 등을 바라보는 기준이 높을 수 밖에 없다. 기준이 높다는 건 그만큼 무효가능성 높아질 환경이란 뜻이다.

나아가 청구범위해석에 있어서 IPR은 민사소송보다 다소 넓게 해석하는 경향이 있다. 그만큼 IPR의 무효율이 높아지는 또 하나의 사실상의 이유이기도 하다. 미국특허청은 명세서를 참조한 합리적인 최광의 해석(최대한 넓게 해석)을 원칙으로 하고 있다. 반면 민사소송은 2005년 7월 필립스 판결 이후 청구항의 독립적 해석을 경계하고 명세서 전체에서 해석할 것을 주문하고서 상세한 설명 등 내재적 증거의 범위내에서 외재적 증거를 참조하여 상대적으로 좁게 해석하는 경향을 보이고 있다. 

미국특허청에서 별도의 절차를 통해 다투는 것보다 이러한 청구범위 해석을 기초로 민사소송 내에서 특허무효를 다투면서 비침해주장 등에서 일관성을 가지고 상대방의 약점을 요리할 가능성이 더 커진다. 무효율이 떨어지더라도 비침해논리를 이끌어가는데에 유리한 고지를 가져올 여지가 상대적으로 더 커진다.

 

5.   기간과 비용 등

 

IPR은 1년에서 1년 반이면 최종 결정에 이를 수 있으나, 민사소송은 관할법원과 재판장마다 다소의 차이는 있으나 평균 2년 반의 시간이 필요하다.

비용에 있어서도 IPR은 수 천만원에서 많아도 10억원을 넘지 않으나 민사소송은 AIPLA 보고서에 따르면 중간값 기준으로 소가가 10억원이하인 경우 8억원, 소가가 기250억원이 넘으면 55억원이 들어간다고 한다.

 

6.   디스커버리와 입증의 정도 등

 

IPR이든 DJ이든 미국의 증거개시절차인 디스커버리절차가 존재한다. 차이점이 있다면 IPR은 매우 제한된 영역에서 이루어진다. 디스커버리에서 중요한 이슈를 찾아야 한다면 IPR은 한계가 있다.

 

나아가 입증책임을 보면 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다.

또한 절차 내에서 IPR은 제한적이지만 청구항을 보정할 수 있으나 민사소송 내에서는 청구항을 보정할 수 없다. 특허보정을 하지 못하게 묶어두고 싶다면 IPR은 적절하지 못하나 IPR에서 보정의 가능성과 중용권을 염두에 두고 검토하면 위험을 줄일 수 있다.

 

7.   청구기한의 제한 등

 

IPR은 특허등록 이후 9개월이 지난 이후에 청구할 수 있으며 특허소송이 민사지법에 제기되면 그 제소 이후 1년이 지나면 청구할 수 없다. 또한 DJ(무효확인의소)를 민사지법에 먼저 넣었다면 미국특허청에 IPR을 제기할 수 없다. 반면 DJ는 아무런 제한이 없다.

 

8.   민사소송절차의 자동 중지 등

 

실시자가 미국특허청에 IPR은 청구하면  그 이후 제소된 민사소송은 IPR의 결정이 있을 때까지 자동으로 그 절차가 중지된다. 민사소송의 절차중지는 매우 중요한 소송전략 중 하나이므로 관심을 가지고 고려하여야 한다. 반면 DJ는 이러한 효과를 가져오기 어렵다. 그 외 무효를 주장하는 자에게 미치는 금반언의 원칙은 IPR이나 민사소송 내에서 다투든지 모두 적용된다.

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