가상 청구항 테스트를 통한 선행기술 장벽 입증 전략

미국 특허 소송에서 특허권자가 청구항 문언의 한계를 우회하여 권리범위를 무리하게 확장하려는 공격을 펼칠 때, 피고가 사용할 수 있는 가장 강력한 실체법적 절대 방패가 바로 선행기술 장벽(Prior Art Bar / Ensnarement) 법리입니다. 이 법리를 실무적으로 구현하고 사법적으로 입증하는 표준 도구가 가상 청구항 테스트(Wilson Hypothetical Claim Test)입니다.

이 글은 엄격한 실체법적 규칙으로서 작동하는 가상 청구항 테스트의 사법적 법리를 심층 분석하고, 실무에서 특허권자의 균등 확장을 완벽히 차단할 수 있는 선행기술 항변 매핑 및 실전 입증 워크시트를 설계하여 제안합니다.

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Ensnarement(선행기술 침범/포섭)란 미국 특허법에서 균등론(Doctrine of Equivalents)의 무분별한 확장을 제한하는 핵심적인 실체법상의 장벽(Policy-oriented limitation)을 의미합니다.

이 법리의 핵심은 "특허권자는 기존의 선행기술(Prior Art)을 침범하거나 포괄(Ensnare)하는 범위까지 균등론을 적용해 권리범위를 넓힐 수 없다"는 것입니다. 피고의 우회 제품을 포섭하기 위해 청구 범위를 확장했을 때(가상 청구항 설계), 그 확장된 범위가 기존 선행기술에 의해 신규성이 부정(Anticipation)되거나 자명(Obvious)해지는 영역에 속한다면, 특허권자는 균등론을 통해서도 그 영토를 차지할 수 없습니다.

이는 "특허청 출원 단계에서 무효가 되었을 범위라면, 소송 단계에서 균등론이라는 우회로를 통해서도 독점할 수 없다"는 합리적인 정책적 균형을 담고 있습니다.

1. 가상 청구항 테스트(Wilson Test)의 사법적 법리와 작동 메커니즘

(1) 법리적 본질: "특허청에서 얻지 못했을 범위는 법정에서도 가질 수 없다"

가상 청구항 테스트는 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates (Fed. Cir. 1990) 판결을 통해 확립된 실체법적 규칙입니다. 이 법리의 핵심 명제는 다음과 같습니다.

"특허권자는 특허청(USPTO) 심사 단계에서 문자적(Literal) 청구항으로 적법하게 얻을 수 없었을 보호범위를, 사후 침해 소송 단계에서 균등론(Doctrine of Equivalents)을 통해 획득할 수 없다."

즉, 균등론의 확장 한계선은 '선행기술(Prior Art)과 그 선행기술로부터 자명한 변형 영역'에 의해 강행적으로 가로막힌다는 원칙입니다.

(2) 가상 청구항 테스트의 작동 3단계

법원은 특허권자가 주장하는 균등 영역이 선행기술을 침범(Ensnare)하는지 판단하기 위해 다음과 같은 가상적 심사 프로세스를 밟습니다.

1. 차이 요소 특정(Identify the Non-literal Element): 문언침해(Literal Infringement)가 성립하기 위해서는 청구항의 모든 제한요소(Limitations)가 피고 제품에 문자 그대로 100% 존재해야 합니다(전부 구성요소 원칙, All-Elements Rule). 이 단계에서는 청구항의 구성요소들과 피고 제품의 스펙을 1:1로 정밀 대조하여, 문자적 일치가 일어나지 않아 균등론을 적용해서만 포섭할 수 있는 단 하나의 구체적인 차이 요소를 명확히 규명합니다. 가상 청구항 테스트를 시작하려면 어느 구성요소를 확장할지 타깃을 정해야 하므로, 이 특정 작업이 테스트의 필수적인 첫 단추가 됩니다.
2. 가상 청구항(Hypothetical Claim) 설계: 실제 청구항을 출발점으로 삼아, 피고 제품을 문자 그대로(Literally) 포함(encompass)할 수 있도록 권리범위를 좁은 부분에서 넓은 부분으로 확대한 가상 청구항을 작성합니다.
3. 특허청 모의 심사(Patent Office Mock Examination): 가상 청구항을 마치 출원 중인 청구항인 것처럼 취급하여, 기존 선행기술에 비추어 신규성(35 U.S.C. § 102) 또는 비자명성(35 U.S.C. § 103) 요건을 충족하는지 심사합니다.

심사 결과 특허 불가능(Unpatentable)한 범위로 판단된다면, 법원은 해당 균등론 적용을 법률문제로서 즉각 차단합니다.

▷ 가상 사례 적용: Wilson Sporting Goods 골프공 딤플 분쟁 3단계 해설

[ 분쟁 환경 및 사실관계 ]

실제 특허 청구항: "6개의 대원(Great Circles)과 80개의 부삼각형을 가지며, 대원과 교차하는 딤플이 0개(전혀 교차하지 않는) 골프공"
피고의 우회 제품: "6개의 대원과 80개의 부삼각형을 가지나, 60개의 딤플이 대원과 최대 0.0087인치 교차하는 골프공"
대항 선행기술(Uniroyal 공): "6개의 대원과 80개의 부삼각형을 가지고, 30개의 딤플이 대원과 0.012~0.015인치 교차하는 골프공"

1

차이 요소 특정: 청구항 구성요소와 피고 제품 스펙을 하나씩 대조합니다. 대원 6개·부삼각형 80개는 피고 제품도 동일하게 구비하여 문언을 완벽히 충족합니다. 반면 '교차 딤플 수 0개'는 피고 제품이 60개를 교차시키므로 문자적으로 충족하지 못합니다.

결과: 비문언적 차이 요소는 "대원과 교차하는 딤플의 수(0개 대 60개) 및 교차 정도(0인치 대 최대 0.0087인치)"로 특정됩니다.

2

가상 청구항 설계: 실제 청구항을 기본 뼈대로 삼아, 피고 제품을 문자 그대로 포함할 수 있는 범위까지만 확대합니다. Streamfeeder 원칙에 따라 딤플 교차 허용 이외의 다른 요소(대원 수 등)를 임의로 축소하거나 새로운 제한을 삽입하는 편법은 엄격히 금지됩니다.

완성된 가상 청구항: "6개의 대원과 80개의 부삼각형을 가지며, 최대 60개의 딤플이 대원과 최대 0.0087인치까지 교차할 수 있는 골프공"

3

특허청 모의 심사 및 사법적 결론: 위 가상 청구항이 신규 출원 청구항이라고 가정하고 선행기술(Uniroyal 공) 대비 신규성·비자명성을 심사합니다.

• 심사 내용: Uniroyal 공은 이미 "30개의 딤플이 0.012~0.015인치 교차하는 구조"를 개시하고 있습니다. 가상 청구항이 주장하는 범위(교차 딤플 0~60개 허용, 교차 정도 최대 0.0087인치)는 통상의 기술자(POSITA)가 선행기술로부터 자명하게 도출할 수 있는 영역에 불과합니다.
• 심사 결과: 가상 청구항은 비자명성이 부정되어 특허청 심사 단계라면 당연히 거절(Unpatentable)되었을 범위입니다.
• 최종 사법 조치: "특허청 심사에서 얻지 못했을 범위는 소송에서도 가질 수 없다"는 실체법적 규칙에 의거하여, 법원은 균등론 적용 주장을 즉각 차단하고 피고 제품에 대해 비침해(No Infringement) 판결을 선언합니다.

(3) 입증책임(Burden of Proof)의 엄격한 사법 규칙

가상 청구항 테스트에서 입증책임의 분배는 매우 엄격하게 통제됩니다.

• 생산책임(Burden of Production) — 피고: 피고는 균등론 주장 범위가 선행기술을 침범한다는 일응의 반증(Prima facie case of ensnarement)으로서, 가상 청구항의 특허성을 위협하는 선행기술 문헌을 법원에 제시할 책임을 집니다.
• 설득책임(Burden of Persuasion) — 특허권자: 피고가 관련 선행기술을 제시하는 순간, 가상 청구항이 그 선행기술 대비 신규하고 비자명하여 여전히 특허받을 수 있었다는 점을 최종적으로 입증할 궁극적인 책임은 오직 특허권자에게 귀속됩니다. 특허권자가 이 설득책임을 다하지 못하면 균등 주장은 패배합니다.

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2. 가상 청구항 설계의 한계: Streamfeeder의 비대칭 보정 금지 원칙

가상 청구항을 설계할 때 특허권자가 가장 흔히 저지르는 사법적 꼼수는 "피고 제품을 잡기 위해 한쪽은 넓히고(Broadening), 선행기술을 피하기 위해 청구항에 없던 다른 쪽은 좁히는(Narrowing)" 비대칭적 재작성 행위입니다. Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Systems, 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999) 판결은 이러한 왜곡을 엄격하게 차단하는 구속력 있는 규칙을 정립했습니다.

아래 도식은 부적절한 비대칭적 가상 청구항과 적절한 대칭적 가상 청구항의 차이를 보여줍니다.

❌ 부적절한 비대칭적 가상 청구항
실제 청구항 : A + B + C + D
피고 제품   : A + B + C + D* (D*가 균등 요소)
가상 청구항 : A + B1 + C + D*
(D를 D*로 넓히면서, 선행기술을 피하려고 기재에 없던 B를 B1으로 슬그머니 축소)

✅ 적절한 대칭적 가상 청구항
가상 청구항 : A + B + C + D*
(오직 피고 제품을 포함하는 데 필요한 D → D* 확대 수정만 반영하고 다른 요소는 고정)

Streamfeeder 원칙의 핵심 규칙은 두 가지입니다.

• 동시 확대·축소 금지: 가상 청구항은 오직 피고 제품을 문언상 포섭하는 데 '필요한 정도로만 확대(Just sufficient to cover)'해야 하며, 실제 청구항의 다른 구성요소를 임의로 추가하거나 수치적으로 좁혀서 선행기술을 우회하는 재작성은 원천 불허됩니다.
• 복수 선행기술의 결합(Obviousness) 허용: 가상 청구항의 특허성 판단은 실제 특허청 심사와 동일하므로, 단일 문헌 대비뿐 아니라 복수의 선행기술 문헌을 결합하여 가상 청구항의 비자명성을 무너뜨리는 결합 논증도 완벽히 허용됩니다.

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3. 실전 Wilson 가상 청구항 테스트 대조 분석 및 매핑 설계

(1) Wilson Sporting Goods 리딩 케이스의 정량적 데이터 매핑

Wilson 사건에서 논쟁이 된 골프공 딤플 배치 특허의 실제 수치적 경계와 피고 제품, Uniroyal 선행기술 사이의 관계를 정량적으로 대조하면 다음과 같습니다.

분석 대상	실제 청구항	피고 제품	가상 청구항	Uniroyal 선행기술
대원(Great Circles) 수	6개	6개	6개 (수정 없음)	6개
부삼각형(Sub-triangles) 수	80개	80개	80개 (수정 없음)	80개
대원 교차 딤플 수	0개 (완전 비교차)	60개	0~60개 (확대)	30개 이상
교차의 수치적 허용 범위	0인치	0.0040~0.0087인치	0~0.0087인치 (확대)	0.012~0.015인치
사법적 특허성 판단	적법 등록	—	특허 불가(Unpatentable)	—

피고 제품의 교차 정도(최대 0.0087인치)는 선행기술(최소 0.012인치)보다 수치적으로 작아 실제 청구항에 더 가깝습니다. 그러나 피고 제품을 감싸 안기 위해 작성된 가상 청구항(교차 딤플 0~60개 허용)은 이미 30개 이상의 교차 딤플을 개시한 Uniroyal 선행기술을 문언적으로 완전히 포섭(Ensnare)해 버립니다. 따라서 법원은 균등론 적용을 배척하고 비침해를 선언하였습니다.

(2) 실전 검증용 Wilson 가상 청구항 테스트 입증 워크시트

실무 R&D 및 소송 대리인이 분쟁 특허 분석 시 즉각 작성하여 법원에 제출하거나 FTO 보고서에 수록할 수 있는 표준화 워크시트 구조를 아래에 제시합니다.

■ 제1부: 분석 대상 특허 및 분쟁 제품의 기초 사실 획정

• 분쟁 대상 특허번호: [예: US 9,991,831]
• 분석 대상 독립 청구항: [예: 제1항]
• 침해 피의 제품명/모델명: [예: Sure-Feed 모델 500]
• 핵심 비문언적 차이 요소: [예: 특허의 '마찰계수가 다른 두 표면' 대비 피고의 '수직항력 차이를 이용한 마찰력 조절 구조']

■ 제2부: 요소별 대조 및 가상 청구항(Hypothetical Claim) 공식화

청구항 구성요소	실제 청구항 문언	피고 제품 구조	가상 청구항 반영 문언	수정 정당성
구성요소 1	[A]	[A]	[A] (변경 없음)	피고가 문언 충족
구성요소 2	[B]	[B]	[B] (변경 없음)	피고가 문언 충족
구성요소 3 (차이 요소)	[C: 마찰계수 차이]	[C*: 마찰력 차이]	[C': 마찰력 차이로 범위 확대]	균등 확장을 위해 필수 수정
구성요소 4	[D]	[D]	[D] (변경 없음)	피고가 문언 충족

최종 설계된 가상 청구항:

"A + B + C': 마찰력이 서로 다른 구조 + D 를 포함하는 장치"

■ 제3부: Streamfeeder 위반 여부 자기진단 필터 (Self-Audit Filter)

Audit 1

가상 청구항 작성 시 피고 제품을 포함하기 위해 수정한 범위(C → C') 외에, 실제 청구항에 기재된 다른 요소(A, B, D)를 좁히거나 수치적으로 한정한 부분이 있습니까?
YES → 위험 Streamfeeder 비대칭 보정 금지 원칙 위반으로 가상 청구항 자체가 무효화될 수 있음.
NO → 정합 합법적 가상 청구항으로 인정 가능.

Audit 2

가상 청구항에 피고 제품이 실제로 구비하고 있는 고유한 개별 특성을 청구항에 없던 '새로운 제한요소'로 은근슬쩍 추가했습니까?
YES → 위험 사후적 청구항 재작성(Redrafting)에 해당하여 법원에서 기각됨.
NO → 정합 합법적 가상 청구항으로 인정 가능.

■ 제4부: 가상 청구항의 선행기술 대비 특허성(Patentability) 평가

1. 제시된 대항 선행기술 문헌: [선행문헌 X: Godlewski 특허] 및 [선행문헌 Y: Larson 특허]
2. 선행기술 매핑: 선행문헌 X는 가상 청구항의 [A + B + D]를 완전히 공개하고 있으며, 선행문헌 Y는 [C': 마찰력 차이] 구조를 명확히 개시하고 있음.
3. 결합 동기(Motivation to Combine) 분석: 유효출원일 당시 통상의 기술자(POSITA) 관점에서 용지 이송 정체 문제를 해결하기 위해 선행문헌 X의 구조에 Y의 마찰력 차이 제어 기술을 결합할 타당한 이유와 객관적 동기가 명백히 존재함.
4. 최종 결론: 설계된 가상 청구항은 선행기술 X와 Y의 결합에 의해 비자명성이 부정(자명)되어 특허청 심사 단계라면 거절(Unpatentable)되었을 것이 확실함.

■ 제5부: 사법적 입증책임 시나리오 대응 매뉴얼

• [피고 포지션]: 제4부의 선행기술 결합 논증 및 가상 청구항의 특허 불가능성 증거를 재판부에 공식 제출하여 생산책임(Burden of Production) 충족.
• [특허권자 예상 반론]: "두 선행기술을 결합할 동기가 없으며, 결합 시 기계가 오작동한다"는 주장을 펼칠 것으로 예상됨.
• [피고 격퇴 전략]: 두 선행기술이 동일한 대량 급지 기술 분야에 속하며 기술적 보완 관계에 있음을 기술 사양서를 통해 입증하여 결합 방해 주장을 무력화함. 특허권자가 최종 설득책임(Burden of Persuasion)을 다하지 못하게 차단하여 법률상 비침해(Summary Judgment) 유도.

■ 제6부: 종속항 예외(Dependent Claim Exception) 추적 조치

검증 항목: 가상 독립항은 선행기술에 걸려 무너졌으나, 종속항에 기재된 추가 제한요소(예: [+ E: 피고 제품에 구현된 특정 제어 밸브])가 존재합니까?

• YES: 해당 추가 제한요소를 포함한 가상 종속항(A+B+C'+D+E)을 독립적으로 구성하여 2차 Wilson 테스트 수행. 가상 종속항이 선행기술 대비 특허 가능하다면 종속항의 등가침해는 살아남을 수 있으므로 추가 회피 검토 돌입.
• NO: 독립항 비침해 확정과 함께 모든 종속항 침해 리스크 동시 영구 해소.

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4. 실무적 시사점 및 결론

미국 특허 소송에서 특허권자의 무분별한 권리범위 확장을 사전에 완전 차단하기 위해서는 엄격한 실체법적 규칙인 '가상 청구항 테스트'와 'Streamfeeder의 비대칭 보정 금지 원칙'을 선제적으로 결합해야 합니다.

R&D 단계의 교훈: 우회 설계를 진행할 때 단순히 "특허 청구항보다 다르게 만든다"는 주관적 안도감에 머무르지 말아야 합니다. 해당 대체 구성이 특허 유효출원일 당시에 이미 업계에 널리 공지되어 있던 기술(Pre-existing prior art) 영역에 속하도록 설계 좌표를 안착시키는 것이 핵심입니다.

FTO 분석의 완성: 특허권자가 소송에서 균등 주장을 펼칠 수 있는 가상의 범위를 정량적으로 수치화하여 위 입증 워크시트에 대입하십시오. 가상 청구항이 선행기술에 의해 무효화됨을 객관적인 비자명성 결합 논리로 증명해 두는 비침해 법률 의견서(FTO Opinion)를 미리 장착하는 것이 사후 분쟁을 원천 차단하고 경쟁 우위를 확보하는 유일한 길입니다.

© 2026 All rights reserved. 본 글은 법률 자문이 아니며, 구체적인 사안에 대해서는 전문가의 상담을 권장합니다.

[특허 회피설계 강좌] 제1장 회피설계 일반론 — 미국 특허 문언침해를 피하기 위한 실무형 분석틀

IP Practice Series · Designing Around Patents

제1장 회피설계 일반론
— 미국 특허 문언침해를 피하기 위한 실무형 분석틀

2026년 7월 17일

회피설계 문언침해 청구항 해석 미국 특허 FTO

이 시리즈는 기업 특허 실무자와 변리사·변호사를 대상으로, 미국 특허 실무에서 회피설계(designing around)를 체계적으로 수행하는 방법을 다룹니다. 참고 교재는 Patrick G. Burns et al., Designing Around Valid U.S. Patents (Patent Resources Group, Inc. 2005)이며, 교재를 바탕으로 실무 경험과 판례 분석을 더해 재구성하였습니다.

이번 제1장에서는 회피설계의 개념과 방법론 일반을 소개하고, 문언침해(literal infringement)의 성립 법리와 이를 피하기 위한 실무적 접근법을 정리합니다. 이후 시리즈에서는 균등론(doctrine of equivalents), 출원경과 금반언(prosecution history estoppel), 특정 청구항 유형별 심화 분석으로 이어집니다.

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1. 회피설계란 무엇인가

회피설계(designing around)는 경쟁사의 유효한 특허를 무시하거나 우회적으로 침해하는 행위가 아닙니다. 공개된 특허문헌을 분석하여 청구항(claim)의 권리범위 밖에 있는 대체 제품·공정·시스템을 설계하는 합법적 경쟁 전략입니다.

실무에서 가장 자주 마주치는 오해가 있습니다. "조금만 다르게 만들면 침해가 되지 않겠지"라는 직관입니다. 그러나 교재의 핵심 메시지는 단호합니다. 회피설계의 실패는 대개 균등론(DOE) 단계가 아니라, 그보다 앞선 문언침해(literal infringement) 단계에서 발생합니다. "조금 다르게 만들었다"고 생각했지만 법원이 청구항을 넓게 해석하여 피고 제품이 여전히 청구항의 모든 요소를 충족한다고 판단하는 경우입니다.

미국 특허법상 기본 침해행위는 권한 없이 미국 내에서 특허발명을 제조(making), 사용(using), 판매 제안(offering for sale), 판매(selling)하거나 미국으로 수입(importing)하는 행위입니다. 이 직접침해(direct infringement) 구조는 35 U.S.C. § 271(a)에 근거합니다.

2. 회피설계가 중요한 이유: 실무적 위험의 본질

경쟁사 제품이 출시되면 특허권자는 침해 소송을 제기합니다. 이때 피고 입장에서 가장 먼저 묻는 질문은 세 가지입니다. 특허가 유효한가? 우리 제품이 특허를 침해하는가? 침해한다면 어떤 조치를 취할 수 있는가?

회피설계는 두 번째 질문, 즉 침해 여부를 사전에 통제하는 전략입니다. 소송이 시작된 뒤에 제품 설계를 바꾸는 것은 비용·시간·시장 손실 측면에서 매우 비효율적입니다. 따라서 제품 개발 단계에서부터 경쟁사 특허를 분석하고, 청구항 밖으로 설계를 유도하는 것이 최선입니다.

특히 주의해야 할 점이 있습니다. 미국 법원, 특히 Federal Circuit은 청구항 해석에 있어 종종 직관보다 훨씬 넓은 해석을 채택합니다. 단어 하나의 의미 차이가 수십억 원의 손해배상과 직결됩니다. 이것이 회피설계를 법적·기술적으로 엄밀하게 수행해야 하는 이유입니다.

3. 회피설계의 전체 절차: 12단계

회피설계는 감이나 경험에만 의존하지 않습니다. 아래 12단계 절차를 체계적으로 밟아야 합니다. 가장 중요한 원칙은 순서를 지키는 것입니다. 제품을 먼저 바꾼 뒤 그에 맞춰 청구항을 해석하지 말고, 청구항을 먼저 공정하게 해석한 뒤 그 해석된 범위 밖으로 제품을 설계해야 합니다.

단계	절차	핵심 질문	주요 산출물
1	위험 특허 식별	어떤 특허가 제품 출시를 막을 수 있는가?	FTO 특허 목록
2	청구항군 구조 파악	독립항·종속항·장치항·방법항·시스템항은 어떻게 구성되는가?	Claim dependency chart
3	가장 넓은 독립항 선별	우선 피해야 할 청구항은 무엇인가?	Broadest claim map
4	청구항 해석	각 용어는 통상의 기술자에게 무엇을 의미하는가?	Claim construction chart
5	구성요소 분해	청구항의 각 limitation은 무엇인가?	Element-by-element chart
6	제품·공정 대비	우리 설계에 각 limitation이 존재하는가?	Infringement chart
7	문언침해 회피안 도출	어떤 요소를 제거·대체·변경해야 하는가?	Design-around proposal
8	변경 후 재대비	변경 설계가 정말 청구항 밖에 있는가?	Revised non-infringement chart
9	균등론 검토	빠진 요소가 균등물로 주장될 수 있는가?	DOE risk memo
10	출원경과·금반언 검토	특허권자가 포기한 범위가 있는가?	Prosecution history memo
11	항소심 리스크 평가	Markman/Cybor/Teva 관점에서 해석이 바뀔 위험은?	Litigation risk memo
12	사업 판단	법적 위험, 기술 성능, 비용, 시장성을 종합하면 출시 가능한가?	FTO opinion / Decision memo

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4. 문언침해 성립 법리 — 9가지 핵심 원칙

문언침해를 피하기 위한 회피설계를 제대로 수행하려면, 먼저 문언침해가 어떻게 성립하는지 그 법리를 정확히 이해해야 합니다. 아래 9가지 원칙은 교재가 판례를 통해 정리한 핵심입니다.

법리 1: 침해 판단은 "제품 대 제품" 비교가 아니다 — Amstar 원칙

문언침해 분석의 첫 번째이자 가장 많이 오해되는 원칙입니다.

특허권자의 제품과 피고 제품을 비교하지 않는다. 해석된 청구항(claim)과 피고 제품을 비교한다.

교재가 Amstar 원칙으로 정리한 이 내용은 회피설계에서 매우 중요한 실무적 함의를 가집니다. 침해 판단은 특허권자의 상용제품, 명세서의 특정 실시예, 도면의 예시와 피고 제품을 비교하는 작업이 아닙니다. 오직 해석된 청구항과 피고 제품 또는 공정의 비교입니다.

예를 들어 특허권자의 실제 제품이 A+B+C+D를 포함하더라도, 청구항이 A+B+C만 요구한다면 피고 제품이 A+B+C를 포함하는 한 D가 없다는 이유만으로 비침해가 되지 않습니다. 반대로, 명세서 실시예가 A+B+C+D를 설명하더라도 청구항이 A+B+C만 요구하면 D는 권리범위의 필수요소가 아닐 수 있습니다.

법리 2: 모든 구성요소 원칙 (All Elements Rule)

문언침해의 핵심 공식입니다.

청구항의 모든 구성요소(limitation)가 피고 제품 또는 공정에 존재해야 문언침해가 성립한다.

청구항	피고 제품	문언침해 가능성
A+B+C	A+B+C	있음
A+B+C	A+B+C+D	있음 — 추가 요소는 보통 침해를 부정하지 않음
A+B+C	A+B	없음 — C 결여
A+B+C	A+B+X	문언침해 부정 가능, 그러나 균등론 검토 필요

이 원칙 때문에 회피설계의 핵심은 무엇을 더 붙이는가가 아니라, 청구항의 필수 limitation 중 무엇을 확실히 제거하거나 문언 밖으로 대체하는가입니다.

법리 3: 추가 요소·열등한 성능은 보통 침해를 피하게 해주지 않는다

실무상 두 가지 착각을 명확히 바로잡아야 합니다.

첫째, 추가 기능을 붙여도 침해를 피하지 못할 수 있습니다. 청구항이 A+B+C를 요구하는데 피고 제품이 A+B+C+D라면, D의 존재는 원칙적으로 침해를 부정하지 않습니다.

둘째, 성능이 낮아도 침해는 침해입니다. Wahpeton 판결의 표현을 빌리면, "inferior infringement is still infringement"입니다. 피고 제품이 특허권자 제품보다 조악하거나 저성능이어도, 청구항의 모든 요소를 충족하면 침해가 됩니다.

단, 예외가 있습니다. 청구항 자체가 특정 성능을 limitation으로 요구하는 경우입니다. 예를 들어 "99.9% 이상의 입자를 제거하는 필터"라는 청구항에서 피고 제품이 80%만 제거한다면, 성능 차이가 바로 limitation 결여로 이어질 수 있습니다.

법리 4: 독립항과 종속항의 회피 우선순위

회피설계에서는 보통 가장 넓은 독립항(broadest independent claim)을 먼저 분석합니다. 종속항(dependent claim)은 독립항의 모든 limitation을 포함하고 추가 limitation을 붙이므로, 독립항을 침해하지 않으면 그 독립항에 종속된 종속항도 침해하지 않습니다.

청구항	구성	피고 제품 A+B (C 결여)
청구항 1 (독립항)	A+B+C	문언침해 없음
청구항 2 (종속항)	청구항 1 + D	문언침해 없음
청구항 3 (종속항)	청구항 1 + E	문언침해 없음

주의: 특허에는 여러 독립항군이 있을 수 있습니다. 장치항(apparatus claim)을 피했더라도 방법항(method claim), 시스템항(system claim), 컴퓨터 판독가능 매체항(CRM claim), 서버-클라이언트 구조항이 남아 있을 수 있습니다. 따라서 실무 원칙은 다음과 같이 수정됩니다.

각 청구항군별로 가장 넓은 독립항을 먼저 분석하라.

법리 5 & 6: 청구항 해석이 회피설계의 중심이다 — Markman 원칙

회피설계의 성패는 결국 청구항 해석(claim construction)에 달려 있습니다. 청구항 해석의 기본 기준은 무엇일까요?

1. 발명자의 주관적 의도가 아니라,
2. 발명 당시 해당 기술분야의 통상의 기술자(POSITA: Person of Ordinary Skill in the Art)가,
3. 청구항·명세서·출원경과를 보고,
4. 해당 용어를 어떻게 이해했을 것인가입니다.

청구항 해석에 사용하는 자료는 크게 내재적 증거와 외재적 증거로 나뉩니다.

구분	자료	역할
내재적 증거	청구항	권리범위의 출발점
내재적 증거	명세서	문맥, 특별 정의, 실시예, 발명의 성격
내재적 증거	출원경과	심사 중 포기·구별·한정
외재적 증거	전문가 증언	통상의 기술자 관점 설명
외재적 증거	발명자 증언	배경 설명 가능, 사후 의도는 증명력 낮음
외재적 증거	사전·전문서	기술용어의 통상 의미 보조

Markman v. Westview Instruments (U.S. Supreme Court 1996)의 핵심은 명확합니다.

청구항 해석은 배심원이 아니라 법원(판사)이 담당한다.

이전에는 배심원이 침해 여부를 판단하면서 사실상 청구항 해석까지 묵시적으로 수행하는 경우가 많았습니다. 그러나 배심원이 "침해" 또는 "비침해"라는 일반평결(general verdict)만 내리면 어떤 청구항 해석을 전제로 했는지 알 수 없다는 문제가 있었습니다.

Read v. Portec 사례가 이 위험을 잘 보여줍니다. 피고는 "closed to the ground"라는 문구를 피하려고 장치 일부를 지면에서 6인치 띄웠습니다. 그러나 배심원은 문언침해를 인정했습니다. "to the ground"가 "on or near the ground"까지 포함한다고 해석된 것입니다. 이 사건은 단어의 직관적 의미만 보고 회피설계를 하면 위험하다는 교훈을 남겼습니다.

법리 7: Exxon 원칙 — 먼저 설계하지 말고 먼저 해석하라

교재의 실무적 핵심은 이 부분에서 가장 선명하게 드러납니다. 잘못된 순서와 올바른 순서를 대비해 봅니다.

❌ 잘못된 순서 (실패 패턴)

1. 기술팀이 먼저 설계를 변경한다.
2. 그 후 법무팀이 "비침해라고 설명할 수 있는 청구항 해석"을 만든다.
3. 소송에서 법원이 그 해석을 받아들이지 않는다.
4. 문언침해가 인정된다.

✅ 올바른 순서 (Exxon 원칙)

1. 청구항을 먼저 공정하게 해석한다.
2. 그 해석에 따라 limitation을 분해한다.
3. 제품이 어느 limitation을 충족하는지 확인한다.
4. 침해를 피하려면 어떤 limitation을 제거·대체해야 하는지 설계한다.
5. 변경 설계를 다시 청구항에 대비한다.

회피설계는 "제품을 조금 다르게 만드는 작업"이 아니라, 법원이 채택할 가능성이 높은 청구항 해석을 전제로 제품을 청구항 밖으로 이동시키는 작업이다.

법리 8: Cybor/Teva — 항소심 리스크까지 고려해야 한다

청구항 해석은 법률문제(question of law)입니다. Cybor Corp. v. FAS Technologies(1998)는 Markman 이후 Federal Circuit이 지방법원의 청구항 해석을 de novo(새로 심사)로 검토한다고 보았습니다. 즉, 지방법원에서 유리한 해석을 얻어도 항소심에서 뒤집힐 수 있다는 의미입니다.

이후 Teva Pharmaceuticals v. Sandoz(U.S. Supreme Court 2015)는 이를 보정했습니다. 최종적인 청구항 해석은 법률문제로서 de novo 심사 대상이지만, 지방법원이 외부증거에 근거하여 해결한 하위 사실분쟁(subsidiary factual dispute)은 명백한 오류(clear error)가 있어야 뒤집을 수 있다고 보았습니다.

쟁점	Cybor (1998)	Teva 이후 현재
최종 청구항 해석	de novo	de novo
내재적 증거만으로 한 해석	de novo	대체로 de novo
외부증거 기반 하위 사실인정	de novo	clear error 기준
회피설계 실무 함의	항소심 리스크 큼	여전히 항소심 리스크 고려 필요

따라서 회피설계 의견서는 지방법원 관점만이 아니라, 항소심에서 문서 기록만 보고도 유지될 수 있는 해석을 목표로 해야 합니다.

법리 9: Means-Plus-Function 청구항은 별도 절차로 분석한다

청구항에 "means for…" 형식 또는 구조가 충분히 특정되지 않은 기능식 표현이 있으면 35 U.S.C. § 112(f)(구 § 112 ¶6) 문제가 발생할 수 있습니다.

§ 112(f) 청구항은 겉으로는 넓게 보이는 기능 표현이지만, 권리범위는 명세서에 기재된 대응 구조·재료·행위 및 그 균등물로 제한됩니다. 분석 순서는 다음과 같습니다.

단계	질문
1	해당 limitation이 § 112(f)에 해당하는가?
2	청구된 기능은 정확히 무엇인가?
3	명세서의 대응 구조는 무엇인가?
4	피고 구조가 동일 기능을 수행하는가?
5	피고 구조가 대응 구조와 동일하거나 구조적 균등물인가?
6	문언침해가 없더라도 일반 균등론 위험이 남는가?

§ 112(f)의 구조적 균등물(structural equivalent)과 일반 균등론(doctrine of equivalents)의 균등물은 같은 개념이 아닙니다. 양자를 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.

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5. 문언침해를 피하기 위한 실무 방법론

5-1. 특히 위험한 청구항 표현들

아래 표현 유형은 회피설계 시 직관과 다르게 해석될 가능성이 높습니다. 각별히 주의해야 합니다.

표현 유형	예시	위험	대응
위치 표현	to, at, on, near, adjacent to	거리 차이가 문언 밖으로 충분하지 않을 수 있음	수치·기능·문맥 함께 검토
정도 표현	substantially, generally, approximately	허용 오차 범위 불명확	실시예·출원경과 확인
기능 표현	configured to, adapted to	구조가 달라도 기능 충족 가능	기능 제거 또는 작동 방식 변경
연결 표현	coupled, connected	직접·간접 연결 쟁점	다른 청구항의 "directly coupled" 확인
폐쇄·밀봉 표현	closed, sealed, open	완전 상태인지 기능적 상태인지 쟁점	명세서의 목적 확인
수단 표현	means for…	§ 112(f) 적용 가능	대응 구조 별도 분석
모듈 표현	module, engine, unit	소프트웨어 구조 불명확	알고리즘·기능·구조 확인

5-2. 회피설계 전략별 효과와 주의점

전략	효과	주의점
필수 구성요소 제거	문언침해 회피에 강함	기능 유지 어려움
구성요소를 다른 원리로 대체	문언침해 회피 가능	균등론 위험 잔존
작동 순서 변경	방법항 회피 가능	실질 동일 방식인지 검토 필요
입력·출력 변경	시스템항 회피 가능	기능적 표현이면 위험
물리적 위치 변경	위치 limitation 회피 가능	Read v. Portec식 넓은 해석 위험
기능 자체 제거	강한 회피	제품 경쟁력 저하 가능
구조를 명세서 대응 구조와 멀리 변경	§ 112(f) 회피 가능	일반 균등론 별도 검토 필요

5-3. 핵심 질문표: 단계별 자가 진단

① 청구항 식별 단계

• 특허에 독립항이 몇 개인가? → 장치항만 보고 방법항을 놓치는 위험
• 종속항은 어떤 추가 limitation을 붙이는가?
• 청구항 유형은 무엇인가? (시스템·방법·소프트웨어항 혼재 여부)
• 해외 패밀리 특허도 있는가? (미국 외 판매·수입 리스크)

② 청구항 해석 단계

• 문제 용어의 통상 의미는 무엇인가? → 일반 영어 의미만 보고 판단하는 위험
• 명세서가 특별 정의("as used herein")를 두는가?
• 실시예가 단순 예시인가, 발명의 본질인가? (반복적·배타적 설명 여부)
• 출원경과에서 범위 포기가 있었는가? (선행기술과 구별한 발언)
• 다른 청구항이 claim differentiation 이슈를 만드는가?

③ 제품 대비 단계

• 우리 제품에 각 limitation이 있는가? → 이름만 바꾼 동일 구성 주의
• 하나의 부품이 여러 limitation을 충족하는가?
• 여러 부품이 하나의 limitation을 함께 수행하는가? (분산 구현)
• 추가 기능만 붙인 것은 아닌가? (A+B+C+D 구조의 함정)
• 성능을 낮춘 것뿐인가? (inferior infringement 위험)

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6. 문언침해와 균등론: 최종 판단 구조

회피설계는 문언침해 분석에서 끝나지 않습니다. 문언 범위를 벗어났더라도 균등론이라는 2차 관문이 기다리고 있습니다.

관문	핵심 질문	결론
1차: 문언침해	해석된 청구항의 모든 limitation이 피고 제품에 존재하는가?	예 → 문언침해 위험 높음 / 아니오 → 다음 단계
2차: 균등론	결여된 limitation과 피고의 대체 요소가 실질적으로 동일한 기능·방식·결과를 가지는가? (Function-Way-Result test)	예 → 균등론 침해 위험 / 아니오 → 비침해 가능성 증가
3차: 균등론 제한	출원경과 금반언, 선행기술, 명세서 disclaimer가 균등론 주장을 제한하는가?	예 → 균등론 위험 감소 / 아니오 → 위험 유지
4차: 잔여 리스크	직접침해 외에 유도침해, 기여침해, 고객 사용 방법항 침해가 있는가?	별도 분석 필요

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7. 통합 사례: 가상의 휴대용 정수 장치 특허

지금까지의 법리를 하나의 가상 사례로 통합해 보겠습니다.

경쟁사 특허 청구항 1:

"A portable filtration device comprising: (a) a housing; (b) a removable cartridge disposed within the housing; (c) a sealing member positioned adjacent to the cartridge; and (d) a sensor configured to detect cartridge replacement."

우리 회사 초기 설계:

• housing: 있음
• cartridge: 나사로 고정되어 있음
• sealing member 대신 액체 실란트 사용
• sensor 대신 사용시간 기반 소프트웨어 카운터 사용

청구항 해석 및 문언침해 위험 분석:

limitation	우리 설계	문언침해 위험
housing	있음	충족
removable cartridge	나사로 분리 가능	"removable"이 넓게 해석되면 충족 가능 — 위험
sealing member	액체 실란트	"member"가 고체 부재로 제한되면 비충족, 넓으면 위험 — 불명확
sensor	소프트웨어 카운터	"sensor" 해석에 따라 다름 — 불명확

초기 설계는 애매합니다. "removable," "sealing member," "sensor"가 넓게 해석되면 문언침해 위험이 남습니다.

더 안전한 회피안:

1. cartridge를 사용자가 분리할 수 없는 영구 모듈(permanent module)로 바꾼다.
2. sealing member라는 물리적 부재 대신 하우징 일체형 용융 접합 구조를 사용한다.
3. cartridge replacement를 감지하지 않고, 전체 장치 수명 종료 방식으로 설계한다.
4. 방법항이 있는지 확인하여 고객의 교체 행위가 방법항을 충족하지 않도록 한다.
5. 그래도 균등론상 "교체 감지 기능"이 균등물로 주장될 가능성이 있는지 별도 검토한다.

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8. 최종 실무 알고리즘

회피설계를 한 문장으로 압축하면 다음과 같습니다.

청구항을 통상의 기술자 관점에서 공정하게 해석하고, 그 해석된 각 limitation 중 적어도 하나 이상을 문언상 충족하지 않도록 제품·공정의 구조, 기능, 작동방식 또는 관계를 변경한 뒤, 그 변경이 균등론·출원경과·항소심 해석 리스크까지 고려해도 안전한지 재검토한다.

단계별로 펼치면 다음 18단계 의사결정 흐름이 됩니다.

1. 문제 특허를 찾는다.
2. 모든 독립항을 청구항군별로 분류한다.
3. 가장 넓은 독립항을 우선 분석한다.
4. 청구항 용어를 해석한다.
5. 내재적 증거(청구항·명세서·출원경과)를 먼저 본다.
6. 필요한 경우 외재적 증거를 보조적으로 본다.
7. 각 limitation을 제품 구성과 대비한다.
8. 모든 limitation이 있으면 회피설계가 필요하다.
9. limitation 하나를 제거하거나 대체한다.
10. 단순 추가 요소나 성능 저하에만 의존하지 않는다.
11. 위치·정도·기능 표현은 안전마진을 크게 둔다.
12. means-plus-function 요소는 대응 구조와 균등물을 별도 분석한다.
13. 변경 설계를 다시 문언침해 관점에서 검토한다.
14. 균등론 관점에서 다시 검토한다.
15. 출원경과 금반언과 disclaimer를 확인한다.
16. 다른 독립항, 방법항, 시스템항도 검토한다.
17. 항소심에서 넓은 해석이 나올 위험을 평가한다.
18. 법적 위험과 제품 성능·비용·시장성을 함께 종합 판단한다.

9. 결론: 회피설계의 본질 세 가지

지금까지의 분석을 통합하면, 회피설계의 본질은 다음 세 가지로 요약됩니다.

첫째, 회피설계는 청구항 해석에서 시작한다. 기술적으로 다르게 보이는 제품도 청구항 해석상 동일 limitation을 충족하면 문언침해가 될 수 있습니다.

둘째, 문언침해 회피는 모든 limitation 중 하나를 확실히 벗어나는 작업이다. 추가 기능, 낮은 성능, 특허권자 제품과의 차이, 실시예와의 차이는 그 자체로 충분하지 않습니다.

셋째, 문언침해를 피한 뒤에도 균등론과 항소심 리스크가 남는다. 좋은 회피설계는 "문언상 빠졌다"에서 멈추지 않고, 균등론, 출원경과, means-plus-function, 다른 청구항군, Markman/Teva식 심사 구조까지 통합적으로 검토합니다.

공정하게 해석된 가장 넓은 청구항의 필수 구성요소를 하나 이상 실질적으로 제거하라. 그리고 그 제거가 단순한 명칭 변경이나 사소한 거리·형상 변경이 아니라, 기능·방식·구조·법적 의미에서 청구항 밖으로 나가는 변경인지 확인하라.

다음 제2장에서는 균등론(doctrine of equivalents)의 성립 요건과 회피설계 과정에서 균등론 위험을 최소화하는 구체적인 방법을 다룹니다.

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📺 유튜브 해설 영상: 제1장 회피설계 일반론

아래 영상에서는 본 글에서 다룬 12단계 절차와 9가지 핵심 법리를 구체적인 사례와 함께 해설합니다. 블로그와 함께 활용하시면 이해를 높이는 데 도움이 됩니다.

[유튜브] 제1장 회피설계 일반론 | YouTube에서 보기 ↗

© 2026 All rights reserved. 본 글은 법률 조언이 아니며, 구체적 사안에 대해서는 전문 변리사 또는 특허 변호사의 자문을 받으시기 바랍니다.

테슬라, 퀄컴, 구글 사례로 본 '사실상 표준' 특허 전략과 로열티 프리의 함정

 

‘로열티 프리’라는 공짜 선물, 과연 믿어도 될까요? 블루투스부터 전기차 충전 표준까지, ‘무료’라는 달콤한 간판 뒤에 숨겨진 복잡한 특허의 세계와 기업들의 치밀한 전략적 함정을 파헤쳐 봅니다. 이 글은 여러분이 기술의 본질을 꿰뚫어 볼 수 있는 날카로운 시각을 갖게 해드릴 것입니다.

안녕하세요! 기술의 세계에서 ‘로열티 프리(Royalty-Free)’라는 말, 참 매력적으로 들리죠? 뭔가 공짜 선물 같기도 하고, 블루투스, USB, WebRTC처럼 우리 주변에서 너무나 흔하게 쓰이니까 왠지 아무 걱정 없이 막 써도 될 것 같은 느낌이 듭니다.

하지만 과연 그럴까요? 오늘 저희는 바로 이 ‘로열티 프리’라는 매력적인 간판 뒤에 숨어 있는 복잡한 문제들, 즉 지식재산권(IP) 문제와 때로는 의도된 전략적 함정까지 한번 파헤쳐 보려고 합니다. 이 글의 목표는 여러분께서 이런 기술을 쓰실 때 ‘아, 공짜다!’에서 그치는 게 아니라, 그 너머의 진짜 본질을 보실 수 있게 되는 것입니다. 자, 그럼 이 ‘로열티 프리’에 대한 오해는 어디서부터 시작되는 걸까요?

 

🤔 “뼈대만 무료인 조립식 주택?” 로열티 프리의 진짜 얼굴

‘무료니까 안전하다’는 인식이 사실 가장 큰 오해의 시작점입니다. 로열티 프리는 결코 ‘리스크 제로’를 의미하는 게 아니거든요. 실제로는 ‘아주 제한된 범위의 라이선스 약속’일 뿐, 모든 특허 문제로부터 완전히 자유롭다는 뜻은 전혀 아닙니다.

이 말을 쉽게 비유하자면, 마치 ‘뼈대만 무료로 주는 조립식 주택’과 같습니다. 뼈대는 공짜지만, 벽체, 지붕, 배관 같은 진짜 중요한 부분은 따로 돈을 내거나 직접 해결해야 하는 상황이죠.

블루투스: ‘지원 기술’은 보호 대상이 아닙니다

블루투스의 특허 라이선스 계약(PCLA)을 자세히 들여다보면 이 점이 명확해집니다. 로열티 프리 혜택은 오직 표준 규격을 구현하는 데 기술적으로 꼭 필요한, 즉 침해를 피할 수 없는 ‘필수 청구항(Necessary Claims)’에만, 그것도 공식 인증을 통과한 제품의 ‘표준 준수 부분(Compliant Portion)’에만 한정됩니다.

더 중요한 것은, 반도체 공정 기술이나 운영체제(OS) 같은 소위 ‘지원 기술(Enabling Technologies)’은 라이선스 범위에서 명시적으로 제외된다는 점입니다. 블루투스 통신 모듈 자체는 무료 혜택을 받지만, 그 모듈을 돌리기 위한 전력 관리 칩, 오디오 코덱 같은 주변 기술들은 별도의 특허 분쟁 소지가 여전히 남아있는 것입니다. 실제로 최근에도 블루투스의 주파수 도약(Frequency Hopping) 기술 특허로 20건 이상의 소송이 제기되기도 했습니다.

WebRTC: 구글의 우산은 구글 코드에만

구글이 주도하는 WebRTC의 경우도 비슷합니다. 구글이 제공하는 로열티 프리 라이선스는 기본적으로 ‘구글이 소유한 특허’에 대해서만, 그리고 ‘구글이 배포한 원본 소스 코드’를 그대로 쓸 때만 적용됩니다. 만약 어떤 기업이 자기 서비스에 맞게 이 코드를 수정하거나 새로운 기능을 덧붙인다면, 그 추가된 부분은 더 이상 구글의 보호 우산 아래에 있지 않게 됩니다. 이는 곧 예상치 못한 제3자의 특허 침해 소송 위험에 노출될 수 있음을 의미합니다.

 

📊 실제 게임에 뛰어든 플레이어들의 이야기

그럼 실제 기업들은 이 복잡한 게임에서 어떤 일들을 겪었을까요? 몇 가지 대표적인 사례를 통해 그 위험성을 체감해 보겠습니다.

사례 1: AV1 코덱 - “울타리 밖 늑대의 습격”

구글, 넷플릭스 등 거대 기업들이 모인 AOMedia는 비싼 로열티를 요구하던 HEVC 코덱에 대한 반발로 ‘AV1’이라는 로열티 프리 코덱을 만들었습니다. 회원사끼리는 서로 특허 소송을 걸지 않는 강력한 방어 조항까지 만들며 ‘특허 청정 지대’라는 튼튼한 울타리를 쳤죠.

하지만 이 울타리는 회원사들의 특허로부터만 보호해 줄 뿐이었습니다. 특허풀 운영사 Sisvel이 울타리 밖에서 나타나 “AV1은 기존 기술들을 베낀 ‘모방 코덱(Copy Cat Codec)’이며, 우리 특허를 침해했다”고 주장하며 사용자들에게 라이선스 비용(기기당 0.24유로)을 요구하기 시작했습니다. 컨소시엄이라는 울타리가 외부의 공격까지 막아주지는 못한다는 ‘투과성 방어막’의 한계를 보여준 사례입니다.

사례 2: 테슬라 NACS - “‘우리 편’에게만 열리는 문”

2014년, 테슬라는 “선의(Good Faith)로 행동하는 한” 자사 특허를 쓰게 해주겠다는 선언을 합니다. 하지만 이 ‘선의’라는 말은 “어떤 형태로든 우리를 공격하지 않겠다”는 약속과도 같았습니다. 실제로 한 축전기 제조사가 테슬라가 인수한 회사에 특허 소송을 걸자, 테슬라는 “그 소송 자체가 선의 위반”이라며 맞소송 카드를 꺼내 들었죠.

이 전략은 미국 정부가 2021년 인프라법을 통해 경쟁 규격인 CCS1에만 보조금을 주려 하자 더욱 빛을 발했습니다. 위기에 처한 테슬라는 NACS를 개방형 표준으로 선언하며 정부의 보조금 지원 자격을 얻어내는 동시에, 경쟁사들을 ‘우리를 공격하지 않는다’는 조건의 테슬라 생태계 안으로 끌어들였습니다. ‘무료 개방’을 통해 시장 지배력을 공고히 한 영리한 전략이었습니다.

사례 3: 퀄컴 - 지정학적 리스크의 명과 암

퀄컴의 “라이선스 없이는 칩도 없다(No License, No Chips)” 정책은 또 다른 차원의 문제를 보여줍니다. 퀄컴은 특허 라이선스 계약을 스마트폰 전체 가격에 연동시켜 수익을 극대화하려 했고, 이는 결국 한국 공정위로부터 1조 원이 넘는 과징금을 부과받고 대법원에서 확정되었습니다. 하지만 흥미롭게도 미국 법원은 동일한 사업 모델에 대해 반독점법 위반이 아니라고 판결했습니다. 동일한 행위라도 국가의 산업 정책과 이해관계에 따라 법적 판단이 180도 달라질 수 있다는 ‘지정학적 리스크’를 극명하게 보여주는 사례입니다.

 

💡 “면도기와 면도날”: 기술 개방 뒤의 진짜 목표

기업들이 기술을 무료로 개방하는 데는 대부분 치밀한 계산이 깔려있습니다. 그 목표는 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.

전략적 목표	설명 (비유)	대표 사례
생태계 장악 및 고객 종속(Lock-in)	“면도기는 공짜, 면도날은 유료” 모델. 무료 도구로 사용자를 유인해 자사 플랫폼이나 서비스에 묶어두는 전략.	마이크로소프트 (.NET → Azure)
비용 회피 및 경쟁 환경 재편	“공동 구매로 비싼 통행료 피하기”. 컨소시엄을 구성해 비싼 경쟁 기술의 로열티를 회피하고 영향력을 약화.	AOMedia (AV1 → HEVC)
수익 극대화 및 사업 구조 설계	“뷔페 입장료를 음식 무게가 아닌 손님 몸무게로 계산”. 로열티 산정 기준을 유리하게 설계해 수익을 극대화.	퀄컴 (칩셋 → 스마트폰 전체 가격)

 

🛡️ “특허 지뢰밭” 피하기: FTO 분석의 중요성

그렇다면 이런 잠재적 위험 속에서 기업들은 어떻게 스스로를 보호할 수 있을까요? 가장 기본적이면서도 중요한 도구가 바로 FTO(Freedom to Operate) 분석입니다.

많은 분들이 ‘내가 특허를 받은 기술이니 마음대로 써도 되겠지’라고 오해합니다. 하지만 이는 다릅니다. 예를 들어 보죠. 경쟁사가 ‘A’라는 기술 특허를 갖고 있는데, 우리가 여기에 ‘B’라는 기능을 더한 ‘A+B’ 기술로 특허를 받았다고 해도, 우리 제품을 만드는 순간 경쟁사의 ‘A’ 특허를 침해하게 될 수 있습니다. 우리 특허는 ‘B’에 대한 권리이지, ‘A’를 사용할 권리까지 보장해주지는 않기 때문입니다.

FTO 분석은 바로 우리가 만들 제품이 다른 사람의 ‘특허 지뢰’를 밟지는 않는지 미리 지도를 그려보는 과정입니다. 로열티 프리 라이선스의 빈틈이나 예상치 못한 리스크를 사전에 파악하기 위해 반드시 필요한 과정이죠. 수십억 원의 소송 비용을 생각하면, FTO 분석에 드는 비용은 매우 경제적인 ‘보험’입니다.

 

📜 우리 회사를 위한 5가지 핵심 전략 원칙

오늘 살펴본 사례들을 바탕으로, 로열티 프리 기술을 다룰 때 반드시 기억해야 할 5가지 원칙을 제안합니다.

1. 원칙 1: 법적 근거는 반드시 서면으로 명확히 하라. “선의” 같은 모호한 약속이 아닌, 라이선스의 범위, 조건, 제약, 종료 사유가 명시된 공식 계약서를 확보해야 합니다. 공짜일수록 계약서는 더 꼼꼼히 봐야 합니다.
2. 원칙 2: 기술 제공자의 ‘진짜 수익 모델’을 파악하라. 그들이 궁극적으로 어떤 방식으로 가치를 회수하는지 ‘수익화 지도’를 그려봐야 합니다. 플랫폼 종속성, 데이터 활용 등 장기적인 총소유비용(TCO) 관점에서 평가해야 합니다.
3. 원칙 3: 컨소시엄의 ‘방어막 너머’를 반드시 분석하라. 회원사 특허 외에 비회원사, 특히 특허관리전문회사(NPE)가 보유한 특허에 대한 FTO 분석을 필수로 수행하고, 잠재적 로열티 지급 가능성까지 예산에 반영해야 합니다.
4. 원칙 4: IP 집행의 ‘지정학적 리스크’를 평가하라. 핵심 시장별로 IP 관련 규제 동향과 판례를 검토하고, 현지 상황에 맞게 전략을 수정하는 유연성이 필요합니다.
5. 원칙 5: 기술을 개방한다면, 우리 회사의 ‘Azure’가 무엇인지 정의하라. 기술 개방을 통해 궁극적으로 어떤 고수익 사업으로 연결할 것인지 명확한 ‘후방 수익 모델’과 핵심 성과 지표(KPI)를 설정해야 합니다.

💡

‘공짜 기술’ 사용 전 필독! 5대 전략 원칙

1. 서면으로 명확히 하라: ‘선의’ 같은 모호한 약속이 아닌 공식 계약서를 확보하세요.

2. 진짜 수익 모델을 파악하라: 플랫폼 종속 등 기술 제공자의 숨은 의도를 분석하세요.

3. 울타리 너머를 분석하라:

컨소시엄 외부, 특히 NPE의 특허 리스크(FTO)를 반드시 점검해야 합니다.

4. 지정학적 리스크를 평가하라: 동일한 사업 모델도 국가별 법적 판단이 다를 수 있습니다.

5. 우리 회사의 ‘Azure’를 정의하라: 기술 개방 시, 연결될 명확한 후방 수익 모델을 설정하세요.

로열티 프리는 ‘리스크 프리’가 아닙니다. 철저한 실사는 선택이 아닌 필수입니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: ‘로열티 프리’와 ‘오픈소스’는 같은 말인가요?

A: 다릅니다. ‘오픈소스’는 주로 소스 코드의 사용, 수정, 배포에 대한 ‘저작권’ 라이선스를 의미합니다. 반면 ‘로열티 프리’는 ‘특허권’ 사용료가 없다는 의미에 가깝습니다. 오픈소스 소프트웨어라도 그 기술을 구현하는 데 필요한 특허가 별도로 존재할 수 있어, 특허 침해의 위험에서 자유로운 것은 아닙니다.

Q: FTO 분석은 너무 비싸고 어렵지 않나요?

A: 기술 범위에 따라 비용은 다양하지만, 수십억 원에 달하는 특허 소송 비용과 비교하면 FTO 분석은 매우 경제적인 ‘보험’입니다. 미리 ‘특허 지뢰’를 발견해서 설계를 변경하거나 필요한 라이선스를 확보하는 것이 훨씬 현명한 접근입니다.

Q: FRAND 원칙이 정확히 무엇인가요?

A: FRAND는 ‘공정하고, 합리적이며, 비차별적인(Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory)’ 조건의 약자입니다. 통신처럼 여러 회사가 참여하는 ‘표준 기술’에 필수로 사용되는 특허(SEP)는, 특허권자가 이 FRAND 원칙에 따라 누구에게나 차별 없이 합리적인 조건으로 라이선스를 제공할 의무가 있습니다. 퀄컴 사례의 핵심 쟁점 중 하나였습니다.

Q: 저희는 작은 스타트업인데, 어디서부터 시작해야 할까요?

A: 가장 먼저, 사업의 핵심이 되는 기술에 어떤 로열티 프리나 오픈소스가 사용되었는지 목록을 만드는 것부터 시작하세요. 그리고 해당 기술들의 라이선스 문서를 꼼꼼히 읽어보세요. 조금이라도 불분명한 점이 있다면, 반드시 외부 IP 전문가의 자문을 구하는 것이 장기적으로 회사를 보호하는 길입니다.

오늘 이야기를 통해 ‘로열티 프리’라는 말의 무게를 실감하셨으리라 생각합니다. 세상에 조건 없는 공짜 점심은 없다는 말이 떠오르네요. 기술을 마주했을 때, “무엇을 절약할 수 있을까?”가 아니라, “눈에 보이지 않는 대가는 무엇일까? 이 생태계에서 가장 큰 이득을 얻는 플레이어는 누구일까?”를 질문하는 지혜가 필요한 때입니다. 더 궁금한 점이 있다면 언제든 댓글로 물어봐 주세요! 😉

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