[이진수의 ‘특허포차’] ㉔ 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교

 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교

전세계 특허제도에서 특허에 대해 무효를 다투는 절차는 그 나라의 사법제도에 따라 조금씩 다르다.

IPDaily 특허포차 컬럼 읽기

국가별 사법제도에 따른… ‘특허무효’ 심판 체계

독일은 특허침해여부를 심리하는 절차와 특허무효여부를 심리하는 절차가 분리되어 있는 이원주의 구조(bifurcated system)를 가지고 있다.

...(중략)...

반면 우리나라와 일본은 등록특허의 무효를 심리하는 전문 특허심판원을 두고 무효심판을 거쳐 고등법원(우리나라의 특허법원, 일본의 지식재산고등법원))에서 다투는 심판전치제도를 운영하고 있다. 따라서 지방법원에 독립하여 무효를 확인하는 소송은 허용되지 않는다 (대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결). 이 점에서 이원주의 구조라고 할 수 있다.

다만 ...(중략)...

미국도 이와 유사하게 2012년 AIA 특허법 개정을 통해 등록특허의 무효를 심리하는 전문 특허심판원(PTAB)을 두고 무효심판을 거쳐 고등법원인 연방항소법원에서 그 심결을 다투는 심판전치제도를 운영하고 있다. 그러나 원칙적으로 연방지방법원(1심)에 특허침해와 무효를 함께 심리할 수 있을 뿐 아니라 별도로 무효를 확인하거나 침해를 확인하는 소송도 할 수 있다. 즉 일원주의 구조를 가지고 있다.

다음으로 누가 무효심판을 청구할 수 있는 가를 비교해본다.

(이하 생략)...

<후속 칼럼>

[이진수의 ‘특허포차’] ㉕ 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

무권리자특허권 이전 허용 신중해야(개정안 제 99 조의2)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야

개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점

 

 

1. 들어가는 말

 

지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .

 

그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .

 

판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다(2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것도 변함없는 판결의 태도이다 (대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결).

 

따라서 이번 개정안은 법원이 인정하는 양도 외에 전형적인 특허법상 무권리자 출원 이른바 “ 모인출원 ” 의 경우까지도 민사소송을 통해 권리이전 청구를 허용하는 민사상 제도를 보장하는 입법시도라 할 것이다 .

 

2. 개정안의 문제점과 무효심판

 

(1) 개정안의 문제점

 

이번 개정안은 우선 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 단순한 편의 보장을 넘어서 , 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 간과할 수 없는 문제를 안고 있다 .

 

또한 이번 개정안은 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유 ( 특허법 제 133 조제 1 항 제 2 호 ) 가 권리이전에 의해 후발적으로 치유되는지 의문스럽다는 문제도 있다 . 개정안은 이와 관련해 “ 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 ” 며 특허권 이전등록의 효과 ( 제 99 조의 2 제 2 항 ) 를 신설하고 있는데 , 오히려 무권리자 출원이 등록 이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제 133 조제 1 항제 2 호에 " 정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니하다 " 라는 단서를 추가하는 것이 더 명확하다 .

 

(2) 무권리자 특허의 유형

 

실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다 . 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다 . 즉 , 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런 저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다 .

 

이 때문에 법원은 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가 , 삭제 , 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 즉 발명의 동일성 판단이 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다 . 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 분리되어 검토되고 판단되어야 한다(특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조).

 

(3) “ 발명의 동일성 ” 핵심 쟁점

 

이처럼 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 쟁점이고 , 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다 .

 

따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다 . 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 청구항별로 무권리자 출원인지에 여부에 대한 무효사유가 판단되어야 이전등록 여부를 결정할 수 있기 때문에 현행 무효심판보다 신속하다고 할 수도 없다 . 더욱이 청구항별로 무권리자 발명 여부가 달라지면 등록특허의 분할 이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다 . 여기에 분할출원 , 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다 .

 

(4) 정당권리자의 절차권보장

 

무권리자 출원발명은 무권리자의 선택에 따라 출원발명 ( 청구범위에 기재한 발명 , 이하 같다 ) 이 선택되었으므로 정당한 권리자의 청구항 결정권이 침해받았을 수 있다 . 또한 출원 및 심사과정에서도 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐 그리고 심사관을 어떤 보정안을 제시하고 설득했느냐에 따라 등록 권리범위를 선택해야 할 기회를 잃었을 수도 있다 . 만약 정당한 권리자가 의도하지 않은 범위 내지 형태로 특허등록이 되었다면 공중의 이익에도 큰 영향을 미친다 .

 

따라서 정당한 권리자가 이전청구권을 선택하는 경우는 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 인정되는 것이 합리적이다 . 발명의 동일성 판단이 실질인 사건을 전문성이 없는 법원에서 단순한 권리이전 소송 사건으로 심리하는 방안에 신중해야 할 이유도 여기에 있다 .

 

3. 결론

 

지금까지 살펴본대로 정당한 권리자 스스로 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받는 것이 가장 바람직하다 . 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 , 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원을 하거나 동일 발명인 경우 무권리자로부터 등록 이전을 받으면 무효사유가 치유될 수 있도록 하는 것이 가장 바람직한 것으로 생각된다 . 개정안의 재검토를 촉구한다 .



<이진수 변리사, 전광출 변리사 공동기고>

초고 Full version : 이진수변리사의 IP 이야기: 특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고: 

Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임

Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임 

(특허법원 2011허4608 등록무효사건, 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항에대한 판결을 읽고서)

1. 들어가는 말

특허법원 2011허4608 등록무효사건에 대한 판결의 요지는 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항에서 제조방법의 해석방법에 대한 것이었다. Product by process 청구항이란, 미국특허실무에서 사용되는 용어로, 아래 표에 기재된 바와 같이물건(이하 물질을 포함한다)의 발명에서 보호받고자 하는 사항을 청구항에 기재할 때, 그 물건의 구성요소를 그 물건의 구조나 특징으로 특정하지 않고 제조방법에 의하여 특정하는 발명을 말한다. 우리나라와 일본에서는 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항 또는 물건의 발명을 제조방법으로 특정한 청구항이라고 한다.

1. 일반 물건 발명 청구항 예) 철심과, 상기 철심을 감싸는 탄소코팅층이 포함된 스프링 2. Product by process 청구항 예) 철심과, 상기 철심 위에 탄화수소 가스를 증착하여 형성된 탄소코팅층이 포함된 스프링 * 이탤릭체가 전형적인 Product by process

과거 한때 미국특허심사실무에서는 물건발명을 Product by process 청구항으로 기재하는 것을 극히 예외적인 경우에 한하여 허용하였으나, 지금은 미국, 한국, 일본 어느 국가도 단지 물건발명을 Product by process 청구항으로 기재하였다는 것을 이유로 등록을 거절하고 있지 않다.

산업분야별로 차이가 있으나 이러한 Product by process 청구항은 물건의 특징이 종래 물건과 큰 차이를 보이고 있지 않음에도 그 작은 차이점이 의미 있는 효과를 가져오는 경우와, 물건의 구조적 특징을 설명하기 어렵거나, 최종생산물의 차이점을 가시적으로 특정하기 어려우나 중간생산물의 차이로 의미있는 효과를 가져올 때 자주 사용되고 있다. 그래서 이와 같은 가시적이지 않은 특징이 쟁점인 실제 사건에서 Product by process 청구항의 청구범위를 확정하고 해석하는 것은 쉬운 일이 아니다.

한국은 물론 미국, 일본 역시 Product by process 청구항의 기재를 허용하지만 신규성 및 진보성을 심사하거나 권리범위를 정함에 있어서는 나름대로의 기준을 적용하고 있다. 단, 한국의 경우 권리범위에 관한 확립된 대법원 판례를 찾을 수 없어서 아쉽다.

2. 특허요건을 판단할 때 제조방법의 해석방법

한국,미국, 일본 모두 신규성 및 진보성 등 유무를 판단 할 때에는 그 제조방법이 신규한지와 진보한지는 고려의 대상이 아니고 오직 그 제조방법에 의하여 만들어진 물건이 신규한지와 진보한지만을 판단한다.

앞에서 예시한 Product by process 청구항에서 탄화수소 가스를 증착하여 탄소코팅층을 형성하는 것이 신규한지 진보성이 있는지는 관심의 대상이 아니고 오직 탄화수소 가스를 증착하여 형성된 탄소 코팅층이 종래의 다른 탄소코팅층과 기계적으로 또는 전기적으로 어떻게 다른지만 관심이 있는 것이다.

즉 제조방법에 의하여 만들어지는 물건의 특징, 발명의 목적, 효과가 어떻게 종래 물건의 특징과 다른 지와 그 다름이 유의미한지가 중요한 판단기준이 된다. 이때 중간생산물이 구성요소의 하나로 기재된 경우 종래 물건의 중간생산물과 비교하여 그 중간생산물이 가지는 차이점을 함께 검토한다. 청구항에 기재된 구성요소를 분해할 때에도 각각의 제조방법에 의하여 특정되는 물건의 특징적 구성요소를 확정하고 이를 각각 종래의 물건의 구성적 특징과 비교하여 판단한다.

즉 통상의 기술적 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 제조방법으로 얻어진 물건의 구성요소가 종래 공지의 물건의 구성요소와 같은 것인지 아니면 다른 것 인지에 대한 종합적으로 판단한다.

3. 권리범위를 판단할 때 제조방법의 해석방법

권리범위 해석과 관련하여 한국은 아직 확립된 대법원 판례를 찾아보기 어렵다. 따라서 Product by process 청구항에 대한 권리범위 또는 보호범위를 해석함에 있어서 다양한 견해가 존재한다. 일본의 판례는 권리범위를 판단함에 있어서는 특허요건을 판단할 때와 다소 차이를 두고 있는 것으로 보인다. 특허요건의 판단과 보호범위의 판단에서 약간의 차이가 있더라도 다른 기준을 적용한다는 점은 아직도 해결하여야 할 문제이다.

그러나 모든 발명은 출원인이 보호받고자 하는 사항을 기재한 특허청구범위에 기재된 사항으로 해석되어야 한다는 대원칙은 변함이 없어야 한다. 청구범위에 기재된 구성요소를 임의로 빼고 해석할 수 없는 것이다. 따라서 원칙적으로 물건의 발명에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 포함된 경우, 물건 발명의 권리범위는 당해 제조방법에 의하여 제조된 것으로 한정되어야 한다.

예외적으로 물건의 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하다는 사정이 있는 경우에 한하여 제조방법은 단지 발명의 특정수단에 불과하므로 “~와 같은 제조방법으로”라는 식으로 예시적으로 해석하여 특허청구범위에 기재된 제조방법에 한정되지 않고 물건 전체에 권리범위가 미치는 것으로 판단하여야 할 것이다(동지 일본 평성22년 제10043호 판결).

따라서 Product by process 청구항을 가지고 다른 제조방법으로 만들어진 물건에 대해 권리범위에 속한다고 주장하고자 한다면 “구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접 특정하는 것이 통상의 기술적 지식을 가진 자의 입장에서 출원 시에 극히 곤란하였다”는 점을 추가로 입증하여야 할 것이다. 단, 이 경우에도 금반원의 원칙은 적용될 것이다.

4. 결 론

사견으로는 만일 심사과정 등에서 청구항에 기재된 특정한 제조방법으로 물건을 제조하는 것이 고유의 기술적 효과를 가진다는 점을 주장하고 소명하면, 어차피 반금원의 원칙에 따라 권리범위 해석 시 그 제조방법에 의하여 제한 해석될 것이므로 발명을 장려하고 이를 통해 산업발전을 독려한다는 의미에서 등록을 허여하는 것이 타당할 것이다. 

이는 특허법이 발명자로 하여금 자신의 발명이론을 정확히 이해하고 있을 것을 요건으로 하지 아니하고 있고 무효율이 높은 한국에서 무효심리에서 상대방의 무효 입증 부담을 높여야 한다는 점을 고려할 때에도 타당한 것으로 생각한다(주석1). 

그러나 2011허4608 등록무효사건에서 특허법원은 특허권자가 공지기술과의 차이점을 명확히 하기 위하여 ‘자외선조사’라는 제조방법을 추가로 한정하여 정정하고 이에 관한 효과에 대한 논문과 기술정보지를 제출하였음에도 '자외선조사'란 제조방법으로 한정한 나노입자의 마그네슘연료 첨가제의 진보성을 인정할 수 없다고 판시하였다. 

특허요건의 심리와 논문의 심사는 달라야 하지 않을 까 하는 생각이며 나아가 진보성 흠결의 주장 및 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있다고 명확히 선을 그었던 특허법원 2000. 10. 26. 선고 2000허334판결에 비추어 볼때, 무효심판의 피청구인에게 입증책임을 전가한것이 아닌 가 한다. 이러한 점에서 아쉬운 점을 감출 수 없다. 


<주석1> 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결에서 Product by process 청구항에 대한 등록요건판단기준이 확립되고 기존 판결이 변경되었으므로 이에 대해서 다시 다루도록 하겠습니다.

<주석2> 특허무효심판에서 입증책임과 입증의 정도

특허무효심판에서 무효심판청구인이 특허무효이유에 대한 주장 및 입증책임이 있다고 할 것이고, 그 입증의 정도는 해당 특허의 무효이유에 대하여 법관이 확실한 심증형성을 가능하게 하는 것을 요한다 할 것이다. 

따라서 청구인이 하는 무효이유의 주장은 본증이므로 법관이 확신을 갖도록 해야 하며, 피청구인이 하는 부인은 반증이므로 법관의 확신이 흔들리게 하면 된다(참고로 피청구인이 청구인의 주장에 양립할 수 없는 증거를 추가하여 청구인의 무효주장을 부인하는 것은 청구인의 주장을 인정하면서 이와 양립가능한 새로운 주장을 하는 것이 아니므로 항변이 아니고 간접부인에 해당한다). 

민사소송에서 사실의 입증은 추호의 의혹도 있어서는 아니 되는 자연과학적 증명은 아니나, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합 검토하여 어떠한 사실이 있었다는 점을 시인할 수 있는 고도의 개연성을 증명하는 것이고, 그 판정은 통상인이라면 의심을 품지 않을 정도일 것을 필요로 한다.

청구인이 무효이유에 관한 사실을 주장하고 무효이유에 관한 증거를 제출하였으나 피청구인이 그 무효를 부인하는 경우에는, 양자의 주장이 모두 일리가 있거나 없어서 진위불명이 된 경우, 입증책임은 청구인에게 있기 때문에, 청구인이 패소하는 것이 마땅하다.

미국 민사소송에서도 특허의 무효를 주장하는 자가 증거제출책임(burden of producing evidence)과 설득책임(Burden of Persuasion)을 부담하며, 그 입증의 정도 역시 가장 강력한 것으로는 합리적 의심의 여지가 없는 증명(beyond a reasonable doubt)와 약한 증명으로는 증거우위의 증명(preponderance of evidence)의 중간에 위치하고 있는 명백하고 확실한 증명(clear and convincing evidence)에 의해서 가능하다. 이는 미국특허법에 등록특허의 유효추정규정이 명문화되었기 때문이 아닌가 한다.

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