다국적 발명의 취급 개괄

작년 일본 아베 정부의 수출규제 덕분에 일반인들까지 반도체 노광공정(Photolithography)용 포토레지스트(PR)에 관심을 갖게 되었다. 

전세계에서 포토레지스트(PR)를 생산하여 판매하고 있는 기업은 일본의 도쿄오카공업(TOK), 신에츠화학, 수미토모(Sumitomo), 제에스알(JSR)과, 벨기에의 EUV RMQC, 독일의 혹스트(Hoechst), 미국의 오시지/후지헌트(OCG/Fuji-Hunt), 다우케미칼, 쉬플리(SHIPLEY), 듀퐁(DuPont), 한국의 동진쎄미캠 등이 있다. 오시지/후지헌트(OCG/Fuji-Hunt)는 1900년초 Du Pont 가문과의 분쟁으로도 유명한 올린 그룹(Olin Corporation)(US)의 자회사들이고, EUV RMQC는 2016년 일본 반도체 재료업체 JSR과 벨기에(Belgium) 반도체 연구센터 아이멕(IMEC)가 극자외선(EUV) 노광공정(Photolithography)용 포토레지스트(PR)를 양산하기 위하여 벨기에에 합작 설립한 법인이다. EUV 노광장비 개발에 성공한 아이멕(IMEC)과 그 노광장비에 맞는 EUV용 포토레지스트(PR)를 생산하려는 일본 JSR의 이해관계가 잘 맞아 떨어진 결과물이다.

일본 JSR은 ArF(193nm)의 포토레지스트 개발 때부터 미국의 아이비엠(IBM)과 공동연구개발을 해왔고 EUV용 포토레지스트 개발에서도 공동연구개발은 이어졌다. 미국 올린 그룹(Olin Corporation)는 전세계에 미국 OCG Microelectric Materials, Inc. (50%); 일본 Fuji-Hunt Electronics Technology Co. Ltd. (Japan; 24.5%); 유럽 OCG Microelectronic Materials (Switzerland-50%; Germany-50%; United Kingdom-50%; France-50%; Italy- 50%); 벨기에 OCG Microelectronic Materials N.V. (Belgium; 50%) 등과 같은 포토레지스트를 개발생산하는 자회사를 가지고 있다. 자회사간 개발 또는 사업 협력은 당연한 수순일 것이다.

[<참고> 포토레지스트(PR)는 반도체 생산공정에서 노광공정에 사용되는 핵심물질로 포토레지스트(PR)는 빛의 특정 파장에 민감하게 반응하여 화학적 성질을 바꾸는 물질로 그 특정 빛에 노출되어 그 성질이 변한 부분만 제거하면 패턴만 남게 되어 원하는 회로패턴을 얻을 수 있다.여기서 노광공정이란 감광액(PR)이 도포된 반도체 웨이퍼 위에 패턴이 새겨진 마스크(Mask)라는 틀을 따라 빛으로 회로를 그려 넣는 공정이다. 따라서 EUV 노광공정이란 EUV(13.5nm 극자외선)라는 아주 미세한 펜으로 Wafer라는 도화지 위에 회로를 그리는 공정으로 생각하면 된다.]

포토레지스트(PR)의 경우에서 볼 수 있듯이 사업의 전략적인 이유로 혹은 기술 장벽을 돌파하려는 개발의 이유로 다른 국가의 발명자와 공동발명을 하거나 M&A를 통해 특허를 획득하는 것은 어제 오늘의 일이 아니다. 특히 요즘은 개방형 혁신, 개방형 연구개발이 세계 추세이며 개방형 플랫폼 연구개발이 대세이다. 우리나라도 예외가 아니다.

그러나 국가별로 다국적 발명에 대한 법적 제한이 있거나 M&A를 통해 특허를 획득하는 것이 제한되는 경우가 있다는 점을 이해하지 않으면 낭패를 볼 수 있다. 따라서 다국적 공동발명과 다국적 특허취득에 대한 법적 제한에 관심을 갖도록 AIPPI에서 설문조사한 결과를 기초로 질문과 답변 형식으로 요약해본다. 상세한 내용은 AIPPI보고서(하단 링크)를 참고하시기를 바란다.

1. 발명자권(Inventorship)을 법률로 규정하고 있는가?

대부분의 국가는 법률에 발명자(Inventor)를 언급하고 있으나 발명자의 정의, 즉 Inventorship (발명자의 자격)을 정의하고 있는 국가는 많지 않다 (발명자권으로 번역되는 inventorship은 발명자 자격에서 근거하므로 임시로 inventorship을 발명자 자격으로 좁은 의미로 칭한다).

법률에 발명자의 정의를 두고 있는 나라는 중국, 영국, 싱가포르, 헝가리 등 8개국 정도이고 그 외 미국 등을 포함한 대부분의 국가는 판례(또는 판례법)에 의해 정의하고 있다 (단 미국은 공동발명에 대해서는 별도의 기준을 법률로 정의하고 있다).

발명자의 정의를 분류하면 크게는 i) 발명의 개념(concept)에 기여한 사람, ii) 기술적 문제를 해결(solution)한 사람으로 구분될 수 있다. 그러나 국가별로 그 정의에서 차이가 있다. 발명의 창작과정에 더 중심이 있는 국가도 있고 발명의 결과에 더 중심이 있는 국가도 있다. 또한 출원인을 발명자로 추정하는 국가도 있고 출원 시 서류에 기재된 발명자를 진정한 발명자로 추정하는 국가도 있다.

 

2.     발명자의 거주 위치나 발명자의 국적인 발명자로 인정받는데 영향을 미치는 가?

인도네시아를 제외한 대부분의 국가는 발명자의 국적이나 거주위치는 문제되지 않는다. 지배적인 발명활동이 어느 국가에서 이루어졌는지가 더 중요하다. 미국의 경우 법률에서 장소와 때를 달리하는 공동발명을 인정한다. 국가별로 발명자 정의에 차이가 있는 점을 고려하면 다국적 발명의 경우 발명자권의 인정과 어느 나라 법을 적용할지를 결정하는 것은 쉽지 않은 문제다.

3.     발명자권은 청구항 기재 발명을 기준으로 하는가?

80%의 국가는 발명자권의 결정은 청구항 기재발명을 기초로 정해지나 호주와 독일 등 20%의 국가는 출원 명세서 전체를 기준으로 정해진다. 독특하게도 싱가포르와 러시아는 청구항 중 독립항만을 기초로 정해진다.

 

4.     발명자권에 관한 법률은 발명이 만들어진 장소에 따라 다르게 적용되는가?

많은 국가가 발명자권보다는 특허를 받을 수 있는 권리의 유무만을 따지기 때문에 스페인을 제외한 대다수의 국가는 발명이 만들어진 장소가 어디인지에 따라 발명자권의 인정에 부정적인 영향은 없다. 그러나 다수의 발명가들이 서로 다른 장소에서 거주하거나 다른 장소에서 발명을 하는 다국적 발명의 경우, 특히 종업원 발명의 경우, 어느 나라 법률을 적용할지를 결정하는 것은 쉽지 않다.

 

5.     발명자권에 관한 기재, 즉 발명자 기재에 하자가 있는 경우 어떤 법적 제재를 받는가?

약 38%의 국가만 발명자의 정정이나 명의변경이외에 다른 법적 제재는 없다. 그러나 대다수의 국가는 등록을 거절하거나 특허를 무효 또는 취소할 수 있는 사유가 된다.

발명자 기재의 하자가 의도적인지만으로 사위행위에 속하는 지에 대하여 대다수 소극적으로 보나, 발명자 기재의 하자가 의도적이었는지 아니면 단순 실수인지에 따라 발명자 기재 수정이 제한되는 국가도 많고 발명자 기재의 의도적 하자가 있는 경우 권리행사를 제한하기도 한다.

 

6.     특허청구발명이 어느 나라에서 만들어진 경우 그 나라에서 먼저 출원할 것을 강제하는 법률이 존재하는가?

벨기에, 덴마크, 프랑스, 인도네시아, 이스라엘, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 러시아 연방, 싱가포르, 스페인, 영국, 미국, 중국 등 42개국가는 반드시 해당 국가에 먼저 출원하여야 하나 그 외 29개국은 그런 의무가 없다.

이탈리아, 러시아 연방, 싱가포르, 스페인, 미국과 같은 5개국은 기술 분야에 관계없이 해당 국가에서 만들어진 모든 발명에 대해 그 나라에서 먼저 출원할 것을 요건으로 하나, 나머지는 국방기술 등 특정 기술분야에서만 선출원의무가 규정하고 있다. 이스라엘은 종업원 발명도 선출원대상이다.

 

7.     선출원의무와 관련하여 당신 나라의 발명가와 다른 나라의 발명가가 공동으로 만든 발명을 특허 출원하는 경우 그 특허 출원에 대해 당신 국가의 법이 적용되는가?

대부분 국가는 어디에서 발명을 만들었는지와 발명자가 거주하는 지에 따라 어느 국가의 법을 적용 받는지가 결정된다. 그러나 국가별로 발명자권의 정의, 즉 발명자 자격에 관한 정의가 다르고 판단기준에 차이가 있다. 따라서 선출원 의무를 요건으로 하는 국가는 대부분 발명자의 거주지 기준을 적용한다. 다만 발명자가 해외에 있는 경우에도 발명자 국적 국가의 법이 적용되는 국가도 있다.

따라서 다국적 발명의 경우 각 발명자가 거주하는 국가의 법을 적용 받아 선출원 위무 요건이 서로 충돌할 수 있는데 이때 외국출원허가제도를 통해 심사를 받아 예외를 인정받을 수 있다.

 

더 자세한 내용은 아래 링크 AIPPI 요약보고서를 참고하시기를 바랍니다. 이상입니다.

 

[보고서 원문] Summary Report on Inventorship of Multinational Inventions

[공동개발/라이센싱 계약실무] 사전 동의 조항 점검 법규정

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다.

그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다.

예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다.

따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다.

그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다.

예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경우 공유자중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 특허권은 재산적 가치를 강하게 가지고있는 것인데, 공유자중 1인이 심판청구에 반대하거나, 심판청구를 제기할수 없는 처지에 있는경우, 또 공유자 1인이 상대방과 야합하여 무효를 극복하기 위한 정정심판의 청구를 반대하거나 함께 제기할 수 없는 처지에 있는 경우, 

1인의 행위 또는 사정으로 말미암아 타 공유자의 재산권인 특허에 관한 권리를 부당하게 제한될 수 있다는 문제점이 있으므로 재검토가 필요는 있다. 또한 실시권자나 무효심판을 제기하는 등 해당 특허의 유효성을 다투는 경우까지 특허권 정정시 그 실시권자의 동의를 받아야 하는 것도 재검토가 필요하다.

-  아   래   -

<동의 또는 공동명의가 필요한 관련 특허법 규정 모음>

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제100조(전용실시권) ③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

제102조(통상실시권) ③ 제107조에 따른 통상실시권(재정실시권)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.

④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자

2. 질권자

3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자

4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자

5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

제136조(정정심판) ⑦ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조(전용실시권) 제4항· 제102조(통상실시권) 제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다.

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지,  제139조제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항을 준용한다. 

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제140조(심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

국제 공동연구개발협력을 위한 공유특허권 제도의 비교

한국의 A라는 기업과 미국의 B라는 대학간의 공동개발계약에 따른 A기업의 연구원과 B라는 대학의 연구원간에 공동개발에서 A기업의 연구원이 B 대학의 연구원으로부터 개발 샘플을 제공받아 테스트를 한다던가 A기업은 단지 연구개발비만 지급하고 B대학이 실질적인 연구를 수행하는 경우라던가, 한국 A기업과 미국 B기업 간에 발명 X를 공동 개발한 후 A기업이 A기업의 협력업체에게 실시권을 허락한다던가, B기업이 A기업의 경쟁사에게 발명 X를 적용한 발명품을 판매한다던가 등등의 공동개발과정 또는 그 공동개발결과에서 국가별로 예측할 수 없는 법률리스크가 발생한다. 특히 Joint Inventorship과 Co-ownership의 차이에서 오는 법률리스크나 특허권 또는 특허 받을 권리의 공유에 따른 법률 리스크로 분쟁이 자주 발생한다.

그렇다고 글로벌 기업이 국제간 공동연구개발을 피할 수는 없다. 이러한 리스크는 결국 각국의 제도를 이해하고 어떻게 계약서에서 정하느냐에 따라 상당부분 해소될 수 있다.

그러나 전세계의 법제도를 모두 이해하는 것은 현실적으로 힘들다. 따라서 실무적으로는 공동개발계약서에 공동개발결과물의 발생, 취급, 이전, 귀속, 보상, 절차 등에 대하여 상세히 정하는 것이 더 일반적이다.

계약에서 상세히 정하는 것이 최적이 대안이라고 하더라도 비즈니스를 하는 입장에서는 상대방을 자극하거나 새로운 이슈를 발생시킬 수 있는 조항을 새로 넣거나 합의대상으로 세분화하는 것보다 간단하게 몇몇 조항만을 정하고 상세한 내용의 상당부분을 준거법 조항으로 해결하는 것이 더 일반적이다 (때로는 준거법 합의에서도 상당기간 다툼이 계속되기도 한다). 따라서 기업의 계약 담당자나 특허전략 담당자라면 주요국가에서의 공유특허권제도와 (공동)발명자 인정요건을 이해하고 있어야 한다.

이러한 필요에 따라 아래 참고자료를 참고하여 주요국가에서의 공유특허권제도와 (공동)발명자 인정요건을 표로 비교해보았다.

마지막으로 각국의 발명자 인정요건과 특허권 공유의 특성을 이해하지 못하면 나중에 큰 낭패를 볼 수 있다는 점을 잊어서는 안 된다는 점을 다시 한번 강조하고 싶다.

그럼에도 지면의 한계와 시간의 제약상 Joint Inventorship과 Co-ownership이 어떻게 구분 되는 지와 특허권 공유와 관련하여 법적 분쟁 리스크 등 많은 부분을 상세하게 다루지 못하고 생략할 수 밖에 없음을 이해하여 주기를 바랍니다.

1.  공유특허권제도의 각국비교

국가		한국	미국	독일	중국
지분양도		공유자 동의 (계약당사자 불요)	단독가능	단독가능	공유자 동의 및 계약당사자 요
자기실시		가능	가능	가능. (단 다른공유자의 공동사용을 방해하지 아니할 것)	가능
제3자 실시 허락	위탁 제조	자기실시 요건 인정되면 가능	좌동(?)	좌동(?)	좌동(?)
	제3자	공유자 동의	비독점실시권 단독 허락 가능	공유자동의	비독점실시권 단독 허락 가능
불실시보상 청구권	자기 불실시	자기실시자유	자기실시자유	불실시 공유자의 청구권 인정경향	자기실시자유
	실시 불허락	실시허락자체가 공유자동의	실시허락자유	보상청구권 인정경향	로열티 배분  의무
심판청구인		공유자전원
심판피청구인		공유자전원	재심사  단독가능
심결취소소송원고		단독가능	단독가능
심결취소소송피고		단독가능, (단 공유특허권자에 대한 소송시 공유자전원)	공유자중 1인에 대한 DJ가능
침해금지소송원고		단독제소 <주의>전용실시권자에게도 소권 있음	공유자  공동 제소 <주의>소송계속중 타공유자 단독 실시허락 가능함 <주의>독점실시권자에게도 소권 없음	단독제소	단독제소 <주의> 비독점실시권자도 독립적인 이해관계 있으면 단독제소가능
손해배상소송		단독제소, (단 지분 상당하는 손해배상청구)	공동제소,  지분에 의한  배상 분배	단독제소	단독제소

그 외 영국은 자기실시 가능, 실시허락은 공유자 동의필요, 침해소송은 단독제소가능, 지분양도는 공유자 동의 필요하고, 프랑스는 자기실시 가능, 실시허락은    비독점실시허락만 단독허락 가능, 침해소송은 단독제소가능, 지분양도 역시 단독 가능. 일본은 한국의 제도와 극히 유사.

2.  국가별 발명자 인정 기준

국가	발명자 인정 기준
한국	○ 발명자 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 창작한 자 ○ 공동발명자 : 발명 완성과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각 기술적인 상호보완을 통해 발명완성에 실질적으로 유익한 공헌을 하여야 함
일본	○ 발명자 : 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자 또는 특허청구 범위에 기재된 구체적인 기술수단을 완성시킨 자로 양분됨 ○ 공동발명자 : 다양한 학설, 판례로 정리하기 어려운 상황 발명의 특징적 부분에 관여의 관점에서 발명자성을 판단한 사례와 발명의 완성시기의 관점에서 발명자 를 판단한 사례로 크게 구별됨
중국	○ 발명자 : 발명창조의 실질적 특징에 창조성 있는 공헌을 한 자 ○ 공동발명자(판례) -제1요건 : 발명주제의 선택에서 고안제출, 진보성있는 사상의 제출, 구체적 실시형태까지 발명참가자의 성과에 대한 공헌도를 사실에 근거하여 판단 -제2요건 : 연구참여 전원의 공헌도를 비교하여, 실질적인 문제해결에 창조성이 있는 공헌을 한 자(발명사상과 관련하여 구체적인 기술의 고안제출자 포함)를 발명자로 확정
미국	○ 발명자 : 청구범위 등에 기재된 발명의 주제를 착상한 자. 발명의 실시화는 발명자 인정과 관계없음(Burroughs Welcome Co. case) ※ 착상 : 완전하고 유효한 발명에 관한 결정적, 영구적 아이디어가 발명자의 심중에 형성된 것 ○ 공동발명자 : 적어도 1항목의 청구범위(종속항만인 경우도 가능)에 대한 착상에 공헌하여야 함* - 물리적으로 함께 일하지 않는 경우, 각자의 공헌종류나 정도가 다른 경우, 각자의 공헌이 모든 청구범위의 주제에 미치지 않는 경우에도 가능. 다만, 적어도 일정량의 협력이나 관계를 갖고 있어야 함**
독일	○ 발명자 :  ① 창조적 활동에 의해 발명 요소를 창출한 자연인, ② 발명은 외부에서 인식되어야 함, ③ 발명에 기여가 창조적일 것(판례) ※ 창조적 기여 : 당업자의 통상의 기능을 넘는 것
영국	○ 발명자 : 발명의 착상에 중점을 둔 판례법과 발명의 근거로 되는 착상 뿐만 아니라 구체화에도 중점을 둔 판례법이 있음 ○ 공동발명자 : 법령 및 판례법에서 정확한 기준을 규정하지 않음. 사안별로 법관의 자유재량으로 인정되는 경향 (판례 적음)

*  Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135F.3d 1456,1460(Fed.Cir.1998)

** Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911(Fed.Cir.1)

3.  간접침해와 공유특허권자간의 실시허락 판례(한국 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결)

마지막으로 특허법원이 2009. 12. 18. 선고한 2008허13299 판결을 들여다 볼 필요가 있어서 생략하지 않고 여기에 요약한다. 위 판결에서 특허법원은 방법 발명의 특허권자가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 판매한 경우, 그 방법발명에 관한 특허권은 소진될 수 있지만, 방법 발명에 관한 특허가 공유인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이 공유자 중 한 사람의 소유라고 할지라도 다른 공유자의 동의를 받지 않고 판매되었다면 그 방법발명에 관한 특허권은 소진되지 않는다고 판단한 바 있다.

<참고자료>

1.     최치호. ‘개방형 혁신에서 혁신촉진을 위한 지식재산정책 및 법제도’. 과학기술정책제20권 제4호

2.     권태복., ‘현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향’. 지식재산21. 2010년 1월.

<첨언> 종종 신문지상에서 상호특허실시권허여계약(Cross-licensing Agreement)을 양사가 특허권을 공유하기로 하였다는 표현을 사용하나 엄밀히 말하면 이는 특허권의 공유가 아니라 사용권의 공유, 즉 특허권의 공용 또는 특허기술 상호 사용이 맞는 표현이다