[특허법원판결속보] 특허권자의 경고할 권리에 대하여 (특허법원 2020나1100)

상표권자라도 독자적인 판단에 따라 누구에게 어떠한 행위를 임의로 요구할 권리를 가지는 것이 아니라 단지 재판상 청구권을 가지는 것이라는 취지 (특허법원 2020나1100)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

피고의 경고장 발송행위와 영업방해 행위를 불법행위로 판단하여 손해배상을 산정한 사례(특허법원 2020나1100)

<판시요지>

“등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.”

 

<주요배경사실과 판단>

피고 미스킨이 2016. 3.에서 2016. 6.경까지 원고 거래처인 temtem 소공동 지하상가, 롯데면세점 월드타워점, 갤러리아 면세점, 지에스홈쇼핑, 신라면세점 등에 ‘피고 미스킨이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다‘는 취지의 경고장을 내용증명으로 발송하였고, 2016. 6.경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며, 그 이후 거래가 재개되지 않았다. 피고 미스킨의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위는 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제57호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

<시사점>

이 사건 이외에도 우리나라 법원은 계속해서 특허권자 등이 사법적 구제절차를 취하지 않고 침해를 단정하여 실시행위의 중단을 요구하는 위협(경고장)을 적법하지 않은 부당한 행위로 보고 있다 (특허법원 2017나2417 판결, 대전지법 2008가합7844 판결, 서울중앙지법 2014가합551954 판결). 따라서 우리나라에서는 특허권자라고 하더라도 침해행위를 중단할 것을 요구하는 경고장의 발송은 매우 신중해야 한다.

그러나 한번 생각해 볼 것은 있다. 우리나라 법원의 이러한 입장은 미국의 태도와 사뭇 다르다. 미국 연방대법원은 특허권자에게 경고할 권리가 없으면 특허는 무의해진다고 판시하고, 특허권자는 침해 의심자에게 경고할 권리를 가지며 이러한 권리를 행사하는 것은 불법이 아니란 점을 분명히 하였다 [Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913)].

“Patents would be of little value if infringers of them could not be notified of the consequences of infringement, or proceeded against in the courts. Such action, considered by itself, cannot be said to be illegal. Patent rights, it is true, may be asserted in malicious prosecutions as other rights, or asserted rights, may be. But this is not an action for malicious prosecution. It is an action under the Sherman antitrust act for the violation of the provisions of that act, seeking treble damages. This, indeed, plaintiffs take special pains to allege, that there may be no confusion about the right or grounds or extent of recovery. The testimony shows that no wrong whatever was committed by the Owatonna Company, and the fact that it failed in its suit against plaintiffs does not convict it of any.” (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913))

그렇다고 미국도 특허권자의 무분별한 경고장을 허용하는 것은 아니다. 정당한 권리행사이어야 한다. 여기에는 “Good Faith”이어야 한다는 제한이 따른다. 경고장을 보내는 행위 자체를 문제 삼는 것이 아니라 침해판단의 성실성과 경고의 내용(요구사항)을 기준으로 판단한다. 미국은 2014년부터 주별로 Bad-faith 특허침해주장금지 법안을 시행하고 있다 (Alabama, Georgia, Idaho, New Jersey, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah, Vermont, Verginia, Wisconsin 등 18개주 법 통과, 11개주 진행 중). 주로 소기업이나 창업자를 보호하기 위한 취지이다. 이 법에는 “bad Faith assertion”를 판단하는 기준을 명확히 정하고 있다.

대체로 경고장을 발송한 특허권자가 그 특허발명을 실제 실시하고 있으면 “bad Faith assertion”으로 잘 보지 않는다. 반면, 처음부터 특허를 실시하지 않는 자가 돈의 지급을 요구하거나 실시중단을 강하게 요구하는 경우에는 “bad Faith assertion”으로 본다. 경고장에 침해를 판단한 청구발명이나 침해제품이 특정되어 있지 않아도 “bad Faith assertion”으로 본다.

우리나라도 특허권자가 잠재적인 침해자에 대해 보내는 경고장 자체를 사적 구제로만 볼 것이 아니라 다른 법률에 따른 위법행위를 따지는 것이 더 타당해 보인다.

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음

일본 지재고법, 부품특허, 완제품 전체가치 인정

이 뉴스가 업계에 주목을 받는 이유는 특허의 특징이 제품의 일부에 지나지 않는 경우에도 기여도에 따른 감액을 하지 않고, 침해품 전체가치에 기초하여 일실이익을 손해배상액으로 판결했다는 것입니다.

대상 제품이 피부마사지기인데, 오픈마켓에서 고가 제품이야 20만원이 넘는 것도 있지만 대체로 5만원에서 10만원대의 가격대를 형성하더군요 (피부마시지롤러 제품은1~2만원 대). 인정된 손해배상액이 4억4천만엔 (미화 : 약 4백만 달러, 한화 : 약 48억원)이니 적은 금액은 아닙니다.

 

일본은 그동안 특허 침해에 따른 손해배상액을 산정함에 있어서 특허법 102조 1항 (일실이익에 따른 손해액 산정)을 적용하면서 i) 권리자의 생산·판매 능력과 ii) 특허발명의 기여도에 따른 감액을 적극 인정하였습니다. 

이러한 감액에 대한 비판이 계속되자, 생산능력감액에 대해서는 2019년 작년에 특허법을 개정하면서 권리자의 생산능력을 넘는 부분은 실시료로 보상받을 수 있도록 명문화하였습니다.  그러나 특허발명이 침해제품의 일부인 경우에는 여전히 특허발명의 가치를 제품 전체가 아닌 일부에 있는 것으로 보고 기여도를 적용하여 감액하였습니다. 심지어 특허발명이 침해제품의 전부에 해당하는 경우에도 손해액 산정에서 기여도에 따른 감액은 이루어졌습니다. 이 부분은 미국 판례의 전체가치 산정법과 다른 입장입니다 (물론 미국도 특허발명이 제품전체에 관한 경우에도 전체가치산정법이 적용되지 않은 사례가 없는 것은 아닙니다).

일본 법원은 대체로 특허발명이 제품의 "일부"인지 "전부"인지보다는 특허발명의 특징이 침해제품의 구매 또는 판매에 미치는 기여도를 고려하여 감액하여 왔습니다 (이러한 판단기준은 미국 판결에서 전체가치의 확장이나 감축시 적용하는 기준과 유사한 점이 없지 않습니다)

그러나 이번 28일 선고된 知財高裁大合議判決‬‪은 특허의 특징이 제품의 일부에 지나지 않는 경우에도, 그동안 인정된 기여도에 따른 피고의 감액 주장을 받아들이지 않고, 전체가치법에 의해 손해액을 인정하였다고 합니다. 

실제 이 사건의 판결문을 입수하여 스터디해 보아야 정확한 내용을 알 수 있겠으나 업계 일본 변리사와 특허전문 변호사, 기업 사내 변리사/변호사 들의 반응이 뜨거운 것을 보니 획기적인 랜드마크 판결임은 분명한 듯 합니다.

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56196100Y0A220C2CR8000

알기 쉬운 특허 침해에 따른 손해배상액 계산방법

 우리는 종종 내 특허를 침해하고 있는 경쟁사에게 최소한 얼마의 금액을 보상받을 수 있는지? 또는 특허권자로부터 경고장을 받았는데 특허침해가 인정될 경우 얼마나 배상해야 하는지? 에 대하여 의문을 갖곤 합니다. 이러한 의문을 갖게 될 때 손해배상액을 어떻게 추산할까요?

2019년 1월 악의적인 특허 침해자에 대한 3배 배상이 가능한 징벌적 배상제도가 도입되면서 (이제도는 공포일로부터 6개월이 지난 7월부터 시행되며 그 시행 이후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용) 많은 개인 발명가와 중소기업은 손해배상의 계산방법에 대하여 관심을 갖기 시작하였습니다.

또한 업계 많은 전문가들도 과거 디자인권과 상표권 침해사건에서 한계이익에 근거하여 손해배상액을 계산한 대법원 판결 (2004다36830, 2005다75002 판결)에 이어 최근 2019년 5월 특허침해사건의 항소심에서 한계이익으로 침해에 따른 일식이익을 계산하여 손해배상액을 높인 판례가 나오면서 (특허법원 2018나1701 등), 손해배상액 계산 방법에 대한 스터디에 열심입니다 (한계이익이란 매출액에서 변동비만 빼고 계산한 이익액을 말합니다. 반면 우리가 재무재표에서 자주 보는 영업이익액은 고정비까지 모두 차감한 금액을 말합니다).

기업 실무자들 역시 특허침해에 따른 손해배상액의 계산방법을 이해하기 위하여 국내외 판례를 뒤적이고 기본서를 공부하곤 하지만 정작 특허침해에 따른 손해배상액을 추산하여 최고 경영진에게 보고하자면 습득한 이론을 사용하여 숫자를 내어 놓는 것이 그리 간단한 일은 아닙니다.

이런 이유로 본 글에서는 일반인도 이해하기 쉬운 손해배상액 추산방법을 좀더 실무적으로 설명해보고자 합니다.

먼저 손해배상액의 계산방법을 이해하기 편하도록 가상 시나리오를 만들어 설명하고자 합니다.

------------<가상 시나리오 시작>-----------

대학원 때 음성지문(Voice print)(이하 “성문”)를 이용하여 신원을 판별하는 기술을 연구한 ‘철수’는 이를 칩에 구현하는 직접회로를 생각하고 특허 출원하고 등록 받았습니다. 

<음성명령만으로 성문인증이 자동으로 실행되어 송금이 이루어지는 개념도> 

(사진의 일부 출처는 중앙일보)

‘철수’는 대학원을 졸업하고 마땅히 좋은 취업자리를 구하지 못하다가 몇몇 동기생들과 함께 청년전용창업자금 1억원을 대출받아 성문(Voice print)를 이용하여 신원을 판별하는 IC칩 제조회사 A를 창업하였습니다. 불철주야 개발에 박차를 가한 끝에 IC칩을 상용화하는 기술을 성공리에 개발하였고 몇몇 대기업에 프로토타입(시제품)을 제안하여 주문을 받기 시작하였습니다. 이에 맞추어 A사는 월간 1만대를 생산할 수 있는 라인을 갖추기 위하여 전환사채(CB)를 발행하였고 약 10억원의 투자를 받아 성문인식칩 (모델명 'VOICEPRINT'칩)를 양산하기 시작하였습니다. 당시 ‘철수’는 자신이 창업한 회사 A사에게 자신의 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다.

본격적인 양산에 들어가면서 ‘철수’의 A사는 VOICEPRINT칩을 개당 5,000원에 생산하여 1,000원의 이익을 남기고 6,000원에 대기업에 납품하기 시작하였고, 칩이 소문이 나자 전세계에서 주문이 밀려들어와 월 1만대의 생산능력으로 감당하기 어려운 실정에 이르렀습니다. ‘철수’는 자신의 특허를 창업회사 A로 이전하고 이 특허를 담보로 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어갔습니다.

한편 이를 지켜본 반도체칩 전문 중견회사 B사는 A사의 수석연구원을 영입하여 좀더 저렴한 가격의 동일한 기술을 적용한 성문인식칩(모델명 'VOY'칩)을 개발하기 시작하였고 약 1년의 개발 끝에 중국산 원재료와 소재를 이용하여 저가 칩의 상용화에 성공하였습니다. B사는 개당 3,000원에 생산하여 2,000원의 이익을 남기고 5,000원에 시장에 내놓았고 고객사로부터 가격인하 압박을 받은 A사 역시 가격을 인하하여 5,000원에 납품하기 시작하였습니다. 그러나 B사는 이에 대응하여 다시 칩을 대당 4,000원으로 가격을 인하하였고 이러한 전략으로 매월 2만대의 주문이 밀려 들어왔습니다. 반면 A사는 경쟁에 밀려 주문량이 월 5천대로 줄어들기에 이르렀습니다.

한편 성문인식칩의 시장 수요가 급격히 증가하자 대기업 C사도 성문인식칩 시장에 뛰어 들기 위하여 ‘철수’의 성문인식기술를 개량한 이종의 기술을 적용한 성문인식칩 (모델명 '알파'칩)을 개발하기 시작하였고, 이를 성공하여 개당 1,000원에 생산하여 3,000원의 이익을 남기고 4,000원에 시장에 내어 놓기 시작하였습니다. 

그 결과 성문 인식칩의 시장점유율은 A사 (VOICEPRINT칩)는 20%, B사 (VOY칩)는 30%, C사 (알파칩)는 50%가 되었습니다.

‘철수’는 사업을 시작한지 3년이 되자 점차 주문도 줄어들어 손익분기점에도 미치지 못하게 되었고 대출금 이자조차 갚기 어려울 정도로 경영이 어려워졌습니다. 
이를 견디다 못한 A사는 B사를 상대로 특허침해소송을 제기하였습니다. 소송에서 당사자가 스스로 제출한 자료와 법원 명령에 따라 제출된 자료에 의하면 A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.

------------<가상 시나리오 끝>-------------

‘철수’(A사)는 특허침해소송에서 B사의 VOY칩이 특허침해로 인정받으면 B사는 VOY칩의 제조 및 판매가 중지되어 VOICEPRINT칩 시장점유율이 다시 50%까지 올라 갈 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 되었고 이러한 기대감은 손해배상액보다 더 희망적인 것이었습니다.

그러나 C사의 알파칩과 같이 대체품이 존재하는 시장에서 B사의 칩이 시장에서 배제되더라도 A사가 끌어올릴 수 있는 최대 시장점유율이 50%가 아니라는 것을 인식하지 못하였습니다. 이렇게 대체품이 존재하는 시장에서는 B가 점유한 시장점유율은 A사와 C사로 나뉘게 되고 이를 가상적으로 계산하면 A사가 회복할 수 있는 최대 시장점유율은 대체품 알파칩 때문에 29%가 될 것이기 때문입니다 (29% = 20% / (20%+50%) ).

시기적으로도 최소한 법원에서의 1심판결이 나오는 1년을 포함하여 판결 이후 침해금지판결의 효력이 시장에서 영향이 미치는 기간 (시장에 이미 풀린 제품 등의 판매 중단기간, 재고의 고객 사용중단기간 등)인 약 2년여간은 어떻게 하든 버텨내야 합니다.

따라서 손해배상으로 손해를 전보 받지 못하면 A사에게는 큰 손실이 될 것입니다. 그러나 손해배상판결이 확정되려면 몇 년이 더 걸릴지 모릅니다. 침해소송과 무효심판의 연속, 특허법원에서의 새로운 무효증거의 추가, 그리고 최소 환송판결의 순환, 이렇게 시간이 흐르면 대부분의 소기업은 이미 망했거나 식물기업 상태에 이릅니다. 그래서 특허침해소송은 신속한 심리와 판결, 이를 보장하기 위한 제도가 절실합니다.

만약 여러 이유로 이를 보장받기 어렵다면 A사는 회사가 망한 이후라도 구성원들이 손해를 전보 받을 수 있는 전향적인 판결을 간절히 바랄 것입니다. 

또한 손해배상과 별도로 1심판결이라도 속히 나오면 이 판결을 기초로 구성원들이 출구전략을 실행할 수 있는 보험이나 소송인수, 거래제도가 활성화될 수 있는 정책적 제도와 지원을 마지막 희망으로 기대할 것입니다.

A사 입장에서 입은 손해를 분류해보면 아래와 같습니다. 이때 B사의 VOY칩은 A사의 유효한 특허를 침해하였음을 전제합니다.

1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액; 2) B사의 저가 칩 출시로 인하여 A사가 가격인하를 단행하여 상실한 이익액; 3) A사(철수)의 특허로부터 받을 수 있었던 로열티 수입 상실액; 4) A사 및 ‘철수’가 사업을 위해 대출 받은 21억원의 대출 원금과 이자액 (설비투자액으로 소비되어 대표이사 개인 부동산등으로 추가 담보로 보증) ; 5) A사가 장래 생산계획에 따라 추가 생산을 위한 사전에 구매한 부품 및 원료 신용결재금액 (채무)

여기서 현행 특허제도나 민사제도에서 B사의 특허침해로 인하여 보상 받을 수 있는 항목은 1)부터 3)까지입니다. 4)이나 5)는 A사의 영역에서 발생한 사유이므로 침해자가 그 손해발생을 알 수 있었다는 특별한 사유가 없는 한 그 피해를 보전 받을 수 없습니다.

결국 어떻게 해서는 다시 사업을 일으켜 계속 사업을 유지하지 않으면 회사의 채무보증을 선 사업주는 그대로 회사의 채무를 부담하게 됩니다. 

생각해보면 빠져나올 수 없는 무서운 도박입니다. 이 모든 것이 B사의 침해행위로 촉발된 것이라는 점을 생각하면 A사는 당연히 부당하다고 느낄 수밖에 없을 것입니다.

특허법상 손해배상청구 역시 민사상 손해배상과 같이 피해자가 가해자의 불법행위로 인하여 발생한 손해가 발생하였다는 사실과 그 손해액, 즉 상당인과관계가 있는 손해액을 입증하여 청구하여야 합니다. 다만 특허법은 특별규정을 두어 이러한 상당인관계 있는 손해액입증을 특허권자가 모두 하지 않아도 되도록 하였습니다. 그럼에도 침해사실만으로 손해발생사실까지 법률상 추정되는 것은 아니므로 손해가 발생하였다는 것은 입증하여야 합니다. 법원 역시 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다는 점을 분명히 하였습니다 (대법원 2006다1831판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 그럼에도 법원은 특허법에 따른 손해배상은 실제 손해가 발생한 사실을 증명할 필요는 없고 손해가 발생할 염려 내지 개연성의 존재를 입증하면 되며 이러한 입증은 권리자가 침해자와 동종의 영업 또는 경업을 하고 있는 것을 증명하는 것으로 충분하다고 하였고 (대법원 2006다1831판결 등), 권리자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다고 판시하여 피해자인 권리자의 입증부담을 줄여주었습니다 ( 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 

또한 특허권자가 특허발명은 X이었으나 상용화한 제품은 특허발명 X를 개량한 X”를 적용한 것이라고 하더라도 침해자가 특허발명 X를 침해하고 있다면 특허권자가 반드시 특허발명을 실시할 것을 요구하는 것이 아니므로 이로 인하여 발생한 손해는 배상하여야 한다는 것이 서울고등법원의 입장입니다 (서울고법 2008나17757판결). 참고로 미국은 침해자로 인하여 특허품 X의 판매 손실이 발생하였고 이에 영향을 받아 특허품이 아닌 다른 제품 Y까지 판매손실이 발생하였다면 제품 X와 Y모두에 대하여 일실이익손해를 구할 수 있습니다.

먼저 1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액의 계산은 특허법 제128조 제2항이나 제4항에 따라 계산하여 청구할 수 있습니다. 

이를 간단히 설명하면 제128조 제2항은 침해자가 판매한 물량에 특허권자 입장에서 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액으로 청구할 수 있다는 것이고 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 청구할 수 있다는 것입니다. 특허권자 입장에서 유리한 방식을 선택하여 청구하면 됩니다. 뒤에서 확인할 수 있듯이 비록 가상적인 시나리오를 이용한 계산이지만 대체로 제128조 제4항의 방식이 특허권자에게 더 유리합니다.

1)    앞의 시나리오를 이용하여 제128조 제2항으로 한번 계산해보겠습니다.

앞에서 언급한 것처럼 128조 제2항은 침해자가 판매한 대수에 특허권자 입장에서 대당 이익액을 곱하여 손해액을 계산합니다. 따라서 침해자인 B사가 사업을 시작하여 침해를 시작한 A사의 2년차부터는 A사의 칩당 이익액이 “0”으로 없습니다. 즉 제128조 제2항으로 계산하면 특허권자인 A사는 청구할 손해배상액이 없다는 결론에 이릅니다.

그러나 다시 한번 살펴볼 것이 있습니다. 판례에 따르면 이때 이익액이 매출액에서 변동비용만 공제한 한계이익으로 계산된 것이어야 합니다. 

변동비용은 제품을 한 개 더 생산하거나 판매할 때마다 증가하는 비용을 말합니다. 한마디로 해당 제품의 추가 생산을 위하여 필요한 비용을 말합니다. 고정적으로 지출이 되는 임차료나 고정판매관리비 등은 공제되지 않습니다. 이해의 편의를 위하여 재무자료를 이용하여 원가내역을 아래와 같이 가정해봅니다. 

보통 변동비란, 생산량에 따라 변동하는 비용으로 주로 재료비, 외주가공비 등이 차지하며, 이에 반하여 고정비란 생산량의 변동에 관계없이 일정하게 발생하는 비용으로 감가상각비, 보험료, 임차료 등이 차지합니다. 

회계 작성 취지와 기준에 따라 '한계이익'은 매출액에서 생산과 구입에 직접 사용되는 직접비용을 공제하는 것으로 하고 '공헌이익'을 변동비용을 공제하는 것으로 하여 한계이익과 공헌이익을 구분하기도 합니다.

그러나 특허침해소송에서는 '대상 제품의 추가 생산 시 추가로 투입되는 비용만을 공제'한다는 점에서 일반적인 한계이익과는 약간의 차이가 있습니다. 

예를 들어 칩 한 개 더 생산하는 데에 더 들어가는 재료비는 일명 BOM(Bill of Materials)와 계약서나 주문서(PO) 사본만 입수하면 어렵지 않게 계산이 가능합니다. 판매관리비는 보통 대부분 고정비 성격을 가지므로 특허권자 입장에서 손해배상액을 약식으로 추산할 때는 이를 무시하고 추가로 투입되는 재료비와 외주가공비만을 변동비용으로 공제하기도 합니다.

만약 A사의 2년차 한계이익액을 다시 산출해보니 칩 1개당 500원이 되었다면, 특허권자 A사의 손해액은 1억5천만원[= (6만대*500원)+(24만대*500원)]이 됩니다.

다만 대체품 알파칩의 존재로 침해자 B사의 판매가 없었더라도 B사의 물량이 모두 특허권자에게 귀속되지 않을 것입니다. 

만약 침해자인 B사가 이점을 주장하고 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면, 특허법 제128조 제3항 단서에 따라 (특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 하므로), 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하여야 합니다. 

대체품의 시장점유율을 고려하여 다시 계산하면 손해배상액은 약 4천2백9십만원[=(1만7천대*500원)+(6만9천만대*500원)]이 됩니다.한발 더  나아가 침해자인 B사가 특허권자 A사는 생산능력은 월1만대로 년간 12만대 밖에 되지 않았다는 점을 주장하고 입증한다면 특허법 제128조 제3항에서 손해액 산정할 때 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하므로 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않게 됩니다.

즉 특허권자인 A사의 생산능력은 연간 12만대인데 2년차(B사의 1년차)에는 12만대를 생산하였고 3년차에는 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 3천만원[=(0만대*500원)+(6만대*500)]이 됩니다. 

여기서 한도액의 계산은 단지 본 조항에 따른 계산의 한계일 뿐입니다. 특허권자 A사의 생산능력을 넘어선 판매물량은 후술하는 사용하는 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다.

그러나 생산능력이란 현재와 과거의 생산능력만을 말하는 것이 아니고 시장에서 충분히 예측할 수 있는 범위 내에서 미래의 생산능력을 포함하는 개념입니다. 

A사는 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 9천만원[= (0만대*500원)+(18만대*500)]이 됩니다.

가상적인 시나리오이기는 하지만 현행 법과 판례에 따라 손해배상액을 계산해보니 힘이 많이 빠집니다. 여기에 침해자인 B사가 제품에 대한 특허발명의 기여도까지 주장하고 입증하면 더 슬퍼집니다.

2)    다음으로 제128조 제4항으로 한번 계산해보겠습니다.

     앞에서 언급한 것처럼 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 계산합니다. 이때 판례는 침해자의 이익액을 앞에서 언급한 일명 한계이익액을 기초로 계산합니다. 이는 모두 특허권자가 입증하여야 합니다. 

     다행히 특허권자인 A사는 법원의 명령을 통해 침해자인 B사에게 한계이익액을 산출할 수 있는 자료를 법원에 제출하도록 요구할 수 있으며 만약 침해자인 B사가 정당한 이유 없이 그 명령을 따르지 아니하거나 불성실하게 제출하면 재판부는 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수도 있습니다 (특허법 제132조 제4항 및 제5항). 그러나 침해자인 B사의 악의가 명백하지 않다면 재판부가 이러한 결정을 하는 것은 많이 부담되지 않을 수 없습니다.

       한번 계산해보겠습니다. B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였으므로 특허권자 A사는 손해액으로 3억6천만원을 청구할 수 있습니다 (3억6천만원=2000원*6만대+1000원*24만대). 다만 특허법 제128조 제4항에 의한 손해배상액은 다른 조항과 달리 그렇게 추정된다는 것으로 명시되어 있으므로 그 추정은 침해자의 주장과 입증으로 깨질 수 있습니다.

         여기서 침해자 B사의 이익액이 모두 한계이익액이라고 가정하였습니다. 그러나 실제 사건에서 침해자인 B사가 다양한 칩을 생산하여 판매하고 있다면 해당 침해제품인 VOY칩만의 변동비용만을 골라내는 것은 그리 만만한 작업이 아닙니다.

         다행이 최근 특허법 제132조이 도입되면서 이 법조항을 잘 활용하면 한결 입증이 용이하게 되었습니다. 우선 특허권자는 공개된 또는 제출명령을 통해 취득한 회계자료를 이용하여 매출액에서 통상의 제조원가만을 공제한 금액만을 침해자의 이익액으로 주장하고 거증하면서 한계이익액 산출을 위하여 추가로 공제하여야 할 자료를 제출할 것을 신청하는 것입니다. 만약 침해자가 이 명령에 불응하거나 불성실하게 자료를 제출하면 특허권자의 주장이 사실인 것으로 인정해달라고 재판부에 다시 요청하여 침해자가 스스로 공제항목과 그 비용을 입증하도록 하는 것입니다.

또한 침해자인 B사가 자신이 얻은 이익액이 자신의 브랜드파워나 영업망에 기인한 것과 같이 특허침해에 의해서만 발생한 것이 아니다거나 그 일부액은 다른 사정에 의하여 발생한 것이라는 것을 주장하고 입증하면 손해배상액은 감액될 것입니다.

초기 사전 검토과정에서 구체적인 침해 기업의 회계자료를 입수할 수 없고 침해 이외의 사정에 의해 발생되는 침해자의 이익을 상정할 수 없으므로 보통 예비검토추정단계에서는 한계이익액이 아닌 특허권자 회사의 영업이익율이나 순이익율 (서울고법 95나9060판결, 2002가합9308판결)이나 통계청이나 국세청의 동종업종의 유사 규모기업 통계에서 표준소득율을 이용하여 계산해보고(서울고법 2004나12511판결 참조) 이 값들을 비교해보곤 합니다. 

저는 특허권자 회사의 한계이익율을 뽑아 적용해보거나 동종업종 통계데이터를 적용하고 침해 이외의 사정을 감안한 할인율을 곱하여 감액하면서 민감도를 예측비교해보기도 합니다.

3)    이번에는 제일 많이 사용하는 제128조 제5항 (로열티)으로 계산해보겠습니다.

본 조항의 개정 전에는 ‘통상 받을 수 있는 금액’이라는 통상 받을 수 있는 로열티, 즉 '확립된 실시료'를 기준으로 많이 계산하였습니다. 본 사니리오에서는 ‘철수’가 자신의 특허를 창업회사 A사에게 이전하기 전에 계약한 로열티 합의가 그 기초자료가 될 수 있습니다. 그러나 ‘철수’는 자신의 창업회사에 부담이 되지 않도록 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다. 이를 기초로 침해자 B사에게 받을 수 있었던 로열티를 계산하면 1백2심6만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*0.1%]밖에 되지 않습니다.

그러나 2019년 1월 특허법이 개정되어 “특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”을 손해액으로 청구할 수 있게 되었습니다. 

미국처럼 합리적인 로열티 산정에서 자발적인 협상이라는 가정적인 계산이 허용된다는 것을 의미하기도 합니다. 침해성립을 전제로 하긴 하지만 양 당사자에게 모두 자발적이란 가정이 들어갑니다.

또한 시나리오처럼 철수가 회사 A에 특허를 이전할 때 산정된 특허의 가치평가액이나 담보대출 시 평가된 가치산정 자료가 중요한 기초자료가 될 것입니다. 주의깊게 기억해두어야 할 것은 현재 사용되고 있는 기술가치평가 방식은 사업(기업)가치를 먼저 뽑아내고 그 중 특허가 기여하는 가치를 뽑아내는 방식을 사용한다는 것입니다. 이러한 방식은 특허 자체의 가치가 아닌 누구의 사업가치를 계산하느냐에 따라서 금액이 많이 달라지게 됩니다.

그 외 많이 사용되는 방법으로는 변리사와 같은 전문가 들이 특허력을 평가하여 동종업종의 통계적 로열티율을 수정하는 기법입니다. 다만 이 역시 그 계산의 대상이 되는 매출액은 사업주체가 누구인지에 따라 달라집니다.

기업에서 실무적으로는 전세계 동종업체나 경쟁사의 실제 라이센싱 계약의 실사례나 미국 판례를 조사하여 이를 기초로 해당 기업의 상황에 맞게 수정하는 경우가 많습니다. 과거 반도체 칩의 경우 매출액의 약 2.5%가 중간값이었던 기억을 되살려 그대로 적용하여 계산해보면 3천1백5십만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*2.5%]이 되나 이 값 역시 특허권자의 손해를 전보하기에는 터무니 없이 작은 것은 사실입니다.

4)     마지막으로 침해자의 저가 공세로 특허권자가 어쩔 수 없이 가격인하를 하여 입은 손해 역시 특허법 제128조 제1항에 따른 침해자의 침해로 인하여 입은 손해로 계산할 수 있습니다. 이를 가격침식(price erosion)에 의한 손해라고 하는데 미국의 사례를 보면 고도의 손해배상전문가의 손에 의해 가격침식에 따른 손해액만을 뽑아놓은 의견서를 자주보게 되는데 판매일실손해보다 몇십배 더 커진 경우도 종종 있습니다. 

따라서 입증과 산정이 까다롭더라도 한번쯤은 짚어보아야 합니다. 우리나라에서는 이를 특별손해로 보고 침해자가 알았거나 알 수 있었던 손해이어야 배상받을 수 있는 것으로 보고 있습니다.

만약 가격침식의 손해가 인정되면 앞에서 계산한 특허법 제128조의 제2항에 따라 계산할 때 아래 시나리오에서 2년차 칩 1개당 이익액을 “0”원으로 계산하지 않고 가격인하 전인 최초 1년차 칩 1개당 1000원으로 2년차와 3년차를 계산하게 됩니다. 참고로 미국에서는 특허권자 제품의 가격하락이 시장가격보다 내려가면 가격침식 손해를 인정하지 않는다고 합니다.

<시나리오 리마인더> “A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.” 

      따라서 특허권자 A사의 손해액은 3억원[= (6만대*1000원)+(24만대*1000원)]이 됩니다.

      한편 침해자인 B사가 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면 앞에서 이미 계산한 바와 같이 특허법 제128조 제3항 단서에 따라, 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하면 손해배상액은 약 8천7백만원[=(1만7천대+6만9천만대)*1000원)]이 됩니다.

        이때 특허법 제128조 제3항에 따른 한도액은 앞에서 계산한 바와 같이 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않고 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 6천만원[= (0만대+6만대)*1000원)]이 됩니다. 물론 그 이상의 판매물량은 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다. 여기서 A사가 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 1억8천만원[=(0만대+18만대)*1000)]이 됩니다.

이상에서 현행 제도 아래에서 특허 침해자에 대한 손해배상청구액을 가상적인 시나리오를 기초로 계산해보았습니다. 누구나 이러한 방식을 따라가면서 자신의 사례도 계산해보는 것은 도움이 될 것으로 생각합니다.

앞에서 계산한 손해배상액을 다시 보면 최대 3억원 수준 (한도액 무시할 때)이 되고 이를 기초로 3배배상 판결을 받는다고 하더라도 9억원 수준입니다. 이것으로 담보대출액 원금이나 이자 (합계 최소 21억원이상)를 전보 받을 수 없고 결국 사업을 접게 되면 사업주의 개인채무로 바뀌게 됩니다. 사업을 시작하지 않았던 평화로운 상태로 되돌아갈 수 없습니다. 따라서 징벌적 배상만으로 특허권자의 손해회복 문제가 모두 해결된 것이 아니고 더욱이 징벌적 배상액을 정함에 있어서 고려하여야 하는 사항 들 (침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금,  침해행위를 한 자의 재산상태, 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도)을 생각하면 쉽게 받을 수 있는 손해액도 아닐 것 같다는 생각이 듭니다.

현행 제도만으로는 사업을 시작한 특허권자가 누군가의 특허침해로 입은 손해를 전보 받기는 어려워 보인다는 점에서 우울함이 앞서지만 앞으로 계속 발전하고 개선되고 보강될 것으로 기대합니다. 

아쉽지만 저도 지금은 마땅한 정답이 없습니다.

특허침해로 인한 손해배상 관련 논의에 불을 당기고 싶다.

2016년 3월 24일 연합뉴스 기사에 따르면 특허침해 소송 손해배상액의 평균은 우리나라가 2009∼2013년 기준 5천900만원인 반면 미국은 2007∼2012년 기준 49억원에 달했다고 한다.

최근 우리나라도 특허침해손해액이 크게 상향되고 있다. 그럼에도 매년 발표되는 미국 pwc자료를 보면 우리나라는 손해액 인정에 인색하다는 생각을 지울 수 없다. 이것은 단지 특허침해소송에서만 한정된 이슈는 아닌 것 같다.

특허침해에 따른 손해액 판결을 한국과 미국을 비교하면, 국민소득이나 시장규모의 차이를 고려한다고 하더라도 결과적으로 우리나라는 손해액 인정에 인색한 편임을 부정할 수 없다.

왜일까? 많은 분들은 그 직접적인 원인을 미국과 같은 징벌적배상제도가 없어서라고 진단한다. 분명 그 진단 역시 타당한 이야기이다. 적극 지지한다.

그럼 징벌적 배상제도가 생긴다고 손해액이 미국수준처럼 오를까? 여기에 근본적인 의문을 던져본다. 분명 악의적인 침해자에 대해서는 지금보다는 오를 것이고 사회적으로 경종을 울릴만한 본보기 사례도 나올 것으로 예상한다.

그러나, 징벌적 배상의 기초액인 손해액 자체가 작다면 이 역시 근본적인 해결이 될 수 없고 예외적인 사례에만 적용될 가능성이 커보인다.

어떤 점에서 우리나라는 미국보다 손해액 인정에 인색해질 수 밖에 없을까? 물건에 관한 특허발명을 무단으로 생산하여 전세계에 수출하는 경우에도 우리나라는 인색해질 수 밖에 없는 원인은 어디에 있을까?

기업체에서 미국과 한국에서 수많은 특허침해소송을 치뤄본 경험에서 본다면, 제일 먼저 특허침해로 인하여 발생한 손해액 산정에 필요한 자료를 확보할 수 있는 제도가 부족하다 점을 꼽을 수 밖에 없다.

미국은 디스커버리란 제도가 있다. 미국 특허침해소송에서는 법원의 명령없이 양 당사자는 상대방이 요구하는 자료를 상대방에게 제공하여야 하고 상대방 소송대리인이 직접 관련자신문(디포지션)을 한다. 증거의 교환과 관련자신문에 협력하는 것은 소송당사자의 의무이다. 이를 해태하면 그때 법원의 강제명령과 혹독한 불이익을 받게 된다. 그 제재수준은 상상을 초월한다.

우리나라는 원고가 손해액 산정에 필요한 증거를 특허침해의 손해배상특칙인 특허법 제128조 제2항 내지 제6항의 산정방식에 맞게 제출되지 못하면 판사는 동법 동조 제7항에 따라 국가 통계청 자료 등을 이용하여 재량으로 산정할 수 밖에 없다.

반면 미국은 특허권 침해로 인한 손해액이 산정되지 않거나 산정이 곤란한 경우 합리적 로열티를 기준으로 손해액을 산정한다. 디스커버리에서 피고측으로부터 확보한 다양한 자료와 전문가의 의견등에 의존하여 Georgia-Pacific Test의 15요소에 따른 증거를 가지고 35 USC (미특허법) 제284조에 따라 합리적인 실시료를 산정하는 것과 대비된다.

미국 판사는 자주 Panduit Test를 이용하여 손해액을 일식이익으로 산정할지 합리적인 실시료로 산정할지를 심리하여 배심원에게 어떻게 산정할지 가이드하고 배심원이 손해액을 결정한다. 대체로 이 test를 맞추기 어려워 합리적인 실시료에 의존하는 사례가 많다. 대체품이 없다는 등의 Panduit Test를 통과하였다는 것은 그 기준을 볼때 손해액이 커질 수 밖에 없다. 

물론 우리나라도 지난 2016년에 특허법을 개정하여 특허 침해 및 손해액 입증을 쉽게 하고 침해자의 손해배상 책임을 강화하였다. 개정 현행법에 따르면 피고는 생산 매뉴얼, 매출장부 등 계쟁특허 및 계쟁사실에 관한 관련자료의 제출명령을 거부할 수 없다. 최근 법원전문심리위원으로 위촉되었을 때 피고로부터 프로그램 소스코드까지 제출받아 심리에 참여한 적이 있다. 만약 침해자가 매출이익이 기재된 장부제출명령에 불응하면, 특허권자가 주장하는 침해자의 매출이익액을 그대로 인정해 손해배상을 결정할 수 있게 되었고, 손해액 산정과 관련해 법원이 감정을 명한 경우 관련 자료 제출 당사자는 감정인에게 자료의 내용을 설명해야 하는 의무가 신설됐다.

그러나 실제 특허침해소송을 하다보면 피고가 입맛에 딱맞는 자료를 작성해두는 경우는 드물고, 산정에 필요한 자료를 손해배상산정에 필요한 기간동안 보관하지 않은 경우도 자주 있다. 다양한 제품을 생산하여 판매하는 대기업의 경우  계쟁특허발명을 적용한 제품에 관한 이익만을 뽑아내는 것도 어렵다. 독일은 2001년경 디자인권침해 사건에서 피고의 전체 매출에서 계쟁제품의 이익을 뽑아 낼때, 계쟁제품의 변동비는 공제를 허용했으나 고정비의 공제는 허용하지 않은 바 있다.

또한 피고측이 제출한 자료를 원고 소송대리인측이 피고측의 다른 관련 자료를 모두 보면서 감사하지 않고서는 이를 검증하는 것 역시 어려운 경우가 많다. 손해액을 특정하고 증거를 정리하다보면 중요한 수치와 기준들이 온통 추정과 가정으로 가득하게 된다. 미국처럼 디스커버리 제도가 도입되지 않고는 극복하기 어려운 문제이다.

그 결과, 판사가 객관적이고 공정한 판단을 하자면 어느 쪽이 제출한 증거와 주장을 믿을 수 없게 되어 결국 특허법 제128조 제7항에 따라 국가나 공공기관이 공표한 통계청 자료 등에 의존할 수 밖에  없게 될 것이다.

반면 미국은 원고가 피고측의 관련 자료를 모두 열람할 수 있다고 보아도 과언이 아니다. 특권의 예외가 있을 뿐이다. 소송초기 어떻게 합의하느냐에 따라 달라지기는 해도 전문가들이 관련자료를 들여다보면서 추적해나가며 필요한 자료를 추가로 요구하기를 반복하기도 한다.

바로 이점이 미국과 우리나라 민사소송에서 특허침해 손해액 산정의 차이를 생기게 하는 중요한 원인이 된다고 생각한다.

마지막으로 우리나라 특허법상 손해배상 특칙인 제128조의 체계에 대해 문제제기를 하고 싶다.

우리나라 특허법상 손해배상 특칙인 제128조의 체계는 일본법의 체계를 수정도입하면서 민법상 불법행위 손해액이론을 그대로 둔채 입증책임의 완화에 관심을 둔 조문으로 구성되었다고 봐도 과언이 아니다. 물론 현행 특허법 제128조가 그동안 특허보호제도에 기여하고 발전시켜 온 점은 높히 평가하고 싶다.
다만 이제 우리도 새로운 패러다임으로 점프업해야 하는 시점에 와있기에 그리고 이제는 우리나라도 오랜 헌옷을 벗고 새로운 옷을 입을 만큼 어른이 되어가기에 한번 집어보자는 취지이다.

특허침해에 의한 손해배상을 특허침해가 없었다면 특허권자가 얻을 이익으로 할지 아니면 특허침해가 있었기에 특허권자가 잃어버린 이익으로 할지에 대한 충분한 논의가 있었는지 찾아보기 어렵다.

나아가 특허권의 본질과 관련하여 특허침해로 침해자가 얻은 이익을 손해액으로 하는 것이 좋을지 현행처럼 공제조항을 그대로 유지하는 것이 합당한지도 집어볼 논제일 것이다. 특허권의 본질과 특질을 생각할 때 손해배상을 민법일반의 일실이익청구, 침해자 이익반환, 통상실시료, 이 3가지로 유형화하면서 특허권자의 사정을 고려한 특허권자의 실손해를 산정하기 위한 공제가 규정되어 있는 것도 논의가 필요했다.

우리나라에서 특허권이 독점권이라고 법문에서 선언하고 있다. 따라서 특허발명품의 시장은 특허권자의 독점시장이란 점을 고려할 때, 특허침해의 손해액은 특허권자 기준에서 침해자가 없었다면 발생할 다양한 일식이익으로 산정할지, 침해자가 특허권자이었다면이란 가정적 기준에서 다양한 일실이익으로 산정할지에 대한 논의도 필요할 것이다.

일실이익에는 매출의 감소 (판매 또는 판가의 감소)와 비용의 증가 또는 감소시키지 못한 요소등을 고려하여 침해행위가 없었다면이란 가정적인 상황을 어떻게 입증하느냐 역시 고민할 문제일 것이다.

중국은 법률분쟁비용을 손해배상액에 포함시킬 수 있다. 또한 국가간예주의와 절대진실주의에 따라 직권탐지주의를 지향한다. 국가가 의지를 가지고 시스템만 제대로 운영할 수 있다면 상대적 진실을 추구하는 대륙법계 국가에서 이를 참고하여 상대적 진실주의를 더 보완할 기회가 될 수 있다. 미국은 이미 디스커버리제도를 두어 변론주의의 약점을 보완하고 훨씬 절대적 진실에 가까워져있다고 본다.

최근 자주 제안되는 징벌적 배상제도의 도입 논의와 별개로 개인적으로 특허침해 손해액에 특허의 실시에 관련된 손해만을 대상으로 한 한계를 넘어 고민해볼 것을 제안해본다.

그 중 하나는 현재 침해이익청구와 같은 유형은 특허침해 손해액을 부당이득반환의 성격으로도 적용할 수 있도록 개정하는 방안이고,
또 하나는 고의 (또는 중과실) 침해자에 대해서는 특허를 만들어 과정에서 투입한 기술개발비 또는 특허매입비와 특허출원부터 등록, 유지비까지 특허권자의 손해로 포함시키는 방안이며,
다른 하나는 특허무효심판방어를 포함하여 분쟁법률비용을 손해배상액에 포함시키는 규정을 신설하는 방안이다.

마지막으로 어차피 기술개발 촉진과 산업발전이라 목적으로 우연히 뒤늦게 동일한 기술을 개발하여 생산하는자도 침해자로 보는 것이 특허 제도라는 점을 고려하여, 파생손해가 발생할 것을 알 수 있었던 침해자에 대해서는 침해에 따른 파생손해까지도 전보할 수 있게 명확한 명문규정을 신설하는 방안이다.

한국, 특허침해로 인한 손해액 산정, 함께 마음을 열고 고민하여야 할 문제임이 분명하다.

p.s : 2016년 특허법 개정으로 동법 128조 1항에 특허법상 특허침해손해배상 청구권 조항이 신설되었으므로 이 청구권의 불법손해배상 성질과 부당이득반환 성질을 고려하여 소멸시효를 특칙으로 신설할 것 역시 제언해본다.

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

 

 

2016.3.29. 특허법 일부 개정에서 동법 제128조(손해배상청구권 등) 제1항에서 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 근거를 도입하였습니다. 개정 전까지는 특허침해에 의한 손해배상은 오직 민법 제750조에 기한 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구권 규정을 기초하고 있었습니다.

특허법에 손해배상청구권의 근거규정이 도입되면서특허침해로 인한 손해배상청구권이 민법의 불법행위로 인한 청구권의 관계에서 법조경합인지 청구권 경합인지가 논란이 될 수 있습니다. 

저는 그런 논란을 넘어서 2016.3.29 특허법 개정으로 특허침해로 인한 손해배상청구권 근거조항이 규정된 이상, 다음과 같은 이유로 완성된 독립된 청구권으로 인정될 수 있도록 민법 제766조의 소멸시효(손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위 한날로부터 10년)에 의존하지 말고 별도의 소멸시효 규정을 마련하여야 한다고 생각합니다.

                 -  다   음  -

 

 

1.   IP강국을 위하여 특허권자를 충분히 보호하여야 하고 이는 특허침해에 따른 손해배상을 강화시켜야 할 역사적 당위성과 발전 단계적 필요성이 있습니다.

2.   일반 민법상 불법행위로 인한 손해배상은 상당인과관계에 기초한 한계가 존재합니다. 현대 복잡하고 입증이 곤란한 특허분쟁사건에서 그 상당인과관계로는 독점배타권인 특허권의 침해로 인하여 발생한 직접손해와 간접손해를 보전받을 수 없습니다.

3.   특허침해로 인한 손해는 특허권이라는 독점배타권을 특허침해라는 불법적인 행위로 인하여 피고의 이익 또는 손해와 무관하게 원고가 입은 금전적인 손실의 보상이어야 하며, 그 손실은 침해가 없었다면 특허권자가 시장을 독점하여 가질 수 있었던 지위를 회복할 수 있을 정도의 손해배상이어야 합니다.

4.    특허침해로 인한 손해는 더 이상 단순히 일반 불법행위 법리에 의한 손해배상이 아니고 개정특허법 제128조 제2항이하가 단순히 손해배상액 산정에 대한 입증책임의 완화규정들이 아니라 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 성격을 특별히 규정하는 조항으로 해석되어야 합니다. 점차 모호한 부분은 그렇게 해석되도록 개정되어야 한다고 믿습니다.

5.   침해자의 한계이익액을 의미하는 침해자 이익액(개정특허법 제128조 제4항)은 민법상 불법행위로 인한 손해배상법리와 달리 특허권자의 손해와 결부시키지 않고 오직 침해자의 이익을 마치 부당이익 법리처럼 정당한 권원이 없음을 이유로 환수하는 성격을 갖고 있으므로 기존 민법 제766조의 불법행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효가 아니라 부당이득반환 채권에 관한 10년의 소멸시효가 적용되는 것이 타당할 것입니다 (민법 제162조 제1항 채권의 소멸시효).

6.   통상 받을 수 있는 실시료(개정특허법 제128조 제5항)은 실제 발생 손해액을 계산하는 것이 아니라 최소한 로열티는 받을 수 있어야 한다는 가상적인 상황을 상정하여 추정된 최소 손해액입니다. 이 역시 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권과 그 성격을 달리 한다고 볼 수 있습니다.

7.   상당손해(개정특허법 제128조 제7항)은 손해액을 계산하기 위한 기초사실을 입증하기 “극히” 곤란한 경우 예외적으로 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권처럼(대법원 2005.11.24. 선고 2004다48508) 상당한 손해액을 청구하도록 하는 것으로 이 역시 일반 일반불법행위로 인한 손해배상청구권의 특칙입니다.

8. 일실이익액(개정특허법 제128조 제2항 및 제3항)을 산출하고자 한다면  “그 침해행위가 없었다면”을 적용함에 있어서 특허권이 독점배타권이란 점을 강하게 인식하여야 합니다. 

      침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자가 추가로 판매할 수 있었던 물량을 산정하는 과정에서 i) 특허권자의 생산능력이나 판매능력의 한계를 반영하고자 한다면, 침해자의 침해제품의 판매로 인하여 특허권자의 시장이 줄어들고 이에 따라 생산능력을 충분히 갖추지 못하게 되는 경우가 많았으므로 침해자가 특허권자가 침해자가 없었더라도 갖출 수 있었던 생산능력의 한계를 입증하지 못하는 한, 침해자의 침해제품 물량을 모두 생산할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 인정하여야 할 것이고(또는 다수 경쟁자가 있는 경우 침해발생전과 후의 각각의 시장점유율의 변화 고려 등), 시장의 요구만 있다면 단순히 특허발명의 특징을 직접 가진 제품은 물론 그 특징을 가진 제품과 생산이나 판매 이익 면에서 연결된 제품이나 부품까지도 고려되어야 할 것입니다 (미국의 총 시장가치법 참조). [그 외에는 통상적인 방법으로 특허권자의 단위수량당 이익액 산정시 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허제품의 물량만큼 추가 생산하기 위하여 추가로 소요되는 비용만을 공제하면 될 것입니다. 특허권자는 개정 특허법 제132조에 따라 침해자로부터 해당 제품 및 연관제품의 판매수량 자료를 넘겨받아 특허권자의 판매제품수량으로 산정하고 그 증가수량만큼 추가 생산하기 위하여 들어가는 추가 비용만큼만 특허제품의 매출액에서 공제한 후 추가 판매 생산될 수 있는 물량으로 나누어 단위수량당 이익액을 산출하면 될 것입니다].

 

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10)