일본 지재고법, 부품특허, 완제품 전체가치 인정

이 뉴스가 업계에 주목을 받는 이유는 특허의 특징이 제품의 일부에 지나지 않는 경우에도 기여도에 따른 감액을 하지 않고, 침해품 전체가치에 기초하여 일실이익을 손해배상액으로 판결했다는 것입니다.

대상 제품이 피부마사지기인데, 오픈마켓에서 고가 제품이야 20만원이 넘는 것도 있지만 대체로 5만원에서 10만원대의 가격대를 형성하더군요 (피부마시지롤러 제품은1~2만원 대). 인정된 손해배상액이 4억4천만엔 (미화 : 약 4백만 달러, 한화 : 약 48억원)이니 적은 금액은 아닙니다.

 

일본은 그동안 특허 침해에 따른 손해배상액을 산정함에 있어서 특허법 102조 1항 (일실이익에 따른 손해액 산정)을 적용하면서 i) 권리자의 생산·판매 능력과 ii) 특허발명의 기여도에 따른 감액을 적극 인정하였습니다. 

이러한 감액에 대한 비판이 계속되자, 생산능력감액에 대해서는 2019년 작년에 특허법을 개정하면서 권리자의 생산능력을 넘는 부분은 실시료로 보상받을 수 있도록 명문화하였습니다.  그러나 특허발명이 침해제품의 일부인 경우에는 여전히 특허발명의 가치를 제품 전체가 아닌 일부에 있는 것으로 보고 기여도를 적용하여 감액하였습니다. 심지어 특허발명이 침해제품의 전부에 해당하는 경우에도 손해액 산정에서 기여도에 따른 감액은 이루어졌습니다. 이 부분은 미국 판례의 전체가치 산정법과 다른 입장입니다 (물론 미국도 특허발명이 제품전체에 관한 경우에도 전체가치산정법이 적용되지 않은 사례가 없는 것은 아닙니다).

일본 법원은 대체로 특허발명이 제품의 "일부"인지 "전부"인지보다는 특허발명의 특징이 침해제품의 구매 또는 판매에 미치는 기여도를 고려하여 감액하여 왔습니다 (이러한 판단기준은 미국 판결에서 전체가치의 확장이나 감축시 적용하는 기준과 유사한 점이 없지 않습니다)

그러나 이번 28일 선고된 知財高裁大合議判決‬‪은 특허의 특징이 제품의 일부에 지나지 않는 경우에도, 그동안 인정된 기여도에 따른 피고의 감액 주장을 받아들이지 않고, 전체가치법에 의해 손해액을 인정하였다고 합니다. 

실제 이 사건의 판결문을 입수하여 스터디해 보아야 정확한 내용을 알 수 있겠으나 업계 일본 변리사와 특허전문 변호사, 기업 사내 변리사/변호사 들의 반응이 뜨거운 것을 보니 획기적인 랜드마크 판결임은 분명한 듯 합니다.

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56196100Y0A220C2CR8000